Merkenrecht  

Rechtbank Rotterdam, 17 december 2009, LJN: BK6982, Sanofi-Aventis S.A. tegen Euro Registratie Collectief B.V.

Merkenrecht. Gebruik na heretikettering parallel geïmporteerd medicijn van in Nederland beschermd merk in plaats van merknaam waaronder medicijn in land van uitvoer wordt verhandeld (ERC brengt op het etiket naast het Griekse merk Dogmatyl ® het (Nederlandse) merk Dogmatil® aan. Ook op de bijsluiter staat Dogmatil® vermeld). Dat het gebruik van het in Nederland beschermde merk op het geheretiketteerd medicijn niet noodzakelijk is om dat medicijn op de Nederlandse markt te kunnen brengen, levert géén gegronde reden op voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van een medicijn.

De noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - teneinde het te kunnen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking. De wijze of stijl van uitvoering bij ompakking/heretikettering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. 

Lees het vonnis hier. 

GvEA (althans voorheen het GvEA, per 1 december, Verdag van Lissabon: het Gerecht), 17 december 2009, zaak T-490/07, Notartel SpA tegen OHIM / SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk R.U.N. o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken RAN (televisiediensten). Gedeeltelijke toewijzing.

71. Il y a donc lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que le signe antérieur ran était doté d’un caractère distinctif moyen et que, en raison de la similitude entre les signes et entre certains produits et services des marques antérieures et certains services de la marque demandée, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits de la classe 9 et les services des classes 38 et 42 en cause.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 december 2009, HA ZA 06-2291, Wrangler Apparel Corp tegen Sarl Dogg Label (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy)

Merkenrecht. Eindvonnis is stikselzaak (zie tussenvonnis: Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2008, IEF 5900). BenGH-Corblok-variant: Hoewel de rechtbank geen moedwillige inbreuk aanneemt en dus de vordering tot winstafdracht afwijst, wijst zij wel de vordering tot het afgeven van een RA-verklaring omtrent de gemaakte inbreukwinst toe, zodat die gebruikt kan worden in de schadestaatprocedure. Kort in citaten:

2.1 (…) Volgens het [Benelux Gerechts]Hof wordt op deze wijze een onderscheid gemaakt tussen moedwillige, opzettelijke inbreuk en niet-opzettelijke inbreuk. Gelet hierop is de rechter, aldus het Hof, gehouden de vordering [tot winstafdracht] af te wijzen, indien niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. (…)”

2.3. Wrangler wordt in haar standpunt niet gevolgd, Uit het arrest volgt dat het toepassingsbereik van artikel 2.2 1 lid 4 BVIE zeer duidelijk is beperkt tot gevallen van - eventueel met vermoedens te bewijzen - bewuste inbreuk en dat niet voldoende is dat de inbreukmaker zich redelijkerwijze van de inbreuk bewust geweest moet zijn. Anders dan Wrangler bepleit, ziet de rechtbank geen reden om aan te nemen dat het Hof dit laatste geval onder het toepassingsbereik heeft willen brengen. Integendeel, in een zodanig geval is voor vorenbedoelde uitzondering naar het oordeel van het Hof geen plaats, en wordt teruggevallen op hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan, te weten een schadevergoedingsplicht (vgl. r.o. 12 van het arrest). Dat de bewijspositie van de merkouder in zo'n geval lastiger is moge waar zijn, doch dat vormt geen rechtvaardiging voor de door Wrangler bepleite uitleg van het begrip 'kwade trouw”

2.5. (…) Een en ander onderstreept dat er geen grond is om artikel 2.21 lid 4 BVIE uit te leggen conform artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn.

2.6. Uit het bovenstaande volgt dat de rechtbank dient uit te gaan van de door het Hof gegeven uitleg van kwade trouw in artikel 2.21 lid 4 BVIE. Die uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat van kwade trouw aan de zijde van Dogg Label niet is gebleken. Weliswaar moet Dogg Label vanaf de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in het merkenregister geacht worden bekend te zijn met het Gemeenschapsmerk aangezien zij de gewraakte tekens bedrijfsmatig in het economische verkeer heeft gebruikt, haar verweer dat de door haar gebruikte tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met dat Gemeenschapsmerk kan naar het oordeel van de rechtbank echter niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt,  mede gelet op de gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen. Dit kan evenmin worden gezegd van het eveneens door Dogg Label gevoerde verweer dat de tekens op de broeken uitsluitend ais decoratie zuilen worden opgevat.

2.7. Voor zover de vordering sub 3 van het petitum moet worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst (vgl. r.o. 4.18. en r.o. 4.19. van het tussenvonnis van 26 maart 2008), wordt deze derhalve afgewezen.(…)

2.8. (…) Van de opgave van de behaalde winst wordt in dit verband nog overwogen dat, hoewel de vordering strekkende tot winstafdracht als hiervoor uiteengezet wordt afgewezen, deze informatie niettemin dienstbaar kan zijn bij het vaststellen en van de door Wrangler geleden schade omdat daarbij volgens artikel 2,21 lid 2 onder a BVIE rekening gehouden kan worden met de door de inbreukmaker genoten winst. Wrangler heeft bij die opgave een rechtmatig belang en deze is als vorm van schadevergoeding anders dan in geld passend te achten. De opgave zal, zoals gevorderd, beperkt worden tot de Benelux.” 

Lees het vonnis hier.

GvEA, 15 december 2009, zaak T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapsbeeldmerk BEST BUY (vrijwel alle klassen). Niet onderscheidend.

27. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Zeichen BEST BUY von einem Rechteck eingefasst ist, das eine einfache geometrische Form mit der Funktion ist, die Information hervorzuheben, und der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft verleiht. Die visuelle Präsentation von Werbeslogans hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen.

28. Auch wenn hinsichtlich des Vorbringens der Klägerin, dass der hervorgehobene Buchstabe „B“, der jeweils den ersten Buchstaben der Wörter „Best“ und „Buy“ bilde, eine originelle, eigentümliche und nicht werbeübliche grafische Gestaltung aufweise, eingeräumt werden kann, dass die Anordnung des Zeichens BEST BUY in der Werbung nicht sehr gängig ist, bleibt doch festzustellen, dass in großflächigen Einzelhandelsgeschäften verwendete Werbeslogans im Allgemeinen bildlich gestaltet sind. Auch die Tatsache, dass der Buchstabe „B“ am Anfang des Zeichens seinen beiden Wortbestandteilen gemeinsam ist, kann allein dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen. Ebenso wenig kann das Zeichen Unterscheidungskraft aus der verwendeten Schriftart gewinnen, da diese allgemein gebräuchlich ist.

29. Im Übrigen wird, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, der Buchstabe „B“ von den maßgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres als Teil jedes der beiden Worte „Best“ und „Buy“ aufgefasst werden. Somit ist ausgeschlossen, dass das angemeldete Zeichen als „est Buy“ oder „Best uy“ gelesen werden könnte.

Lees het arrest hier.

GvEA, 15 december 2009, T-412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. tegen OHIM / Merck KGaA,

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschaspwoordmerk  TRUBION o.g.v. ouder Gemeenschapsbeeldmerk TriBion Harmonis (geneesmiddelen). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

41. Moreover, it must be held that the term ‘tribion’ is likely to play the main role in the relevant public’s process of memorising the sign, since, as OHIM rightly states, that term is likely to be perceived by consumers as the sign indicating the commercial origin of the goods, whereas the term ‘harmonis’ is likely to be perceived as a laudatory term indicating a specific product line within the ‘tribion’ range.

42. In this respect, it should be noted that, in the health products sector and to an even greater extent in the sector of products complementing health products, such as that of dietetic preparations, manufacturers very frequently market product lines within ranges bearing a specific word sign indicating the commercial origin of the goods followed by various word elements with an essentially descriptive and/or laudatory function of the characteristics specific to the different products in the range.

43. Even if it is true, as the applicant claims, that physical and mental harmony probably cannot be regarded as an intrinsic characteristic of dietetic preparations for medical use, that finding in no way detracts from the fact that, as OHIM and the intervener rightly contend, the term ‘harmonis’ is sufficiently close to the term ‘harmony’ to give rise to positive associations in the public’s mind, so that it may well be perceived as a laudatory term suggesting that the goods in question restore the body’s balance. It is therefore likely that consumers will perceive the term ‘harmonis’ as a laudatory term indicating a specific product line within the ‘tribion’ range.

44. As regards the figurative element, although it is larger than the word element of the earlier mark, it is not arranged in a specific, original or elaborate manner, in such a way that it might significantly influence the overall impression produced by the earlier sign. Moreover, as OHIM rightly states, that figurative element has no clear semantic content on its own.

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2009, T-483/08, Giordano Enterprises Ltd tegen OHIM / José Dias Magalhães & Filhos lda

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk GIORDANO (kleding) tegen ouder national woordmerk GIORDANO (schoeisel). Oppositie gedeeltelijk toegewezen. Verwarringsgevaar.

29. In the present case, the Board of Appeal relied not only on the fact that the goods at issue were aesthetically complementary but also on the consideration, which the Court has also found to be valid in the present judgment, that both the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [‘goods made of leather and imitations of leather,  particularly bags, beach bags, handbags, waist bags etc. – IEF]. and ‘footwear’ are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail establishments. It is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the Board of Appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, at least to a certain degree.

(…)

33. In making an overall assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court considers that, although the goods covered by the two trade marks are similar only to a certain degree, that relatively limited level of similarity is offset by the fact that the two signs at issue are themselves identical. Thus, the Board of Appeal was right to decide that a likelihood of confusion exists between the earlier Portuguese mark, registered for ‘footwear’ in Class 25, and the Community trade mark which the applicant seeks to register both in respect of ‘clothing’ and ‘headgear’ in Class 25 and also in respect of the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 4 december 2009, conclusie A-G Verkade in nr. 08/03362, Kraft Jacobs Suchard SA tegen Mars Inc. (met dank aan Jurriaan Jansen, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Merkenrecht. Vormmerk. Conclusie in zaak over het Driehoeksmerk van Kraft en de Toblerone merken van Kraft. Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat het Driehoeksmerk van Kraft nietig moet worden verklaard en dat het WAVE product van Mars geen inbreuk maakt op diverse Toblerone merken van Kraft (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 januari 2008, IEF 5332). De AG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep van Kraft. De middelonderdelen falen allen, o.a.:

5.16. Middelonderdeel III. l klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat gegrondbevinding van het betoog van Kraft ertoe zou strekken 'dat de gelijkzijdige driehoek door Kraft wordt gemonopoliseerd voor chocoladeverpakkingen, hetgeen strijdt met het algemeen belang', nu bij het bepalen van de beschermingsomvang 'het algemeen belang' (bij vrijhouding of anderszins) niet mag worden meegewogen.

5.17. Hoewel aan de steller van het onderdeel kan worden toegegeven dat het Hof van Justitie van de EG (inmiddels) heeft geoordeeld dat, gegeven de geldigheid van een merk, het algemeen belang om epaalde tekens voor allen beschikbaar te houden, als zodanig geen beperking vormt op het uitsluitend merkrecht of, anders gezegd, beoordeling van merkinbreuk moet plaatsvinden zonder dat daarbij gewicht toekomt aan de vrijhoudingsbehoefte behalve voor zover art. 6 van de Merkenrichtlijn daartoe aanleiding geeft, baat dit het onderdeel niet.

M.i. is de door het middelonderdeel aangevallen deeloverweging ten overvloede gegeven en niet dragend voor 's hofs oordeel dat de WAVE-verpakking niet identiek is aan de merken van Kraft (waartoe het hof verwijst naar eerdere rechtsoverwegingen) en dat evenmin sprake is van overeenstemming (waartoe het hof wat betreft het reep- en staafmerk verwijst naar de afwijkende derde dimensie en wat betreft de 'Abschnitt' naar de afwijkende piramidevorm en verdikte rand), zodat het beroep van Kraft op de artikelen 13A lid 1 sub b BMW (oud) / artikel 9 lid 1 sub b GMV en 13A lid 1 sub c BMW (oud)/artikel9 lid 1 sub c GMV strandt. Nu het onderdeel zich niet richt tegen deze (dragende) overwegingen stuit het hierop af.

Lees de conclusie hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2009, KG ZA 09-1525, Hyundai Motor Company & Greenib Car B.V. tegen Automobielbedrijf Van der Vliet Goes B.V.

Merkenrecht. Dealerjurisprudentie. Zonder advocaat verschenen voormalig dealer en reparateur voert geen merkenrechtelijk verweer en ziet merkenrechtelijk inbreukvorderingen m.b.t. gebruik Hyundai-merk op gevel en op internet toegewezen. Gedaagde heeft naar mening van de voorzieningenrechter wel belang bij het enkele houderschap van de domeinnaam hyundaivdvliet.nl.

4.4. Van der Vliet heeft tegen de vordering sub 1 gegrond op merkenrecht geen verweer gevoerd. Bij die stand van zaken zal deze worden toegewezen op de wijze zoals hieronder verwoord.

4.6. Ter verduidelijking en ter voorkoming van executiegeschillen wijst de voorzieningenrechter erop dat toewijzing van deze vordering betekent dat Van der Vliet er zorg voor dient te dragen dat van het internet, met name onder de domeinnaam autovdvliet.nl en onder de domeinnaam autozeeland.nl, de pagina die de onderneming van Van der Vliet betreft, alle HYUNDAI tekens dienen te worden verwijderd voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Van der Vliet nog steeds deel uitmaakt van het Hyundai-distributienetwerk of een speciale commerciële band onderhoudt met Hyundai Motor Company en/of Greenib Car. Voorts dient Van der Vliet alle HYUNDAI tekens op en rond haar bedrijf te verwijderen.

4.7. Met betrekking tot de domeinnaam hyundaivdvliet.nl heeft Hyundai niet meer gesteld dan dat Van der Vliet daarvan houdster is. De domeinnaam wordt niet gebruikt, althans verwijst niet naar Auto van der Vliet.

4.8. Het houdster zijn van een domeinnaam waarvan een merk van een derde deel uitmaakt, is niet zonder meer onrechtmatig. Omtrent het gebruik van de domeinnaam door Van der Vliet, eventueel een dreigend gebruik, heeft Hyundai niets gesteld. Hoewel een rechtmatig gebruik van de domeinnaam onder de huidige omstandigheden niet goed voorstelbaar is, heeft Van der Vliet wel belang bij het enkele houdersschap, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een ander er mee aan de haal gaat of voor het geval zij opnieuw tot een samenwerking met Hyundai zou komen. Het gevorderde sub 2 zal daarom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 december 2009, KG ZA 09-1119, Romex AG c.s. tegen ROM-X Benelux BVBA (met dank aan Roeland Donker, Allen & Overy).

Merkenrecht. Vervolg op: Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 september 2009, IEF 8181, waarin,  kort gezegd, is geoordeeld dat Romex Duitsland rechthebbende is van het merk Romex en dat Rom-x, nu de distributierelatie met Romex Duitsland is beëindigd, ieder gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX dient te staken en gestaakt te houden. Tussen partijen is nu in geschil of het gebruik van het teken ROM-X in de naam Rom-x Benelux in strijd is met dit vonnis.  De rechtbank concludeert dat dat inderdaad zo is en wijst de vorderingen toe. Verbod en rectificatie. Rechtsmacht baseert de voorzieningenrechter o.a. (vereinbarung) op art 31 EEX-Vo.

Voortdurende inbreuk: 4.7. De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX. Het enkel veranderen van de letter e in een gedachtenstreepje (op de productverpakking van de voegmortel met behulp van typex uitgevoerd) is hiervoor onvoldoende. Bij de Engelse uitspraak van Rom-x is het verschil in het geheel niet auditief waarneembaar. Romex heeft onweersproken gesteld dat het gebruik van de Engelse taal niet ongebruikelijk is in een internationale markt als de voegmortel markt. Met de wijziging van Romex in Rom-x heeft Rom-ex aldus onvoldoende uitvoering gegeven aan het vonnis van 1 l september 2009.

Rechtsmacht: 4.2. (…) Voor zover Romex haar vorderingen baseert op de Vereinbarung komt de Nederlandse rechter op grond van artikel 3 1 EEX-Vo rechtsmacht toe. Artikel 3 1 EEX-Vo verleent immers de rechterlijke autoriteiten van een lidstaat de bevoegdheid om voorlopige of bewarende maatregelen te nemen overeenkomstig de wetgeving van deze geadieerde rechter, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Vo bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af. De betreffende bepaling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zodanig algemeen geformuleerd dat de forumkeuze geacht wordt alleen betrekking te hebben op een bodemgeschil, zodat de rechters van alle overige lidstaten bevoegd blijven om overeenkomstig hun wetgeving voorlopige of bewarende maatregelen te nemen.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 11 december 2009, LJN: BK0674, Adidas AG c.s. tegen Marca Mode, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. & Vendex Kbb Nederland B.V..

Merkenrecht. Beschermingsomvangmerk. Freihaltebedürfnis? 2:3-strepenzaak. Vervolg op HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 (IEF 3498) Beantwoording vragen van uitleg door HvJ bij arrest van 10 april 2008, IER 2008, 53 (IEF 5955). Ingevolge de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) kan bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de beperking van art. 6 lid 1, sub b van de richtlijn (kenmerken/bestemming van de waar) aan de orde is. Onjuist is dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om te waarborgen dat die beschikbaar blijft voor algemeen gebruik. Verwarringsgevaar. Inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW.

3.2.1 Uit de beslissing van het HvJEG volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat, naar het HvJEG besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet.

Lees het arrest hier.