Merkenrecht  

1- GvEA, 14 september 2009, zaak T-152/07, Lange Uhren GmbH tegen OHIM.

Terechte weigering beeldmerk / vormmerk (geometrische vormen op wijzerplaat) horloge.

106 Es ist festzustellen, dass es in Wirklichkeit nicht darauf ankommt, ob die Zahl der symmetrischen oder asymmetrischen Positionierungen üblicher geometrischer Formen möglicherweise mehr oder weniger begrenzt ist, da solche Positionierungen einfacher und üblicher geometrischer Formen allein als solche nicht die Unterscheidungskraft gewährleisten können, mit der die angemeldete Marke versehen sein muss. In der Positionierung üblicher geometrischer Formen auf einem Uhrenziffernblatt lässt sich nämlich auf den ersten Blick kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der entsprechenden Ware erkennen, sondern sie wird vielmehr als ein Funktionselement der Ware wahrgenommen. Im Übrigen steht nicht fest, dass das maßgebliche Publikum, auch wenn es sich um ein verständiges Publikum wie das bei Luxusuhren handelt, gewöhnt ist, solche geometrischen Formen als Angabe der betrieblichen Herkunft der betreffenden Ware anzusehen, ohne zugleich den Namen des Herstellers zu assoziieren.

(…) 134 Der Gerichtshof hat nämlich in seinem oben in Randnr. 26 angeführten Urteil Bovemij Verzekeringen nicht in Frage gestellt, was er insoweit in seinem oben in Randnr. 67 angeführten Urteil Storck/HABM entschieden hatte. Im oben in Randnr. 26 angeführten Urteil Bovemij Verzekeringen war das angemeldete Zeichen als im niederländischsprachigen Teil des Beneluxgebiets als ohne jede Unterscheidungskraft angesehen worden, und der Gerichtshof entschied, dass dann, wenn das Eintragungshindernis nur in einem Sprachraum des betreffenden Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets bestehe, nachgewiesen werden müsse, dass die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung in diesem gesamten Sprachraum erworben habe. Dieser Schluss gleicht dem Schluss des Gerichtshofs im oben in Randnr. 67 angeführten Urteil Storck/HABM, in dem es heißt, dass eine Marke nur dann nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 zur Eintragung zugelassen werden kann, wenn nachgewiesen wurde, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Gemeinschaft erworben hat, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b besaß (Randnr. 83 des Urteils).

135 Das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe das oben in Randnr. 26 angeführte Urteil Bovemij Verzekeringen falsch verstanden, kann damit keinen Erfolg haben.

136 Daraus folgt, dass die Klägerin auch mit ihrer Argumentation, es hätte ausgereicht, dass die angemeldete Marke während des maßgeblichen Zeitraums in maßgeblichen Teilen der Gemeinschaft Gegenstand von Werbekampagnen gewesen sei, da der Markt für Luxusuhren ein Markt mit begrenzten Absätzen sei, die von einem Land zum anderen deutlich unterschiedlich ausfielen, keinen Erfolg haben kann, da es sich bei dem Gebiet, in dem es der angemeldeten Marke an Unterscheidungskraft fehlt, um das Gebiet der 15 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zur Zeit der Markenanmeldung im Jahr 2002 handelt.

Lees het arrest hier. 

2- GvEA, 16 september 2009, zaak T-180/07, Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA tegen OHIM

Onterecht weigering OHIM beeldmerk MADRIDEXPORTA.

36 (…)  la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque demandée ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. (…)

37 Or, en l’espèce, force est de constater que les produits et les services en cause présentent entre eux des différences tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation telles qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

38 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en ne rattachant pas son analyse aux produits et aux services en cause et en ne démontrant pas que le signe figuratif MADRIDEXPORTA pouvait servir, dans le commerce, pour en désigner les caractéristiques propres, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

Lees het arrest hier.

3- GvEA, 16 september 2009, zaak T-391/07, Alfons Alber tegen OHIM.

Terechte weigering vormmerk greep tuingereedschap.

57 Selbst wenn die fragliche U-Form, die charakteristische Rundung an einer Seite, das hochstehende Zwischenelement an der Innenseite und der schwungförmig erscheinende Auslauf in der Form eines Fragezeichens an der Längsseite nicht als rein technische und funktionelle Merkmale, die u. a. einen guten Halt gewährleisten, sondern als ästhetische und phantasievolle Eigenschaften anzusehen wären, reichten diese Eigenschaften nicht aus, um das fragliche dreidimensionale Zeichen klar von den üblichen Griffformen zu unterscheiden. Insbesondere ist, wie die Beschwerdekammer ausführt, die abgerundete U-Form für Griffe bei Scheren oder Garten- und Baumscheren typisch, da die Rundung in technischer Hinsicht dazu dienen kann, einen oder mehrere Finger hindurchzustecken.

(…) 60. Somit hat die Beschwerdekammer bei ihrer Einschätzung, dass das fragliche dreidimensionale Zeichen sich nicht erheblich von der normalen Form einer Garten- oder Baumschere unterscheide, keinen Fehler begangen.

Lees het arrest hier. 

4- GvEA, 16 september 2009, zaak T-80/07, JanSport Apparel Corp. tegen OHIM

Terechte weigering woordmerk BUILD TO RESIST.

28      As regards the nature of the relationship between the slogan and the goods concerned, it is apparent from the foregoing that the Board of Appeal was right in observing in paragraphs 11 and 12 of the contested decision that, from the point of view of the relevant public, the expression ‘built to resist’ could have only one possible meaning in relation to paper, paper goods and office requisites in Class 16, leather, imitations of leather, travel articles not included in other classes and saddlery in Class 18 and clothing, footwear and headgear in Class 25, namely that they are manufactured to last and are therefore tough and resistant to wear and tear.

Lees het arrest hier.

5- GvEA, 15 september 2009, zaak T-471/07, Welle AG tegen OHIM

Terechte weigering inschrijving IR woordmerk TAME IT als gemeenschapsmerk. Comsmetische middelen.

21 In dit verband moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep heeft geconstateerd, het Engelse werkwoord „to tame” onder meer „soepeler maken”, „bedwingen of beteugelen” of „handelbaar maken” betekent. De kamer van beroep heeft er overigens op gewezen, zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat deze laatste op haar Internetpagina in het Verenigd Koninkrijk het werkwoord „to tame” in de zin van „soepeler maken” gebruikt om voor een aantal van haar haarverzorgingsproducten reclame te maken.

28 Gelet op een en ander moet worden geconcludeerd dat het merk TAME IT met betrekking tot haarlotions, haarcosmetica en etherische oliën die voor haarverzorging kunnen worden gebruikt, en voor zover dit merk de consument ertoe aanspoort deze waren te gebruiken en/of hem informeert over het bij het gebruik daarvan te verwachten effect, door het relevante publiek onmiddellijk veeleer als een reclameboodschap zal worden opgevat dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren. Derhalve kon de kamer van beroep oordelen, gelet op het in punt 18 hierboven in herinnering geroepen beginsel, dat het merk voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist.

Lees het arrest hier. 

1- GvEA, 16 september 2009, zaak T-130/08, Gres La Sagra, SL tegen OHIM / Ceramicalcora, SA

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk VENATTO MARBLE STONE, oppositie o.g.v. oudere nationale beeldmerken VENETO CERÁMICAS. Oppositie toegewezen.

51. (…) c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit. En effet, les différences entre les produits concernés ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence du risque que le public pertinent puisse croire que les carrelages, pavés et revêtements de grès, de dalles et de sols, commercialisés sous les marques antérieures VENETO CERÁMICAS, d’une part, et les porcelaines et produits en céramique et en marbre à usage domestique et les services de traitement de matériaux, commercialisés sous la marque demandée VENATTO MARBLE STONE, d’autre part, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Lees het arrest hier. 

2- GvEA, 16 september 2009, zaak T-221/06, Hipp & Co. KG tegen OHIM/Laboratoris Ordesa, SL.

Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk Bebimil, oppositie o.g.v. oudere gemeenschaps & nationale beeldmerken BLEMIL. Oppositie toegewezen.

65 As regards goods covered by the trade mark application other than those referred to in the preceding paragraph [milk], the suffix ‘mil’ has no meaning and no power of suggestion, so that the trade mark applied for is, as a whole, ultimately deprived of any particular conceptual content, notwithstanding the fact that its prefix ‘bebi’ has a certain evocative force. As OHIM pointed out at the hearing, the evocative force of the prefix ‘bebi’ may also be further weakened in certain countries such as Spain, since that word may be perceived there as referring to the Spanish verb ‘beber’, meaning ‘to drink’.

66 Moreover, some consumers may not understand the component ‘mil’ as an allusion to milk or the component ‘bebi’ as an allusion to babies, especially if they do not understand basic English or German, or as a result of the fact, as pointed out by OHIM, that the prefix ‘bebi’ is visually and phonetically different from the word ‘baby’ and that in Spain, for example, the word for milk is ‘leche’ and the word ‘mil’ means ‘thousand’ (paragraph 28 of the contested decision). For that category of consumers, the two marks at issue are fanciful and do not have any conceptual content. No conceptual similarity or difference can therefore be established between the two marks (see, to that effect, ZIPCAR, paragraph 45).

71 In view of the fact that some of the goods protected by the earlier mark are identical with and others similar to those in respect of which the trade mark application was rejected and taking account of the visual and phonetic similarities between the marks, which, contrary to the applicant’s assertion, are not counteracted by conceptual differences, given that the marks at issue, taken as a whole, do not have any specific meaning, the Court considers that the Board of Appeal was correct in concluding in the contested decision that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 between the marks at issue, at the very least among general public.

Lees het arrest hier. 

3- GvEA, 16 september 2009, zaken T-305/07 en T-306/07, Offshore Legends tegen OHIM/Acteon.

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerken OFFSHORE LEGENDS, oppositie o.g.v. ouder nationaal beeldmerk OFFSHORE 1. Kleding. Oppositie toegewezen.

96 Il convient, dès lors, de conclure que la chambre de recours n’a pas commis une erreur en constatant, au point 43 des décisions attaquées, que, pour le groupe du public pertinent comprenant le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », les marques en cause étaient similaires sur les plans phonétique et conceptuel, alors que, sur le plan visuel, leur similitude était plus faible. De même, il y a lieu de conclure que, s’agissant du groupe des consommateurs ne comprenant pas le terme « offshore » en ce sens, la chambre de recours a, à juste titre, constaté au point 45 des décisions attaquées que l’importance de ce mot serait encore accrue dans l’impression d’ensemble des marques en cause, ce qui accentuerait les similitudes visuelle et phonétique des marques en cause. Cependant, sur le plan conceptuel, il convient de considérer que, pour ces derniers consommateurs, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la similitude des marques en cause ne serait pas augmentée (voir points 89 et 90 ci-dessus).

(…) 98 En l’espèce, il y a lieu de considérer que, eu égard au degré de similitude entre les marques en cause constaté au point 96 ci-dessus et eu égard au fait que les produits en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, hautement similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre elles.

Lees het arrest hier.

4- GvEA, 16 september 2009, zaak T-458/07, Dominio de la Vega, SL tegen OHIM / Ambrosio Velasco SA

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk DOMINIO DE LA VEGA, oppositie o.g.v. ouderw CTM  PALACIO DE LA VEGA. Wijn. Oppositie toegewezen.

51 En revanche, ainsi qu’il a été jugé au point 43 ci-dessus, l’élément verbal « de la vega » sera perçu par le public espagnol comme un patronyme, venant spécifier l’origine des produits en cause. En effet, il est fréquent de conférer aux vins et aux autres boissons alcooliques des dénominations composées d’un terme faisant allusion à un type de parcelle ainsi qu’à son propriétaire, qui indiquent, en général, la provenance du produit concerné [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, non publié au Recueil, point 64]. L’expression « de la vega » fait en ce sens référence au propriétaire du domaine duquel sont originaires respectivement, les produits couverts par la marque antérieure, et ceux couverts par la marque demandée. Or, il est constant que les consommateurs de boissons alcoolisées accordent une importance particulière à l’origine des produits, laquelle permet généralement d’apprécier les qualités du produit considéré. Il en résulte que l’élément verbal « de la vega » attirera davantage l’attention des consommateurs espagnols que les termes « palacio » et « dominio ».

(…) 54 Dès lors que le risque de confusion existe dans un État membre, en l’occurrence l’Espagne, cela suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus.

Lees het arrest hier.

5- GvEA, 16 september 2009, zaak T-400/06 tegen Zero Ondustry Srl tegen OHIM/ zero Germany GmbH

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk ZEROHR+, oppositie o.g.v. oudere nationale woord- en beeldmerken ZERO. Kleding. Oppositie toegewezen.

75 In addition, granting excessive importance to the fact that the earlier mark has only a weak distinctive character would have the effect that the factor of the similarity of the marks would be disregarded in favour of the factor based on the distinctive character of the earlier mark, which would then be given undue importance. The result would be that where the earlier mark is only of weak distinctive character a likelihood of confusion would exist only where there was a complete reproduction of that mark by the mark applied for, whatever the degree of similarity between the signs at issue. Such a result would not, however, be consistent with the very nature of the global assessment which the competent authorities are required to undertake by virtue of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 (see Limoncello di Capri, cited in paragraph 74 above, paragraph 52 and the case‑law cited).

80 Having regard, first, to the similarity of the goods concerned and the close similarity between the signs at issue and, second, to the interdependence of those two factors in the context of an overall assessment of the likelihood of confusion, the Board of Appeal was correct to find there to be such a likelihood between the conflicting marks.

Lees het arrest hier.

6- GvEA, 15 september 2009, T-308/08, Parfums Christian Dior tegen OHIM / Consolidated Artists B.V.

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk MANGO adorably, oppositie o.g.v. oudere (inter)nationale woordmerken J’ADORE en ADIOABLE. Kleding. Oppositie afgewezen.

54 Ainsi, il résulte de cette jurisprudence que le caractère distinctif de la marque antérieure ou sa renommée doit être pris en compte au niveau de l’appréciation du risque de confusion, une fois la similitude entre les marques établie, et non, comme le soutient la requérante, pour établir cette similitude.

55 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

(…) 62 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques MANGO adorably et J’ADORE étaient si différentes que le degré de similitude n’était pas suffisant pour que le public pertinent établisse un lien entre ces deux marques et que, par conséquent, une des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas remplie.

63 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’examen du premier moyen que les marques en conflit ne sont pas similaires.

64 Dès lors, la première des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par la requérante sur le fondement de cette disposition.

Lees het arrest hier.

7- GvEA, 15 september 2009, zaak T-446/07, Royal Appliance International GmbH tegen OHIM / BSHBosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk CENTRIXX, oppositie o.g.v. oudere nationale woordmerken SENSIXX. Huishoudelijke apparatuur. Oppositie toegewezen.

63 In Anbetracht der Identität der fraglichen Waren, der großen klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, ihrer durchschnittlichen schriftbildlichen Ähnlichkeit, des Umstands, dass sie in begrifflicher Hinsicht nicht vergleichbar sind und dass das maßgebliche Publikum beim Erwerb der fraglichen Waren keine besondere Aufmerksamkeit aufbringt, und unter Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren durfte die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall davon ausgehen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, obwohl die Marke sensixx eine geringe – und nicht, wie von der Beschwerdekammer angenommen, durchschnittliche – Kennzeichnungskraft aufweist. Das Vorbringen der Klägerin zur geringen Kennzeichnungskraft der Marke sensixx ist daher jedenfalls als ins Leere gehend zurückzuweisen.

64 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei zu dem Schluss gelangt ist, dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Daher ist der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 als unbegründet zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, beschikking van 17 september 2009, Canon Kabushiki Kaisha, zaak C-181/09m Canon Kabushiki Kaisha tegen IPN Bulgaria OOD (prejudiciële vragen Sofiyski gradski sad (Bulgarije). (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Prejudiciële vragen over artikel 5 Merkenrichtlijn en de  im- en export van naaamkartikelen. Kort arrest waarbij het prejudiciële verzoek als kennelijk niet-ontvankelijk afgewezen. De Bulgaarse rechter wordt te verstaan gegeven dat enige uitleg bij het stellen van vragen gewenst is.

12. En l’espèce, il y a lieu de relever que le Sofiyski gradski sad n’a transmis à la Cour que le dossier de l’affaire au principal et le libellé de la question préjudicielle, sans décrire le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit celle-ci ni donner les raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire. En outre, ladite juridiction ne donne aucune explication sur les raisons du choix de la disposition communautaire dont il demande l’interprétation ni sur le lien qu’elle établit entre cette disposition et la législation nationale applicable au litige au principal. Partant, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées aux points 8 à 11 de la présente ordonnance.

Lees het arrest hier.

Hugo van Heemstra (Van Heemstra Bakker): Merkenfilosofie.

Het is goed te zien dat de discussie, aangezwengeld door de column van Jesse Hofhuis, een inhoudelijke discussie lijkt te zijn geworden. En het is een belangrijke discussie. Het gaat namelijk over recht en werkelijkheid en dergelijke rechtsfilosofische beschouwingen zijn zeldzaam omdat ze in de praktijk van alle dag niet direct nut hebben.

Toch is het nuttig om zo nu en den pas op de plaats te maken en de juridische ontwikkelingen, zoals die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, weer eens met een wat afstandelijker, academischer oog te bekijken en je de vraag te stellen: klopt dit allemaal nog wel? Sluit de juridische werkelijkheid nog aan bij de ontologische werkelijkheid?

Critici op de voornoemde column hebben gelijk als zij zeggen dat de vaststelling van de commerciële werkelijkheid niet op onderbuikgevoelens gegrond kan worden. De columnist gaat hier wellicht wat kort door de bocht. Het is nu eenmaal een column. De kritiek van de columnist kan echter niet worden weggevaagd met een beroep op de deskundigheid van de rechters en advocaten in kwestie. Die deskundigheid is immers een juridische deskundigheid en het is nu juist de vraag of die deskundigheid aansluit bij de (commerciële) werkelijkheid.

Bijvoorbeeld. De “regels van de kunst” vertellen ons: des te groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk, des te groter kan het verwarringsgevaar zijn. De rechter in de Red Bull weegt het onderscheidend vermogen van de Red Bull stier ook mee bij de vaststelling van het verwarringsgevaar.

Het Europese Hof van Justitie heeft gesproken en wij kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen. Dat is trouwens ook niet erg. Het draagt bij aan de rechtszekerheid. Wij hoeven ons in de praktijk niet bezig te houden met de vraag of hetgeen het Hof van Justitie heeft verkondigd ook waar is. Waarom heeft het Hof dat gezegd? Heeft het Hof dat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of is dat ambtshalve bekend? En zo dat ambtshalve bekend is, is dat gebaseerd op ervaring of een onderbuikgevoel?

Ik zou overigens niet het onderbuikgevoel categorisch willen uitsluiten als een nuttige bron van recht. In dit verband is het boek Het slimme onderbewuste van de hoogleraar psychologie, Ap Dijksterhuis, zeer interessant. Onze onderbuik weet meer dan we weten. Bovendien is ons recht in veel opzichten systematisch gecodificeerd onderbuikgevoel.
Maar het kan natuurlijk niet ophouden bij onderbuikgevoelens. Die gevoelens dienen – evenals onze assumpties, vermeende kennis en het recht zelf – kritisch onderzocht, rationeel geanalyseerd en empirisch getoetst te worden.

(literatuurnoot:ik kan eenieder die dit onderwerp interessant vindt aanraden om eens een kijkje te nemen in het boek van P.J. Koppen (Het recht van binnen, Kluwer 2001) en met name de bijdrage daarin van Verkade en Wagenaar over onderscheidend vermogen en verwarring van merken. Ook de rede van Jan Kabel bij zijn aanvaarding van het hoogleraarschap informatierecht bij de UvA van 17 juni 2005 is interessant: Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring?)

HvH

Marten Bouma (Merkenbureau Bouma): Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs. Een beschouwing bij HvJ EG, 16 juli 2009, C-202/08 & C-208/08 P, IEF 8071, American Clothing Associates N.V. tegen OHIM (Esdoornblad).

"Als schrijver van het artikel in het BMM Bulletin over art. 6 ter VvP waarvoor op 26 maart jl. de Wim Mak Award 2008 werd uitgereikt, meld ik mij graag met een kort naschrift bij het onlangs verschenen arrest van het Hof van Justitie. Kort gezegd, ging dit over het niet als merk mogen deponeren van een woord/beeldmerk met daarin beweerdelijk een onderdeel van de Canadese vlag.

De uitkomst van het oordeel van het Hof over de twistpunten in deze procedure, is vrij voorspelbaar. Immers, het esdoornblad van de Canadese vlag als deel van een kledingmerk resulteert in een door het OHIM geweigerd merkendepot. En dat dit verbod uiteindelijk niet alleen voor warenmerken geldt, maar ook voor dienstmerken, dat mag naar mijn smaak ook geen echt grote verrassing heten. Toch bevat het arrest van het Hof naar mijn mening twee rechtsregels inzake de correcte toepassing van art. 6 ter VvP, waar een rechter, advocaat of merkengemachtigde kennis van moet hebben."

Lees het volledige artikel hier. 

Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Het gevaar van verwarring. Reactie op het commentaar van Sven Klos (IEF 8179).

Afgelopen maandag publiceerde Sven Klos een aangepaste versie van zijn commentaar op mijn eerste column. Er blijkt verwarring alom. Ik had zijn eerste versie begrepen als een furieuze en persoonlijke aanval – maar daarover bleek ik in verwarring. Sven Klos blijkt namelijk alleen maar “enkele olijke en flink gepeperde noten” gekraakt te hebben. En nu zijn tekst daarvan is ontdaan, wordt duidelijk dat hij op zijn beurt in verwarring is over de inhoud van mijn column.

Mijn column is wat losser van stijl dan in het juridische debat gebruikelijk is. Iets minder “uitgaande van”-s, “in beginsel”-s en “mits”-en dus. Dat kan natuurlijk even wennen zijn. Een scherper geformuleerde stelling zet de lezer echter eerder aan tot het vormen van een mening. “Hiervan raakt niemand in verwarring” laat de lezer sneller standpunt bepalen dan “Bij bestudering van het vonnis komt bij mij de vraag op of verwarringsgevaar zich in – een op basis van de gestelde feiten geconstrueerde perceptie van de – werkelijkheid niet minder sterk laat voelen dan de rechtbank oordeelt onder toepassing van het hier gelding hebbende toetsingskader”. Ik vind het een veilige inschatting dat geen consument door het blikje Toro XL in verwarring zal raken – de lezer vormt zijn eigen mening wel.

Tot zover de vorm, het gaat om de inhoud.

Het merkenrecht is economisch ordeningsrecht en zou naar mijn idee dan ook ten dienste moeten staan aan de commerciële werkelijkheid. Er gaat dan iets mis wanneer de rechter oordeelt over een situatie die zich in werkelijkheid niet voordoet en daardoor bijvoorbeeld een probleem gaat oplossen dat zich in werkelijkheid niet voordoet.

De meeste “regels van de kunst” helpen de rechter tot een inschatting te komen van de commerciële werkelijkheid; denk bijvoorbeeld aan de regel dat de rechter rekening moet houden met “alle relevante omstandigheden van het geval”. Het kan echter voorkomen dat een toe te passen regel de rechter wegvoert bij de commerciële werkelijkheid. Mijn column gaat over de vraag wat de rechter in een dergelijk geval moet doen.

Sven Klos heeft mijn column niet zo goed gelezen en denkt dat ik betoog dat rechters “gewoon alle regels en al hun deskundigheid naast zich neer [zouden] moeten leggen”. Dat is niet zo. Wie goed leest, ziet dat ik zelfs geen standpunt inneem over wat de rechter precies zou moeten doen, laat staan een standpunt dat hier op lijkt. Maar de strekking van mijn column is duidelijk: Ik ben kritisch over het voetstoots toepassen van de regels van de kunst.

Wat de rechter zou moeten doen wanneer een regel hem wegvoert bij de werkelijkheid, hangt van de omstandigheden af. Een regel die afkomstig is uit de doctrine kan de rechter gewoon passeren. Bij wetgeving en hoogste rechtspraak moet wel iets ernstigs aan de hand zijn wil een rechter een regel integraal passeren. In de praktijk heeft de rechter echter veel ruimte regels nader uit te leggen of te preciseren (bijvoorbeeld door een uitzondering te formuleren). Behalve dat daarmee recht kan worden gedaan aan de concrete situatie, levert de feitenrechter zo ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de regels van de kunst.

Sven Klos is het daar kennelijk niet mee eens: “Het moet toch niet gekker worden” dan dat een oordeel van de rechter “dat in overeenstemming is met de geldende regels tóch fout [zou] zijn”. En wie zich hier anders over uitlaat moet oppassen – dan kan Sven Klos namelijk vreselijk olijk worden.

Jesse Hofhuis

16 september 2009

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2009, KG ZA 09-1029, Debonair Trading International Lda. c.s. tegen Procter & Gamble Nederland B.V. c.s. (eveneens met dank aan De Brauw Blackstone Westbroek voor de zoenen).

Merkenrecht. Auteursrecht. Eiser is producent van cosmeticalijn SO…? KISS ME en gebruikt op de haar verpakkingen de, als gemeenschapsbeeldmerk geregistreerde, vorm van een lippenstiftafdruk. Eiser maakt bezwaar tegen het gebruik van lippenstiftafdrukken op de verpakkingen van gedaagdes “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”. Gedaagde stelt dat het beeldmerk nietig is, dan wel vervallen moet worden verklaard. De vorderingen van eiser worden afgewezen. Louter decoratief gebruik, geen verwarringsgevaar, geen merkinbreuk. Geen auteursrechtinbreuk, aangezien er geen sprake van ontlening is. Geen slaafse nabootsing. (Afbeeldingen in vonnis. Gebruikte afbeelding links: lipstickafdruk Marilyn Monroe).

4.9. In dit kort geding kan de vraag of een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het door Debonair ingeroepen merk de procedures in Alicante zal overleven in het midden blijven. Zelfs als veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de geldigheid van het Beeldmerk, is naar voorlopig oordeel geen sprake van merkinbreuk.

Louter decoratief gebruik: 4.10. Voorshands oordelend is de toepassing door Procter & Gamble van het aangevallen teken niet te kwalificeren als gebruik als merk, maar moet het worden gezien als louter decoratief gebruik, als versiering. Ook gelet op toepassing van lippenstiftafdrukken in de branche, die voorshands algemeen gebruikelijk wordt geoordeeld, kan Procter & Gamble het gebruik van dergelijke tekens niet worden verboden, te meer daar de door Procter & Gamble gebruikte tekens niet identiek worden geoordeeld aan het Beeldmerk. In dit verband is van belang hetgeen is overwogen door het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraken in de zaken Adidas/ Fitnessworld (zaak C-408/01) en Adidas / Marca II (zaak C-102/07). (…) In onderhavige zaak is naar voorlopig oordeel niet aannemelijk geworden dat, als het wordt geconfronteerd met de betreffende producten van Procter & Gamble, het betrokken publiek kan menen dat deze waren van DBI of van economisch met DBI verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Ook het door Procter & Gamble uitgevoerde marktonderzoek – waar wellicht wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn, zoals Debonair naar voren brengt, maar naar voorlopig oordeel ook weer niet zodanige, dat deze het marktonderzoek in zijn geheel onbruikbaar lijkt te maken – lijkt voorshands te onderbouwen dat het teken louter als versiering wordt opgevat. Overigens zijn voor dit voorlopig oordeel ook de hierna aan de orde komende elementen relevant (beperkt onderscheidend vermogen vanwege algemeen gebruik als versiering, beperkte merkenrechtelijke overeenstemming door combinatie met Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, geen bekendheid van het Beeldmerk en ondanks soortgelijkheid van waren de omstandigheid dat uit het marktonderzoek blijkt dat geen sprake is van associatie noch van verwarring). 

Verwarringsgevaar: 4.11. Maar (of, anders gezegd: Want) ook als de toepassing door Procter & Gamble van de gewraakte tekens wel als merkgebruik zou hebben te gelden, dan is naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk, omdat geen sprake van is verwarringsgevaar. Gevaar voor verwarring wordt deels bepaald door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en wordt ook beïnvloed door de soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Omdat het lippenstiftafdrukteken vanwege het veelvuldig hanteren – al dan niet (maar doorgaans hoofdzakelijk) decoratief – van dat teken voor cosmetica- en lifestyleproducten een gering onderscheidend vermogen heeft, is immers – ondanks de identieke waren – een zeer grote mate van overeenstemming vereist. Nu die mate van overeenstemming ontbreekt, is dat voorlopig oordeel een eerste grond voor afwijzing van de inbreukvorderingen “sub b”.

4.12. Het door Procter & Gamble overgelegde marktonderzoek bevestigt deze voorlopige visie. (…)

4.13. Aan een voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk “sub b” staat bovendien in de weg dat Procter & Gamble de lippenstiftafdruk altijd gebruikt in combinatie met haar Cat Deluxe merk en ook in combinatie met Naomi Campbell’s naam en/of afbeelding. In dit verband is daarbij van belang dat die gecombineerde aanduiding voorshands als tamelijk bekend wordt gekwalificeerd (…).

4.14. Daarmee ontbreekt naar voorlopig oordeel de grond voor een verbod gebaseerd op artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

Bekendheid: 4.15. Voorts is – eveneens ten overvloede, nu naar voorlopig oordeel primair geen sprake is van gebruik als merk door Procter & Gamble – de voorzieningenrechter van oordeel dat artikel 9 lid sub a GMVo in dit geval geen toepassing kan krijgen, nu geen sprake is van de daarvoor vereiste identiteit van het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Artikel 9 lid sub c GMVo is ten slotte evenmin toepasselijk, omdat naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake zou zijn van een bekend merk. (…) Voorshands terecht wordt de kwalificatie van Procter & Gamble geoordeeld dat dit moet worden gezien als wat in de branche wordt genoemd een “shelf warmer”.

Auteursrechtinbreuk: 4.20. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Debonair voor de verpakkingen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. (…).

4.21. Ook is, voorlopig oordelend, sprake van een zekere mate van overeenstemming van de totaalindrukken van de verpakkingen van de twee productlijnen. Of die overeenstemming voldoende is om auteursrechtinbreuk aan te nemen, kan in het midden blijven in verband met de ontleningsvraag.

4.22. Zelfs al zou sprake zijn van in voldoende mate overeenstemmende totaalindrukken, dan nog is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van ontlening door Procter & Gamble. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de door Procter & Gamble ingeschakelde ontwerper kennis had van de producten van Debonair, nu Debonair – onbestreden – stelt dat haar “SO…? KISS ME”-productlijn ook in de Verenigde Staten op de markt was in de relevante periode, is het volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat bij het ontwerpen van de “Naomi Campbell Cat Deluxe With Kisses”- verpakkingen – het betreft het zesde product in lijn sinds in 1999 de samenwerking met Naomi Campbell begon – de “SO…? KISS ME”-verpakkingen ter inspiratie hebben gediend, gezien het verschil in prijs en verschillend beoogde uitstraling van beide productlijnen, alsmede de beperkte creatieve keuzes voor dergelijke verpakkingen, zodat aannemelijk wordt geacht dat twee ontwerpers tegelijk op het idee komen te versieren met lippenstifafdrukmonden, die bovendien niet identiek worden geoordeeld. In dit kort geding is door Procter & Gamble – voorshands oordelend – voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zelfstandig tot het betreffende ontwerp is gekomen, zodat geen sprake is van ontlening in de zin van het Barbie-arrest (HR 21 februari 1992, NJ1993, 164).

Slaafse nabootsing:  4.26. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands – mede gezien het feit dat de door Debonair toegepaste elementen, zoals de lippenstiftafdruk en de kleuren rood, wit en roze op een verpakking met een witte/crème achtergrond, in de parfumindustrie bepaald niet ongebruikelijk waren en zijn – dat het onderscheidend vermogen van de “SO…? KISS ME”-verpakkingen niet bijzonder sterk is. (…)

4.27. Gezien het beperkte onderscheidend vermogen van de “SO…? KISS ME”- verpakkingen, het feit dat de beide productlijnen niet (nagenoeg) identieke verpakkingen gebruiken en het consequente gebruik door Procter & Gamble van andere elementen, met name van de naam en/of beeltenis van Naomi Campbell en het teken Cat Deluxe, is er naar voorlopig oordeel geen gevaar voor verwarring.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Utrecht, 11 september 2009, KG ZA 09-755, in de zaak van Romex Benelux BVBA tegen Romex Flooring Systems B.V. en in dezaak van Romex AG tegen Romex Benelux BVBA (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy).

Merkenrecht. Agentenmerk. Oude distributeur betwist het recht van de nieuwe distributeur om het merk van de 'principaal' te voeren. Tussenkomst principaal in het kort geding: Oude distributeur dient merken en domeinnamen over te dragen aan principaal. Geen rectificatie mededelingen.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrecht dient als uitgangspunt te worden genomen hetgeen partijen in de Vereinbarung van 15 november 2004 zijn overeengekomen. Daarin staat in ondubbelzinnige bewoordingen dat Romex Duitsland rechthebbende is op het merk Romex en dat deze aan Romex België een licentie verstrekt om Romex in het kader van haar bedrijfsuitoefening te gebruiken, zolang de alleenvertegenwoordigingsovereenkomst (Alleinvertriebsvertrag) voortduurt. Een redelijke uitleg van deze overeenkomst brengt aldus met zich mee dat het Romex België contractueel niet is toegestaan om na beëindiging van de overeenkomst het merk Romex te blijven gebruiken. Dit is immers een onmiskenbare schending van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Ook het tijdens het bestaan van de overeenkomst verrichten van de merkregistraties met betrekking tot het teken Romex vormt een schending van de overeenkomst. Ditzelfde geldt met betrekking tot de merkregistratie na beëindiging van de overeenkomst. Reeds op grond van de overeenkomst - en voor zover nodig op grond van artikel 6 septies Unieverdrag - is Romex Belgie dan ook gehouden de (te kwader trouw) gevestigde Beneluxmerken Romex Voegmortel en Romex Benelux aan Romex Duitsland over te dragen. (…).

4.7. Voorts heeft Romex Duitsland gevorderd dat het Romex België verboden zal worden nog langer het merk Romex alsook de handelsnaam Romex te gebruiken. Met betrekking tot deze vorderingen verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen in het voorgaande is overwogen. Ook met betrekking tot de handelsnaam heeft immers te gelden dat het gebruik van de handelsnaam Romex was afgeleid van liet teken Romex en dat ook een redelijke uitleg van de overeenkomst meebrengt dat Romex belgië deze naam slechts in het kader van de Alleinvertriebsvertrag mocht gebruiken. Ook deze vordering zal daarom worden toegewezen.

(…) 4.12. Gelet op het voorgaande dient er voorlopig vanuit te worden gegaan dat Romex België niet gerechtigd is de handelsnaam of het merk Romex te gebruiken. Nu Romex België met betrekking tot de overdracht van de domeinnamen geen specifiek verweer heeft gevoerd, ligt deze vordering voor toewijzing gereed. (…)

4.13. Op 9 juli 2009 Iieeft Romex België een mailing gestuurd naar haar afnemers waarbij zij zich, naar de mening van Romex Duitsland, denigrerend uitlaat over Romex Duitsland. Laatstgenoemde vordert daarom opgave van alle geadresseerden en veroordeling van Rornex België om een rectificatie te verzenden aan deze geadresseerden. (…0

(…) 4.15. De voorzieningenrechter stelt voorop dat terughoudendheid geboden is bij het toewijzen van vorderingen tot rectificatie, niet in de laatste plaats omdat een rectificatie veelal rot nieuwe verwarring leidt, niet alleen bij partijen maar ook bij de betreffende afnemers. Het enkele feit dat een mailing onjuistheden bevat, is onvoldoende voor toewijzing van een dergelijke vordering. Nu Romex Duitsland geen feiten en omstandigheden heeft gesteld die toewijzing van een dergelijke vordering rechtvaardigen, zal de vordering worden afgewezen. 

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 8 september 2009, zaaknr. 200.001.182/01 SKG, Levis Strauss & Co c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (met dank aan Vicky Tsoutsanis, Ventoux).

Merkenrecht. Uitputting. Parallelimport spijkerbroeken. Hoger beroep opheffingskortgeding na ex parte. Eindarrest na Gerechtshof Amsterdam, 3 juli 2008, IEF 6400. Aanvullende verklaring m.b.t. tot accountantsrapport is toereikend geoordeeld als bewijs van de door Makro gestelde uitputting. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. 1019h proceskosten: € 71.217,95.

2.6. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan uit de thans door Makro aangedragen gezamenlijke bewijsmiddelen in onderling verband voldoende specifiek, nauwkeurig en verifieerbaar worden afgeleid dat de partij in het geding zijnde spijkerbroeken tot Levi Strauss c.s. is te herleiden. Levi Strauss c.s. hebben naar behoren op het door Makro aangedragen bewijs kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. (…) Er zijn geen aanwijzingen dat deze feitelijke constatering van de accountant niet juist zou zijn. (..) De door Levi Strauss c.s. gesuggereerde mogelijkheid van "fake facturen" en ongeautoriseerde goederen of mengpartijen uit het "grijze circuit" berust in het onderhavige geval slechts op speculatie waaraan het hof voorbijgaat. Hetgeen Levi Strauss c.s. verder nog hebben tegengeworpen geeft het hof geen aanleiding om door de accountant gehanteerde methode te diskwalificeren. De gerapporteerde feitelijke bevindingen van de accountant worden dan ook voorshands toereikend geoordeeld als bewijs van de door Makro gestelde uitputting van het merkrecht van Levi Strauss c.s. met betrekking tot de onderhavige partij spijkerbroeken nu deze door of met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer is gebracht.

(..) 3. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Levi Strauss c.s. in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Makro tot op heden begroot op € 71.217,95 (exclusief btw).

Lees het arrest hier.

Sven Klos (Klos Morel Vos & Schaap): De regels van de kunst. Herziene reactie op column Jesse Hofhuis d.d. 7 september 2009, IEF 8163: ‘Commerciële werkelijkheid’

"Mijn vorige week gepubliceerde commentaar op de eerste IEForum column getiteld “commerciële werkelijkheid” heeft – zo heb ik van de uitgever vernomen – geleid tot een aantal negatieve reacties. Geen van deze reacties zijn direct aan mij gezonden. Ik ken de precieze inhoud dus niet. Wel heb ik begrepen dat de algemene teneur van die reacties was dat het commentaar te scherp van toon was en te onvriendelijk was ten opzichte van de auteur van de column.

Ik betreur dat zeer. Ik meende dat wie de inhoud van een column– een voor dit juridisch forum nieuw fenomeen – wil bestrijden zich daarbij van columnistische stijlmiddelen mag bedienen en daarbij dus wel enkele olijke en flink gepeperde noten mag kraken. Mijn onbekendheid met het fenomeen juridische column heeft mij daarbij kennelijk op het verkeerde been gezet. Ik betreur het met name ook omdat ik vrees dat de discussie over de vorm de aandacht heeft afgeleid van het onderwerp, te weten de betreurenswaardige alsmaar voortschrijdende acceptatie van het onderbuikgevoel als een salonfähig IE- begrip. Met gebruikmaking van mijn droit de repentir heb ik de redactie dan ook verzocht het stuk te vervangen door de volgende tekst."

Lees de volledige tekst hier.