Merkenrecht  

Gerecht, 9 februari 2010, zaak T-113/09, PromoCell bioscience alive GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapswoordmerk SupplementPack (farmaceutische preparaten). Beschrijvend.

40. Zu den Waren der Klassen 1 und 5 des Abkommens von Nizza hat die Beschwerdekammer in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten, dass die Zusammenschreibung der beiden Wörter, aus denen die angemeldete Marke besteht, von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres als Bezeichnung von Grund- oder Rohstoffen für die medizinische oder pharmazeutische Industrie verstanden werde, bei denen es sich um ein Element oder eine Kombination von Elementen handele, die eine Ergänzung eines chemischen oder biologischen Grundstoffs darstellten.

41. Ebenso zutreffend hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 des Abkommens von Nizza ausgeführt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Anzeige mit der Bezeichnung SupplementPack als Werbung für zusätzliche Dienstleistungen oder Zusatzangebote verstünden, die ein Angebot im Bereich Ausbildung, Fortbildung und Seminare ergänzten.

42. Folglich vermittelt das angemeldete Zeichen eine für das Zielpublikum ohne Weiteres verständliche Botschaft, so dass die Marke SupplementPack in ihrer Gesamtheit betrachtet einen nicht nur mutmaßlichen, sondern hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen aufweist.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 10 februari 2010, zaak T-344/07, O2 (Germany) GmbH & Co tegen OHIM

Gemeenschapsmerk  Weigering inschrijving gemeenschapswoordmerk Homezone. Onjuiste argumentatie Kamer van Beroep OHIM.

80. Aangezien de kamer van beroep voor geen enkele van de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42 het bewijs van het beschrijvend karakter van de term „homezone” heeft geleverd, kon de kamer van beroep bovendien in elk geval daaruit niet afleiden dat deze term elk onderscheidend vermogen miste.

81. Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone elk onderscheidend miste voor de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42.

Lees het arrest hier.

Gerecht, 11 februari 2010, zaak T-289/08, Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) tegen OHIM.

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving Gemeenschapswoordmerk Deutsche BKK. Geen onderscheidend vermogen, beschrijvend. Geen inburgering.

43 Dieses Vorbringen der Klägerin ist zurückzuweisen. Zwar ist es wegen der genannten Reform durchaus möglich, dass „bkk“ nunmehr in der Firma von Krankenkassen aufgeführt wird, die keine Betriebskrankenkassen im herkömmlichen Wortsinn sind oder mehr sind, doch ändert dies nichts daran, dass diese Buchstabengruppe unabhängig davon, ob sie in Verbindung mit dem Namen eines Unternehmens oder mit einer geografischen oder einer Phantasiebezeichnung verwendet wird, als gängige Abkürzung für „Betriebskrankenkasse“ weiterhin die maßgeblichen Verkehrskreise auf die Krankenversicherungstätigkeit und -dienstleistungen hinweist und damit im Hinblick auf die Art der in der Anmeldung genannten Versicherungsdienstleistungen nach wie vor beschreibend ist.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 10 februari 2010,  Conclusie A-G Trstenjak in zaak C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH tegen Richard Schlicht (verzoek van het Oberste Gerichsthof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing)

Merkenrecht. Domeinnamen. .eu-topniveaudomein. Registratie van een domein door eigenaar van nationaal merk, dat enkel is verworven teneinde deze registratie mogelijk te maken gedurende eerste deel van stapsgewijze registratie ("&R&E&I&F&E&N&" als variant op het Duitse woord REIFEN (Banden). Te kwader trouw ingeschreven merk.

14. Verzoekster beheert websites en verkoopt waren via internet. Teneinde gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie domeinnamen te kunnen registreren, heeft zij bij het Zweedse merkenregister met succes aanvragen ingediend tot inschrijving van in totaal 33 Duitse soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter of tussen alle letters. Verzoeksters aanvraag van 11 augustus 2005 betrof de inschrijving van het woordmerk „&R&E&I&F&E&N&” in internationale klasse 9 (veiligheidsriemen), die op 25 november daaropvolgend heeft plaatsgevonden.

15. Verzoekster is nooit van plan geweest om dit merk voor veiligheidsriemen te gebruiken, maar veronderstelde op basis van een verklaring van PricewaterhouseCoopers, een onderneming die door EURID was belast met het onderzoek van domeinnaamaanvragen, dat bij de registratie van dit merk als domeinnaam onder het .eu-topniveaudomein overeenkomstig de „transcriptieregel” de „&”-tekens moesten worden geschrapt zodat het woord „banden” overbleef, dat volgens haar als soortnaam in geen geval kon worden beschermd op grond van het merkenrecht.

(…)

119. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging op de volgende wijze te antwoorden op de door het Oberste Gerichtshof gestelde prejudiciële vragen:

1) Artikel 21, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een nationaal merk een recht heeft in de zin van deze bepaling, zolang bedoeld merk niet door de bevoegde autoriteiten of rechter en volgens de in het nationaal recht vastgestelde procedures, wegens kwade trouw of anderszins, nietig is verklaard.

Er is ook dan sprake van dat recht wanneer het merk waarop de registratie van het domein is gebaseerd, afwijkt van de domeinnaam tengevolge van de terechte verwijdering daaruit van de speciale tekens in genoemd merk. Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of genoemde speciale tekens hadden kunnen worden getranscribeerd.

2) Voor het onderzoek van kwade trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, juncto lid 3, van verordening nr. 874/2004, waarvan de criteria niet limitatief zijn, moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het onderhavige geval in aanmerking nemen, en met name:

–      de omstandigheden waarin het merk is verkregen, met name het oogmerk om het niet te gebruiken op de markt waarvoor om de bescherming is verzocht;

–      het feit dat het gaat om een aan de Duitse taal ontleende soortnaam; en

–      het mogelijk onrechtmatige gebruik van het teken ‚&’ teneinde de toepassing van de transcriptieregels van artikel 11 van verordening nr. 874/2004 te beïnvloeden,

         aangezien het enige oogmerk van de inschrijving van het merk het kunnen aanvragen is van de registratie van de met het merk overeenkomende domeinnaam tijdens het door genoemde verordening vastgestelde eerste deel van de registratie van domeinnamen (‚sunrise period’).”

Lees de conclusie hier.

Press Release Onel trademarks: "Today, ms. Kriek Wille of Van Doorne, attorney of Leno Merken in this case, filed an appeal against the decision of the BOIP with the Appeal Court of The Hague. The position of Leno Merken is that this decision of the BOIP is contrary to what the European Court of Justice has said in landmark cases such as Ansul ./. Ajax where the Court gives a definition of what genuine use is without mentioning any territorial requirement. Furthermore, this decision is contrary to the goal of the Community trademarks, namely a development of business without any barriers. The defendant now has several weeks to reply."

Rechtbank Breda, 27 januari 2010, HA ZA 09-1107, Converse Inc. c.s. tegen Sporttrading Holland B.V. c.s.  (met dank aan DLA Piper)

Merkenrecht. Vonnis in vrijwaringsincident. Sporttrading c.s. wil 7 leveranciers van gesteld inbreukmakende sportschoenen in vrijwaring oproepen. Vordering afgewezen. “(…) het toestaan van de oproeping van de zeven genoemde rechtspersonen in vrijwaring [zal] tot een onevenredige vertraging van de hoofdzaak leiden.”

2.3. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen. Vooropgesteld moet worden dat alleen de in de hoofdzaak gevorderde schadevergoeding, winstafdracht en proceskostenveroordeling zich lenen voor een vrijwaring. Aan de overige vorderingen, indien toegewezen, zullen Sporttrading c.s. als de feitelijke inbreukmakers zelf moeten voldoen. Daar komt bij dat Sporttrading c.s. niet minder dan zeven rechtspersonen in vrijwaring wensen op te roepen, waarvan er vier in het buitenland gevestigd zijn. Reeds de oproeping van deze vier buitenlandse rechtspersonen zal onvermijdelijk tot aanzienlijke vertraging van de hoofdzaak leiden, terwijl Converse Inc. en Kesbo uit de aard der zaak juist belang hebben bij een snelle beoordeling van de door hen gestelde merkinbreuk. Naarmate de procedure vordert zal de vertraging in de hoofdzaak verder toenemen. Na afweging van de wederzijdse belangen van partijen is de rechtbank dan ook van oordeel dat het toestaan van de oproeping van de zeven genoemde rechtspersonen in vrijwaring tot een onevenredige vertraging van de hoofdzaak zal leiden. De rechtbank gaat voorbij aan de mogelijkheid tot splitsing van de afdoening van de hoofdzaak en de vrijwaringszaken zoals bedoeld in artikel 215 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen alles niet in de weg staat aan de mogelijkheid van Sporttrading c.s , om op eigen initiatief een vordering in te stellen tegen één of meer van de zeven rechtspersonen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, beschikking van 19 januari 2010, HA RK 09-572, TNT Holdings B.V. tegen Logispring Management Services Company LLC c.s. (met dank aan Niels Mulder & Alexander Tsoutsanis, DLA Piper) 

Proceskosten. Merkenrecht. Gedaagde i.c. LMSC doet afstand van instantie in bodemprocedure na kort geding over het gebruik van het merk Logispring (zie Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 september 2009, IEF 8236). Eiser TNT wenst op grond van art. 250 lid 4 Rv vergoeding van de volledige proceskosten. Vordering toegewezen: 'Uitgangspunt is dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel 1019h Rv.'

3.1. De rechtbank stelt vast dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de in 2.1. bedoelde bodemprocedure, waarin door LMSC een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten. De rechtbank verwijst voorts naar hetgeen in dit verband in de Leidraad indicatietarieven in IEzaken staat vermeld, te weten: "Toepassing [van de in de Leidraad vermelde indicatietarieven] vindt ook plaats in procedures [...] waarin uitsluitend de geldigheid van het ie recht aan de orde is of alleen een verklaring voor recht van (niet)inbreuk wordt gevorderd"

3.2. Artikel 249 lid 2 Rv biedt ruimte voor vergoeding van werkelijk gemaakt kosten, ook als de conclusie van antwoord formeel niet genomen is. Artikel 249 1id 2 Rv verplicht immers de eiser die afstand van instantie doet de door gedaagde in verband met de procedure reeds gemaakte proceskosten te vergoeden. Het feit dat gedaagden een proceshandeling  in dit geval het nemen van een conclusie van antwoord  formeel niet hebben verricht, staat niet aan vergoeding van de kosten in de weg, omdat, gelet op het late tijdstip waarop afstand van instantie is gedaan en waarop aan gedaagden is aangekondigd dat zulks zou geschieden, gedaagden de kosten voor de voorbereiding van die proceshandeling niet redelijkerwijs hebben kunnen voorkomen.

3.3. Uitgangspunt is voorts dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel l019h Rv. Doel van dat artikel is immers te verzekeren dat bij een procedure als voormelde merkenrechtelijke zaak, de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige kosten wordt veroordeeld (tenzij de billijkheid zich daartegen zou verzetten). Dit doel zou worden gefrustreerd indien de eiservergoeding van dergelijke kosten die wel reeds door de gedaagde partij zijn gemaakt kan voorkomen door de zaak vroegtijdig in te trekken. Evenmin zou een andere uitleg in redelijkheid te rijmen zijn met het feit dat, indien de procedure was voortgezet en de eisende partij in het ongelijk zou zijn gesteld, hij wel in de kosten conform artikel 1019h Rv zou zijn veroordeeld.
(…)

3.5. Wel ziet de rechtbank aanleiding tot matiging, nu de conclusie van antwoord in hoge mate overeenstemt met en gebaseerd is op de dagvaarding en het pleidooi in kort geding, waarvoor reeds afzonderlijk proceskosten zijn vergoed.

3.6. In aanmerking genomen de indicatietarieven, die uitgaan van EUR 8.000,= voor de gehele procedure, en de even genoemde matiging, zullen de kosten in redelijkheid worden begroot op EUR 2.500,=, waarop het reeds door LMSC betaalde bedrag gebaseerd op het liquidatietarief, te weten EUR 488,=, in mindering moet worden gebracht. Per saldo bedraagt de kostenveroordeling EUR 2.012,=.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 januari 2010, HA ZA 07- 847, Loods 5 Zaandam B.V. c.s. tegen Vissers & De Waart (met dank aan BNO / Lisette Varossieau,Varossieau IP).

Merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen. Loods 5 maakt o.g.v. haar merkrechten bezwaar tegen de domeinnaam Loods5.com van Loods 5 Ontwerpers. Vorderingen afgewezen. Oudere handelsnaam is goede reden voor gebruik.

4.28. Thans staat dan ook vast dat Vissers c.s. reeds gebruik maakte van de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" in de periode voor 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, (…) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechtbank is derhalve van oordeel dat, nu sprake is van een oudere handelsnaam van Visser c.s. en een jonger merkrecht van Loods 5 c.s., Vissers c.s. daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com. Loods 5 c.s. kan haar dit gebruik dan ook niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE verbieden.

Gebruik domeinnaam als merkgebruik dan wel niet als gebruik van de handelsnaam van Vissers C.S..

4.29. Het standpunt van Loods 5 C.S., inhoudende dat het gebruik van de domeinnaam loods5.com niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 (ontwerpers) kan worden beschouwd, wordt door de rechtbank niet gevolgd. Uit de verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag leidt de rechtbank af dat Loods 5 c.s. zich op het standpunt stelt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zegt, dat de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. als merkgebruik dient te worden aangemerkt. Loods 5 c.s. heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom dat zo zou zijn. zodat zij haar stellingen omtrent dit gestelde merkgebruik onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft zij evenmin aangegeven op grond waarvan er van uit dient te worden gegaan dat de domeinnaam van Vissers c.s. niet als uitoefening van het recht op de handelsnaam kan worden beschouwd.

Overige overwegingen.

4.30. Namens Loods 5 c.s. is er nog op gewezen dat, als de vormgeving van de domeinnaam Loods5.com wordt vergeleken met de vormgeving van de door Loods 5 gebruikte domeinnaam Loods5.nl, het opvalt dat Vissers c.s. voor de website www.loods5.com bewust een identieke vormgeving in gebruik hebben genomen. De rechtbank overweegt hieromtrent dat, als dit al juist zou zijn, dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Loods 5 c.s. kan leiden, die immers zien op overdracht van de domeinnaam Loods5.com, doch hooguit tot aanpassing van de website van Vissers c.s., hetgeen niet gevorderd is. De rechtbank kan aan die stelling van Loods5 c.s. dan ook voorbij gaan.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht, 27 januari 2010, zaak T-331/08, REWE-Zentral AG tegen OHIM/Grupo Corporativo Teype, SL

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk SOLFRUTTA o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk FRUTISOL. Gerecht vernietigt de toewijzing van het OHIM. De similarity is op alle punten niet zo high als het OHIM dacht, maar eerder weak. 

17. In respect of visual similarity, it is not appropriate to state, as did the Board of Appeal in the contested decision, that simple inversion of two identical elements is generally insufficient to make marks different. On the contrary, in certain circumstances and in certain languages, inversion of a composite word’s two constituent elements can significantly change the overall visual perception of that word. In the present case, the two signs at issue are visually similar to some extent since they both contain the elements ‘frut’ and ‘sol’. However, the fact that those elements are presented in a different order means that the two marks are significantly different, since each mark begins with a completely different set of letters. That inversion, together with the fact that the letter ‘t’ is doubled in the mark ‘Solfrutta’, and the fact that the letter ‘a’ is placed after the ‘frut’ element in ‘Solfrutta’ whereas the letter ‘i’ is placed after it in the mark ‘FRUTISOL’, make the signs sufficiently different to undermine the Board of Appeal’s conclusion that the two marks are highly similar in visual terms. In fact the two marks are visually only very weakly similar.

(…) 22. In the first category of Member States, consumers are liable to associate both marks with the notions of ‘fruit’ and ‘sunshine’. Contrary to the applicant’s argument that ‘FRUTISOL’ evokes the idea of the sun shining on fruits whereas ‘Solfrutta’ evokes a fruit ripened under the sun, both marks are liable to be perceived by the public in such Member States as evoking, in a general and unspecific way, the ripening of fruits in the sun. There will consequently be a certain level of conceptual similarity between them. However, since neither sign consists exclusively of two actual words in any Community language, joined together as one without any modification in their spelling, this conceptual similarity will not be high, contrary to the Board of Appeal’s conclusion.

(…) 29 In evaluating the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion in the present case, the Court c.onsiders that, although it is not disputed that the goods covered by the two trade marks include goods that are identical or similar, the Board of Appeal made a significant error in finding that the two signs at issue are highly similar. That error undermines the Board of Appeal’s assessment of the likelihood of confusion.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, Connect uitzendbureau B.V. tegen Connection Uitzendbureau B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten, en Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons)

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Eiseres, Uitzendbureau Connect stelt dat gedaagde middels de handelsnaam Conenction Uitzenbureau inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht. Het merk CONNECT is onderscheidend (ómdat het door het BBIE is ingeschreven), hoewel het door de voorzieningenrechter wel als een zwak merk wordt aangemerkt. Ex tunc beoordeling. Grote mate van overeenstemming, identieke diensten: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk. Domeinnamen gedaagde zijn gekleurd tot handelsnaam en gebruik van de domeinnamen is eveneens in strijd met art. 5 Hnw.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk Connecr niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
 
Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk Connect door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVTE), is overigens gesteld noch gebleken.

Lees het vonnis hier.