Merkenrecht  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 februari 2009, HA ZA 08-1908, General Cardiac Technology Inc. tegen Exim Holland B.V. c.s.

Tussenvonnis. Octrooirecht, merkenrecht, maar misschien ook wel helemaal geen IE-recht. Geschil over de afwikkeling van een beëindigde distributieovereenkomst met betrekking tot borstharnassen voor geopereerde hartpatiënten.

Naar de kern genomen is het geschil wat partijen verdeeld houdt de vraag of de overeengekomen royalties moeten worden betaald over de volledige afzet van Europees geproduceerde Heart Hugger harnassen of dat de royalties enkel verschuldigd zijn over de afzet in landen waar het octrooi EP 351 geldig was. Gedaagde Exim stelt dat zij teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is en bepaalt dat de accountants van partijen eerst gezamenlijk vast dienen te stellen hoeveel Heart Hugger harnassen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet. M.b.t. tot een al dan niet werkelijke 1019h-proceskosten geeft de rechtbank alvast een voorschot op haar mening: “Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet zijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.”

“4.6. (…) GCT heeft ook niet inzichtelijk gemaakt waarom er sprake zou zijn van octrooi-inbreuk of merkinbreuk. In het algemeen maakt de distributeur die handelt onder een distributieovereenkomst geen inbreuk op een octrooi dat ziet op het product dat onder de distributieovereenkomst wordt verhandeld. Ditzelfde geldt indien er sprake is van een licentieovereenkomst met betrekking tot een geoctrooieerd product, ook niet indien de licentienemer in verzuim is wat betreft de betaling van royalties.

4.7. De registratie op 19 mei 2005 van het teken Heart Hugger als gemeenschapsmerk door Exim Holland is zonder meer evenmin als merkinbreuk of registratie ter kwader trouw aan te merken. Geen van partijen betwist immers dat op dat moment de distributieovereenkomst nog liep. Uit §11 van de distributieovereenkomst volgt niet dat de registratie van een merk dat identiek is aan het teken van GCT is verboden. De registratie door Exim Holland is eerder aan te merken als de handhaving van het recht van GCT ingevolge §12 van de overeenkomst. Vergelijkbare overwegingen gelden voor de registratie door Exim Holland van de Heart Hugger domeinnamen.

4.9. Naar de kern genomen is dit het geschil wat partijen verdeeld houdt. Uit de thans beschikbare rapportages van de accountants volgt dat indien de uitleg van GCT juist is Exim Holland nog een bedrag aan royalties verschuldigd is. Exim stelt dat zij juist teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

4.10. De rechtbank kan deze vraag vooralsnog niet beantwoorden. Partijen hebben haar onvoldoende geïnformeerd omtrent de modaliteiten van de aanvullende licentieovereenkomst. Onduidelijk is vooralsnog door welk recht deze overeenkomst wordt beheerst. Ter comparitie hebben partijen aangegeven zich hierover te willen beraden en nader te willen concluderen. Deze gelegenheid zal hun worden gegeven.

4.11. Bij voortprocederen kunnen partijen, met name GCT, ook enige aandacht besteden aan de door GCT gestelde onrechtmatigheid in algemene zin van het handelen van Exim in de periode rondom de beëindiging van de overeenkomsten. De rechtbank begrijpt dat die onrechtmatigheid ziet op wapperen met octrooirechten of merkrechten door Exim in die periode en op ongeoorloofde reclame. Vooralsnog heeft GCT aan die grondslag nog geen handen en voeten gegeven.

4.12. (…) de accountants van partijen (…) zullen gezamenlijk aan de hand van de actuele administratie van Exim Holland vaststellen hoeveel Heart Hugger harnassen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet.

4.15. In elk geval GCT merkt deze zaak aan als een IE zaak waarop de regeling van artikel 1019h Rv van toepassing is. Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is waarvoor de regeling van de volledige proceskosten in aanmerking dient te worden genomen. Eerst bij eindvonnis zal over de kosten van de procedure, ook die van het incident worden beslist. Partijen dienen er rekening mee te houden dat bij toepasselijkheid van artikel 1019h Rv de toetsingsnorm zal bestaan uit de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte proceskosten. Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet zijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009, LJN: BH3125, Zino Davidoff S.A. en Coty Prestige Lancaster Group Gmbh tegen Coscentra B.V.

Merkenrecht. “Art. 2.33 BVIE staat, gezien zijn strekking, niet in de weg aan ontvankelijkheid van licentienemer Lancaster ook zonder dat de licentie is ingeschreven. De Cool Jumper merken van Coscentra stemmen onvoldoende overeen met de Cool Water merken van Davidoff om te kunnen spreken van een door het betrokken publiek gelegd verband als ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt vereist. Ook geen verwarringsgevaar aanwezig als bedoeld in lid 1 sub b.

Hof bekrachtigt vonnis rechtbank waarin de vorderingen van Davidoff ter zake zijn afgewezen. Afwijzing tegenvordering van Coscentra tot vervallenverklaring merkrecht Davidoff wegens non usus. Gebruik van de aanduiding Cool Water in een speciale schrijfwijze heeft tevens te gelden als gebruik van het woordmerk, ook indien dit gebeurt in combinatie met een ander merk zoals het paraplumerk Davidoff. Geen aanleiding voor omkering bewijslast als voorzien in art. 2.26 lid 2 sub a BVIE.”

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 juli 2008, zaaknr: 105.006.498/01, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP) tegen ID/Farma B.V.

Licenties. Auteursrecht. Merkenrecht. Databankenrecht. ID Farma brengt een elektronisch naslagwerk met gestandaardiseerde apotheek gegevens op de markt, de KOMBI/rom. KNMP (de beroeps- en branche organisatie van apothekers) heeft in 1995 een collectief abonnement en een licentie-overeenkomst afgesloten m.b.t. tot door KNMP voor de KOMBI/rom aan te leveren bestanden. De overeenkomst is door KNMP opgezegd in 2005.

ID/farma betichtte KNMP van auteurs- en merkenrecht inbreuk met haar nieuwe product de KNMP Kennisbank, dat aan de leden van KNMP ter beschikking wordt gesteld, oneerlijke concurrentie en misbruik van machtspositie. Tevens vorderde zij doorlevering van de bestanden op grond van de licentieovereenkomst, alsmede doorlevering van bestanden die niet onder de licentie overeenkomst vallen. De voorzieningenrechter heeft KNMP o.a. veroordeeld ongewijzigd uitvoering te geven aan de (stilzwijgende en schriftelijke) licentieovereenkomst). Het hof oordeelt anders en vernietigt het vonnis waarvan beroep.

Heel kort samengevat (door de data is het bos niet altijd even duidelijk) oordeelt het hof dat er geen sprake is van misbruik van machtspositie door licentieweigering: het auteursrecht KNMP op de ‘G-standaard’, een geneesmiddelenbank, en de WINAp-bestanden levert op zich nog geen machtspositie op en zelfs als er sprake was van een machtspositie maakt KNMP daar geen misbruik van.

Impliciete opzegging licentie door opzegging overeenkomst: opzegging KOMBI/rom-overeenkomst is teven opzegging licentie om bepaalde bestanden via de KOMBI/rom openbaar te maken. Separate opzegging door KNMP van de G-standaard-licentie  is wel vereist, 3 maanden opzegtermijn is redelijk.

Licentiehouder ID/Farma kan niet zelfstandig een verbod tot merkinbreuk vorderen, wat ‘niet weg neemt dat indien KNMP in de KNMP Kennisbank verwijst naar de KOMBI/rom, zij aldus inbreuk op het merk KOMBI/rom maakt’. Geen databankbescherming ID/Farma: de gestelde substantiële investering is onvoldoende onderbouwd, komt in vonnis eerste aanleg ook niet voor).

ID/Farma wordt in de kosten van beide instanties veroordeeld, maar omdat slecht een ondergeschikt deel ‘1019h’-kosten betreft, past het hof het liquidatietarief toe.

Lees het arrest hier (bewerkte versie IEPT). Rechtbank s-Gravenhage, 27 april 2007: IEF 3922.

GvEA, 11 februari 2009, T-413/07, Bayern Innovativ tegen OHIM / Life Sciences Partners Perstock N.V. (Nederlandse versie nog niet beschikbaar) 

Oppositie op grond van ouder gemeenschapsbeeldmerk Life Sciences Partners tegen aanvraag beeldmerk LifeScience (klassen 35 en 36). "The terms ‘lifescience’ and ‘life sciences’  are ‘of normal distinctiveness in relation to the services in Classes 35 and 36’” En “even though they are phonetically and conceptually very similar, there are certain differences from a visual point of view”. Maar die ‘certain differences’ (klik voor vergroting en zoek de 500 verschillen) doen de balans niet doorslaan en verwarringsgevaar wordt aangenomen.

“57. The Court holds in this respect that, although Article 12(b) of Regulation No 40/94 – according to which the right conferred by a Community mark does not entitle the proprietor to prohibit a third party from using ‘indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service’ – expressly provides for a derogation from the exclusive rights of the mark where the protected mark is used in a descriptive manner, it is clear from the foregoing that no such descriptive use is being made in the present case.

58. It follows from all of the foregoing that, in the circumstances of the present case, there is a likelihood of confusion between the marks at issue. Given the identical nature of the services at issue and the similarity of the conflicting marks, the higher level of attention of the relevant public is not sufficient to rule out the risk of that public believing that the services are being offered by the same undertaking or, as the case may be, by economically-linked undertakings.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank Breda, 11 februari 2009, LJN: BH2386, strafzaak inzake het smokkelen van sigaretten en drugs.

Weinig interessante zaak, alleen het gebruik van het woord ‘merkvervalste’ is mogelijk aardig voor jargonliefhebbers: “Op 19 oktober 2006 zijn in een loods in Nijkerkerveen en in de panden aan de [adres] en de [adres] 616 dozen met in totaal 4.925.780 stuks merkvervalste en onveraccijnsde Marlboro sigaretten in beslag genomen. De sigaretten waren verpakt in dozen met het opschrift “Koffiefilters” en diverse Chinese tekens.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 12 december 2008, beschikking in zaak C-197/07 P, Aktieselskabet af 21. november 2001 tegen OHIM / TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Beschikking. Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TDK. Oppositie op grond van oudere gemeenschaps- en nationale woord- en beeldmerken TDK. Ongerechtvaardigd voordeel trekken. “It must be noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier mark.” Over het verschil tussen ‘reputation’ en ‘repute’. En of dat relevant is. 

Ter herinnering, dit was de zaak waarin het GvEA oordeelde dat sponsoring bijdraagt aan de bekendheid van een merk.

“19. The appellant essentially maintains that the Court of First Instance wrongly based its conclusion with regard to the existence of an unfair advantage on the notion of ‘reputation’, in English, of the earlier marks, whereas Article 8(5) of Regulation No 40/94 requires that the existence of such an advantage be based on the notion of ‘repute’, in English. It claims in that regard that that provision of the regulation differentiates between those two notions. The former simply means that the trade mark is known by a significant part of the relevant public, whereas the latter requires the existence of a particular image of the mark.

21. In this case, even assuming that there is a difference in legal meaning between ‘reputation’ and ‘repute’, in English, referred to in Article 8(5) of Regulation No 40/94, it need merely be stated that, as is clear from paragraphs 62 to 67 of the judgment under appeal, the Court of First Instance correctly established the existence of an unfair advantage within the meaning of that provision by relying, in any event, on a certain image of the earlier marks in question, resulting from the intervener’s event sponsorship activities, in particular sponsorship of sport events.

22. With regard to the appellant’s argument concerning the standard of proof required of the existence of unfair advantage taken of the repute of the earlier mark, it must be noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier mark; it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future.

23. In the present case, it is clear that the Court of First Instance, in paragraph 67 of the judgment under appeal, properly established the existence of an unfair advantage within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 40/94 in correctly considering that it had available to it evidence enabling it to conclude prima facie that there was a risk, which was not hypothetical, of unfair advantage in the future.

25. It follows from all of the foregoing that the appeal must be dismissed as in part clearly inadmissible and in part clearly unfounded.”

Lees de beschikking hier. Arrest GvEA hier.

DURBUY KAYAKS tegen DURBUY KAYAKS (Afgew.)
Gusticus tegen Dé Gustibus (Toegew.)
YAYA tegen JAJA (Toegew.)
SENIOR UITZENDBUREAU tegen Seniorum (Afgew.)
ALWAYS tegen AL WAHA (Afgew.)
DELTA tegen DELTA HET NUTTIGSTE BEDRIJF VAN NEDERLAND (Gedeelt.) 
DIGIPASS tegen DIGI PASS (Afgew.)
PRIVA-LITE tegen PRIVALI (Toegew.)
DORATI tegen DORITA (Toegew.)
SOLVAY tegen  SOLVIA (Toegew.)
LIFESTYLE tegen EGO LIFESTYLE (Gedeelt.)
MASCARÓ tegen JOSE MA SOGAS MASCARO (Afgew.)

Lees de beslissingen hier.

HvJ EG, 5 februari 2009, conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zaak C-478/07, BudÄjovický Budvar National Corporation tegen Rudolf Ammersin GmbH (prejudiciële vragen Handelsgericht Wien, Oostenrijk, Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Interpretatie van HvJ EG 18 november 2003, C-216/01inzake de vereisten voor de bescherming van een benaming als geografische aanduiding (‘Bud’), wanneer die in het land van herkomst noch de naam van een plaats, noch van een streek is. Gevolgen van de toetreding van Tsjechië tot de EU.

“139. In the light of the foregoing considerations, I suggest to the Court of Justice that it should respond as follows to the questions raised for a preliminary ruling by the Handelsgericht Wien:

(1) The requirements defined by the Court of Justice in its judgment of 18 November 2003 in Case C-216/01 BudÄjovický Budvar for the protection as a geographical indication of a designation which in the country of origin is the name neither of a place nor of a region to be compatible with Article 28 EC:

(1.1) mean that the name must be sufficiently clear to call to mind a product and its origin;

(1.2) are not three different requirements which must be satisfied separately;

(1.3) do not require a consumer survey or define the result which has to be obtained in order to justify protection;

(1.4) do not mean that, in practice, the name must be used in the country of origin as a geographical indication by more than one undertaking and says nothing about its use as a trade mark by a single undertaking.

(2) When a designation has not been notified to the Commission under Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, national protection in force or protection bilaterally extended to another Member State becomes invalid if the designation is a qualified geographical indication under the law of the State of origin, having regard to the fact that Regulation No 510/2006 is exclusive as regards the indications within its scope of application.

(3) The fact that the Treaty of Accession between the Member States of the European Union and a new Member State introduces protection for various qualified geographical indications for a foodstuff under Regulation No 510/2006 does not preclude maintenance of existing national protection or protection bilaterally extended to another Member State for a different name for the same product, unless that name is an abbreviation or a part of any of the geographical indications protected at Community level for the same product. Regulation No 510/2006 does not have exclusive effect to that extent, without prejudice to the response to the second question referred.

Lees de conclusie hier.

HvJ EG, 3 februari 2009, conclusie A-G Mazák in zaak C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur, voorheen Aceites del Sur tegen OHIM / Koipe

Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk La Española. Oppositie door houder van nationale en communautaire beeldmerken Carbonell. Oppositie afgewezen door OHIM maar toegewezen door Gerecht, in een arrest dat volgens A-G Mazák maar beter kan worden vernietigd. “Het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.”

Volgens het Gerecht deed de globale overeenstemmende indruk onvermijdelijk gevaar voor verwarring ontstaan, dat niet werd afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordbestanddeel (Carbonell vs. La Española), aangezien het woordbestanddeel van het aangevraagde merk (La Española) een zeer zwak onderscheidend vermogen had, omdat het verwees naar de geografische herkomst van de waar.

Volgens de A-G heeft het Gerecht de merknamen „Carbonell” en „La Española” echter onvoldoende met elkaar vergeleken. Een verzuim dat een onjuiste opvatting van de feiten en van het bewijs oplevert en dus ook door het Hof (als niet-feitenrechter) beoordeeld mag worden.

“45. In feite vermeldt het Gerecht alleen in punt 105 van het bestreden arrest, dat er verschillende woordbestanddelen zijn, maar overweegt in feite dat dit verschil het verwarringsgevaar niet afzwakte aangezien „La Española” een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht heeft evenwel geenszins de woorden „La Española” en „Carbonell” visueel met elkaar vergeleken.

(…)

50. Al lijkt het Gerecht op het eerste gezicht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken te hebben verricht, volgens mij heeft het echter eigenlijk alleen de naam van het merk „La Española” in aanmerking genomen. Het bestreden arrest bevat echter, afgezien van de erkenning in punt 105 van het verschil in het woordbestanddeel, geen uitdrukkelijke beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van de naam van het merk „Carbonell”. Daarom ben ik van mening dat het Gerecht de werkelijke inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell” en „La Española” onvoldoende met elkaar heeft vergeleken.

51. Blijkens de punten 94 tot en met 112 van het bestreden arrest, inzake de analyse van de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar, is het Gerecht bij het onderzoek van de woordbestanddelen van de betrokken merken voorbijgegaan aan de werkelijke inhoud van het woordbestanddeel van de naam van het merk „Carbonell” en heeft het de betrokken merknamen eenzijdig en derhalve juridisch niet zuiver met elkaar vergeleken. Volgens mij levert dit verzuim een onjuiste opvatting van de feiten en van het bewijs op.

52. Tevens heeft dit verzuim in mijn ogen tot een onjuistheid geleid wat de uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft.

53. Hieraan wil ik toevoegen dat het Gerecht, ook al zou volgens hem de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell” en „La Española” niet dominerend en/of minder belangrijk zijn, niettemin verplicht was om de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de betrokken merken met elkaar te vergelijken, tenzij het van mening was dat die elementen te verwaarlozen waren. Op dit punt heeft het Hof bijvoorbeeld in het arrest Medion geoordeeld dat een niet dominerend bestanddeel verwarringsgevaar kan veroorzaken.

54. Bovendien heeft het Gerecht niet uitdrukkelijk aangegeven waarom het in het kader van de visuele vergelijking van de betrokken merken niet de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen rechtstreeks met elkaar heeft vergeleken (dat wil zeggen de merknamen van de respectieve merken „Carbonell” en „La Española”).

55. Daarbij ben ik het ook eens met rekwirante en het BHIM dat – ondanks het feit dat in punt 107 van het bestreden arrest de juiste rechtspraak wordt aangehaald aangaande de maatstaf van „de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument” die in het kader van een globale beoordeling voor een gemiddelde consument moet worden gehanteerd – het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.

56. Volgens mij voldoet de beoordeling van de relevante consument(35) door het Gerecht niet aan de rechtspraak waarin wordt gesteld dat de gemiddelde consument „normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend” is.

57. Ik acht het onlogisch van het Gerecht om te overwegen dat een „normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende” gemiddelde consument de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de namen van de betrokken merken niet zou opmerken, vooral wanneer hun omvang en belang in de betrokken merken niet te verwaarlozen is.

Lees de conclusie hier.