Merkenrecht  

Bekendheid van het merk op de betrokken markt

In casu heeft verzoekster drie bewijsstukken overgelegd tot staving van de bekendheid bij het publiek van haar oudere merken, te weten een prijslijst van 1994, een marktonderzoek van 1997 en een marktonderzoek van 1992. Wat in de eerste plaats de prijslijst betreft, zij eraan herinnerd dat het enkele overleggen van catalogi, zonder aanwijzingen of bewijzen voor het ronddelen ervan onder het publiek of de mate waarin zij eventueel zijn rondgedeeld, onvoldoende bewijs vormt voor het gebruik van een merk.

In casu wordt de bewijskracht van het marktonderzoek van 1997, zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, verzwakt door het feit dat de bevraagde personen niet spontaan hebben geantwoord, omdat de vragenlijsten hun het betrokken teken en de waren aangaven. Aan deze constatering wordt geen afbreuk gedaan door het argument van verzoekster dat, enerzijds, de aanduiding van de betrokken waren nodig was om te voorkomen dat het publiek merken zou noemen van voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen, en, anderzijds, een opinieonderzoek zonder enige vermelding van het betrokken merk enkel bij zeer bekende merken („beroemde merken”) tot nuttige resultaten leidt (zie punt 27 supra). Het zou namelijk mogelijk zijn geweest om tegenover de bevraagde personen melding te maken van de betrokken waren zonder de merken VITAKRAFT te noemen, of hun een lijst te tonen van verschillende merken waaronder, met name, het betrokken oudere teken.

In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te overwegen dat het onderzoek van 1997 op zichzelf niet volstond om bekendheid bij het publiek van de merken VITAKRAFT aan te tonen. Het Gerecht hoeft zich derhalve niet uit te spreken over het aanvullende argument van het BHIM en van interveniënte volgens hetwelk de bewijskracht van het onderzoek eveneens wordt verzwakt doordat het een periode bestrijkt die posterieur is aan de relevante datum. Zoals de kamer van beroep evenwel terecht heeft vastgesteld, wordt de bewijskracht van het onderzoek van 1992 verzwakt doordat dit bijna vier jaar vóór de indiening van de betrokken merkaanvraag is verricht.
Verwarringsgevaar

Niettegenstaande de elementen van overeenstemming, roept het verschil tussen de tweede gedeelten van de woorden, te weten de bestanddelen „kraft” en „coat”, een andere totaalindruk op. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat in de totale visuele indruk de verschillen de overhand hebben op de elementen van overeenstemming.

Vanwege het verschil in uitspraak tussen de derde lettergreep van de woorden „vitakraft” en „vitacoat” moet, met de kamer van beroep, worden geconcludeerd dat er sprake is van aanzienlijke fonetische verschillen.

Op begripsmatig vlak ten slotte heeft de kamer van beroep terecht geconstateerd, dat in de oudere merken de samenstelling van het woord „vita”, dat samenhangt met het begrip „vitaliteit”, en het Duitse woord „kraft”, dat „kracht, vermogen” betekent, ertoe leidt dat de consument het woord „vitakraft” associeert met de eigenschap van versterking of herstel van gezondheid en vitaliteit, hoewel het woord als zodanig niet in de Duitse taal bestaat.

Ten slotte moet een duidelijk uitkomend begripsmatig verschil tussen de tekens worden vastgesteld, aangezien het woord „kraft” voor de Duitse consument een duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, terwijl het woord „coat” voor hem geen enkele betekenis heeft of hooguit als een Engels woord met een andere betekenis zal worden herkend. Een dergelijk begripsmatig verschil heft de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens grotendeels op (zie in die zin arrest BASS, reeds aangehaald, punt 54). De aanwezigheid in de conflicterende tekens van het voorvoegsel „vita” brengt geen wijziging in deze beoordeling, omdat het zal worden opgevat als een voorvoegsel, zodat de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen op begripsmatig vlak grotendeels wordt bepaald door het tweede gedeelte van de tekens.

Gelet op het begripsmatige verschil tussen de betrokken tekens en de elementen van visueel en fonetisch verschil, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat de tekens slechts een zeer geringe mate van overeenstemming vertonen, aangezien het begripsmatige verschil de elementen van fonetische en visuele overeenstemming grotendeels neutraliseert.

Lees hier meer.

23.   First, Article 98(1) of the Regulation is in mandatory terms. It states that where the defendant has infringed a Community trade mark, the court shall issue a prohibition order. That formulation reflects the fundamental right of a trade mark proprietor to prohibit infringement, enshrined in Article 9(1) of the Regulation. If a court finds that the defendant has infringed a Community trade mark, it must therefore as a general rule prohibit continued infringement. It follows that it is only by way of derogation from that general rule that a court may, where there are ‘special reasons’, not issue a prohibition order. The concept of ‘special reasons’ must therefore be interpreted narrowly.

24.   Second, the preamble to the Regulation states that ‘decisions regarding the validity and infringement of Community trade marks must have effect and cover the entire area of the Community, as this is the only way of preventing inconsistent decisions on the part of the courts and the Office and of ensuring that the unitary character of Community trade marks is not undermined’. As Nokia, the French Government and the Commission submit, a uniform interpretation of Article 98(1) is the sole way of achieving those aims. An assessment of the degree of risk that the infringement will continue, such as suggested by the Högsta domstolen, will necessarily lead to different results in different Member States. Since it is a fundamental principle that a Community mark should have the same protection throughout the Community, an assessment of risk alone can never constitute a ‘special reason’ entitling a national court not to order prohibition. There are, moreover, obvious practical difficulties in adducing evidence of the risk of future acts. If the likelihood of further infringement were a condition precedent of ordering prohibition, that would place trade mark owners at a disadvantage and risk undermining their exclusive right in their Community trade mark.

25.   It may be that in exceptional cases the degree of risk of further infringement is one of a number of circumstances which, taken as a whole, are indeed capable of constituting ‘special reasons’ within the meaning of Article 98(1). However, the national court’s question specifically concerns only the degree of risk of further infringement ‘irrespective of the other circumstances’.

26.   It is of course true, as Mr Wärdell submits, that one of the principal objectives of the Regulation is to promote the free movement of goods. It is however hard to see how the free movement of goods would be prejudiced by strong and uniform protection of Community trade marks against infringement. On the contrary, such protection requires that infringement should as a general rule be prohibited. The Regulation, moreover, explicitly links the objective of promoting the free movement of goods with provision for ‘Community trade marks to which uniform protection is given and which produce their effects throughout the entire area of the Community’.

27.   Finally, it must also be borne in mind that where, as here, the alleged infringement consists in affixing a sign which is identical to the Community mark to goods which are identical to those for which it is registered, protection of the Community mark is absolute. In such circumstances the derogation should in principle not apply at all. At the very most, it might perhaps apply where it is materially impossible for the defendant to repeat the infringement, for example (to borrow the illustrations given by Nokia) if the defendant is a company which has been wound up or if the mark in question has expired.

28.   I am accordingly of the view that the condition relating to special reasons in Article 98(1) of the Regulation is not satisfied if a court which finds that the defendant has infringed a Community trade mark refrains from issuing a specific prohibition of further infringement solely on the ground that it considers that the risk of further infringement is not obvious or is otherwise merely limited.

Lees het arrest hier.

En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 45 ci-dessus, le signe demandé sera perçu comme un tout indissociable, dont chaque partie, à savoir les mots « marco » et « rossi », contribue de manière égale au caractère distinctif et à l’impression d’ensemble du signe. Le mot « rossi » ne constitue pas, par conséquent, l’élément dominant du signe demandé.

(…) Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause et que le moyen de la requérante tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était, dès lors, pas fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’influence éventuelle de la fréquence du nom « Rossi » en Italie sur l’appréciation du risque de confusion."

Lees het arrest hier.

Iets langer: Verzoekster is, op vordering van Fashion Box S.P.A., de merk- en auteursrechthouder van de Replay-tekens, veroordeeld tot het verstrekken van financiële gegevens ter vaststelling van schade, na merk- en auteursrecht inbreuk door verzoekster, op straffe van een dwangsom van maximaal € 25.000. Verzoekster doet een beroep op de schuldsaneringsregeling, omdat zij vanwege betalingsonmacht niet aan de veroordeling kan voldoen.
 
Verzoekster heeft ter terechtzitting verklaard dat het ontstaan van de vordering van Fashion Box haar niet kan worden verweten, omdat zij ten tijde van de inkoop van de kleding onbekend was met het merk Replay, en El Vita feitelijk werd gedreven door haar voormalige partner. De rechtbank wijst dat echter van de hand. Gelet op de algemene bekendheid van het merk Replay is niet aannemelijk dat verzoekster - toendertijd ondernemer in de modebranche - het merkteken van Replay niet kende. Nu de eenmanszaak voor rekening van verzoekster werd gedreven en bovendien ter terechtzitting is gebleken dat behoudens haar ex-partner, ook verzoekster kleding showde en verkocht aan klanten, moet zij aansprakelijk worden geacht voor de handel in imitatiekleding.
 
De rechtbank concludeert derhalve dat verzoekster aanzienlijke schulden heeft die zijn ontstaan uit onrechtmatige daad en dat verzoekster ten aanzien van het ontstaan daarvan niet te goeder trouw is geweest. Deze schulden zijn ontstaan binnen de in de jurisprudentie gehanteerde termijn van vijf jaar. Gelet daarop dient het verzoek thans te worden afgewezen.

Lees de beschikking hier.

Dit wetsvoorstel strekt tot nakoming van de toezegging aan de Eerste Kamer te bevorderen dat in de goedkeuringswet bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom een parlementair instemmingsrecht bij besluiten van het Comité van Ministers wordt opgenomen.

Artikel 1.7, eerste lid, van dat verdrag geeft het Comité van Ministers de bevoegdheid om bij besluit de wijzigingen in het verdrag aan te brengen die noodzakelijk zijn om de conformiteit met een verdrag of met EG-regelgeving te verzekeren. Bij toepassing van deze procedure voor versnelde omzetting van anderszins voor Nederland reeds bindende bepalingen is geen wetsvoorstel tot goedkeuring van de verdragswijziging meer noodzakelijk. De procedure beoogt te voorkomen dat de tijd die gemoeid is met goedkeuring van noodzakelijke verdragswijzigingen in de drie Benelux-staten leidt tot implementatieachterstanden.

Een dergelijk instemmingsrecht met besluiten van volkenrechtelijke organisaties – zoals in dit geval besluiten van het Comité van Ministers van de Benelux – is niet ongebruikelijk. Zo is een dergelijke bepaling opgenomen in de goedkeuringswet bij het Schengen verdrag en in de goedkeuringswet bij het Verdrag van Amsterdam.

Er is in dit wetsvoorstel dan ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij deze twee wetten. Volgens het wetsvoorstel wordt ieder ontwerp van een besluit van het Comité van Ministers op grond van artikel 1.7, eerste lid, van het verdrag, terstond nadat het tot stand is gekomen aan beide Kamers der Staten- Generaal ter instemming voorgelegd. Deze instemming is vereist voordat een lid van de regering zijn medewerking kan verlenen aan de totstandkoming van een besluit van het Comité van Ministers.

Het Comité besluit met algemene stemmen, waarbij stemonthouding van een van de leden niet verhindert dat een besluit wordt genomen. Indien één van de partijen tegenstemt zal het besluit niet tot stand kunnen komen. Dat betekent dat op het moment dat één der Kamers niet instemt met een voorgenomen besluit de Nederlandse vertegenwoordiger in het Comité van Ministers tegen moet stemmen. Onthouding zou immers impliceren dat hij alsnog zijn medewerking aan de totstandkoming van het besluit zou verlenen.

De instemming van de Kamers kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Van stilzwijgende instemming is sprake indien niet binnen vijftien dagen na overlegging van het ontwerpbesluit aan de Staten-Generaal de wens te kennen wordt gegeven dat het ontwerp de uitdrukkelijke instemming behoeft. Deze termijn van vijftien dagen wordt ook gehanteerd in de twee genoemde goedkeuringswetten en blijkt een redelijke termijn om enerzijds de Kamers voldoende gelegenheid te geven kennis te nemen van het ontwerpbesluit en anderzijds niet te veel afbreuk te doen aan de beoogde tijdswinst van de vereenvoudigde omzettingsprocedure.

In lijn met artikel 5 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en aanwijzing 43 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving volstaat een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers om het stilzwijgen te doorbreken en expliciete instemming noodzakelijk te maken.

Voorstel hier, boodschap koningin hier, MvT hier.