Merkenrecht  

IEF 1545

McSeriemerk overtuigt niet

Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2006, rlnr. 1368/04. McDonald’s International Property Company LTD tegen Frederik Schaap (McSmart). Seriemerk-argument van McDonald’s, zo ongeveer het standaardvoorbeeld bij de verheldering van het begrip seriemerk, kan het hof niet overtuigen. Geen overtuigend monopolie op “Mc” voor McDonalds. (Met dank aan  Marjolein Driessen, Leijnse Artz, voor het aanleveren van het arrest)
 
Schaap, een groothandel in reformartikelen, voedingssupplementen, headshopartikelen, vitaminen en “smart producten,” is merkhouder van het Benelux woordmerk “McSmart” en van een Benelux Beeldmerk waarin dit woord is verwerkt. McDonald’s wil met smartproducten op geen enkele wijze in verband gebracht worden en stelt dat Schaap inbeuk maakt op haar oudere merkrechten. De Rechtbank heeft de vorderingen van McDonald’s in eerste instantie afgewezen: de onder de merken verhandelde waren zouden niet soortgelijk zijn (daarover zijn partijen het inmiddels ook eens) en het relevante publiek zou geen verband leggen tussen de merken.

Het hof stelt nu dat “het enkele gebruik van de prefix “Mc” niet de veronderstelling  rechtvaardigt dat al de merken van McDonald’s waarvan bedoelde prefix deel uitmaakt op dezelfde wijze bekendheid genieten.(…) Zonder toelichting, die ontbreekt, kan in rechte op die enkele grond niet van bekendheid van al die merken worden uitgegaan.” De tekens van Schaap moeten dus worden vergeleken met de afzonderlijke merken van McDonald’s.

Ook in hoger beroep gaat het seriemerk-argument niet op. Hof geeft toe dat de onderscheidende kracht van het “Mc”door het seriegebruik in de loop der jaren is toegenomen, maar dat betekent niet dat het deel van het merk dat op de prefix volgt zonder betekenis moet worden geacht. Het enkele gebruik van het prefix in het merk levert nog geen merkenrechtelijk relevante bekendheid van het merk op.

En zelfs als aan het prefix een relatief zwaar gewicht toekomt, zijn de verschillen tussen de beeldmerken van partijen nog altijd veel te groot. Bij de woordmerken springen de overeenkomsten meer in het oog, maar McDonald’s heeft het hof er niet van kunnen overtuigen dat het publiek een verband legt tussen de merken, ook al omdat het prefix “Mc” ook in zoveel andere verbanden en samenstellingen voorkomt. Toereikende toelichting dat McDonald’s hier een soort monopolie heeft verworven ontbreekt.  Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Lees het arrest hier.

IEF 1544

Badge of Honour

Onder de titel "Zo ga je niet met je achterban om!!!" is de onderstaande sommatiebrief gepubliceerd, en van commentaar voorzien, op Utreg-forum.nl, een website voor en door Utrechtsupporters. Een opmaat voor een Nederlandse 'Arsenal'-zaak?

“Utrecht, 23 januari 2006. Geachte heer, Hierbij benader ik u met betrekking tot het volgende. Football Club Utrecht B.V., verder te noemen “FC Utrecht”, is (onder meer) houdster van de merknaam FC Utrecht. FC Utrecht is terzake al jaren bezig met de naamsopbouw/merkopbouw, oftewel de ‘branding’ van voornoemd merk. Dit merk is (onder andere) ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Op basis van deze inschrijvingen kan FC Utrecht met succes elk gebruik stopzetten door een ander van ieder identiek of overeenstemmend merk of handelsnaam, waarvoor zij inschrijvingen verkregen heeft en ook voor overeenstemmende waren en diensten.

FC Utrecht heeft geconstateerd dat u gebruik maakt van het beeldmerk van FC Utrecht (het FC Utrecht logo). Het spreekt voor zich dat FC Utrecht u geen toestemming heeft gegeven om deze handelsnaam te gebruiken.

In het onderhavige geval is er door uw toedoen sprake van het gebruik van (vrijwel) identieke namen, die zowel auditief als qua schrijfwijze tot verwarring leiden in het handelsverkeer. De overeenstemming tussen de handelsnaam enerzijds en de overeenstemming tussen de diensten en/of producten anderzijds kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Door het gebruik van de handelsnaam ontstaat verwarring bij het publiek nu het publiek zal denken dat Utregforum iets met FC Utrecht te maken heeft , welke verwarring c.q. associatie FC Utrecht absoluut onacceptabel vindt. Er heeft zich inmiddels ook daadwerkelijk verwarring voorgedaan. Bovendien geldt dat met het gebruik van voornoemde handelsnaam ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van de (beschermde) merken van FC Utrecht. Kortom: u pleegt een grove inbreuk op de merkrechten van FC Utrecht.

Door het gebruik van de handelsnaam lijdt FC Utrecht (forse) schade en dreigt zij in de toekomst verdere schade te lijden.

Gelet op het vorenstaande is FC Utrecht gerechtigd om u aansprakelijk te stellen en u te sommeren om voornoemde inbreuken terstond te (doen) staken en gestaakt te (doen) heden.

FC Utrecht geeft er echter in beginsel de voorkeur aan om u in de gelegenheid te stellen binnen 7 dagen na dagtekening dezes met ondergetekende telefonisch contact op te nemen teneinde te trachten om voornoemde problemen in onderling overleg, derhalve op minnelijke wijze, uit de wereld te helpen. Indien ik niet binnen voornoemde termijn van u verneem, dan laat u FC Utrecht geen andere keus dan deze kwestie uit handen te geven aan haar advocaat en deze te instrueren over te gaan tot het (doen) nemen van rechtsmaatregelen. Hopelijk laat u het zover niet komen.

Volledigheidshalve merk ik op dat FC Utrecht de onderhavige brief aan meerdere (rechts)personen, die inbreuk maken op haar merkrechten, doet toekomen.

Graag verneem ik van u.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Hoogachtend, R. Venneman, Financieel directeur

Lees meer op Utreg-forum.nl

IEF 1532

Waarover wordt er zoal gebeld?

Uitgebreide gedragscode voor medewerkers van het BMB. “Het BMB moet het publiek zo goed en breed mogelijk informeren maar kan en mag geen advies geven. Het bepalen van de grens tussen beide terreinen kan moeilijk zijn. Het doel van deze gedragscode is helderheid verschaffen met betrekking tot de omvang van de door het BMB uit te voeren publieke taken en de invulling

Voorlichting: Het verstrekken van objectieve, feitelijke informatie. Indien deze informatie betrekking heeft op een specifiek individueel geval, is de informatie beperkt tot een weergave van de feiten. Voor een beoordeling van deze feiten is bij voorlichting geen plaats.

Advies: Het geven van informatie en raad specifiek gericht op de behartiging van belangen van een individu. Advies veronderstelt een situatie waarin er een keuze moet worden gemaakt uit bepaalde mogelijkheden. De adviseur geeft een bij voorkeur te volgen richting aan op basis van een inschatting welke de beste is.

Deze definities zijn het handvat voor het bepalen van de grens tussen voorlichting en advisering.” Lees hier meer over de nadere uitwerking van deze algemene definities.

IEF 1531

Het Register van Gemachtigden

Mededeling BMB inzake het register van Gemachtigden. Naar verwachting zal het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in 2006 in werking treden. Het is de bedoeling dat, met gebruikmaking van artikel 6.2 lid 2 BVIE, tegelijkertijd het register van gemachtigden wordt opengesteld.

In dit register kunnen o.m. worden ingeschreven diegenen die beschikken over een door de Raad van Bestuur erkend diploma. Een diploma kan worden erkend op voorwaarde dat het leidt tot voldoende kennis van de Benelux regelgeving en de belangrijkste internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht en het tekeningen- of modellenrecht, evenals tot voldoende vaardigheid om deze te kunnen toepassen (artikel 4.1 lid 3 BVIE).

Een organisatie die een diploma verstrekt en wenst dat dit wordt erkend kan hiertoe een verzoek indienen bij de Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Lees volledige mededeling hier.

IEF 1530

Ongecontroleerd bezit

Rechtbank Breda, 19 januari 2006, LJN: AV0115. Strafrecht: vordering tot onttrekking aan het verkeer ex.art. 552f Sv en art. 13 bis BMW in verband met een vals horloge. Misdadigers die er geen prijs op stellen dat hun horloge aan het verkeer onttrokken wordt doen er goed aan om geen namaak aan te schaffen.
 
Het horloge waarvan de onttrekking aan het verkeer wordt gevorderd, is geen Origineel Rolex horloge is. Dit enkele feit levert echter geen grond op voor onttrekking aan het verkeer, nu niet gesteld kan worden dat het enkele bezit van een horloge als het onderhavige kan niet worden aangemerkt als ongecontroleerd bezit (‘voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang’). Dat betekent dat in beginsel teruggave hoort te volgen aan degene die als rechthebbende kan worden aangemerkt.

Maar, gelet op het bepaalde in art. 13 bis van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin is geregeld dat de merkhouder roerende zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt op diens merk, als zijn eigendom kan opvorderen, en gelet op het verzoek van de merkhouder in voornoemd proces-verbaal, Rolex S.A., om het horloge niet terug te geven aan verzoeker, maar dit te vernietigen, kan in dit geval worden geoordeeld dat Rolex S.A. de haar toekomende rechten als genoemd, wenst uit te oefenen en dat Rolex S.A. mitsdien als rechthebbende kan worden beschouwd. Nu de merkhouder geen bewaar heeft tegen onttrekking aan het verkeer, kan de vordering van de Officier van Justitie worden toegewezen. Lees de uitspraak hier.

IEF 1528

Het merk achter de jurk

Conclusie AG Ruiz-Jarabo Colomer, 19 Januari 2006, Zaak C-259/04. Elizabeth Florence Emanuel tegen Continental Shelf 128 Ltd. Elizabeth Emanuel, de ontwerpster van de trouwjurk van Lady Di maakt bezwaar tegen het (en haar voormalige) merk 'Elizabeth Emanuel' nu zij zelf, kort gezegd, niet niet meer bij het merk is betrokken. (Van de conclusie is nog geen Nederlandse versie beschikbaar).

“It is appropriate to ask whether the change in ownership of a trade mark comprising the name of its owner is deceptive in any circumstances. The answer must be no, for various reasons.

Trade marks are a synthesis of information in any form (…) but, when the connection between the name and the undertaking supplying the services or manufacturing goods under that designation is lost, the question arises whether it can be claimed that the message inherent in the mark is false and whether the person whose identity was assigned with it can contest its validity.

Those issues have been raised in proceedings which, interestingly, can be linked with a very well-known social event, the marriage of the Prince of Wales and Lady Diana Spencer. The splendour and ceremony surrounding the wedding left a profound imprint in the memory of a public captivated by the beauty of the bride, whose dress, of impressive proportions,  was designed by Mrs Emanuel, a fashion designer who, as a result of being entrusted with its creation, gained a prestigious reputation in her business activity.

Against the background of her popularity, she now opposes the registration, by an undertaking with which she has no connection, of a modification of the graphic trade mark Elizabeth Emanuel, which was her creation, and seeks revocation of the industrial property rights in respect of that mark, alleging that, since the links between it and her personally have been broken, the mark no longer reflects reality and is deceptive.

(…)  To complete the general civil-law background to incorporeal property rights, it is necessary, in view of the facts of the main proceedings, to make reference to the general principles applicable to this sector since, in the absence of any ground of nullity or voidability of the transaction by which the ownership is transferred (bad faith, violence or fraudulent application of the law), the principle of good faith prevails, which requires due performance of contracts (pacta sunt servanda) and applies to all the steps taken in order to achieve the purpose of the agreement.

Against that background, a person who sells rights of any nature and subsequently claims them back from a third party, on whatever grounds, is not acting in accordance with the principle bona fides semper praesumitur; such conduct evokes the maxim venire contrafactum proprium non valet, typifying the absence of good will. The logical approach is to accept the consequences of an act of free disposal, provided that there are no grounds such as to justify recovery of what was disposed of.

In short, there is nothing to prevent the transfer of rights in respect of trade marks; indeed, they are frequently transferred in commercial transactions, a fact which is generally known and so common in the world of commerce that, without doubt, it underlies Article 17 of Regulation No 40/94 and Article 21 of TRIPs.

(…)  as the United Kingdom points out in its observations, the Directive does not seek the annulment of trade marks when goods do not satisfy the expectations of the customer because a particular person has ceased to be involved in their creation or manufacture, or for any other reason. In reality, the public is aware that quality may vary for diverse reasons. Consequently, consideration of the concept of deception, as used in the provisions under review, must relate only to the abovementioned essential function..

(…) Therefore, the mere use of a sign, without substantial changes in the way it is communicated to the public, does not have any impact on the stimuli emanating from it, even where, as in this case, the person whose name was used as the trade mark retains no connection with the undertaking that exploits it. The customer’s conflicting perception, in the form of a continuing belief that that person is involved in the production process, inevitably derives from the replacement of one trade mark owner by another, but does not deserve to be classified as a case of deceit, in accordance with Article 12 of the Directive, and therefore the diminution of the presumed deceit with the passing of time, as referred to by the referring judicial authority, is irrelevant.

Account must also be taken here of the considerations set out in the paragraphs dealing with Article 3(1)(g) of the Directive, regarding the average consumer,  who is deemed to be aware of changes in the ownership of industrial property. In the circumstances, there is likewise no change to the essential function of the trade mark. However, in order to give a decision on such deception of the public as may have occurred, it is incumbent on the national court to weigh up the specific circumstances of the case, in order to verify the precise consequences of using the mark.

In view of the foregoing considerations, the mere use of a registered trade mark consisting of a proper name, transferred together with the goodwill with which it is associated, does not lead to deception of the kind referred to in Article 12(2)(b); it is the responsibility of the national judicial authority to consider the particular features of the case in evaluating the influence which the use of that mark may have had on the impression received by the public.

On the basis of the foregoing considerations, I am of the opinion that the Court of Justice should reply as follows to the questions submitted by the Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of the Trade Marks Act 1984, through the High Court of Justice, by stating that:

(1)      Article 3(1)(g) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, must be interpreted as meaning that a sign comprising, at least partially, a proper name, assigned together with the goodwill of which it forms part, does not deceive the public, even if it evokes the mistaken impression that that person took part in the design and creation of the goods for which it is used.

(2)      In the same circumstances, the mere use of the registered mark does not deceive the public within the meaning of Article 12(2)(b) of the said directive. It is for the national judicial authority to consider the particular features of the case in evaluating the influence which the use of that mark may have had on the impression received by the public. Lees de conclusie hier.

IEF 1522

Zondagmiddagberichten

-Eén van de leukste niches in het IE-recht: IE-ruimterecht: “Outer space activities are characterized, in particular, by the utilization of sophisticated technology in respect of which protection of intellectual property plays an important role, and by the fact that national law, in principle, only applies to the territory (including air space) of a country and not to outer space. In conjunction with its Futures Project on the Commercialization of Space and the Development of Space Infrastructure, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) requested World Intellectual Property Organization (WIPO) to submit an issue paper concerning intellectual property and space activities. This paper is prepared by the International Bureau of WIPO in response to that request in order to illustrate how intellectual property issues interrelate with outer space activities. (Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO, April, 2004) Lees hier meer. 

- Sad but funny Lawyer Coloring Book. Klik hier.

- Juridische valkuilen voor weblogs voor leken verklaard. Serie artikelen op Ius mentis met antwoorden op de meest voorkomende juridische vragen. O.a: Mag ik op mijn werk bloggen? Ben ik aansprakelijk voor reacties op mijn weblog? Mag ik inline linken naar andermans afbeelding? Hoe veel mag ik citeren? Auteursrecht bij het bloggen. Gebruik van materiaal van anderen. Antwoorden kunnen natuurlijk altijd genuanceerder en uitputtender, maar dat is niet de opzet van de artikelen. Lees hier meer.

- Cease and Desist is a short animated film about the way that trademark law screws up video games like City of Heroes. City of Heroes is a superhero roleplaying game where players design costumed alter-egos for themselves and fight crime; in 2004 the game became embroiled in lawsuits from comic-book publishers who charged that the company violated trademark law by failing to police its players' costume choices, because some players' costumes were similar to those worn by Marvel's characters. Lees hier meer (Boingboing.net).

IEF 1521

Een woord toe te voegen

Sector kanton Rechtbank Maastricht, 20 januari 2006, LJN: AV0010. EBM Event Staffing B.V. tegen Events Consultancy Maastricht V.O.F., mede h.o.d.n. ECM Security en ECM Event Supply. Verzoek tot wijziging handelsnaam. De kantonrechter is ten aanzien van het merkenrecht niet bevoegd, geeft wel een aantal suggesties voor een nieuwe handelsnaam.

EBM heeft ingevolge artikel 6 Hnw de kantonrechter verzocht een wijziging aan te brengen in verweerders handelsnamen met de letters ECM. Partijen zijn sedert september 2003 op exact dezelfde markt - zowel territoriaal als inhoudelijk - actief. Zij bieden beiden particuliere beveiliging en facilitaire voorzieningen voor evenementen aan; ECM heeft inmiddels een vergunning in de zin van de WPBR en is gelijk EBM beveiligingswerkzaamheden gaan uitvoeren. Partijen worden door het publiek, mede gelet op de voormalige samenwerking tussen partijen, alsmede gelet op hun grotendeels gelijkluidende handelsnamen, herhaaldelijk ten onrechte aan elkaar gelinkt dan wel per abuis voor de andere partij aangezien. ECM heeft volgens EBM bewust meegewerkt aan de ontstane naamsverwarring bij het publiek.

ECM heeft allereerst gesteld dat zij sinds 2 juni 2005 exclusief rechthebbende is van het woord- / beeldmerk ECM. Volgens ECM is dan ook tussen partijen niet alleen sprake van een geschil betreffende handelsnaam - handelsnaam, maar ook betreffende handelsnaam - merknaam. Ten aanzien van het merkenrecht is de kantonrechter echter niet bevoegd. Het had volgens ECM dan ook voor de hand gelegen dat EBM onderhavige zaak bij de rechtbank / voorzieningenrechter aanhangig had gemaakt.

De kantonrechter overweegt allereerst ten aanzien van het beroep van verweerders op rechtsverwerking dat het enkele tijdsverloop - ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 - onvoldoende redengevend is voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijkluidende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Tussen partijen is immers tot eind 2003 geen sprake geweest van een elkaar op de markt beconcurrerende positie.

Ten aanzien van de door verweerders in deze procedure genoemde jurisprudentie overweegt de rechtbank dat in die zaken een verjaringstermijn van twintig jaren speelde. Van een dergelijke verjaringstermijn is in deze zaak geen sprake.

Rest vervolgens de vraag of door het voeren van de jongere handelsnamen door verweerders met de letters ECM verwarring met de ondernemingen van verzoeksters is te duchten. De kantonrechter overweegt dienaangaande dat EBM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen, bekend als respectievelijk EBM en ECM, naamsverwarring is te duchten en dat een dergelijke naamsverwarring bij (potentiële) klanten van partijen ook reeds heeft plaatsgevonden. Niet alleen wijken verweerders handelsnamen met de letters ECM slechts in geringe mate af van de handelsnamen van verzoeksters, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio, op dezelfde markt actief zijn. Waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat [vennoot 1 ECM] van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest.

Dat sprake zou zijn geweest van het door ECM te kwader trouw voeren van genoemde handelsnamen kan in deze procedure niet worden vastgesteld en ligt vooralsnog niet voor de hand nu partijen in het tijdsbestek van 1997 tot eind 2003 hebben samengewerkt en partijen eind 2003 vooralsnog geen aanleiding hebben gezien om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen. In de periode van 1997 tot eind 2003 waren partijen door hun samenwerkingsverband aan elkaar gekoppeld en konden zij zich bovendien van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Een eventuele naamsverwarring bij het publiek kon in dat tijdsbestek door partijen gemakkelijk worden recht getrokken, zonder voor partijen financieel nadelige gevolgen.

Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten op de evenementenmarkt tegenover elkaar zijn komen te staan - ECM is door het gaan verrichten van beveiligingsactiviteiten een volwaardige concurrent van EBM geworden - dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Door de ontstane concurrentiepositie is immers voor EBM van essentieel belang geworden dat zij zich naar buiten toe van ECM kan onderscheiden, waarbij zij niet langer het risico loopt om te worden geassocieerd met [vennoot 1 ECM].

Gelet op het vorenoverwogene komt het verzoek van verzoeksters van 4 november 2005 voor toewijzing in aanmerking, waarbij door de kantonrechter nog wordt overwogen dat de naamsverwarring tussen partijen, met name in het spraakgebruik, kan worden weggenomen door aan ECM een woord toe te voegen. Bijvoorbeeld: ECM-Hakra, ECM-Hakra group, ECM-Hakra Security, ECM-Hakra Advertising en ECM-Hakra Event Supply, h.o.d.n. ECM-Hakra. Verweerders lopen dan niet het risico hun inmiddels opgebouwde naamsbekendheid en eigen identiteit volledig kwijt te raken. In ieder geval wordt verweerders verboden om de handelsnamen ECM, ECM group, ECM Security, ECM Advertising en ECM Event Supply te voeren zonder een aan ECM gekoppeld woord, dan wel dienen verweerders hun handelsnamen volledig te wijzigen. Lees het vonnis hier.

IEF 1517

Rode O

De Leeuwarder Courant bericht “De rode O in het nieuwe logo van de NOS is niet nieuw, maar werd al in 2002 officieel geregistreerd door het softwarebedrijf Dotcomschool in Zeewolde. Dat beweert directeur Marten Schiphof, oorspronkelijk afkomstig uit Sint Jacobiparochie. De NOS is zich van geen kwaad bewust.

Volgens Flore Kraaijeveld, woordvoerder van de NOS, is er geen enkele sprake van kwade opzet. Rode O's komen nu eenmaal veel voor, onder meer in Duitsland. ,,En de decorafdeling van de NOB voerde vijftien jaar geleden al een rode O.'' Lees bericht hier.

IEF 1515

Het logo met het vogeltje

Rechtbank Utrecht, 28 december 2005,  LJN: AU9014.  C&A Nederland / Aldemar AG tegen Kruidvat Retail B.V /  A.S. Watson B.V. Van beide partijen wordt er wat doorgehaald, maar C&A houdt het meeste over en wint. Omdat “club” niet beschrijvend is voor kleding, is de loutere optelsom van de bestanddelen “baby” en “club” dat niet voor babykleding.

C&A heeft in 1983 “Babyclub” gedeponeerd als merk in de Benelux voor, onder andere, kleding (waren in klasse 25. Daarnaast heeft C&A in 1984 een beeldmerk gedeponeerd in de Benelux, waarvan het woordelement “Babyclub” en een veiligheidsspeld onderdeel uitmaakt. C&A gebruikt het merk “Babyclub” sindsdien voor haar kledingcollectie voor kinderen in de leeftijd tot 2 jaar.Sinds oktober 2003 verkocht Kruidvat babykleding die is voorzien van het teken “Kruidvat Babyclub”. Kruidvat heeft dit teken op 31 juli 2000 gedeponeerd als merk in de Benelux.

De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft bij vonnis van 8 juli 2004 op vordering van C&A Kruidvat onder meer geboden ieder gebruik van het teken “Babyclub” alsmede ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens voor kleding en daaraan soortgelijke waren te staken en gestaakt te houden. De rechtbank staat in de onderhavige zaak allereerst voor de beoordeling van het meest verstrekkende verweer van Kruidvat, dat het woordmerk “Babyclub” van C&A geen merkrechtelijke bescherming verdient omdat het louter beschrijvend van aard is.

De rechtbank verwerpt het Doublemint/Postkantoor-verweer van Kruidvat. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volgehouden dat het woord “Babyclub” beschrijvend is voor babykleding. Aan Kruidvat kan worden toegegeven dat het bestanddeel “baby” beschrijvend is, waaruit eenvoudig kan worden afgeleid dat het een product of dienst betreft dat direct of indirect voor baby’s is bestemd. Soorten babyproducten zijn er echter zeer veel. Het voert te ver te stellen dat uit de toevoeging van het bestanddeel “club” volgt dat het samengestelde woord “Babyclub” in zijn geheel beschouwd dus beschrijvend is voor babykleding of – algemener, naar Kruidvat ook lijkt te willen betogen – babyproducten, in die zin dat het als een soortaanduiding kan dienen of de bestemming van de aldus gemerkte waren aangeeft.

Het woord “club” is immers in zijn algemeenheid niet beschrijvend of kenmerkend voor babyproducten en evenmin voor kleding. Dat het woord “club” veelvuldig wordt gebruikt in verband met kleding, zoals Kruidvat stelt, maakt dat niet anders. Zulks betekent niet zonder meer dat het woord “club” op zich zelf beschouwd, dan wel als bestanddeel in een willekeurige, en dus ook in de onderhavige, woordcombinatie door het relevante publiek primair met kleding zal worden geïdentificeerd. Gelet op de gangbare betekenissen van “club” in het normale spraakgebruik acht de rechtbank dat, zonder nader stellingen, die ontbreken, ook niet aannemelijk. Omdat “club” niet beschrijvend is voor kleding, is de loutere optelsom van de bestanddelen “baby” en “club” dat niet voor babykleding.

De rechtbank vermag, mede in het licht van het voorgaande, niet in te zien op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat de woordcombinatie “Babyclub” in zijn geheel beschouwd mogelijkerwijs wel zou kúnnen gaan dienen ter aanduiding van de kenmerken van babykleding, of, anders gezegd, dat het woord “Babyclub” in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van babykleding inhoudt. Kruidvat heeft dit wel gesteld, maar zij heeft niet onderbouwd waarom het woord “Babyclub” (in de toekomst) in één van zijn betekenissen wél een kenmerk van babykleding zou kunnen gaan aanduiden, waar het dat thans niet doet. De rechtbank ziet voor de juistheid van die stelling geen aanknopingspunten. Dit te minder nu – naar C&A naar het oordeel van de rechtbank terecht heeft gesteld – daarbij tevens een rol dient te spelen in hoeverre een dergelijk gebruik van het woord “babyclub” in de toekomst redelijkerwijs valt te verwachten, althans niet valt uit te sluiten. De enkele theoretische mogelijkheid van een dergelijk gebruik in de toekomst, zo daar al in het onderhavige geval al sprake van is, rechtvaardigt niet de conclusie dat het woord “babyclub” om die reden uitsluitend beschrijvend van aard is en om die reden onderscheidend vermogen ontbeert.

Conclusie van het voorgaande is dat het merk “Babyclub” van C&A niet als uitsluitend beschrijvend heeft te gelden als bedoeld in de artikelen 6bis, eerste lid en onder c, BMW, respectievelijk artikel 14A, eerste lid en onder c, BMW en aldus van huis uit voldoende onderscheidend vermogen bezit om de door C&A ingeroepen merkrechtelijke bescherming te genieten.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument het bestanddeel “Kruidvat” in het teken “Kruidvat Babyclub” op de wijze zoals het door Kruidvat wordt gebruikt en dat bovendien – naar C&A onweersproken heeft gesteld – is aangebracht op waren die alleen in de winkels van Kruidvat zelf worden verkocht, slechts zal beschouwen als een verwijzing naar de naam van de winkel die het product met de kennelijke merknaam “Babyclub” aanbiedt en aldus de indruk zal krijgen dat het logo van Kruidvat en de aldus ervaren merknaam “Babyclub” twee naast elkaar bestaande elementen zijn. De toevoeging van het bestanddeel “Kruidvat”, opgemaakt in de huisstijl van Kruidvat, zal in de omgeving van een Kruidvat winkel in het algemeen dus niet de aandacht vangen.

Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat het enige andere bestanddeel van het teken “Kruidvat Babyclub” bestaat uit een aan het woordmerk van C&A identiek woord, maakt dat moet worden geoordeeld dat het verschil tussen het teken van Kruidvat en het merk van C&A dermate onbeduidend is dat dit aan de aandacht van de gemiddelde consument zou kunnen ontsnappen. Aldus is de conclusie dat het teken van Kruidvat gelijk is aan het woordmerk “Babyclub” van C&A als bedoeld in artikel 13A, eerste lid en onder a, BMW, op grond waarvan C&A aan Kruidvat het gebruik van het teken “Kruidvat Babyclub” kan verbieden.

Bovendien zij opgemerkt dat ook indien zou moeten worden geoordeeld dat géén sprake is van inbreuk door Kruidvat op het merkrecht van C&A op grond van artikel 13A, eerste lid en onder a, BMW, C&A tegen een dergelijke inbreuk in ieder geval de bescherming kan inroepen op grond van artikel 13A, eerst lid en onder b, BMW. Het betoog van Kruidvat dat met “Kruidvat Babyclub” geen sprake is van een met het woordmerk “Babyclub” van C&A overeenstemmend teken kan reeds daarom niet worden gevolgd, nu in het teken van Kruidvat het woordmerk van C&A in het geheel is geïncorporeerd zodat de semantische, visuele en auditieve overeenstemming gegeven is, bovendien voor dezelfde producten als waarvoor het woordmerk van C&A is gedeponeerd.

Kruidvat heeft in dit verband ten onrechte betoogd dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk van C&A zoals dat wordt gebruikt, dus met de toevoeging with care from C&A, met het teken van Kruidvat zoals feitelijk gebruikt. Uitgangspunt bij die vergelijking is het merk van C&A zoals dat is geregistreerd.

Slotsom van het voorgaande is dat Kruidvat door het gebruik van “Kruidvat Babyclub” inbreuk maakt op het woordmerk “Babyclub” van C&A. De rechtbank zal hieronder de hierop gebaseerde verschillende vorderingen van C&A afzonderlijk bespreken.

Het door C&A gevorderde gebruiksverbod kan worden toegewezen voor zover het betreft kleding en daaraan soortgelijke waren op de wijze als na te melden. Kruidvat heeft echter naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het gevorderde gebruiksverbod te ruim is waar het daarnaast betreft “producten die zijn voorzien van het teken “Babyclub”. De inhoudelijke onderbouwing van haar vorderingen door C&A heeft concreet geheel betrekking op kleding, meer in het bijzonder op babykleding. Kruidvat heeft haar merk “Kruidvat Babyclub” geregistreerd niet alleen voor kleding (waren in klasse 25), maar ook voor, onder meer, zeep, parfum, cosmetische middelen, hygiënische producten, papierwaren en verkooppromotie (waren in de klassen 3, 5, 16 en 35). De stelling van C&A dat deze waren moeten worden beschouwd als soortgelijk aan babykleertjes heeft zij echter niet onderbouwd en kan door de rechtbank in zijn algemeenheid niet worden gevolgd.

Dat C&A zich ook tegen gebruik van haar woordmerk voor de door Kruidvat genoemde niet soortgelijke waren kan verzetten, reeds omdat haar merk een bekend merk is, baat haar evenmin. Daargelaten het debat dat partijen hebben gevoerd over de vraag óf C&A’s “Babyclub” een bekend merk is als bedoeld in artikel 13A, eerste lid en onder c, BMW, C&A heeft niet, dan wel niet voldoende concreet en niet onderbouwd, gesteld dat ten aanzien van de door Kruidvat bedoelde waren in de klassen 3, 5, 16 en 25 aan alle in die bepaling genoemde vereisten is voldaan om de verlangde bescherming tegen het gebruik voor die waren te kunnen inroepen. In het bijzonder heeft C&A niet concreet gesteld en onderbouwd dat Kruidvat ten aanzien van de waren in de door Kruidvat genoemde klassen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk van C&A. Derhalve zal het gevorderde gebruiksverbod met in achtneming van hetgeen hier is overwogen worden toegewezen in na te melden zin, onder afwijzing van het overige. De stelling van Kruidvat dat C&A bij toewijzing van deze vordering geen belang heeft omdat zij reeds aan het door de voorzieningenrechter uitgesproken gebruiksverbod heeft voldaan, wordt gepasseerd. Dat maakt immers niet dat C&A bij toewijzing van deze vordering in de onderhavige bodemzaak geen belang heeft.

Deze vordering voor wat betreft de registratie van het merk “Kruidvat Babyclub” kan aldus niet verder strekken dan voor waren uit klasse 25 en zal in zoverre worden toegewezen. De doorhaling van het merk als gevolg daarvan zal worden bevolen als na te melden.

Kruidvat heeft voldoende gesteld om van C&A een gemotiveerd verweer te mogen verwachten aangaande de wijze waarop zij sinds 1999 van het onderhavige beeldmerk gebruik maakt. Te meer nu C&A niet heeft weersproken dat zij sinds 1999 alleen nog van het nieuwe logo met vogeltje gebruik maakt. C&A heeft niet echter meer gedaan dan in algemene termen betogen dat sprake is van instandhoudend gebruik van haar beeldmerk. Een nadere onderbouwing van dit standpunt lag op haar weg, nu de juistheid van dit standpunt, mede in het licht van de gemotiveerde stellingen van het tegendeel van Kruidvat, niet zonder meer voor zich spreekt. Immers, op het oog is de vormgeving van het beeldmerk met veiligheidsspeld een geheel andere dan het logo met het vogeltje.

De rechtbank beschikt ten aanzien van het ingeschreven beeldmerk over een afdruk in zwart-wit, waarop het woord “Babyclub” te zien is met rechts daarnaast afgebeeld een veiligheidsspeld, waarvan de knop de vorm van een hartje heeft. Het logo met het vogeltje geeft een rood gestileerd vogeltje te zien met daarboven, in een van het gedeponeerde beeldmerk afwijkend lettertype, het woord “baby” en meteen onder het vogeltje het woord “club”, met daar weer onder in kleinere letters “with care from C&A”. Dat dit instandhoudend is voor het beeldmerk zoals ingeschreven, in die zin dat sprake is van gebruik in een afwijkende vorm op onderdelen zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd, valt niet zonder meer in te zien en behoefde een nadere uitleg van C&A, die achterwege is gebleven. Hetzelfde geldt voor het enkele gebruik van het afzonderlijk ingeschreven, in conventie aan de orde zijnde, woordmerk “Babyclub” van C&A.

Nu kennelijk tussen partijen geen punt van geschil is dat Kruidvat als belanghebbende geldt in de zin van artikel 14C, BMW en de vordering van Kruidvat onvoldoende gemotiveerd is weersproken, zal de rechtbank deze vordering van Kruidvat toewijzen. De rechtbank merkt ten overvloede op dat zij, gelet op de uitkomst van de zaak in conventie alsmede op van de overige vorderingen in reconventie, niet onmiddellijk inziet welk belang Kruidvat bij de onderhavige vervallenverklaring en doorhaling van het beeldmerk van C&A daadwerkelijk heeft, nu het Kruidvat immers niet vrijstaat het woord “Babyclub” te gebruiken voor kleding en soortgelijke waren als in conventie geoordeeld. Lees het vonnis hier.