Merkenrecht  

Opvallend is dat de zaak niet op merkenrechtelijke grondslag is beslist, maar op grond van "onrechtmatige naamskeuze":

"4.1.1 Het tot tweemaal toe in korte tijd en daarom kennelijk bewust kiezen voor een naam die VNU zojuist had gekozen voor de groeiplanwedstrijd, kan bezwaarlijk anders worden gezien dan als een bewuste pogiing van ForwardMedia c.s. om mee te profiteren van de met die wedstrijd beoogde promotie van het tijdschrift Sprout. Ook wil ForwardMedia c.s. kennelijk aanhaken bij en profiteren van de met de groeiplanwedstrijd gegenereerde naamsbekendheid van de namen 'Business Boost' of 'Boost' in de wereld van de zakentijdschriften."

ForwardMedia wordt verboden nog langer tijdschriften op de markt te brengen onder een naam waarin het woord Boost in voorkomt. Lees hier het vonnis.

En lees hier het persbericht van ForwardMedia, die het tijdschrift voorlopig maar X Magazine noemen: "Smits en Fiselier zijn ondanks de teleurstelling overtuigd van eigen kracht. “Het recht heeft gesproken, wij respecteren de uitspraak. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan door de grote uitgevers. Het eerste nummer verschijnt zoals afgesproken op 30 september. Begin oktober onthullen we onze nieuwe naam.” Lees hier ook nog wat achtergronden.

"In the present case, as the Board of Appeal points out, the relevant public will, in the context of financial and monetary services, effectively perceive that sign primarly as a promotional formula and not as an indication of the commerical origin of the services in question. There is nothing about the sign LIVE RICHLY that might, beyond its obvious promotional meaning, enable the relevant public to memorise the sign easily and instantly as a distinctive trade mark for the services designated. Even if the sign were used alone, without any other sign or trade mark, the relevant public could not, in the absence of prior knowledge, oerceive it other than its promotional sense (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS (...)

As regards the paradoxical nature of that argument in relation to OHIM’s acceptance of the LIVE RICHLY mark for insurance and real estate services, it must be emphasised that the Court’s jurisdiction is limited to the application of Regulation No 40/94 to the dispute before it. Whilst it is indeed necessary, so far as possible, to maintain consistency in accepting trade marks, it is not for the Court to rule on trade marks beyond the confines of the dispute before the Court."

Lees hier het arrest.

BioID voert twee middelen aan, te weten dat het Gerecht de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgrond voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist en te ruim heeft uitgelegd. Als tweede middel stelt zij dat, indien het Gerecht voornoemde bepaling juist had uitgelegd, het van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door het tweede in eerste aanleg aangevoerde middel, te weten schending van deze verordening, niet te onderzoeken.

Drie van de vier grieven waaruit het eerste middel bestaat, verklaar het Hof ongegrond, dan wel ten dele niet-ontvankelijk. Deze middelen omvatten de niet-inaanmerkingneming van de totaalindruk die het aangevraagde merk oproept, het bewijs dat het aangevraagde merk daadwerkelijk werd gebruikt door het publiek of door concurrenten en de niet-inaanmerkingneming van de andere als gemeenschapsmerk ingeschreven merken.

De laatste grief van het eerste middel, die rekwirante voor het eerst ter terechtzitting heeft aangevoerd, betreft onjuiste uitlegging door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening doordat het Gerecht heeft vastgesteld dat deze bepaling inzonderheid is gericht tegen merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt.

Het Hof: "[...] opgemerkt [zij] dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie arrest OHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punt 39). Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond.

Bovendien zij eraan herinnerd dat het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, uiteraard samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Vaststaat evenwel dat, zoals het Hof in punt 36 van het reeds aangehaalde arrest SAT.1/OHIM heeft geoordeeld, dit criterium (beschrijvendheid) weliswaar relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar niet het criterium (onderscheidend vermogen) is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, dient te worden uitgelegd."

Bijgevolg is de grief dat het Gerecht een criterium heeft gehanteerd dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, doch wel in het kader van diezelfde bepaling, sub c, gegrond. Derhalve wordt het bestreden arrest vernietigd. Het Hof doet vervolgens zelf de zaak af. Gelet op het relevante publiek, de typografische kenmerken, de grafische elementen, de totaalindruk en de oppervlakkigheid van de beeld- en grafische elementen, mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en dient het beroep te worden verworpen.

Lees hier het arrest, hier de conclusie van de AG.

Ewald Smits van Forward Media vindt het “ondernemertje pesten” en stelt dat beide grote uitgeverijen misbruik maken van hun machtspostie. “Je kunt het natuurlijk als een compliment zien dat de grote jongens bang voor ons zijn, maar zo zie ik het niet. Het is zeker in de opstartfase van een bedrijf bijzonder vervelend als je door twee reuzen op je nek wordt gezeten die op elke slak zout leggen. Terwijl je zou zeggen dat er weinig overeenkomsten zitten in een eenmalige groeiplanwedstrijd voor ondernemers en een tweewekelijks verschijnend blad voor managers. Ook als één stukje van de naam overeenkomt.”

Uitgever Sprout pest volgens woordvoerder Carolina Pruis geen ondernemers: “Smits is niet zo klein als hij zich voordoet. Achter zijn uitgeverij zit wel een grote partij: Springer Science & Business. Dit is bovendien de tweede keer dat ze inbreuk maken op ons merk. Onze ondernemerswedstrijd heette tot de komst van het blad van Forward Media: Fast Forward. Om verwarring te voorkomen hebben we deze half juli veranderd in Business Boost. Groot was onze verbazing toen half augustus bleek dat Forward Media opnieuw een naam koos die inbreekt op ons merkrecht. De rechtszaak is dus geen kwestie van pesten van onze kant, maar van dom ondernemerschap van Forward Media.”

De 'G' van G-Mail van IIIR staat voor 'Graphiti', de benaming voor de technologie achter de webmail. Shane Smith verklaart de mogelijk gerechtelijke stappen als volgt: “We hebben de naam als merk gedeponeerd en wij denken dat wij meer recht hebben op de naam gmail, omdat wij het eerder hebben geïntroduceerd. We geloven dat Google een goed bedrijf is met goede producten, maar we kunnen het niet verkopen aan onze aandeelhouders als wij er niks mee zouden doen." Onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. Het Britse bedrijf eist 0,5% royalties. Of dat veel is? Op de omzet van 3,2 miljard dollar in 2004 zou dat 16 miljoen dollar zijn.

"Om te beginnen zij opgemerkt dat, zoals in de bestreden beslissing is aangenomen en door het Bureau en interveniente wordt aangevoerd, bij de beoordeling of een merk in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dit merk zelf dient te worden onderzocht, dit wil zeggen het teken in samenhang met de waren of diensten zoals die bij de inschrijving van het merk zijn opgegeven."   

"Dat interveniente in Duitsland de betrokken diensten niet mag aanbieden of ervoor reclame maken, kan geenszins worden beschouwd als een intrinsiek kenmerk van dit merk in de zin van hierboven aangehaalde interpretatie. Deze omstandigheid kan dus niet tot gevolg hebben dat het merk zelf in strijd is met de openbare orde en of goede zeden."

Lees arrest hier.