Rechtspraak  

Duitse Bundesgerichtshof 24 juli 2012, X ZR 126/09 (Leflunomid)

Getipt door Bartosz Sujecki.

Octrooirecht. Geneesmiddel. In deze zaak gaat het om een octrooi voor de werking van twee stoffen die door een bijzondere bereidingsprocedure wordt bereikt. [red. Leflunomid voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis of actieve arthritis psoriatica. Leflunomide stopt de activering en uitbreiding van de cellen die verantwoordelijk zijn voor de ontsteking]. De werking (waarvoor het octrooi is verleend) wordt echter ook bereikt door deze twee stoffen een tijd lang te laten staan. De BGH zegt dat door de stand van de techniek ook de chemische combinatie van de twee stoffen behoort zonder de procedure waarvoor het octrooi werd verleend te volgen.

26. c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann hiernach nahegelegt, ohne dass es darauf ankäme, ob der Fachmann, was das Patentgericht verneint hat, Anlass hatte oder ob es eine Anregung dafür gab, zu einer Leflunomid enthaltenden Arzneimittelzubereitung Teriflunomid nach den Vorgaben von Patentanspruch 1 zuzugeben.

28. bb) Das Naheliegen der erfindungsgemäßen Zubereitung wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich aus dem naheliegenden Vorgehen des Fachmanns bei der Bereitstellung einer Leflunomidmonotablette eine Zusammensetzung aus Leflunomid und Teriflunomid erst nach einer Lagerung des Leflunomiderzeugnisses über eine gewisse Zeitspanne und damit sozusagen erst mit Verzögerung eingestellt hätte. Jedenfalls nach Anlauf dieser Zeitspanne hätte sich ein erfindungsgemäßes Kombinationspräparat ergeben, denn Patentanspruch 1 definiert keinen Zeitpunkt, namentlich nicht den der Herstellung der Zubereitung, zu dem beide Wirkstoffe in dem geforderten mengenmäßigen Verhältnis zueinander vorliegen müssten, sondern schützt die Kombination als solche ungeachtet des Zeitpunkts, zu dem und der Art und Weise, wie sie entstanden ist. Dies gilt auch nach dem Übergang zu einem Verwendungsanspruch, denn die Verwendungsangabe fügt nur die Indikation für die Gabe des Kombinationspräparats hinzu, ändert aber nichts an den Anforderungen an Beschaffenheit und Entstehung des arzneilichen Mittels.

29. cc) Unerheblich ist auch, dass es für den Fachmann nicht nahegelegen haben mag, ein Leflunomidpräparat mit der Intention zu formulieren, nach einer üblichen und zulässigen Lagerungsdauer eine Kombination von Leflunomid mit dem Metaboliten Teriflunomid zur Verfügung zu haben. Denn ebenso wie die Neuheit eines Gegenstands zu verneinen ist, der sich bei Befolgung eines bekannten Verfahrens zwangsläufig einstellt (Benkard/Melullis, EPÜ, 2. Aufl., Art. 54 Rn. 134; vgl. auch BGH, Beschluss vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79, BGHZ 76, 97 - Terephthalsäure - sowie US Court of Appeals for the Federal Circuit vom 8. Mai 2012, 11-1376 in re Montgomery), ist ein Gegenstand als nahegelegt anzusehen, den der Fachmann - und sei es mit gewisser Verzögerung - zwangsläufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren anwendet. Denn ein derartiger Gegenstand, mag ihn zur Verfügung zu stellen auch als solches nicht nahegelegt gewesen sein, ist das Ergebnis naheliegenden fachmännischen Handels und kann mithin hervorgebracht werden, ohne dass es hierzu eines erfinderischen Bemühens bedürfte.

30. Die Patentfähigkeit der erfindungsgemäßen Lehre mit Blick auf die Vermeidung zeitlicher Verzögerungen im Aufbau eines bestimmten Anteils an Teriflunomid zu bejahen, würde im Übrigen zu dem nicht zu befürwortenden Ergebnis führen, dass sich die Befolgung von im Stand der Technik bekannten oder durch ihn nahegelegten Anweisungen zur Herstellung von Leflunomid nur infolge eines üblichen Lagerungsprozesses von einer gewissen Dauer als Verletzung des Streitpatents darstellen und mithin die Freiheit des Wettbewerbs zur Nutzung des Standes der Technik ungerechtfertigt beschränken würde.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2012, zaaknr. 425814 / KG ZA 12-905 (Sanofi S.A. tegen Pharmachemie B.V. en Teva Pharma) en 426135 / KG ZA 12-928 (Sanofi S.A. tegen Teva Nederland B.V.)

In't kort: Aanvullend Beschermingscertificaat. Het combinatie-ABC 990006 ziet op irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (ook wel aangeduid als HCTZ) en is van kracht tot en met 14 oktober 2013. Het basisoctrooi EP0454511: N-gesubstitueerde heterocyclische derivaten, de bereiding hiervan, farmaceutische preparaten die deze bevatten.

Teva stelt dat het combinatie-ABC nietig is en voert daartoe navolgende gronden aan:

i) het combinatie-ABC is verleend in strijd met artikel 3(a) van de (destijds geldende) Verordening (EG) nr. 1768/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: ABC-Verordening) omdat (a) het product niet wordt beschermd door EP 511 en (b) het ABC is afgegeven in strijd met het doel en de strekking van de ABCVerordening;
ii) het combinatie-ABC zou zijn verleend in strijd met artikel 3(c) van de ABC-Verordening omdat voor irbesartan eveneens met EP 511 als basisoctrooi reeds een ABC was afgegeven;
iii) EP 511 ontbeert inventiviteit.

Aanvullend criterium: In de ABC-Verordening noch in de uitspraken van het Europese Hof van Justitie is evenwel een aanwijzing te vinden voor de door Teva bepleite regel dat los van toetsing aan de vereisten van artikel 3 ABC-Verordening, als aanvullend criterium heeft te gelden dat een ABC in overeenstemming dient te zijn met doel en strekking van de ABC-Verordening.

Een ABC per product per basisoctrooi:

4.19 De voorzieningenrechter merkt voorts op dat algemeen wordt aangenomen dat uit het in 1995 gewezen Biogen-arrest de regel volgt dat (slechts) één ABC kan worden verkregen per product per basisoctrooi. Gelet op het feit dat het in die zaak ging om één geneesmiddel dat door meerdere basisoctrooien wordt beschermd (waarvoor verschillende octrooihouders afzonderlijke ABC’s hadden aangevraagd) en niet om een basisoctrooi dat meerdere producten in de zin van de ABC-Verordening beschermt, kan uit de door het HvJ EU gebruikte formulering dat “voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat [mag] worden afgegeven” naar voorlopig oordeel niet worden geconcludeerd dat deze regel zonde meer van toepassing is op een basisoctrooi dat meerdere producten onder bescherming stelt (zoals EP 511).

Er wordt Pharmachemie en Teva Nederland bevolen geen inbreuk te maken op de combinatie-ABC van Sanofi. Tevens wordt ook opgave door registeraccountant en een brief aan alle afnemers toegewezen, onder last van dwangsommen.

In citaten:
ad i) artikel 3 (a) ABC-Verordening

4.11. Het standpunt van Teva dat de afgifte van het combinatie-ABC in strijd zou zijn met doel en strekking van de ABC-Verordening, omdat de tweede marktvergunning (voor de combinatie) ten opzichte van de marktvergunning voor irbesartan – die volgens Teva ook al (mede) zag op de verhandeling van de combinatie van irbesartan met HCTZ – in wezen slechts de toedieningsvorm in één tablet toevoegt, kan niet als juist worden aanvaard. Dat is alleen al zo omdat – naar Teva erkent – het combinatiepreparaat irbesartan / HCTZ volgens de definitie van “product” in de zin van de ABC-Verordening heeft te gelden als een ander product (en niet slechts als andere toedieningsvorm) dan irbesartan, waarvoor ook een aparte marktvergunning is vereist. De verwijzing door Teva naar paragraaf 11 van het Explanatory Memorandum – waarin is opgemerkt dat een nieuwe toedieningsvorm van hetzelfde product geen aparte ABC rechtvaardigt – kan haar derhalve niet baten, nu het in het onderhavige geval gaat om een ander product. Dat in de marktvergunning voor irbesartan (onder dosering) is vermeld dat bij onvoldoende therapeutisch effect naast irbesartan tevens een ander anti-hypertensief middel, in het bijzonder een diureticum zoals HCTZ, kan worden toegevoegd, maakt dit niet anders. Die vermelding maakt immers niet dat de marktvergunning voor irbesartan tevens heeft te gelden als marktvergunning voor de combinatie met HCTZ en evenmin dat het combinatieproduct niet langer zou hebben te gelden als ander product in de zin van de ABC-Verordening.

ad ii) artikel 3 (c) ABC-Verordening

4.16. Onder verwijzing naar het Medeva-arrest [hier]van het HvJ EU, de conclusie van A-G Trstenjak bij dat arrest en het doel en de strekking van de ABC-Verordening stelt Teva dat het slechts mogelijk is één ABC per basisoctrooi te verkrijgen. Nu EP 511 ook als basisoctrooi is aangemerkt voor het – eerder verkregen en inmiddels vervallen – mono-ABC, is het combinatie-ABC volgens Teva nietig.

4.19. De voorzieningenrechter merkt voorts op dat algemeen wordt aangenomen dat uit het in 1995 gewezen Biogen-arrest de regel volgt dat (slechts) één ABC kan worden verkregen per product per basisoctrooi. Gelet op het feit dat het in die zaak ging om één geneesmiddel dat door meerdere basisoctrooien wordt beschermd (waarvoor verschillende octrooihouders afzonderlijke ABC’s hadden aangevraagd) en niet om een basisoctrooi dat meerdere producten in de zin van de ABC-Verordening beschermt, kan uit de door het HvJ EU gebruikte formulering dat “voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat [mag] worden afgegeven” naar voorlopig oordeel niet worden geconcludeerd dat deze regel zonder meer van toepassing is op een basisoctrooi dat meerdere producten onder bescherming stelt (zoals EP 511).

4.22. De Haagse rechtbank heeft recent het voornemen kenbaar gemaakt prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ EU in twee (bestuursrechtelijke) zaken.[red. zie IEF 11581] Hoewel de feiten in beide zaken enigszins afwijken van die in het onderhavige kort geding, zou het oordeel van het HvJ EU in die zaken van belang kunnen zijn voor de thans voorliggende vraag. Gelet op het spoedeisend karakter van de onderhavige zaak en de verwachting dat een oordeel van het HvJ EU niet binnen afzienbare tijd zal worden gegeven ligt het niet in de rede dat oordeel af te wachten.

4.23. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ziet de voorzieningenrechter in de onderhavige zaak geen aanleiding af te wijken van de in elk geval tot het Medeva-arrest gevolgde – en in sommige jurisdicties ook nadien gevolgde5 – bestendige lijn dat het aantal ABC’s is beperkt tot één per product per basisoctrooi. De verlening van het mono-ABC doet aan de geldigheid van het combinatie-ABC voorshands dan ook niet af.

4.26. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het hanteren van definities, zoals de in artikel 1 van de ABC-Verordening gegeven definitie voor “product”, met zich brengt dat bij grensgevallen sprake kan zijn van situaties waarin verlening van een ABC – of juist weigering ervan6 – niet direct in overeenstemming lijkt met doel en strekking van de ABCVerordening. In de ABC-Verordening noch in de uitspraken van het Europese Hof van Justitie is evenwel een aanwijzing te vinden voor de door Teva bepleite regel dat los van toetsing aan de vereisten van artikel 3 ABC-Verordening, als aanvullend criterium heeft te gelden dat een ABC in overeenstemming dient te zijn met doel en strekking van de ABCVerordening. Nu naar voorlopig oordeel aan de vereisten van artikel 3 ABC-Verordening is voldaan, ziet de voorzieningenrechter derhalve voorshands geen aanleiding te veronderstellen dat het combinatie-ABC een nietigheidsaanval wegens strijd met de ABCVerordening in een bodemprocedure niet zou overleven.

ad iii) is EP511 nietig wegens gebrek aan inventiviteit?

4.34. De stelling van Teva dat uit de aanvrage onvoldoende van enig werkelijk technisch effect (onderbouwing van de werkzaamheid van de gevonden verbindingen) blijkt en dat onderbouwing daarvan na de datum van indiening – zoals op verzoek van de Examiner is gebeurd – ontoelaatbaar zou zijn, wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel was het voor de gemiddelde vakman uit het octrooi (respectievelijk het prioriteitsdocument of de aanvrage) – waaronder in het bijzonder de in 2.5 hiervoor geciteerde passages – voldoende aannemelijk dat het voordelig is om (onder meer) irbesartan toe te passen bij de behandeling
van hypertensie. Het is volgens vaste (EOB-) rechtspraak niet nodig dat op de prioriteitsdatum reeds een volledige experimentele onderbouwing daarvan beschikbaar is en wordt beschreven. Dit zou anders kunnen zijn, bijvoorbeeld indien er gerede twijfel zou zijn over de vraag of het gestelde effect inderdaad met irbesartan kan worden behaald, of indien duidelijk zou zijn dat het octrooi in feite op speculatie berust. Dat irbesartan werkzaam is (gebleken), is door Teva niet gemotiveerd bestreden en van speculatie door de
octrooihouder is naar voorlopig oordeel geen sprake.

Dictum:
verbiedt Pharmachemie en Teva Nederland met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het combinatie-ABC (Aanvullend Beschermingscertificaat ABC 990006);

Rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 407582 / HA ZA 11-2682 (Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation)

Octrooirecht. Toepassing driestappentoets uit Guidelines voor Examination (versie juni 2012). Toelaten van bewijs van voorgebruik.

Occlutech is betrokken bij de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van occlusie-inrichtingen voor gebruik in het hart (hierna: “septale occlusieinrichtingen” of kortweg “occluders”). AGA is eveneens actief op het gebied van septale occlusie-inrichtingen. AGA is houdster van het Europese octrooi EP 0 957 773 B1 voor “Percutaneous catheter directed intravascular occlusion devices”

Occlutech vordert (i) (voorwaardelijk) vernietiging van het octrooi, (ii) een verklaring voor recht dat de Occlutech Figulla Flex-inrichtingen buiten de beschermingsomvang vallen van het Nederlandse deel van EP 773, (iii) een (voorwaardelijke) verklaring voor recht dat Occlutech geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773, alsmede (iv) een veroordeling van AGA tot vergoeding van de kosten vastgesteld volgens 1019h Rv.

AGA vordert (samengevat) in reconventie een verklaring voor recht dat Occlutech inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773 en een verbod daartoe, met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling.

In citaten:
Tussenconclusie na de driestappentoets uit de Guidelines voor Examination van het EOB, versie juni 2012, H-V-3:
Ad i) essentieel volgens de aanvrage
Ad ii) het kenmerk is niet onmisbaar voor het oplossen van het technisch probleem
Ad iii) weglaten van het kenmerk vereist geen aanpassingen aan andere kenmerken

4.11. Het zogenaamde “squeeze argument”, inhoudende dat de conclusie zich niet kan uitstrekken tot occluders met slechts aan één uiteinde draadeinden omdat dit toegevoegde materie zou opleveren en dat dús geen sprake kan zijn van inbreuk, gaat niet op. Dit betekent dat de voorwaarde waarvan Occlutech haar nietigheidsvorderingen en verklaring voor recht ter zitting afhankelijk had gemaakt niet in vervulling gaat en de rechtbank toekomt aan de verdere beoordeling van de geldigheid van het octrooi en de inbreuk.

Slotsom in conventie

4.33. Er is geen sprake van toegevoegde materie en het octrooi is nawerkbaar. Voorts is het octrooi nieuw en inventief te achten, afgezien van het door Occlutech gestelde openbare voorgebruik in Bratislava, waarvoor een bewijsopdracht zal worden gegeven. De rechtbank zal in conventie iedere verdere beslissing aanhouden.

Dictum in conventie

5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

Uitgebreide citaten:

Nawerkbaarheid:
4.15. Ook het beroep van Occlutech op overwegingen van de Examiner op 4 augustus 2011 in een andere octrooiaanvrage van AGA betreffende EP-A 07 015 958.7 (productie 22 Occlutech) mag haar niet baten. Die overwegingen zien, net als die van het hof hiervoor, op het toepassen van een plat metaalweefsel en de problemen die zouden ontstaan om dit dan als een sok te vormen. Zoals hiervoor overwogen, zal een gemiddelde vakman echter zonder undue burden door een aangepaste breitechniek een “tubular braid” kunnen maken met de draadeinden aan één kant. De problemen bij plat metaalweefsel als uitgangsmateriaal, zo die al ontstaan hetgeen AGA heeft betwist, doen zich daarbij dan niet voor. Hetzelfde lot is beschoren de verwijzing door Occlutech naar de rapporten van Rettenmayr (productie 21 Occlutech). Ook die zien op problemen om vanuit een plat metaalweefsel een occluder te maken met draadeinden aan één kant (en aldus de nawerkbaarheid van de werkwijze beschreven in paragraaf [0027] van het octrooi) en doen zo om dezelfde reden als de overwegingen van de Examiner niet af aan de hiervoor getrokken conclusie dat een “tubular braid” met aan één zijde draadeinden (volgens de ‘sok-methode’) te maken viel.

Toegevoegde materie II (koppen):
- “Cupped” een verboden “intermediate generalization”
- “At lease one cupped” schijf
- Occluding fiber
- Inventiviteit
4.22. AGA heeft er terecht op gewezen dat uit de door Occlutech overgelegde verklaringen van Hijazi (productie 39, met name paragraaf 8), Gewillig (productie 40, met name paragraaf 4) en Williams (productie 41, met name paragraaf 8) kan worden afgeleid dat een gemiddelde vakman zou kiezen voor een zo groot mogelijk contact oppervlak met de septale wand. Daarmee is het dan juist in tegenspraak en met verboden “hindsight” overgoten om te kiezen voor een “cupped” product dat – zoals AGA onweersproken heeft gesteld – juist het meeste contact aan de rand maakt. Tevens moet onder ogen worden gezien dat er reeds een aanzienlijk aantal verschillend vormgegeven occluders bekend was, die echter geen van alle een “cupped” vorm hadden zoals bedoeld in het octrooi. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de algemene vakkennis, waarvan Occlutech overigens ook geen handboeken heeft overgelegd, de gemiddelde vakman al tot de oplossing van het octrooi zou brengen.

4.23. Ook de verwijzing naar de publicatie van Hausdorf (productie 23 Occlutech) helpt Occlutech niet. (...)

Openbaar voorgebruik
AGA brochure
4.25. Bij dagvaarding (nr. 47) heeft Occlutech aangevoerd dat in de AGA brochure overgelegd als productie 16 is vermeld dat de AGA-occluder (die alle kenmerken van conclusie 1 vertoont) al sinds 1995 op de markt is, derhalve voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Zij heeft evenwel niets naders ingebracht tegen de stelling van AGA dat deze vermelding feitelijk onjuist is en dat de betreffende wervende tekst niet meer wordt gebruikt (conclusie van antwoord nrs. 56 en 57). Het betoog van Occlutech dat uit de brochure openbaar voorgebruik valt af te leiden moet zodoende als onvoldoende onderbouwd gesteld worden gepasseerd.

Aflevering aan Björnstad
4.26. De rechtbank is met AGA van oordeel dat de aflevering van haar occluder aan dr. Björnstad één dag voor de prioriteitsdatum niet als openbaar voorgebruik valt te kenschetsen. De rechtbank sluit aan bij de rechtspraak van (de technische kamers van) het EOB dat het uitvoeren van testonderzoeken aan prototype medische hulpmiddelen in beginsel door de betreffende artsen en het omringende (ziekenhuis)personeel als vertrouwelijk zal worden beschouwd (zie onder meer Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 6th edition 2010, p. 85). Gezien de context waarin Björnstad de occluder ontving (een prototype per FedEx, gratis, met een protocol erbij) en het doel waarvoor (onderzoek), is uit te gaan van impliciete vertrouwelijkheid. Björnstad heeft bovendien zelf verklaard dat hij uitging van vertrouwelijkheid (productie 16 AGA, par. 17 en 21 en productie 35 AGA, par. 3).

Bratislava [zie IEF 11751, afgewezen getuigenverhoor]
4.31. De rechtbank stelt voorop dat het in beginsel aan Occlutech is om te stellen en, gegeven de gemotiveerde betwisting door AGA, te bewijzen dat de occluders die in Bratislava in september 1995 bij een drietal patiënten zijn geïmplanteerd, openbaar voorgebruik opleveren. Hetgeen zij tot nog toe dienaangaand heeft gesteld en aan bewijs heeft overgelegd, heeft de rechtbank nog geenszins weten te overtuigen.

De rechtbank in conventie
5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

5.7. bepaalt dat, voor zover Occlutech dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, de getuige Dr. Jozef Masura, wonende te Trstinska 47, te Zakorska Bystrica, Bratislava, Slowakije zal worden gehoord door mr. E.F. Brinkman die hiertoe tot rechter-commissaris wordt benoemd, in een van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage op een nader door de rechter-commissaris vast te stellen datum en tijd;

Decision of the Legal Board of Appeal 5 oktober 2011, J 8/10 (N.N.)

Zoals de "rules on the filing of authorisations" zeggen, kan een juridische beroepsbeoefenaar niet hetzelfde worden behandeld als een lid van een vereniging van vertegenwoordigers in de zin van Rule 152 (11) EPC.

"(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association."

The contested decision relates to registration of an association of representatives under Rule 152(11) EPC. The appellant is a legal practitioner authorised to practise in Germany. On 25 September 2008, he and 11 professional representatives (European patent attorneys) applied for registration as an association. The EPO's Legal Division duly registered the 11 professional representatives as association No. xxx, but by letter of 21 November 2008 said the appellant could not be registered as a member; only professional representatives could form associations. The appellant then requested an appealable decision.

IV. In that statement it was argued in particular that the wording and rationale of Rule 152(11) EPC did not justify treating legal practitioners differently from professional representatives. The rule referred to "representatives", not "professional representatives"

12. The appellant has acknowledged that acceding to his wish that legal practitioners be included in associations under Rule 152(11) EPC would conflict with the existing rules on the filing of authorisations. But he maintains that the President's decision (see point 2.2 above) is a purely administrative provision which has to be weighed against Article 134(8) and Rule 152(11) EPC, and that the decision on the filing of authorisations is certainly not higherranking law than the Council's interpretation decision and the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.5 above). The board cannot agree. For the reasons given above (points 2.3 and 2.8), it is bound by the decision on the filing of authorisations taken under Rule 152(1) EPC.

13. In his statement of grounds of appeal, the appellant pointed out that paragraph 11 and the other provisions of Rule 152 EPC referred merely to "representatives", drawing no distinction between professional representatives and legal practitioners. For the board, the term "representatives" requires interpretation. The decision on the filing of authorisations, based on Rule 152(1) EPC, does draw that distinction (see point 2.2 above), which also affects other provisions of Rule 152 EPC. For example, the "required authorisation" mentioned in Rule 152(6) EPC refers implicitly to the decision on the filing of authorisations; as a result, the legal consequences of Rule 152(6) EPC occur under differing conditions for the two professional groups. Similarly with Rule 152(11) EPC: as the law stands and taking Rule 152 EPC in its overall context, the two groups are again treated differently (see point 11 above).

14. How authoritative the Legal Division still considers the interpretation decision on Rule 101(9) EPC 1973 (now Rule 152 (11) EPC) to be can remain moot. But the board would point out that in practice the EPO some time ago stopped applying the third criterion laid down in its communication interpreting the Council's decision, i.e. that only professional representatives can act in business matters in the name of the association (see point VI above, confirmed in J 16/96, Reasons 4.3). For example, persons who are neither professional representatives nor legal practitioners are to be found acting in the name of the association to which the appellant wishes to belong. In this respect, the EPO's procedure for registering associations is no longer as described in the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.7 above).

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage (provisioneel vonnis) 3 september 2012, KG ZA 12-905 (Sanofi SA tegen Pharmachemie/Teva Pharma en Sanofi tegen Teva Nederland)

Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC). Voor het geval het vonnis in onderhavig kort geding niet wordt gewezen vóór 1 september 2012 en Teva niet toezegt af te zullen zien van verhandeling van geneesmiddelen die irbesartan en HCTZ omvatten voor de duur van deze procedure, vordert Sanofi bij dagvaarding – naast een inbreukverbod met nevenvorderingen met betrekking tot Aanvullend Beschermingscertificaat met het nummer 990006 (hierna: ABC) – dat de voorzieningenrechter bij provisioneel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Pharmachemie, respectievelijk Teva Nederland, verbiedt [kort gezegd] betrokken te zijn bij in het verkeer brengen op last een dwangsom. Deze provisionele vordering wordt toegewezen. De beslissing over de proceskosten worden aangehouden.

De voorzieningenrechter
3.1. verbiedt Pharmachemie en Teva Nederland met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen of voor dit een en ander (verder) aanbieden van geneesmiddelen die irbesartan en HCTZ omvatten,

3.2. veroordeelt Pharmachemie en Teva Nederland tot betaling aan Sanofi van een dwangsom van € 100.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 3.1. gegeven provisioneel verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5000,= per ieder individueel inbreukmakend product met betrekking waarmee de betreffende gedaagde in strijd handelt met het dit provisioneel verbod, waarbij dit provisioneel verbod van kracht zal zijn voor de duur van het kort geding, en in ieder geval tot daarin vonnis zal zijn gewezen,

Hof ´s-Gravenhage 24 juli 2012 (Pfizer Health AB tegen UVIT U.A. en Pfizer Health AB tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V.)

In navolging van IEF 10691 (Vzr. Rb. Den Haag). Octrooirecht. ABC. Geen octrooi-inbreuk of onrechtmatige daad door het organiseren van een couvertprocedure door zorgverzekeraar. Geen verhandeling anderszins.

Medio 2011 heeft UVIT / VGZ een uitnodiging doen uitgaan voor het doen van aanbiedingen onder couvert, waarbij op de lijst van geneesmiddelen, waarvoor een aanbieding kon worden gedaan, het middel latanoprost voorkwam. Latanoprost is de werkzame stof van een geneesmiddel dat onder de naam Xalatan door Pfizer en een zestal parallelimporteurs op de markt wordt gebracht. Op basis van een Europees octrooi met nummer EP 0 364 417 is aan Pfizer voor het middel latanoprost een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) verleend, dat geldig was tot en met 17 januari 2012.

Pfizer heeft UVIT erop gewezen dat zij, door vóór de afloop van het ABC ook voor latanoprost een couvertprocedure organiseren, inbreuk maakt op dit ABC, althans onrechtmatig handelt jegens Pfizer. In een reactie heeft UVIT te kennen gegeven de termijn voor het doen van aanbiedingen voor latanoprost te zullen verlengen tot 18 januari 2012.

Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. 

4.6. Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Weliswaar schept de zorgverzekeraar aldus voorwaarden voor het ter beschikking van een derde brengen van het geneesmiddel, maar daarmee verhandelt de zorgverzekeraar dat middel niet zelf. Ook koopt de zorgverzekeraar de geneesmiddelen niet (zelf) in. De wetsgeschiedenis zoals hiervoor aangehaald biedt naar ’s hofs voorlopig oordeel onvoldoende aanknopingspunten voor de opvatting dat ook het creëren van voorwaarden waaronder een voortbrengsel door een ander kan worden verhandeld onder de reikwijdte van de voorbehouden handelingen dient te worden begrepen. De omstandigheid dat UVIT/VGZ door de kick-back zelf financieel betrokken is bij zodanige (toekomstige) verhandeling leidt niet tot een ander oordeel.

5.4. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. Zoals het hof in rov. 4.4 heeft overwogen, dient tot uitgangspunt dat de uitnodiging een algemene is, gericht aan alle bekende leveranciers met het oog op door de zorgverzekeraar voor een bepaalde periode geselecteerde geneesmiddelen, waarbij de uitnodiging mede is gericht tot eventuele octrooihouders en parallelimporteurs van een geneesmiddel dat nog octrooibescherming geniet. Van belang is voorts dat UVIT/VGZ (in procedure I) door middel van de vragen en antwoorden, met name onder 7. en 10, die voor de sluitingsdatum van inschrijving zijn gepubliceerd, aan de geadresseerden van de uitnodiging kenbaar heeft gemaakt dat UVIT/VGZ octrooirechten van derden zal respecteren en dat ook de geadresseerde leveranciers dat dienen te doen. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat leveranciers van generieke geneesmiddelen ertoe worden uitgelokt of aangezet een aanbod te doen voor levering van geneesmiddelen met een werkzame stof die op dat moment nog onder bescherming valt. Bij een en ander kan in het midden blijven wat de interne beweegredenen van UVIT/VGZ zijn geweest om voor de afloop van het ABC latanoprost op de lijst te zetten. Immers, mocht daarbij aanvankelijk (tevens) de bedoeling hebben voorgezeten om voor het verstrijken van de beschermingsduur van het octrooi/ABC aanbiedingen van generieke leveranciers te verkrijgen – hetgeen UVIT/VGZ gemotiveerd betwist –, dan is dat in elk geval, gelet op de hiervoor weergegeven omstandigheden, voor de generieke leveranciers niet zodanig kenbaar geweest dat gesproken kan worden van uitlokken/aanzetten tot het doen van een aanbieding, zeker niet (meer) na publicatie van de vragen en antwoorden.

Rechtbank Arhnem, 29 augustus 2012, LJN BX7475 / HA ZA 11-1402 (Zoontjes Beton B.V. tegen Livingroof v.o.f)

Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen.

In't kort: Merkenrecht (afgewezen). Auteursrecht (ja, maar niet onrechtmatig). Beslagen ten onrechte (maar octrooiprocedure wordt voorbereid en daardoor mogelijk niet onrechtmatig).

Zoontjes is houdster van het woordmerk DNS voor niet metalen bouwmaterialen in het bijzonder dakbedekkingsmaterialen. Livingroof legt zich toe op o.a. het betegelen van daken. Zij is in het verleden door Zoontjes als onderaannemer ingehuurd. Livingroof is houdster van een beeldmerk "ONS" [links]. Op de website van Livingroof staat een foto van een door Zoontjes gerealiseerd project, deze is - na sommatie - verwijderd.

Een beroep door Livingroof op het zogenaamde 'de minimis non curat praetor'-beginsel [zeer bescheiden inbreuken] leidt, aldus de rechtbank, niet tot niet-ontvankelijkheid van Zoontjes.

Het woordmerk DNS is niet louter beschrijvend voor daknivelleringssysteem. Niettemin kan van het onderhavige woordmerk DNS naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het grote bekendheid geniet bij het relevante publiek, waaronder maar niet beperkt tot dakdekkers, architecten, aannemers en bouwondernemingen. De rechtbank merkt het woordmerk DNS dan ook aan als een zwak merk. Hoewel beide merken voor dezelfde waren of diensten worden gebruik (ONS voor ophoog- en nivelleersysteem) kan er geen verwarring ontstaan.

De blote betwisting van makerschap kan in het licht van de verklaring niet slagen. Dat er geen huisstijl valt te herkennen in de kleine afdruk wordt verworpen. Er is naast de huisstijl en kwaliteitsuitstraling van Zoontjes rekening gehouden met belichting en invalshoek van de foto, deze elementen zijn ook na de verkleining van de foto zodanig waarneembaar. Er wordt een verklaring voor recht gegeven. Er wordt geen onrechtmatig handelen aangenomen. Weliswaar is er auteursrechtinbreuk gepleegd, maar dat is van beperkte omvang en het betreft foto's van projecten die Livingroof ook onweersproken zelf heeft uitgevoerd.

In reconventie wordt over de gelegde beslagen geoordeeld dat zij ten onrechte en daarmee onrechtmatig zijn gelegd gezien het in conventie bepaalde. Echter of Livingroof een inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjes toekomend octrooirecht (waar momenteel een dagvaarding voor wordt opgesteld en bij de rechtbank 's-Gravenhage wordt aangebracht) moet nog blijken. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of de gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd voor een belangrijk deel afhangt van de in 's-Gravenhage aanhangig gemaakte octrooirechtprocedure. Op dit punt wordt de zaak naar de parkeerrol gezet.

Lees hier de grosse HA ZA 11-1402,

Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2012, LJN BX9633 / zaaknr. 200.005.959/01 (Primus tegen Roche Nederland en Roche Diagnostics)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoyng en Claudia Zeri, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. In't kort: na verwijzingen HR 30 november 2007 (LJN), HvJ EG 13 juli 2006,  HR 19 december 2003 verklaart het hof voor recht dat Roche inbreuk heeft gemaakt in Nederland op EP0131627 door het in het verkeer brengen van preparaten en/of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt. Zij beveelt om binnen 60 dagen na betekening een lijst van afnemers en transacties te verstrekken.

Primus c.s. wordt nog toegelaten bewijs te leveren dat Roche Diagnostics preparaten of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt, in het verkeer heeft gebracht in Nederland en/of Duitsland.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Primus v. Roche)

Lees de grosse zaaknr. 200.005.959/01 en LJN BX9633

Enlarged Board of Appeal 23 juli 2012, case G 1/10 (Request to correct patent/FISHER-ROSEMOUNT Systems tegen Endress+Hauser Deutschland AG+Co. KG)

Een bijdrage van Wannes Weymiens, Nederlandsch Octrooibureau.

Met de uitspraak G1/10 van de Grote Kamer van Beroep (GKvB) van het Europees Octrooibureau (EOB) wordt aanvragers van Europese octrooien nog maar eens op het hart gedrukt om vóór verlening hun octrooi op orde te hebben. Dat voor het opschonen van octrooien of het corrigeren van foutjes, regel 139 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) na verlening niet beschikbaar is, was al bekend, maar nu is het ook duidelijk dat regel 140 EOV niet gebruikt kan worden als omweg.

Regel 139 EOV betreft het corrigeren van fouten in documenten ingediend bij het EOB, zoals antwoorden op Office Actions, maar ook de beschrijving, (gewijzigde) conclusies en tekeningen van de octrooiaanvrage. Dergelijke wijzigingen mogen slechts “in proceedings before the EPO” plaatsvinden (artikel 123(1) EOV, waarvan regel 139 een implementatie is), wat inhoudt dat een dergelijk verzoek tot correctie van een ingediend document alleen toelaatbaar als de procedure waartoe het betreffende document gericht was, zoals de verleningsprocedure, nog lopend is. Na het verleningsbesluit is de verleningsprocedure ten einde en vervalt de mogelijkheid die regel 139 biedt om fouten in eerder ingediende documenten te corrigeren.

Nadat formeel een besluit is uitgeven, gebaseerd op een dergelijk document met een fout, kan dit besluit, ter waarborging van de rechtszekerheid voor derden, niet meer gewijzigd of teruggedraaid worden door middel van een correctie.

Dit kwam al aan bod in T824/00 en J3/01, die in principe over het corrigeren van totaal andere fouten gaan (het per ongeluk intrekken van alle verzoeken en het missen van een designatie). Dat dit ook geldt voor het corrigeren van fouten in het octrooi zelf, wordt nu door de GKvB bevestigd in G1/10 (zie overweging 9).

Dit alles neemt niet weg dat regel 139 wel weer gebruikt kan worden in een nieuwe procedure, zoals bijvoorbeeld oppositie. Fouten in documenten ingediend tijdens de oppositieprocedure kunnen wel weer met behulp van regel 139 gecorrigeerd worden.

In de oppositieprocedure die leidde tot G1/10 had de octrooihouder zich het bovenstaande kennelijk gerealiseerd, en mikte derhalve op regel 140 EOV. De octrooihouder had tijdens de verleningsprocedure de hoofdconclusie beperkt met onder andere het kenmerk “means for initiating a command related to a position of the device data”. Dit kenmerk is, zonder verdere aandacht te trekken van de toenmalige aanvrager, nu octrooihouder, en de Examining Division, ongewijzigd blijven staan tot na het verleningsbesluit. Pas nadat er oppositie was ingesteld, met als enige grond dat bovengenoemd kenmerk niet in de beschrijving staat en dus ongeoorloofde uitbreiding van de materie betekent (artikel 123(2) EOV), heeft de octrooihouder zich gerealiseerd dat er “… to a portion of the device data” had moeten staan.

We weten uit T850/95 (zie overweging 2) dat de tekst van het octrooi integraal deel uitmaakt van het verleningsbesluit. Dus regel 140, in principe bedoeld voor het corrigeren van fouten in besluiten, gemaakt door het EOB zelf, zoals de GKvB een aantal keer benadrukt in G1/10, zou ook gebruikt kunnen worden voor het opschonen van het octrooi, bijvoorbeeld om overduidelijke vergissingen (“obvious errors”) eruit te halen die bij goedkeuring van de te verlenen tekst (het Drückexemplar) niet opgevallen zijn. Het feit dat regel 140 retroactief werkt en niet aan een tijdslimiet gebonden is, zou dit een aantrekkelijke mogelijkheid maken om bijvoorbeeld gedurende de hele looptijd van het octrooi de conclusies te wijzigen naar de wens van de octrooihouder. Aan die mogelijkheid is met G1/10 een eind gekomen.

De GKvB geeft als voornaamste reden voor haar beslissing dat bij een dergelijk gebruik van regel 140 de rechtszekerheid in het geding is (zie overwegingen 5 – 7). Derden gaan uit van de verleende conclusies, passen daaraan misschien hun bedrijfsvoering aan en besluiten om wel of geen oppositie in te stellen. Als dan (veel) later blijkt dat de conclusies van het octrooi toch anders waren (van begin af aan), zou dit de octrooihouder een ongeoorloofd voordeel geven.
Ook vermeldt de GKvB nog, in overwegingen 9 en 10, dat de octrooihouder voldoende gelegenheid heeft gehad om het octrooi verleend te krijgen in de door hem gewenste vorm. Het goedkeuren van het Drückexemplar voordat het verleningsbesluit wordt genomen, is er daar één van. De GKvB oordeelt dat regel 140 inderdaad alleen bedoeld is om fouten van het EOB die in besluiten terecht zijn gekomen te corrigeren, en niet voor het verbeteren van fouten in documenten die door de aanvrager zelf zijn ingediend, waardoor dergelijke fouten als het ware in de schoenen van het EOB geschoven worden (overweging 11). Na goedkeuring van het Drückexemplar ligt alle verantwoording voor eventuele fouten bij de aanvrager/octrooihouder.

De GKvB merkt nog op dat het niet beschikbaar zijn van regel 140 voor het corrigeren van de tekst octrooihouders niet benadeelt. Immers, als de fout zodanig duidelijk is dat een ieder meteen zou begrijpen wat er eigenlijk bedoeld was, dan is er niets aan de hand en hoeft de correctie dus ook niet te worden doorgevoerd (zie overweging 8). Logischerwijs wordt de beschermingsomvang van het octrooi dan bepaald door de conclusies zoals ze bedoeld waren, dus zonder de fout. Aangezien het in dat geval zo duidelijk is wat er bedoeld was, kan er geen sprake zijn van rechts­onzekerheid. Iedereen heeft immers begrepen wat er had moeten staan.

Vreemd genoeg lijkt de GKvB hieraan dezelfde criteria te verbinden als voor de corrigeerbaarheid van overduidelijke vergissingen in beslissingen volgens regel 140, waar geldt dat wat er bedoeld was zonder meer duidelijk moet zijn, maar niet dat dat moet blijken uit de beslissing zelf. Dit mag ook blijken uit het dossier (T1093/05, overweging 6 en 7). Betekent dit nu dat fouten in een verleend octrooi ‘in gedachten’ vervangen moeten worden door wat er bedoeld was, als maar ergens uit het verleningsdossier blijkt wat er eigenlijk bedoeld was? Dat zou een grote verantwoordelijkheid bij de derde leggen, die de GKvB nu juist door haar nieuwe beslissing in bescherming wilde nemen.

Niet alleen laat de GKvB hier een leemte liggen (wat is nog “immediately obvious” en wat niet?), maar, aangezien het hier over verleende octrooien gaat, gaat de GKvB eigenlijk ook haar boekje enigszins te buiten. Het EOB heeft immers alleen nog een rol bij oppositie- en beperkingsprocedures en voor het overige wordt de beschermingsomvang van Europese octrooien bepaald door nationaal recht. Nationale rechters hebben in Europa nog steeds verschillende opvattingen over het gebruik van het verlenings­dossier in rechtszaken en zelfs over de mate waarin de beschrijving mag dienen om conclusies uit te leggen. Zo zou het kunnen voorkomen dat een fout in het ene land wel en in het andere land niet overduidelijk is, wat ernstige verschillen in beschermingsomvang met zich mee kan brengen.

Het kan bijna niet dat de GKvB bovenstaande consequenties voor ogen had bij het opstellen van overweging 8, en hoe dit in de praktijk gaat uitpakken moet nog blijken. Al met al moet ook de derde alert zijn, en niet helemaal blind afgaan op de verleende conclusies. Uitgangspunt is dat de derde ervan mag uitgaan dat een conclusie zoals verleend klopt, maar hij moet wel de overduidelijke vergissing in zijn gecorrigeerde vorm meelezen. Uit toekomstige jurisprudentie zal moeten blijken waar de grens ligt tussen overduidelijk en niet overduidelijk.

Desondanks past de insteek die de GKvB heeft gekozen met G1/10 in een strenger wordend regime (“raising the bar”) en zijn de mogelijkheden van octrooihouders na verlening sterk ingeperkt. Het gebruik van regel 140 is beperkt tot waarvoor deze in eerste instantie bedoeld lijkt, het corrigeren van fouten in de tekst van besluiten, gemaakt door het EOB. Het blijft dus zaak goed na te gaan dat de voor verlening beoogde tekst van het octrooi, zoals die in het Drückexemplar staat, op orde is bij beantwoording van de aankondiging van de verlening (regel 71(3) EOV).

Wannes Weymiens

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 393217 / HA ZA 11-1371 (JMQ Trading B.V. tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Royaltyvergoeding in het octrooirecht. In het tussenvonnis [red. IEF 11165] heeft de rechtbank overwogen dat JMQ recht heeft op royalty's waarbij JMQ ten minste recht heeft op €25.000 per contractjaar. De rechtbank stelt vast welk bedrag Beckers aan JMQ dient te voldoen.

Beckers heeft de stellingen niet weersproken, behalve ten aanzien van de verschuldigde royalty over het contractjaar waarin de overeenkomst is ontbonden. De minimum verkoopvolumegarantie van €25.000 aan royalty's dient vanwege die beëindiging naar evenredigheid te worden verminderd. De rechtbank wijst een totaalbedrag toe van €106.562,43 (€12.543,65 vermeerderd met 3 maal €25.000 en met €19.027,78). Ook wordt succesvol de wettelijke rente per 1 augustus van ieder kalenderjaar gevorderd.

Lees de grosse HA ZA 11-1371