Rechtspraak  

Hof 's-Gravenhage 28 februari 2012, LJN BW0267 (OrbusNeich Medical tegen Boston Scientific Scimed)

Octrooirecht. Tussenarrest in de stent-zaak over het Europees Octrooi inzake een ballonkatheter [zie inmiddels het arrest van 13 maart, IEF 11065]. De intrekking van de vordering tot voeging namens twee van de vier eiseressen, heeft tot gevolg dat de eiseressen niet-ontvankelijk worden verklaard.

De voeging na cassatie en de verwijzing in een octrooiprocedure wordt door het Hof toegestaan. Artikel 217 Rv namelijk bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, daarin kan vorderen te moegen voegen of tussenkomen. Daarbij is het niet noodzakelijk dat er sprake is van een aantasting van rechten of een rechtsposities. In dit geval heeft de derde belang bij de uitkomst, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben. De voeging wordt daarom toegelaten.

2.5.    Gelet op het voorgaande kan Boston Scientific zich niet met vrucht tegen de intrekking van de vordering door de eiseressen sub. 1 en 4. verzetten. Die intrekking heeft tot gevolg dat laatstgenoemden in hun vordering niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

3.1.    Boston Scientific doet tevergeefs een beroep op de exceptio. Dat beroep zou slechts kunnen slagen – en dientengevolge tot niet-ontvankelijkheid van eiseressen 2. en 3. in hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij kunnen leiden – indien tussen hen een rechtsverhouding bestaat die het rechtens noodzakelijk maakt dat de beslissing ten aanzien van alle bij die verhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt. Boston Scientific heeft onvoldoende onderbouwd dat dit het geval is. Het is Boston Scientific geweest die eiseressen 1. tot en met 4. (in de door Boston Scientific tegen OrbusNeich gestarte procedure, zie rov. 1.8) gezamenlijk in rechte heeft betrokken, omdat zij alle tot de OrbusNeich-groep behoren en niet duidelijk is wie wel en wie niet betrokken is bij de verhandeling van de (volgens Boston Scientific inbreukmakende) producten (inleidende dagvaarding onder 2 in de procedure tussen Boston Scientific en OrbusNeich, productie 1 bij de incidentele memorie). De omstandigheid dat OrbusNeich zich niet tegen deze aanpak heeft verzet brengt niet mee dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen de vier rechtspersonen, die tot gevolg heeft dat zij– ook in de onderhavige procedure – slechts gezamenlijk zouden kunnen optrekken. Dat zij dat aanvankelijk wel hebben gedaan en daarbij ter onderbouwing van hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij hebben gesteld dat dit tot een finale geschilbeslechting tussen hen en Boston Scientific zal leiden, ligt voor de hand, maar maakt niet dat het ook rechtens noodzakelijk is dat voeging dan wel tussenkomst ten aanzien van alle vier wordt toegelaten of afgewezen.

3.4.    Artikel217 Rv. bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen (of daarin te mogen tussenkomen). Voor het aannemen van dat belang is, althans voor zover het gaat om voeging, voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich voegt, de rechtspositie van de derde nadelig kan beïnvloeden. Daarbij is niet noodzakelijk dat sprake is van een juridische aantasting van de rechten of de rechtspositie van de derde (door een ongunstige uitkomst van de procedure waarin de derde zich wenst te voegen). Voldoende moet worden geacht dat de derde belang heeft bij de uitkomst van de procedure, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 maart 2012, KG ZA 12-138 (Merck tegen Teva)

In 't kort: Octrooi HIV-remmers, te vroeg op de markt komen met een marktvergunning.

Octrooi EP 0 582 455 stelt onder meer de stof Efavirenz en Stocrin onder bescherming en wordt gebruikt bij de antivirale combinatiebehandeling van HIV-1 infectie (benzoxazinonen als remmers van HIV omgekeerde transcriptase), met een aangevraagde ABC nr 300032  die vanaf november 2013 zal lopen. De geldigheid van het octrooi is niet aan de orde. Merck stelt dat door marktintroductie "at risk" door Teva de prijs van Efavirenz onmiddelijk aanzienlijk zou doen dalen.

Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt, is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting om Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk. De gevraagde vorderingen worden afgewezen.

4.7. Het enkele feit dat Teva een marktvergunning heeft voor een product dat onder de bescherming van een octrooi of ABC valt is volgens vaste rechtspraak niet voldoende om aan te nemen dat een reële inbreukdreiging bestaat. Dat volgens Merck de marktvergunning door Teva ongebruikelijk vroeg is aangevraagd, zodat aannemelijk is dat Teva voornemens is vroegtijdig op de markt te komen, is door Teva gemotiveerd weersproken. Ook het feit dat een marktvergunning lang voor het einde van de octrooibescherming is aangevraagd (en verkregen) doet een dergelijke dreiging overigens niet zonder meer ontstaan. Aanvragers dienen immers rekening te houden met mogelijke vertragingen in de verleningsprocedure.

4.10. Ook de in het verleden door Teva uitgevoerde marktintroducties “at risk” – die aanleiding waren tot rechterlijke uitspraken1 – dragen niet voldoende bij aan de inbreukdreiging, nu niet is gebleken dat een dergelijke benadering door Teva als gebruikelijke strategie wordt toegepast. Teva heeft gesteld dat het om twee incidenten ging, waartegenover vele marktintroducties staan die zonder problemen – in het bijzonder: zonder inbreuk op een geldig octrooi of ABC – zijn verlopen. In ieder geval is niet gebleken op grond waarvan moet worden aangenomen dat Teva voor de introductie van Efivarenz Teva reële plannen heeft voor een marktintroductie “at risk”.

4.11. Het feit dat Teva weigert toe te zeggen dat zij zal afzien van een marktintroductie “at risk”, dan wel dat zij Merck (tijdig) zal informeren over een dergelijke introductie, leidt naar voorlopig oordeel niet tot het aannemen van een reële dreiging. Merck heeft er in dit verband op gewezen dat de houding van een partij de vrees voor toekomstig onrechtmatig handelen zijnerzijds wettigt als die partij de geoorloofdheid van zijn handelwijze staande houdt, althans de onrechtmatigheid niet ronduit erkent (vgl. Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, Kluwer: 1978, p. 188). Als evenwel geen sprake is (geweest) van een concrete inbreuk of reële inbreukdreiging, is die vrees op zich voorshands onvoldoende om het uitblijven van enige toezegging ter zake te beschouwen als onrechtmatig. Als dit anders zou zijn, dan zou dat betekenen dat een octrooihouder eenzijdig reële inbreukdreiging kan creëren zodra een marktvergunning is verleend door om een dergelijke toezegging te vragen, wat in strijd zou zijn met het hiervoor onder 4.7. besproken uitgangspunt dat het enkele feit dat een marktvergunning is verkregen niet voldoende is om aan te nemen dat een dergelijke dreiging bestaat.

4.12. Op Teva rust naar voorlopig oordeel niet een algemeen geldende verplichting Merck op de hoogte te stellen van haar (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten. Het belang dat Teva heeft bij het geheimhouden van dergelijke bedrijfsgevoelige informatie weegt zwaarder dan het belang van Merck om, met het oog op het nemen van (rechts)maatregelen, tijdig geïnformeerd te worden over een aanstaande inbreuk.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 maart 2012, KG ZA 12-136 (Truma Gerätetechnik GmbH & Co tegen Tradekar)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoorneman, C'M'S' Derks Star Busmann.

Octrooizaak. Kort geding. Met begeleidend schrijven van de inzender: Zie hier een aardig kort geding vonnis in een octrooizaak. "Aardig", omdat de Voorzieningenrechter een beroep op niet-vertaling van een in oppositie gewijzigd Europees octrooi heeft gehonoreerd. Daar bovenop is een beroep op "toegevoegde materie" door de VzR gehonoreerd, wat ook een zeldzaamheid is.

Het gaat om octrooi op een hulpaandrijving voor een aanhanger / caravan mover.

4.8. (...) Of daar voldoende aan af kan doen dat in het octrooiregister is (blijven) aangetekend staan dat het octrooi gelding heeft voor Nederland en dat taxen zijn betaalde n geaccepteerde n bij het wel op tijd indienen van de Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusies niet door het Bureau is aangegeven dat daarbij een vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak zoals Truma nog aanvoert, valt zeer te bezien.

4.9. Naar voorlopig oordeel is er een gerede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de bodemrechter zal oordelen dat dit geen vormgebrek is, maar een materieel gebrek met als (verdragsrechtelijk doorgesijpelde) wettelijke sanctie dat aan het octrooi voor Nederland geen rechten kunnen worden ontleend.

Toegevoegde materie
4.14. voorshands wordt dit standpunt van Truma niet gevolgd. Lezing van de passage uit de oorspronkelijke aanvrage leert niets over de aard van ¿ã koppeling en figuur l0 evenmin. De passage leert alleen dat middels een schroefspil de drager heen en weer kan bewogen kan worden (kenmerk 9 derhalve). D at wordt voorshands onvoldoende basis gevonden. D at geen hefboomkoppeling bedoeld kan zijn in de aanvrage, maar een koppeling zonder aanvullende overbrengingsmiddelen is niet duidelijk en ondubbelzinnig te halen uit de geciteerde passage in combinatie met figuur 10, dat eventueel te gering informatiegehalte heeft daarvoor.

4.15. Er bestaat derhalve naar voorlopige oordeel een gerede, dat wil zeggen serieuze, te verwaarlozen kans dat niet conclusie I vanwege het toegevoege karakter nietig wordt geoordeeld door de bodemrechter wegens toegevoegde materie.

Hof 's-Gravenhage 13 maart 2012, zaaknr. 200.082.381/01 (Boston Scientific Scimed tegen OrbusNeich)

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden, Hogan Lovells.

In navolging van het tussenvonnis [IEF 10978] Zie eerder Hof (IEF 9915) en Rb IEF 9209 en HR LJN BG7412.

Octrooirecht. Arrest in de stent-zaak over het Europees Octrooi inzake een ballonkatheter. Ongedaanmaking van de aanhouding van de proceskostenveroordeling. Bij akte van 19januari 2012 heeft Boston Scientific (onder meer) haar oorspronkelijke provisionele vordering onder A (een verbod op octrooi-inbreuk) ingetrokken, vanwege het vervallen zijn van het octrooi op 28 augustus 2011. Het gevorderde onder B (thans genummerd A) heeft zij aldus gewijzigd dat zij nu vordert een verbod om gebruik te maken van de informatie, verkregen door of met behulp van klinische tests zoals nader gespecificeerd in de akte van Boston Scientific van 3 februari 2010, voor een in het gewijzigde petitum nader aangeduide periode. OrbusNeich heeft bezwaar gemaakt tegen. de eiswijziging op de grond dat daarin een eisvermeerdering besloten ligt. Tevens stelt zij dat in de bij genoemde akte overgelegde verklaring van P. Gafner een nieuwe grief besloten ligt. Voor zover nodig zal het hof bij de beoordeling van het beroep op deze bezwaren ingaan.

Verder in citaten, en de aanhouding van de proceskostenveroordeling wordt middels een incidentele vordering ongedaan gemaakt.

2.4. Het hof verwerpt de stelling van OrbusNeich dat de provisionele vordering reeds moet worden afgewezen omdat het octrooi heeft te gelden als vernietigd en het hof zich (vooralsnog) daarnaar heeft te richten. Weliswaar heeft de Hoge Raad in het arrest Enka/Dupont overwogen dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn werking ontneemt, maar hij heeft daaraan de voorwaarde verbonden dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat. In de periode dat onzeker is of de uitspraak waarbij het octrooi nietig is verklaard in kracht van gewijsde gaat, staat het de rechter vrij een inbreukprocedure gebaseerd op het betreffende octrooi te schorsen, aldus de Hoge Raad. Aldus is sprake van een onzekere (“zwevende”) periode, waarin de (beweerd) inbreukmaker zich niet zonder meer op de nietigheid van het octrooi kan beroepen. Het hof ziet, met de rechtbank, geen reden waarom deze regel niet ook zou gelden onder het thans geldende octrooirecht.

Ook de instructie aan de (voorzieningen-)rechter om zijn beslissing af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter leidt er in dit geval niet toe dat het hof zonder meer van de nietigheid van het octrooi moet uitgaan. Voor een uitzondering op deze regel is niet alleen plaats wanneer sprake is van een kennelijke misslag in het vonnis van de bodemrechter, maar ook wanneer sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat de bodemrechter bij wetenschap daarvan een andere beslissing zou hebben genomen. Het hof is van oordeel dat hiermee gelijk te stellen is de situatie die hier aan de orde is, te weten dat het octrooi waarover de bodemrechter heeft geoordeeld inmiddels (centraal) is beperkt. Daardoor is weliswaar niet een ander octrooi ontstaan, maar wel dient de geldigheid van het octrooi opnieuw, met inachtneming van bedoelde beperking, te worden beoordeeld (zie hiervoor, rov. 1.6). Op deze grond faalt grief 1 in het incidentele beroep.

2.5. De vraag die thans eerst dient te worden beoordeeld is of Boston Scientific een voldoende belang heeft bij het gevorderde verbod. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is en overweegt daartoe als volgt.

2.6. Uitgangspunt in dit hoger beroep is dat Boston Scientific in elk geval al een aantal jaren op de hoogte is van het bestaan van de Genous-katheter, alsook van de kenmerken daarvan (die het volgens Boston Scientific inbreukmakende karakter daarvan bepalen) en de omstandigheid dat de katheter op de Nederlandse markt wordt gebruikt.

2.9. In het licht van het voorgaande, te weten; enerzijds de periode die Boston Scientific heeft laten voorbijgaan zonder actie te ondernemen tegen het gebruik van de Genous-katheter door OrbusNeich en anderzijds de omstandigheid dat Boston Scientifie de door OrbusNeih met bedoelde studies verkregen of te verkrijgen commerciële voorsprong (en daarmee haar schade) niet of nauwelijks heeft onderbouwd, heeft Boston Scientific niet voldoende aannemelijk weten te maken dat van haar niet kan worden verlangd de uitkomst van de hoofdprocedure af te wachten. In dat verband is tevens van belang dat de procedure tussen Boston Sclentiflc en Medinol inmiddels zicht biedt op een eindbeslissing van het hof over de geldigheid van de B3-versie van het octrooi. Ten overvloede voegt het hof daaraan toe dat, voor zover er al enig rechtens relevant (lees: voldoende) belang van Boston Scientific valt aan te wijzen, dat wegvalt tegen het door OrbusNeich onweersproken gestelde belang bij het mogen blijven gebruiken van de met de studies verkregen data. Het (thans) onder A gevorderde verbod en de nevenvorderingen zullen op die grond worden afgewezen. Bij die stand van zaken kunnen de overige verweren van OrbusNeich tegen de vorderingen o:nbesproken blijven.

Het hof, in het incidentele beroep, vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de beslissing met betrekking tot de kosten van het incident zijn aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak en opnieuw recht doende: veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het incident in eerste aanleg, aan de zijde van OrbusNeich begroot op €61.891,-;

Rechtbank 's-Gravenhage 14 maart 2012, HA ZA 10-3661 (Core tegen Lidl)

Uitspraak ingezonden door Paul Steinhauser, Arnold + Siedsma

Octrooirecht. Core is houdster van EP 865 voor een uitschuifladder en de bijbehorende fabricagewerkwijzen. Een dergelijke ladder is bekend in de stand van de techniek, zie het octrooi US 355. Ondanks dat de PowerFix niet letterlijk voldoet aan de maatregelen, die zien op de kragen rondom kolommen, bepleit Core inbreuk in het equivalantiebereik doordat er twee bumpers op iedere sport zijn bevestigd. Daarmee wordt op in wezen dezelfde wijze, met in wezen dezelfde middelen, in wezen hetzelfde resultaat bereikt, aldus Core.

De vernieuwing die het octrooi aan de stand van techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell is een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarin ter voorkoming van het op elkaar klappen bij het inschuiven stootbumpers zijn aangebracht op de sporten.

4.5 Ten opzichte van McDonnell onderscheidt de ladder volgens conclusie 1 van het octrooi zich door het gebruik van als afzonderlijk onderdeel uitgevoerde kragen. De functie van de losse kraag is niet expliciet in de beschrijving vermeld. Blijkens de verleningsgeschiedenis heeft de Examiner daaraan de functie toegekend dat niet meer de hele "bushing 50" uit McDonnell behoeft te worden uitgevoerd in het daar bedoelde “low friction plastic”, maar alleen de “upper 51 ring”, hetgeen hij inventief achtte. Lidl sluit zich daarbij aan, daartoe stellende dat in McDonnell reeds sprake was van een kraag in de zin van het octrooi in de vorm van flens 53 en bushing 50.

4.6 Core bestrijdt dat. Zij stelt zich op het standpunt dat in figuur 5 flens 53 is opgenomen in hetgeen daar met verwijzingsnummer 45 is aangeduid, zodat flens 53 niet onder de sporten uitsteekt en dus niet kan fungeren om afstand te creëren tussen de verbindingsstukken respectievelijk sporten bij het inklappen van de ladder, zoals bij de kragen volgens het octrooi wel het geval is. Gelet op dat onderscheid met de ladder volgens McDonnell, is het volgens Core voor de gemiddelde vakman duidelijk dat de functie van de losse kragen in het octrooi (in elk geval óók) is dat die als landing surfaces (bordesoppervlakken) fungeren voor de verbindingsstukken bij het inschuiven van de ladder, waarmee wordt voorkomen dat bij inschuiven de verbindingsstukken in de telescopische ladder op elkaar klappen.

4.7 Uitgaande van deze door Core verdedigde functie van de kragen volgens het octrooi en veronderstellenderwijs bij de inbreukvraag uitgaand van de geldigheid van het octrooi, is naar het oordeel van de rechtbank de vernieuwing die het octrooi aan de stand van techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Het betreft zeer kort gezegd het aanbrengen van een losse kraag (ring) ter voorkoming van beschadiging bij inschuiven van de telescopische ladder. Een alternatieve, eveneens min of meer triviale technische maatregel om in hetzelfde technische effect te voorzien, is dan vanwege deze gering te oordelen beschermingsomvang niet licht via equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Daar verzet zich de rechtszekerheid voor derden tegen. Anders gezegd: bij toepassing van de function-way-result toets als bepleit door Core is geen sprake van het toepassen van eenzelfde wijze door het vervangen van de kragen rondom de kolommen door los van de verbindingsstukken aangebrachte rubberen stootbumpers op de sporten waarmee de sporten en de verbindingsstukken op afstand van elkaar worden gehouden. Dit is een andere manier om hetzelfde min of meer eenvoudig te realiseren technische effect te verkrijgen. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver.

4.8 Een andere benadering met dezelfde conclusie is het door Lidl gevoerde Gillette-verweer. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarbij ter voorkoming van het op elkaar klappen van de sporten of de verbindingsstukken bij het inschuiven van de telescopische ladder, rubberen stootbumpers op de sporten zijn aangebracht.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 maart 2012, HA ZA 11-2212, 2213, 2215 (Samsung tegen Apple) - LJN BV8871

Na de modellenrechtstrijd [IEF 10819], nu rechtspaak over het octrooirecht op 3G-technologie, FRAND-licenties en de precontractuele goede trouw. Samsung heeft in ETSI, de European Telecommunications Standard Institute) deelgenomen als houdster van vier octrooien en is belangrijke leverancier van diverse onderdelen van tablets en smartphones van Apple.

In augustus 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Apple en Samsung. Tijdens dat overleg heeft Apple Samsung verzocht om betaling van een royalty. In reactie daarop heeft Samsung verwezen naar haar octrooien. Apple heeft daarop geantwoord dat zij geen licentie nodig had omdat haar leveranciers al zouden beschikken over de nodige licenties.

Apples verweer dat er - op basis van het Franse recht - met samsung een licentieovereenkomst bestaat, wordt verworpen omdat er slechts FRAND-verklaringen zijn afgegeven. Het beroep op uitputting van de onder FRAND-licenties uitgegeven basebands chips door Qualcomm slaagt en wordt uitgebreid gemotiveerd (zie onder uitputting). Tot slot heeft Apple met haar tegenbod waarbij een cumulatief royaltyplafond wordt gehanteerd bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden niet onredelijk gehandeld.

Pre-citaat uitleg:
Over de 3G-standaard, ETSI en de ETSI IPR Policy
Om een zo breed mogelijke toepassing van mobiele telecommunicatietechnologie mogelijk te maken is die technologie in veel opzichten gestandaardiseerd. De ontwikkeling van een dergelijke standaard vindt plaats op initiatief van een standaardisatieorganisatie, in  het Engels ook wel aangeduid als Standard Setting Organisation (hierna: SSO), waarin onder meer producenten van mobiele telefoons en telecommunicatie-infrastructuur samenwerken.

De Europese deelnemer aan 3GPP is ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Leden van ETSI zijn contractueel gebonden aan de beleidsregels die ETSI heeft opgesteld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, de ETSI IPR Policy (hierna: de ETSI-regels).

Rechtspaak.nl:

Rechtspraak.nl: Tussenvonnis. Samsung is in juli 2011 een drietal bodemprocedures bij de rechtbank ’s-Gravenhage begonnen. Samsung vordert daarin een verbod aan Apple om gebruik te maken van UMTS/3G-technologie in de iPhone en iPad alsmede schadevergoeding. Samsung stelt in die procedures dat zij een viertal octrooien bezit die essentieel zijn voor de UMTS/3G-technologie. Op 17 februari 2012 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden om te spreken over de niet-technische verweren van Apple in de zaken. De rechtbank bepaalt in dit tussenvonnis dat de toestemming die Samsung aan Qualcomm heeft gegeven, ook voor Apple geldt voor wat betreft zogenaamde baseband chips die zij betrekt van Qualcomm. Deze chips worden toegepast in de iPhone 4S, zodat de handel in die telefoon door Samsung niet kan worden beperkt. Voor wat betreft de baseband chips die Apple tot januari 2011 van het Duitse bedrijf Infineon betrok, is er geen toestemming. Voor wat betreft de baseband chips die Apple thans van Intel afneemt, krijgt Apple de mogelijkheid om nog een opinie naar Amerikaans recht in te dienen. De chips van Intel worden in de iPhone 3G, 3GS en 4 en iPad 1 en 2 toegepast. Deze opinie zal dan gaan over hoe de licentieovereenkomst tussen Samsung en Intel moet worden begrepen. De rechtbank overweegt verder dat Samsung hoe dan ook geen recht heeft op een verbod, vernietiging of recall van de Apple producten. Dit zou volgens de rechtbank de tussen partijen lopende onderhandelingen over een licentie onder oneigenlijke druk zetten. Samsung is namelijk op grond van de regels die horen bij de UMTS/3G-standaard verplicht om een licentie aan Apple te geven. Die licentie moet dan voorts “fair, reasonable and non-dicriminatory” (FRAND) zijn. De rechtbank vindt niet dat Apple zich tot nu toe in die onderhandelingen onredelijk heeft opgesteld zodat er geen plaats is voor een verbod. De drie zaken zullen in verband met de vorderingen tot schadevergoeding over mogelijke inbreuk in het verleden in maart en april worden voortgezet. Er zijn dan pleidooien over de technische aspecten van de zaken, derhalve over de vragen of de octrooien geldig zijn en of Apple inbreuk daarop (heeft ge)maakt.

Citaten FRAND

4.2. Als meest verstrekkende verweer heeft Apple aangevoerd dat er een licentieovereenkomst bestaat tussen haar en Samsung. Apple heeft in dit verband betoogd dat de FRAND-verklaringen die Samsung voor de vier octrooien heeft afgelegd, moeten worden aangemerkt als een aanbod van een FRAND-licentieovereenkomst en dat Apple dat aanbod heeft aanvaard door het toepassen van de standaard, waardoor een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Dat betoog moet om de volgende redenen worden verworpen.

4.6. Dat een FRAND-verklaring kan worden opgevat als een aanbod van een FRANDlicentie die kan worden aanvaard door het toepassen van de standaard, wordt ook niet ondersteund door de verklaringen van de deskundigen in het Franse recht die Apple heeft overgelegd. Die deskundigen kwalificeren de FRAND-verklaring namelijk als een promesse de contrat (toezegging van een overeenkomst) en onderscheiden een promesse de contrat van onder meer een contrat définitif (definitieve overeenkomst). Deze kwalificatie van de FRAND-verklaring als een promesse de contrat onderstreept dat door aanvaarding van de FRAND-verklaring geen definitieve licentieovereenkomst tot stand komt, maar (slechts) een verbintenis van Samsung jegens Apple om een FRAND-licentie te zullen verlenen. Het betoog van Apple dat die verbintenis onherroepelijk is en Apple een rechtens afdwingbare contractuele aanspraak jegens Samsung geeft, maakt dat niet anders. Apple krijgt door aanvaarding van in de FRAND-verklaring opgenomen toezegging van Samsung een onherroepelijke contractuele aanspraak op verlening van een FRAND-licentie door Samsung. Zij heeft daarmee echter nog geen FRAND-licentie in handen.

Uitputting
4.8. Apple heeft ten tweede betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput omdat het onderdeel van haar producten dat het gebruik van de 3G-functionaliteit mogelijk maakt, te weten de zogeheten baseband chip, met toestemming van Samsung in het verkeer is gebracht. Daarbij maakt Apple een onderscheid tussen enerzijds de baseband chips die zijn opgenomen in haar iPhone 4S en anderzijds de baseband chips die zijn opgenomen in haar overige producten met 3G-functionaliteit. De baseband chips voor de iPhone 4S zijn volgens Apple afkomstig van Qualcomm. De overige baseband chips heeft zij, naar zij stelt, tot en met 31 januari 2011 betrokken van Infineon en na 31 januari 2011 van Intel.

Chips van Qualcomm
4.15 (...) Samsung heeft wel aangevoerd dat haar beroep op het voorwaardelijke karakter van haar toezegging om verschillende redenen niet in strijd is met de FRAND-verklaringen en ETSI-regels.

4.16. Ten eerste is het betoog van Samsung dat zij zich niet verplicht heeft om onherroepelijke FRAND-licenties te verlenen, maar slechts onherroepelijk verplicht is om FRAND-licenties te verlenen, ongegrond. In haar FRAND-verklaringen van 2003 en 2010 staat immers uitdrukkelijk dat zij bereid is “to grant irrevocable licenses” (onderstreping rb.). Dat spreekt ook voor zich omdat niet in geschil is dat Samsung met de FRANDverklaringen beoogt te voldoen aan artikel 6.1 van de ETSI-regels dat spreekt over een “undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses” (onderstreping rb.). Voor zover Samsung in dit verband heeft bedoeld te verwijzen naar haar eerste algemene FRAND-verklaring van 1998, waarin niet uitdrukkelijk haar bereidheid om onherroepelijk licenties te verlenen staat, kan haar dat niet baten, omdat zij in ieder geval op grond van de genoemde latere verklaringen en de ETSI-regels zichzelf verplicht heeft om onherroepelijke licenties te verlenen.

4.17. Ten tweede neemt het feit dat het gaat om een toezegging om het octrooi niet te handhaven, in plaats van toestemming om de techniek te gebruik, niet weg dat er sprake is van herroeping van tenminste een deel van een licentie in de zin van de FRANDverklaringen. In het midden kan blijven of, zoals Samsung heeft betoogd, een dergelijke toezegging beperktere rechten inhoudt dan een licentie. Voor zover de rechten beperkter zijn, vormen ze in ieder geval een essentieel onderdeel van een licentie in de zin van de FRAND-verklaringen. Een wezenlijk onderdeel van een FRAND-licentie is immers dat een partij die de 3G-standaard gebruikt, erop kan vertrouwen dat Samsung zich niet tegen dat gebruik zal verzetten. Het herroepen van de toezegging om octrooien niet te handhaven impliceert dat dit essentiële onderdeel van een licentie wordt herroepen. Dat is in strijd met de FRAND-verklaringen.

4.18. Ten derde heeft Samsung betoogd dat het inroepen van het voorwaardelijke karakter van een toezegging of licentie niet hetzelfde is als het herroepen daarvan. Ook dat betoog kan volgens een redelijke uitleg van de verklaringen en de ETSI-regels niet slagen. Het effect van het inroepen van de voorwaarde is immers gelijk aan het effect van andere vormen van herroeping. Het effect is dat de verleende rechten worden beëindigd.

4.19. Ten vierde faalt het betoog van Samsung dat de term herroeping slechts duidt op beëindiging zonder objectieve reden. De tekst van de FRAND-verklaringen en de ETSIregels biedt geen steun voor die beperkte interpretatie. Denkbaar is dat een vorm van (gebruikelijke) beëindigingsclausule onderdeel uitmaakt van de FRAND-voorwaarden, bijvoorbeeld een opzegging (na ingebrekestelling) bij wanbetaling. Voor zover Samsung heeft bedoeld te betogen dat de voorwaarde waarop zij zich beroept FRAND is, strandt dat betoog in dit geval op het feit dat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat het fair en reasonable is om in de overeenkomst een voorwaarde op te nemen dat de FRAND-licentie wordt beëindigd wanneer de wederpartij een octrooi dat niet essentieel is voor enige standaard, inroept tegen Samsung. Ook is onvoldoende toegelicht dat een dergelijke clausule (en het beroep erop in deze procedure) non-discriminatory zou zijn, tegenover het verweer van Apple dat alleen zij door Samsung met een dergelijke opzegging(sclausule) wordt geconfronteerd, indachtig voorts dat een vergelijkbare clausule ontbreekt in de overeenkomst met Intel.

4.20. Ten vijfde heeft Samsung betoogd dat haar verplichting om FRAND-licenties niet te herroepen niet geldt voor sublicenties. Dat betoog kan alleen al niet slagen omdat de rechten die Apple aan artikel 5.6 van de overeenkomst met Qualcomm kan ontlenen, geen sublicentie betreffen, maar een rechtstreeks jegens Samsung werkende aanspraak. De bepaling betreft immers een covenant van Samsung ten behoeve van klanten van Qualcomm zoals Apple.

4.21. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het beroep op uitputting slaagt voor zover het gaat om de iPhone 4S. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de iPhone 4S zullen die dus moeten worden afgewezen.

chips van Intel
4.22. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat de baseband chips die Apple incorporeert in haar smartphones en tablets met 3G-functionaliteit, anders dan de iPhone 4S, sinds vanaf 31 januari 2011 afkomstig zijn van Intel en meer specifiek dat:
(i) Apple die baseband chips afneemt van Intel Americas,
(ii) Intel Americas die baseband chips op haar beurt afneemt van Intel Corporation, en
(iii) Intel Corporation die baseband chips laat produceren door IMC.

4.23. Apple heeft betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput onder meer omdat Intel Corporation een overeenkomst heeft met Samsung op basis waarvan Intel Corporation een wereldwijde licentie heeft om de baseband chips te verkopen. Apple wijst in dat verband op artikel 3.1(a)(1) van die overeenkomst, zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004 (productie 18C van Apple), waarin staat […].

4.24. Samsung heeft hiertegen onder meer ingebracht dat de in artikel 3.1(a) aan Intel Corporation verleende licentie alleen betrekking heeft op producten die door Intel Corporation zelf zijn gemaakt of die Intel Corporation heeft laten maken overeenkomstig de voorwaarden van artikel 3.7 van de overeenkomst. Ter onderbouwing van dat betoog heeft Samsung verwezen naar de verklaring van een door haar ingeschakelde deskundige op het gebied van het Amerikaanse recht, de heer Hintz (productie 18 van Samsung, in het bijzonder de paragrafen 37-40 daarvan).

4.25. Apple heeft in reactie op dit tegenargument van Samsung aangevoerd dat Intel Corporation op basis van artikel 3.1(a)(1) een licentie heeft om INTEL Licensed Products te verkopen ongeacht de herkomst van die producten. Zij heeft aangeboden ter onderbouwing van dat betoog een verklaring te overleggen van een deskundige in het Amerikaanse recht. Apple heeft die verklaring niet eerder kunnen overleggen omdat het een reactie betreft op een argument dat Samsung voor het eerst naar voren heeft gebracht door overlegging van de verklaring van Hintz. Die verklaring van Hintz heeft Samsung overgelegd na het verstrijken van de daarvoor door de rechtbank gestelde termijn. Ter comparitie is de verklaring van Hintz in beginsel toegelaten als productie, maar heeft de rechtbank de mogelijkheid opengelaten dat Apple de gelegenheid krijgt om zo nodig haar reactie op die verklaring te onderbouwen met de verklaring van een deskundige omdat Apple daarvoor onvoldoende gelegenheid had vanwege de termijnoverschrijding door Samsung. Van die mogelijkheid zal in dit geval gebruik worden gemaakt omdat die verklaring relevant is voor de beantwoording van de vraag of Intel Corporation op grond van haar overeenkomst met Samsung toestemming heeft om door IMC geproduceerde baseband chips te verkopen. Het is namelijk niet in geschil dat die vraag moet worden beantwoord naar het recht van de staat New York, aangezien dat recht van toepassing is op de overeenkomst zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004.

Misbruik van bevoegdheid/precontractuele goede trouw

4.30. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat vooralsnog niet vast staat dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput met betrekking tot de 3G-producten die Apple op dit moment verhandelt, anders dan de iPhone 4S. Daarom zullen ook de overige verweren die Apple heeft aangevoerd worden beoordeeld, waaronder haar beroep op misbruik van bevoegdheid en precontractuele goede trouw.

4.33. Het feit dat Apple al met de verhandeling van producten met 3G-functionaliteit is begonnen voordat zij Samsung heeft verzocht om een FRAND-licentie, neemt in dit geval niet weg dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijd met de precontractuele goede trouw. Apple heeft namelijk aangevoerd dat Samsung vanaf het begin in 2008 op de hoogte is geweest van die handel en dat Samsung geen bezwaar had tegen die handel, maar die juist toejuichte omdat Samsung een belangrijke leverancier is van onderdelen van de 3G-producten van Apple. Dat heeft Samsung niet weersproken. Integendeel, Samsung heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij die handel van Apple aanvankelijk heeft gedoogd omdat zij Apple zag als een van haar meest gewaardeerde klanten. Ook staat als onweersproken vast dat Apple om een licentie heeft verzocht, meteen nadat duidelijk werd dat Samsung het gebruik van de octrooien door Apple niet meer zou gedogen. Direct nadat Samsung zich op haar octrooien had beroepen in de besprekingen over de inbreuk op de auteurs-, model- en octrooirechten die Apple haar verweet, heeft Apple geïnformeerd naar de bereidheid van Samsung om een licentie te verlenen. Vervolgens hebben partijen onderhandeld over een kruislicentie. Kort nadat de onderhandelingen over die kruislicenties waren beëindigd, heeft Apple geïnformeerd naar de FRAND-voorwaarden van Samsung en zijn partijen gaan onderhandelen over de door Apple te betalen licentievergoeding.

4.34. Dat er sprake is van serieuze onderhandelingen heeft Samsung onvoldoende
bestreden. Samsung heeft wel aangevoerd dat Apple eigenlijk helemaal geen FRANDlicentie wil, maar dat betoog kan om de volgende redenen geen stand houden. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat Samsung niet heeft betoogd dat de gestelde onwil van Apple blijkt uit het feit dat Apple het aanbod dat Samsung haar had gedaan, heeft verworpen.
Integendeel, Samsung heeft onderstreept dat haar aanbod moet worden gezien als
“openingsbod” en dat Apple, als zij het daar niet mee eens was daarover in gesprek kon
treden of een tegenbod kon doen. Dat is precies wat er is gebeurd.

4.35. Samsung heeft wel betoogd dat de onwil van Apple zou blijken uit het feit dat Apple zelf de onderhandelingen over kruislicenties heeft afgebroken door diverse procedures te beginnen tegen Samsung. Uit het instellen van die procedures kan echter hooguit worden afgeleid dat Apple niet bereid is om Samsung, in ruil voor een licentie onder de essentiële octrooien van Samsung, een licentie te verlenen voor de auteursrechten, modelrechten en niet-essentiële octrooirechten die Apple in die procedures tegen Samsung in stelling heeft gebracht. Dat sluit echter niet uit dat Apple wel een FRAND-licentie wil van Samsung. Dat dit laatste het geval is, blijkt voldoende uit het feit dat Apple vrijwel tegelijkertijd met het starten van de procedures tegen Samsung (en voordat Samsung de onderhavige zaken aanhangig had gemaakt tegen Apple) uitdrukkelijk bij Samsung heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van een FRAND-licentie. Dat verzoek is het begin geweest van nieuwe onderhandelingen waarin partijen over en weer voorstellen hebben gedaan voor de hoogte van de door Apple verschuldigde licentievergoeding.

4.37. Apple heeft haar tegenbod berekend door uit te gaan van een cumulatief royaltyplafond voor alle essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Het idee daarachter is dat bij de beoordeling van de vraag of de vergoeding voor een licentie voor een essentieel octrooi FRAND is, moet meewegen dat er onder de 3G-standaard nog duizenden andere andere octrooien zijn die door andere octrooihouders zijn aangemerkt als essentieel. Als voor al die octrooien afzonderlijk een klein bedrag moet worden betaald, kan het cumulatieve effect van al die royalties zodanig zijn dat het economisch onhaalbaar wordt om een product op de markt te brengen met 3G-functionaliteit. Samsung heeft hiertegen ingebracht dat er in de praktijk op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van een royaltyplafond bij de vaststelling van een royalty voor essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Wat daar ook van zij, er volgt niet uit dat het hanteren van een cumulatief royaltyplafond bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden onredelijk is.

4.41. Ten slotte heeft Samsung bezwaar tegen het feit dat de licentie die Apple in haar tegenbod heeft aangeboden, uitsluitend betrekking heeft op de Nederlandse delen van de vier Europese octrooien die Samsung in de onderhavige procedures inroept. Die beperking kan echter niet los worden gezien van het feit dat Samsung de verbodsvorderingen al had ingesteld op het moment dat Apple het betreffende tegenbod deed. Zolang de van die vorderingen uitgaande druk op Apple in de lucht blijft, is het niet onredelijk dat Apple haar concrete bod beperkt tot de octrooien die in geschil zijn.

late melding octrooien
4.45. Het betoog van Apple dat Samsung haar uit haar octrooien voortvloeiende rechten heeft verwerkt omdat zij die octrooien te laat bij ETSI heeft aangemeld als essentiële octrooien, moet worden verworpen. Daarbij kan in het midden blijven of Samsung artikel 4.1 van de ETSI-regels heeft geschonden door haar octrooien pas bij ETSI te melden nadat de standaard al was vastgesteld. Ook indien dat het geval is, volgt daaruit niet dat Samsung haar rechten heeft verwerkt om een vordering tot schadevergoeding en winstafdracht in te stellen. Van rechtsverwerking zou sprake kunnen zijn als de verlate melding het gerechtvaardigd vertrouwen bij Apple zou hebben gewekt dat Samsung haar aanspraak niet geldend zou maken. Dat heeft Apple echter niet gesteld. Ook zou er sprake kunnen zijn van rechtsverwerking als Apple onredelijk in haar positie zou zijn benadeeld doordat Samsung haar aanspraken nu alsnog geldend maakt. Zoals hierna zal worden toegelicht is echter niet komen vast te staan dat Apple enig nadeel heeft geleden van de verlate melding.

Conclusie
4.50. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de verbodsvorderingen zullen worden afgewezen. Dat zelfde geldt voor de gevorderde recall en vernietiging. Ook de overige vorderingen zullen moeten worden afgewezen voor zover zij betrekking hebben op de iPhone 4S aangezien de octrooirechten met betrekking tot dat product zijn uitgeput. De beslissing over een en ander zal echter worden aangehouden, zodat later in een vonnis op alle vorderingen kan worden beslist.

Lees het tussenvonnis hier (grosse HA ZA 11-2212, 2213, 2215 - LJN BV8871).

Op andere blogs:
NJ Dagblad (Tussenvonnis in zaken Samsung tegen Apple)
SOLV (Samsung lijdt gevoelige nederlaag in tussennvonnis tegen Apple)

Hof 's-Gravenhage 6 maart 2012, LJN BV8214 (Van Holsteijn en Kemna Special Products tegen Zehnder Group, voorheen Stork Ventilatoren)

Uitspraak ingezonden door Otto Swens, Vondst advocaten.

Octrooirecht. VHK is een ingenieursbureau en houdt zich bezig met productinnovatie op het gebied van luchtbehandeling in gebouwen, zij is houdster van EP 0 783 655. Gerechtshof bekrachtigt in het hoger beroep de in het vonnis van de rechtbank bevonden nietigheid (IEF 8379).

Het Hof acht conclusie 1 en de volgconclusies 2 en 3 nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Volgconclusie 4 wordt nietig bevonden vanwege toegevoegde materie. De in het incidenteel appel gevorderde grensoverschrijdende verklaring van non-inbreuk (voor Duitsland) wordt afgewezen omdat het Hof van oordeel is dat de non-inbreuk stellingen van Zehnder neerkomen op een verkapt nietigheidsverweer en de beoordeling van de nietigheid van het Duitse deel van het octrooi exclusief is voorbehouden aan de Duitse rechter (HvJ EU inzake GAT/LuK en Hoge Raad inzake Roche/Primus II).

Omdat ook in het incidenteel hoger beroep het vonnis zal worden bekrachtigd, volgt veroordeling van de Zehnder in de kosten. Tot slot gaat het hof, op basis van de processtukken er vanuit dat slechts 10% van de kosten is besteed aan uitsluitend het incidenteel hoger beroep. VHK zal worden veroordeeld tot 90% van de kosten, Zehnder tot 10% van de kosten.

34. Voor de beoordeling van de geldigheid van het Duitse octrooi is op grond van artikel 22 sub 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 (de EEX-Verordening) de Duitse rechter exclusief bevoegd. In het arrest van het Hof van Justitie van de EG GAT/Luk) is bepaald dat artikel 22, sub 4 ook van toepassing is in geval van een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, waarbij de (on)geldigheid van het octrooi bij wege van exceptie wordt opgeworpen. Voor zover de stellingen van Zehnder er op neerkomen dat geen sprake is van inbreuk omdat het octrooi (partieel) nietig is, kan het hof derhalve niet oordelen over deze vordering. Mede in aanmerking nemende het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II), zou het hof deze vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk moeten aanhouden of (desgewenst) afwijzen.

Lees het arrest hier (grosse HA ZA 08-1040, LJN BV8214, schone pdf).

Rechtbank 's-Gravenhage 7 maart 2012, HA ZA 11-1977 (Sandoz en Hexal tegen Astrazeneca) en HA ZA 11-1978 (Accord Healthcare tegen Astrazeneca)

Uitspraak ingezonden door Robin van Kleeff, Hoyng Monegier.

Octrooirecht. Gemotiveerde vakman en de redelijke verwachting van succes. Sandoz en Hexal maken onderdeel uit van de Novartis-groep, een groep van 3 ondernemingen die actief zijn op het gebied van zowel innovatieve als generieke geneesmiddelen. Hexal staat aan het hoofd van het bedrijfsonderdeel dat betrokken is bij de vervaardiging en distributie van generieke geneesmiddelen. Sandoz is verantwoordelijk voor de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. Accord c.s. behoort tot het Intas concern en houdt zich ook bezig met de vervaardiging en distributie van generieke geneesmiddelen.

Astrazeneca is houdster van EP 0 907 364 (sustained release pharmaceutical compositions comprising a dibenzothiazepine derivative). EP 240 228 (hierna: EP 228), ook van AstraZeneca, is het basisoctrooi voor de stof quetiapine en is per 24 maart 2007 verlopen. Op basis van dit octrooi is een aanvullend beschermingscertificaat verleend (980022) dat op 23 maart 2012 verloopt. AstraZeneca brengt een farmaceutisch product met het actief ingrediënt quetiapine op de markt onder de merknaam Seroquel, thans zowel in onmiddellijke afgifte formulering (Seroquel IR) en in vertraagde afgifte formulering (Seroquel XR). Zowel Seroquel IR als Seroquel XR is toegelaten voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis.

De vraag die ter beantwoording voorligt is of de gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum, in aanmerking genomen de mate waarin hij gemotiveerd was het probleem op te lossen, een zodanig redelijke verwachting had dat hij erin zou slagen een klinisch werkzame formulering van quetiapine te ontwikkelen, dat hij die weg zou inslaan (r.o. 3.7). De rechtbank wijst de vorderingen van Sandoz en Hexal respectievelijk Accord c.s., dat er sprake is van een onvoldoende inventief octrooi en daarom de vernietiging moet worden uitgesproken, af. En in beide zaken zullen zij als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AstraZeneca ter hoogte van EUR 212.500,-.

In de bijzonder technische beoordeling wordt meegenomen:
Recht op prioriteit
Gemiddelde vakman
Uitgangspunt bij de beoordeling van de inventiviteit (problem-solution approach)
Motivatie
   Quetiapine veelbelovende stof
   Eenmaal daagse toediening
   Minder bijwerkingen
   Slotsom motivatie
Redelijke verwachting van succes / contra-indicaties
   Geschiktheid voor behandeling van een aanval
   D2 receptorbezetting - samenhang met piek-plasmaniveau
   Lage biologische beschikbaarheid - first-pass metabolisme
   Hoge serumeiwitbinding
   pH-afhankelijk oplosbaarheidsprofiel
   Andere onzekerheden
   Omvang van het tablet
Slotsom motivatie en redelijke verwachting van succes

5.7. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat bij de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi, ook indien de problem-solution-approach wordt toegepast, de vraag moet worden beantwoord of de gemiddelde vakman - uitgaande van alle kennis waarover hij op de indieningsdatum beschikte- gemotiveerd was een vertraagde afgifte formulering van quetiapine te ontwikkelen en of hij een redelijke verwachting van succes, te weten dat dit tot de oplossing van het objectieve probleem zou leiden, zou hebben. Daarbij geldt dat motivatie enerzijds en redelijke verwachting van succes anderzijds communicerende vaten zijn, in die zin dat bij een sterke motivatie een minder hoge verwachting van succes voldoende zal zijn voor de vakman, terwijl bij weinig motivatie een hoge verwachting van succes nodig zal zijn. Wat een 'redelijke' verwachting is, hangt met andere woorden af van de mate van motivatie. Gegeven dit uitgangspunt kan niet als juist worden aanvaard de stelling van Sandoz c.s. dat vanwege het feit dat in onderhavige zaak maar één oplossing voorhanden is - welk standpunt zoals hierna wordt overwogen overigens wordt verworpen verwachting van succes niet relevant zou zijn, behoudens in het geval) van het bestaan van een vooroordeel.

Slotsom Motivatie
5.25. Bij deze stand van zaken moet worden geconstateerd dat de gemiddelde vakman op de indieningsdatum niet werkelijk is gemotiveerd om een andere formulering van quetiapine te ontwikkelen. In dat licht kan worden betwijfeld of het door Sandoz c.s. gehanteerde uitgangspunt, de keuze voor de meest nabije stand van de techniek en de daaruit voortvloeiende objectieve probleemstelling, waarin de keuze voor quetiapine reeds besloten ligt, inderdaad juist is en of niet de door AstraZeneca voorgestelde vraag wat zou de gemiddelde vakman op de indieningsdatum doen als hij de behandelingsmethode voor schizofrenie zou willen verbeteren in het onderhavige geval juister zou zijn. Nu er als gezegd geen noodzaak is die vraag te beantwoorden, zal de rechtbank dat niet doen en - nog steeds uitgaand van het door Sandoz c.s. gekozen uitgangspunt - hierna beoordelen of de hooguit minimale motivatie van de gemiddelde vakman wellicht wordt gecompenseerd door een hoge verwachting van succes, waardoor hij toch een vertraagde afgifte formulering van quetiapine zou gaan ontwikkelen.

Gemiddelde (gemotiveerde) vakman 5.37. Met deze redenering legt Sandoz c.s. een onjuiste maatstaf aan. Niet bepalend is immers of de gemiddelde vakman een absolute belemmering zag voor de ontwikkeling van een vertraagde afgifte formulering. De vraag die ter beantwoording voorligt is of de gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum, in aanmerking genomen de mate waarin hij gemotiveerd was het probleem op te lossen, een zodanig redelijke verwachting had dat hij erin zou slagen een klinisch werkzame formulering van quetiapine te ontwikkelen, dat hij die weg zou inslaan. De stellingen van Sandoz c.s. bevestigen dat er op de indieningsdatum grote onzekerheid bestond wat de gevolgen zouden zijn van het bij quetiapine optredend first-pass metabolisme. Die onzekerheden verhinderden dat bij de gemiddelde vakman een redelijke verwachting ontstond dat hij succesvol zou zijn. Dat er wellicht formuleringen waren ontwikkeld van andere stoffen met een hoog first-pass metabolisme maakt dat niet anders. In het licht van zijn vakkennis, zullen die door de gemiddelde vakman als uitzonderingen op de regel worden beschouwd, waarop hij niet zijn verwachtingen zal baseren.

5.49. De rechtbank is met AstraZeneca van oordeel dat bovendien niet alleen relevant is of de gemiddelde vakman bio-equivalentiestudies en ander onderzoek Iron doen, maar ook - en veeleer- of hij dat in aanmerking genomen alle andere omstandigheden, ook zou doen. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag ontkennend worden beantwoord. De gemiddelde vakman is nauwelijks gemotiveerd, ziet veel onzekerheid op het gebied van formulering en werkzaamheid, terwijl over quetiapine nog weinig bekend was en de stof zich in de klinische praktijk nog niet had bewezen. Onder die omstandigheden zou hij de benodigde bio-equivalentie- en andere studies ervaren als undue burden en zou hij niet de weg van het ontwikkelen van een vertraagde afgifte formulering van quetiapine inslaan.

5.50. Sandoz c.s. heeft er op gewezen dat de problemen en onzekerheden die de gemiddelde vakman zou zien bij het ontwikkelen van een vertraagde afgifte formulering van quetiapine geen van alle (duidelijk) in het octrooi staan vermeld. Dat is op zich juist. Het kan er evenwel niet toe leiden dat deze problemen bij de beoordeling van inventiviteit buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat immers om een objectieve beantwoording van de vraag of hetgeen wordt geclaimd op de indieningsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, gegeven zijn algemene vakkennis en de stand van de techniek. Waarom hetgeen geclaimd wordt "inventief is hoeft in de beschrijving niet geëxpliciteerd te worden. Dat een probleem niet expliciet in de beschrijving wordt genoemd betekent niet dat het voor de gemiddelde vakman op de indieningsdatum niet bestond en evenmin dat het bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing zou moeten worden gelaten.

5 .51. De slotsom is dat de vorderingen van Sandoz c.s. zullen worden afgewezen.

5.52. Sandoz c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AstraZeneca. Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten in conventie in beide zaken gezamenlijk EUR 425.000,- bedragen. De rechtbank zal daarom in beide zaken Sandoz en Hexal respectievelijk Accord c.s. als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van AstraZeneca ter hoogte van EUR 212.500,-.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Sandoz v. AstraZeneca / Seroquel)

Beslissing van het HvJ EU 9 februari 2012, zaak C-442/11 (Novartis tegen Actavis UK)

Over de vraag: Inbreuk op ABC voor werkzame stoffen alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen? (exacte vraag, zie onder)

Antwoord

Consequently, the answer to the question referred is that Articles 4 and 5 of Regulation No 469/2009 must be interpreted as meaning that, where a ‘product’ consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that ‘product’ in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, an SPC granted for that ‘product’ allows its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the ‘product’, as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

Vraagstelling:
Wanneer voor een product als omschreven in verordening (EG) nr. 469/20091 een aanvullend beschermingscertificaat is afgegeven voor een werkzame stof, wordt dan op de rechten die dat certificaat volgens artikel 5 van de verordening met betrekking tot het voorwerp als omschreven in artikel 4 van de verordening verleent, inbreuk gemaakt
i. door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) in combinatie met een of meer andere werkzame stoffen (in het onderhavige geval hydrochloorthiazide) bevat, of
ii. alleen door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) als enige werkzame stof bevat?

Rechtbank Arnhem 11 februari 2011, LJN BV7970 (Sanofi-Aventis tegen College ter beoordeling van geneesmiddelen)

Als randvermelding. Registratie van generieke geneesmiddelen. Wegens Europees gebruiksoctrooi heeft het CBG bepaald dat indicatie uit SPC en bijsluiter van generieke geneesmiddelen moet worden verwijderd en een standaardpassage in de bijsluiter daarvan moet worden opgenomen.  De rechtbank is van oordeel dat de nationale bepalingen over de registratie van geneesmiddelen conform artikel 11 laatste alinea van Richtlijn 2004/27/EG kunnen worden uitgelegd, hetgeen verweerder dan ook terecht heeft gedaan. Argumenten tegen het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen vinden geen steun in het recht en leiden niet tot vernietiging van het bestreden besluit. Het valt niet in te zien dat de standaardpassage in de bijsluiter uitnodigt tot gebruik, tot het voorschrijven of afleveren van het product noch uitnodigt tot octrooi-inbreuk.

3.11 (...) Uitgaande van de geldigheid van dat octrooi zou vermelding van de H. pylori-indicatie in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken (SPC) een inbreuk op dat octrooi inhouden. Om die reden heeft verweerder eiseres op 24 oktober 2005 gevraagd of zij vasthoudt aan het octrooi en erop staat dat de H. pylori-indicatie uit de bijsluiter en de SPC van alle generieke lansoprazol bevattende geneesmiddelen wordt verwijderd."

3.20. Eiseres heeft voorts aangevoerd dat er in de Richtlijn geen grondslag is te vinden voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen. Volgens eiseres is de verplichting daartoe in strijd is met artikel 60 van Richtlijn 2001/83/EG. Hierin is bepaald dat lidstaten het in de handel brengen van geneesmiddelen op hun grondgebied om redenen die verband houden met de etikettering of de bijsluiter mogen verbieden noch verhinderen, indien de etikettering en de bijsluiter aan de bepalingen van titel V voldoen. Eiseres is bovendien van mening dat de standaardpassage in de bijsluiter risico’s voor de volksgezondheid oplevert, leidt tot inconsistentie tussen de SPC en de bijsluiter en octrooi-inbreuk uitlokt.

3.21. De rechtbank stelt voorop dat de Richtlijn als voornaamste doel bescherming van de volksgezondheid heeft. De Richtlijn beoogt tevens belemmeringen voor de handel in geneesmiddelen binnen de Europese Gemeenschap op te heffen, met name door harmonisering van wetgeving, zoals onder meer tot uitdrukking komt in artikel 60 van de Richtlijn. Gelet hierop dient voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van het generieke geneesmiddel een grondslag in de Richtlijn aanwezig te zijn.

3.22. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de grondslag voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter terecht heeft gevonden in de artikelen 59, eerste lid, aanhef en onder d, onder viii, en 59, derde lid, van Richtlijn 2004/27/EG.

3.26. De rechtbank is van oordeel dat de overige argumenten van eiseres tegen het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen geen steun vinden in het recht en om die reden niet tot vernietiging van het bestreden besluit kunnen leiden. Hieraan moet worden toegevoegd dat niet valt in te zien dat de standaardpassage in de bijsluiter uitnodigt tot gebruik door de patiënt en het voorschrijven/afleveren door de arts/apotheker van de generieke lansoprazolbevattende geneesmiddelen voor de H. pylori-indicatie of andere indicaties en uitnodigt tot octrooi-inbreuk. Het verschil tussen de bijsluiter van het innovatieve geneesmiddel Prezal en de bijsluiter van de lansoprazolbevattende generieke geneesmiddelen is, zoals verweerder terecht heeft aangegeven, een logische consequentie van de keuze van eiseres om vast te houden aan het octrooi op de H. pylori-indicatie.