Rechtspraak  

Gerechtshof Leeuwarden 29 mei 2012, LJN BX0321 (Nano-C (Westwood, Massachusetts, USA) tegen Rijksuniversiteit Groningen)

Als randvermelding, parallel gepubliceerd IT 818. Octrooirecht. Algemeen contractenrecht. Haviltex-norm. Opzegging licentieovereenkomst buiten het in een contract genoemde gronden.

Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RUG) is aanvraagster van de internationale octrooiaanvrage nr. PCT/NL2004/00116 getiteld 'Photodiode'. RUG heeft een licentieovereenkomst gesloten met Nano-C, waarin een 'entire agreement' clausule is opgenomen. Volgens Nano-C heeft RUG de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig beëindigd en heeft in conventie schadevergoeding gevorderd. In reconventie heeft RUG een bedrag gevorderd van Nano-C voor niet betaalde huur en het gebruik van gereedschappen/apparatuur en chemicaliën. De rechtbank heeft de vordering in conventie afgewezen en in reconventie een bewijsopdracht gegeven.

Het hof deelt het standpunt van Nano-C dat RUG in de gegeven situatie de licentieovereenkomst slechts had kunnen opzeggen met inachtneming van de overeengekomen termijn van kennisgeving en aangeboden mogelijkheid van herstel.

Dat de tekortkoming, zoals RUG stelt en Nano-C betwist, blijvend of tijdelijk onmogelijk was, is voor de toepasselijkheid van het artikel niet relevant nu deze bepaling op iedere tekortkoming van toepassing is. Ook de redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat RUG naar aanleiding van de e-mailberichten eerst contact met Nano-C had moeten opnemen alvorens de overeenkomst rauwelijks op te zeggen. De grieven I en VI zijn in zoverre gegrond.

Het hof is met RUG van oordeel dat het ontslag van het personeel en het staken van de productie van [70]PCBM terwijl de markt intussen niet meer werd beleverd hoewel er nog steeds vraag naar dit product bestond, moet worden beschouwd als een tekortkoming van de inspanningsverplichting onder artikel 6 van de licentieovereenkomst. Dit geldt temeer nu, zoals door RUG is gesteld en door Nano-C niet is weersproken, de stagnatie in de productie en verkoop [70]PCBM negen maanden heeft geduurd en een onderbreking van negen maanden zonder uitzicht op herstel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet beschouwd kan worden als een tijdelijke stagnatie.

De slotsom van het voorgaande is dat de tekortkomingen door Nano-C, hoewel zij daarvoor de 60 dagen termijn mocht nemen, niet tijdig zijn opgeheven en dat de licentieovereenkomst door RUG rechtsgeldig op 12 juni 2005 (60 dagen na 12 april) is beëindigd.

Als gevolg van de beëindiging stond het RUG vrij de technologie aan Solenne in gebruik te geven. Nano-C wordt veroordeeld in de proceskosten.

8. Grief I komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat partijen in de licentieovereenkomst geen regeling hebben getroffen voor het geval Nano-C blijvend of tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om aan haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst te voldoen (r.o. 5.4.1 van het bestreden vonnis). De grief bestrijdt voorts de daaropvolgende overweging van de rechtbank dat een redelijke uitleg van artikel 19 lid 3 sub b van de licentieovereenkomst meebrengt dat de daarin genoemde “cure period” alleen is bedoeld voor die gevallen waarin de onmogelijkheid van Nano-C om na te komen is gelegen in vertraging van de nakoming. Uit de toelichting op de grief begrijpt het hof dat Nano-C in het bijzonder er over klaagt dat de rechtbank door haar uitleg van artikel 19 een leemte creëert die zij vervolgens (op grond van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid) aanvult, zonder er rekening mee te houden dat partijen in artikel 19 van de overeenkomst een uitputtende beëindigingsregeling zijn overeengekomen.

9. Het hof stelt vast dat partijen verdeeld zijn over de uitleg van de in artikel 19 van de licentieovereenkomst opgenomen regeling inzake de beëindiging van de overeenkomst. Partijen zijn in het bijzonder verdeeld over de vraag of de in de licentieovereenkomst opgenomen beëindigingsgronden uitputtend zijn bedoeld in die zin dat de overeenkomst alleen op die gronden kan worden beëindigd en dus niet tevens op grond van de algemene regeling in boek 6 BW.

10. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, LJN: AG4158, NJ 1981, 635). Daarbij zijn telkens van beslissende betekenis alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Uit het arrest van de Hoge Raad van

20 februari 2004, NJ 2005, 493, volgt dat in praktisch opzicht de taalkundige betekenis van de bewoordingen, gelezen in de context van het contract als geheel, bij de uitleg vaak wel van groot belang zijn. Dit geldt in het bijzonder indien het gaat om een zuiver commerciële transactie tussen twee gelijkwaardige professionele partijen, terwijl bovendien vaststaat dat die partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bijgestaan door deskundige juristen en in de overeenkomst een "entire agreement" clausule zijn overeengekomen

(vgl. HR 19 januari 2007, LJN: AZ3178, JOR 2007, 166). De redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding van partijen beheersen, brengen mee dat contractspartijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij (vgl. HR 19 oktober 2007, LJN: BA7024).

14. Het hof is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden (het betreft hier een internationaal commercieel contract met een entire agreement clausule tussen commerciële partijen die werden bijgestaan door deskundige adviseurs) als uitgangspunt beslissend gewicht dient te worden toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van die woorden, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de licentieovereenkomst. Uit de in redelijkheid niet mis te verstane aanhef van artikel 19 lid 1 eerste zin ("except as is expressly provided herein with respect to the earlier termination") volgt dat de licentieovereenkomst alleen kan worden beëindigd op in dat artikel genoemde gronden. Naar het oordeel van het hof bestaat er slechts aanleiding af te wijken van de in redelijkheid niet mis te verstane aanhef van artikel 19 lid 1 voor zover RUG stelt en bewijst dat gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval aan die bewoordingen een afwijkende betekenis toekomt. RUG heeft haar stelling op dit punt evenwel onvoldoende onderbouwd zodat het hof ervan uitgaat dat de overeenkomst alleen beëindigd kan worden op grond van in artikel 19 opgesomde gronden.

16. Het hof deelt het standpunt van Nano-C dat RUG in de gegeven situatie de licentieovereenkomst slechts had kunnen opzeggen met inachtneming van de in artikel 19 lid 3 sub b overeengekomen termijn van kennisgeving en aangeboden mogelijkheid van herstel. Dat de tekortkoming, zoals RUG stelt en Nano-C betwist, blijvend of tijdelijk onmogelijk was, is voor de toepasselijkheid van artikel 19 lid 3 sub b niet relevant nu deze bepaling op iedere tekortkoming van toepassing is. Ook de redelijkheid en billijkheid brengen met zich, zoals door

Nano-C in de toelichting op grief VI terecht is aangevoerd, dat RUG naar aanleiding van de e-mailberichten van 2 en 3 april 2005 eerst contact met Nano-C had moeten opnemen alvorens de overeenkomst rauwelijks op te zeggen.De grieven I en VI zijn in zoverre gegrond. Of dat Nano-C kan baten, zal hierna blijken.

Tekortkoming
23. Het hof is met RUG van oordeel dat het ontslag van het personeel en het staken van de productie van [70]PCBM terwijl de markt intussen niet meer werd beleverd ofschoon er nog steeds vraag naar dit product bestond, moet worden beschouwd als een tekortkoming van de inspanningsverplichting onder artikel 6 van de licentieovereenkomst. Dit geldt temeer nu, zoals door RUG is gesteld en door Nano-C niet is weersproken, de stagnatie in de productie en verkoop [70]PCBM negen maanden heeft geduurd en een onderbreking van negen maanden zonder uitzicht op herstel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet beschouwd kan worden als een tijdelijke stagnatie. De enkele stelling dat Nano-C wel in staat was om [70]PCMBs te produceren is in het licht van het voorgaande niet voldoende. Het bewijsaanbod van Nano-C om [betrokkene] te horen is in zoverre niet ter zake dienend.

27. De slotsom van het voorgaande is dat de tekortkomingen door Nano-C, hoewel zij daarvoor de 60 dagen termijn mocht nemen, niet tijdig zijn opgeheven en dat de licentieovereenkomst door RUG rechtsgeldig op 12 juni 2005 (60 dagen na 12 april) is beëindigd. Het enkele feit dat RUG bij brief van 16 augustus 2005 Nano-C onverplicht in staat heeft gesteld alsnog informatie aan te leveren met betrekking tot de financiële en personele situatie van Nano-C, doet daaraan niet af.

Ingebrekestelling?
30. Zoals hiervoor onder 27 is overwegen, heeft RUG op 12 april 2005 de licentieovereenkomst met ingang van 12 juni 2005 rechtsgeldig beëindigd. Als gevolg van de beëindiging stond het RUG vrij de technologie aan Solenne in gebruik te geven. Nu Solenne op 23 augustus 2005 is opgericht en is gesteld noch is gebleken dat zij daarvóór al van die technologie gebruik maakte, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe het gebruik van de technologie door Solenne, zoals dit door RUG werd toegestaan, een onrechtmatige daad jegens Nano-C oplevert. Grief VI faalt derhalve.

Op andere blogs:
SOLV (Hof uitspraak over "entire agreement" clausule versus haviltex

In navolging van IEF 11370, een selectie van verzamelde berichten over ACTA van mei tot heden

Persbericht: ACTA before the European Parliament
The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was rejected by the European Parliament on 4 July 2012, by 478 votes to 39, with 165 abstentions. Parliament could not amend the ACTA, but only approve or reject it. Its rejection means that neither the EU nor its individual member states can join the agreement.
[red. verder nog de volgende vragen apart behandeld:] What were Parliament’s options? How will ACTA come into force? Steps to rejection

Interview with the ACTA rapporteur David Martin and with Hannes Swoboda, President of the Socialists and Democrats in the European Parliament.

Stichting BREIN: de weerstand tegen het totstandkomingsproces is zodanig dat het Europees Parlement tegen het verdrag heeft gestemd
De controverse komt voort uit het feit dat ACTA aanvankelijk in het geheim onderhandeld werd, hetgeen voeding gaf aan geruchten dat het verdrag heel ver zou gaan en fundamentele rechten zou beperken door 'three strikes' wetgeving verplicht te stellen. Hoewel dat uiteindelijk niet het geval bleek, is de weerstand tegen het totstandkomingsproces toch zodanig dat het Europees Parlement tegen het verdrag heeft gestemd. Het Europees Hof is gevraagd om te beoordelen of het ACTA verdrag inderdaad indruist tegen de in Europa geldende regelgeving omtrent fundamentele rechten. Hoewel vele Europarlementariërs die beoordeling wilde afwachten, haalde dat voorstel geen meerderheid mede vanwege spanning tussen de Commissie en het Parlement dat grotere betrokkenheid wil.

Statement by Martin SCHULZ, EP President on the result of the vote on ACTA

Bits of Freedom: Overwinning op ACTA vraagt om politiek doorpakken (4 juli)
Het Europees Parlement heeft zojuist tegen het omstreden handelsverdrag ACTA gestemd: een grote overwinning voor internetvrijheid in Nederland en Europa. De Europese Commissie heeft echter al laten weten dat ze, ondanks de tegenstem van het Europarlement, ACTA opnieuw op de agenda zal zetten. Bits of Freedom roept politici in Nederland en Europa daarom op om deze overwinning te gebruiken om een brede discussie te starten over een grondige herziening van het auteursrecht. Alleen dan kunnen er fundamentele oplossingen gevonden worden en kan een comeback van ACTA worden voorkomen.

ACTA: La voix de la raison n'a pas triomphé [red. ACTA: de stem van de rede heeft niet gewonnen]
Europees Gedeputeerde Marielle Gallo voor de Groupe PPE schrijft: Le Parlement européen s'est prononcé aujourd'hui contre l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA). La délégation française du Groupe PPE regrette ce vote intervenu dans la précipitation, alors que la Cour de Justice de l'UE a été saisie pour se prononcer sur sa compatibilité avec les droits fondamentaux et n'a pas encore rendu sa décision.

Twitter @judithineuropa

Streep door ACTA is een overwinning voor democratie (4 juli)
Nu het ACTA-verdrag van tafel is kan het Europees Parlement zich richten op de hoognodige hervorming van intellectueel eigendomsrecht in Europa. "ACTA stelde een aantal belangrijke vragen, maar kwam met de verkeerde oplossingen," zegt Schaake. "Wij moeten nu op een open en transparante manier aan de hervorming van auteursrechthandhaving werken. Een hervorming die de internetvrijheid niet in gevaar brengt.

Acta: Controversial anti-piracy agreement rejected by EU(4 juli)
The European Commission will continue to seek the legal opinion of the European Court of Justice on whether this agreement harms any of the fundamental rights of European citizens - including freedom of speech.

IFPI - European manufacturing and creative industries react to European Parliament vote on ACTA.
Europe’s innovative manufacturing and creative industries consider that today’s vote by the European Parliament will be damaging for European intellectual property, jobs and the economy. The decision on ACTA is a missed opportunity for the EU to protect its creative and innovation-based industries in the international market place. “ACTA is an important tool for promoting European jobs and intellectual property. Unfortunately the treaty got off on the wrong foot in the Parliament, and the real and significant merits of the treaty did not prevail,” says Anne Bergman-Tahon, Director of the Federation of European Publishers (FEP), a member of a coalition of over 130 organisations supporting ACTA.

Antipiraterijverdrag ACTA definitief van de baan (4 juli)
Het Europees Parlement heeft woensdag massaal tegen het antipiraterijverdrag ACTA gestemd. Het verdrag is definitief van de baan.

ACTA Stemming, afbeelding van Falkvinge.net

Twitter @judithineuropa: En ‪#ACTA‬ is dood. 478 stemmen tegen ‪#ACTA‬ en 39 voor.
Twitter @MarietjeD66: Bye bye #ACTA, European Parliament votes 478 against and 39 in favor 165 abstentions
Twitter @Bitsoffreedom: Europarlement tegen ‪#ACTA‬: "hello democracy, goodbye ‪#ACTA‬"
Twitter @Bitsoffreedom: Europarlement tegen uitstel ‪#ACTA‬
Twitter @Bitsoffreedom: EPP vraagt om uitstel #ACTA

Overwinning ACTA in gevaar: Christendemocraten willen uitstel (3 juli)
De overwinning op ACTA is in groot gevaar. De Christendemocraten (EVP) willen tijdens de plenaire vergadering vandaag het Europarlement vragen om uitstel van stemming totdat het Europese Hof over ACTA heeft beslist.

EU-parlement verwerpt ACTA waarschijnlijk (3 juli)
Het Europees Parlement gaat woensdag hoogstwaarschijnlijk met grote meerderheid tegen antipiraterijverdrag ACTA stemmen.

Everything you need to know about ACTA (2 juli)
The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) has proved to be controversial ever since it was first proposed. The agreement is aimed at more effectively enforcing intellectual property rights on an international level. Many developed countries worry that their economies suffer great damage due to counterfeiting and piracy. However, opponents are concerned that it will favour large companies' interests at the expense of citizens' rights.

Commissie heeft nu al lak aan tegenstem ACTA (29 juni)
Woensdag 4 juli is de grote dag dat het Europarlement over ACTA stemt. De kans is groot dat zij het advies van vijf parlementaire commissies en het goede voorbeeld van Nederland volgt en tegen het verdrag stemt. Die tegenstem zou een overwinning zijn in de strijd tegen ACTA en een oppepper voor de Europese democratie. De Europese Commissie houdt niettemin vast aan haar laatste strohalm: de procedure bij het Europese Hof.

ACTA Criticised In Australia (27 juni)
The Australian Parliament Joint Standing Committee on Treaties this week issued a report  on ACTA finding fault with the agreement. ACTA already has run into roadblocks in various parliamentary committees and been held up in Europe.

Kabinet tekent ACTA niet (25 juni)
Dit kabinet ziet definitief af van het ondertekenen en ratificeren van antipiraterijverdrag ACTA.

Europese Commissie vreest gevolgen bij afwijzen ACTA (22 juni)
Nu het Europees Parlement zich tegen ACTA keert, vreest de Europese Commissie de gevolgen. Het debat zou niet eerlijk verlopen zijn en er is gedreigd.

Europees Parlement gaat procederen om ACTA (21 juni)
Het Europees Parlement schaart zich achter de rechtszaak van parlementslid Sophie in ’t Veld (D66) om meer openheid over ACTA te krijgen. Nederland mengt zich niet in de strijd.

Parliament should say NO to ACTA, says International Trade Committee (22 juni)
Parliament should say NO to the Anti-Countefeiting Trade Agreement (ACTA), said the International Trade Committee in a vote on Thursday. Nineteen MEPs voted against ACTA, and twelve in favour, with no abstentions.

Belangrijkste commissie stemt ook tegen ACTA (21 juni)
De handelscommissie (INTA) van het Europees Parlement adviseert tegen ACTA te stemmen. Hiermee is de toekomst van het handelsverdrag erg onzeker geworden.

VIDEO - EP debates petitions against ACTA (20 juni)
Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA has left few people indifferent. Over the last few months the EP has received numerous petitions - including one signed by nearly three million people - asking MEPs to vote against the controversial agreement. The EP's petitions committee discussed the issue with petitioners on Tuesday 19 June. The international trade committee will vote 21 June on whether to recommend rejection to MEPs.

ACTA now rejected by four EP committees (5 juni)
he Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was rejected on Monday by the Development Committee, the fourth committee advising the International Trade Committee to do so. These committees' positions are not binding on the Trade Committee, which adopts its own position as lead committee on 21 June.

Forse klap voor ACTA (31 mei)
Drie belangrijke commissies van het Europees Parlement hebben tegen ACTA gestemd. Alle Europarlementariërs stemmen begin juli over het controversiële antipiraterijverdrag.
Kamer verwerpt ACTA en op IE-Forum: Kamer is tegen ACTA-verdrag en vergelijkbare verdragen (29 mei)
Een Kamermeerderheid heeft dinsdag gestemd voor het verwerpen van ACTA. Het antipiraterijverdrag moet volgens diverse partijen niet geratificeerd worden.

Europees Hof bekijkt rechtmatigheid ACTA (12 mei), ook IEF 11529
De antipiraterijwet ACTA is officieel voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Dat maakte de Europese Commissie bekend.

Vzr. Rechtbank Dordrecht 19 april 2012, LJN BX0232 (ABB Turbo Systems c.s. tegen Turboned Service B.V. c.s.)

Octrooirecht. Beslagrecht.

Een turbocharger is een compressor die wordt aangedreven door een turbine, die wordt aangedreven door uitlaatgassen van een motor. ABB Turbo Systems (hierna: ABB) houdt zich, o.a. bezig met ontwikkeling, productie en verkoop van deze turbochargers voor grote diesel- en benzinemotoren. ABB turbochargers worden wereldwijd gebruikt in o.a. schepen en elektriciteitscentrales. In deze procedure staan octrooien op een axiale glijlager (onderdeel turbocharger) centraal. ABB heeft een Europees Octrooi EP 0 840 027. Concurrent TurboNed Service (hierna TurboNed) biedt wereldwijd service en reparatiediensten voor turbogeneratoren aan, in het bijzonder uitlaatgasturbogeneratoren op schepen. Op 15 september 2011 is onder TurboNed bewijsbeslag gelegd op 15 verschillende typen turbocharger producten en documenten. Op 11 november 2011 heeft TurboNed bij het Bundespatentgericht een nietigheidsprocedure tegen het Duitse deel van EP 027 tegen ABB aanhangig gemaakt.

Inbreuk De betwisting van inbreuk door TurboNed komt voornamelijk neer op het inroepen van ongeldigheid van de octrooirechten en niet op betwisting van handelingen die in andere landen inbreuk op het octrooirecht opleveren. De rechtbank acht de eventuele vordering van ABB niet bij voorbaat kansloos.

Geldig octrooi De rechtbank oordeelt dat niet is gebleken dat in andere landen dan Duitsland nietigheidsprocedures zijn gevoerd of dat de betreffende octrooien zijn herroepen. In die landen zijn de octrooien dus geldig.

Beslagrecht Het ligt op de weg vanTurboNed c.s. te onderbouwen in hoeverre beslag is gelegd op materiaal dat geen verband houdt met relevante inbreuken. Nu zij in dit opzicht geen helderheid verschaft kan niet worden geoordeeld dat het beslag onrechtmatig is gelegd. Dat er overleg is geweest met de deurwaarder voer de zoektermen die gebruikt konden worden voor de selectie van documenten op relevantie is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat in strijd met het beslagverlof is gehandeld.

De rechtbank wijst de vorderingen af.

Inbreuk
4.6.4 Wat de gestelde inbreuk in de andere landen betreft, zijn de stellingen van ABB c.s. uiterst summier. Zij wijst enkel op het (onbetwiste) feit dat TurboNed c.s. volgens haar eigen website wereldwijd handel drijven, dat zij in de betreffende landen dochterondernemingen en/of lokale partners hebben en dat in de betreffende landen havens en/of elektriciteitscentrales zijn. Aan TurboNed c.s. kan worden toegegeven dat deze feiten en omstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om inbreuk voldoende aannemelijk te maken. Echter, anderzijds moet worden gewezen op de wijze waarop TurboNed c.s. hun betwisting van de gestelde inbreuk in de andere landen inkleden. Zij formuleren dat aldus dat zij betwisten dat zij inbreuk maken op“geldige rechten” (CvE in reconventie alinea 54) of handelen in producten die vallen onder de beschermingsomvang van “geldige octrooiconclusies van ABB” (alinea 74) of onder“geldige octrooirechten van ABB” (alinea 79). Deze formuleringen, in samenhang met het uitgebreide beroep op de ongeldigheid van EP 027, wekken de indruk dat de betwisting van inbreuk door TurboNed c.s. voornamelijk neerkomt op het inroepen van ongeldigheid van octrooirechten, en niet op een betwisting van het verrichten van handelingen in die andere landen die – als de octrooien wel geldig zijn – inbreuk op het octrooirecht opleveren. De eventuele vordering van ABB c.s. moet dan ook niet bij voorbaat kansloos worden geacht.

Geldigheid
4.6.6 Niet is gebleken dat in andere landen dan Duitsland nietigheidsprocedures zijn of worden gevoerd, of dat de betreffende octrooien zijn herroepen. In dit kort geding dient daarom van de geldigheid van de betreffende octrooien in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjechië, China, Amerika, Japan en Korea te worden uit gegaan.

4.6.7 In verband met het beroep op summiere ondeugdelijkheid van het (Duitse deel van) EP 027 geldt het volgende. Zolang het Duitse deel van EP 027 niet is herroepen, heeft ABB Turbo Systems daar een geldig octrooirecht. De voorzieningenrechter heeft op dit moment onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat er een niet te verwaarlozen kans is dat het Duitse deel van EP 027, zoals ABB Turbo Systems dat heeft beperkten waar zij haar inbreukstelling op baseert, in de Duitse nietigheidsprocedure naar Duits recht nietig wordt geacht. Beide partijen beroepen zich op deskundigenrapporten die de eigen stelling dienaangaande ondersteunen. Het gaat het kader van dit kort geding te buiten om daar nader op in te gaan.

Verlof tot beslaglegging
4.7.2 TurboNed c.s. voeren aan dat het verlof te ruim is geweest en dat ook beslag kon worden gelegd op materiaal dat niet relevant was voor de betrokken inbreuk. Gelet op de uitgebreide omschrijving van de octrooien van ABB c.s. moet het duidelijk zijn geweest dat slechts bewijs verzameld mocht worden van monsters en bestanden die betrekking hadden op inbreuken op een van de in het verzoekschrift gestelde octrooien. TurboNed c.s. weten welke bestanden en welke monsters in beslag zijn genomen, want zij heeft de originele bestanden weer teruggekregen en de monsters zijn omschreven in het exploit van de deurwaarder. Het ligt op de weg vanTurboNed c.s. te onderbouwen in hoeverre beslag is gelegd op materiaal dat geen verband houdt met relevante inbreuken. Nu zij in dit opzicht geen helderheid verschaft kan niet worden geoordeeld dat het beslag onrechtmatig is gelegd.

Overleg met deurwaarder over zoektermen voor selectie van documenten
ABB c.s. erkennen dat er met de deurwaarder overleg is geweest over de keywords (zoektermen) die gebruikt konden worden voor de selectie van de documenten op relevantie. Dit gegeven is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat ABB c.s. daarmee in strijd met het beslagverlof hebben gehandeld. Dat ABB c.s. daarmee informatie over de inhoud van de in beslag te nemen documenten hebben verkregen, blijkt immers niet.

Rechtbank Zutphen 27 juni 2012, HA ZA 12-71 (GeRe Games GmbH tegen Kermis- en Machinebouw Gaasedam & Cobra beheer)

Uitspraak ingezonden door Douglas Mensink, MICTA.

Licentieovereenkomst. Octrooirecht. Contractenrecht. KMG is een Europees bedrijf dat kermisattracties ontwerpt en vervaardigt. Naar aanleiding van een afbeelding op de website van GeRe Games heeft zij een octrooilicentieovereenkomst aangeboden voor de kermisattractie "Extreme Schaukel Fahrgeschäft" (EP 140 780 4).

Het verweer dat er geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen, omdat GeRe Games slechts heeft aangegeven welke licentievariant zij wilde afsluiten en partijen zich nog slechts in de onderhandelingsfase bevonden, treft geen doel. Er is immers een ondertekend exemplaar bij de mededeling bijgesloten welke licentievariant gewenst is. Omdat er nu een overeenkomst is, is de mededeling dat er sprake is van een octrooi-inbreuk onjuist en daarmee onrechtmatig jegens GeRe Games. KMG en Cobra Beheer dienen te rectificeren.

7.6. Daar waar GeRe Games (...) niet alleen heeft medegedeeld dat zij voor de 2e variant van de (...) aangeboden licentieovereenkomst heeft gekozen, maar tevens dat een door GeRe Games ondertekend exemplaar van de bedoelde licentieovereenkomst is bijgesloten, had heet op de weg van KMG gelegen om, indien zij die overeenkomst niet bij de brief zou hebben aangetroffen, met bekwame spoed aan GeRe Games te vragen om alsnog een door GeRe Games ondertekend exemplaar van de licentieovereenkomst aan KMG op te sturen. (...) Onder deze omstandigheid dient te worden geoordeeld dat het -beweerde- niet/niet tijdig bereiken van de door GeRe Games ondertekende licentieovereenkomst het gevolg is van verwijtbaar nalaten van KMG. Dit heeft tot gevolg dat de door GeRe Games voor akkoord ondertekende licentieovereenkomst haar werking heeft, in die zin dat GeRe Games daarmee het (...) gedane aanbod van KMG heeft aanvaard. Hiermee is tussen partijen een licentieovereenkomst tot stand gekomen

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juni 2012, IEF 11504; ECLI:NL:GHDHA:2014:4656; HA ZA 11-2397 (Schnell S.P.A. tegen Schilt Engineering B.V. en Schilt Engineering Export B.V.)
Schnell is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen, fabriceren en leveren van automatische machines en programmatuur voor het verwerken van ijzer en staal in betonwerken. Zij is houdster van de Europese octrooien 1 356 875 B2  en 1 356 876 B1 . Schilt maakt haar bedrijf van het ontwikkelen en exploiteren van machines voor de verwerking van ijzer en staal. Schilt heeft aan een drietal bedrijven dergelijke machines geleverd. Schnell heeft op grond van een daartoe van de voorzieningenrechter gegeven verlof conservatoir bewijsbeslag gelegd bij Schilt.

De vraag is of de werkwijzen van de machines van Schilt overeenkomen met die van de Schnell-machines. De rechtbank komt tot de conclusie dat er geen sprake is van inbreuk op de octrooien van Schnell. De rechtbank wijst de vorderingen van Schnell af, veroordeelt hen tot het vergoeden van proceskosten ad € 55.210,81 en heft het gelegde conservatoire bewijsbeslag op.

4.9. Nu niet in geschil is dat alle inrichtingen van Schilt (i.e. zowel Van Essen, BMC als Balvert) de ondersteuningsarmen in overwegende mate horizontaal wegdraaien, maken deze inrichtingen om de hiervoor uiteengezette redenen alle geen inbreuk op conclusie 1 en 8 van EP 875 B2. Nu de overige ingeroepen conclusies direct of indirect van de conclusies 1 en 8 afhankelijk zijn, wordt ook daarop geen inbreuk gemaakt.

4.20. Om de voorgaande redenen, in samenhang beschouwd, verwerpt de rechtbank het betoog van Schnell met betrekking tot kenmerk (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 876. Nu in de van Essen-machine de profielen in contact blijven met de splitters terwijl zij op de karretjes liggen, is geen sprake van het in conclusie 10 geclaimde ‘pre-accumulation channel (…) in order to receive said preset metal profiles (2) from said auxiliary supporting means (40)’. Evenmin is voldaan aan de stap uit conclusie 1 ‘disengaging said auxiliary supporting means (40) from said profiles (2) so as to deposit said profiles (2) on an underlying pre accumulation channel (46)’. Van letterlijke inbreuk op element (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 376 is derhalve geen sprake. Schnell heeft nog gesteld dat de inrichtingen van Schilt ook bij wijze van equivalentie inbreuk zouden maken op EP 876, doch zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt niet in te zien dat in de aan Van Essen geleverde inrichting in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze wordt vervuld ter bereiking van in wezen hetzelfde resultaat als door de maatregelen volgens conclusies 1 en 10 van het octrooi.

4.23. Nu geen van de machines van Schilt inbreuk maakt op conclusies 1 en 10 van EP 876, geldt hetzelfde ten aanzien van de door Schnell ingeroepen volgconclusies, die van de conclusies 1 en 10 afhankelijk zijn.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage. 27 juni 2012, zaaknr. 416220/ KG ZA 12-335 (Bayer Pharmaag tegen Sandoz B.V.)

Mede ingezonden door András Kupecz, Simmons & Simmons LLP.

Octrooirecht. Bayer brengt onder de merknaam YASMIN orale anticonceptiva op de Nederlandse markt. YASMIN bevat de werkzame stoffen drospirenon en ethinylestradiol. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 1 149 840. Sandoz heeft in Nederland een generieke variant van YASMIN op de markt gebracht, EE/DRSP Sandoz. Sandoz is een bodemprocedure gestart en heeft vernietiging van het Europees octrooi van Bayer gevorderd. Dit omdat EE/DRSP Sandoz de stof DRSP bevat dat wordt gemaakt volgens het Europees octrooi geclaimde wijze. Sandoz voert aan dat er sprake is van toegevoegde materie en dat de inventiviteit ontbreekt. De voorzieningenrechter is het hiermee niet eens en wijst de vordering van Sandoz af.

Sandoz wordt veroordeeld om zich te onthouden van het maken van inbreuk op het octrooi van Bayer; om opgave te doen van de professionele afnemers van de inbreukmakende producten en hen te verzoeken de producten te retourneren onder last van een dwangsom en veroordeelt Sandoz in het betalen van de proceskosten.

4.8. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie omdat de specifieke reactieomstandigheden van voorbeeld 2 van WO 738 niet zijn opgenomen in conclusie 2 van EP 840. WO 738 leert de gemiddelde vakman dat 5-β-OH-DRSP kan worden omgezet in DRSP door waterafsplitsing door toevoeging van pTSA. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat de gemiddelde vakman geen reden ziet om aan te nemen dat deze reactie uitsluitend bij de specifiek genoemde reactieomstandigheden zal plaatsvinden. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de geopenbaarde omzetting ook zal plaatsvinden onder andere reactieomstandigheden. Anderzijds zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de variaties op de reactieomstandigheden niet onbegrensd zijn. Conclusie 2 van EP 840 leert de gemiddelde vakman niet meer of minder. Binnen welke grenzen de reactie nog aanvaardbaar verloopt zal de gemiddelde vakman eenvoudig kunnen vaststellen, te meer nu, zoals Sandoz zelf heeft aangevoerd, het gebruik van pTSA voor waterafsplitsing van tertiaire alcoholen algemeen bekend was en dus tot de algemene vakkennis behoorde. De door Sandoz als productie C overgelegde testresultaten (waarvan alleen serie T 1471 relevant lijkt) doen daar niet aan af.

4.12. In paragraaf 0015 wordt beschreven dat DRSP onder invloed van zuurinwerking gemakkelijk wordt omgezet in een tweetal bijproducten. De beschrijving geeft vervolgens aan dat de vorming van deze bijproducten door de nieuwe werkwijze wordt teruggedrongen. De beschrijving heeft hier specifiek het oog op stap 3). Dat blijkt daaruit dat wordt vermeld ‘Bei der Eliminierung wird eine Ausbeute von 96% d.Th. erzielt’ en dat de beschrijving dit percentage vervolgens combineert met het opbrengstpercentage van de stappen 1) en 2) (68% tot 75%) tot een opbrengst voor de drie stappen tezamen van 65% tot 72%. Sandoz heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit geclaimde voordeel van de werkwijze van conclusie 2 niet wordt bereikt. Ook is, zoals Bayer terecht aanvoert, het technisch effect van EP 840 daarin gelegen dat een alternatieve werkwijze voor de bereiding van DRSP wordt verschaft  namelijk uitgaande van 5-β-OH-DRSP.

4.13. Voorts kan niet worden geoordeeld dat, met Example 5(c) van US 985 als vertrekpunt, de werkwijze van conclusie 2 voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend is, al niet omdat Example 5(c) uitgaat van 3β,5-dihydroxy-6β,7β;15β,16β- dimethyleen-5β,17α-pregnane-21,17-carbolacton en niet is in te zien wat de gemiddelde vakman er toe zou brengen deze stof als uitgangspunt te vervangen door 5-β-OH-DRSP.

HR 22 juni 2012, LJN BW4006 (Pharmachemie b.v. tegen Glaxo Group Ltd)

Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors, Bird &  Bird LLP.

In navolging van IEF 9192. Octrooirecht. Europees octrooi Glaxo voor “use of a tetrahydrocarbazolone derivative for the manufacture of medicaments.” Inbreuk door publicatie generiek geneesmiddel (Ondansetron) in de G-standaard. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 juli 2007, IEF 4336): Het hof is van oordeel dat publicatie van een generiek geneesmiddel in de G-Standaard moet worden aangemerkt als het "aanbieden voor een of ander" als bedoeld in artikel 53 lid 1, aanhef en sub b ROW 1995.”

In cassatie gaat het over de uitleg van het begrip “aanbieden” in de zin van art. 53 lid 1 ROW 1995 en de uitleg in ruime zin. Voor een beperkte uitleg van dit begrip is geen steun te vinden in de rechtspraak noch in de literatuur. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt Pharmachemie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Glaxo begroot op € 781,34 aan verschotten en € 77.984,34 voor salaris.

3.4.1 (...) Aanbieden in deze zin vereist een actieve handeling door de aanbieder gericht op een afnemer om het geneesmiddel daadwerkelijk aan deze afnemer te verkopen (of een van de andere aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten), gericht dus op een concrete transactie. Het hof is uitgegaan van een ruime uitleg van het begrip "aanbieden voor een of ander", maar een redelijke wetsuitleg dient mee te brengen dat de onderhavige publicatie in de G-Standaard (kort) voor afloop van het octrooi juist niet wordt aangemerkt als een aan de octrooihouder voorbehouden handeling, aldus (de toelichting op) de middelen 1 en 2, volgens welke de opvatting van het hof ertoe leidt dat de octrooihouder een verlenging van de beschermingsduur van het octrooi verkrijgt die in strijd is met doel en strekking van de ROW 1995.

Middel 2 verwijt het hof voorts nog dat het Pharmachemie ten onrechte niet heeft toegelaten tot bewijs van haar stelling dat "de (octrooirechtelijk relevante) toepassing (in de vorm van een tweede medische indicatie) niet in de G-Standaard was gepubliceerd."

3.4.2 Voor de in de middelen 1 en 2 bepleite beperkte uitleg, te weten dat - kort gezegd - van aanbieden slechts sprake is in geval van een uiting gericht op een concrete transactie, zodat het een concurrent vrij zou staan om nog voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi bekend te maken dat hij op afzienbare termijn op de markt komt met een generieke variant van het desbetreffende geneesmiddel met eenzelfde werkzame stof, is in de wet(sgeschiedenis), rechtspraak noch literatuur steun te vinden. Met juistheid heeft het hof tot uitgangspunt genomen dat - gelet ook op de in rov. 6 van zijn arrest aangehaalde passages uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet Wijziging van de Rijksoctrooiwet (Kamerstukken II 1984-1985, 19 131, nr. 3, blz. 24), waarin met "het verdrag" wordt bedoeld het Gemeenschapsoctrooiverdrag - aanbieden voor een van de eerder in art. 53 lid 1, onder b, opgesomde handelingen in ruime zin moet worden opgevat.

3.4.3 De motiveringsklachten van middel 2 treffen, voor zover deze al feitelijke grondslag hebben of niet reeds daarop afstuiten dat zij de hiervoor in 3.4.2 verworpen beperkte uitleg tot uitgangspunt nemen, evenmin doel.

Het met waarderingen van feitelijke aard verweven oordeel van het hof dat de hiervoor in 3.3.2 onder 1), 2) en 3) genoemde omstandigheden niet kunnen wegnemen dat de publicatie in de G-Standaard moet worden aangemerkt als aanbieden in de zin van art. 53 lid 1, onder b, behoefde geen nadere motivering dan door het hof in rov. 10 is gegeven. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juni 2012, HA ZA 11-2213 (Samsung tegen Apple) EP 269 LJN BW8964

Uitspraak mede ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields.

In't kort. Octrooirecht. Inbreuk op EP 269? Vervolg op tussenvonnis van 14 maart 2012 (IEF 11039). Octrooizaak. Gedeeltelijke instandhouding (conclusie 1 van) EP 1 188 269, waarop inbreuk door Apple (dwz Apple Sales International) wordt aangenomen. Geen uitputting ter zake baseband chips geleverd door Intel/Infineon (gebruikt in de iPhone 3GS en 4 alsmede de iPad 1 en 2 met 3G functionaliteit). Verwijzing schadestaat en opgaaf. Overige vorderingen Samsung afgewezen. Voorwaardelijke reconventie wordt gedeeltelijk toegewezen. Zie ook LJN BV8871.

Hierna zal blijken dat het in reconventie gevoerde betoog dat conclusie 1 van EP 269 nietig is wegens toegevoegde materie slaagt. Conclusie 1 zal evenwel in stand worden gehouden volgens het door Samsung gedane subsidiaire hulpverzoek (vgl. r.o. 3.4.3.). Bij de beoordeling van de inbreuk zal ook van deze gewijzigde conclusie worden uitgegaan. (r.o. 3.3.1).

3.5.1. Uit het vorenstaande volgt dat EP 269 deels geldig is, zodat de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 269 deels wordt afgewezen en deels wordt toegewezen. Tegelijkertijd is komen vast te staan dat de door Apple verhandelde producten voor zover daarin chipsets van Infineon of Intel zijn geïntegreerd, onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

geen twee generatoren?
3.3.3. Apple heeft allereerst aangevoerd dat de Intel-chips niet twee separate generatoren omvatten, hetgeen conclusie 1 van EP 269 volgens haar wel vereist. Dit betoog wordt niet gevolgd. Op zich is juist, zoals ook de Duitse rechter aannam (vgl. r.o. 2.10.), dat de letterlijke tekst van conclusie 1 van EP 269 twee generatoren openbaart waarvan de een basis (bi)orthogonale sequenties verschaft en de ander basis masker sequenties. De conclusie sluit naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet uit dat deze generatoren in één onderdeel van de coderingsinrichting zijn geïmplementeerd. Het aanwezig zijn van twee separate elementen is, anders gezegd, niet noodzakelijk.

3.3.11. De rechtbank deelt het bezwaar van Apple niet dat door deze interpretatie in feite de onacceptabele situatie zou ontstaan dat het resultaat onder bescherming wordt gesteld. Naar het oordeel van deze rechtbank is nu eenmaal de geoctrooieerde codeerinrichting omschreven aan de hand van technische kenmerken/onderdelen die zijn gedefinieerd door hun functie. Het is de octrooihouder als gezegd om het even hoe die kenmerken/onderdelen er technisch of mechanisch uitzien, zolang ze maar de voor de codering gewenste functie uitoefenen. Er is geen octrooirechtelijke regel die zich tegen een aldus gedefinieerde conclusie, mits octrooieerbaar (waarover hierna), verzet.

3.3.13. De chipsets van Intel en Infineon lezen op de kenmerken van conclusie 1 van EP 269 zodat, voor zover in de tablets en smartphones van Apple van deze chipsets gebruik wordt maakt, de verhandeling van bedoelde producten onder de beschermingsomvang valt van het uitsluitend recht van Samsung.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2213, LJN BW8964).

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juni 2012, HA ZA 11-2212 (Samsung tegen Apple) EP 516 en 528 LJN BW8958
Uitspraak mede ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields.

Octrooirecht. Citaten betreffende EP 528, Het is na lezing van het octrooi zonneklaar dat ook de uitvinders een softwarematige toepassing niet voor ogen heeft gestaan, zodat een – tegen de redelijke rechtszekerheid af te zetten – redelijke bescherming voor de octrooihouder niet vereist dat deze thans toch daaronder zou moeten worden begrepen.

Betreffende EP 516: Apple heeft aangevoerd dat EP 516 geen prioriteit mag ontlenen aan de Koreaanse aanvraag uit 1999 (hierna P1). Dat betekent dat EP 516 zich ten onrechte beroept op de indiendatum.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van inbreuk op EP 528 en dat EP 516 ongeldig is. De vorderingen in conventie moeten om die reden worden afgewezen.

In citaten:

3.3.1. De rechtbank kan Samsung’s stelling dat sprake is van een demultiplexer in de Intel/Infineon baseband chips niet volgen, waartoe als volgt wordt overwogen.

3.3.3. Apple heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat de Infineon/Intel chips geen demultiplexer in de hierboven bedoelde zin omvatten. Tussen partijen staat namelijk vast dat in die chips de systematische bits en pariteitsbits niet in fysiek gescheiden gegevensstromen worden geleverd aan de ratematcher. De ratematcher ontvangt één gegevensstroom die zowel de systematische bits als de pariteitsbits bevat.

3.3.6. Met partijen uitgaande van de prioriteitsdatum als relevante peildatum, is daarnaast niet komen vast te staan dat de gemiddelde vakman destijds wist dat de scheiding van de gegevensstromen ook softwarematig kon worden uitgevoerd en dat de term demultiplexer tevens betrekking kon hebben op een dergelijke softwarematige uitvoering, waarbij dan voorts nog in feite helemaal geen fysieke scheiding van de datastromen meer plaats zou vinden maar.dit enkel nog conceptueel in de betreffende software terugkomt. Apple heeft die stelling van Samsung uitdrukkelijk weersproken onder verwijzing naar verklaringen van een door haar ingeschakelde deskundige (productie 51). Daar heeft Samsung onvoldoende tegen ingebracht. De door haar ingeschakelde deskundige Melham is juist op dit punt nogal terughoudend en overtuigt niet (...)

3.3.8. De door Samsung gewilde lezing van het octrooi, waarbij geen fysieke scheiding tussen de systematische en pariteitsbits plaatsvindt maar deze slechts (conceptueel) van elkaar behoeven te worden onderscheiden, komt voorts in strijd met de redelijke rechtszekerheid. In het octrooi ontbreekt immers iedere hint dat dit slechts “conceptueel” zou moeten gebeuren en dat van daadwerkelijk “demultiplexen” geen sprake hoeft te zijn.

Deze omissie klemt te meer als met Samsung, in weerwil van het hiervoor overwogene, zou worden aangenomen dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum al bekend was met softwarematige toepassing.

3.3.9. Het is na lezing van het octrooi zonneklaar dat ook de uitvinders een softwarematige toepassing niet voor ogen heeft gestaan, zodat een – tegen de redelijke rechtszekerheid af te zetten – redelijke bescherming voor de octrooihouder niet vereist dat deze thans toch daaronder zou moeten worden begrepen.

3.3.10. Het voorgaande betekent dat de toepassing van Intel/Infineon baseband chips geen inbreuk maakt op conclusie 1 van EP 528. Dit oordeel strookt met hetgeen het Landgericht Mannheim reeds heeft bevonden op 27 januari 2012 (zie r.o. 2.10). Zodoende komt de rechtbank niet toe aan de overige verweren van Apple, waaronder dat (conclusie 1 van) EP 528 ongeldig is

Ten aanzien van EP1097516 betreft een turbocoder die wordt gebruikt in de processtap van kanaalcoderen (channel coding). Inleiding van de techniek uiteengezet, hieronder een leesschema voor de liefhebber:
Shannonlimiet / Kanaalcapaciteit (vanaf r.o. 3.4.)
Foutcorrectiecodes (vanaf r.o. 3.4.9)
De ‘Afstand’- en ‘Gewicht’-eigenschappen van foutcorrectiecodes (vanaf r.o. 3.4.17)
Recursieve Convolutionele Codes (vanaf r.o. 3.4.26)
Turbocodes (vanaf r.o. 3.4.43)
De UMTS Turbocoder en Interne Interleaver (vanaf r.o. 3.4.55)

3.5.1. Apple heeft aangevoerd dat EP 516 geen prioriteit mag ontlenen aan de Koreaanse aanvraag met nummer 18928/1999 ingediend op 19 mei 1999 (hierna P1), waarvan Apple een (onbestreden) vertaling als productie 40 heeft overgelegd. Apple stelt onder meer dat in P1 geen inter-row permutation (deelkenmerk 3.4) is terug te vinden. Die stelling treft doel.

3.5.4. Dat betekent dat EP 516 zich ten onrechte beroept op de indiendatum van P1, waardoor EP 516 onbestreden niet langer nieuw is vanwege de reeds bekende standaard 3.1.1 (productie 72 Apple) ten tijde van de aanvraagdatum.

Inventiviteit EP 516
3.5.5. Zelfs als er niettegenstaande het voorgaande een geldig beroep op prioriteit zou kunnen worden gedaan, voert Apple terecht aan dat EP 516 niet inventief is.

3.5.11. Samsung’s stelling dat de gemiddelde vakman ook het codeeralgoritme van de 1.0.0 standaard had kunnen wijzigen, in die zin dat de laatste kolom niet zou blijven staan in het bijzondere geval, gaat evenmin op. Apple heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat een gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum daar niet voor zou hebben gekozen, omdat hij weet dat dit algoritme al in hoge mate vastlag vanwege de standaardisering. De gemiddelde vakman op zoek naar een oplossing voor het laatste “1”-geval wist dat het moest gaan om een zo eenvoudig mogelijke aanpassing om dat probleem op te lossen, zonder dat het al bereikte akkoord op het algoritme van de standaard op losse schroeven zou komen te staan. Andersom gezegd, de rechtbank acht het niet van uitvindingshoogte getuigen dat een gemiddelde vakman in hoge mate door de standaardisering gebonden, daarin een voor de hand liggende aanpassing bedenkt.

3.6.1. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van inbreuk op EP 528 en dat EP 516 ongeldig is. De vorderingen in conventie moeten om die reden worden afgewezen.

3.6.2. Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Partijen zijn overeengekomen dat kosten van de totale procedure moeten worden begroot op € 500.000,00 (€ 250.000,00 per octrooi). Partijen hebben geen onderverdeling gemaakt tussen de kosten van de procedure in conventie en reconventie, maar zij hebben wel aangegeven dat een bedrag van € 100.000,00 (per octrooi) betrekking heeft op de geldigheid. Aangezien in de reconventie uitsluitend de geldigheid aan de orde was, zal de rechtbank de overige € 150.000,00 (per octrooi) volledig toerekenen aan de conventie, en de kosten betreffende de geldigheid gelijkelijk verdelen over de conventie en reconventie. Samsung zal dus in conventie worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2 x € 200.000,00 = € 400.000,00.

3.7.2. Het instellen van de voorwaardelijke reconventie kan worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen de in reconventie voor EP 528 gemaakte kosten ook in aanmerking voor vergoeding. De total kosten aan de zijde van Apple worden, onder verwijzing naar rechtsoverweging 3.6.2, begroot op 2 x € 50.000,00 = € 100.000,00.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2212, LJN BW8958)

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juni 2012, HA ZA 11-2215 (Samsung tegen Apple) EP 136,  LJN BW9069

Uitspraak mede ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields.

Octrooirecht. Samsung is houdster van het, onder meer voor Nederland geldende, Europese octrooi EP 1 478 136 (verder: EP 136) voor een “fast adaptation of the data rate of a reverse packet data channel in a mobile communication system”. Apple heeft terecht aangevoerd dat de door haar verhandelde producten met 3Gfunctionaliteit niet onder de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 30 van EP 136 vallen. Apple heeft terecht aangevoerd dat het happy bit niet kan worden aangemerkt als een MSS in de zin van het octrooi. Een MSS is blijkens de tekst van de conclusie een “opeenvolging” (sequence). Dat woordgebruik duidt er bij de gemiddelde vakman op dat met een MSS een reeks van bits is bedoeld en dus niet een enkel bit, zoals het happy bit.

In citaten:

Geen inbreuk:
4.6. Apple heeft terecht aangevoerd dat de door haar verhandelde producten met 3Gfunctionaliteit niet onder de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 30 van EP 136 vallen. Samsung heeft de gestelde inbreuk uitsluitend onderbouwd met een betoog dat de producten van Apple voldoen aan de UMTS-standaard en dat EP 136 essentieel is voor die standaard. In de dagvaarding heeft Samsung echter niet specifiek aangegeven welk element van de UMTS-standaard kan worden aangemerkt als “statusinformatie” in de zin van de conclusies 1 en 30. Evenmin heeft Samsung in de dagvaarding specifiek gesteld dat de UMTS-standaard vereist dat statusinformatie wordt opgenomen in een “mobielstatusopeenvolging” (Mobile Status Sequence , hierna: MSS) in de zin van die conclusies. Mede gelet op de toelichting van Samsung ter zitting begrijpt de rechtbank echter dat Samsung het standpunt inneemt dat het door de UMTS-standaard voorgeschreven happy bit moet worden aangemerkt als een MSS waarin statusinformatie over het mobiele station is begrepen. Dat betoog kan om de volgende redenen niet slagen.

4.7. Het happy bit is blijkens de specificatie van het betreffende deel van de UMTSstandaard (producties 4 en 5 van Samsung) een veld bestaande uit een enkel bit waarmee een mobiel station het basisstation laat weten of het al dan niet tevreden is met de aan het mobiele station toebedeelde bronnen. Als het mobiele station, gelet op zijn bufferstatus en zijn beschikbare vermogen, meer bronnen kan gebruiken dan het van het basisstation heeft gekregen, geeft het happy bit aan dat het mobiele station unhappy is, wat betekent dat het mobiele station meer bronnen wil, en meer specifiek dat het een hogere T/P ratio wenst. In alle andere gevallen laat het mobiele station door middel van het happy bit weten dat het happy is.

4.8. Apple heeft terecht aangevoerd dat het happy bit niet kan worden aangemerkt als een MSS in de zin van het octrooi. Een MSS is blijkens de tekst van de conclusie een “opeenvolging” (sequence). Dat woordgebruik duidt er bij de gemiddelde vakman op dat met een MSS een reeks van bits is bedoeld en dus niet een enkel bit, zoals het happy bit. De juistheid van die uitleg wordt bevestigd door paragraaf [0013] van de beschrijving. (...) Daargelaten dat het happy bit informatie verschaft over de door het mobiele station gewenste T/P ratio (partijen twisten erover of dat kan worden gelijkgesteld aan een gewenste gegevenssnelheid), geeft het happy bit het niet aan als het mobiele station minder bronnen nodig heeft. Omdat het happy bit niet bestaat uit een opeenvolging van bits, maar uit een enkel bit, kent het immers maar twee waarden (happy/unhappy).

4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van Samsung moeten worden afgewezen.

4.16. Het instellen van de voorwaardelijke reconventie kan worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen de in reconventie gemaakte kosten ook in aanmerking voor vergoeding. De kosten aan de zijde van Apple worden, onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.14, begroot op € 50.000,00.

De rechtbank, in conventie 5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt Samsung in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Apple
begroot op € 250.000,00;

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2215, LJN BW9069).