Octrooirecht  

Hof Den Haag 7 mei 2013, zaaknr. 200.108.105/01 (Beckers Benelux B.V. tegen JMQ Trading B.V.)
Uitspraak ingezonden door Eelco Bergsma, Deterink.

Tussenarrest. Zie eerdere procedures op IE-Forum.nl. Octrooirecht. Contractenrecht. Betekenis "technisch uniek" en "gelijkwaardig product op de markt" Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van diepgevroren magnetrongeschikte snacks. Hof beveelt verstrekken van inlichtingen en beproeven minnelijke schikking.

Partijen gaan er vanuit dat "technisch uniek" betekent dat er geen product op de markt is dat door de markt als gelijkwaardig wordt beoordeeld in prijs- en kwaliteitverhouding en uitwisselbaar zou worden met het product bereid volgens het JMQ-procedé. Beckers zou slechts dan niet verplicht zijn de overeenkomst te verlengen als er een product op de markt is, de stelling dat de werkwijze niet nieuw en/of inventief zou zijn, is onvoldoende. Ook als het octrooi nietig zou zijn, blijft dat er gecontracteerd is over een procedé. De stelling dat Beckers zelf een gelijkwaardig product op de markt brengt, slaagt niet als dat product volgens het JMQ-procedé wordt bereid. Immers partijen zijn juist overeengekomen dat Beckers royalty’s betaalt om het procedé te gebruiken, deze betaling is niet afhankelijk gesteld van de geldigheid van het octrooi, het octrooi wordt zelfs niet genoemd.

Het gerechtshof beveelt partijen, deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is om een schikking aan te gaan, voor het verstrekken van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling te verschijnen voor de benoemde raadsheer-commissaris.

Leestip rechtsoverweging 9 en hieronder:

13. Het hof is - de bewijslastverdeling in het midden latend - voornemens de vraag of door Beckers sinds juni 2008 toegepaste werkwijze afwijkt van het JMQ-procedé aan een deskundige voor te leggen. Desgevraagd hebben de advocaten van partijen tijdens het pleidooi in hoger beroep beiden (wat betreft Beckers wederom) aangegeven van oordeel te zijn dat het JMQ-procedé waarop de Overeenkomst ziet gelijk is aan de in EP 863 omschreven werkwijze. De advocaat van JMQ heeft tijdens het pleidooi te kennen gegeven aan een onderzoek mee te willen werken waarbij de geheimhouding omtrent de werkwijze van Beckers wordt gewaarborgd, mits haar belangen om (onder geheimhouding) kennis te nemen van de werkwijze en te (kunnen) reageren op stukken en gegevens voldoende worden gewaarborgd. Teneinde met partijen te overleggen over de wijze waarop dat onderzoek, voormelde belangen in aanmerking nemende, moet plaatsvinden, de perso(o)n(en) van de deskundige(n) en de aan deze te stellen vragen, zal het hof een comparitie van partijen gelaste.

14. De comparitie zal tevens dienen om te bezien of een minnelijke regeling kan worden bereikt.

UK High Court of Justice, 17 April 2013, [2013] EWHC 807 (Ch), (International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents)
Octrooirecht. Biotechnologische uitvinding. Er wordt voortgebouwd op de Brüstle-vragen/beslissing [IE-Forum 12151]. The question to be referred: The parties have suggested that the following question should be referred. In my judgment this succinctly identifies the issue. Subject to any further submissions, this is the question that I intend to refer:

Are unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, and which, in contrast to fertilised ova, contain only pluripotent cells and are incapable of developing into human beings, included in the term "human embryos" in Article 6(2)(c) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions?

48. As to the referring Judgment, the Comptroller points out that the citation from [44] relied on by ISCC is incomplete. Once one takes into account the remainder of this paragraph, it is much more difficult to suggest that the conclusion of the CJEU expressly contradicted the findings of the Bundesgerichtshof. In particular, the German Court went on to say:
"Independent of this one point in favour of qualification as an embryo as defined in Art. 6 para 2c) of the Directive could be the fact that such cells in any event in the first division stages go through the same development as a fertilized egg cell and therefore appear equally worthy of protection."
My understanding of this passage is that the Bundesgerichtshof was pointing to the similarity between initial stages of development of parthenotes and fertilised egg cells and hypothesising that it could be said that parthenotes were equally worthy of protection from patentability.

49. The Comptroller further submits, correctly in my view, that whilst the Advocate General was clear that the dividing line was whether the cells were totipotent or pluripotent, it does not appear that the CJEU followed this distinction. Unlike the Advocate General, the Court did not frame its decision in relation to parthenotes on a conditional basis, even though it clearly had in mind the distinction between pluripotent and totipotent cells (see paragraph [22] of the CJEU Judgment).

50. Therefore, the Comptroller submits that it is unclear whether the test that the CJEU had in mind turned on merely commencing the process of development of a human being (whether or not the potential exists for the completion of the process), or commencing a process which is capable of leading to the birth of a viable human being. For the reasons given by Mr Mitcheson on behalf of the Comptroller, I agree.

Hof Den Haag 23 april 2013, zaaknr. 200.100.088/01 (APE Holland B.V. tegen PTC S.A.)
Vervolg IEF 10281. Octrooirecht. PTC ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt trilinrichtingen, bijzonder bruikbaar voor het in de bodem drijven van palen en damwanden. PTC is houdster van Europees octrooi EP 0 524 056. In eerste aanleg is het inbreukverbod op dit octrooi toegewezen, zij het slechts voor Nederland, nu PTC had nagelaten validaties van het octrooi voor de betreffende landen te overleggen. Thans keert APE Holland zich tegen deze uitspraak.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Het hof schaart zich achter de PTC-Dieseko zaak en de daarin gegeven uitleg. PTC heeft onvoldoende argumenten aangevoerd om te kunnen oordelen dat de redelijke bescherming van haar als octrooihoudster met zich meebrengt dat de passage uit conclusie 1 ruim(er) moet worden uitgelegd. Van inbreuk door APE op het octrooi van PTC is geen sprake geweest. De op EP 056 gebaseerde vorderingen van PTC zijn derhalve niet toewijsbaar. Zeker zonder nadere toelichting, valt volgens het hof niet in te zien dat APE, ondanks dat zij geen octrooi-inbreuk heeft gepleegd, onrechtmatig jegens PTC zou hebben gehandeld of nog handelt.

8.  Het hof schaart zich in deze zaak achter de door dit hof in de PTC-Dieseko-zaak gegeven uitleg, dat in EP 056 het eerste tandwiel (P1) - waarmee de motor aan het eerste stel gewichten is gekoppeld - geen deel uitmaakt van de transmissie-inrichting (P2-P6) die de faseverschuiver omvat. De in rov. 6 weergegeven passage van conclusie 1 van EP 056 moet mitsdien aldus worden verstaan dat het eerste tandwiel (P1) de energie van de motor (H1) doorgeeft aan het eerste stel gewichten, dat de transmissie-inrichting (P2-P6) de energie van de motor doorgeeft aan het tweede stel gewichten het eerste tandwiel geen enkele rol speelt, zoals ook is te zien in de in de figuren 1 en 3 van octrooischrift afgebeelde uitvoeringsvoorbeelden van de geoctrooieerde uitvinding. De doorgifte van de van de motor afkomstige energie aan het tweede stel gewichten geschiedt uitsluitend via de transmissie-inrichting waarvan het eerste tandwiel geen deel uitmaakt.

10. Verworpen wordt derhalve de opvatting van de voorzieningenrechter, dat het deelkenmerk 'transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1)' alsdus moet worden uitgelegd dat dit niet méér betekent dan dat de transmissie-inrichting niet direct is verbonden met het tandwiel P1 en dat de transmissie-inrichting niet de tandwielen van de gewichtstellen omvat (zie rov. 4.15 van zijn vonnis), in welke opvatting - anders dan in de in rov. 8 weergegeven uitleg van het hof - de mogelijkheid wordt opengelaten dat via het eerste tandwiel indirect energie van de motor wordt overgebracht naar de transmissie-inrichting. Het hof merkt hierbij nog op dat de voorzieningenrechter tot zijn hier bedoelde opvatting is gekomen door uitsluitend de standpunten die APE had aangevoerd ten gunste van de door haar bepleite restrictieve uitleg van voormelde passage uit de octrooiconclusie te beoordelen en vervolgens te verwerpwen (zie de rovv. 4.9 t/m 4.14 van het vonnis), en immers haar vorderingen heeft gebaseerd op de door haar bepleite ruime uitleg van die passage. (...)

13. Van inbreuk door APE op EP 056 - waarvan de looptijd inmiddels is verstreken - is geen sprake geweest, zo volgt uit het voorgaande. De op EP 056 gebaseerde vorderingen van PTC zijn reeds hierom niet toewijsbaar. De grieven IV-VII van APE treffen in zoverre doel. Haar overige grieven, waaronder die tegen de verwerping door de voorzieningenrechter van haar beroep op de nietigheid van EP 056, kunnen bij deze stand van zaken onbesproken blijven. Nu geen octrooi-inbreuk door APE wordt aangenomen, falen de grieven II en III van PCT in het incidentele appel, die zich richten tegen de afwijzing van achtereenvolgens PTC's grensoverschrijende verbodsvordering en haar nevenvordering tot het doen van opgave van gegevens over voorraad, verhandeling, promotiemateriaal en omzet- en winstcijfers. Zeker zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat APE, ondankt dat zij geen octrooi-inbreuk heeft gepleegd, onrechtmatig jegens PTC zou hebben gehandeld of nog handelt. PTC's incidentele grief I, inhoudende dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat zij niets over onrechtmatig handelen had gesteld, stuit hierop af.

Rechtbank Den Haag 24 april 2013, C/09/423969 / HA ZA 12-895 (Easy Sanitairy Solutions B.V. tegen Blücher Metal AS)
Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. Inbreuk ESS is houdster van EP 1460186 B2 voor een triangular drainage. Blücher heeft oppositie ingesteld tegen de verlening van het octrooi, de Technische Kamer van Beroep van het EOB heeft het octrooi in gewijzigde vorm in stand gelaten. Uitgaande van de lezing openbaart Takeda (een door Blücher ingeroepen nieuwheidsschadelijk Japans gebruiksmodel) voor de gemiddelde vakman, een tegelzetter niet, althans niet rechtstreeks en ondubbelzinnig, een afvoerput in de zin van het octrooi.

Het technische effect van de in het octrooi geclaimde vorm van de afvoerput is dat de constructie en betegeling van de douchevloer makkelijker kan zijn. De geclaimde vorm maakt de afvoerput namelijk beter geschikt om te worden gebruik in combinatie met een eenzijdig afschot. Bij de combinatie van een rechthoekige afvoerput in een hoek en eenzijdig afschot ontstaat een rand waaraan de gebruiker zich kan verwonden en er zich vuil achter kan ophopen. De door Blücher naar voren gebrachte common sense in plaats van problem-solution-approach wordt gepasseerd, omdat ervoor moet worden gewaakt dat de inventiviteit wordt beoordeeld door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde materie, te zoeken naar wegen waarlangs de gemiddelde vakman tot de uitvinding had kunnen komen (r.o. 4.16).

Het octrooi is geldig en Blücher maakt daarop inbreuk door de verhandeling van hoekdrains. De rechtbank verbiedt de inbreuk op straffe van een dwangsom van €25.000 per product of €50.000 per dag.

Verdere leestips: 4.3, 4.8

4.16. Het betoog van Blücher dat de problem-solution-approach in dit geval niet geschikt is om de inventiviteit van de geclaimde materie te beoordelen, kan niet slagen. Blücher baseert de ongeschiktheid op haar stelling dat de geclaimde materie geen probleem oplost. (...) Gelet daarop kan het bij pleidooi naar voren gebrachte betoog van common sense in plaats van de problem-solution-approach, worden gepasseerd. Daar komt bij dat ook (of juist) in de door Blücher voorgestane common sense-benadering, ervoor moet worden gewaakt dat de inventiviteit wordt beoordeeld door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde materie, te zoeken naar wegen waarlangs de gemiddelde vakman tot de uitvinding had kunnen komen. Concreet heeft Blücher betoogd dat bij een enkelvoudig afschot in de richting van een horizontale afvoerput in een hoek de afvoerput "vanzelf" driehoekig wordt. Die redenering getuigt naar het oordeel van de rechtbank van wijsheid achteraf, mede gelet op het feit dat Blücher niet heeft onderbouwd dat een tegelvloer met een eenzijdig afschot in de richting van een afvoerput in een hoek een reëel uitgangspunt was op de prioriteitsdatum en omdat de aan dat eenzijdige afschot klevende problemen volgens Blücher zelf werden opgelost op andere manieren dan door aanpassing van de vormgeving van de afvoerput.

Lees de uitspraak hier C/09/423969 / HA ZA 12-895, (schone pdf)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 april 2013, [2013] EWCA Civ 326 (Merck tegen Sigma Pharmaceuticals.
In 2004 traden nieuwe lidstaten, waarin octrooirechten op farmaceutische producten niet toegestaan waren, toe tot de Europese Unie. Zulke octrooien werden in 2004 wel toegestaan, maar er zijn een aantal gevallen waarin wel een ABC (Aanvullend Beschermingscertificaat) was gegeven in een andere lidstaat voor een farmaceutisch product gedurende de tijd dat er geen bescherming was in één of meerdere (nieuwe) lidstaten. Hiervoor is een speciale afwijking van de normale regels van vrij verkeer opgenomen in de toetredingsverdragen met de nieuwe lidstaten. Deze afwijking staat bekend als de 'Specific Mechanism:

"It permitted the owner of a pharma patent or SPC to prevent the parallel importation of the patented product from one of the accession states if, at the time of filing, such protection was unavailable in that accession state. It also anyone who intended to import such a product to demonstrate to the relevant national authority that he had given notice of that intention to the holder or beneficiary of the protection." [SPCblog]

De UK Court of Appeal stelt voor om vragen te formuleren over deze materie, de definitieve vragen zullen nog volgen:

97. The first concerns the conditions which must be satisfied before a patent holder may bring infringement proceedings under the Specific Mechanism and, in particular, whether the derogation confers upon the patent holder an option of preventing imports falling in its scope; and whether the derogation is inapplicable unless and until the patent holder demonstrates his intention to exercise that option.

98. The second concerns the identity of the person who must give the notice under the second paragraph of the Specific Mechanism and, in particular, whether a notification is compliant if it is given by an applicant for regulatory approval in the Member State into which the products are to be imported; and whether it makes any difference if the notification is given and the application for regulatory approval is made by one legal entity within a group of companies which form a single economic unit, and the acts of importation are to be carried out by another legal entity within that group under licence from the first legal entity.

99. The third concerns the identity of the person to whom the notice must be given under the second paragraph of the Specific Mechanism and, in particular, whether, in a case where a group of companies form a single economic unit comprising a number of legal entities, it is sufficient if the notification is addressed to a legal entity which is the operating subsidiary and marketing authorisation holder in the Member State of importation rather than the entity within the group which has legal ownership of or an exclusive licence under the patent. A subsidiary question also arises as to whether a notification which is otherwise compliant is rendered non-compliant if it is addressed to the "the Manager, Regulatory Affairs".

100. I recognise that this court is not obliged to make a reference but I believe it is appropriate to do so for the following reasons. First, these questions are not acte clair. Second, the Specific Mechanism has not yet been considered by the Court of Justice and, although its Iberian predecessor was considered by the Court in Case C-191/90 Generics and Harris Pharmaceuticals, there is uncertainty as to how the decision of the Court in that case should be understood. Finally, the parties helpfully provided to us after the hearing an agreed table which shows that the Specific Mechanism will continue to be relevant until 2019. In all these circumstances I believe it to be desirable that the questions raised in this case are answered authoritatively as soon as possible.

101. I would therefore make a reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on each of the three groups of questions posed at [97], [98] and [99] above. They are currently formulated in general terms on the basis of questions originally proposed by Sigma. We have not had the benefit of any comments from Merck. Accordingly, I would invite the parties to consider them further in the light of this judgment and to propose draft questions and a draft reference for our consideration.

Overwegende:

75. I recognise that the Specific Mechanism does not create a right to sue for infringement where none existed as a matter of national law. I also acknowledge that the Specific Mechanism does not use the term "undertaking" to describe the person to whom notice must be given. So also, it is important to note that Dr Rollins was working in the Patent Department, not the Regulatory Affairs Department. Nevertheless, it seems to me that the points developed by Sigma do raise a real issue as to the meaning of the term "beneficiary" in the Specific Mechanism and I consider it at least arguable that MSD, as the operating company in the United Kingdom, falls within the scope of that term upon its proper interpretation. Further, I consider that, in all the circumstances of this case, notice to MSD did not deprive Merck Canada of an opportunity to invoke its rights under the Specific Mechanism. To the contrary, it was sufficient to enable Merck Canada to respond, but it failed to do so as a result of an administrative oversight. The question therefore turns upon the true meaning of the Specific Mechanism, how strict the notice requirement is and whether it can only be satisfied by the importer providing notice directly to the patent holder. This is therefore a further issue in relation to which I must consider a reference to the Court of Justice.

Op andere blogs:
SPCblog (Singulair and the Specific Mechanism for accession states: some questions for the CJEU)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 april 2013, LJN BZ8278 (Nokia tegen StMictroElectronics N.V.)
Exclusieve levering. Contractenrecht. Octrooirecht. Nokia heeft met ST een Parts Purchase Agreement gesloten. Uitgangspunt in die overeenkomst is dat voor Nokia gemaakte producten, High Amplitude Audio Capturing Microphones, niet aan anderen verkocht mogen worden. Nokia heeft ST uitgenodigd om een aanbod te doen tot ontwikkeling en productie van een nieuw soort microfoon. Daarbij is aan de aanbieders toegezegd dat een exclusiviteit van een jaar zou gelden. Hoewel ST in eerste instantie niet als leverancier is geselecteerd is zij wel met de ontwikkeling begonnen en later alsnog leverancier geworden. Zij heeft de microfoons behalve aan Nokia ook aan HTC geleverd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ST evenals de andere fabrikanten is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar. Dat betekent dat zij tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoon niet aan andere afnemers mag leveren. Een vordering tot 'recall' van de microfoons die al geleverd zijn, wordt echter afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht; dit is vooralsnog alleen verleend in de Verenigde Staten.

2.3. Nokia heeft voor de onder 2.2 bedoelde microfoon octrooi aangevraagd in onder andere de Verenigde Staten (waar het octrooi is verleend) en in Europa, waar het (nog) niet is verleend.

2.8. ST heeft octrooi aangevraagd op (bepaalde aspecten van) de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon.

Niet ‘owned/developed solely by seller’
4.3. Voorshands is onaannemelijk dat de door ST geproduceerde Tufnell microfoon uitsluitend is voortgekomen uit de ontwikkelarbeid van ST. Het basisidee is duidelijk van Nokia afkomstig en onder andere neergelegd in de RFQ. Dit is niet zo maar een set specificaties, maar bevat een nieuw basisprincipe, dat naar voorlopig oordeel als nieuw moet worden gezien. In ieder geval is dat basisidee (een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk) een idee van Nokia en niet van ST. Weliswaar heeft ST dat basisidee verder ontwikkeld en het is zeer wel denkbaar dat zij daarbij eigen vindingen heeft gedaan die zij met een octrooirecht zal kunnen beschermen. Dat neemt niet weg dat de Tufnell microfoon zoals ST die heeft ontwikkeld niet kan worden beschouwd als ‘owned/developed solely by seller’. Uitgangspunt is dus dat dit product dat speciaal voor Nokia werd gemaakt niet aan anderen mocht worden geleverd.

Geen recall
4.8. Vast staat dat in Europa thans geen octrooi geldt voor de vinding van Nokia zoals aan ST geopenbaard, die voor ST de basis is geweest om de Tufnell microfoon (verder) te ontwikkelen. Dat betekent dat de in het octrooirecht geregelde maatregelen bij een inbreuk op een octrooi niet van toepassing zijn. Immers HTC heeft geen product gekocht dat inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom. Van een inbreuk op een absoluut recht is geen sprake. ST komt echter door die levering haar verplichtingen jegens Nokia niet na, hetgeen kan leiden tot schadevergoeding. Dat de regels inzake een tekortkoming in de nakoming naar het op de PPA toepasselijke Finse recht inhouden dat een recall kan worden gelast, zoals Nokia die thans vordert, is niet gesteld. Uit de door Nokia overgelegde opinie van een Finse advocaat kan dit niet worden afgeleid. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat het Finse recht in dit geval die mogelijkheid niet kent.
4.9. Ook als er vanuit wordt gegaan dat het Finse recht de mogelijkheid van schadevergoeding anders dan in geld kent (zoals in Nederland geregeld in art. 6:103 BW) is een recall op die grond niet op zijn plaats. Daarbij speelt een rol dat het HTC (of andere afnemers) niet bekend kan zijn dat zij een product ontvangen waarvan ST jegens hen contractueel verplicht was hen dat (nog) niet te leveren. Zij hebben dan ook niet onrechtmatig jegens Nokia gehandeld door bij ST Tufnell microfoons in te kopen. Daarom is – nu een absoluut recht van Nokia ontbreekt – geen rechtsgrond aanwezig waarop ST zich jegens HTC (of andere afnemers) zou kunnen baseren om teruglevering van de geleverde Tufnell microfoons af te dwingen. Onder die omstandigheden is een recall geen passende vorm van schadevergoeding.

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 april 2013, zaaknr. C/09/439326 / KG ZA 13-295 (Wellcome Foundation Ltd. GlaxoSmithKline B.V. tegen Mylan)
Octrooirecht. The Wellcome Foundation Limited is houdster van Europees octrooi 0 670 719 B1 (hierna: EP 719 of het octrooi) voor een ‘Combinatie van atovaquon met proguanil voor de behandeling van protozoën infecties’ (waaronder malaria).

De Engelse bodemrechter oordeelde dat de uitvinding van EP 719 in het licht van onder meer een presentatie van Hutchinson gegeven tijdens het vierde malaria-symposium in 1992 voor de hand lag en dat het (Engelse deel van het) octrooi derhalve nietig is. Mylan heeft een marktvergunning (RVG 109086) voor een eigen antimalariamiddel, een filmomhuld tablet dat actieve bestanddelen bevat. De vorderingen worden afgewezen, omdat de gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat de gemiddelde vakman nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht.

De slotsom is dat de voorzieningenrechter, met de Engelse rechter, van oordeel is dat er voor de gemiddelde vakman, gelet op de door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat hij nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht. Dit was, anders gezegd, ‘obvious to try’ en er bestond ook een redelijke verwachting van succes. Dit onderzoek zou hem, routinematig, met gebruikmaking van algemene vakkennis maar zonder inventieve denkarbeid, brengen tot een farmaceutisch preparaat waarin beide stoffen in een optimale doseringsrange gecombineerd worden en daarmee tot de uitvinding van aangepaste conclusie 1 van EP 719. (r.o. 4.15)

De vorderingen worden afgewezen.

4.6. GSK heeft betoogd dat – kort gezegd – onduidelijk zou zijn welke informatie door Hutchinson op het vierde malariasymposium in 1992 daadwerkelijk is gepresenteerd althans wat het publiek van die presentatie heeft begrepen. Dit is ook een van haar belangrijkste bezwaren tegen het vonnis van Arnold J [red. Engelse rechter]. De voorzieningenrechter volgt GSK hierin niet.
(...)
4.8. Niet in geschil is dat de Hutchinson presentatie slechts daarin verschilt van aangepaste conclusie 1 van EP 719 (in de vorm waarin het thans wordt verdedigd) dat het niet openbaart dat de doseringsverhouding in het gebied 1:1 tot 1:3 ligt, evenmin als dat de beide actieve ingrediënten zijn opgenomen in een vaste formulering (combinatiepreparaat). De te beantwoorden vraag is dan of de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid op basis van de presentatie van Hutchinson tot de uitvinding volgens EP 719 zou zijn gekomen. GSK betwist zulks en voert aan dat er geen aanwijzingen in de stand van de techniek bestaan die de vakman ertoe zouden hebben geleid om de combinatie van proguanil en
atovaquon überhaupt te selecteren voor verder onderzoek en van Hutchinson’s regime naar de geclaimde vaste formulering van twee componenten te gaan.

4.10. In deze zaak is de problem and solution approach als benadering minder geschikt omdat het er niet zozeer omgaat of de gemiddelde vakman op basis van de Hutchinson presentatie in combinatie met zijn algemene vakkennis tot een optimale dosering en een vaste formulering zou komen - zulks lijkt, zoals hierna nog aan de orde komt tamelijk triviaal - maar vooral of het voor de gemiddelde vakman voor de hand zou liggen om überhaupt verder te gaan met de in Hutchinson ook (naast tetracycline) geopenbaarde combinatie van specifiek atovaquon en proguanil. Als uitgangspunt daarbij heeft te gelden dat er niets inventiefs schuilt in het volgen van een positieve pointer, ook al bestaan er in de stand van de techniek bedenkingen of zorgen daaromtrent, of aanwijzingen in een andere richting, zolang er niet sprake is van een vooroordeel.9

4.15. De slotsom is dat de voorzieningenrechter, met de Engelse rechter, van oordeel is dat er voor de gemiddelde vakman, gelet op de door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat hij nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht; dit was, anders gezegd, ‘obvious to try’ en er bestond ook een redelijke verwachting van succes. Dit onderzoek zou hem, routinematig, met gebruikmaking van algemene vakkennis maar zonder inventieve denkarbeid, brengen tot een farmaceutisch preparaat waarin beide stoffen in een optimale doseringsrange gecombineerd worden en daarmee tot de uitvinding van aangepaste conclusie 1 van EP 719. De van aangepaste conclusie 1 afhankelijke aangepaste conclusies 2 en 4 zijn loten van dezelfde boom en delen hetzelfde lot. Dat geldt ook voor aangepaste onafhankelijke conclusie 9.

EPO persbericht 11 april 2013.

Een bijdrage van Cees Mulder, Maastricht University.

Op 11 april 2013 heeft een oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) besloten het zogenoemde “Brüstle” octrooi te herroepen tijdens de openbare mondelinge behandeling (Artikel 101(2) EOV).

Het Europees octrooi 1,040,185 getiteld “Neural precursor cells, method for the production and use thereof in neural defect therapy” werd op 22 februari 2006 toegekend aan de Duitse wetenschapper Professor Oliver Brüstle. Het heeft betrekking op en beschrijft het gebruik van neurale voorlopercellen voor medisch toepassingen, met name voor de behandeling van ernstige neurale gebreken zoals Parkinson, Huntington en Alzheimer. Onder andere beschrijft het octrooi hoe de neurale voorlopercellen worden verkregen uit humane embryonale stamcellen. In november 2006 heeft het Amerikaanse bedrijf Geron Corporation oppositie ingesteld tegen verlening van het Europees octrooi, met het verzoek de herroeping van het octrooi. Alle documenten met betrekking tot het octrooi kunnen worden ingezien op het Europees Octrooiregister.

Na bestudering van de argumenten van beide partijen tijdens de oppositieprocedure, heeft de oppositieafdeling besloten het octrooi te herroepen omdat het verleende octrooi meer subject-matter bevat dan de oorspronkelijke ingediende octrooiaanvrage, hetgeen niet is toegestaan volgens Artikel 123 van het Europees Octrooiverdrag (zie ook grond voor oppositie in Artikel 100(c) EOV).

Tegen de beslissing van de oppositieafdeling kan beroep worden ingesteld bij de kamers van beroep (Board of Appeal, Artikel 106 en 108 EOV).

De oppositieafdeling heeft opgemerkt, dat biotechnologische uitvindingen, waaronder die met betrekking tot menselijke embryonale stamcellen, in principe octrooieerbaar zijn onder het Europees Octrooiverdrag (EOV), mits zij nieuw zijn (Artikel 54 EPC) , op uitvinderswerkzaamheid berusten (“inventive step”, Artikel 56 EOV), industrieel toepasbaar zijn (Artikel 57 EOV) en niet uitgezonderd zijn van octrooieerbaarheid onder het EOV (Artikel 53 EOV). Relevant hierbij is de beslissing G 2/06 van de Grote Kamer van Beroep van het EOB (Enlarged Board of Appeal) die aangeeft hoe de uitzonderingen op octrooieerbaarheid onder de EPC inzake stamceltechnologie moeten worden toegepast onder het EOV.

De procedure inzake het Europees octrooi staan los van het parallelle patent dat professor Brüstle in Duitsland heeft verkregen en dat werd gehandhaafd door het Duitse Bundesgerichtshof in november 2012. Hierover is een eerder commentaar op het IE-Forum [IEF 12151] gepubliceerd.

Cees Mulder

HvJ EU 16 april 2013, gevoegde zaken C-274/11 (Spanje tegen Raad) en C-295/11 - dossier, dossier - persbericht.

Eenheidsoctrooi. Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan krachtens artikel 329, lid 1, VWEU. Beroep tot nietigverklaring wegens onbevoegdheid, misbruik van bevoegdheid en schending van Verdragen. Voorwaarden opgesomd in artikel 20 VEU en de artikelen 326 VWEU en 327 VWEU.

Het Hof van Justitie EU wijst arrest in de zaak Spanje/Italië tegen de Raad van Europa/lidstaten behorende tot nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibescherming. Spanje en Italië hadden beroep aangetekend tegen de samenwerking tussen 25 lidstaten van de EU aangaande de totstandkoming van een eenheidsoctrooi voor de 25 landen (het unitair octrooirecht). Het Hof concludeert dat de lidstaten hebben voldaan aan alle voorwaarden en de juiste procedure hebben gevolgd inzake de 'nauwere samenwerking'. Er is geen sprake van misbruik van het instrument van nauwere samenwerking.

Beoordeling door het Hof

33      Een handeling is slechts gebrekkig wegens misbruik van bevoegdheid indien zij, op basis van objectieve, relevante en onderling overeenstemmende gegevens, blijkt te zijn vastgesteld voor andere doeleinden dan waarvoor de betrokken bevoegdheid is verleend of om te ontkomen aan een procedure waarin de Verdragen speciaal hebben voorzien om aan de omstandigheden van het geval het hoofd te bieden (zie in die zin arrest van 15 mei 2008, Spanje/Raad, C‑442/04, Jurispr. blz. I‑3517, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34      Met hun middel inzake misbruik van bevoegdheid verwijten het Koninkrijk Spanje en de Italiaanse Republiek de Raad in hoofdzaak dat hij, door de litigieuze nauwere samenwerking toe te staan, het unanimiteitsvereiste van artikel 118, tweede alinea, VWEU niet heeft geëerbiedigd en het verzet van deze twee lidstaten tegen het voorstel van de Commissie voor de talenregeling voor het eenheidsoctrooi terzijde heeft gelegd.

35      Dienaangaande moet worden opgemerkt dat niets in artikel 20 VEU en de artikelen 326 VWEU tot en met 334 VWEU de lidstaten verbiedt onderling nauwere samenwerking aan te gaan in het kader van de bevoegdheden van de Unie die, volgens de Verdragen, met eenparigheid van stemmen moeten worden uitgeoefend. Uit artikel 333, lid 1, VWEU volgt juist dat dergelijke bevoegdheden, wanneer aan de voorwaarden van voormelde artikelen 20 VEU en 326 VWEU tot en met 334 VWEU is voldaan, zich voor een nauwere samenwerking lenen en dat in dat geval, mits de Raad niet heeft bepaald dat met gekwalificeerde meerderheid zal worden beslist, eenparigheid van stemmen zal worden gevormd door enkel de stemmen van de deelnemende lidstaten.

36      Anders dan het Koninkrijk Spanje en de Italiaanse Republiek opmerken geldt bovendien ingevolge de artikelen 20 VEU en 326 VWEU tot en met 334 VWEU de mogelijkheid gebruik te maken van nauwere samenwerking niet enkel voor het geval een of meer lidstaten verklaren nog niet toe te zijn aan deelneming aan wetgevend optreden in de hele Unie. Volgens artikel 20, lid 2, VEU is de situatie waarin nauwere samenwerking gerechtvaardigd is die waarin „de met de nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt”. De in deze bepaling bedoelde onmogelijkheid kan te wijten zijn aan diverse oorzaken, zoals een gebrek aan belangstelling van een of meerdere lidstaten of de omstandigheid dat de lidstaten, ofschoon zij alle geïnteresseerd zijn in de vaststelling van een regeling op het niveau van de Unie, het niet eens kunnen worden over de inhoud van die regeling.

37      Hieruit volgt dat het besluit van de Raad, nauwere samenwerking toe te staan na te hebben vastgesteld dat het eenheidsoctrooi en de talenregeling daarvoor niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel konden worden verwezenlijkt, geen ontwijking van het unanimiteitsvereiste van artikel 118, tweede alinea, VWEU vormt, noch overigens een uitsluiting van de lidstaten die geen gevolg hebben gegeven aan de verzoeken om nauwere samenwerking. Voor zover het bestreden besluit strookt met de voorwaarden van artikel 20 VEU en de artikelen 326 en volgende VWEU – hetgeen in het kader van de overige middelen wordt onderzocht – berust het niet op misbruik van bevoegdheid maar draagt het, nu niet binnen een redelijke termijn een gemeenschappelijke regeling voor de Unie in haar geheel kan worden verwezenlijkt, bij tot het integratieproces.

Hof Den Haag 9 april 2013, HA ZA 08-733 (Sandoz B.V. tegen Leo Pharmaceutical Products LTD A/S)

Uitspraak ingezonden door Peter Burgers en Daan de Lange, Brinkhof.

Octrooirecht. Geneesmiddelen. In geschil is de geldigheid van het octrooi van Leo Pharma en de vraag of Sandoz daarop inbreuk maakt. Leo Pharma brengt onder meer geneesmiddelen op de markt voor de uitwendige behandeling van psoriases met als actief bestanddeel 'calcipotriol', onder andere onder het merk Daivonex. Leo Pharma is houdster van Europees octrooi EP0679154 dat betrekking heeft op een 'Nieuwe kristallijne vorm van een analogon van vitamine D'. Sandoz verkoopt ook geneesmiddelen tegen psoriases, in de vorm van een zalf, die het actieve bestanddeel calcipotriol bevatten. Sandoz heeft aangegeven ook de crème te willen verhandelen in Nederland. Leo Pharma heeft vervolgens inbreukacties ingesteld tegen Sandoz. De rechtbank heeft het octrooi van Leo Pharma geldig bevonden en geoordeeld dat Sandoz hierop inbreuk maakt.

Inventiviteit
Het hof gaat voorbij aan het betoog van Leo Pharma dat de vakman geen volledig polymorfie-onderzoek zou hebben uitgevoerd. Het gaat immers niet om een onderzoek naar alle mogelijke kristallijne vormen van calcipotriol, maar om het zoeken naar een kristallijne vorm die een betere opslagstabiliteit zou hebben. Volgens het hof ontbeert conclusie 1 inventiviteit. De vakman zou zonder uitvinderswerkzaamheid tot de bereiding van calcipotriol monohydraat zijn gekomen. Het in r.o. 14 genoemde bonuseffect, dat calcipotriol monohydraat, anders dan het bekende kristallijne calcipotriol anhydraat, bij wet ball milling geen stabiel schuim vormt, leidt niet tot het oordeel dat het octrooi alsnog als inventief moet worden aangemerkt.

Slotsom
Dit brengt met zich mee dat de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 154 toewijsbaar is. Er is derhalve geen sprake van inbreuk door Sandoz. De vorderingen van Leo Pharma worden alsnog afgewezen. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep.

Inventiviteit
24. Uit het voorgaande volgt dat conclusie 1 naar het oordeel van het hof inventiviteit ontbeert. De vakman zou zonder uitvinderswerkzaamheid tot de bereiding van calcipotriol monohydraat zijn gekomen. Het in rov. 14 genoemde bonuseffect, dat calcipotriol monohydraat, anders dan het bekende kristallijne calcipotriol anhydraat, bij wet ball milling geen stabiel schuim vormt, leidt bij die stand van zaken niet tot het oordeel dat het octrooi alsnog als inventief moet worden aangemerkt (vgl. Guidelines EOB G-VII, 10.2; zo ook het gerechtshof van Turijn (prod. 48 Sandoz), blz 25 en 26).

Slotsom
29. Het voorgaande brengt mee dat de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 154 toewijsbaar is. Bij die stand van zaken behoeft het beroep op niet-nieuwheid en niet-nawerkbaarheid van het octrooi geen beoordeling. Uitgaande van de ongeldigheid van het octrooi is van inbreuk daarop door Sandoz geen sprake. De vorderingen van Leo Pharma dienen dus alsnog te worden afgewezen.

30. Sandoz vordert in haar memorie van grieven tevens voor recht te verklaren dat Leo Pharma onrechtmatig heeft gehandeld door het vonnis waarvan beroep in eerste aanleg ten uitvoer te doen leggen en Leo Pharma te veroordelen tot een vergoeding van de schade die Sandoz daardoor heeft geleden. In haar memorie van grieven onder 16 licht Sandoz deze vorderingen aldus toe dat zij haar calcipotriol houdende zalf sinds de tenuitvoerlegging van het vonnis niet meer op de Nederlandse markt heeft kunnen brengen. Leo Pharma heeft de betreffende stelling en vorderingen niet bestreden, althans niet anders dan door aan te voeren dat het vonnis juist is. Nu het hof daar anders over oordeelt en voorts aannemelijk is dat Sandoz door de tenuitvoerlegging van het vonnis schade heeft geleden, zal het hof de vorderingen toewijzen.