Bevoegdheid  

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8/10 (Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Vermeiren Francina)

Met samenvatting van Rik Geurts, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.11 lid 3 BVIE. Voldoen aan de verplichting om “onder opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van het voornemen om de inschrijving (geheel of gedeeltelijk) te weigeren en hem in de gelegenheid te stellen te antwoorden.

In deze zaak vraagt het Hof van Cassatie van België via drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.11.3 BVIE neergelegde regeling. Die regeling behelst dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder opgave van redenen moet meedelen of een inschrijving geweigerd wordt. Voorts moet de deposant de mogelijkheid worden geboden op de (gedeeltelijke) weigering te antwoorden. Meer in het bijzonder worden de vragen gesteld of de deposant het recht verbeurt om hoger beroep in te stellen als hij geen bezwaren heeft geformuleerd tegen het voornemen van het BBIE de inschrijving te weigeren en of dit ook het geval is indien het BBIE geen redenen heeft opgegeven voor haar voorlopige weigering.

Feiten
Op 20 december 2007 laat het BBIE Francina Vermeiren (hierna: Vermeiren) schriftelijk weten dat haar aanvraag tot inschrijving van het merk ‘Bodystyling+” wordt geweigerd. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:

“het teken Bodystyling is beschrijvend; Het kan immers dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid van de in klassen 16, 41 en 44 genoemde waren en diensten:” en “het teken mist bovendien onderscheidend vermogen. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken wordt niet opgeheven door de gekozen grafische weergave”.

Op deze mededeling volgt geen reactie van Vermeiren. Op 15 augustus 2008 deelt het BBIE de weigering van de aanvraag tot inschrijving schriftelijk mee. Op 10 oktober 2008 tekent Vermeiren tegen deze weigering hoger beroep aan bij het hof van beroep te Brussel.

Het BBIE werpt een exceptie op van niet-ontvankelijkheid op grond van de afwezigheid van de reactie van Vermeiren. Het hof van beroep verklaart Vermeiren echter ontvankelijk en vernietigt de beslissing van het BBIE waarbij de inschrijving definitief werd geweigerd. Hiertegen tekent het BBIE cassatieberoep aan. Vervolgens schorst het Hof van Cassatie de verdere behandeling in afwachting van de prejudiciële vragen die zij heeft gesteld.

De prejudiciële vragen en beantwoording
Het Hof van Cassatie van België richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van artikel 2.11 lid 3 BVIE.

1* Voldoet het Bureau aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om “onder opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden?
2* Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren?
3* Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht ook, wanneer de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder opgave van redenen is gebeurd?

Het BenGH refereert bij de beantwoording van de vragen aan de strekking van artikel 2.11 BVIE. De procedure die daarin is vastgelegd, is bedoeld om het juiste evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds een tijdige en efficiënte behandeling van een groot aantal aanvragen tot inschrijving en anderzijds het waarborgen van de mogelijkheid tot tegenspraak en transparantie van de procedure.

Het BenGH redeneert vervolgens dat de procedure van artikel 2.11 BVIE de deposant binnen de door het BBIE gestelde termijn alle gelegenheid biedt om tegenspraak te voeren en de bezwaren van het BBIE te ondervangen. Weigert het BBIE de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk als de bezwaren niet zijn opgeheven, dan geeft zij onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van de mogelijkheid om tegen deze definitieve weigering beroep instellen bij het krachtens artikel 2.12 BVIE bevoegde hof.

Het voorgaande in aanmerking genomen, houdt het antwoord van het BenGH op de eerste vraag in dat het BBIE aan de verplichting om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van één of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE genoemde absolute weigeringsgronden, behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden.

Voor de beantwoording van de tweede vraag refereert het BenGH aan artikel 2.12.1 BVIE. Uit deze bepaling volgt dat de deposant onvoorwaardelijk het recht heeft om zich na de kennisgeving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d´appel te Luxemburg, om een bevel tot inschrijving van het merk te krijgen. Het recht op beroep van de deposant is dus niet afhankelijk van de houding die deze heeft ingenomen na de kennisneming van de beslissing tot voorlopige weigering van het BBIE.

In dit kader dient artikel 2.11.3 BVIE volgens het BenGH in die zin worden uitgelegd, dat de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren. Nu de tweede vraag negatief wordt beantwoord, komt het Hof van Cassatie niet toe aan de beantwoording van de derde vraag.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing ten aanzien van de eerste vraag niet de conclusie van de AG d.d. 6 juni 2011 (zaak A 2010/8). 

De AG komt, onder meer na analyse van de richtlijnen van de Directeur-generaal inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot artikel 73 van Verordening 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, tot de conclusie dat de verplichting tot motivering een tweeledig doel heeft:

1. De motiveringsverplichting moet het de betrokkene mogelijk maken om, in voorkomend geval, de redenen voor afwijzing van de inschrijvingsaanvraag te kennen en de bestreden beslissing gefundeerd te betwisten.
2. De appelrechter moet in staat zijn rechtmatigheidstoezicht met betrekking tot de juistheid van de beoordeling van de maatregel uit te oefenen. 

Op grond hiervan is de AG van mening dat het louter aansluiten van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE genoemde absolute weigeringsgronden in een voorlopige beslissing van (gedeeltelijke) weigering van inschrijving van een merk niet voldoende is. De betrokkene moet immers over de gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om de bestreden beslissing te begrijpen en zijn rechten te kunnen verdedigen. Eveneens moeten volgens de AG immers de feitelijke gegevens en omstandigheden waarop de voorlopige weigering is gesteund, evenals de redenering van het BBIE, duidelijk en ondubbelzinnig worden aangegeven.

Ik vraag mij dan ook af of de zinsnede in het antwoord van het BenGH op de eerst vraag “… behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden” wel voldoende recht doet aan de motiveringsverplichting zoals die is vastgelegd in artikel 2.11.3 en 2.11.4 BVIE en zoals toegelicht door de AG. Het is maar de vraag hoe de invulling van de motiveringsverplichting door het BenGH moet worden geïnterpreteerd en hoe daaraan in de praktijk uitvoering zal worden gegeven.

Rik Geurts, QuestIE advocatuur
Mirrors pdf / pdf / dossier

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium N.V.  tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met samenvatting van Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.12 BVIE. Territoriale bevoegdheid hof bij beroep tegen weigering op absolute gronden. Geen forum shopping. Onbevoegdheidverklaring is eindbeslissing.

In deze zaak vraag het Hof van Beroep te Brussel middels drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.12 BVIE neergelegde regeling ten aanzien van de territoriale bevoegdheid van het hof, dat krachtens voormeld artikel kennis neemt van een beroep tegen de weigering van het BBIE van de inschrijving van een Benelux-merk. Meer specifiek is de vraag aan de orde of na overdracht van een merkaanvraag c.q. –inschrijving de rechtsverkrijgende, die in een ander Benelux-land is gevestigd dan de deposant, gebonden blijft aan het in het depotformulier vermelde adres van de deposant.

Feiten
Interes B.V. deponeert op 28 oktober 2008 het woordmerk Á LA CARTE voor de klassen 20, 24 en 35. Het depotformulier vermeldt twee adressen in Nederland: één voor de deposant (Intres B.V.) en één voor de gemachtigde (Novograaf Nederland B.V.). Op 30 oktober 2008 wordt het merk met toepassing van de spoedprocedure (2.8. BVIE) ingeschreven onder nummer 1169547.

Op 28 november 2008 stelt het BBIE de deposant in kennis dat de aanvraag voorlopig wordt geweigerd en de inschrijving wordt doorgehaald (2.8, lid 2 en 2.11 BVIE) wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor alle in het depot genoemde klassen. Tegen deze voorlopige weigering dient de (gemachtigde van de) deposant bij brief van 26 mei 2009 vergeefs bezwaar in. Het BBIE handhaaft het besluit tot doorhaling bij brief van 7 juli 2009.

Op 2 september 2009 draagt de deposant haar merkrechten over aan een dochteronderneming, Intres Belgium B.V. te Brussel, België. Deze rechtsverkrijger stelt op 7 september 2009 beroep in bij het Hof van Beroep te Brussel tegen de genoemde weigeringsbeslissing van het BBIE.

Het BBIE voert in de gerefereerde beroepsprocedure kort gezegd aan dat krachtens artikel 2.12 BVIE het Hof te Brussel geen rechtsmacht toekomt. Uitsluitend het Gerechtshof ‘s-Gravenhage komt territoriale bevoegdheid toe. Intres bestrijdt dit en voert daartoe onder meer aan dat de door het BVIE aangewezen hoven het nationale procesrecht dienen toe te passen. Naar Belgisch procesrecht worden de rechtsmacht en bevoegdheid bepaald op het ogenblik van de rechtsingang .

De prejudiciële vragen en beantwoording

Het Hof van Beroep te Brussel richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van de artikelen 2.12 lid 1 en 3 BVIE.

1* Moeten de voorschriften uit de vermelde verdragsbepalingen samen aldus worden begrepen dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of zijn gemachtigde wanneer zij in het depot een adres in de Benelux hebben vermeld, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overdragen aan een derde met een adres in een ander Beneluxland, dan wel dat de bepaling van de bevoegdheid gebeurt op grond van het adres van de titularis van de merkrechten of van zijn gemachtigde op het ogenblik waarop het beroep tegen de weigering wordt ingesteld?

2* Indien voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouder naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de adressen van de merkhouder en diens gemachtigde zich in verschillende Benelux-landen bevinden, geldt er dan een voorkeur in successieve orde tussen één van de adressen voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid, of leveren de beide adressen een territoriale aanknopingsfactor op naar vrije keuze van de belanghebbende?

3* Indien het hof van beroep op basis van de vermelding van adressn in het depot dient vast te stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, is het hof van beroep dan gehouden om, na de vaststelling van de onbevoegdheid de zaak te verwijzen naar de territoriaal bevoegde rechter, of geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep?

Het BenGH geeft op duidelijke wijze opheldering ten aanzien van de eerste vraag en oordeelt dat de territoriale bevoegdheid “uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land”. De tweede vraag behoeft als gevolg geen beantwoording, aldus het BenGH.

Met betrekking tot de derde vraag oordeelt het BenGH dat de beslissing waarbij een appelgerecht zich territoriaal onbevoegd verkaart overeenkomstig de genoemde artikelen een eindbeslissing is. Daartegen is alleen cassatieberoep mogelijk. Het BVIE voorziet niet in de mogelijkheid om in een dergelijk geval, na de vaststelling van de onbevoegdheid, de zaak te verwijzen naar het territoriaal bevoegde appelgerecht.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing de – lezenswaardige – conclusie van de AG d.d. 30 maart 2011 (IEF 9627). De AG komt, onder meer na analyse van de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE, tot de conclusie dat de opstellers van het verdrag een vast aanknopingspunt hebben willen gebruiken voor de bepaling van de territoriale bevoegdheid in beroepszaken, die uniform is voor zowel beroep tegen weigeringen op absolute gronden als voor beroep tegen oppositiebeslissingen. Nu de regeling voor opposities uitdrukkelijk geen rekening houdt met eventuele (latere) overdracht van de betreffende merken, dient de regeling inzake weigeringen op absolute gronden daarbij aan te sluiten.

Dit lijkt mij een juridisch rechtlijnige en doelmatige rechtsuitleg en –toepassing, die de rechtszekerheid ten goede komt en forum shopping, door na depot de rechten over te dragen aan een in een ander Benelux-land gevestigde partij, minder gemakkelijk maakt.

Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur
BVIE

Rechtbank 's-Gravenhage 25 augustus 2011, LJN BT2370 (Witsenburg Natural Product B.V. tegen Ojibwa Deroeck B.V.B.A.)

Auteursrecht met internationaal element betreft uitvoerbaarheid. Betreft gestelde inbreuk door Ojibwa op auteursrechten op Nederlandse vertaling van het Engelse boek "Fats that heal, fats that kill" (Heilzame vetten, dodende vetten). Diverse tegengestelde voorlopige maatregelen gevorderd en gekregen in Nederland en België.

De beslissing in een hoofdzaak kan afwijken van, of tegenstrijdig zijn met, de beslissing in een kortgedingprocedure. De bodemrechter is niet gebonden aan het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter.

Samenvatting van procedures (redactie houdt zich aanbevolen voor toezending):
Vzr. Rechtbank Middelburg 1 juli 2003: afwijzing gevorderde
Hof 's-Gravenhage 29 september 2005 (tussenarrest): vernietiging en verboden inbreuk
Beschikking beslagrechter Dendermonde 6 januari 2006: beslag
Hof 's-Gravenhage 21 februari 2008 (eindarrest): opgave van verkoop met dwangsom
Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde 10 oktober 2008: vorderingen afgewezen, tegenvordering toegewezen: staken van negatieve publiciteit en opheffing van beslag
Hof van Beroep Gent 3 mei 2010: bevestiging en verbod negatieve publiciteit wordt vervangen door verbod om Ojibwa slecht te maken, schadevergoeding wegens onrechtmatig beslag.
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 23 december 2010: verlof tenuitvoerlegging van rechtbank van eerste aanleg Dendermonde en hof van beroep Gent.

Verzet tegen verleend verlof tot tenuitvoerlegging. Art. 43 en 45 EEX en 257 Rv. Geen onverenigbaarheid tussen in Nederland uitgesproken vonnis in kort geding en in België uitgesproken bodemzaak. Uit r.o. 4.7: In de onderhavige zaak tussen verzoekster en Ojibwa staat echter een kortgedingvonnis (voorlopige voorziening) tegenover een vonnis in een bodemzaak, waarbij de uitspraak van de bodemrechter steeds prevaleert. Verzoekster wordt veroordeeld in proceskosten.

4.3.Artikel 45, eerste lid, van de EEX-verordening bepaalt dat de verklaring van uitvoerbaarheid door het gerecht dat oordeelt over het ingestelde rechtsmiddel slechts op een van de in de artikelen 34 en 35 genoemde gronden wordt geweigerd of ingetrokken. [verzoekster] beroept zich op de grond van artikel 34, derde lid (onverenigbaarheid).

4.5.Artikel 257 Rv bepaalt dat de beslissing in kort geding geen nadeel mag toebrengen aan het bodemgeschil. Dit houdt in dat de bodemrechter het geschil dient te beslissen zonder zich iets aan te trekken van de voorlopige voorziening. Hieruit volgt dat de beslissing in de bodemzaak kan afwijken van de beslissing in kort geding in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen.

4.6.Voor de beoordeling van de onverenigbaarheid van de Belgische en Nederlandse uitspraken moet worden nagegaan of die beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten. Uit het voorgaande volgt dat die situatie zich hier niet voordoet, zodat de Belgische uitspraken in de bodemprocedure niet gezien kunnen worden als onverenigbaar met de in Nederland gegeven uitspraken in kort geding.

4.7. [verzoekster] heeft nog verwezen naar een uitspraak van het EG-Hof van Justitie van 6 juni 2002 in de zaak Italian Leather / Weco [red. link toegevoegd]. In die uitspraak wordt in alinea 41 overwogen dat het weinig ter zake doet of de betrokken beslissingen zijn gegeven in het kader van een kort geding dan wel van een bodemprocedure en dat beslissingen in kort geding, evenals de andere betrokken beslissingen, aan de regels inzake onverenigbaarheid zijn onderworpen. In het arrest wordt vervolgens geconcludeerd dat een buitenlandse beslissing in kort geding waarbij een schuldenaar wordt gelast bepaalde handelingen achterwege te laten, onverenigbaar is met een beslissing in kort geding in de aangezochte staat tussen dezelfde partijen waarbij het treffen van een dergelijke maatregel wordt geweigerd. Die uitspraak heeft dus enkel betrekking op kortgedingvonnissen, waarvan de rechtsgevolgen tegenstrijdig kunnen zijn. In de onderhavige zaak tussen [verzoekster] en Ojibwa staat echter een kortgedingvonnis (voorlopige voorziening) tegenover een vonnis in een bodemzaak, waarbij de uitspraak van de bodemrechter steeds prevaleert.

4.8.Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het verzoek dient te worden afgewezen, met veroordeling van [verzoekster] als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

HvJ EU 22 september 2011, zaak C-426/10 P (Bell & Ross tegen OHIM/ Klockgrossisten i Norden AB)

Procesrecht; Gemeenschapsmodelrecht. artikel 45 Statuut van het Hof en 43 Reglement voor procesvoering van het Gerecht. Hogere voorziening tegen de beschikking Gerecht EU 18 juni 2010, zaak T-51/10 (Bell & Ross / OHIM – Klockgrossisten i Norden), waarbij het Gerecht het beroep heeft verworpen tegen de beslissing van het OHIM inzake een nietigheidsprocedure tussen Klockgrossisten i Norden AB en Bell & Ross BV.

Ondertekend origineel van het verzoekschrift is te laat neergelegd. Uitleg van de begrippen "verschoonbare dwaling" en "toeval"; Beginselen van gewettigd vertrouwen en evenredigheid. Kennelijke niet-ontvankelijkheid.

48 Het begrip toeval bevat een objectief element, dat betrekking heeft op abnormale omstandigheden die niet de marktdeelnemer betreffen, en een subjectief element, dat betrekking heeft op de verplichting voor de betrokkene om zich tegen de gevolgen van de abnormale gebeurtenis te beschermen door passende maatregelen te treffen zonder buitensporige offers te brengen. In het bijzonder moet de marktdeelnemer het verloop van de ingeleide procedure nauwkeurig in de gaten houden en met name de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om de voorziene termijnen in acht te nemen (zie in die zin arrest van 15 december 1994, Bayer/Commissie, C‑195/91 P, Jurispr. blz. I‑5619, punt 32, en beschikking België/Commissie, reeds aangehaald, punt 17).

49 Rekwirante stelt dat de verwarring tussen het origineel en de afschriften van het verzoekschrift kan worden toegeschreven aan de tussenkomst van een externe onderneming waaraan zij de taak had toevertrouwd om het grote aantal kopieën te maken dat noodzakelijk was voor de indiening van het inleidende verzoekschrift.

50 Zoals de advocaat-generaal in punt 89 van haar conclusie heeft opgemerkt, behoren de voorbereiding van, het toezicht op en de controle van de ter griffie neer te leggen processtukken tot de verantwoordelijkheid van de advocaat van de betrokken partij. Het feit dat de verwarring tussen het origineel en de afschriften van het verzoekschrift kan worden toegeschreven aan de tussenkomst van een externe onderneming die door rekwirante is opgedragen om kopieën te maken, en de andere door rekwirante aangevoerde omstandigheden kunnen derhalve niet worden erkend als uitzonderlijke omstandigheden of abnormale gebeurtenissen die rekwirante niet betreffen, die verschoonbare dwaling of toeval bij rekwirante kunnen rechtvaardigen.

Hele dossier lezen: hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 21 september 2011, HA ZA 11-1637 (Converse INc tegen Alpi international forwarders B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper.

Vrijwaringsincident. Stelling niet-bestaande onderneming wordt afgewezen. Titel volgt uit r.o. 3.2, In citaten:

4.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Converse dat Alpi inbreuk maakt op haar merken door het – kortgezegd – vervoeren en opslaan van counterfeit Converse-schoenen alsmede door het gebruik van de merken in stukken voor zakelijk gebruik en dat Alpi onrechtmatig handelt door het faciliteren van de verhandeling van counterfeit Converse-schoenen en het meewerken aan het opstellen van vervalste CMR-documenten met betrekking tot vervoer van (counterfeit) Converse-schoenen.

4.3. Of Baccarat een bestaande onderneming is of niet, kan blijken in de procedure in vrijwaring. De voortgang van de hoofdzaak wordt niet belemmerd indien mocht blijken dat dit niet het geval is. Voorts bestaat geen onduidelijkheid over de vraag welke partijen Alpi in vrijwaring wil oproepen en is ook niet in te zien waarom onduidelijkheid de procedure in de hoofdzaak zou belemmeren. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.

Hof 's-Gravenhage 19 juli 2011, LJN BS8740 (H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. tegen G-Star Raw C.V. en Facton Ltd.)

In navolging van IEF 9280. In't kort: Incidentele vordering inzake merkenrecht: verzoek tot schorsing van de procedure ex artikel 104 lid 1, GMVo, omdat een nietigheidsprocedure bij OHIM aanhangig is. Echter is artikel 104 li 1 GMVo is niet van toepassing is op een kort geding, afgewezen. Proceskosten ex 1019h Rv. 

3. Het hof is, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat artikel 104, lid 1, GMVo niet van toepassing is op een kort geding. Die bepaling verplicht de rechter immers slechts te schorsen wanneer een in artikel 96 GMVo - welk artikel in beginsel ziet op bodemprocedures - bedoelde vordering is ingesteld. In artikel 104, lid 1, GMVo wordt niet verwezen naar artikel 103 GMVo betreffende voorlopige en beschermende maatregelen.
Voorts blijkt ook uit het in lid 3 van artikel 104 GMVo bepaalde:
“Indien de rechtbank voor het Gemeenschapmerk de procedure schorst, kan zij voorlopige en beschermende maatregelen bevelen voor de duur van de schorsing.”
dat de in lid 1 van artikel 104 GMVo neergelegde verplichting om de procedure te schorsen slechts geldt voor bodemprocedures. Het in lid 3 bepaalde is niet goed verenigbaar met een procedure die enkel strekt tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening, zoals een kort geding.

4. Het bovenstaande brengt mee dat de incidentele vordering tot schorsing moet worden afgewezen. H&M dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het incident. G-Star hebben vergoeding van de volledige kosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Daar zij echter geen opgave, laat staan een gespecificeerde opgave van hun kosten hebben gedaan, zal het hof de kosten begroten op basis van het algemene liquidatietarief.

Lees het arrest hier (LJN / opgeschoonde pdf)

Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2011, HA ZA 09-2109 (Sun Garden GmbH tegen Garden Impressions B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper. www.dlapiper.nl

Modelrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Sun Garden is rechthebbende op model "Model 6051" Garden Impressions houdt zich bezig met handel in Tuinmeubilair en biedt "de Menorca" aan. Landgericht Düsseldorf oordeelt dat "de Menorca" inbreuk maakt op het modelrecht en heeft inbreukverbod en (grotendeels) nevenvorderingen toegewezen.

De reconventionele vordering van Garden Impressions is, na een serie lange overwegingen ex 87 GModVo en EEX-Vo niet-ontvankelijk (r.o. 4.14), verzoek prejudiciële vragen te stellen wordt (nog) niet concreet behandeld (4.18 en 4.19) standpunten t.a.v. de inbreukvraag dienen nader te worden toegelicht door partijen (r.o. 4.19), geen schorsing vanwege aanhangig zijnde nietigheidsprocedure bij het OHIM (r.o. 4.20), erkenning van de Duitse vonnissen wortdt aangehouden ex art. 53 lid 1 EEX-Vo (4.21)

4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Garden Impressions niet in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 kan worden ontvangen. De rechtbank zal daarom in deze procedure uitgaan van de geldigheid van dat model.

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag naar de territoriale werking van de Duitse inbreukbeslissing evenmin (alleen) worden gevonden in de al dan niet toepasselijkheid van artikel 33 EEX-Vo. Ook hier geldt dat indien die beslissing in andere landen wordt erkend, de vraag blijft bestaan wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in dat Duitse vonnis. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in de uitleg van artikel 83 lid 2 GModVo. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid en zouden prejudiciële vragen terzake gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde voor het stellen van prejudiciële vragen is echter dat het antwoord op de vraag van belang is voor de beslissing van het onderhavige geschil. Dat is alleen aan de orde indien de rechtbank terzake van de inbreukvraag tot een ander oordeel zou komen dan de Duitse rechter. De rechtbank ziet daarom aanleiding alvorens verder te beslissen de zaak te verwijzen naar de rol voor het bepalen van een datum van een comparitie van partijen waar partijen hun standpunten ten aanzien van de inbreukvraag nader kunnen toelichten, zodat de rechtbank zich omtrent de inbreukvraag een oordeel kan vormen.

Schorsingsverzoek 4.20. Garden Impressions heeft verzocht om schorsing van onderhavige procedure, al dan niet op grond van artikel 91 lid 2 GModVo. Naar zij stelt heeft haar raadsman op naam van diens kantoor hangende deze procedure een vordering tot nietigverklaring van Model 6051 bij het OHIM aanhangig gemaakt. Volgens Garden Impressions ligt het voor de hand dat het OHIM Model 6051 nietig zal verklaren en heeft zij belang bij schorsing gelet op het bepaalde in artikel 26 GModVo. Sun Garden heeft daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank ziet in het gesteld aanhangig zijn van een nietigheidsprocedure bij het OHIM (hetgeen niet met stukken is onderbouwd) geen aanleiding de onderhavige procedure die uitsluitend de inbreukvraag betreft, aan te houden.

Erkenning 4.21. De beslissing terzake de gevorderde erkenning van de Duitse vonnissen wordt eveneens aangehouden, teneinde Sun Garden in de gelegenheid te stellen de daarvoor vereiste documenten als bedoeld in artikel 53 lid 1 EEX-Vo in het geding te brengen, alsmede Nederlandse vertalingen van de Duitse vonnissen, waarom Garden Impressions heeft verzocht waarna Sun Garden heeft aangeboden deze in het geding te brengen.

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 09-589 (General Biscuits tegen Hoppe)

Met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Ernst-Jan Louwers, Louwers IP | Technology advocaten.

In navolging van IEF 8004. Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing inzake (zoute) koekjes. De "visuele impact"  van de wijze waarop de ingeroepen kleurindicaties worden gebruikt. Over het marktleiderseffect bij onderzoek naar verwarringgevaar en de noodzaak van een aanvullend onderzoek met een controle groep.

Grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk. Geen belang auteursrechtinbreukverbod noch slaafse nabootsing. Reconventionele vorderingen worden afgewezen. Vordering toegewezen: registeraccountant krijgt opdracht, retourneren (recall) van Apéro-verpakkingen.

Marktleiderseffect bij marktonderzoek 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond⁴. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

 

Merkinbreuk sub b 4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

 

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.

Auteursrecht 4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

Slaafse nabootsing 4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

^{4. Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.}

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 10-2759 (Du Pont De Nemours and Company tegen Dapro c.s. (Damet, Dalmeijer Beheer en Daltra Europe))

Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh N.V.

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Overeenkomst.

Du Pont opereert wereldwijd en houdt zich bezig met vervaardiging en verkoop onder de naam NOMEX van vlamvertragende, hittebestendige aramidevezel voor beschermende kleding. Tevens houdster van Beneluxwoordmerk NOMEX en Gemeenschapswoordmerk DU PONT, eveneens rechten in India en Verenigde Arabische Emiraten. Daltra Europe is licentienemer.

Veelzijdige zaak in steekwoorden: bevoegdheid, belang bij provisionele vorderingen, Handelingen van de verschillende gedaagde partijen, uitputting, gebruikelijke benaming (soortnaam), merkinbreuk, Licentieovereenkomst geëindigd, Misbruik van machtspositie, verbod op merkinbreuk, vordering tot inzage, proceskosten in het incident. In citaten:

Bevoegdheid:
"Gelet op de vestigingsplaats van gedaagden in Nederland is deze rechtbank voorts bevoegd ten aanzien van de vorderingen die zine op inbreuk op merkrechten in de VAE en Indien op grond van artikel 2 van de [EEX-Vo]"

Belang bij de provisionele vorderingen: 5.6. Dapro weigert een met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring te ondertekenen. 5.7. Dapro heeft aangevoerd dat zij niet of nauwelijk op de markt in Europa, VAE en India actief is. Zo zou de verhandeling in Nederland een klein partij "Winkeldochters" betreffen. (...) Ook inbreuk op geringe schaal is inbreuk.

Handelingen van de verschillende gedaagde partijen: 5.8. De betrokkenheid van Daltra Europe bij gestelde inbreukmakende handelingen niet betwist. (...) de betrokkenheid van Dmet bij een of meer van de genoemde handelingen wordt door Dapro echter uitdrukkelijk bestreden. 5.9. Ter zitting heeft Du Pont er in dit verband op gewezen dat de catalogus afkomstig is van Dapro Your Safety (...) op die grond staat vooralsnog voldoende vast dat Damet betrokken is bij in ieder geval het in de catalogus aanbieden van werkkleding.

Uitputting: 5.12. (...) de gebruikte vezels [zijn] afkomstig van Ten Cate, een door Du Pont gelicentieerde leverancier. Enige onderbouwing of bewijs van deze door Du Pont bestreden stelling ontbreekt echter. 5.13. Vooralsnog dient de rechtbank dan ook als uitgangspunt te nemen dat geen sprake is van uitputting in de hiervoor beschreven zin.

Gebruikelijke benaming: 5.14. Volgens Dapro is NOMEX een gebruikelijke benaming geworden voor (weefsels van) hittebestendige aramidevezels en kan daarom met succes vervallenverklaring van het merk NOMEX worden gevorderd (of Dapro (...) een reconventionele vordering van deze strekking (...). 5.15. Deze stelling van Dapro gaat vooralsnog niet op.

Merkinbreuk: 5.18. Partijen gaan er van uit dat het gebruik van de tekens in de catalogus en op de website als merkgebruik in de Gemeenschap, en meer in het bijzonder, in de Benelux moet worden aangemerkt, zodat ook de rechtbank dat zal doen. Vooralsnog is er dus vanuit te gaan dat ook Dalmeijer Beheer en Damet merkinbreuk (onder a) in de Gemeenschap verweten kan worden.

Licentieovereenkomst geëindigd: 5.20. Erkens is dat de licentie in 2008 is verlopen. Vooralsnog blijkt niet van omstandigheden op grond waarvan Dapro mocht aannemen dat de licentie, in weerwil van de uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst dienaangaande, zou doorlopen.

Misbruik van machtpositie: 5.21. Du Pont zou haar merkrechten volgens Dapro slechts inzetten om gedaagden als concurrent uit te schakelen. Hiermee zou Du Pont misbruik maken van IE-rechten en van haar machtspositie en zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Op die gronden zou, aldus Dapro, een inbreukverbod en inzage in beslagen documenten en bestanden moeten worden geweigerd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is echter niet in te zien waarom Du Pont haar merkrechten niet zou mogen gebruiken om (inbreukmakende) handelingen van concurrenten te verbieden. Dit verweer van Dapro wordt dan ook verworpen.

Verbod op merkinbreuk: terecht gevorderd, met gemaximeerde dwangsom.

Vordering tot inzage: 5.25 De inzage dient vooralsnog beperkt te zijn tot gegevens ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. 5.26. Dapro heeft gesteld dat in de (bedrijfs)vertrouwelijkheid van de beslagen gegevens een gewichtige reden is gelegen die maakt dat inzage door Du Pont niet zou moeten worden toegestaan. Bij ongeclausuleerde inzage zou Du Pont volgens Dapro toegang krijgen tot (veel) meer gegevens dan enkel die met betrekking tot de inbreuk.

Aan dat bezwaar wordt tegemoet gekomen door inzage te geven middels een onafhankelijke derde.

Er is geen grond meer voor een incidentele vordering in reconventie: geen grond meer; De proceskostenveroordeling in het incident wordt aangehouden tot beslissing in de hoofdzaak.

Lees het vonnis hier (pdf / schone pdf).

Hof Leeuwarden 6 september 2011, LJN BR6832 (Esschert Design B.V. tegen S&S Import & Export B.V.)

In navolging van IEF 9120. Procesrecht. Auteursrecht. Incidentele vordering, nevengeschikt beroep op Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Gedeeltelijke verwijzing naar het Hof 's-Gravenhage is mogelijk, echter dan zijn is er de onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is. Verwijzing wegens verknochtheid leidt tot (verdere) vertraging en hoe dan ook een onredelijke vertraging zodat de eiswijziging wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

7.  De toelaatbaarheid van een eiswijziging moet mede worden beoordeeld in het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep. De grenzen van het toelaatbare worden echter overschreden, indien de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

8.  Uitbreiding van de grondslag van de vordering in hoger beroep met een nevengeschikt beroep op de Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Voor zover gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen¬verordening zou de zaak in hoger beroep - wegens onbevoegdheid van dit hof om kennis te nemen van op de Gemeenschaps¬modellenverordening gebaseerde vorderingen - moeten worden verwezen naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, terwijl de zaak voor het overige ter beoordeling blijft van dit hof.

10. De na gedeeltelijke verwijzing ontstane, onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is, zou vervolgens kunnen worden opgelost door een vordering tot verwijzing wegens verknochtheid van de bij het gerechtshof te Leeuwarden aanhangige appel naar het gerechtshof te 's-Gravenhage. Zulks leidt echter tot (verdere) vertraging van het geding, terwijl de zaak bij het gerechtshof te Leeuwarden zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt.

11.  Te meer daar het hier een kort geding betreft, leidt één en ander naar het oordeel van het hof hoe dan ook tot onredelijke vertraging, zodat de eiswijziging van [BV A] - voor zover de grondslag van de vordering wordt uitgebreid tot de Gemeenschapsmodellenverordening - wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

12.  Het hof wijst er voor alle duidelijkheid op dat het voorgaande er niet aan afdoet dat recht zal worden gedaan op de eis zoals geformuleerd in het petitum van de memorie van grieven, aangezien de eiswijziging voor het overige niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde.