Slaafse nabootsing  

Een bijdrage van Sil Kingma, SOLV Samen op de reactie van Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.Dat voor mij bestemde complimenten bij mijn bijna-naamgenoot terecht komen [zie IEF 12691], zegt wel iets over de bekendheid van het merk ”Sikke Kingma” en geeft mij reden te twijfelen aan mijn eigen gezicht in de markt. Die bekendheid zal hij onder meer te danken hebben aan de kundige wijze waarop hij zaken in cassatie bepleit. Ook zijn reactie op mijn commentaar op het arrest Broeren/Duijsens getuigt hiervan.

Zijn standpunt dat de Hoge Raad in r.o. 3.6 – waarin de bescherming van stijlkenmerken onder het leerstuk van de slaafse nabootsing wordt afgewezen met de motivering dat anders "alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen" – doelt op de "rem op de culturele ontwikkelingen", is verdedigbaar. De betreffende overweging van de Hoge Raad zou inderdaad zo kunnen worden uitgelegd dat dit door het auteursrecht beschermde resultaat – de culturele ontwikkeling - niet via de achterdeur van de prestatiebescherming mag worden gedwarsboomd.

Mijn voornaamste punt van kritiek op het arrest van de Hoge Raad is echter dat het enkele feit dat het auteursrecht een bepaald resultaat wenst te beschermen en hiertoe de bescherming van stijlelementen uitsluit, nog niet (automatisch) inhoudt dat dit ook binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing moet gelden. Hetgeen een grammaticale interpretatie van arrest lijkt te suggereren. Bovendien valt het niet uit te sluiten dat bescherming van stijl onder het leerstuk van de slaafse nabootsing juist een positieve bijdrage aan de culturele ontwikkeling oplevert. Dit zal met name gelden waar het zogenoemde “eigenstijlelementen” betreft. Maar ook overigens valt er wel wat voor te zeggen om in ieder geval nodeloos verwarringstichtende stijlnabootsingen via de weg van prestatiebescherming te verbieden.

Wat hier ook van zij, het was zuiverder geweest om te oordelen dat binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing, evenals binnen het auteursrecht, een rem op de culturele ontwikkeling moet worden voorkomen. Verder had de Hoge Raad er goed aan gedaan om toe te lichten waarom bescherming van dit resultaat ook binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing noodzakelijk is en had hij moeten uitleggen waarom hiertoe de bescherming van stijlkenmerken onder het leerstuk van de slaafse nabootsing moet worden afgewezen. Vooral dit laatste is wat mij betreft van belang.

Naar mijn idee is het dus niet zozeer mijn noot, maar het arrest van de Hoge Raad dat ter zake “onnodig verwarring” sticht, althans onvolledig is.

Hof Amsterdam 28 mei 2013, zaaknr. 200.110.656/01 (All Round Company Support tegen Dutch Designz B.V.)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Charlotte de Boer, Deterink N.V..
In navolging van IEF 9354 (Vzr), IEF 11436 (Rb) en IEF 11041 (Hof). Allround brengt de sieradenlijn "Mi Moneda" op de markt met verwisselbare onderdelen, DD doet dit onder de naam "Quoins". De grieven richten zich respectievelijk tegen het oordeel dat Quoins-hangers, -munten en de combinatie ervan niet als slaafse nabootsingen zijn aan te merken.

Het hof is van oordeel dat de Quoins-hangers (sec) wel en de Quoins-munten niet onrechtmatige slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda-hanger (sec). DD zal geen combinaties op de markt kunnen brengen die een slaafse nabootsing vormen, er is geen belang bij toewijzing van deze vordering. Het hof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis en beveelt staking van onrechtmatig handelen door het aanbieden van de hangers (houder zonder munt of schijf), het doen van opgave en beveelt een recall. Van een standaardisatiewens is geen sprake.

Hangers:

8. DD betwist a) dat de Mi Moneda hanger een eigen plaats op de markt in naam toen de Quoins hanger op de markt kwam in september 2010, b) dat sprake is van verwarringsgevaar en c) dat zij een andere weg had kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Dat diverse elementen op zichzelf al bekend waren of niet voor bescherming in aanmerking kwamen, doet er niet aan af dat de Mi Moneda-hanger een eigen gezicht had, dat juist gelegen is in de combinatie van deze elementen. Ondanks duidelijke verschillen aan de achterzijde en de versiering is verwarring te duchten, de totaalindruk die bij het relevante publiek, vrouwen van 16 tot 40 jaar, wordt bepaald door de hanger die in het algemeen met de voorzijde naar voren wordt gedragen en aangeboden. Dat in winkels de collecties naast elkaar te koop zijn is onvoldoende reden om anders te oordelen.

In de branche van eenvoudig verwisselbare sieraden is een mate van standaardisatie niet ongewoon, echter er kan niet worden afgeleid dat bij het publiek de wens bestaat dat de hangers dezelfde vormgeving hebben.

Munten en combinatie: Het hof is van oordeel dat de vordering niet concreet is door niet de munten aan te duiden. Ronde munten met een bepaalde diameter, die bovendien dezelfde maat hebben als voormalige Nederlandse betaalmiddelen, verdienen zonder meer geen bescherming.

Er waren al eerder munten vóór 2010 op de markt, bovendien acht het hof de uit stukjes parelmoer bestaande munten banaal en triviaal. Er is geen sprake van slaafse nabootsing van de munten. DD zal geen combinaties op de markt kunnen brengen die een slaafse nabootsing vormen, er is geen belang bij toewijzing van deze vordering.

17. Tussen partijen staat vast dat de maten van de munten gelijk zijn aan de zilveren rijksdaalder sinds 1969 en het zilveren tientje.

Bij pleidooi in hoger beroep heeft DD onbetwist gesteld
- dat zij meer dan 1000 verschillende munten, waaronder zogenaamde kuipjes en cabuchons (bolvormige munten) op de markt brengt,
- dat All Round een aantal munten aanbiedt die overeenstemmen met de door DD eerder op de markt gebracht munten
- dat zij sedert het in kort geding gewezen vonnis van 20 januari 2011 de zeven voormelde munten niet meer aanbiedt.

18. Het bovenstaande in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat de vordering met betrekking tot de niet concreet aangeduide munten al moet worden afgewezen omdat deze geen betrekking hebben op concreet aangeduide producten. Ronde munten met een bepaalde diameter, die bovendien dezelfde maat hebben als voormalige Nederlandse betaalmiddelen, verdienen zonder meer geen bescherming.

Redactionele bijdrage van Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
Met enige regelmaat ontvang ik complimenten voor artikelen die - tot mijn herhaalde teleurstelling - niet door mij, maar door mijn bijna-naamgenoot Sil Kingma (SOLV Samen) blijken te zijn geschreven. Gelukkig is onder het leerstuk van de slaafse nabootsing het enkele profiteren van andermans prestatie niet voldoende voor onrechtmatigheid, zo schrijft Kingma terecht in zijn recente noot (IEF 12683) onder het arrest Broeren/Duijsens.

Napleiten – in de genoemde cassatiezaak trad ik op voor eiser tot cassatie – is doorgaans niet mijn stijl, maar wellicht mag ik toch opmerken dat in genoemde noot sprake lijkt te zijn van enige "nodeloze verwarring": de annotator leest in het arrest van de Hoge Raad de redenering dat stijlelementen niet voor prestatiebescherming vatbaar zijn omdat dergelijke kenmerken ook geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Dat lijkt hem onjuist, want ook (andere) niet oorspronkelijke elementen zouden in dat geval prestatiebescherming ontberen, aangezien ook hiervoor binnen het auteursrecht geen plaats is.

Ik heb het arrest iets anders begrepen: de Hoge Raad overweegt (r.o. 3.5) dat volgens vaste rechtspraak het auteursrecht stijlkenmerken (op zichzelf) niet beschermt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag, aldus de Hoge Raad, dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. Waar de Hoge Raad in r.o. 3.6 de bescherming van stijlkenmerken onder het leerstuk van de slaafse nabootsing afwijst met de motivering dat anders "alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen", doelt hij volgens mij op de "rem op de culturele ontwikkelingen".

Stijlbescherming onder het leerstuk van de slaafse nabootsing wordt dus niet zozeer afgewezen omdat het auteursrecht stijlkenmerken niet beschermt, maar om dezelfde reden waarom het auteursrecht stijlkenmerken niet beschermt. Zoals A-G i.b.d. Verkade het verwoordt in zijn conclusie (onder 3.6): de "bezwaren tegen auteursrechtelijke stijlbescherming vormen even zware argumenten tegen een aanvulling van het auteursrecht door het gemene recht (art. 6:162 BW) waardoor de auteur die stijlbescherming daaraan wél zou kunnen ontlenen."

Sikke Kingma
IE- en cassatieadvocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Noot van Sil Kingma, Het leerstuk van de slaafse nabootsing; aanvullende werking, zelfstandige norm, IE-Forum.nl IEF 12683
Een redactionele bijdrage van Sil Kingma, SOLV Samen.
Noot bij:  HR 29 maart, LJN BY8661, IEF 12509 (Broeren tegen Duijsens)
IE-rechten - Voor een succesvol beroep op merk- en modelrechtelijke bescherming, is voorafgaande registratie van het ontwerp vereist. Omdat registratie kosten met zich meebrengt  en ontwerpen in de meubel- en kledingbranche een steeds kortere houdbaarheidsdatum hebben, wordt registratie veelal achterwege gelaten.

Gelukkig is registratie voor verkrijging van een auteursrecht geen voorwaarde. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een ontwerp evenwel oorspronkelijk zijn. Verder moet het  op basis van creatieve keuzes van de maker tot stand komen. Overigens vallen (onder andere) door stijl bepaalde kenmerken erbuiten. Dergelijke  kenmerken mag een concurrent, wat het auteursrecht betreft, in beginsel dus ongestraft in zijn ontwerpen overnemen.

In beginsel, want de stijl van een bepaald ontwerp kan wel degelijk bijdragen aan de oorspronkelijkheid ervan. Het feit dat twee ontwerpen die ook overigens in zekere mate overeenstemmen een aantal stijlelementen gemeen hebben, kan daarom van belang zijn voor de vraag of er sprake is van inbreuk. 

Stijlelementen
Tot voor kort was het onduidelijk of stijlelementen van door het auteursrecht beschermde ontwerpen voor prestatiebescherming in aanmerking kunnen komen. Aan deze onduidelijkheid lijkt een einde te zijn gekomen. Onlangs lag bij de Hoge Raad namelijk de vraag voor of de onmogelijkheid in het auteursrecht om in een schilderij opgenomen stijlelementen te beschermen, bescherming ervan op basis van het leerstuk van de prestatiebescherming in de weg staat.

Hoewel de Hoge Raad niet geheel uitsluit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onrechtmatig kan zijn, luidt zijn antwoord op deze vraag bevestigend. Volgens de Hoge Raad laat het recht geen ruimte voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van artikel  6:162 BW tegen zogenaamde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat het auteursrecht heeft willen uitsluiten, aldus de Hoge Raad.

Deze conclusie lijkt mij enigszins kort door de bocht. Hoewel wordt aangenomen dat het leerstuk van de prestatiebescherming het IE-systeem aanvult, geldt het wel degelijk als een aparte zelfstandige norm. Kort gezegd moet worden nagegaan of er een onderscheidend ontwerp met een eigen plaats in de markt is nagebootst waardoor verwarring bij het publiek wordt gesticht of valt te duchten en de nabootser niet alles heeft gedaan om deze verwarring te voorkomen.

Wat mij betreft had de Hoge Raad hier dan ook beter het oordeel van het Hof, dat de norm van de slaafse nabootsing heeft toegepast en in een aantal gevallen oordeelde dat er sprake was van slaafse nabootsing, kunnen volgen.

Sil Kingma

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 mei 2013 (bij vervroeging), KG ZA 13-291 (Hovicon International B.V. tegen Apparatenfabriek Bereila B.V.)
Uitspraak ingezonden door Alexandra van Beelen, Trip advocaten.

Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zowel Hovicon als Bereila houden zich bezig met het ontwerpen, produceren en verhandelen van 'saussystemen'. Hovicon is houder van een Gemeenschapsmodel voor een sausdispenser, 'Hovicon Continental'. Op 27 november 2012 heeft Bereila een eerste prototype van een voor Remia ontwikkelde dispenser aan Remia getoond. Hovicon vordert thans een verbod op productie en verhandeling van deze Bereila-dispenser. Zij voert aan dat de Bereila dispensers inbreuk maken op haar modelrecht en haar auteursrecht met betrekking tot de Hovicon Continental.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt de Bereila-dispenser voldoende af van het model van Hovicon. Er is sprake van een andere algemene indruk. Het betoog van Hovicon dat het ontbreken van de kenmerkende behuizing geen relevant verschil is, aangezien deze niet zichtbaar is in het vooraanzicht, wordt afgewezen. Bij de bepaling van de algemene indruk moet rekening worden gehouden met alle zijden die bij normaal gebruik zichtbaar zijn. De vorderingen van Hovicon worden afgewezen.

4.2. De op het modelrecht gebaseerde vorderingen van Hovicon moeten worden afgewezen omdat de Bereila-dispenser naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het model. Niet in geschil is dat de geïnformeerde gebruiker in dit geval een inkoper bij sausfabrikant is of een medewerker van een horecabedrijf.

4.3. De dispenser van Bereila wekt naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk bij die geïnformeerde gebruiker omdat bij de dispenser van Bereila, in tegenstelling tot het model, de dikke cilinder met de ruimte voor de sausbokaal en de dunne cilinder met het spuitelement niet zijn opgenomen in één behuizing. Juist de behuizing die beide cilinders omvat is naar voorlopig oordeel karakteristiek voor het model. Het opnemen van de twee cilinders inn één vloeiend vormgegeven behuizing is namelijk in belangrijke mate bepalend voor de 'strakke vormgeving' die, ook volgens Hovicon, kenmerkend is voor het model.

4.4. Het betoog van Hovicon dat het ontbreken van dergelijke behuizing geen relevant verschil is omdat die niet zichtbaar is in het vooraanzicht van de dispenser, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Bij de bepaling van de algemene indrukken die het model en de dispenser wekken bij de geïnformeerde gebruiker, moet naar voorlopig oordeel worden gelet op alle zijden die bij normaal gebruik zichtbaar zijn. Daaronder valt niet alleen het vooraanzicht, maar ook het bovenaanzicht en zijaanzicht. Ook de vanuit de laatstgenoemde perspectieven waarneembare kenmerken, waaronder het al dan niet gebruiken van één behuizing, dienen dus te worden meegenomen bij vaststelling van de beschermingsomvang.

N. van de Berg, G.J.M. Buijnsters, Stijl niet beschermd via de achterdeur van slaafse nabootsing, IE-Forum.nl IEF 12637.
Een bijdrage van Nathalie van de Berg en Mark Buijnsters, BRight advocaten.

Recentelijk is aan de Hoge Raad de vraag voorgelegd of stijl en stijlkenmerken beschermd zijn tegen slaafse nabootsing daar waar geen sprake is van nabootsing van een werk in de zin van art. 13 Aw. Het antwoord van ons hoogste rechtscollege was kort maar krachtig: NEE, tenzij er sprake is van bijkomende omstandigheden.

Broeren/Duijsens
In deze kwestie trad kunstenares Duijsens op tegen kunstenaar Broeren. Duijsens maakt schilderijen waarvan voluptueuze dames en stevige heren met een opvallend omhoog stekende neus de kenmerkende elementen vormen. Al haar werken hebben een typische toegepaste stijl. De schilderijen van Broeren hebben eenzelfde stijl en vertonen dezelfde kenmerken. Duijsens is van mening dat Broeren hiermee inbreuk maakt op haar auteursrechten danwel onrechtmatig jegens haar handelt. Zowel Rechtbank als Hof gaan hier (gedeeltelijk) in mee.

Dit artikel is sterk ingekort, lees de opgemaakte versie hier.

Vraag is of met het recente arrest van de Hoge Raad in de hand, het Hof ook in de Xenos-zaak nu tot het oordeel zou moeten komen dat er géén plaats is voor bescherming via de slaafse nabootsing. Dat de nabootsing “nodeloos” is en bij het publiek verwarring wekt, is namelijk niet voldoende. Er zou dan gekeken moeten worden naar eventuele “bijkomende omstandigheden”.

Conclusie
De praktijk zal uitwijzen hoe met de uitspraak van de Hoge Raad wordt omgegaan. Want welke “bijkomende omstandigheden” zijn er nodig om nabootsing van stijl of stijlkenmerken toch onrechtmatig te achten? Zou de bekendheid van een bepaalde stijl ofwel de maker nog verschil maken? Of wellicht moet sprake zijn van nabootsing van een hele serie of collectie of moet er sprake zijn van een combinatie met andere onrechtmatige handelingen? De tijd zal het leren!

De Hoge Raad heeft de zaak Duijsens verwezen naar het Hof Arnhem-Leeuwarden.

HR 12 april 2013, nr. 11/00447, LJN BY1532 (Stokke tegen Fikszo en H3 Products)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek en Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals.

Zie eerder Conclusie A-G in IEF 11837. Auteursrecht. Vormgeving. Nabootsing (art. 13 Aw). Zowel het middel in het principale beroep als het middel in het incidentele beroep richten klachten tegen hetgeen het hof in zijn tussenarrest heeft geoordeeld met betrekking tot de beschermingsomvang van de Tripp Trapp en de toetsing aan het totaalindrukkencriterium. Het principale beroep wordt verworpen en Stokke c.s. wordt veroordeeld in de kosten. Het incidentele beroep wordt eveneens verworpen en Fikszo c.s. worden in de kosten veroordeeld.

Bij de bepaling van de totaalindruk die een gebruiksvoorwerp maakt, kunnen de niet auteursrechtelijk beschermde trekken niet worden weggedacht. Zij behoren evenwel, afgezien van het zojuist bedoelde geval van een oorspronkelijke combinatie, bij de overeenstemmingsvraag geen rol te spelen. Dat overname van "onbeschermbare elementen" meegenomen dient worden bij antwoord van de inbreukvraag, volgt niet uit InfoPaq I. Het is een onjuiste rechtsopvatting die voortbouwt op de onjuiste gedachte dat bij de beoordeling van de inbreukvraag ook gelet moet worden op de overname van onbeschermde elementen.

In citaten: 5.1.1. (...) Betoogd wordt dat in de beoordeling van de totaalindrukken rekening dient te worden gehouden met alle elementen, en dus niet alleen met de auteursrechtelijk beschermde trekken. Het onderdeel faalt omdat het bestreden oordeel juist is. Zoals volgt uit het hiervoor in 4.1 onder (e) overwogene, zijn bij de vergelijking van de totaalindrukken de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk - in voorkomend geval: met inbegrip van onbeschermde elementen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt - bepalend. Daaraan doet niet af dat bij de bepaling van de totaalindruk die een gebruiksvoorwerp maakt, de niet auteursrechtelijk beschermde trekken niet kunnen worden weggedacht. Zij behoren evenwel, afgezien van het zojuist bedoelde geval van een oorspronkelijke combinatie, bij de overeenstemmingsvraag geen rol te spelen.

5.2.1. (...) Dat overname van "onbeschermbare elementen", zoals het onderdeel betoogt, meegenomen moet worden bij de beantwoording van de inbreukvraag, volgt voorts niet uit het door het onderdeel genoemde Infopaq(I)-arrest van het HvJEU (...)

5.1.3 Onderdeel 1.2(c) betoogt dat bij de beoordeling van een auteursrechtelijke inbreukvraag juist de nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil. Geklaagd wordt dat door zich bij de beoordeling te beperken tot twee geïdentificeerde vormgevingselementen, het hof alle anderszins overeenstemmende elementen uit het oog verliest. Ook dit onderdeel faalt nu het uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en voortbouwt op de onjuiste gedachte dat bij de beoordeling van de inbreukvraag ook gelet moet worden op de overname van onbeschermde elementen.

5.2.1. (...) Het onderdeel klaagt dat het hof heeft nagelaten te onderzoeken of de Yasmine en de Thomas, kort gezegd, aan de "werktoets" voldoen. Het onderdeel faalt, omdat het miskent dat het mogelijk is dat een bewerking van een werk daarvan noch een verveelvoudiging vormt, noch een bewerking die een nieuw, oorspronkelijk werk is.

5.2.2 Onderdeel 11.2(a) verwijt het hof zijn beoordeling te hebben beperkt tot de twee door hem geïdentificeerde auteursrechtelijk beschermde trekken en aldus te zijn voorbijgegaan aan verschillende essentiële stellingen van Stokke c.s. met betrekking tot de oorspronkelijkheid van de vormgeving van afzonderlijke elementen van de Tripp Trapp, waaronder de keuze voor stijlen, voor staanders aan de onderzijde, voor een diagonaal in de stijlen, voor een aanknoping aan de voorzijde van diagonaal en staanders, voor metalen tegenelementen en voor een open, transparant uiterlijk. (...) Het hof heeft dus bij de beoordeling van de totaalindrukken op meer ' elementen van de vormgeving gelet dan enkel de schuine staanders (waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt) en de L-vorm. Het hof was daarbij, om zijn oordeel juist en begrijpelijk te doen zijn, niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op alle door Stokke c.s. genoemde vormgevingselementen.

5.3 Onderdeel III. 1 klaagt over rov. 16 van het tussenarrest met het betoog, samengevat, dat het hof bij de toepassing van het totaalindrukken-criterium heeft miskend dat blijkens het hiervoor in 5.1.2 vermelde Infopaq(I)-arrest van het HvJEU ook voor gebruiksvoorwerpen geldt dat sprake is van een auteursrechtelijk relevante - bedoeld is kennelijk: inbreukmakende - bewerking als in de gewraakte bewerking iets terug te vinden is van datgene wat het werk tot een auteursrechtelijk beschermd werk maakt. Het onderdeel faalt omdat, zoals reeds hiervoor in 5.1.2 is vermeld, in de bedoelde overwegingen van het Infopaq(I)-arrest niet anders is beslist dan dat voor de auteursrechtelijke bescherming van delen van een werk de eis geldt dat zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen, hetgeen meebrengt dat de eis geldt dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk. De totaalindrukken-toets is daarmee niet onverenigbaar.

6.3.5. Het klaagt dat het hof had dienen te beoordelen of de Bambino kan worden aangemerkt als een zelfstandig werk, hetgeen een minder verstrekkende eis is dan het criterium dat sprake dient te zijn van een nieuw, oorspronkelijk werk.
Het onderdeel faalt, enerzijds op de hiervoor in 5.2.1, voorlaatste zin, vermelde grond, anderzijds in verband met de omstandigheid dat, zoals het hof in rov. 4 van het tussenarrest met juistheid heeft overwogen, met "zelfstandig werk" in rov. 3.5 van het evenvermelde arrest Una Voce Particolare niet iets anders is bedoeld dan "nieuw, oorspronkelijk werk" in de zin van art. 13 Aw.

Lees het arrest nr. 11/00447, LJN BY1532.

Op andere blogs:
KvdL (Beschermingsomvang meegroeistoel te klein voor auteursrechtinbreuk)

P.G.F.A. Geerts, Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW, IER 2013/1, p. 1-10, IEF 12533.

Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.

In mijn noot onder HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42 (Wettbewerbscentrale/Plus) heb ik gewezen op de ruime werkingssfeer van de Richtlijn OHP en in haar kielzog art. 6:193a-j BW. In die noot heb ik verdedigd dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product onder de werkingssfeer van de OHP-regels valt en dat de producent wiens product slaafs wordt nagebootst, de nabootser op grond van die regels rechtstreeks kan aanspreken. In deze bijdrage wil ik die gedachte nog wat verder uitwerken en bovendien nagaan of er in slaafse nabootsingkwesties, naast de OHP-regels, nog ruimte is voor de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad. Ik wil dus nagaan welke mogelijkheden de producent op basis van Boek 6 BW heeft om zich tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van zijn product te verzetten. IE-rechten die door de producent van het slaafs nagebootste product eventueel ook in de strijd gegooid zouden kunnen worden, worden buiten beschouwing gelaten. Ik begin met een bespreking van de OHP-regels.

[dit artikel is ingekort]

55. Tot slot rijst overigens nog wel de vraag of art. 2.19 BVIE niet in strijd is met de Richtlijn OHP. Die richtlijn, die indirect ook de belangen van bonafide handelaren tegen het door concurrenten voeren van verwarringwekkende onderscheidingstekens beschermt, eist immers niet dat de door de Richtlijn OHP geboden bescherming pas ingeroepen kan worden als de handelaar zijn onderscheidingsteken heeft geregistreerd. Of daarmee art. 2.19 BVIE ook in strijd is met de Richtlijn OHP durf ik echter niet met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden. Dat komt door overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP. Die overweging bepaalt namelijk dat de richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake intellectuele-eigendomsrechten. Die overweging zou de houdbaarheid van art. 2.19 BVIE mogelijk kunnen redden.

56. En ja, het antwoord op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met de Richtlijn OHP zal ook door het HvJ EU gegeven moeten worden. Met BenGH 23 december 2010, IER 2011/16, m.nt. Gielen; BIE 2011/27, m.nt. Steinhauser (Engels/Daewoo) is dus nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met hogere regelgeving.

HR 22 februari 2013, LJN BY1529 (Stokke AS. en Stokke Nederland B.V. tegen H3 Products c.s.)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

In navolging van IEF 9475, IEF 7465 en IEF 11838. Auteursrecht. Vormgeving. Nabootsing (art. 13 Aw). Stokke produceert en verkoopt de Tripp Trapp stoelen. H3 Products produceert en levert diverse baby- en kinderartikelen, waaronder kinderstoelen ('Carlo').

De vormgeving van de Carlo houdt voldoende afstand van die van de Tripp Trapp en kan niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van art. 13 Auteurswet worden aangemerkt. De vormgeving van de Carlo wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken, die in zijn geheel of in overwegende mate bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het "frame" van de stoel. De keuze voor deze vorm heeft geen effect op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving, dat als meest karakteristieke kenmerk van de Tripp Trapp kwalificeert, is in de Carlo niet terug te vinden.

Elementen die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Door deze uitsluiting zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. Voor zover de stijlelementen en keuzes van de Tripp Trapp in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zijn deze daarmee nog niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect, en mogen daarom bij de beoordeling van de totaalindruk niet buiten beschouwing blijven.

Het oordeel van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, aldus de Hoge Raad. Het hof heeft geoordeeld dat van een schending van de morele rechten van Opsvik geen sprake is op de enkele grond dat de Carlo geen verveelvoudiging vormt. De vormgeving van de Carlo houdt voldoende afstand van die van de Tripp Trapp, hierin ligt besloten dat geen sprake is van misvorming, verminking of andere aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Opsvik.

Het hof heeft het vonnis vernietigd en de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen, voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van schade en van de kosten van het geding.

Leestips:

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (...)
(v) De Carlo bestaat eveneens uit de onder (ii) genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend "frame" van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het "liggende" gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is.

3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat met het verveelvoudigen of openbaarmaken van de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan H3 Products deze inbreuk te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, schadevergoeding en vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. H3 Products c.s. hebben zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s., alsmede vergoeding van schade en van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.

De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen.

3.3. Het hof heeft het vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen, voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van schade en van de kosten van het geding. Het overwoog daartoe, kort weergegeven, als volgt. (...)

Dat de vorm van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, maakt dit niet anders. Met het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo maken H3 Products c.s. geen inbreuk op de auteursrechten van Stokke c.s. Ook van schending van de morele rechten van Opsvik is geen sprake, nu de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp (rov. 3.5.1-3.6).

3.7.2 In het oordeel van het hof, dat overwoog (rov. 3.5.1) dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp, ligt besloten dat geen sprake is van misvorming, verminking of andere aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Opsvik of aan diens waarde in deze hoedanigheid, als bedoeld in art. 25 Auteurswet en art. 6b is van de Berner Conventie. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook in zoverre faalt onderdeel III dus.

 Lees de uitspraak pdf, LJN BY1529.

Op andere blogs:
KvdL (Beschermingsomvang meegroeistoel te klein voor auteursrechtinbreuk)

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 12 februari 2013 (eiser tegen Out of the Blue KG)

[Eiser] is houder van het benelux en gemeenschapsmodel voor speelgoed met de (merk)naam Qoboqob en 'stuiterschijf'. Out of the Blue brengt ook een stuiterschijf op de markt, de zogenaamde ‘Bouncing disc’, waarop de tekst ‘Reflexx Solutions’ is aangebracht.

De voorzieningenrechter laat de ronde schijfvorm en de verwerkte geul buiten beschouwing bij de beoordeling van de nieuwheid van het model, er zijn verder geen vormkenmerken die op basis van het ingeschreven model nog voor toetsing in aanmerking komen. De inbreukvordering op het modelrecht wordt afgewezen omdat de vormgeving door de functie is bepaald.

Nu de Bouncing disc van Out of the Blue nagenoeg identiek is aan de qoboqob, wordt gesteld dat er sprake is van slaafse nabootsing. De omvang is nagenoeg gelijk en in dikte, kleurstelling en materiaal is zelfs helemaal geen afwijking te vinden. Out of the Blue maakt gebruik van het Engelse equivalent van het door [eiser] gedeponeerde merk ‘stuiterschijf’. Naar voorlopig oordeel zijn de minimaal afwijkende grootte van de Bouncing disc en de andere merknaam op de stuiterschijf onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. De vordering tot staken van onrechtmatig handelen wordt toegewezen voor het gebied van de Benelux onder last van een dwangsom. Er wordt tevens een recall bevolen.

4.7. Het model bevat slechts de enkele omschrijving ‘ronde schijf met een uitsparing in de rand waardoor er een geultje ontstaat’ en is geregistreerd voor de klassen 21-01 (spellen en speelgoed en 21-02 (gymnastiek en sport apparaten). De voorzieningenrechter is het met Out of the Blue eens, dat het modeldepot zoals dat is ingeschreven (zie rechtsoverweging 2.2.) niet uitblinkt in helderheid. Out of the Blue heeft terecht betoogd dat er in het depot niets is vermeld omtrent kleur- en materiaalgebruik, op het product aangebrachte teksten dan wel afmetingen.

4.13  De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt, dat wil zeggen dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van de andere producten op de markt.

[Eiser] heeft onweersproken gesteld dat er ten tijde van het modeldepot nog geen stuiterschijf op de markt was gebracht en hij de enige aanbieder van de stuiterschijf

- behoudens thans de bouncing disc - was, en Out of the Blue heeft erkend dat het mogelijk om een mogelijk inventieve technische vinding gaat. [Eiser] heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat [eiser] daarmee een onderscheidende positie in de markt heeft veroverd.

4.14.  Naar voorlopig oordeel zijn de minimaal afwijkende grootte van de Bouncing disc en de andere merknaam op de stuiterschijf onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. Dit geldt temeer nu er geen enkel verschil in kleuren, materie en overige maatvoering (dikte) is aangebracht. Aldus heeft Out of the Blue naar voorlopig oordeel niet voldaan aan de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat nodeloze verwarring ontstaat door het aanbieden van een stuiterschijf die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk is aan de qoboqob van [eiser]. Daarmee staat voorshands vast dat Out of the Blue jegens [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld door de qoboqob van [eiser] slaafs na te bootsen en kan een verbod daarop worden toegewezen als in het dictum verwoord.

4.15.  Het vorenstaande betekent dat het gevorderde verbod gebaseerd op een onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing, dient te worden toegewezen.