Slaafse nabootsing  

Hogan Lovells Final Report on Parasitic Copying for the European Commission, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D - volledig dossier

Handelsgeheimen en slaafse nabootsing. Op basis van twee vragenlijsten is in de 27 lidstaten onderzoek gedaan. Hierna is een meer diepgaand onderzoek gedaan in de volgende geselecteerde landen: Engeland, Duitsland, Italië, Zweden en Bulgarije. De volgende aanbevelingen worden gedaan:

111. Based on our understanding of how the EC  Unfair Commercial Practices Directive has been implemented, any parasitic copying legislation should include a clear and precise indication of its intended nature, its aims and objectives so as to make it entirely clear to a Member State when the approach it had previously adopted is insufficient and/or inapplicable.

112. Specialist courts should be the only judicial arena in which claims relating to parasitic copying claims are heard. In the majority of cases, we submit that it would be sufficient if they were heard in the same courts as trade mark infringement and unfair competition/passing off claims. This would mean that such claims can be heard costeffectively together with whatever other intellectual property infringement claims may also apply. It would also ensure that a pool of specialist judicial experience and expertise is established as such courts become familiar with the requirements of any new harmonising law.

113. Consideration should be given to extending relevant provisions in the Enforcement Directive (particularly those dealing with the provision by the defendant of relevant information concerning its activities and remedies) to parasitic copying cases so that they are uniformly and clearly available across the European Union, as this does not appear presently to be the case.

Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, LJN BU9749 (Goossens Meubelen B.V. tegen Montis Design B.V.)

Zie eerder hier. Auteursrecht. Internationaal Privaatrecht, conflictenrecht. Berner Conventie. Verval auteursrecht door gebrek instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 BTMW (oud); invloed Berner Conventie (beroep op S.J. Schaafsma, "Intellectuele eigendom in het conflictenrecht"; bewijslast land van oorsprong; beschermingsduur; inbreuk auteursrecht, slaafse nabootsing, bewijsopdracht

Montis is een Nederlandse meubelproducent. Door ontwerper is een fauteuil en een eetkamerstoel ontworpen, de Charly  en de Chaplin. Beiden met een internationaal modeldepot, maar zonder verlenging na vijf jaar of instandhoudingsverklaring. In 1990 zijn de rechten hierop aan Montis overgedragen. Appellante exploiteert een winkelketen en verkoopt de eetkamerstoel Beat. Na een uitgebreid arrest lijkt het auteursrecht in het land van oorsprong, Duitsland, te zijn verlopen waardoor geen auteursrechtinbreuk ná 2008 kan worden vastgesteld. Aldus, geen slaafse nabootsing. De bewijsopdracht wordt gewijzigd toegelaten: laat [Geintimeerde] toe bewijs te leveren dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

Het principaal appel omvat:
a) de invloed van de BC op het al dan niet vervallen zijn van het auteursrecht op de Charly in verband met het ontbreken van een instandhoudingsverklaring in de zin van art. 21 lid 3 BTMW (oud); zie r.o. 4.5.10 e.v.
b) de vraag of [Appellante] inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly/Chaplin indien er geen sprake is van verval daarvan; zie r.o. 4.9
c) de toelating van [Geïntimeerde] tot het leveren van bewijs zoals door de rechtbank in het bestreden tussenvonnis gedaan, er volgt een bewijsopdracht zie r.o. 4.8, 4.14 en dictum.

In citaten, waarbij het eerste deel interessant is voor IPR en conflictenrecht geïnteresseerden
Invloed BC op bestaan auteursrecht
4.5.10. De BC biedt voor werken van toegepaste kunst twee grondslagen voor bescherming. Enerzijds de bescherming die gelijk is aan de bescherming die wordt geboden aan de onderdanen in het land waar zij bescherming zoeken. In het onderhavige geval is deze aan de orde, omdat [Geintimeerde] weliswaar in Nederland is gevestigd en in Nederland bescherming zoekt, doch het object van bescherming ten aanzien waarvan zij bescherming zoekt voor het eerst in Duitsland gepubliceerd zou zijn, hetgeen in dit verband krachtens art. 5 lid 4 BC het relevante criterium is. In onderhavige kwestie houdt dit, bij een vervallen modeldepot, enkel auteursrechtelijke bescherming in indien een instandhoudingsverklaring is afgelegd. Anderzijds kan de auteur zich rechtstreeks beroepen op de minimumbescherming van art. 7 lid 4 BC, een beschermingsduur van minimaal 25 jaar. Aldus kan binnen Nederland, bij toepasselijkheid van de BC, voor de bescherming van werken van toegepaste kunst een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming zonder formaliteiten gedurende de minimumbeschermingsduur van 25 jaar vanaf de vervaardiging van het werk.
Dit leidt het hof ook af uit het Cassina-arrest waarbij de Hoge Raad in de hiervoor geciteerde ro. 3.3.2 oordeelt dat het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht niet aan formaliteiten mag worden onderworpen. Met andere woorden: het ontbreken van een instandhoudingsverklaring kan gedurende 25 jaar na het vervaardigen van het werk niet aan een auteur, die een beroep toekomt op de BC, worden tegengeworpen.

4.5.11. Uit art. 7 lid 5 BC volgt dat het einde van de beschermingstermijn wordt bepaald door te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op de datum van vervaardiging. De stelling van [Appellante] dat de Charly reeds in 1980 is vervaardigd volgt het hof niet. Deze stelling is door [Geintimeerde] voldoende gemotiveerd betwist en kan niet alleen op grond van de overgelegde producties 3 en 4 bij pleidooi als vaststaand worden aangenomen. Volgens de stellingen van [Geintimeerde] is de Charly in januari 1983 gepubliceerd op de meubelbeurs in Keulen. Het hof leidt uit het voorgaande af dat de vervaardiging niet later dan in 1982 kan zijn geschied. Voor de Charly geldt daarom als aanvang van de beschermingstermijn 1 januari 1983. Deze termijn is 25 jaar later, dus op 1 januari 2008, geëindigd.

4.5.12. Op grond van het voorgaande genoot [Geintimeerde] - indien vast komt te staan dat het land van oorsprong van de Charly Duitsland is - tot 1 januari 2008 auteursrechtelijke bescherming op de Charly, maar na 1 januari 2008 niet meer. Dat het gaat om twee Nederlandse vennootschappen die een geschil hebben over een in Nederland gepleegde vermeende inbreuk doet daar niet aan af, nu het land van oorsprong van het werk leidend is voor de toepasselijkheid van de BC. Dat deze bescherming ruimer is dan de bescherming die een model- en auteursrechthebbende geniet aan wie geen beroep toekomt op de BC, levert geen verboden discriminatie op in de zin van art. 12 EG-verdrag (thans art. 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op (vgl. HR 11 mei 2001, LJN AB1558, NJ 2002, 55, Vredestein, ro. 3.3.3). Het beroep van [Appellante] op het Tod’s arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJEG 30 juni 2005, C-28/04, Tod’s/Heyraud) gaat niet op. Die zaak heeft immers betrekking op de omgekeerde situatie waarbij de auteur op grond van het reciprociteitsbeginsel minder bescherming zou toekomen dan de wetgeving van de lidstaat, waar bescherming wordt gezocht, biedt. Niet alleen in het voornoemde Tod’s arrest, maar ook in het Phil Collins-arrest (HvJEG 20 oktober 1993, C-92/92 en C-326/92, IER 1994, 91) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het reciprociteitsbeginsel van art. 2 lid 7 BC niet mag worden toegepast op werken uit een ander EU-land dan het land waar bescherming wordt gezocht. Daarop stuit eveneens de stelling van [Appellante] af dat de rechtbank een onjuiste uitleg zou hebben gegeven aan art. 2 van het Duitse Urheberrechtsgesetz in verband met de reciprociteitsregel.

4.5.13. Het voorgaande brengt mee dat grieven II en X slagen voor zover deze zien op de periode na 1 januari 2008 en niet slagen voor de periode daarvóór.

Auteursrecht
4.10. De slotsom van het voorgaande is dat, indien het land van oorsprong van de Charly Duitsland is, op de Charly vanaf het moment van vervaardiging tot 25 jaar na 1 januari 1983 auteursrecht heeft gerust. [Appellante] heeft in dat geval van april 2007 tot 1 januari 2008 met haar Beat inbreuk gemaakt op dit auteursrecht. Doordat het auteursrecht op de Charly vanaf dat moment is vervallen is er nadien geen sprake meer van auteursrechtinbreuk.

Slaafse nabootsing
Incidenteel appel auteursrecht Chaplin
4.12.2. [Geintimeerde] heeft geen belang bij haar incidentele grieven om de volgende reden. Indien de grieven zouden slagen brengt dat met zich mee dat het auteursrecht op de Chaplin zou zijn vereenzelvigd met het auteursrecht op de Charly en, gezien hetgeen hiervoor is overwogen in principaal appel, zou dit auteursrecht dan eveneens zijn vervallen op 1 januari 2008. Nu het hof in het principaal appel reeds heeft vastgesteld dat [Appellante] met haar Beat inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly in de periode van 5 april 2007 tot 1 januari 2008 - indien het land van oorspong van de Charly Duitsland is - komt [Geintimeerde] geen belang meer toe bij de behandeling van de incidentele grieven.

Principaal appel
4.13.5. Weliswaar zijn in de Beat elementen terug te vinden die ook in de Charly/Chaplin zijn gebruikt, maar de Beat verschilt daarnaast op een aantal punten. De kruisverbinding tussen de poten is niet aanwezig bij de Beat. De toevoeging van een horizontale naad en het weglaten van de doorlopende verticale naad op het zitkussen van de Beat geeft de indruk dat het zitkussen een los element vormt van de stoel. De armleuningen zijn een stuk rechter, de poten lopen recht naar beneden en de kromming van de rugleuning is minder elegant, waardoor de Beat minder elegant, minder gestileerd en plomper oogt dan de Charly/Chaplin. De Beat oogt ook eenvoudiger dan de Charly/Chaplin.

4.13.6. [Geintimeerde] stelt terecht dat de consument meestal niet de mogelijkheid heeft beide producten naast elkaar te bekijken. Door de genoemde verschillen en gelet op het gegeven dat er meerdere nabootsingen op de markt aanwezig zijn, is het hof van oordeel dat het publiek de Beat niet zal verwarren met de Charly/Chaplin. Bovendien zal het publiek bij het kopen van een (eetkamer)stoel ook belang hechten aan de voel- en tastzin en hoe een (eetkamer)stoel ‘zit’. De gebruikte buisconstructie in de Beat, de diepere zitting en het minder stevige binnenwerk (vulling) maakt dat de Beat niet alleen aanmerkelijk anders zit dan de Charly/Chaplin, maar bovendien ook anders aanvoelt.
Mede gelet op het uitgangspunt dat bij het ontbreken van bescherming op grond van auteursrecht nabootsing in beginsel vrij staat, houdt de Beat met genoemde verschillen voldoende afstand van de Charly/Chaplin en valt verwarringsgevaar bij het publiek niet te duchten.

4.13.7. Het voorgaande brengt mee dat er geen sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing door [Appellante], waardoor [Appellante] ook niet onrechtmatig handelt jegens [Geintimeerde].

Slotsom - bewijsopdracht
4.14. Op grond van hetgeen hiervoor is geoordeeld in principaal appel zal het hof het bestreden tussenvonnis van de rechtbank vernietigen voor zover de bewijsopdracht mede betrekking heeft op de periode na 1 januari 2008 en voor wat betreft de formulering van de bewijsopdracht in het dictum van het bestreden vonnis. Op grond van art. 356 Rv en in het belang van een doelmatige afdoening zal het hof de zaak aan zich houden en [Geintimeerde] toelaten bewijs te leveren van haar stelling dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

4.15. Gelet op het tussen partijen gevoerde debat zal het hof partijen toelaten tussentijds cassatie in te stellen tegen dit tussenarrest.

Rechtbank 's-Hertogenbosch 21 december 2011, HA ZA 10-1569 (Merko .V. tegen Schippers c.s.)

Met dank aan Leo Kooy, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V..

Productafname-relatie. Onrechtmatig oud-medewerker in dienst nemen. Geen IE-rechten op productieproces. Auteursrecht op vóór indiensttreding gemaakte software. Slaafse nabootsing. Misleiding Ministerie LNV. Bijzondere proceskosteninschaling.

Merko produceert de wettelijk verplichte oormerken voor varkens, runderen en schapen. De handelsonderneming Schippers koopt sinds 1999 oormerken van Merko. Na overname van Merko door het mondiale Allflex zagen twee medewerkers van Merko aanleiding om binnen de Schippersgroep een nieuw oormerkproductiebedrijf op te richten.

De omstandigheid dat Schippers een oud-werknemer van Merko voor zich laat werken en daarbij gebruik maakt van diens kennis en ervaring, wordt als niet onrechtmatig beoordeeld. Het weglekken van technische kennis omtrent het productieproces is niet onrechtmatig. Het proces is niet beschermd door een octrooi, noch door een handelsgeheim, dat, in tegenstelling tot 'common law' staten, in het Nederlandse recht geen bescherming krijgt.

Van een succesvol beroep op auteursrecht op de door ex-werknemer ontwikkelde software is ook geen sprake, nu uit het TNO-rapport naar voren is gekomen dat de werknemer de software al had ontwikkeld vóór hij in dienst was van Merko en de auteursrechten niet aan haar zijn overgedragen. Een beroep op slaafse nabootsing wordt afgewezen, omdat de oormerken geen onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van die van andere producenten. Ook de stelling van Merko dat de herkomst zou moeten blijken uit de adresgegevens én het reclamemateriaal en dus niet uit de vormgeving van het product zelf kan blijken, leidt naar dezelfde conclusie.

Misleiding van het ministerie LNV: 4.7.2 Indien al Schippers die bepalingen [red. wettelijke eisen dierenwelzijn] heeft geschonden, is zulks, hoezeer dat wellicht ook aangemerkt moet worden als: handelen in strijd met haar rechtsplicht, toch niet onrechtmatig jegens Merko (art. 6:193 in de uitleg van HR 24 maart 2006,NJ 2009/485 Pharmacia/Cosmétique).

Ook in samenhang leveren de afzonderlijk beschouwde daden geen onrechtmatige daad op vanwege benadeling van de wederpartij.

Een bijzonder proceskostenveroordeling volgt, deze worden qua inschaling in tarieven beperkt. In reconventie gebeurt dit omdat verhoudingsgewijs het debat een zeer klein deel van het totale debat betrof.

4.8. De verwijten die afzonderlijk beschouwd geen onrechtmatige daden opleveren, leveren ook in onderlinge samenhang geen onrechtmatige daad op. Daarvan zou onder bijzondere omstandigheden misschien sprake kunnen zijn, bijvoorbeeld als uit een samenstelsel van nog juist rechtmatige handelingen een oogmerk van benadeling van de wederpartij zou kunnen worden afgeleid, zonder dat de dader daarbij een redelijk belang had. Maar van dergelijke omstandigheden is niets gebleken terwijl aan de andere kant Schippers vooral heeft gehandeld ter bescherming van haar zakelijke belangen om over betaalbare oormerken te kunnen beschikken die zij aan haar afnemers zou kunnen blijven verkopen.

4.10.2. Hoewel de zaak, indien de vordering naar de letter wordt genomen, van onbepaalde waarde is, vindt de rechtbank in de door Merko ten pleidooie gegeven indicatie van een omzetverlies van € 740.000 waaruit geredelijk een belang bestaande in een winstderving van tenminste omstreeks €40.000 kan worden afgeleid, duidelijke aanwijzingen dat de zaak onder liquidatietarief IV valt.

5.4. De omstandigheid dat de vorderingen van Meko in conventie in dit vonnis worden afgewezen, maakt dat de voor die vorderingen gelegde conservatoire beslagen onrechtmatig gelegd zijn. Schade daarvan is aannemelijk. Op die grond is de vordering van Schippers c.s. tot schadevergoeding toewijsbaar, met veroordeling van Merko in de proceskosten. In de omstandigheid dat het debat in reconventie een verhoudingsgewijs zeer klein deel van het totale debat heeft uitgemaakt, vindt de rechtbank een duidelijke aanwijzing om daarvoor niet tarief II, maar tarief I toe te passen, en waar de reconventie uit het verweer voortvloeit zulks voor het halve aantal punten.

Rechtbank 's-Gravenhage 16 december 2012, KG ZA 11-1242 (Vopo Pompen- en Machinefabriek B.V. tegen Hertog Polderbemalingen B.V.)

Auteursrecht: technisch effect krooshekreiniger en de banale en triviale vorm en noodstopknoppen. Geen slaafse nabootsing.

Vopo maakt haar bedrijf van het ontwerpen, produceren en in Nederland exploiteren van diverse pompen, roosters, gemalen en bemalinginstallaties. Eén van de door haar ontworpen producten betreft de zogenaamde Vopo roosterreiniger (ook wel krooshekreiniger genoemd). Hertog is een aannemingsbedrijf dat gericht is op oppervlaktewaterbeheersing. Eén van de activiteiten van Hertog daarbij is het vervaardigen, repareren en renoveren van installaties op het gebied van oppervlaktewaterbeheersing, zoals pompen, gemalen en bemalinginstallaties. Vopo heeft een roosterreiniger geleverd aan Hertog voor het gemaal Aderpolder. Onder de naam 'Duke' brengt Hertog nu een krooshekreiniger op de markt.

De grenzen van de auteursrechtelijke bescherming wordt helder uiteengezet (banale/triviale vorm, technisch effect, bepaalde stijl toepassen is geen auteursrechtelijk beschermd werk). De voorzieningenrechter volgt Hertog in het verweer dat geen auteursrechtelijke bescherming toekomt aan de 'cursieve R-vorm' van het krooshek die onder een opstellingshoek van 15 graden ten opzicht van de verticaal is geplaatst, de vingerbalk en de daarop aangebrachte tanden voor de technische werking van een krooshekreiniger. Deze elementen zijn al jaren gemeengoed op de markt. De vormgeving of plaatsing van noodstopschakelaars worden als banaal en triviaal aangemerkt.

Auteursrecht/geschriftenbescherming ontwerptekeningen: "bij gebreke van auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de driedimensionale machine van Vopo aanstonds niet kan worden ingezien waarom ten aanzien van de tekeningen van dat ontwerp (althans ) dan anders zou moeten worden geoordeeld.". Het ter beschikking stellen in het kader van de Aderpolder-leverantie van ontwerptekeningen met het beroep op de metaalunievoorwaarden, geldt dat deze voorwaarden relevantie missen nu naar voorlopig oordeel geen sprake is van een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht.

Een beroep op slaafse nabootsing slaagt evenmin. Omdat er sprake is van technische bepaaldheid kan er geen sprake zijn van onderscheidend vermogen. Vopo wordt veroordeeld in de proceskosten (waarvan 2/3 deel is toe te rekenen aan de IE-grondslag) ad €5.651,52, maar niet uitvoerbaar bij voorraad.

4.2. De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat een product een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna te noemen: “Aw”) indien het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter moeten bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat de modellen het persoonlijk stempel van de maker moeten dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest1. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen2. Daarenboven vindt het werkbegrip van artikel 10 Aw zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect3. Ten slotte voert toepassing van een bepaalde stijl als zodanig niet tot auteursrechtelijk beschermd werk.4

4.4. Vopo heeft gesteld dat voorts kenmerkend voor de Vopo roosterreiniger is de beschermkappen aan weerszijden van het krooshek, de vorm daarvan en de noodstopschakelaars aan weerszijden van de roosterreiniger. Wat dit laatste betreft valt naar voorlopig oordeel in ieder geval niet in te zien dat de vormgeving of plaatsing daarvan kan worden toegeschreven aan enige creatieve keuze van de maker zodat deze als banaal en triviaal moeten worden aangemerkt. Het betreft, zoals Hertog heeft aangevoerd, standaard noodstopschakelaars die voor vele toepassingen kunnen worden gebruikt en vrij in de handel verkrijgbaar zijn. De plaatsing daarvan, zo is onweersproken door Hertog betoogd, volgt logisch uit de plaats waar de krooshekreiniger kan worden bediend, i.e. de bordeszijde. Blijft over de beschermkappen en de vormgeving daarvan. Naar voorlopig oordeel heeft Hertog het gelijk aan haar zijde waar zij betoogt dat beschermkappen functioneel bepaalde elementen zijn (zij maakt de vergelijking met de kettingkast van een rijwiel).

4.7. Daarop stuit het beroep op inbreuk op de geschriftenbescherming in de zin van artikel 10 lid 1 sub 1 Aw ten aanzien van de technische (ontwerp)tekeningen reeds af, althans geldt dat, voor zover het beroep is gegrond op artikel 10 lid 1 onder 8 Aw, bij gebreke van auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de driedimensionale machine van Vopo aanstonds niet kan worden ingezien waarom ten aanzien van de tekeningen van dat ontwerp (althans ) dan anders zou moeten worden geoordeeld.

4.8. Ten aanzien van de ingeroepen algemene (Metaalunie-)voorwaarden (vgl. r.o. 2.4.) geldt dat zij relevantie missen nu naar voorlopig oordeel van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht geen sprake is. Voor zover die voorwaarden echter, zoals Vopo betoogt, ook zouden zien op andere gegevens, dus ongeacht of daarop rechten van intellectuele eigendom rusten, kunnen zij evenmin tot het slagen van de vordering leiden nu, zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, Hertog gemotiveerd heeft betwist technische tekeningen van Vopo te hebben gebruikt of aan derden ter beschikking te hebben gesteld.

Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN: BU5696 (Vissers Heftruck Service BV tegen VGM Special Products en VGM Visser & De Goeij Machines B.V.)

Auteursrecht, onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en merkenrecht. artikel 1019h Rv.

VHS houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van machines in het algemeen en van verreikers. De ManiRail is een verreiker van het merk Manitoe die middels een technische aanpassing geschikt gemaakt voor gebruik op het spoorwegnet. Werknemers hebben tekeningen van de Manirail aan VGM c.s. gegeven en deze heeft op haar beurt de Telerailer gemaakt, welke een inbreuk op auteursrechten vormt, althans een geval van slaafse nabootsing betreft.

Echter de technische tekeningen kunnen niet worden aangemerkt als werk in de zin van artikel 10 Aw. Ze zijn gemaakt met het oog op realisatie van een technisch effect. Ten overvloede meldt de rechtbank dat er er geen verkrijging van octrooirecht van rechtswege is en daartoe is zij ook niet bevoegd.

Geen slaafse nabootsing, daartoe heeft VHS niet voldaan aan haar stelplicht.

VHS stelt dat zij de naam bij (lees: door) Manitou Holding heeft geregistreerd in het merkenregister. VHS is dus geen merknaamhouder en niet ontvankelijk gelet op art. 2.19 lid 2 BVIE. Voorts volgt nog een niet-succesvolle schadevergoedingsactie stellende dat [x] een ManiRail wilde kopen en door toedoen van VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van VHS, hiertoe is geen causaal verband gevonden. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €2.944.

3.6. De technische tekeningen die met het oog op de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt en het uiteindelijke product de “ManiRail” kunnen niet worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 Aw. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt namelijk zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter van het gemaakte werk enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De “Manitou” verreiker bestond al. De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker, te weten een voor het spoorwegnet geschikte verreiker die roterende bewegingen kan maken. De persoonlijke invulling van de maker stond daarbij niet voorop. VHS kan zich dan ook niet beroepen op een auteursrecht betreffende de “ManiRail” om nabootsing ervan te verbieden. De overige discussiepunten ten aanzien van het auteursrecht kunnen onbesproken blijven. Om voormelde reden is bescherming op grond van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) ook niet aan de orde. Artikel 3.2. van dat verdrag sluit tekeningen en modellen waarbij het gaat om het technische effect van bescherming uit.

3.7. Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet (ROW) bepaalt dat vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. De uitvinding van de “ManiRail” is er één op het gebied van de technologie en derhalve vatbaar voor een Nederlands octrooi, indien aan de eisen van artikel 2 ROW en de overige eisen van de ROW wordt voldaan. Ook bescherming op grond van het Europees Octrooi Verdrag (EOV) kan aan de orde zijn indien aan de eisen van dat verdrag wordt voldaan. Zowel voor de ROW als het EOV geldt dat zij een octrooirecht niet van rechtswege toekennen, terwijl VHS zich ook niet heeft beroepen op bescherming op grond van de ROW of het EOV. Bovendien zou deze rechtbank onbevoegd zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV; die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank in ’s-Gravenhage.

Slaafse nabootsing
3.12. De rechtbank moet vaststellen dat VHS in de kern niet meer stelt dan dat het totaalbeeld van de twee machines gelijk is. Wanneer een product, dat niet door een recht van intellectuele eigendom tegen nabootsing wordt beschermd, door een concurrent wordt nagebootst, zodanig dat tussen de beide producten gelijkenis bestaat, betekent dat nog niet dat van onrechtmatig handelen sprake is, zelfs niet indien door die gelijkenis bij het relevante publiek verwarring mocht ontstaan. Van onrechtmatig handelen is slechts sprake indien die gelijkenis onnódig is in de in 3.10. weergegeven zin. VHS heeft echter niets gesteld over hetgeen voor VGM c.s. redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de “Telerailer”, mogelijk is om van de “ManiRail” onderscheidende elementen aan te brengen. Dat was van haar in het kader van haar stelplicht wel te vergen. Waar VHS niet aan haar stelplicht heeft voldaan moet de conclusie luiden dat niet komt vast te staan dat van slaafse nabootsing door VGM c.s. sprake is.

Handelsnaam / merknaam
3.16. Voor zover VHS heeft gesteld dat zij de naam “ManiRail” heeft bedacht en als handelsnaam voert en dat het VGM c.s. om die reden verboden is die naam te gebruiken, wordt die stelling verworpen. Wanneer sprake is van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is het een ander verboden een handelsnaam te voeren die kort gezegd verwarring wekt over wie de onderneming drijft of die het merk van een ander bevat. VHS heeft niet gesteld dat VGM c.s. als handelsnaam “ManiRail” voeren. Uit de stellingen van VHS maakt de rechtbank op dat zij erop doelt dat zij de merknaam “ManiRail” heeft bedacht. Zij stelt dat zij de naam bij “Manitou” heeft laten registreren. Zij stelt ook dat haar holdingmaatschappij het merk als zodanig inmiddels heeft laten registreren. Bij gebreke van een nadere toelichting op een en ander van VHS moet de rechtbank het ervoor houden dat de holdingmaatschappij toestemming heeft verkregen van VHS voor de registratie van de merknaam in het Benelux merkenregister en dat VHS zich niet tegen de inschrijving heeft verzet.

3.17. Artikel 2.19., lid 1 BVIE bepaalt dat alleen de merkhouder in rechte bescherming kan inroepen tegen gebruik van een teken. Artikel 2.20., lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een merk het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Waar de holdingmaatschappij de merknaam “ManiRail” heeft ingeschreven is zij de merkhouder. Alleen zij kan gelet op voormelde artikelen een vordering instellen tot een verbod op het gebruik van het teken “ManiRail”. VHS behoort in deze vorderingen dan ook, gelet op artikel 2.19., lid 2 BVIE, niet-ontvankelijk te worden verklaard. Wanneer de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat inschrijving bij het Benelux merkenregister heeft plaatsgehad, behoort VHS eveneens op grond van artikel 2.19., lid 2 BVIE niet-ontvankelijk te worden verklaard. Er is dan immers geen sprake van een merkhouder.

Schadevergoedingsactie
3.18. De rechtbank beoordeelt nu de vordering tot schadevergoeding van VHS. VHS stelt dat zij schade heeft geleden ten bedrage van EURO 57.500,- omdat [x] in oktober 2009 slechts bereid was EURO 200.000,- voor een “ManiRail” van VHS te betalen, terwijl [x] door toedoen van (uiteindelijk) VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van augustus 2008 van VHS ten bedrage van EURO 257.500,-.

3.19. Naar aanleiding van het verweer van VGM c.s. dat geen causaal verband bestaat tussen enig handelen van VGM c.s. en de door VHS geclaimde schade overweegt de rechtbank als volgt. Als VHS zou worden gevolgd in haar stelling dat [x] bij VHS geen “ManiRail” heeft gekocht in reactie op de offerte van augustus 2008 van VHS vanwege het destijds belemmeren van de verkoop daarvan door [verkoopdirecteur] en [bestuurder] en/of vanwege het maken van de “Telerailer”, dan nog staat vast dat [x] in oktober 2009 alsnog een “ManiRail” van VHS heeft gekocht. Dat betekent dat het door VHS (uiteindelijk) aan VGM c.s. verweten handelen er niet toe heeft geleid dat VHS geen “ManiRail” aan [x] heeft kunnen verkopen.

Hof 's-Hertogenbosch 15 november 2011, LJN BU4770 (Duijsens tegen Broeren)

Met dank aan Marc de Kemp en Bas Le Poole, Houthoff Buruma.

Stijlnabootsing. Bescherming van karakters. Auteursrecht op figuren op schilderijen / slaafse nabootsing. Zowel Duijsens als Broeren zijn beeldend kunstenaar/schilder. Duijsens exposeert sinds 1999 in binnen- en buitenland. Broeren verkoopt via o.m. IQ kunst en MondiArt. In principaal appel stelt Duijsens dat zij haar eigen stijl heeft ontwikkeld en dat Broeren vanaf 2006 zijn schilderijen/nabootsingen openbaar is gaan maken.

Duijsens claimt auteursrecht op alle 'figuren', een vergelijking met Nijntje, als een bekend en herkenbaar individu, wordt getrokken, maar de figuren op de schilderijen missen zulke herkenbaarheid. (r.o. 4.10).

Of er sprake is van auteursrechtinbreuk door de schilderijen van Broeren, wordt per geval bekeken (klik afbeelding rechts):
4.11.3. Geen ongeoorloofde verveelvoudiging; voldoende verschillen
4.11.4. Wel ongeoorloofde verveelvoudiging; houding van afbeelde vrouw, kijkrichting, fles wijn in rechterhand, glas in linkerhand, parelsnoer, model jurk, verschil in diktes van armen.
4.11.5. Geen ongeoorloofde verveelvoudiging
4.11.6. Geen ongeoorloofde verveelvoudiging
4.11.7. Geen ongeoorloofde verveelvoudiging; wel (stijl)kenmerken van een zangkoor.
4.11.8. Geen ongeoorloofde verveelvoudiging; minder abstract en meer gedetailleerd geschilderd en duidelijk aanwezige tafel met taart en theepot.
4.11.9. Niet voldoende verschillend: helderheid, aanwezigheid van proviand en rodere blossen op de wangen.
4.11.10. Geen inbreuk op auteursrecht

Uit het dictum: bekrachtiging en aanvulling van inbreukmakende werken; inbreuk op ten processe opgevoerde producties onthouden; staken van verkopen/aanbieden; schriftelijke opgave accountant; terugnemen van schilderijen; vernietiging; onder last van dwangsom €1.000 met maximum van €100.000. Proceskostenveroordeling eerste aanleg €20.000, terugbetalen proceskosten eerste aanleg €14.500 en hoger beroep ad 1019h Rv €10.000 allen met wettelijke rente.

Stijlnabootsing 4.12.3 Al de hierboven opgesomde kenmerken van de stijl van Duijsens komen in meer of mindere mate terug in voornoemde werken van Broeren. Niet alleen de vormgeving van de voluptueuze vrouwen en stevige mannen en hun gezicht zijn nagenoeg gelijk, maar ook het felle kleurgebruik, de feestelijke setting, de houding van de mannen en vrouwen, de parelsnoeren en vlinderdassen en de wijze van vasthouden van glazen en kopjes zijn nagenoeg volledig nagebootst van de werk van Duijsens. De verschillen waar Broeren op wijst, zoals de strakkere lijnen, de preciezere schilderwijze en het verschil in concrete afbeelding vallen pas op indien schilderwerken van beide kunstenaars naast elkaar worden bekeken.

4.12.4. De stijlnabootsing van Broeren is naar het oordeel van het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. (...)

4.12.6. Op grond van het voorgaande en mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van Duijsens met betrekking tot vijf voornoemde werken van Broeren, is hof van oordeel dat Broeren door het vervaardigen en exploiteren van de werken zoals overlegd (...) onrechtmatig handelt jegens Duijsens door nodeloos haar stijl na te bootsing.
Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht en de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van Duijsens derhalve toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van Broeren.

4.13. Duijsens komt in haar eerste grief op tegen het oordeel van de rechtbank dat de afbeelding die als achtergrond op een webpagina dan wel op een visitiekaartje van Broeren staat (productie 14 Duijsens) niet als ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van auteurswet heeft te gelden. Deze grief slaagt.

Lees het vonnis hier (grosse, LJN, schone pdf)

Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, HA ZA 10-954 (Playboy Enterprises International Inc. tegen Toy Trade c.s.)

Merkenrecht. Beeldmerk, vormmerken. Bekende merken. Slaafse nabootsing. 

Playboy is een multimediaal entertainmentbedrijf dat onder meer het magazine “Playboy Magazine” op de markt brengt en televisiemaatschappijen en een website exploiteert. Playboy verleent daarnaast ten aanzien van haar merkrechten licenties aan licentienemers die onder de desbetreffende merken verschillende consumentenproducten op de markt brengen. Dit heeft zij ook gedaan inzake Sierkussen. Toy Trade c.s. handelen in Nederland en EU in speelgoed, waaronder kussen (zie afbeeldingen steeds rechts).

"Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd)". Beeldmerken, vormmerken en slaafse nabootsing afgewezen. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv ad € 29.337,49 (niet bestreden). 

4.14. Feitelijk stemmen de Playboy-merken en het Toy Trade-kussen slechts overeen daar waar zij in het algemeen verwijzen naar een konijnenkop en in de door partijen gekozen, sterk gestileerde vorm van weergeven van een konijnenkop (door partijen ook wel nihilistisch of minimalistisch genoemd). De verschillen tussen de beeldmerken van Playboy en het Toy Trade-kussen – zoals hiervoor vastgesteld – zijn ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze dusdanig wezenlijk, groot en opvallend, dat niet kan worden vastgesteld dat de beeldmerken van Playboy op het Toy Trade-kussen zijn aangebracht. Ook wanneer in aanmerking wordt genomen dat de beeldmerken (zeer) bekend zijn, kan niet worden vastgesteld dat de vormkenmerken van die merken in zodanige mate terugkomen in het Toy Trade-kussen dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van gebruik van deze merken. Daarmee liggen wat de beeldmerken betreft de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Bekend merk 4.3. De rechtbank oordeelt dat de door Playboy ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde stukken duidelijk maken dat het woordmerk “Playboy” en Playboy’s merken bestaande uit het logo van de konijnenkop met halsband en strik reeds geruime tijd grote bekendheid hebben verworven, ook in de Europese Unie en de Benelux. Dat de overgelegde stukken niet in alle gevallen alleen betrekking hebben op de bekendheid en het gebruik van het merk bestaande uit het enkele logo van de konijnenkop met halsband en strik, maar daarbij ook het woordmerk “Playboy” een rol speelt, doet aan de bekendheid van de merken bestaande uit de konijnenkop met strik niet af. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, IEPT20050707, Have a break) volgt dat een merk ook onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik als deel van een ander merk. Gelet daarop, moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een merk dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het merk bestaande uit het logo van de konijnenkop met strik, in de gegeven omstandigheden des te eerder moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen en daarmee de bekendheid van dit merk doet toenemen.

4.4. Dat het vormmerk van Playboy (afgebeeld onder 2.2 onder c) bekendheid bezit, kan de rechtbank echter niet vaststellen. Playboy heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat dit vormmerk (zeer) bekend is als aanduiding voor de waren en diensten van Playboy. In de door Playboy overgelegde producties wordt – voor zover de rechtbank op grond van de stellingen van Playboy heeft kunnen vaststellen – slechts gewezen op de door de licentienemer van Playboy op de markt gebrachte sierkussens (afgebeeld hiervoor onder 2.3) waarvan enkele zouden zijn terug te voeren op het vormmerk. Van een ander gebruik van het vormmerk wordt door Playboy geen melding gemaakt. 4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de rechtbank tot uitgangspunt neemt dat de beeldmerken van Playboy afgebeeld onder 2.2 onder a, b en d tot en met h (zeer) bekend zijn en dat haar vormmerk afgebeeld onder 2.2 onder c niet in relevante mate bekend is.

Vormmerk 4.16. Vergelijking van het vormmerk van Playboy met het Toy Trade-kussen leidt dan ook tot de vaststelling dat de verschillen tussen het vormmerk van Playboy en het Toy Trade-kussen – ondanks overeenkomsten in de onderwerp- en stijlkeuze – dusdanig wezenlijk, groot en opvallend zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat het vormmerk van Playboy op het Toy Trade-kussen is aangebracht noch dat het Toy Trade-kussen met het vormmerk overeenstemt. Daarmee liggen ook wat het vormmerk betreft, de vorderingen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE en artikel 9 lid 1 sub a, b, c GMVo voor afwijzing gereed.

Slaafse nabootsing 4.20. Voor zover in het kussen van Playboy kenmerken van de Playboy-merken zijn aan te wijzen, springen bij de vergelijking van dit kussen met dat van Toy Trade c.s. dezelfde verschillen in het oog die ook al bij vergelijking van de Playboy-merken met het Toy Tradekussen opvielen. Er zijn onvoldoende punten van overeenstemming tussen het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen en het Toy Trade-kussen, althans de verschillen zijn zodanig wezenlijk en in het oogspringend dat de rechtbank van oordeel is dat met het Toy Trade-kussen geen sprake is van het onvoldoende afstand houden ten aanzien van het onder licentie van Playboy op de markt gebrachte kussen. De (gedeeltelijke) overeenstemming in de keuze van gebruikte kleuren doet niets af aan de verschillen en kan daarmee niet leiden tot het oordeel dat er onvoldoende afstand is gehouden. De conclusie is dat Toy Trade c.s. niet tekort zijn geschoten in hun verplichting om met betrekking tot het Toy Trade-kussen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide kussens gevaar voor verwarring ontstaat.

Proceskosten 4.21. Playboy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Toy Trade c.s. vorderen in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv en overlegging van een kostenspecificatie een bedrag van in totaal € 29.337,49 (aan advocaatkosten en griffierecht). Het genoemde bedrag en de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad zijn niet door Playboy bestreden, zodat de rechtbank beide zal toewijzen.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 26 oktober 2011, LJN BV1927 (BI-Wear Clothing Company B.V. tegen De Culnaire Makelaar )

In navolging van IEF 10358 (hof Arnhem) en IEF 9616 (tussenarrest hof Arnhem) en IEF 8837 (ex parte), zie daar voor de feiten nu de uitkomst van de bodemprocedure:

In't kort: Auteursrechtelijk bescherming voor 9 van de 22 artikelen, strijd over auteursrechthebbende van patronen en ontwerpen, bewijs van oorspronkelijkheid komt niet voldoende rond. Geen slaafse nabootsing noch wanprestatie voor de overigen artikelen.

De rechtbank veroordeelt De Culinaire Makelaar om iedere inbreuk op de auteursrechten van Bi-Wear op (de ontwerpen van) haar (koks)kleding met nummers ..., om iedere inbreuk op haar (confectie) patronen met betrekking tot haar (koks)kleding met nummer... te staken onder last van dwangsom á €5.000 met maximum van €200.000.

En verder veroordeelt de rechtbank De Culinaire Makelaar om een schriftelijk en gedetailleerde verklaring te verstrekken (opgave) en medewerking aan controle door onafhankelijke (register)accountant, brief aan afnemers, vernietiging van kleding onder last van dwangsom €1.000 met maximum van €25.000.

Tot slot afdracht netto-winst en proceskostenveroordeling € 25.336,89.

4.25. (...) De Culinaire makelaar heeft jarenlang kleding van Bi-Wear verkocht en aangenomen kan dan ook worden dat De Culinaire Makelaar goed bekend was met de ontwerpen van Bi-Wear. Gelet hierop acht de rechtbank het uitgesloten dat de treffende gelijkenis tussen de kledingsstukken van Bi-Wear en de kledingstukken uit de Chefs Fasion Collectie berust op toeval. Voorts acht de rechtbank van belang dat de firma ANNA jarenlang (8 jaar) in opdracht van Bi-Wear kokskleding heeft vervaardigd en thans de Chefs Fashion Collectie voor De Culinaire Makelaar vervaardigt. De kleding van de De Culiniare Makelaar is dus afkomstig uit hetzelfde naaiatelier als waar de kleding van Bi-wear werd gemaakt. De Verbodsvordering van Bi-Wear zal, voor zover deze betrekking heeft op de kledingstukken met de nummers ..., door de rechtbank worden toegewezen.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 10-661 , LJN BV1927).

Vzr. Rechtbank Rotterdam 24 oktober 2011, LJN BU2955 (Duis Cycle Products B.V. tegen Marwi Europe B.V.)

Met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Auteursrecht. Geoorloofde verveelvoudiging.

Duis verhandelt en brengt fietsverlichting op de markt, waaronder de Move Galaxy en Move Opaal. Marwi is groothandel in fietsartikelen zij tekenen een onthoudingsverklaring. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzicht van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden. Voorlampen worden inbreukmakend geacht, achterlampen niet. In reconventie: Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt haar in redelijkheid herhaling te vrezen. Verder in citaten:

5.6.1. (...) Hoewel op zich juist is dat technische oplossingen die (in beginsel) in aanmerking komen voor octrooiverlening niet ook auteursrechtelijke bescherming genieten, zodat sprake is, bij voorwerpen als deze fietsaccessoires, van een afbakeningsprobleem, kunnen daaraan niet de vergaande consequenties die Marwi stelt verbonden worden. Dat auteursrechten lang duren en niet worden ingeschreven is daarbij zonder belang. De toets die aangelegd moet worden ter beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrecht op een werk (en de daarmee samenhangende vragen bij wie dat auteursrecht rust en of, en door welk product, daarop inbreuk wordt gemaakt) is ook een andere dan bij vergelijkbare vragen in het merken of modellenrecht. (Vast staat, dat Duis en Smart zich niet beroepen op een beschermd model).

5.6.2. Dat de vormgeving van de Move Galaxy en de Move Opaal zo zeer technisch bepaald is dat het technische idee geheel samenvalt met de vorm, dat er geen enkele subjectieve, creatieve keuze door de ontwerpers van de Move Galaxy en de Move Opaal is gemaakt, is niet aannemelijk geworden. [red. dit is een toepassing van de de doctrine van het Europese Hof van Justitie (in het BSA arrest, IEF 9306) m.b.t. uitsluiting van techniek in het auteursrecht: alleen geen bescherming indien het technische idee geheel samenvalt met de vorm.]

Auteursrecht 5.6.3. Naar voorlopig oordeel moet de conclusie zijn dat de Move Galaxy en de Move Opaal als werken in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw moeten worden aangemerkt en aldus voor - een zekere - auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

5.10.1. Na vergelijking van de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B overweegt de voorzieningenrechter dat beide voorlampen op dezelfde wijze strak zijn vormgegeven en hetzelfde althans sterk op elkaar gelijkend zijn uitgevoerd. De verschillen tussen de lampen waarop Marwi heeft gewezen zijn niet in het oog springend, terwijl het gaat om het totaal-beeld voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzicht van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden.

De plaats van de knop dient kennelijk ook in de visie van partijen buiten beschouwing te blijven en is voorts op zichzelf niet voldoende onderscheidend. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming tussen de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B is de beschermingsomvang niet relevant. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het Voorlicht B aan te merken als bewerking of nabootsing van de Move Galaxy zonder ten opzichte van de Move Galaxy als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden. Derhalve maakt Marwi zich schuldig aan een inbreuk op het auteursrecht van Duis.

5.10.2. Met betrekking tot de Move Opaal komt de voorzieningenrechter tot een ander oordeel. Niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van duis en/of Smar omdat het Marwi Achterlicht B een andere totaalindruk wekt dan de Move Opaal. Van belang daarbij zijn vooral de grotere reflector en de afwijkende vorm van het onderstel en de rondere belijning. Daarzijn zijn de onder 5.9.2 sub j tot en met n vermelde kenmerken van de Move Opaal niet - althans niet in voldoende mate - terug te vinden in het Marwi Achterlicht B.

Slaafse nabootsing
5.11. Voor zover het (subsidiair) beroep van Duis en Smart op slaafse nabootsing ziet op de hiervoor besproken Move Opaal geldt dat dit beroep alleen kans van slagen heeft in het geval dat bij de Move Opaal het beroep op het auteursrecht is afgewezen wegens het niet voldoen aan de oorspronkelijkheidseis. Daarvan is hier geen sprake. ten aanzien van  de Achterlicht B is immers hiervoor onder 5.10.2 - voorhands geconcludeerd dat wegens het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk geen sprake is van een inbreuk.

Reconventie; benadering van zakelijke contacten. 6.1. Hetgeen in conventie is overwogen, brengt met zich mee dat het onder primair gevorderde uitsluitend toewijsbaar is, voor zover dit ziet op het onder A gevorderde ten aanzien van het Marwi Achterlicht B. Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt haar in redelijkheid herhaling te vrezen. Het overigens onder primair en subsidiair gevorderde zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / schone pdf).

Vzr. Zwolle Rechtbank Zwolle-Lelystad 12 juli 2011 LJN BT6575 (Food & Fun B.V. tegen Trebs en Nearbor)

Uitleg distributieovereenkomst. Exclusiviteit. Merkenrecht. Nabootsing. Proceskosten. Food & Fun is houder van het beeldmerk "Food & Fun" en van het woordmerk "Pizzarette", deze worden gebruikt voor pizzaovens. Zij heeft met twee partijen een exclusieve distributieovereenkomst. Trebs is, via ex parte-bevel, gesommeerd inbreuk op auteursrechten te staken en komt, na onderhandeling, tot een samenwerkingsovereenkomst. Daarover is nu strijd m.n. over de exclusiviteit van Trebs c.s. tegenover de eerder afgesloten exclusieve distributieovereenkomsten.

De zuivere taalkundige betekenis komt een groter gewicht (Haviltex) en de voorzieningenrechter komt tot oordeel dat de exclusiviteit voor Trebs c.s. ondubbelzinnig vaststaat. Vordering merkenrecht wordt afgewezen en slaafse nabootsing is slechts een voornemen en niet voldoende aannemelijk. Proceskostenveroordeling aan de kant van Food & Fun B.V. ex 1019h Rv ad €1.472,00

Uitleg van de distributieovereenkomst: 5.2.4.  Ook indien zou moeten worden aangenomen dat Trebs c.s. op de hoogte waren van het bestaan van distributiecontracten van Food & Fun met Broszio en Trade2Go - hetgeen overigens stellig wordt betwist door Trebs c.s. - dan leidt dat nog niet tot de conclusie dat de overeenkomst moet worden uitgelegd op de door Food & Fun c.s. voorgestane wijze. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat in het geheel niet aannemelijk is geworden dat Trebs c.s. op de hoogte waren van de exclusiviteit van voormelde distributiecontracten. In de tweede plaats wijst de taalkundige betekenis van de in artikel 2.1. van de samenwerkingsovereenkomst gehanteerde bewoordingen er - naar het oordeel van de voorzieningenrechter - ondubbelzinnig op dat krachtens deze overeenkomst:
1. Trebs het exclusieve verkooprecht heeft ten aanzien van - onder andere - de Pizzarette in Nederland, Duitsland en België;
2. Trebs c.s. de vrije hand hebben ten aanzien van marketing-, prijs- en verkoopbeleid van - onder andere - de Pizzarette. (...)

Merkinbreuk 5.5.3.  De voorzieningenrechter zal de vordering afwijzen. Redengevend daarvoor is dat het blijkens artikel 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst de bedoeling is van partijen dat op de verpakkingen van de Food & Fun lijn (waaronder ook de Pizzarettes kunnen worden geschaard) tenminste (ook) het logo van Trebs zal worden aangebracht. Nu Food & Fun c.s. zich voor toekomstige verpakkingen hebben gecommitteerd aan vermelding van het logo van Trebs naast het merk van Food & Fun en dus voor die verpakkingen blijkbaar in hun visie geen sprake is van merkenrechtelijke verwarring, valt niet in te zien waarom dit anders zou zijn voor de huidige verpakking met, naast het merk Food & Fun, het logo van Trebs. Van een rechtens te beschermen belang (tegen verwarring) is, gelet hierop, niet (langer) sprake.

Slaafse nabootsing 5.6.1.  Voor toewijzing van vordering 2 is slechts dan plaats indien aannemelijk is dat Trebs c.s. voornemens zijn nagebootste verpakkingen op de markt te brengen en aldus op onrechtmatige wijze te profiteren.

5.6.2.  In het licht van de stellingname van Food & Fun c.s. is daarvan niet gebleken. Food & Fun c.s. betogen immers dat het Trebs c.s. wel is toegestaan Pizzarettes in de originele (en dus identieke) verpakking op de markt te brengen - overigens dan wel op de door Food & Fun genoemde condities - maar niet in de juist afwijkende (en in dat opzicht kan dus geen sprake zijn van nabootsing) verpakkingen die Trebs voornemens is op de markt te brengen. Reeds daarom ligt deze vordering voor afwijzing gereed.

Proceskosten 5.8.1.  Food & Fun c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. Trebs c.s. hebben ex artikel 1019h (integrale) veroordeling van Food & Fun c.s. in de proceskosten gevorderd, onder overlegging van een specificatie. Voormelde specificatie ziet echter niet op kosten die samenhangen met onderhavig kort geding, zij zien op kosten die samenhangen met de behandeling van het (ingetrokken) ex parte-verbod, het (ingetrokken) opheffingskort geding en het tot stand brengen van de samenwerkingsovereenkomst. Die kosten kunnen niet worden gekwalificeerd als proceskosten die aan de zijde van Trebs c.s. in het onderhavige kort geding zijn gevallen, en dienen om die reden te worden afgewezen, nog daargelaten dat slechts een beperkt deel van deze werkzaamheden zijn te scharen onder het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv. Bij deze stand van zaken ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te begroten op de gebruikelijke wijze aan de hand van artikel 237 e.v. Rv.
De kosten aan de zijde van Trebs c.s. worden aldus begroot op:
- griffierecht  EUR   568,00
- salaris advocaat    904,00
Totaal  EUR   1.472,00