Slaafse nabootsing  

Rechtbank Haarlem, 25 november 2008, ex parte bevel in de zaak Brandt tegen Vroom & Dreesmann (met dank aan Kitty van Boven, Heitmann Vermeer Kolle). 

Ex parte. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Toewijzing verzoek tot bevel tot staken inbreuk op de Deukbeker, de keramische versie van het ingedeukte plastic koffiebekertje. De naderende feestdagen dragen bij aan het spoedeisende karakter. Het oorspronkelijke, niet gedeukte (en wellicht zo banale en triviale) plastic bekertje wordt aangeduid als de traditionele plastic koffiebeker en komt als ontwerp verder niet ter sprake. (Afbeelding: v.l.n.r. Deukbeker en Deukmok, klik voor vergroting). Uit het verzoekschrift:

“8. Uit het feit dat Brandt bij elke mal voor de Deukbeker met de hand de deuken aanbrengt, blijkt ook dat bij elke beker opnieuw esthetische keuzes worden gemaakt, heel concreet betrekking hebbend op het aantal deuken, de plaats van de deuken, de diepte van de deuken en de grootte van de deuken. Elke Deukbeker is daarmee een rechtmatige bewerking van de allereerste Deukbeker uit 1975 en daarmee opnieuw een auteursrechtelijk beschermd werk.

9. De Deukmok is (nagenoeg) identiek aan de Deukbeker en de totaalindruk is gelijk. Immers de Deukmok heeft dezelfde kenmerken als de Deukbeker, de plaats van de ribbels, de grootte van de band van de ribbels, de verhoudingen met de gladde stukken van de beker, de omgebogen rand, de vormgeving (reliëf) van het onderste randje, maar voroal ook de aangebrachte deuken. De deuken in de Deukmok zijn zowel qua vorm als plaatsing (nagenoeg) identiek aan die in de Deukbeker.

(…) 15. V&D brengt de Deukmok in een zeer slechte en grove uitvoering op de markt en biedt de Deukmok ook in grote getalen aan tegen een bijzonder lage prijs in haar winkels, in haar folders en op haar website. En dit in een periode waarin juist de Deukbeker een aardig geschenk is tijdens de feestdagen en er voor dergelijke producten extra veel afzet is, heeft zowel Brandt als ook haar distributeur grote onherstelbare schade geleden en lijden voortdurende onherstelbare schade.”

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 24 november 2008, KG ZA 08-564, Batavus B.V. tegen Blomson International B.V. (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Onrechtmatig handelen. Vorderingen afgewezen. De Blomson Motego Mover (afbeelding onder, klik voor vergroting) maakt geen inbreuk op Personal Bikes van eiser Batavus.

Batavus is de fabrikant van onder meer een fiets genaamd Personal Bike Delivery. Deze fiets wordt sinds 1995 op de markt gebracht door Batavus. Blomson heeft in 2007 een fiets op de markt gebracht onder de naam Montego Mover. Volgens Batavus maakt deze fiets inbreuk op haar auteursrecht met betrekking tot het ontwerp van de Personal Bike Delivery. Voorts ziet Batavus de Montego Mover als een ongeoorloofde slaafse nabootsing.  

De Voorzieningenrechter is van oordeel dat de volgens Batavus kenmerkende elementen, te weten het U frame en de dwarsverbinding, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Deze elementen werden reeds voor 1995 in fietsen toegepast.

Ook het resterende samenstel van afzonderlijke onderdelen die volgens Batavus bijdragen aan de totaalindruk (dikke/brede uitvoering van de buizen, brede banden, de niet gangbare wielmaat 26 inch, de berde handgrepen, het brede achterspatbord, de hoge stuurbocht, de dubbele middenstandaard, de open kettingkast, de ring om de crank, het lampje op de linkerzijstang van het voorwiel en de robuust ogende voordrager) komen volgens de Voorzieningenrechter niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Ten aanzien van een aantal van deze onderdelen valt volgens de Voorzieningen naar voorlopig oordeel niet uit te sluiten dat ze functioneel bepaald zijn. Voor het overige staat vast dat de corresponderende onderdelen van Montego Mover niet overeenstemmen.

“4.13 Voor zover Batavus zich heeft willen beroepen op bescherming van de robuuste stijl waarin de Personal Bike Delivery is uitgevoerd, kan dat beroep niet slagen, nu de stijl waarin een werk is uitgevoerd niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Evenmin komt aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl bescherming krachtens auteursrecht toe. Bovendien heeft Blomson gewezen op andere fietsen, zoals mountainbikes of fietsen van het merk Kronan die ook dikke buizen en een robuust uiterlijk vertonen, welke fietsen reeds op de markt waren ten tijde van het verschijnen van de Personal Bike.

Van belang is voorts of - mede gelet op mode, trend of stijl op het gebied van fietsen - Blomson met haar fiets de Montego Mover voldoende afstand van het product van Batavus heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting beeft gegeven aan de vigerende mode, trend, of stijl van ontwerpen. Gelet op het hiervoor overwogene is de voorzieningechter van oordeel dat Blomson bij de Montego Mover voldoende afstand heeft genomen van de Personal Bike Delivery.”

Van auteursrechtinbreuk is volgens de Voorzieningenrechter voorshands geen sprake.

Ook het beroep van Batavus op slaafse nabootsing faalt. Van een slaafse kopie is naar het oordeel van de Voorzieningenrechter geen sprake. Voorts is niet komen vast te staan dat Blomson verwarring sticht.
Batavus wordt veroordeeld in de volledige proceskosten ad EUR 11.211,67.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 januari 2008, LJN: BC7342, Top Tas 2 B.V.v c.s. tegen Van Gils Leather B.V.

Nog een vers gepubliceerde zaak uit januari 2008 (het Hof Den Bosch is kennelijk, zo mag blijken uit rechtspraak.nl, druk bezig om de publicatieachterstanden weg te werken).

Even kort: Auteursrecht. Vormgeving handtassen. Bewijslast bestuurdersaansprakelijkheid berust bij eiser. Faillissement van één van de partijen. € 25.000 Schadevergoeding. Grensoverschrijdend verbod voor België afgewezen. Compensatie proceskosten. Van Gils stelt, kort gezegd, dat zij auteursrechthebbende is op tassen uit de lijn 'Tensione' en uit de lijn 'Rustica Antico'  en dat Top Tas inbreuk maakt op de auteursrechten van Van Gils en jegens haar onrechtmatig handelt door tassen te importeren en te verkopen die overeenstemmen met de auteursrechtelijk beschermde tassen van Van Gils dan wel daarvan een slaafse nabootsing zijn.

Het hof vernietigt het (niet gepubliceerde) vonnis waarvan beroep in die zin dat het wordt aangevuld met veroordeling  tot betaling aan Van Gils van een voorschot op schadevergoeding van € 25.000,-

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank Breda, 5 november 2008, KG ZA 08-408, Inter Ikea Systems B.V. tegen Inter-east B.V. (met dank aan Eva Veldhoen, Klos Morel Vos & Schaap)

Auteursrecht. Kort vonnis in gieterzaak. Gedaagde gieter maakt inbreuk op eisende gieter. Dat de Chinese toeleverancier de gieter van gedaagde zelfstandig en eerder heeft ontworpen is niet aannemelijk gemaakt. Wel voldoende aannemelijk is dat de gieter van Ikea een werk is dat het auteursrecht aan Ikea toekomt. Verweer dat auteursrecht uitgeput is door niet optreden tegen soortgelijke gieters gaat niet op, uitputting ziet alleen op zelf op de markt gebrachte gieters. Er is eveneens sprake van slaafse navolging, maar ‘dat behoeft verder geen bespreking’.

Winstderving en reputatieschade (de gieters zijn verkocht in winkels ‘welke tot het laagste segment van de markt behoren’). Voorschot op schadevergoeding wordt toegewezen, aan de limitatieve eisen voor het toewijzen van een dergelijke geldvordering in kort geding is volgens de voorzieningenrechter voldaan.  Eenvoudig kort geding: €6000,- proceskosten. (Klik op afbeelding voor vergroting).

Auteursrecht: 4.3. Inter Ikea heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de VÄLLÖ gieter door Monika Mulder in 2000 is ontworpen door overlegging van productie 11 : een verklaring van Monika Mulder met een uitgebreide beschrijving van het proces dat zij heeft doorlopen om tot het uiteindelijke ontwerp van de VÄLLÖ gieter te komen. Kort samengevat is zij begonnen met een foam model dat door midden werd gezaagd om een plastic model te maken, dat werd gebruikt om te testen of dit model water kon houden en kon schenken. Vervolgens is een nieuw foam model gemaakt, waarvan een digitale tekening werd geinaakt om een productiemal te maken. Haar verklaring wordt ondersteund door afbeeldingen van de genoemde onderdelen1 van het omschreven proces vanaf augustus 2000.

4.4. Beide partijen stellen dat het ontwerp van de gieter auteursrechtelijk beschermd is. Gelet op de toekenning wan de Swedish Excellent Design prijs aan het ontwerp van de VALLO gieter in 2002, acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk dat de gieter kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt, zodat dit werk naar voorlopig oordeel in aanmerking komt voos auteursrechtelijke bescherming.

4.5. Dat de Chinese toeleverancier haar gieter zelfstandig en eerder heeft ontworpen is door Inter-East niet aannemelijk gemaakt. De door Inter-East overgelegde onvoldoende concrete verklaring van Jieyang Haixing Plastic & Rubber Company Ltd dat haar ontwerper Jiang Li Wu de onderwerpelijke gieter door haar genaamd Watering Can 1,7L, Item no. I 169c in 2001 heeft ontworpen is daartoe onvoldoende, evenals de door Inter-East overlegde technische tekening van de gieter. Evenmin heeft Inter-East aannemelijk gemaakt dat de Chinese toeleverancier v66r 2002 haar gieter op de markt zou hebben gebracht.(…)

Uitputting: 4.6. Inter-East heeft nog aangevoerd dat het auteursrecht van Inter Ikea zou zijn uitgeput, omdat in Engeland (in de winkels Tesco en Wilko), Frankrijk (in de winkel Auchan) en Duitsland soortgelijke gieters, afkomstig van een andere Chinese leverancier, reeds zijn verhandeld en Inter Ikea daartegen niet is opgetreden.

4.7. Inter Ikea betwist dat zij niet is opgetreden tegen de hiervoor genoemde inbreuken op haar auteursrecht op de VALLO gieter. Zij licht toe dat de haar bekende inbreukmakers tot nu toe bereid zijn gebleken de zaak in der minne te schikken en dat zij om die reden nog geen gerechtelijke procedures heeft hoeven aan te spannen. Voor zover de door Inter-East genoemde inbreuken Inter Ikea nog niet bekend waren, zal zij daartegen alsnog actie ondernemen.

4.8. Het beroep op uitputting van het auteursrecht van Inter Ikea kan alleen doel treffen indien de partij gieters waar het in dit kort geding om gaat door of met toestemming van Inter Ikea zelf in het economisch verkeer is gebracht. Vast staat dat dit niet het geval is, zodat dit beroep wordt gepasseerd.

Slaafse nabootsing: 4.9. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen concludeert de voorzieningenrechter dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 13 Auteurswet. Ofschoon eveneens sprake is van slaafse navolging, aangezien de navolging door Inter-East een getrouwe imitatie is van de VALLÖ gieter van Inter Ikea, behoeft het beroep op slaafse navolging geen bespreking, omdat de vorderingen op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn.

Schadevergoeding, reputatieschade:  4.11. De vordering sub 3 strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort egding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. In het onderhavige geval is het bestaan van de vordering met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemelijk. Ter zitting heeft Inter-East verklaard dat zij ongeveer 10.000 exemplaren van de 60.000 gieters heeft verkocht, zodat aannemelijk is dat Inter Ikea winst heeft gederfd en daarnaast reputatieschade heeft geleden tot ten minste het gevorderde bedrag van €10.000.--. omdat 10.000 exemplaren van de inbreukmakende gieters voor een lagere prijs dan waarvoor IKEA de VÄLLO gieter aanbiedt. zijn verkocht in Action Non Food-winkels, welke tot het laagste segment van de markt behoren, waardoor de exclusiviteit van de VÄLLÖ gieter is aangetast en de reputatie van IKEA schade is toegebracht. Daarmee is spoedeisend belang gegeven. Restitutierisico is niet aanwezig.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Arnhem, 28 oktober 2008, LJN BG 4488, KG ZA 08-580, Nibe AB tegen Interfocos B.V. (Met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP Technology Advocaten).

Eerst even voor jezelf lezen. Houtkachelzaak. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. De houtkachels van eiser zijn weliswaar werken in de zin van de Auteurswet, maar de voorzieningenrechter krijgt geen goed zicht op het Umfeld, komt er na gemotiveerd wikken en wegen in kort geding niet uit of er sprake is van inbreuk en wijst de vorderingen derhalve af. Ook geen slaafse nabootsing, o.a. omdat verwarring minder aannemelijk is gezien de hoge graad van oplettendheid bij de aanschaf van dure designproducten. Proceskosten voor niet-eenvoudig kort geding €9.000,00

“4.17. Hoewel in zaken met betrekking tot het beweerdelijk nabootsen van producten de eisende partij vaak een spoedeisend belang heeft om daar door middel van een kort gedingprocedure een einde te maken en daar ook dikwijls een voorziening bij voorraad nodig is, zal de voorzieningenrechter in het onderhavige geval de op grond van het auteursrecht gevorderde voorzieningen afwijzen. Enerzijds omdat een zorgvuldig oordeel over de gestelde auteursrechtinbreuk naar het oordeel van de voorzieningenrechter een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, het eerder genoemde "Umfelt", waarvoor Interfocos in dit kort geding door de beperkte substantiëring in de dagvaarding onvoldoende mogelijkheid heeft gehad. Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen onderzoek naar het "Umfelt". De voorzieningenrechter acht zich op dit punt nog onvoldoende voorgelicht. Anderzijds omdat het spoedeisend belang van Nibe naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zodanig groot is, dat een uitkomst in de bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Nibe heeft Interfocos in maart 2007 gesommeerd om de verhandeling van de in geding zijnde Eco kachels te staken en is dus al minstens 1,5 jaar op de hoogte van het bestaan van die Eco kachels. Toewijzing in kort geding van de gevorderde staking van de verhandeling van de Eco 600 heeft voor Interfocos vergaande financiële consequenties en brengt, gezien de onzekerheid over de uitkomst in de bodemprocedure, naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter in dit geval een te groot risico met zich mee.

Slaafse nabootsing?

4.18. Nabootsing van producten is volgens vaste rechtspraak alleen dan ongeoorloofd, indien men, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de producten, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men, door dit na te laten, verwarring sticht. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Nibe onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de consument hij de aankoop van dure designproducten, zoals de onderhavige producten zijn, die niet dagelijks en zelfs niet jaarlijks wordt aangeschaft, in het algemeen veel oplettender dan bij de aankoop van meer gebruikelijke en minder dure producten die vaker worden aangeschaft. Dit publiek bekijkt, juist omdat ook het uiterlijk van de producten voor hen van belang is, de producten vóór aankoop meestal zorgvuldig wanneer hij zijn keuze tussen de verschillende waren van die categorie voorbereidt en maakt, zie ook HvJ EG 12 januari 2006, ETMR 2006,67 (Picasso/Picaro). Daardoor is het ook denkbaar dat hen de verschillen tussen de in het geding zijnde producten, zoals opgesomd onder 4.12, juist wel opvallen en dat zij niet in verwarring raken.

4.19. Daarnaast is voor het aannemen van verwarringsgevaar vereist dat de Contura kachels zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheiden van de andere in de handel zijnde modellen, zodat deze kachels een eigen plaats in de markt innemen. Bij de beoordeling of dat het geval is, speelt het "Umfe1d" weer een belangrijke rol, zoals de voorzieningenrechter met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk al heeft overwogen. Op dit punt acht de voorzieningenrechter, zoals ook al overwogen, zich onvoldoende voorgelicht. De gevorderde voorzieningen zullen dus ook worden afgewezen, voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, te weten slaafse nabootsing.

Proceskosten

4.20.(...) De voorzieningenrechter zal ten aanzien van het salaris van de procureur aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Voor niet-eenvoudige kort gedingen liggen deze tarieven tussen €6.000,00 en €15.000,00. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde kosten te matigen tot €9.000,00. De voorzieningenrechter komt tot dit oordeel omdat naar zijn mening de gevorderde proceskosten (€ 17.180,00) niet door de aard en de complexiteit van het geschil worden gerechtvaardigd. De complexiteit vergt bijvoorbeeld in elk geval niet dat Interfocos, zoals opgevoerd, ter zitting door maar liefst drie advocaten werd bijgestaan. De kosten aan de zijde van Interfocos worden, gezien het voorgaande, begroot op totaal €9,254,00.

(N.B. De inzendende advocaat voegt aan dit laatste punt toe: “Dit is opmerkelijk omdat Interfocos ter zitting slechts door Louwers en Vos werd bijgestaan. Kennelijk heeft de rechtbank de toehorende advocaatstagiaire Annemarie Bolscher meegerekend! Pas dus op met meenemen van kantoorgenoten naar zittingen. Dat kan u duur komen te staan...”)

Lees het vonnis hier. (LJN link)

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 21 augustus 2008, zaaknr. 105.000.248/01, Goedewaagen Gouda B.V. tegen Bols Benelux B.V. (met dank aan Jeroen van Hezewijk en Peter Hendrick, Freshfields Bruckhaus Deringer).  

Eindarrest in de (een) KLM-huisjeszaak. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking. Verfijning van slaafse-nabootsingsleer? Toepassing van aan het merkenrecht ontleende criteria als ‘onderscheidend vermogen’, ‘overeenstemmend totaalbeeld’ en ‘gevaar voor indirecte verwarring’ bij het ‘relevante publiek’. Relevantie van een ‘serie’ producten.

In een tussenarrest was de op auteursrecht gebaseerde vordering reeds afgewezen, omdat er op de individuele huisjes wel, doch op de serie huisjes alszodanig volgens het Hof geen auteursrecht rust (zie IEF 251). In dit eindarrest was daarom enkel nog de vraag aan de orde of sprake is van slaafse nabootsing die een onrechtmatige daad oplevert. Dat is het geval. Het Hof:

Slaafse nabootsing van een serie:  “10. Partijen twisten over de vraag wie de maker in de zin van de Auteurswet 19 I2 van de KLM-huisjes is. Naar het oordeel van het hof behoeft die vraag geen beantwoording, omdat op grond vanartikel 8 van de  van de raamovereenkomst moet worden aangenomen dat tussen partijen is overeengekomen dat tussen hen Henkes/Bols als auteursrechthebbende op de (individuele) KLM-huisjes heeft te gelden, hetgeen meebrengt dat in die relatie slaafse nabootsing door Goedewaagen niet is toegestaan.

Nabootsing van een product is op zichzelf alleen ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Van verwarringsgevaar kan in beginsel slechts sprake zijn indien het nagebootste product zich door zijn uiterlijk van andere in de handel zijnde producten onderscheidt. Naar het oordeel van het hof gelden dezelfde criteria voor de beoordeling van een product dat zozeer in een serie van producten past dat het publiek daardoor zou kunnen denken dat het bij die serie hoort en dezelfde herkomst heeft. De tot de serie behorende producten moeten dan onderscheidend vermogen hebben en bovendien door het publiek (door overeenstemmende kenmerken van de individuele producten) worden herkend als behorend tot die specifieke serie.”

Onderscheidend vermogen: “11. (...) Het hof [gaat] er van uit dat de KLM-huisjes grote bekendheid genieten en door hun uiterlijk door het publiek als van KLM afkomstige huisjes, behorend tot de specifieke KLM-huisjesserie, worden onderscheiden van andere soortgelijke huisjes.”

Gevaar voor (indirecte) verwarring: “ 13. (...) [H]et totaalbeeld van [de litigieuze Goedewaagen-huisjes] [stemt] zodanig overeen met het totaalbeeld van de KLM-huisjes dat bij het relevante publiek (indirecte) verwarring kan ontstaan in die zin dat het zou kunnen menen dat deze huisjes onderdeel uitmaken van de KLM-huisjes serie.”

Lees het arrest hier. Tussenarrest hier. Vonnis Rb. Den Haag (1999!) hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, KG ZA 08-1575 P/TF, Red Wing Shoe Company Inc. c.s. tegen SPM Shoetrade B.V. (met dank aan Jesse Hofhuis, De Brauw Blackstone Westbroek)

Schoenenzaak. Eiser Red Wing brengt laarzen onder de naam Red Wing Engineer  op de markt en maakt succesvol bezwaar tegen de in het vonnis als ‘namaak Engineer’ aangeduide laars van gedaagden  (waaronder o.a. ook Wehkamp en Dolcis). Vordering is alleen gebaseerd op slaafse nabootsing. Een samenvatting in citaten. Klik op afbeelding voor vergroting (origineel links, namaak rechts).

“4.1. (…) De enkele door Red Wing genoemde omstandigheid dat Bodil Beheer en Hoogenbosch respectievelijk houdsters zijn van de merken SPM Shoes & Boots en Dolcis, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat zij (mede) verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van de gewraakte laarzen. Nu door Red Wing geen andere feiten of omstandigheden zijn genoemd die tot aansprakelijkheid van Bodil Beheer en Hoogenhosch kunnen leiden, zullen de jegens haar ingestelde vorderingen worden afgewezen met veroordeling van Red Wing in de kosten.”

3.2. Ter zitting heeft Red Wing "de Red Wing Engineers" in diverse kleuren getoond en de volgens haar daarvan door SPM gekopieerde laarzen. Vaststaat dat de Red Wing Engineer en de laarzen van SPM vrijwel identiek zijn. Beide laarzen zijn laarzen met een natuurlijke leerkleur en hebben een robuust uiterlijk. De navolgende elementen zijn bij beide laarzen aanwezig (…) Pas als de laarzen naast elkaar worden gezet, zijn er bij nauwkeurig onderzoek kleine verschillen te ontdekken. Het merk Red Wing Shoes dat op de zijkant van de laars, op de gespen en op het etiket aan de binnenkant van de laars staat, ontbreekt bij de SPM laarzen. Verder zijn er minieme verschillen zoals het stiksel in de kuitband, het feit dat de opening in de gesp bij de Red Wing Engineer iets minder vierkant is en de bevestiging van het V-vormige inzetstuk.

4.3. SPM heeft aangevoerd dat de Red Wing Engineer niet meer is dan een uitvoering van een reeds lang bestaand model laars uit de Verenigde Staten, de zogenaamde Engineer boots of Engineers. Aannemelijk is echter geworden dat de Red Wing Engineer zich qua uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de - via de producties van SPM getoonde - zwarte motorlaars die in Amerika en Europa al langer op de markt werd aangeboden. Red Wing Shoe heeft wel een paar elementen overgenomen zoals het gebruik van de gespen en het model van de laars, maar op zeer essentiële punten zoals de zool en kleurstellingen is geen sprake van gelijkenis. De totaalindruk is dan ook anders. Voorshands kan worden aangenomen dat Red Wing Shoe een eigen laars heeft gemaakt met een onderscheidend karakter. Gelet op het feit dat de laarzen nagenoeg identiek zijn, is niet aannemelijk geworden dat de door SPM op de markt gebrachte Engineer slechts een gelijksoortige vertaling van een algemene modetrend is. Ook heeft SPM niet aannemelijk gemaakt dat op het moment dat Red Wing de Red Wing Engineer op de Nederlandse markt introduceerde hier al een andere vrijwel identieke laars op de markt was. in de door SPM overgelegde producties staan wel diverse laarzen afgebeeld, maar geen sterk gelijkende exemplaren.

4.4. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat SPM de Red Wing Engineer slaafs heeft nagebootst.

4.5. Uitgangspunt is dat slaafse nabootsing is toegestaan, tenzij er sprake is van verwarringwekkende nabootsing. Partijen zijn het erover eens dat de Redwing laarzen op dit moment een hot item zijn. Voorshands is aannemelijk dat er een groep merkbewuste jongeren is die door het op de markt zijn van beide laarzen niet in verwarring wordt gebracht. Aannemelijk is echter dat het gemiddelde publiek, dat niet op de hoogte is van het naast elkaar bestaan van de Red Wing Engineer en de namaak Engineer, wel in verwarring wordt gebracht. Immers de totaalindruk van de beide laarzen is nagenoeg identiek, waardoor de gemiddelde consument bijvoorbeeld niet meer weet van wie welke laars afkomstig is en daarover in verwarring kan raken bij de aankoop van deze laarzen. Er is derhalve sprake van verwarringwekkende nabootsing.

4.6. Nabootsing - ook als die verwarrend is - van een product is alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Aannemelijk is dat SPM zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de laars - door bijvoorbeeld voor een andere kleur zool of andere plaatsing van de gespen te kiezen - had kunnen vermijden dat de totaalindruk van de laarzen nagenoeg identiek zou zijn. Door dit na te laten kan worden geconcludeerd dat SPM zich heeft schuldig gemaakt aan verwarringwekkende nabootsing en jegens Red Wing onrechtmatig heeft gehandeld en handelt. De vorderingen jegens SPM zullen dan ook worden toegewezen als na te melden.

4.7. Aan SPM zal worden geboden elk gebruik van de thans door haar op de markt gebrachte laars te staken en gestaakt te houden. Het verbod tot productie zal niet worden toegewezen, aangezien het verbod tot gebruik slechts voor Nederland geldt. De vordering om SPM te gebieden de in voorraad gehouden laarzen te vernietigen, zal eveneens worden afgewezen. In kort geding is voor het toewijzen van een dergelijke vordering geen plaats. De vordering SPM te gebieden de namaak laarzen bij alle opslagadressen en verkooppunten terug te nemen zal daarentegen wel worden toegewezen, evenals de vordering SPM te gebieden een schriftelijke opgave te doen van na te melden gegevens met betrekking tot de namaak Engineer. Na te melden termijnen komen redelijk voor.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 8 oktober 2008, HA ZA 06-544, Extrugroup B.V. c.s. tegen Estee Beheer c.s & WPX-Trution B.V. c.s. (met dank aan Margot Span, Köster Advocaten).

Eerst even voor jezelf lezen. Tussenvonnis. Bedrijfsgeheimen, auteursrecht, geschriftenbescherming, slaafse nabootsing, toepassing Endstra-norm (het criterium is ‘opnieuw geformuleerd’). Ex-werknemer wordt verweten dat informatie over kleur- en smaakstofmixer bij de eveneens gedaagde concurrent terecht is gekomen. Bewijsopdracht overtreding non-concurrentiebeding. Geen auteursrecht op machine of technische tekeningen; technisch bepaald. Wel geschriftenbescherming m.b.t. handboek. Geen slaafse nabootsing: op onderdelen gelijkenis, totaalindruk niet verwarrend identiek, onder meer door duidelijke vermelding naam producent op product. Geen sprake van profiteren van wanprestatie, geen onrechtmatige daad in groepsverband.

Auteursrecht: “4.21. De rechtbank is van oordeel dat de vorm van de machine niet kan worden aangemerkt als een uiting van creatieve inspanning op basis van subjectieve keuzes. De door Extrugroup c.s. opgesomde keuzes zien naar het oordeel van de rechtbank vrijwel uitsluitend op technische / functionele aspecten. De omstandigheid dat Extrugroup c.s. bij de totstandkoming van de Diemix5 ook andere keuzes had kunnen maken ten aanzien van de inrichting, de positionering en de afmeting van bepaalde onderdelen, betekent nog niet dat deze keuzes als uiting van creatieve inspanning kunnen worden aangemerkt. Ook uit de door Extrugroup c.s. bij de opsomming gegeven onderbouwing blijkt naar het oordeel van de rechtbank in onvoldoende mate dat de vormgeving van de Diemix5 het gevolg is geweest van andere dan door technische uitgangspunten bepaalde keuzes. (…)”

Geschriftenbescherming: “4.24. Het is vaste jurisprudentie dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteursrechtelijke bescherming toekomt, indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden (onder andere HR 8 februari 2002, NJ 2002,515). Onbetwist is dat een handboek als het onderhavige - dat immers bestemd is voor externe klanten - er naar haar aard toe dient om openbaar gemaakt te worden en derhalve in beginsel onder de bescherming van artikel 10 lid 1, onder 1 Aw valt. De rechtbank acht, gelet op de vrijwel identieke lay-out en tekst, alsmede het feit dat de beide handboeken gelijkluidende fouten bevatten, aannemelijk dat het handboek is overgenomen. Zowel De Jonge als Bakker betwisten dat zij het handboek hebben overgenomen. De rechtbank acht echter, gelet op het feit dat zij beiden eerder bij de Onderneming werkzaam zijn geweest, aannemelijk dat zij ervan op de hoogte waren dat het hier om een kopie ging. Als komt vast te staan dat Extrugroup c.s. de maker van het handboek is, dan staat daarmee eveneens vast dat de geschriftenbescherming door Estee Beheer c.s. geschonden is. Extrugroup c.s. zal, gelet op de betwisting terzake door Estee Beheer C.S., dan ook in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij de maker van het handboek voor de Diemix5 is.”

Slaafse nabootsing: “4.27. Nu de rechtbank van oordeel is dat de vormgeving van de Diemix5 technisch bepaald is moet daaruit volgen dat de Diemix5 onderscheidend vermogen mist. Bovendien heeft de rechtbank uit de door partijen overgelegde foto's en tekeningen kunnen afleiden dat, al hoewel de Diemix5 en de X5 op onderdelen ontegenzeggelijk gelijkenis vertonen, de totaalindruk van beide machines niet zodanig identiek is, dat hierdoor verwarring bij het publiek te venvachten is. Dit geldt te meer nu op beide machines op duidelijke wijze de naam van de producent staat vermeld en door Extrugroup c.s. is nagelaten concrete en onderbouwde voorbeelden aan te dragen van de verwarring die bij het publiek is ontstaan als gevolg van de introductie van de X5. Gelet hierop, wijst de rechtbank van de hand de stelling dat Estee Beheer C.S. tekort is geschoten in de nakoming van de verplichting te voorkomen dat verwarring bij het publiek ontstaat.”

Profiteren van wanpresatie: “4.32. De rechtbank is van oordeel dat, ook indien vast zou komen te staan dat K. Bakker het non-concurrentiebeding heeft geschonden, de gestelde omstandigheden niet tot het oordeel kunnen leiden dat sprake is van onrechtmatig handelen van WPX C.S. jegens Extrugroup C.S. Het gebruik maken van het netwerk en de reputatie van K. Bakker is onderdeel van de wanprestatie en levert geen omstandigheid op die het profiteren daarvan onrechtmatig maakt. Het mislopen van orders door Extrugroup c.s. is onlosmakelijk verbonden met de vrije concurrentie en kan dus evenmin worden aangemerkt als een bijkomende omstandigheid. Tot slot heeft de rechtbank hiervoor geoordeeld dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk noch van slaafse nabootsing van de machine. Het beroep op de omstandigheid dat gekopieerde producten aan bestaande klanten zijn geleverd faalt daarmee.

Onrechtmatige daad in groepsverband:  “4.35. Gelet op de overwegingen 4.15 tot en met 4.32 kan de onrechtmatige daad in groepsverband - voor zover komt vast te staan dat Extrugroup c.s. de maker van het handboek is - uitsluitend nog zien op schending van de geschriftenbescherming van het handboek. Extrugroup C.S. heeft echter onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat in het onderhavige geval voldaan is aan het in de vorige alinea onder (2) genoemde vereiste. Deze grondslag kan derhalve niet tot toewijzing van de vordering leiden.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 oktober 2008, HA ZA 07-287, Mag Instrument, Inc. tegen Volume Trading B.V.

Merkenrecht. Voortzetting procedure over vormmerk Mini Maglite na intrekken nietigheidsprocedure bij OHIM. Geen inherent onderscheidend vermogen, maar mogelijk wel ingeburgerd:  bewijsopdracht aan eiser Mag Instrument. Op grond van reciprociteitsbeginsel BC geen auteursrecht. Wel slaafse nabootsing, althans oneerlijke concurrentie, door het aanbieden van een op de Mini Maglite lijkende zaklamp in een vergelijkbare verpakking. Beoordeling BX-merk in beginsel inhoudelijk gelijk aan beoordeling gemeenschapsmerk. De voormalige procureurs worden nu als enig advocaat in het vonnis genoemd, dat belooft een indrukwekkend IE-trackrecord te worden voor de Knijffen en Grabandten van deze wereld. Afbeeldingen in vonnis.

De procedure heeft betrekking op twee verschillende types zaklampen van Mag Instrument, de zogeheten Mini Maglite en de Solitaire. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank de procedure met betrekking tot beide zaklampen geschorst omdat de Gemeenschapsvormmerken van Mag Instrument met betrekking tot beide zaklampen, waarop Mag Instrument zich onder meer beroept, onderwerp waren van reeds aanhangige nietigheidsprocedures bij het BHIM. Nu de nietigheidsprocedure is  ingetrokken, dient de rechtbank te beslissen over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk.

Gemeenschapsmerk

“4.5. (…) Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (…) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.

(…) 4.7. Het voorgaande laat onverlet dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dat zou meebrengen dat het merk terecht is ingeschreven, althans niet nietig kan worden verklaard (…). De gegrondheid van het beroep op inburgering van de vorm van de Mini Maglite hebben het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten in hun voornoemde oordelen over het onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite (…). In het kader van de procedure met betrekking tot de eerdere merkaanvrage had Mag Instrument namelijk geen beroep op inburgering gedaan. Het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept, is daarentegen juist aangevraagd en inschreven op grond van acquired distinctiveness, dat wil zeggen door inburgering verkregen onderscheidend vermogen. Derhalve zal in het kader van deze procedure moeten worden beoordeeld of de inschrijving op die grond geldig is.

(…) 4.9. Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.

Oneerlijke concurrentie:

4.13. Mag Instrument stelt dat Volume onrechtmatig handelt door een op de Mini Maglite lijkende zaklamp aan te bieden in een vergelijkbare verpakking, te weten een hard plastic zwart doosje, onder een vergelijkbare naam, te weten “Mini”. Hieronder worden de Mini Maglite en “Mini” naast elkaar afgebeeld in de verpakking: Mini Maglite Mini

4.14. Aangezien Mag Instrument de gestelde onrechtmatigheid baseert op een combinatie van drie elementen (vormgeving, verpakking en naam), kan in het midden blijven of die elementen afzonderlijk beschouwd voldoende onderscheidend vermogen hebben. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt. Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.

4.15. Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en “Mini”, in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aannemelijk is. Volume erkent dat de door haar verhandelde “Mini” lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. (…)

4.16. Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp. Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.

4.17. Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringsgevaar nodeloos is. Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedicteerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.

Beneluxmerk

4.18. Het voorgaande kan echter niet leiden tot toewijzing van alle vorderingen, omdat Mag Instrument niet alleen vordert een verklaring voor recht dat Volume oneerlijk heeft geconcurreerd, maar ook een verklaring voor recht dat Volume inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, in combinatie met nevenvorderingen die uitsluitend toewijsbaar zijn bij inbreuken op die rechten. Derhalve dient ook het beroep van Mag Instrument op haar Gemeenschapsmerk, Beneluxmerk en auteursrecht te worden beoordeeld.

4.21. (…) Dat laat onverlet dat de maatstaven voor de beoordeling van inherent onderscheidend vermogen van een merk overeenkomstig de GMVo en het BVIE – op zijn minst – vergelijkbaar zijn. Daar komt bij dat de Gemeenschapswetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken (overweging 16 GMV0).

4.22. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het afwijzende oordeel van BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie over het inherent onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite ook volgen ten aanzien van het Beneluxmerk. (…)

4.23. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat ook voor de geldigheid van het Beneluxmerk de inburgering van het merk beslissend is. Derhalve zal de rechtbank partijen de gelegenheid geven zich daarover nader uit te laten overeenkomstig hetgeen in reconventie is bepaald ten aanzien van de inburgering van het Gemeenschapsmerk. auteursrecht

Auteursrecht

4.25. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof Amsterdam (hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen. Op de vraag van de rechtbank ter comparitie waarom dit oordeel onjuist is, heeft Mag Instrument slechts naar voren gebracht dat een Nederlandse rechter zich bij gebreke van een uitspraak van een Amerikaanse rechter geen oordeel zou dienen te vormen over de bescherming van de Mini Maglite onder het Amerikaanse auteursrecht. Dat standpunt vindt geen steun in het recht. De Nederlandse rechter is in deze zaken juist verplicht op dit punt een oordeel te geven. Gelet op het feit dat het oordeel van het hof is gebaseerd op verklaringen van deskundigen en dat Mag Instrument niets heeft aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat het oordeel van het hof over het Amerikaanse auteursrecht inhoudelijk onjuist is, gaat ook de rechtbank ervan uit dat de Mini Maglite in de Verenigde Staten geen bescherming toekomt op grond van het auteursrecht. Daaruit volgt dat het beroep van Mag Instrument op het Nederlandse auteursrecht moet worden afgewezen.

Conclusie

4.27. Gelet op het feit dat een beslissing over de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk, pas mogelijk is nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de inburgering van die merken, zal de rechtbank die beslissing aanhouden. Voor de goede orde zullen ook de overige beslissingen worden aangehouden."

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 5 september 2008, LJN: BE9976, Wonders Holding B.V. tegen Verlichting c.s.

Eerst even voor jezelf lezen. Samenvatting rechtspraak.nl: “Schending auteursrecht op en slaafse nabootsing van de Big Shadowlamp van Marcel Wanders. Niet aannemelijk dat gedaagde al voor 1988 soortgelijke lampen op de markt heeft gebracht, zij niet wist van het bestaan van auteursrecht op lampen en niet bekend was met het ontwerp van Wanders. Geen recht op inzage in monsters, bewijsmateriaal en de informatie die bij het bewijsbeslag zijn veiliggesteld. Geen spoedeisend belang bij voorschot op schadevergoeding. Eisers kan niet verweten worden dat zij niet eerst gesommeerd hebben maar direct bewijsbeslag hebben gelegd. Volledige vergoeding van de proces- en beslagkosten met betrekking tot de schending van het auteursrecht.

Lees het vonnis hier.