Slaafse nabootsing  

De Sachs 49er wordt, onweersproken, in China gefabriceerd door afgietsels te maken van onderdelen van de Filly, waardoor de vormgeving identiek is, maar de scooter een stuk goedkoper. De onderdelen van de Filly zijn te vervangen door onderdelen van de Sachs 49er en omgekeerd. Daarmee is sprake van een slaafse nabootsing die niet nodig is, omdat andere wegen ingeslagen hadden kunnen worden binnen de bestaande vormgevingstrends voor bromscooters.

Gedaagde voert nog aan dat de FiIlly niet meer wordt gemaakt, maar de rechtbank oordeelt dat het verwarringsgevaar daarmee niet is geweken. Het nieuwe model Filly ziet er weliswaar iets anders uit, maar het publiek zou kunnen denken dat met  Sach 49er het oude model onder een  nieuwe naam op de markt wordt gebracht.

Kymco kan zich slechts verzetten tegen de handel in de Sachs 49er. Het gaat te ver om de teruggenomen Sachs 49er scooters te laten vernietigen. Het staat gedaagde Brittijn vrij om met de Sachs 49er bromscooters te doen wat zij wil, zolang zij ze niet als replica van de Filly in de handel brengt.

Lees het vonnis hier.

Ook Jakks kan niet worden tegengeworpen dat zij de mededeling aan haar distributeur heeft gedaan. Afgezien van de uiteindelijke rechtsgeldigheid van de aanspraken, is het voor het hof aannemelijk dat de mededeling serieus was bedoeld.

Tussen Jakks en Goliath is over deze zaak overleg geweest en  Goliath beschikte over een (concept-)brief van de Franse advocaat van Jakks. Tussen Jakks en Goliath bestaat daarnaast een contractuele relatie en zij hebben een gezamenlijk en gerechtvaardigd belang bij handhaving van eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Fly Wheel. Aan het kan niet worden tegengeworpen dat zij 'samen optrekken'. Niet aannemelijk is geworden dat Jakks en Goliath welbewust hebben samengespannen tegen Canenco met het oogmerk Canenco te schaden en dat de mededeling aan Canenco als een loos dreigement moet worden aangemerkt."

Op hun beurt vorderen Goliath en Jakks Canenco te gelasten een rectificatiebrief te sturen. Zij moesten immers na betekening van het vonnis van de voorzieningenrechter gedwongen rectificatiebrieven sturen met een onjuiste inhoud. Het hof overweegt dat het versturen van een rectificatie - een zuiver feitelijk doen - zich naar haar aard niet leent voor ongedaanmaking. Een eventuele waardevergoeding (art. 6:210 lid 2) dient in een afzonderlijke procedure aanhangig gemaakt te worden. 

Maar eigenlijk hebben Goliath en Jakks onvoldoende belang bij de vordering tot ongedaanmaking. Het staat hen immers vrij na vernietiging van het vonnis zelf een brief sturen aan haar afnemers. Een rectificatie van de wederpartij zou daar weinig aan toevoegen in de ogen van het hof.

Lees arrest 1 hier, arrest 2 hier.

1. (Nodeloze) verwarring is een noodzakelijk vereiste voor een succesvolle vordering op  basis van slaafse nabootsing onder Nederlands recht. Het is in dit licht onbegrijpelijk  dat veel lagere rechters er (te) weinig belang aan hechten wanneer een nabootser, ter  onderscheiding van zijn waren, een eigen handelsmerk op de nagebootste producten  aanbrengt en/of een geheel andere verpakking gebruikt (zie hoofdstuk  3.5.5.2a en  6.5).

2. Het feit dat de huidige stand van wetgeving betreffende ongeoorloofde mededinging  binnen de Europese Unie een beeld geeft van een lappendeken, bestaande uit een  aantal zeer specifieke Europese regels die de lidstaten volop de ruimte geeft om in  eigen nationale wetgeving maatregelen op te nemen die een potentiële belemmering  kunnen opleveren voor het intracommunautair handelsverkeer, gepaard met de  behoefte aan een eenduidige regeling waarop het bedrijfsleven zijn Europese  marketingstrategie kan baseren en de consument zijn beslissing tot het doen van een  grensoverschrijdende aankoop, leiden tot de conclusie dat een (vrijwel) gehele  harmonisatie van het ongeoorloofde mededingingsrecht de voorkeur geniet (zie  hoofdstuk 2.3.2 en 7).

3. De introductie van consumentenbescherming in het (Europees) ongeoorloofde  mededingingsrecht heeft enerzijds het rechtsgebied een noodzakelijke impuls gegeven  en anderzijds ervoor gezorgd dat het rechtsgebied langzaam zijn consistentie is  verloren (zie hoofdstuk 2.4, 2.6.2.2c).

4.  De onderlinge verhouding tussen de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en de  gecastreerde richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame is hogere wiskunde (zie  hoofdstuk 2.6.2.2c).

5.  Het ongeoorloofde mededingingsrecht is van een andere orde dan het intellectueel  eigendomsrecht. Door het (te ruim) toepassen van het ongeoorloofde  mededingingsrecht naar analogie van het intellectueel eigendomsrecht waarbij ‘quasi- intellectuele eigendomsrechten’ worden gecreëerd (b.v. in geval van  prestatiebescherming of ‘misappropriation’), wordt afbreuk gedaan aan de  grondgedachte dat bij afwezigheid van een duidelijke maatschappelijke en politieke  rechtvaardiging voor het creëren van een monopolie, het beginsel van de vrijheid van  handel voor moet gaan (zie hoofdstuk 7).

6. De richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken is het ultieme voorbeeld van het gegeven  dat (zeker op Europees niveau) ministeries en departementen onderhevig zijn aan  onderlinge concurrentie met gevolg dat ze vrijwel geheel langs elkaar heen werken  (zie hoofdstuk 2.6 en 2.6.2.2c).

7. Ondanks het feit dat de richtlijn Misleidende Reclame ruimte openlaat voor de  lidstaten om strengere regels op te stellen zijn de wetten van de lidstaten, mede door  de rechtspraak van het Hof van Justitie en de daarop aansluitende rechtspraak van de  hoogste nationale rechters (in het bijzonder het Duitse Bundesgerichtshof), in hoge  mate geconvergeerd (zie hoofdstuk 6.3).

8. Er is onvoldoende aansluiting tussen het ongeoorloofde mededingingsrecht, met name  het reclamerecht, en het verbintenissenrecht in het bijzonder met betrekking tot het  leerstuk van de dwaling (6:228 BW) en de conformiteitseis ex art. 7:17 BW.  Indicatief in dit opzicht is artikel 3 lid 2 van de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.

9. De nieuwe Duitse ongeoorloofde mededingingswet (UWG 2004) vormt een mooi  uitgangspunt voor harmonisatie met zijn algemene clausule met beperkte strekking,  vergezeld door een ‘bagatel-clausule’, en aangevuld met nauw omschreven specifieke  handelingen die ongeoorloofde mededinging kunnen opleveren (zie hoofdstuk 6.2 en  7 ).

10. Zo op het eerste gezicht is intellectueel eigenDOM een contradictio in terminis  (Evelyn de Vrey).

11. De Drank en Horecawet is een sterk staaltje van wetgeving vol met uitermate wollig  taalgebruik. Wie het niet al is wordt zeker dronken, daar de definities, die staan in  artikel 1 en die eerder desillusioneren dan definiëren, nopen tot overmatige alcoholconsumptie.

12. Het matriarchaat is de meest gunstige voorwaarde voor economische ontwikkeling -  zeker in de derde wereld - (Gerard de Vrey).

13. Echte liefde verjaart niet.

De promotiecommissie bestond uit: prof. mr. F.W. Grosheide (promotor), prof. mr. E.H. Hondius, prof. mr. J.J. Brinkhof, prof. mr. J.J.C. Kabel, prof. dr. R.M. Hilty en prof. dr. M. Blakeney. Het proefschrift is verkrijgbaar bij Brill Academic Publishers.

Matix stelt dat Deco c.s. inbreuk maakt op de auteursrechten van Matix, dan wel Matix slaafs nabootst omdat Deco c.s. souvernir-molentjes verkoopt die grote gelijkenis vertonen met de souvenir-molentjes van Matix, zowel wat betreft het concept als wat betreft de vormgeving.

In een brief van 15 januari 2004 van Deco c.s. aan Matix is, voor zover van belang, vermeld:

“Op de beurs Regards 2002 heb je een eigen serie kunsthars molens geïntroduceerd, hetgeen je goed recht is. Aangezien jouw molens er gedetailleerder uitzagen en bovendien zeer gunstig in de prijs liggen, waren wij hier zakelijk gezien niet blij mee. That’s business, en wij accepteerden ons verlies resp. nederlaag t.a.v. de kwaliteit en prijs. Het idee echter van Nederlandse kunsthars molens in de vorm zoals wij deze reeds 10 jaar hebben, en jij de imitatie 1 jaar, is van Deco !

We hebben nu op de beurs Regards 2003 onze eigen serie molens ten toon gesteld, die we reeds 10 jaar op de markt brengen. Inderdaad fraaier dan onze oude serie, de techniek verbetert en we zijn nooit te oud om iets te leren. De modellen hebben wij al 10 jaar in de collectie! In principe heb je nu hetzelfde gevoel, dat wij tijdens de beurs Regards 2002 hadden t.a.v. de door jou van ons geïmiteerde serie kunsthars molens! Heet dit “een koekje van eigen deeg” ? Jouw opstelling is kinderachtig te noemen.(...)”

De rechtbank overweegt als volgt:
 
Zoals de rechtbank uit eigen waarneming heeft kunnen constateren staat vast dat geen van de 6 modellen van Deco c.s. identiek zijn aan de 4 modellen van Matix. (…) Op grond van die ontwikkeling is bij de laatste versie van de molentjes van Deco c.s. een stijlbreuk te constateren ten aanzien van haar oudere modellen. Vast staat voorts dat de molentjes van Deco c.s. sinds 2003, nadat Matix in 2002 haar eigen serie van 4 molentjes op de markt heeft gezet, op een soortgelijke voetplaat zijn bevestigd als de molentjes van Matix. Dat de kleurstelling van de molentjes van Deco c.s. van 2003 grote gelijkenis vertonen met Matix, ontkent Deco c.s. op zichzelf niet.

Op zichzelf genomen is het idee om een serie souvenirs van bepaalde molentypes te vormen door Matix noch door Deco c.s. te monopoliseren. Op grond van de constatering dat elk van de 10 verschillende modellen een andere uitvoering van een molen voorstelt waarbij de plaatsing en de vorm van de bijgebouwen, de boompjes en de poppetjes bij elk model verschillend zijn, is de rechtbank van oordeel dat de individuele molentjes van Deco c.s. niet zijn aan te merken als verveelvoudigingen van de molentjes van Matix en dat op grond daarvan geen sprake is van inbreuk op mogelijke auteursrechten ten aanzien van de afzonderlijke modellen.

Matix kan zich ook niet beroepen op bescherming van haar serie molens op grond van de gemeenschappelijke kenmerken van de individuele molentjes. Het auteursrecht geeft geen bescherming aan een bepaalde stijl waarin bepaalde werken zijn gemaakt. Dit geldt temeer waar het hier gaat om souvenir-molentjes die een nogal realistische weergave zijn van molens zoals die het Nederlandse landschap in werkelijkheid sieren.

Dat Deco c.s. voor de versie van 2003 dezelfde rechthoekige wieken voert die Matix ook op haar molens gebruikt, doet aan het voorgaande niet af. In het midden kan dan ook blijven of Deco, zoals zij heeft aangevoerd, al sinds 1990 deze wieken voert voor andere molentjes uit haar collectie en reeds in 2002 deze rechte versie van de wieken los had besteld bij haar fabrikant teneinde alle schuin toelopende wieken op haar oude modellen 12 cm molens te vervangen. Dat zowel bij Matix als bij Deco c.s. de molentjes zijn geplaatst op een bruin-rode voetplaat, met een soortgelijk goudkleurig plaatje met opschrift, kan Matix evenmin baten.

Blijkens de getoonde catalogi komt het gebruik van een voetplaat, al dan niet met een aanduiding met de tekst “Holland” bovendien veelvuldig voor bij andere fabrikanten in de souvenirbranche en ook bij andere artikelen dan molentjes. Matix kan zich ook ten aanzien van de maatvoering van haar molentjes niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Daarbij verdient nog opmerking dat de molentjes van Deco c.s. weliswaar voorheen 11 cm maten en thans – net als die van Matix – 12 cm meten, maar de rechtbank heeft kunnen constateren dat dit hoogteverschil geheel verklaard wordt door de toegevoegde voetplaat. De conclusie is dat de molentjes van Deco c.s. geen inbreuk maken op enig auteursrecht van Matix.

Evenmin is sprake van slaafse nabootsing door Deco c.s. van de molentjes van Matix. De serie molentjes van Matix vertoont weliswaar grote gelijkenis met de serie molentjes van Deco c.s. van 2003, maar die borduren op hun beurt overduidelijk voort op de eerdere versies van de door haar op de markt gebrachte modellen. Deco c.s. heeft, onder meer door plaatsing van poppetjes die bij Matix niet aanwezig zijn, haar modellen verder gedetailleerd.

Het enkel navolgen van een bepaalde stijl brengt nog niet met zich dat sprake is van nabootsing. Bovendien valt niet uit te sluiten dat de overeenkomsten mede het gevolg zijn van het feit dat Matix haar molentjes kennelijk laat vervaardigen door dezelfde Chinese producenten waarvan Deco c.s. haar molentjes al vele jaren betrekt. De rechtbank komt daarom op grond van de ontwikkeling die de Deco-molentjes hebben doorgemaakt en waarbij de afzonderlijke modellen van Deco c.s. in essentie steeds dezelfde basisvormen en compositie van gebouwen hebben behouden, tot het oordeel dat geen sprake is van nabootsing van Matix door Deco c.s. De vorderingen van Matix zullen worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

De beroepen van Holbox op het auteursrecht en de slaafse nabootsing worden door de rechter afgewezen. Omdat de uiterlijke vorm van de draagstructuur hoofdzakelijk technisch bepaald is, is er geen sprake van een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker zoals vereist voor auteursrechtelijke bescherming van een werk.

Het beroep op slaafse nabootsing wordt afgewezen omdat van slaafse nabootsing eerst sprake kan zijn indien Kappa zonder afbreuk te doen aan de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voor de draagstructuur ook een andere vorm had kunnen kiezen en door dit niet te doen verwarring veroorzaakt. Van verwarring is in casu geen sprake. De draagstructuur van Holbox heeft immers geen eigen gezicht. Er komt geen onderscheidend vermogen aan toe, waardoor de mogelijkheid van verwarring niet ontstaat. Lees het vonnis hier

Theo handhaaft in hoger beroep haar standpunt dat Eye Specials International inbreuk maakt op 18 van de door haar ontworpen brilmonturen. Eye Specials International stelt zich op het standpunt dat de brilmonturen geen auteursrechtbescherming genieten, dat appellante niet heeft aangetoond dat zij rechthebbende is op de brilmonturen en dat er geen sprake zou zijn van inbreuk.

Het Hof stelt in de eerste plaats vast dat wil er sprake zijn van auteursrechtbescherming, er sprake moet zijn van een werk dat oorspronkelijk is, “dat wil zeggen de uitdrukking is van intellectuele inspanning van de auteur, welke voorwaarde onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ontstaat.”

Het Hof is van oordeel dat de brilmonturen van Theo wel degelijk originaliteit bezitten. “Weliswaar zijn die brilmonturen samengesteld uit een geheel van kenmerken (2 benen naar de oren, een brug over de neus en 2 glazen) die elk afzonderlijk niet origineel zijn en behoren tot het openbaar domein, maar die kenmerken zijn op dergelijke wijze samengesteld en uitgewerkt dat het resultaat wel degelijk blijk geeft van een intellectuele inspanning van de auteur.”

Het Hof stelt dan per brilmontuur vast (lange uitspraak) wat de auteursrechtelijk beschermde elementen zijn. Op het brilmontuur MATURE na (vanwege het bestaan van het oude brilmontuur SMART) is het Hof van oordeel dat de brilmonturen oorspronkelijk zijn.

Het Hof acht het voldoende bewezen dat Theo de titularis is van de ingeroepen auteursrechten (het Hof stelt vast dat de naam “THEO vermeld is op de brilmonturen waarvan de appellante de auteursrechtelijke bescherming inroept. Bij toepassing van artikel 6, al. 2 (Belgische) auteurswet kan de appellante bijgevolg worden vermoed auteur te zijn van deze brilmonturen’. Ook het verweer van geïntimeerde dat de natuurlijke persoon Patrick Hoet de auteursrechten toekomt, baat haar niet. De ontwerper heeft de vermogensrechten op de vormgeving van de brillen (met inbegrip van het recht om in rechte op te treden tegen inbreuken) overgedragen aan Theo.

Ten aanzien van 17 modellen wordt inbreuk aangenomen. “Er is sprake van namaak van zodra elementen of zelfs één van de elementen die de originaliteit van een werk uitmaken, worden overgenomen in een later werk. Bij de beoordeling van de eventuele daad van namaak moet er eerder rekening gehouden worden met de punten van gelijkenis dan met de punten van verschil. Er moet worden uitgegaan van een globale indruk die wordt gewekt”.

Het Hof is bovendien van oordeel dat er sprake van is dat Eye Specials International te kwader trouw heeft gehandeld. Het Hof refereert daarbij aan het slaafse karakter van de ongeoorloofde nabootsingen en de bijkomende omstandigheden zoals goedkope productie in Azië, minderwaardige materialen, vergelijkbare verkoopprijs, omzet etc. Daarnaast is onder meer komen vast te staan dat Eye Specials International in haar catalogus het model BIOVAL van Theo heeft afgebeeld in plaats van een afbeelding van de nabootsing.

De verbodsvordering en verbeurte verklaring van de ongeoorloofde nabootsingen wordt door het Hof toegewezen. Volgens het Hof komt aan appellante een materiële schadevergoeding toe die gelijk is aan de prijs van de ongeoorloofde nabootsingen vermenigvuldigd met het aantal reeds verhandelde exemplaren. Het Hof komt dan uit op een schadevergoedingsbedrag van € 241.177,42. Het Hof wijst bovendien een bedrag van € 50.000, = toe wegens immateriële schadevergoeding en vergoeding kosten procedure. Ook wordt geïntimeerde bevolen het arrest te publiceren in een aantal kranten en weekbladen. Lees het arrest hier.

Ook de vordering op basis van slaafse nabootsing treft geen doel. Een klomp is een klomp, aldus de rechtbank: “In de eerste plaats is aan twijfel onderhevig of het gebruik van het aloude en alom bekende model van de Hollandse klomp voor -met name voor toeristen- hanteerbaarder schoeisel als een pantoffel al als voldoende origineel en onderscheidend heeft te gelden. Doch voorzover dat al het geval zou zijn, is Elcee niet degene die dat concept als eerste heeft bedacht en verhandeld. In verband met het vorenstaande kan het product van Elcee, voorzover het betreft een pluchen pantoffel in de vorm van een klomp, niet gelden als een product met voldoende onderscheidend vermogen dat een eigen positie op de markt inneemt, laat staan dat dit zou moeten leiden tot het -in feite- aan Elcee verschaffen van een monopolie op de verhandeling daarvan.”

Lees het gehele vonnis hier.

Het etiket van de Videojet-fles bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit drie rijen in verschillende pasteltinten uitgevoerde vierkantjes met rechtsonder een groter pastelblauw gekleurd vierkantje waarop een gele druppel is afgebeeld. het etiket van de Clever-fles bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit één rij in verschillende tinten uit gevoerde vierkantjes waarin telkens een gele druppel is afgebeeld.

Het auteursrecht: Weliswaar zijn bepaalde trekken overgenomen, globaal beoordeeld is de totaalindruk toch een andere. Het gaat in dit geval veeleer om het overnemen van stijlen, en niet om het overnemen van concrete uitvoeringen van die stijlen.  Beide etiketten kennen veelkleurige vierkantjes, echter, die van Videojet hebben pasteltinten en die van Clever zijn feller.  De vierkantjes in het etiket van Clever c.s. zijn voorts aanzienlijk groter, hebben alle een druppel erin afgebeeld en bovendien vormen de vierkantjes slechts een enkele rij en niet drie rijen zoals bij Videojet. Mede door dit laatste is ook de oppervlakteverdeling in een hoofdzakelijk wit vlak en een vlak met gekleurde vierkantjes in beide etiketten duidelijk verschillend. Het feit dat beide etiketten een gele druppel vertonen, is onvoldoende om tot de conclusie te leiden dat van auteursrechtelijke overeenstemming sprake is. (rov 6)

Slaafse nabootsing: Van slaafse nabootsing is sprake indien door de nabootsing verwarring bij het publiekvalt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

In dit geval bleek het "omveld" (mooi woord, graag meer gebruiken) van flessen voor industriële inkten en solventen uit vele soorten flessen te bestaan. Bovendien komen er geen inktflessen met een rode dop voor en is ook de precieze vorm van de doorzichtige fles van Videojet niet gebruiikelijk in deze branche. Aan de fles kan enig onderscheidend vermogen niet ontzegd worden. Omdat tevens enkele onderscheidingsmiddelen van het etiket van Videojet zijn overgenomen (zoals de karakteristieke gele druppel, de productcodes voor de betreffende inkt, het gebruik van vierkantjes op het etiket en het opnemen van een merk in rode letters) komt de rechter tot het oordeel dat er sprake is van slaafse nabootsing (r.o.9).

Misleidende mededelingen:Saleh is een voormalig werknemer van Videojet. Zijn marketing activiteiten worden als onrechtmatig beschouwd omdat niet bestreden is dat Saleh de bewuste flessen heeft verkocht aan voornoemde klanten, terwijl hij naar voorlopig oordeel wist of minst genomen had moeten weten hoezeer deze flessen een nabootsing vormden van en verwarring zouden stichten met de flessen van zijn voormalige werkgever, zeker bij de klanten die eerder van Videojet afnamen.

lees vonnis