Dossiers

Gerecht EU 18 oktober 2011, Zaak T-449/08 (SLV Elektronik GmbH tegen OHIM/Angel Jiménex Muñoz)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag van gemeenschapsbeeldmerk LINE op basis van ouder Spaans woord- en beeldmerk LINE. Gedeeltelijk weigering van inschrijving, relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Beslissing wordt vernietigd voor wat betreft niet-inschrijving in klasse 11 (lampen, verlichting, elektrisch licht).

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk „LINE” voor waren van klasse 11, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 759/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juli 2008 houdende gedeeltelijke vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken „Line” voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 37 en 38.

36 À la lumière de cette jurisprudence, il n’est pas contesté, en l’occurrence, que la nature des produits est différente de celle des services en cause, ainsi que l’a déjà relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée. L’OHMI renvoie dans ce contexte au caractère fongible des produits visés par la marque demandée et au caractère non fongible des services offerts par l’opposant [arrêts du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 47, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non encore publié au Recueil, point 34].

53 Il ressort de tout ce qui précède que le moyen unique doit être accueilli en ce que la chambre de recours a commis des erreurs de droit, d’une part, en considérant que le public pertinent est constitué uniquement des consommateurs espagnols moyens au lieu du public spécialisé, destinataire des services pour lesquels la marque espagnole antérieure est enregistrée, et, d’autre part, en méconnaissant l’absence de similitude entre les produits de la marque demandée et les services de la marque espagnole antérieure.

54 Par voie de conséquence, la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief de l’absence de similitude entre les signes figuratifs en cause.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2011, LJN BT8389 (eiser tegen gedaagde, SBS en Noordkaap TV producties)

Met gelijktijdige dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap.

In't kort en als randvermelding:  Mediarecht in de serie Undercover in Nederland - misleiding bij spermadonaties. Het uitzenden van beelden van eiser opgenomen met de verborgen camera wordt toegestaan. Eiser is voldoende onherkenbaar in beeld gebracht.

4.1. [eiser] wenst kort gezegd primair dat het gedaagden wordt verboden de heimelijk gemaakte opname van het gesprek, dat hij op 29 juni 2011 heeft gevoerd met een collega van [gedaagde 1] die zich jegens [eiser] heeft voorgedaan als een wensmoeder die in [eiser] geïnteresseerd was als zaaddonor, uit te zenden. Ook wil [eiser] dat zijn confrontatie met [gedaagde 1] na het gesprek niet wordt uitgezonden en evenmin andere beelden die met hem in verband gebracht kunnen worden. Subsidiair wil [eiser] dat het uitzenden van de beelden uitsluitend wordt toegestaan onder de voorwaarde dat hij onherkenbaar en onherleidbaar in beeld komt en dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zijn visie op de zaak te geven.

4.7. De beelden van [eiser] zijn onder te verdelen in het gesprek aan tafel met de zogenaamde wensmoeder en de confrontatie tussen [gedaagde 1] en [eiser] op de parkeerplaats. In de gehele uitzending wordt de naam van [eiser] niet genoemd, is zijn gezicht gewiped en is zijn stem vervormd. De vraag is of gedaagden [eiser] daarmee ter bescherming van zijn privacy voldoende onherkenbaar hebben gemaakt. Na het zien van de door [eiser] gemaakte beelden is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit zowel ten aanzien van de beelden van het gesprek als de beelden van de confrontatie het geval is. Bij het gesprek is [eiser] zittend aan een tafeltje en koffiedrinkend in beeld gebracht, waarbij het gewipete gezicht en de vervormde stem ervoor zorgen dat zijn privacy voldoende is gewaarborgd. De confrontatie tussen [gedaagde 1] en [eiser] vindt plaats op de parkeerplaats van het wegrestaurant waar het gesprek heeft plaatsgevonden. De confrontatie is bedoeld, zo hebben gedaagden aangevoerd, om te horen wat [eiser] van zijn eigen handelen vindt en om hoor en wederhoor toe te passen. De voorzieningenrechter acht de wijze waarop de confrontatie in beeld is gebracht en zoals deze ter zitting van 13 oktober 2011 is getoond voldoende respectvol jegens [eiser] als persoon en zijn opvatting. [eiser] is bij de confrontatie staand en lopend in beeld gebracht en daarbij is te zien wat voor kleding hij draagt, maar dat maakt niet dat hij zodanig herkenbaar in beeld komt dat hij door personen buiten zijn naaste kring zal worden herkend. 
In dit verband weegt nog mee dat [eiser] zich er niet van doordrongen heeft getoond dat hij de bij hem gestelde diagnose aan de wensmoeders had moeten melden, hetgeen maakt dat zijn reactie op [gedaagde 1], zoals deze in beeld wordt gebracht, recht doet aan zijn persoon. Ten slotte is niet aannemelijk geworden dat hij vanwege zijn handelen door derden buiten zijn naaste omgeving daadwerkelijk is bedreigd.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat uitzending van het geplande item over misleiding bij spermadonaties is toegestaan op de wijze zoals door gedaagden ter zitting van 12 en 13 oktober 2011 is getoond. Daarbij dient te worden opgemerkt dat niet het gehele item is gezien door de voorzieningenrechter, maar gedaagden hebben toegezegd dat het item in lijn zal zijn met de getoonde beelden. Daarnaast hebben gedaagden toegezegd dat geen familieleden van [eiser] (herkenbaar) in beeld worden gebracht of worden genoemd en dat niet zal worden geciteerd uit het rapport van De Grote Rivieren of de rapportage van het UWV. Met in achtneming van deze toezeggingen worden de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 17 oktober 2011, KG ZA 11-1043 (Zumba Fitness LLC tegen X c.s.)

Merkrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht en auteursrecht. Zumba Fitness houdt zicht sinds 2001 bezig met ontwikkeling van fitnessprogramma's onder het merk ZUMBA. Zij heeft een netwerk van regionale contactpersonen. Daar maakte X deel van uit (ZIN-ovk) tot juni 2010, op dit moment biedt X c.s. een soortgelijk fitnessprogramma aan onder de naam LABOOCA.

De ZIN-overeenkomst is per 19 augustus 2011 rechtsgeldig beëindigd. Toestemming om het teken ZUMBA in handelsnamen te gebruiken vervalt daarmee, ook dat er lessen worden gegeven door personen die zijn aangesloten bij ZIN, maakt nog niet dat X c.s. het teken ZUMBA daarmee mag voeren. Handelsnaam moet worden uitgeschreven.

Domeinnamen met het teken ZUMBA moet o.g.v. Beneluxmerk worden gestaakt, ook het merk als metatag op de websites waarover X c.s. zeggenschap heeft. 

Auteursrecht op muziek en choreografie wordt afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is wat wordt geclaimd, ook getuigenverklaring en een "interview" is onvoldoende. Rectificatie op website en sociale media profielen wordt afgewezen. Vernietiging is naar zijn aard een onomkeerbare maatregel en in beginsel wordt dit niet toegewezen zolang inbreuk niet is vastgesteld in een bodemprocedure. Opgave winst behaald op evenementen dient niet te worden overlegd. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €16.809,31, X c.s. wordt veroordeeld.

Handelsnaam 
4.7. Het feit dat in de sportschool van [X c.s.] lessen worden gegeven door personen die wel nog zijn aangesloten bij het ZIN en die dus nog wel van de merken gebruik kunnen maken, kan niet leiden tot een ander oordeel. De merken worden immers niet (alleen) gebruikt door die ZIN-leden, maar (ook) door [X c.s.], die zelf inmiddels geen licentie meer heeft. Onder omstandigheden zou [X c.s.] wel een beroep kunnen doen op de artikelen 2.23 lid 1 sub b BVIE en 12 sub b GMVo voor zover hij de ZUMBA-merken gebruikt als aanduiding van de Zumba-lessen die ZIN-leden in zijn sportschool geven. Ervan uitgaande dat [X c.s.] heeft bedoeld een beroep op die bepaling te doen, kan dat niet slagen omdat het opnemen van de ZUMBA-merken in de handelsnamen in dit geval naar voorlopig oordeel niet in overeenstemming is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van die bepalingen. Het opnemen van de ZUMBA-merken in de handelsnamen wekt naar voorlopig oordeel namelijk de – onjuiste – indruk dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen [X c.s.] en Zumba Fitness. Daar komt bij dat [X c.s.] niet alleen de ZUMBA-lessen van de ZIN-leden aanbiedt, maar ook andere fitnessprogramma’s zoals het LABOOCA programma. Voorshands is aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen de handelsnamen en alle diensten die [X c.s.] aanbiedt en dus ten onrechte zal kunnen denken dat ook die andere programma’s met toestemming van Zumba Fitness worden aangeboden.

4.9. Het feit dat [X c.s.] zelf veel heeft geïnvesteerd in de bekendheid en populariteit van het ZUMBA-merk, kan ook niet leiden tot een ander resultaat. Dat feit impliceert niet dat [X c.s.] het merk in zijn handelsnamen mag blijven gebruiken na beëindiging van de samenwerking.

Domeinnamen
4.10. Zumba Fitness kan zich naar voorlopig oordeel, in ieder geval op grond van het Beneluxmerk, verzetten tegen het gebruik van het teken “zumba” in domeinnamen die automatisch doorverwijzen naar de website van [X c.s.] onder de domeinnaam www.[X].com. Daarbij kan in het midden blijven of dat gebruik moet worden gekwalificeerd als het gebruik voor waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE of als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. In beide gevallen is sprake van een inbreuk omdat [X c.s.] niet steekhoudend heeft bestreden dat het merk bekend is en dat [X c.s.] door het gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Voor zover [X c.s.] de verweren die hij naar voren heeft gebracht in de discussie over de handelsnamen (onderscheidend vermogen, oudere gebruik, de ZIN-leden en eigen investeringen) ook in dit verband heeft willen voeren, moeten die ook in dit kader op de genoemde gronden worden verworpen.

Overig 
4.13. [X c.s.] heeft verklaard dat hij (i) het gebruik van het teken “zumba” als metatag op zijn website zal staken, (ii) het gebruik van het teken “ZES” in zijn handelsnamen heeft gestaakt en (iii) het teken “Zumba” niet op zodanig wijze op zijn profiel bij sociale media zoals Hyves, Linkedin en Facebook zal gebruiken dat de indruk ontstaat dat hij nog altijd samenwerkt met Zumba Fitness. Hij heeft ook niet steekhoudend weersproken hij tot een en ander verplicht is. Dat brengt mee dat de daarop gerichte vorderingen toewijsbaar zijn. Zumba Fitness houdt ondanks de verklaring spoedeisend belang bij die vorderingen omdat [X c.s.] de verklaring pas op de zitting naar voren heeft gebracht en die niet wordt ondersteund door een boete. Voor de duidelijkheid merkt de voorzieningenrechter hierbij op dat ervan uitgegaan moet worden dat de tekst op de door [X c.s.] ter zitting overlegde uitdraai van zijn homepage aan de eisen voldoet omdat daarin wordt gemeld “nowadays, [X] stepped away from Zumba […]”. Naar voorlopig oordeel wordt daarmee voldoende duidelijk gemaakt dat de samenwerking is beëindigd Inbreuk auteursrechten

4.14. Het gevorderde verbod op inbreuk op auteursrecht op muziek en choreografie moet worden afgewezen. Zumba Fitness heeft namelijk onvoldoende duidelijk gemaakt op welke muziek en choreografie zij auteursrechten claimt. Zumba Fitness stelt deze muziek en choreografie te verspreiden op CD en DVD. Zumba Fitness heeft die CD’s en DVD’s echter niet overgelegd en heeft de geclaimde muziek en choreografie ook niet op een andere wijze gespecificeerd. De voorzieningenrechter kan zich dus geen oordeel vormen over de vraag of de muziek en choreografie in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming ([X c.s.] bestrijdt dat) en of en in hoeverre [X c.s.] die muziek en choreografie op dit moment nog gebruikt in zijn lessen ([X c.s.] stelt een nieuw programma te hebben ontwikkeld). De enige onderbouwing die Zumba Fitness heeft gegeven van de gestelde inbreuk is een “interview” dat een door haar ingeschakelde rapporteur zou hebben gehouden met een anonieme getuige (productie 27 van Zumba Fitness). Daargelaten dat de getuige verklaart dat zij de choreografie heeft ervaren als een mix van “Zumba” en anderen stijlen zoals ThaiBo (en dus in ieder geval niet als identiek aan een Zumba-choreografie), is dat enkele interview onvoldoende om een inbreuk te kunnen aannemen

5.1. beveelt [X c.s.] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de ZUMBA-merken of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waarbij onder inbreukmakend gebruik van – in ieder geval – het Beneluxmerk mede wordt verstaan:
- het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com;
- het gebruik van het merk als metatag op de website [X].com of enige andere website waarover [X c.s.] de zeggenschap heeft; 
- het registreren en geregistreerd houden en gebruiken van een met het merk overeenstemmende handelsnaam; 
- het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken op posters in de sportschool, in promotiemateriaal, op lesroosters en op inschrijfformulieren, tenzij het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het merk uitsluitend verwijst naar de Zumba-lessen van een instructeur die is aangesloten bij het ZIN; 
- het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, Linkedin en Facebook voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [X c.s.] en Zumba Fitness;

Op andere blogs:
DomJur 2012-826

HvJ EU 18 oktober 2011, zaak C-34/10 (Olivier Brüstle tegen Greenpeace e.V.) - perscommuniqué nr. 112/11 

Richtlijn 98/44/EG – Artikel 6, lid 2, sub c – Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen – Verkrijging van voorlopercellen uit menselijke embryonale stamcellen – Octrooieerbaarheid – Uitsluiting van ‚gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden’ – Begrippen ‚menselijk embryo’ en ‚gebruik voor industriële of commerciële doeleinden.

Vragen
1)      Wat moet worden verstaan onder het begrip ‚menselijke embryo’s’ in artikel 6, lid 2, sub c, van [de richtlijn]?a)      Vallen daaronder alle ontwikkelingsstadia van menselijk leven vanaf de bevruchting van de eicel of moet zijn voldaan aan bijkomende voorwaarden zoals bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald ontwikkelingsstadium?
b)      Vallen daaronder ook de volgende organismen:
–        onbevruchte menselijke eicellen, waarin een celkern uit een uitgerijpte menselijke cel is getransplanteerd;
–        onbevruchte menselijke eicellen, die worden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese?
c)      Vallen daaronder ook stamcellen die zijn gewonnen uit menselijke embryo’s in het blastocyststadium?
|2)      Wat moet worden verstaan onder het begrip ‚gebruik van menselijke embryo’s voor industriële of commerciële doeleinden’? Valt daaronder elke commerciële exploitatie in de zin van artikel 6, lid 1, van [de richtlijn], en in het bijzonder ook een gebruik voor wetenschappelijk onderzoek?
3)      Is technische informatie ook niet-octrooieerbaar overeenkomstig artikel 6, lid 2, sub c, van [de richtlijn] indien het gebruik van menselijke embryo’s geen deel uitmaakt van de met het octrooi geclaimde technische informatie, maar een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van die informatie is
–        omdat het octrooi een voortbrengsel betreft dat alleen kan worden verkregen middels voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s, of
–        omdat het octrooi een werkwijze betreft waarvoor als basismateriaal een dergelijk voortbrengsel nodig is?

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:
1)      Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, moet in die zin worden uitgelegd dat:
–        elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, elke niet‑bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en elke niet‑bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese, een „menselijk embryo” is;
–        het aan de nationale rechter staat om in het licht van de ontwikkeling van de wetenschap te beoordelen of een stamcel die is gewonnen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium, een „menselijk embryo” in de zin van artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 vormt.

2)      De uitsluiting van octrooieerbaarheid ten aanzien van het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële en commerciële doeleinden als vermeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 heeft mede betrekking op gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, daar alleen gebruik met een therapeutisch of diagnostisch doel dat kan worden toegepast op en nuttig is voor het menselijke embryo, octrooieerbaar is.

3)      Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 sluit octrooieerbaarheid van een uitvinding uit wanneer de technische informatie waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft, de voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als basismateriaal vereist, ongeacht het stadium waarin dat gebeurt, en zelfs indien de beschrijving van de geclaimde technische informatie geen melding maakt van het gebruik van menselijke embryo’s.

Opgeschoonde pdf

Op andere blogs:
NJBlog (Octrooi en grenzen van leven en dood)

Met dank aan Roeland de Bruin, CIER.

Op 12 oktober publiceerde Surffoundation het Rapport 'Data in Publiek-Private Projecten: Juridische aspecten' op hun website. Auteurs: M. de Cock Buning, A. Ringnalda en R.W. de Bruin

Dit rapport is uitgevoerd in het kader van het project 'Data in Publiek-Private Projecten (DiPPP)'. SURF en STW hebben in dit kader het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht opdracht gegeven onderzoek te doen naar de juridische aspecten rondom het in Open Access beschikbaar stellen van onderzoeksdata die voortkomt uit publiek-privaat gefinancieerd onderzoek. Er kan een spanningsveld bestaan tussen het Open Access-beleid van publieke subsidieverstrekkers als NWO en STW en mogelijke belangen van private cofinanciers die aanspraak willen maken op rechten op onderzoeksdata teneinde resultaten te exploiteren en hun investering terug te verdienen.

Onderzoeksdata kunnen echter beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, te weten het auteursrecht, databankenrecht en/of de onpersoonlijke geschriftenbescherming.

Evenwichtige regeling
In situaties waarbij een private partij is betrokken als cofinancier of als leverancier van (een deel van de) voor het onderzoek noodzakelijke informatie moet een evenwichtige regeling worden getroffen, waarbij enerzijds de belangen van de private partij worden meegewogen en waarbij voor NWO en STW anderzijds het uitgangspunt van het Open Access-beleid vooropstaat. Voor het afwegen van deze belangen komt het CIER met de volgende aanbevelingen:

• Voorkom dat IE-rechten een obstakel voor het delen en hergebruiken van onderzoeksdata kunnen vormen
• Gebruik gedragscodes in plaats van beschikbare standaardlicenties
• Voorkom feitelijke monopolies op informatie met een eenduidig beleid
• Regel de positie van private partijen
• Regel de positie van derde partijen
• Spoor de wetgever aan om de potentiële IE-obstakels bij het delen en hergebruiken van onderzoeksdata te voorkomen.

29 oktober Public Lecture: Web 2.0 & The Copyright Debate (meer hier)

Today, we can share every Youtube-video, any Picasa-webalbum, all blog- or newsitems with our Facebook friends groups or Google+ contacts by just linking and ‘liking’ these media messages. Rather than being created through more traditional means by institutions such as magazines, newspapers or broadcasting organizations, these items are created online by our peers. This exchange of ‘user-generated content’ forms the basis of what is often referred to as web 2.0.  Copyright is an issue here.

29 October 17:00 - 18:00 LLOYD Hotel Amsterdam, 
prof. dr. Madeleine de Cock Buning shall give a public lecture on recent Web 2.0-developments and the debate on copyright law and its contribution to innovation and creativity   in EU-Member States. 

9 november: Europalezing Mediarecht van de Europese Unie beschouwd met een blik op de toekomst (meer hier)

Prof. mr. Madeleine De Cock Buning zal ingaan op de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, de Europese Omroepmededeling en het recente arrest van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 september 2011, over ex-ante markttoetsing voor nieuwe vormen van dienstverlening in het kader van de publieke taak van de publieke omroep.

De Europa lezingen worden 3 keer per jaar georganiseerd door het Europa Instituut en zijn bedoeld om wetenschap en praktijk met elkaar in verband te brengen. Ze worden goed bezocht door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en wetenschap. De lezingen zijn gratis.

Datum/tijd: 9 november 2011, 16.00-18.00
Sprekers: Prof. Mr. Madeleine de Cock Buning, referent: Dr. Sybe de Vries
Locatie: Raadszaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Organisatie: Europa Instituut/Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht - Universiteit Utrecht
Inschrijven:  Vrije toegang, opgeven voor 1 november bij Thea Richardson (t.richardson@uu.nl; 030-2537060)

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 17 oktober 2011, KG ZA 11-960 (Staten Productiedevelopment B.V. & Van Raalte Displays tegen Nedco Display)

In navolgingvan IEF 9451 (Rb Assen)en IEF 8051 (Vz. Assen)

Modelrecht. Staten heeft een reclamebordstandaard met kunststof voet ontworpen en is houdster van Beneluxmodel 31440-00.

In Coventie vordert Staten een verbod, met als nevenvorderingen: het doen van opgave van leveranciers, afnemers en bepaalde winst, het rondsturen van een recall, het vernietigen van producten, het betalen van een voorschot op schadevergoeding en het vergoeden van de proceskosten van Staten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

In voorwaardelijke reconventie: Nedco vordert een verbod op het entameren van een nieuw kort geding tegen Nedco op dezelfde gronden als het onderhavige kort geding, met veroordeling van Staten in de kosten van het geding in de zin van artikel 1019h Rv. De vordering is ingesteld onder de voorwaarde dat Staten de zaak in conventie intrekt.

Er is geen reële dreiging dat Nedco weer inbreuk zal gaan maken. Het enkele feit dat de (in vaststellingsovereenkomst vervatte) boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Gebrek aan aanwijzing/bewijs dat opgave, rcall of vernietiging onvolledig is geweest. Staten wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Verbod 4.2. Van een reële dreiging dat Nedco in de nabije toekomst weer inbreuk zal gaan maken is naar voorlopig oordeel ook geen sprake. Niet in geschil is dat Nedco door het tekenen van de onder 2.11 bedoelde vaststellingsovereenkomst zich jegens Staten heeft verbonden tot het nakomen van de daarin opgenomen verplichtingen, waaronder de verplichting geen inbreuk te maken, op straffe van een contractuele boete van € 500,00 per overtreding en € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Het enkele feit dat die boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Voorshands moet worden aangenomen dat de boete een onvoldoende prikkel is om de naleving van de toezegging te waarborgen. Ook de stelling van Staten dat Nedco niet direct volledige openheid van zaken heeft gegeven, kan niet leiden tot een ander oordeel, alleen al omdat Staten onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door Nedco gedane opgave van 12 juli 2011, waarin Nedco openheid van zaken heeft gegeven, onvolledig is (zie hierna r.o. 4.4).

nevenvorderingen 4.4. Een spoedeisend belang bij de nevenvorderingen kan evenmin worden aangenomen. Staten heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij belang heeft bij de nevenvorderingen omdat Nedco daar volgens haar nog niet aan heeft voldaan. Waarom dat belang spoedeisend zou zijn, heeft Staten niet toegelicht, ook niet nadat Nedco het spoedeisend belang zowel bij conclusie van antwoord als ter zitting nadrukkelijk had bestreden. Daar komt bij dat Nedco heeft aangevoerd dat zij al wel heeft voldaan aan een groot deel van de nevenvorderingen (door een accountant gecertificeerde opgave van het aantal verkochte Nedco voeten per afnemer, recall bij afnemers, vernietiging). Ter onderbouwing daarvan heeft zij de accountantsverklaring met de opgave, een afschrift van de recall-brieven en foto’s van de vernietiging overgelegd. Een en ander heeft Staten niet steekhoudend bestreden. Ter zitting is gebleken dat – anders dan Staten aanvankelijk meende – de opgave niet onverenigbaar is met het overzicht van de gestuurde recall-brieven, maar daar juist mee correspondeert. Daarnaast heeft Staten slechts aangevoerd dat zij de volledigheid van de opgave, recall en vernietiging niet kan verifiëren. Bij gebrek aan enige aanwijzing dat de opgave, recall of vernietiging onvolledig is uitgevoerd, is dat onvoldoende om er in dit kort geding van uit te gaan dat Nedco de nevenvorderingen in mindere mate heeft uitgevoerd dan zij stelt. Bij dat deel van de nevenvordering heeft Staten dus geen belang, laat staan een spoedeisend belang.

Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011, LJN BT8376 (Wibro Holland v.o.f. tegen gedaagde B.V.)

In navolging van IEF 9063. Merkenrecht. Doorhaling vanwege niet-gebruik afgewezen. Rechtspraak.nl "Beroep op verval van het knipogend 'smiley'-beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen." [red. deeplink merkenregister toegevoegd]

Overlegd bewijs (foto's, gedateerde vervoerdersverklaringen én getuigenverklaringen) toont voldoende concreet aan dat, naast de gestileerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007.

Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad gevorderd €14.693, waarvan €7.346,57 wordt toegekend, omdat slechts tweede deel ziet op de geldigheid van IE-rechten.

2.6.  Wibro betwist deze conclusie van [gedaagde]. Zij voert aan dat de getuigenverklaringen juist bevestigen dat het knipogend ‘smiley’-beeldmerk door [gedaagde] in de fietsenbranche, waar veel producten omgaan, slechts symbolisch is gebruikt, op een zeer klein aantal fietsen. De getuigen hebben, zo betoogt Wibro, slechts kleine percentages van kleine aantallen fietsen genoemd waarop zij het beeldmerk van [gedaagde] hebben gezien of zelfs maar één type fiets waarop het beeldmerk stond. Feitelijk heeft [gedaagde] vooral een ander merk gebruikt, namelijk het gestyleerde woord EASY BIKE in rood en zwarte letters, aldus Wibro. Het plakken door getuige [betrokkene 4] van stickers met het beeldmerk op hobbymatig opgeknapte kinderfietsen is volgens Wibro geen relevant merkgebruik in het economisch verkeer. Ook om andere redenen kunnen de getuigenverklaringen volgens [gedaagde] niet als bewijs voor normaal gebruik van het beeldmerk dienen: de kinderfiets van het type Lion, waarop volgens [betrokkene 4] het beeldmerk soms stond, komt niet voor op de door [betrokkene 4] overgelegde pakbonnen, op de door [betrokkene 3] overgelegde ongedateerde orderbevestigingen staan slechts 403 fietsen, waaronder niet alleen kinderfietsen en mountainbikes (waarop het beeldmerk zou staan) en op de door [betrokkene 1] overgelegde vervoersverklaringen is niet te zien dat het om fietsen gaat. Bovendien is het ‘smiley’- beeldmerk op die documenten een ingekleurde variant op het beeldmerk. Daarnaast stelt Wibro met productie 11 bij de dagvaarding te hebben bewezen dat het beeldmerk niet of niet de hele tijd op de website van [gedaagde] heeft gestaan. Ook de als productie 5c bij de conclusie van antwoord overgelegde ongedateerde foto’s bewijzen tenslotte volgens Wibro niet het gebruik van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk op het balhoofd van de fietsen.

2.7.  Geoordeeld wordt dat [gedaagde] met de als productie 5 b en c overgelegde foto’s van fietsen waarop het beeldmerk daadwerkelijk is te zien, de overgelegde orderbevestigingen met het beeldmerk (die voor een deel wel zijn gedateerd), de overgelegde gedateerde vervoersverklaringen met het beeldmerk én de getuigenverklaringen, in onderling verband en samenhang bezien, voldoende concreet heeft aangetoond dat zij, naast de gestyleerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007. Zij heeft dit beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank niet slechts symbolisch gebruikt of enkel en alleen om het recht op dat beeldmerk in stand te houden. Uit de overgelegde stukken en de getuigenverklaringen blijkt weliswaar dat het beeldmerk niet op grote hoeveelheden fietsen is waargenomen en dat het gebruik van het beeldmerk op het balhoofd van de fietsen zelf niet heel consequent is geweest, althans dat dat beeldmerk niet op alle typen fietsen is gebruikt. Omdat het beeldmerk daarnaast echter ook op handelsdocumenten en op internet is gebruikt – hetgeen op basis van diezelfde stukken en getuigenverklaringen naar het oordeel van de rechtbank voldoende is bewezen – wordt dit voldoende geacht om te kunnen spreken van een reële exploitatie, zeker wanneer het soort fietsen en het lagere segment van de markt waarin [gedaagde] opereert of heeft geopereerd in aanmerking wordt genomen alsook het feit dat [gedaagde] een relatief kleine speler op de fietsenmarkt is. Daarbij wordt verwezen naar de onder 2.4 weergegeven rechtspraak. Dat afnemers van [gedaagde], waaronder [betrokkene 4], soms zelf het beeldmerk op de fietsen hebben geplakt voordat zij de fiets doorverkochten doet daaraan niet af. Dit gebruik kan immers worden toegerekend aan [gedaagde]. Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit.

2.8.  Het voorgaande brengt mee dat het beroep op verval van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering onder 2) strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 12 oktober 2011, D2011-1446 (Mediq N.V. tegen DomainsByProxy en Janelle Fausett; arbiter Dr. Clive N.A. Trotman)

Domeinnaam. Merkenrecht. Domeinnaam is verwarrend gelijkelijk aan de merken van MEDIQ. Geen recht of legitiem belang en domein wordt niet niet-commercieel of fair gebruikt.

Verweerder had click-through of pay-per-click business model ontwikkeld voor de site en bood dit aan pharmacie- en medicijnwebsites aan te adverteren. Dat is gebruik te kwader trouw. Domeinnaam overgedragen.

Betreft Identiteit van de verweerder: DomainsByProxy biedt een privacy service, zodat contactgegevens van daadwerkelijke registeerder verborgen blijven. Na start van de procedure werden contactgegevens overlegd aan WIPO en werd Janelle Fausette eveneens betrokken in deze procedure. Via emailadres en fysiek adres aan Janelle, postmaster en via DomainsByProxy en aan adres van laatste betekend. Dus voldoende pogingen gedaan om verweerders te contacteren.

Onder C (...)
According to the evidence, the disputed domain name resolves to a website managed by GoDaddy, a company that trades in domain names, website hosting and other Internet services. The GoDaddy website resolved to by the disputed domain name displays the line: “Want to buy this domain? Our Domain Buy Service can help you get it.” The Panel interprets that line as meaning that the disputed domain name is offered for sale to visitors who may have reached it in the process of searching for the Complainant’s trademark or accepting search results containing the Complainant’s trademark. In the absence of any explanation to the contrary, and on the balance of probabilities, it may reasonably be concluded that the Respondent intends to sell the disputed domain name for a price in excess of the costs of registration, and that the registration was made primarily for that purpose, constituting bad faith within the meaning of paragraph 4(b)(i) of the Policy.

A screen capture made on August 22, 2011, produced in evidence, displays the website to which the disputed domain name resolved at that time. The Respondent’s website offered links to other websites generally related to pharmacies and medicines. It may reasonably be concluded that the Respondent has enabled the provision of these links in return for revenue through the business model known as click-through or pay-per-click. By this model the advertiser pays a commission, at least part of which would be received by the Respondent, in return for referrals received through links. Such an operation may be entirely legitimate and is routinely used to provide partial funding for public service or news websites, or as a legitimate stand-alone business.

In order to succeed commercially, however, the operator of a pay-per-click website must attract visitors. The Respondent in the present case must expect to attract visitors seeking the Complainant’s trademark, to which the Respondent does not have rights, thus rendering the operation not bona fide. The Panel finds on the balance of probabilities that the Respondent, pending the primary purpose of selling the disputed domain name, has put it to use in order to attract visitors in the expectation of commercial gain resulting from their initial interest confusion, constituting bad faith within the contemplation of paragraph 4(b)(iv) of the Policy.

Praktijkgebied IE is een bron van informatie voor elke professional die zich met Intellectuele Eigendom bezighoudt. Met elke dag nieuws, commentaar, wetgeving, jurisprudentie en officiële publicaties en een wekelijkse nieuwsbrief.

Praktijkgebied IE heeft een eenvoudige zoek- en navigatiestructuur die gebruik maakt van de technologie van Legal Intelligence. Alle informatie is integraal doorzoekbaar en via een boomstructuur eenvoudig toegankelijk. (pdf sheet)

Bronnen
De databank Praktijkgebied IE bevat wetgeving, jurisprudentie, tijdschriften en (achtergrond)artikelen op het rechtsgebied Intellectuele Eigendom. Praktijkgebied IE bevat nu:
Publieke bronnen 
 EHRM
 EUR-Lex / curia
 Overheid.nl
 Rechtspraak.nl
 Wetten.nl
Weblogs
 Achtergrondartikelen en commentaren IE-Forum (voorheen Boek9) vanaf 1 januari 2006
 Achtergrondartikelen en commentaren ITenRecht vanaf september 2010
Tijdschriften
 Tijdschrift Auteurs-, Media- en Informatierecht (AMI), vanaf 2003
 Tijdschrift Berichten IE (voorheen Bijblad IE) incl. het complete archief (1969 – 2010)
 Tijdschrift BMM (binnenkort beschikbaar vanaf jaargang 2000)
Naslagwerken
 Alle bij deLex verschenen IE boeken vanaf 2005 (zie hier) 
Wekelijkse jurisprudentie nieuwsbrief

Kosten
Een betaald abonnement geeft u één jaar toegang tot Praktijkgebied IE voor € 480,00 per jaar per gebruiker (exclusief BTW). Bij meerdere gebruikers geldt een staffelkorting oplopend tot 75%.

Geïnteresseerd in een (proef)abonnement?
Neem nu een (proef)abonnement? Ga naar de website van deLex voor meer informatie en onze online shop. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen voor meer informatie of een afspraak maken voor een demonstratie met Martin van Hemert via mvanhemert@delex.nl of T 020 – 3452212, uitgeverij deLex b.v..