Dossiers

Hoge Raad, 6 maart 2009, nr. C07/204HR, LJN: BG7411, Schneider (Europe) GmbH tegen Cordis Europa N.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Europees octrooi van Schneider voor een ballondilatatiekatheter (‘Kastenhofer-octrooi’). Voorlopig laatste aflevering van deze stent-oorlog tussen Schneider en Cordis. De cassatiemiddelen van beide partijen falen: het hof gebruikte de juiste maatstaf voor beschermingsomvang en uitleg octrooiconclusie. Aanbod bewijs niet-nawerkbaarheid terecht gepasseerd. De Hoge Raad verwerpt  het beroep tegen Gerechtshof 's-Gravenhage 15 maart 2007, IEF 3690.

Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. In deze zaak zijn haar katheters met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax aan de orde.  Bij inleidende dagvaarding van 12 mei 2004 heeft Schneider Cordis gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage, stellende dat Cordis inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. Schneider heeft gevorderd dat Cordis zal worden verboden inbreuk te maken op dit octrooi.

In het vonnis in de eerste instantie van 8 juni 2005 (link) heeft de rechtbank inbreuk aangenomen en de nietigheidsverweren van Cordis afgewezen. Schneider heeft het vonnis van de rechtbank daarop ten uitvoer gelegd, maar bij arrest van 15 maart 2007 (link) heeft het hof geen octrooi-inbreuk aanwezig geacht, ook niet uit hoofde van equivalentie, alhoewel het Kastenhofer-octrooi ook door het hof geldig werd geacht. Schneider werd door het hof veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank.

Beide partijen zijn in daarna in cassatie gegaan. Schneider voert twee cassatiemiddelen aan: de eerste is gericht op de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven en de tweede is gericht tegen het oordeel dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi. Het incidenteel cassatieberoep van Cordis is gericht tegen de verwerping van haar beroep op de nietigheid (wegens niet-nawerkbaarheid) van het Kastenhofer-octrooi.

Het middel in het principale beroep richt zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen. […]

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:
"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddeldevakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast zoals het comonomeer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

Wat betreft de inbreuk overweegt de Hoge Raad als volgt:

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysische of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysisch), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysisch), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu ook met de fysische of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.
De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysische hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysische binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

Het incidentele cassatiemiddel van Cordis betreffende de nietigheid van het Kastenhofer-octrooi vindt echter ook in cassatie geen gehoor:

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de bewijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkens het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.

In eerste aanleg had Cordis aangeboden nader bewijs te leveren van de niet-nawerkbaarheid, maar dat bewijsaanbod was gepasseerd. In appel heeft Cordis het volgende aangeboden:

"Uiterst subsidiair - voor het geval Uw hof de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid bij Cordis wil leggen, het bewijs nog niet acht geleverd en geen vermoeden van niet-nawerkbaarheid wil aannemen - handhaaft Cordis haar bewijsaanbod. Zij wil dan enkele partijdeskundigen als getuigen doen horen op de voet van art. 200 Rv. Daarbij denkt Cordis dan aan organisch-chemici, meer specifiek polymeerdeskundigen. Deze zullen onderschrijven wat Prof. Schouten opmerkt, dat het een basisregel in de polymeerwetenschap is dat tussen gecoextrudeerde lagen van PE en PA geen hechting zal worden gevormd. Het alternatief zou zijn dat Uw hof een deskundigenbericht gelast op de voet van art. 194 Rv.”

Naar de mening van Langemeijer – welke door de Hoge Raad wordt overgenomen – heeft het hof het dat bewijsaanbod beschouwd als niet meer ter zake dienend, hetgeen niet onbegrijpelijk wordt geacht.

3.10 […] Cordis is in de gelegenheid geweest om schriftelijke verklaringen van deskundigen over te leggen. Zij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In de redenering van het hof is het mogelijk gebleken, namelijk in de vorm van de Asuka-katheter, volgens het octrooi een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis te vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide. Daarmee was het standpunt dat het octrooi slechts een "papieren uitvinding" zou omvatten weerlegd. Nu het hof in rov. 13 had vastgesteld dat tabel 1 van het door Cordis in het geding gebrachte rapport van Van Erp en Van den Berg het standpunt van Schneider ondersteunde en dat Cordis de verklaring van Prof. De Scheerder niet betwistte, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, kon het hof tot het oordeel komen dat een mondelinge toelichting van deskundigen, zoals aangeboden, niet langer ter zake dienende was. De klacht faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep en partijen dragen hun eigen kosten.

Lees het arrest hier of, inmiddels ook op rechtspraak.nl:  hier. 

De jaarlijks IEForum.nl Wereld IE dag Borrel komt er weer aan. Vrijdagmiddag 24 april 2009, vanaf een uur of vijf. Officieel is het pas op 26 april Wereld IE Dag, maar dat valt dit jaar op een zondag.

Het door het WIPO bepaalde officiële thema van Wereld IE Dag 2009 is Green Innovation. Wellicht actueel, maar  bepaald niet nieuw en oorspronkelijk. U mag in het groen komen, maar het enige wat wij er zelf aan doen is het aanbeiden van bovenstaande groene, zeer lommerrijke borrellocatie. Aan het water, te midden van het ruisend en schaduwbrengend lover, maar wel gewoon midden in de hoofdstad. De bevallige gastvrouw van dit jaar is de Amsterdamse vestiging van Van Diepen Van der Kroef Advocaten aan het prettige Dijsselhofplantsoen in Oud-Zuid.

Ter herinnering: Gevierd wordt dat het weer World Intellectual Property Day is. Op 26 april 1970 werd de WIPO geboren en in 2000 besloten de Lid Staten van de WIPO dat deze verjaardag ieder jaar gevierd dient te worden als World Intellectual Property Day (to raise awareness of the role of intellectual property in our daily lives, and to celebrate the contribution made by innovators and artists to the development of societies across the globe).

Nadere informatie volgt. Vorig jaar waren er zo’n 300 juristen en andere belangstellenden. Aan uw aanwezigheid zijn zoals gebruikelijk geen kosten verbonden.

In verband met o.a. de catering is het verzoek ook dit jaar weer om u per email aan te melden.

Rechtbank Arnhem, 31 juli 2008, LJN: BH4909, X tegen de inspecteur van de Belastingdienst.

Fiscaal recht met IE-component. Veertigtal film CV’s . Nieuw feit. De uit de licentie-overeenkomsten (o.a. met betrekking tot de filmrechten) verkregen informatie vormt een losstaand feit als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad 17 november 1999 (BNB 2000/7). Deze informatie kan als bewijs gelden van een feit op grond waarvan verweerder tot navordering kan overgaan.

De omstandigheid dat het verweerder reeds bij de aanslagregeling redelijkerwijs bekend had moeten zijn dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld, staat niet eraan in de weg dat de belasting wordt nagevorderd op grond van het andere feit.

Lees de uitspraak hier. 

Vzr. Rechtbank Zutphen, 24 februari 2009, KG ZA 09-26, Eiser tegen Gedaagde (rekenfout proceskosten) (met dank aan Sandra Koloc, JPR Advocaten)

Procesrechtelijk staartje van de zonwerings-handelsnaamzaak (zie IEF 7629). Verzoek ex artikel 31 en 32 Rv. Afwijzing verzoek tot verbetering van een kennelijke rekenfout in de proceskostenveroordeling.

1.3. In het vonnis is overwogen dat eiser als productie 13 een kostenspecificatie in het geding heeft gebracht waarin de advocaatkosten op een bedrag van € 4.833,78 inclusief BTW worden begroot en dat de Vof deze specificatie bij dagvaarding van 26 januari 2009 heeft ontvangen. Bij de beoordeling van de vordering om de Vof in de volledige kosten te veroordelen is, zo blijkt genoegzaam uit de overwegingen in het vonnis, uitgegaan van deze kostenspecificatie. 
  eiser heeft eerst bij pleidooi, derhalve te laat, een nadere specificatie van de kosten tot aan de terechtzitting in het geding gebracht. In het geval vergoeding van volledige proceskosten wordt gevorderd, dienen immers de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (LJN: BC2 153). De voorzieningenrechter heeft dan ook geen acht geslagen op de tardief in het geding gebrachte kostenspecificatie. Van een kennelijke rekenfout zoals door eiser gesteld is derhalve geen sprake.

Lees het vonnis hier.

Vereniging voor Reclamerecht (VvRr). Op dinsdagmiddag 7 april a.s. zal de Vereniging voor Reclamerecht haar voorjaarsbijeenkomst houden. De bijeenkomst heeft de titel:  "Marketing in Beeld en Geluid ten onrechte aan banden gelegd? De gevolgen van het wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn Audiovisuele mediadiensten voor audiovisuele marketing".

Voorafgaande aan het symposium zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Nadere informatie plus programma volgt op korte termijn.

Locatie: NautaDutilh, Amsterdam. Het symposium is(gratis) voor leden. Niet-leden kunnen evt. na aanmelding als aspirant-lid worden toegelaten. Voor inlichtingen of aanmelding als lid kunt u contact opnemen met Marcia Curiel, email: marcia.curiel@simmons-simmons.com.

Rechtbank Breda, 3 maart 2009, KG ZA 09-55, Stichting BREIN tegen gedaagde (met dank aan Stichting Brein).

Auteursrecht. Verstekvonnis. Naar blijkt uit een begeleidend schrijven bood gedaagde voor €5,- per stuk illegale kopieën (van wat precies vermeldt het vonnis niet) aan op een veilingwebsite. Nadat haar advertenties herhaaldelijk op verzoek van BREIN werden verwijderd en tenslotte zelfs geweigerd, zond gedaagde bestellijsten naar haar klantenkring. Na de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van gedaagde achterhaald te hebben, is gedaagde gesommeerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen, bij weigering waarvan gedaagde is gedagvaard. En bij verstek veroordeeld. 

3.1. verbiedt gedaagde om direct na betekening van dit vonnis ongeautoriseerde kopieën, zoals gedefinieerd onder punt 1. van de dagvaarding, te vervaardigen, kopen, verkopen, ten verkoop aanbieden, adverteren, ter beschikking stellen, (ver)huren, (uit)lenen, (in)ruilen, importeren, exporteren, distribueren; het via een (tele-)communicatienetwerk verrichten van deze handelingen, daaronder begrepen het verschaffen van de mogelijkheid om door middel van downloading een reproductie te vervaardigen; alsmede het doen of laten verrichten van deze handelingen en/of het daarbij direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn en/of belang hebben, alsmede het met het oog op zodanige handelingen onder zich en/of in voorraad en/ of in douanedepot hebben.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 4 maart 2009, HA ZA 08-431,  Fatboy the Original B.V. tegen Qdesign Ltd. c.s. (met dank aan Diederik Donk & Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten).

Auteursrecht. Bodemprocedure in Haarlemse Fatboy-zaak. De Fatboy de Original komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

“Eerst nadat Qdesign haar hoger beroep tegen het kortgedingvonnis op 6 december 2007 had ingetrokken, is zij op de hoogte geraakt van de inhoud van het Bossche kortgedingvonnis van 17 juni 2008, (IEF 6301) waaruit is gebleken dat de voorzieningenechter van deze rechtbank in het vonnis van 17 september 2007  (IEF 4759) op grond van een valse voorstelling van zaken een auteursrecht voor Fatboy op de Fatboy the Original heeft aangenomen.  De rechtbank van oordeel, gelet op de omstandigheden genoemd in het voorgaande onder 4.4 en 4.5, dat invordering van verbeurde dwangsommen thans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is te achten.” 1019h proceskosten: € 20.726,41. (Afbeelding: v.l.n.r. Fatboy the original en de Lounge Pillow, maatvoering 140x180 cm van Qdesign. Klik voor vergroting)

4.4. (…) Uit het Bossche kortgedingvonnis van 17 juli 2008 blijkt echter dat Setälä zijn schetstekening van de Fatboy the Original heeft vervaardigd door simpelweg overtrekken van de foto van de Airbag van Suppanen in het Finse tijdschrift FRAME van december 1997. Het ontwerp van Setälä mist derhalve originaliteit, op grond waarvan de Bossche voorzieningenrechter in voornoemd kortgedingvonnis heeft geconc1udeerd dat aan de Fatboy the Original geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het Bossche bodemvonnis van 6 juni 2007 maakt dat oordeel voor de Bossche voorzieningenrechter niet anders, omdat de rechtbank ten tijde van het bodemvonnis niet bekend was met de ontwerpen van de Airbag in het tijdschrift FRAME uit 1997 en deze informatie min of meer bewust door H.M.G. c.s. (verweerders in die procedure) aan de rechtbank is onthouden.

4.5. Gelet op voorgaande omstandigheden is de grondslag aan het Bossche bodemvonnis van 6 juni 2007 en het Haarlemse kortgedingvonnis van 21 september 2007, welk laatste vonnis is gewezen tussen partijen in deze zaak, geheel komen te ontvallen. Fatboy heeft niet duidelijk gemaakt op grond waarvan zij thans desalniettemin een auteursrecht meent te hebben op de Fatboy the Original. Zij heeft weliswaar gesteld dal het Bossche kortgedingvonnis van 17 juni 2008 een groot aantal feitelijke en juridische fouten bevat, maar heeft die stelling op geen enkele wijze onderbouwd en evenmin geconcretiseerd op grond waarvan die stelling dient te leiden tot de conclusie dat zij, anders dan de Bossche voorzieningenrechter - uitgebreid en overtuigend gemotiveerd - heeft geoordeeld, auteursrechthebbende is op de Fatboy the Original. De rechtbank komt derhalve in navolging van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch tot het oordeel dat de Fatboy the Original niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.  Er is daarom evenmin grond voor het oordeel dat Qdesign onrechtmatig heeft gehandeld door in strijd met het auteursrecht van Fatboy haar Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm te verkopen, zodat geen grondslag bestaat voor de door Fatboy gevorderde (voorschot op) schadevergoeding.

4.9. Daargelaten de vraag of Qdesign al dan niet (volledig) aan de veroordeling in het vonnis van de voorzieningenrechter heeft voldaan, is de rechtbank van oordeel, gelet op de omstandigheden genoemd in het voorgaande onder 4.4 en 4.5, dat invordering van verbeurde dwangsommen thans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is te achten. Eerst nadat Qdesign haar hoger beroep tegen het kortgedingvonnis op 6 december 2007 had ingetrokken, is zij op de hoogte geraakt van de inhoud van het Bossche kortgedingvonnis van 17 juni 2008, waaruit is gebleken dat de voorzieningenechter van deze rechtbank in het vonnis van 17 september 2007 op grond van een valse voorstelling van zaken een auteursrecht voor Fatboy op de Fatboy the Original heeft aangenomen. Nu Fatboy, zoals in het voorgaande overwogen, nadien evenmin anderszins haar aanspraak op auteursrecht op de Fatboy the Original heeft onderbouwd, maakt zij misbreuk van recht door thans toch aanspraak te maken op - volgens haar - verbeurde dwangsommen. De rechtbank zal daarom de vorderingen van Fatboy tot verklaring voor recht dat dwangsommen zijn verbeurd en tot veroordeling van Qdesign tot betaling van die dwangsommen, afwijzen.

Lees het vonnis hier of hier (rechtspraak.nl).

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 januari 2009, KG ZA 08-815, Boco Chemie B.V. tegen CWS-Boco Nederland (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen Van Wijmen).

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Casus is vergelijkbaar met het recente gepubliceerde vonnis Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, IEF 7607, EBW Installatietechnieken / EBW Elektrotechniek (Bis in idem). De Rechtbank Den Bosch komt echter tot een andere conclusie. Het arrest van Hof Leeuwarden van 26 juli 2006, BIE 2007,64, IEF 2414, Storteboom/Fraas wordt door de twee voorzieningenrechters anders geïnterpreteerd.

Vergelijkbaar met de situatie waar de rechtbank Arnhem over oordeelde, heeft ook eiseres Boco Chemie B.V. in het eerste kort geding met gedaagde CWS-Boco Nederland B.V. grotendeels gelijk gekregen. Gedaagde diende het gebruik van enige handelsnaam met daarin de aanduiding ‘boco’ te staken en gestaakt te houden. De toegewezen voorlopige voorzieningen hebben ook in onderhavig geschil hun werking verloren door toedoen/nalaten van eiseres.

In een tweede kort geding meent gedaagde primair dat eiseres niet ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat eiseres thans opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden dezelfde vorderingen tegen haar heeft ingesteld. Ingevolge artikel 101 9i Rv had eiseres in plaats daarvan een eis in hoofdzaak behoren in te stellen en de uitkomst daarvan behoren af te wachten. Een hernieuwde behandeling in kort geding is in strijd met het door artikel 1019i Rv voorgestane systeem en in strijd met een goede procesorde, aldus gedaagde. Dit verweer slaagt.

Ter onderbouwing van het argument dat een hernieuwde behandeling in kort geding in strijd is met de ratio van artikel 101 9i Rv besteedt gedaagde, zo blijkt uit een begeleidend schrijven van de advocaat van gedaagde,  in de procedure uitgebreid aandacht aan de parlementaire geschiedenis inzake de invoering van artikel 260 Rv. Tevens brengt gedaagde het arrest van het Hof Leeuwarden van 26 juli 2006, BIE 2007,64, Storteboom/Fraas onder de aandacht van de voorzieningenrechter.

De voorzieningenrechter is met gedaagde van oordeel dat eiseres niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, nu dit in strijd is met de ratio van artikel 101 9i Rv. Daarbij wordt tevens aansluiting gezocht bij hetgeen het Hof Leeuwarden heeft overwogen, te weten dat het in artikel 260 Rv (thans artikel 1019i Rv) voorziene verlies van kracht van een voorlopige voor- ziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voorgenoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. ‘Boco Chemie heeft het ook zelf in de hand gehad dat zij thans nadeel ondervindt van het feit dat CWS-Boco op dit moment niet behoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis van 2 september 2008 is veroordeeld.’

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 18 februari 2009, KG ZA 09-26 (Zonweringsspecialist). (met dank aan Sandra Koloc, JPR advocaten).

Handelsnaamrecht. Met eiser is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde inbreuk maakt op het aan eiser overgedragen handelsnaamrecht. Gebruik na 'voorheen' is ook gebruik en zelfs als de naam niet meer wordt gebruikt is beroep op bescherming nog mogelijk. Het gebruik van de eigen familienaam door gedaagde is i.c. niet meer toegestaan. Ook het doen van onrechtmatige uitlatingen dient te worden gestaakt.  1019h proceskosten: €3.662,- (geen extra kosten voeging).

Eiser heeft in 2003 ‘Zonweringpecialist [naam gedaagde]’ overgenomen van gedaagde. In 2007 is eiser gestopt met de maandelijkse aflossingen aan gedaagde omdat hij er rekening mee hield dat gedaagde de overeenkomst tot overdracht van zijn bedrijf zou ontbinden. Eiser is de naam ‘Zonweringsspecialist Uzon, voorheen [naam gedaagde]’ gaan voeren en verhuisd. Gedaagde is direct hierna  in (zijn) oude pand een bedrijf  met de naam ‘Zonweringsconcurrent [naam gedaagde]'gestart en heeft dit aan alle vroegere klanten per brief laten weten.

5.3. De Vof heeft aangevoerd dat eiser thans geen recht meer kan doen gelden op het gebruik als handelsnaam van de naam Zonweringspecialist [naam gedaagde], omdat hij geen gebruik meer maakt van die naam. Eiser drijft volgens de Vof zijn onderneming nu prominent onder de naam Zonweringspecialist Uzon. Ook dit verweer houdt geen stand. (…) Het feit dat Bosscher bij de aanduiding van zijn bedrijf gebruik maakt van de naam Uzon zonder de toevoeging [naam gedaagde] sluit evenwel niet uit dat hij ook gebruik maakt van die naam met de toevoeging (v/h of voorheen) [naam gedaagde]. De Vof heeft dit ook niet (voldoende) weersproken. Zij heeft immers zelf verklaard dat op de winkelruit van het bedrijf van Bosscher onder de naam Uzon staat vermeld: voorheen [naam gedaagde] en dat Eiser in incidentele gevallen gebruik maakt van de toevoeging [naam gedaagde] aan zijn bedrijfsnaam. De Vof heeft voorts geen afbeeldingen van bestelbus, visitekaartje en briefpapier in het geding gebracht, die de stelling van eiser dat hij de naam nog steeds gebruikt (kunnen) weerleggen.

Maar wat hier ook van zij, ook als eiser niet meer actief gebruik zou maken van (onderdelen van) de handelsnaam Zonweringspecialist [naam gedaagde], komt hem een beroep toe op de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Daarin is immers bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

5.4. Eiser kan gevolgd worden in zijn stelling dat de handelsnaam van de Vof slechts in geringe mate afwijkt van de door hem eerder al rechtmatig gevoerde handelsnaam. Aangenomen moet worden dat voor het in deze relevante publiek, voornamelijk bestaande uit particulieren uit Apeldoorn en omgeving, de woorden "[achternaamnaam gedaagde]" al dan niet aangevuld met de voornaam van gedaagde de meest kenmerkende bestanddelen van de handelsnaam Zonweringspecialist [naam gedaagde] zijn en dat zij de onderneming van eiser meestal zullen aanduiden als "[(voornaam)][naam gedaagde]". De latere toevoeging van het woord "voorheen" maakt dat niet anders. 

5.5. Dat verwarringsgevaar te duchten is, is voldoende aannemelijk geworden. De handelsnaam van de Vof bevat het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam waar eiser zich van bedient, partijen zijn met dezelfde producten op dezelfde markt actief en zijn ook beiden in Apeldoorn gevestigd. De Vof heeft aangevoerd dat haar niet verweten kan worden dat zij verwarring zaait door gebruik te maken van de handelsnaam [achternaam gedaagde]. Door de mededeling dat de echte [naam gedaagde] is verbonden aan haar onderneming, schept zij juist duidelijkheid over de betrokkenheid van [naam gedaagde] bij haar bedrijf. Eiser zaait volgens de Vof zelf verwarring door gebruik te maken van meerdere handelsnamen en door geen antwoord te (kunnen) geven op de vraag of hij de echte [naam gedaagde] is. Met deze stellingen miskent de Vof echter dat zij in beginsel het risico draagt voor haar verwarringwekkend gebruik van een naam die nauwelijks afwijkt van de eerder door eiser rechtmatig gevoerde handelsnaam. Die verwarring heeft, anders dan de Vof heeft aangevoerd, geen betrekking op de vraag of de natuurlijke persoon die dezelfde naam als de onderneming draagt al dan niet hij de onderneming betrokken is, maar op de vraag met welke onderneming het betreffende publiek van doen denkt te hebben. Voldoende aannemelijk is dat het gevaar bestaat dat het voor het relevante publiek niet duidelijk is met welk bedrijf men van doen heeft. Ook is aannemelijk dat het relevante publiek zal veronderstellen dat de Zonweringsconcurrent [achternaam gedaagde] aan de onderneming van eiser gerelateerd is.  In het onderhavige geval kan de Vof verweten worden dat zij door haar mededeling "de echte [naam gedaagde] is terug" in haar mailing en advertenties in hoge mate, bewust heeft bijgedragen aan het gevaar van verwarring en dat nog meer in de hand heeft gewerkt door haar onderneming te vestigen in de bedrijfsruimte waar eiser tot maart 2008 zijn bedrijf had.

5.6. De vordering onder I is gelet op dit alles voor toewijzing vatbaar. Het verweer van de Vof dat toewijzing van de vordering inbreuk maakt op het recht van gedaagde en zijn familieleden om hun familienaam te gebruiken, treft geen doel. Het verbod heeft immers alleen betrekking op het gebruik van de achetrnaam van gedaagde als handelsnaam voor -kort gezegd- activiteiten op het gebied van zonweringen en aanverwante producten.

Lees het vonnis hier.

Bjorn Schipper (Bousie): De persoonlijke kant van het 360-graden model.  Het toenemende belang van rechten rondom de persoon van de artiest. (Muziekwereld (2009/1).

“Het 360-graden model, ook wel full rights contract genoemd. Zo’n “three-sixtie” komt er kort gezegd op neer dat een exploitant (bijvoorbeeld een platenlabel) en een artiest een overeenkomst sluiten waarbij niet alleen afspraken over de muziekexploitatie worden gemaakt, maar ook over tal van andere exploitatieactiviteiten verband houdend met de persoon van de artiest2. Denk hierbij aan het boeken van (live) optredens, management, marketing, communicatie, merchandising en sponsoring3. Anders dan in een traditioneel platenof artiestencontract staan dan niet langer uitsluitend de traditionele “muziekrechten” centraal, zoals eventuele auteursrechten op (eigen) muziekwerken (publishing) en naburige rechten op de muziekopnamen- en uitvoeringen, maar juist ook de overige rechten “rondom” de persoon van de artiest.”

Lees het artikel hier.