Dossiers

HvJ EG, 23 april 2009, zaak C-533/07, Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch tegen Gisela Weller-Lindhorst (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof Oostenrijk).

Eerst even voor jezelf lezen. Verlening van licentie op intellectuele eigendomsrechten. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, punt 1, sub a en b, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een overeenkomst waarbij de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dit recht, een overeenkomst voor de verstrekking van diensten is in de zin van artikel 5, punt 1, sub b, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 44/2001. Zo ja, vraagt de verwijzende rechter zich af waar deze dienst wordt verstrekt en of het bevoegde gerecht ook uitspraak kan doen over de vergoedingen inzake het gebruik van de betrokken auteursrechten in een andere lidstaat of in een derde land.

De tweede vraag hoeft niet te worden beantwoord. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of ter bepaling van het gerecht dat krachtens artikel 5, punt 1, sub a, van verordening nr. 44/2010 bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot betaling van een licentievergoeding op grond van een overeenkomst waarmee de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om gebruik te maken van dat recht, verder moet worden uitgegaan van de beginselen die zijn ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof over artikel 5, punt 1, van het Executieverdrag.

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 5, punt 1, sub b, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een overeenkomst waarbij de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, geen overeenkomst voor de verstrekking van diensten is in de zin van deze bepaling.

2)      Ter bepaling van het gerecht dat krachtens artikel 5, punt 1, sub a, van verordening nr. 44/2010 bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot betaling van een licentievergoeding op grond van een overeenkomst waarmee de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om gebruik te maken van dat recht, moet verder worden uitgegaan van de beginselen die zijn ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof over artikel 5, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 26 mei 1989 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek.

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 21 april 2009, HA ZA 08-389, Domicilie Ede B.V. tegen Domicilie Groep B.V. c.s. (met dank aan Kees van Dijk, Van Veen Advocaten).

Merkenrecht. Eerst even voor jezelf lezen. Domicilie voor makelaarsdiensten is niet beschrijvend en geschikt om als merk te worden ingeschreven. Inbreuk door gebruik Domicilium. Opmerkelijk is dat beide partijen voor 50% merkgerechtigde (niet merkhouder) zijn van het merk Domicilie.

Uit het vonnis van de Vzr Rechtbank Utrecht in eerste instantie (aangehecht): “2.3. In 1990 heeft Domicilie Groep onder meer het woord "Domicilie" als Beneluxwoordmerk gedeponeerd. Ten tijde van de ontvlechting was Domicilie Groep tevens houder van de domeinnaam "dornicilie.nl" en beheerde zij onder die naam een website, die mede door de andere Domicilie-vennootschappen werdgebruikt. In de onder 22 genoemde ontvlechtingsovereenkomst is de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten aldus geregeld dat, kort gezegd, Domicilie Groep de onverdeelde helft van haar rechten op de merken, op de handelsnaam "Domicilie", op de genoemde domeinnaam en op de website aan Domicilie Ede heeft verkocht. Daarbij is tevens voor het verdere beheer van die rechten een regeling overeengekomen, die onder meer inhoudt dat Domicilie Ede en Domicilie Groep alsmede vennootschappen waarmee één van hen beide in een groep zijn verbonden, gerechtigd zijn de naam "Domicilie" te voeren, mits daaraan een aanduiding van de desbetreffende plaats wordt toegevoegd Alleen Domicilie Groep heeft het recht de naam "Domicilie" zonder plaatsaanduiding te voeren.

Uit het arrest van het gerechtshof: 4.2 Indien een merk ieder onderscheidend vermogen mist, kan het niet als merk worden ingeschreven (…)  Daarvan is in het voorliggende geval echter geen sprake: het woordmerk 'domicilium' [bedoeld is zo te lezen ‘domicilie’- IEF] voor makelaarsdiensten is geschikt om de rechthebbende merkhouder als aanbieder van die diensten te identificeren. Dat het woord ook voor een woonrubriek in een dagblad is geschikt, impliceert op zichzelf niet dat die term al zodanig verwaterd is dat hij die functie niet meer zou kunnen vervullen; andere feiten die daarop kunnen duiden zijn gesteld noch gebleken.

4.3 Evenmin is een merk geschikt om als zodanig te worden ingeschreven indien het uitsluitend beschrijvend is, als bedoeld in artikel 2.1 1 lid 1 onder c BVIE. Ook daarvan is naar het voorlopig oordeel van het hof in het onderhavige geval geen sprake. Dat 'domicilie' geassocieerd zal worden met begrippen als 'huis' of 'woonplaats', impliceert niet dat dit woord als (louter) beschrijvend kan worden gezien voor het aanbieden van makelaarsdiensten. Dat 'domicilie' een in formeel taalgebruik vrij gangbaar woord is (om een woonplaats aan te duiden), brengt evenmin mee dat het als beschrijvend voor makeldiensten moet worden aangemerkt.

4.4 Het voorgaande impliceert dat het hof voorshands van oordeel is dat Ede aan haar inschrijving van het woordmerk 'domicilie' voor makelaarsdiensten bescherming tegen inbreuk kan ontlenen. Aangezien de term 'domicilium' ook in de opvattingen van Groep in vergaande mate overeenstemt met dit woordmerk, komt Ede in beginsel het recht toe anderen het gebruik van die term voor makelaarsdiensten te verbieden indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Gelet op het feit dat Groep, zoals zij zelf ook aangeeft, die term ook gebruikt op het internet, in combinatie met het gebruik van het merk 'domicilie', waartoe zij medegerechtigde is, is het hof voorshands van oordeel dat ook aan dit laatste criterium, het gevaar van verwarring, is voldaan. Dat Ede zich in beginsel op een andere lokale markt richt dan de door Groep geëxploiteerde makelaardijkantoren, staat daaraan niet in de weg.

 4.5 Evenmin staat daaraan in de weg dat Groep zelf ook gerechtigd is tot het woordmerk 'domicilie'. Dat zij - eveneens voor 50% - medegerechtigde is, betekent, behoudens andersluidende contractuele afspraken, waarvan het bestaan gesteld noch gebleken is, niet dat het haar vrijstaat een in bovengenoemde zin verwarringwekkend gebruik van een soortgelijke term voor identieke diensten te gebruiken.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 23 april 2009, In de gevoegde zaken C-261/07 en C-299/07, VTB-VAB NV tegen Total Belgium NV en Galatea BVBA tegen Sanoma Magazines Belgium NV (verzoek van Rechtbank van koophandel te Antwerpen (België) om een prejudiciële beslissing)

Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Eerst even voor jezelf lezen. Pechhulp bij tankbeurt en kortingsbon lingerie in lingeriespecial weekblad Flair. Richtlijn verzet zich tegen Belgische wet die verbod stelt op elk gezamenlijk aanbod van een verkoper aan een consument. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), dient aldus te worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen een nationale regeling zoals die aan de orde in de hoofdgedingen, die, behoudens bepaalde uitzonderingen, elk gezamenlijk aanbod van een verkoper aan een consument verbiedt, ongeacht de specifieke omstandigheden van het concrete geval.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 23 april 2009, zaak C-59/08 Copad SA tegen Christian Dior couture SA, Vincent Gladel en Société industrielle lingerie (SIL) (verzoek om een prejudiciële beslissing door de Cour de cassation, Frankrijk).

Na Dior / Evora nu Dior / Copad: Merkenrecht. Merkenrichtlijn. Uitputting. "De aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast."

Dior heeft met SIL een merklicentieovereenkomst gesloten voor de vervaardiging en distributie van korsetterieartikelen onder het merk Christian Dior. In deze overeenkomst was bepaald dat „met het oog op de handhaving van de algemene bekendheid en het prestige van het merk de licentiehouder zich ertoe verbindt, niet te verkopen aan groothandelaren, inkoopcombinaties, discounters, postorderbedrijven, bedrijven die verkopen via het systeem van huis-aan-huis-verkoop of thuisparty’s, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. Hij neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bepaling door zijn distributeurs of kleinhandelaren wordt nagekomen.”

SIL heeft vervolgens aan Copad International (hierna: „Copad”), een discounter, waren verkocht, voorzien van het merk dat het voorwerp is van de licentieovereenkomst. Copad heeft een deel van de waren doorverkocht aan derden. Dior heeft SIL en Copad gedagvaard wegens merkinbreuk.

Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of SIL door de verkoop van de waren aan Copad inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Dior. De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijke uitputting van het merkrecht. Handelt een licentiehouder zonder toestemming van de merkhouder als hij  waren in de handel brengt onder het betrokken merk en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan discounters verbiedt? En, voor het geval dat de merkhouder door het verbod van verkoop aan discounters de uitputting niet kan uitsluiten, kan de merkhouder zich op grond van artikel 7, lid 2, van deze richtlijn tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten?

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 8, lid 2, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

2)      Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.

3)      Wanneer desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, kan de merkhouder enkel een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 23 april 2009, zaak C-425/07 P, AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Mededinging. Auteursrecht. Auteursrechtenorganisaties. Afwijzing van klacht door Commissie wegens gebrek aan communautair belang.

Het Griekse AEPI, belast met het gezamenlijk beheer van auteursrechten op muziek, heeft bij de Commissie een klacht ingediend tegen de Helleense Republiek en tegen drie Griekse organisaties voor het gezamenlijk beheer van de naburige rechten van zangers, musici en producenten van geluids- en/of beelddragers. In deze klacht heeft AEPI aangevoerd dat deze organisaties de artikelen 81 EG en 82 EG hadden geschonden door de vergoeding voor de naburige rechten op een buitensporig hoog niveau, tot 5 % van de bruto-inkomsten van de Griekse radio- en televisiestations, vast te stellen, en dat de Helleense Republiek artikel 81 EG had geschonden door hun de mogelijkheid te bieden dienaangaande overeenkomsten te sluiten en deel te nemen aan onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Doordat de ondernemingen die muziekwerken gebruiken, buitensporige lasten dienen te dragen, hebben zij de auteursrechten die AEPI van hen wilde innen, niet kunnen betalen.

Het HvJ verwerpt het beroep tegen de afwijzing van klacht door Commissie.

45 Bijgevolg kan rekwirantes betoog, met name in haar vierde middel, dat ertoe strekt aan te tonen dat de handel tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed, volgens hetwelk zij in Griekenland auteursrechten int voor het gebruik van muziek van niet enkel Griekse auteurs, maar ook van auteurs uit andere lidstaten van de Unie, en zij de aldus ontvangen rechten op basis van overeenkomsten tot wederzijdse vertegenwoordiging overmaakt aan haar tegenhangers in andere lidstaten die zoals AEPI belast zijn met het gezamenlijke beheer van auteursrechten op muziekwerken, niet worden aanvaard.

46 In de eerste plaats betreft dit louter feitelijke argumenten die het Hof in hogere voorziening niet kan onderzoeken.

47 In de tweede plaats heeft rekwirante het Gerecht niet verweten dat het bepaalde bewijsmiddelen verkeerd heeft uitgelegd.

48 In de derde plaats betwist rekwirante in wezen enkel de vaststelling van het Gerecht dat zij niet heeft aangetoond dat de gelaakte praktijken de intracommunautaire handel ongunstig kunnen beïnvloeden. De middelen die zij dienaangaande aanvoert, kunnen echter hoe dan ook niet slagen, aangezien een dergelijke ongunstige beïnvloeding als zodanig nog niet leidt tot aanzienlijke verstoringen van de gemeenschappelijke markt. Dienaangaande moet worden vastgesteld dat het Gerecht het eerste middel van rekwirante heeft afgewezen omdat zij geen concrete elementen heeft aangevoerd die aantonen dat er sprake is van – werkelijke of potentiële – aanzienlijke verstoringen van de gemeenschappelijke markt.

Lees het arrest hier.

From Distribution to Dialogue: Remarks on the Concept of Balance in Copyright Law. CIER-Lecture by Abraham Drassinower; Associate Professor at the Faculty of Law, Chair in the Legal, Ethical and Cultural Implications of Technological Innovation, and Director of the Centre for Innovation Law and Policy, University of Toronto.

Date: 13 May 2009, Place: CIER, Molengraaf Instituut; Nobelstraat 2a, Utrecht.

Abstract: Few propositions are more frequently asserted in contemporary copyright discussion than the proposition that copyright is a balance between authors and users - a balance (as some like to say) between the incentive to create and the imperative to disseminate works of authorship.

The paper argues (a) that the concept of balance cannot support the weight it is asked to bear in copyright jurisprudence, and (b) that we should think of copyright less as a "balance" between authors and users than as a "dialogue" between authors and users.  In short, "dialogue" is a metaphor more appropriate than "balance" to structure our interpretation of copyright law and of its purpose. 

On the basis of the idea of dialogue, the paper offers an understanding of certain copyright exceptions rather as user's rights integral to the copyright system; inquires into the lawfulness of copying for personal use; and suggests a concept of the public domain less as a matter of values or weights to be placed on a balance, than as a site of and condition for a network of communicative acts in which both authors and users participate.

The lecture will start at 16.00 hours and ends at 18.00 hours. Subsequently, the Centre for Intellectual Property Law will be happy to invite you for a drink and a talk at the Institute. No entry-fees are charged. Please register with Ellen Alferink, e.alferink@law.uu.nl or by phone: 030 - 253 7723. 2 NOVA-points will be awarded.

Hof van Beroep Antwerpen, 9 april 2009, in zake 2008/AR/242, Mars Nederland B.V. & Mars Belgium N.V. tegen Nestlé Belgilux N.V.  (Met dank aan Ann Wilsens, NautaDutilh Brussel).

Merkenrecht. Hoger beroep in de rondzwevende chocoladeballetjeszaak (Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 5 april 2007, IEF 3839). Mars maakt op grond van haar beeldmerk (afbeelding boven) m.b.t. tot haar Malteser chocoladeballetjes bezwaar tegen het door Nestlé’s op de verpakking van KitKat Balls gebruikte ‘zwevende chocoladeballetjespatroon’.

Het beeldmerk van eiser Mars wordt echter nietig verklaard. “Uiteindelijk is dit beeldmerk niets anders dan een marketingoverweging”. Ten overvloede: geen inbreuk, geen ongerechtvaardigd voordeel, geen slaafse nabootsing of parasitaire mededinging.

A. Het litigieus beeldmerk beeldt enkel het product, te weten een klein rond luchtig koekje volledig omhuld met melkchocolade, af in een in deze snoepbranche gebruikelijke dynamische (enigszins zwevend of vliegend) groepering op een uniforme, niet onderscheidende en in de melkchocoladebranche zeer gebruikelijke rode achtergrond. Zo hadden en hebben de meeste producten in het gamma van het sinds 1950 ook in België gebruikt en wereldwijd erg bekend KIT KAT merk, dezelfde rode achtergrondkleur waarbij steeds het dominante en bekende KIT : KAT logo (visueel afgebeeld met een wel bepaalde schrijfwijze met twee grote K's in een wit ovaal) aanwezig is. Het feit dat een van die koekjes in het litigieus beeldmerk van MARS half geopend voorgesteld wordt, is in de branche even gebruikelijk om het binnenste van het product aan de consument te tonen.

B. Het litigieus door MARS ingeroepen beeldmerk bestaat uit een bovendien gebruikelijke combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel van snoepgoed ("hapklare chocoladesnacks") gebruikt worden voor de voorstelling van het product (een klein rond koekje volledig omhuld met melkchocolade) en om die reden mist het op zich onderscheidend vermogen, d.w.z. het vermogen tot verwijzing naar de commerciële oorsprong, voor dit product.

C. Uiteindelijk is dit beeldmerk niets anders dan een marketingoverweging waardoor de verpakking van het product op aantrekkelijke wijze geïllustreerd wordt om het uiterlijk van het product te tonen en aldus verschillend van de zorg om dit product te identificeren met behulp van een merk. De rode achtergrondkleur wordt enkel gebruikt omwille van haar in die branche bestaande aantrekkingskracht en ook ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis overpbracht wordt. De door MARS ingeroepen "wel bepaalde schikking, dichtheid en reflectie van de balletjes" is, afgezien van de betwistbare realiteit daarvan in voormeld beeldmerk, niet meer dan de som van de niet onderscheidende bestanddelen en bezit dan ook geen onderscheidend vermogen.

D. Het litigieus beeldmerk kan ook niet door inburgering onderscheidend geworden zijn, nu daartoe een voldoende constant gebruik van dit specifiek beeldmerk als onderdeel van het complex beeld- en woordmerk "Maltesers" ontbreekt. Immers, uit de door MARS op p. 4 van haar syntheseconclusie weergegeven evolutie (tussen 1991 en heden) van de door haar voor het product Maltezers gebruikte verpakking blijkt dat het ingeroepen beeldmerk als zodanig, d.w.z. met de ingeroepen "wel bepaalde schikking, aantal (7) en dichtheid', niet als onderdeel voor de verpakking gebruikt wordt maar wel een afbeelding van wisselend gegroepeerde ronde "zwevende" chocoladeballetjes, waarvan één half opengebroken, op een rode achtergrond.

Bovendien oordeelt het hof dat omwille van het feit dat het ingeroepen beeldmerk door MARS in reclame en verpakking steeds samen met het woordelement Maltesers gebruikt wordt, het doelpubliek het ingeroepen beeldmerk als dusdanig niet meer afzonderlijk waarneemt maar enkel als een deel van een ondeelbaar geheel. Uit de totaalindruk van het complexe woord- en beeldmerk voor het product Maltesers blijkt dan ook dat het beeldmerk in de achtergrond verdwijnt omdat het publiek het woordelement wegens haar dominante onderscheidende kracht als ondubbelzinnige aanduiding van herkomst opvat.

(…) F. Uit voorgaande vaststellingen besluit het hof dan ook dat het door MARS ingeroepen beeldmerk van elk onderscheidend vermogen verstoken is en bovendien uitsluitend bestaat uit een normale combinatie van tekens die in het bona fide handelsverkeer van "hapklare chocoladesnacks" gebruikelijk zijn.

G. Om die redenen wordt het door MARS ingeroepen Benelux beeldmerk (…) nummer 801 054, bij toepassing van artikelen 2.28.1. b. en 2.28.1 .d BIEV nietig verklaard en wordt de doorhaling ervan uit de Benelux merkenregisters bevolen.

IV. Uit voormelde overwegingen volgt tevens dat de ingeroepen verpakking en reclame voor het product Maltesers door het doelpubliek steeds als een ondeelbaar geheel wordt gepercipieerd, waarbij het woordelement Maltesers op bepalende wijze bijdraagt aan de door het complexe merk opgeroepen totaalindruk, zodat op grond van de aanwezigheid daarvan niet kan aangenomen worden dat het ingeroepen "zwevende chocaladeballetjes patroon op een rode achtergrond' op zich het bij het publiek in herinnering blijvende beeld van dit merk domineert.

Daaruit volgt dat het ingeroepen beeldmerk geen individueel onderscheidende functie heeft en gelet op deze bijkomende vaststelling heeft de eerste rechter bovendien - zij het ten overvloede gelet op de door het hof uitgesproken nietigheid van het ingeroepen beeldmerk - op oordeelkundige gronden, die door MARS niet weerlegd en door het hof overgenomen worden, besloten dat in casu geen gevaar bestaat voor verwarring of het leggen van enig verband tussen de duidelijk onderscheiden herkomst van het door MARS onder de bekende merknaam Maltesers en het door NESTLE onder de bekende merknaam Kit Kat (ball) gecommercialiseerd ronde (in de vorm van een balletje) krokante koekje omhuld met melkchocolade.

Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Utrecht, 22 april 2009, LJN: BI1951, gevoegde zaken, Eiser tegen Non Plus Ultra B.V. en Non Plus Ultra B.V. tegen Moooi B.V.

Auteursrecht. Productfotografie. Interessante vraag of internetwinkel ervan mocht uitgaan dat zij toestemming had om auteursrechtelijk beschermde foto's op cd-rom te gebruiken in het geval die internetwinkel de cd-rom's van de leverancier krijgt toegestuurd. Rechtbank oordeelt dat foto's auteursrechtelijk beschermde werken zijn.  Bewijsopdracht waarbij gedaagde NPU moet aantonen op grond van de handelsrelatie met Moooi (impliciete) toestemming te hebben gehad om de productfoto’s te gebruiken. 
 
Eiser is beroepsfotograaf, NPU houdt zich bezig met de verkoop van producten via internet en Moooi handelt onder meer in designmeubelen. In opdracht van Moooi heeft eiser de objecten uit de collectie van Moooi gefotografeerd Medio 2007 heeft eiser geconstateerd dat op een tweetal designwebsites een groot aantal van de foto’s zijn afgebeeld. De foto’s zijn door NPU geplaatst. Na sommatie heeft NPU de foto’s van de websites verwijderd maar heeft de gestelde schade niet willen vergoeden. I.c. wordt Moooi door NPU in vrijwaring opgeroepen.

Auteursrecht: 5.4.  De rechtbank is, na bestudering van de in het geding zijnde foto’s, van oordeel dat deze foto’s een voldoende eigen oorspronkelijk karakter hebben om daaraan auteursrechtelijke bescherming toe te kennen. Daarvoor is redengevend dat - anders dan door NPU is gesteld - de door [eiser] gemaakte foto’s niet simpelweg bestaan uit een “fotografische” vastlegging van de producten van Moooi. De foto’s kenmerken zich namelijk door een eenvormige wijze van belichting (sterkte en hoek) en een specifieke schaduwvorming die daardoor ontstaat. Daarnaast valt op dat alle foto’s een zelfde kleurstelling hebben, die opvallend afsteekt tegen de telkens terugkerende witte achtergrond. Als gevolg van deze door [eiser] gemaakte keuzes bij het maken van de foto’s ontstaat een duidelijke en herkenbare lijn, die door [eiser] ter comparitie is aangeduid als “de constante”. Ten slotte blijkt uit de foto’s dat [eiser] bij ieder gefotografeerd object een standpunt van de camera heeft gekozen dat het object - naar zijn mening - het beste doet uitkomen. Ook dit element brengt mee dat de foto’s van [eiser] meer omvatten dan - uitsluitend - een technische weergave van gefotografeerde objecten en daarom auteursrechtelijk beschermde werken zijn.

Bevoegdheid tot verveelvoudigen, artikel 12b AW: 5.6. (…) Mocht de situatie zo zijn dat de cd-rom’s met foto’s van [eiser] (met zijn toestemming) op de markt zijn gebracht en dat NPU eigenaar van één van die cd-rom’s is geworden, dan volgt uit deze omstandigheden en uit het bepaalde in artikel 12b Aw dat NPU bevoegd was om die cd-rom’s (verder) te verhandelen. Net zoals de eigenaar van een boek bevoegd is dat werk door te verkopen. Uit het bepaalde in artikel 12b volgt daarentegen niet - gelijk [eiser] ter comparitie heeft gesteld - dat het NPU was toegestaan de foto’s van de cd-rom te kopiëren en vervolgens op de websites te plaatsen (de eigenaar van een boek mag dat werk zonder toestemming van de auteursrechthebbende ook niet kopiëren en in die vorm verder exploiteren). Het gebruik dat NPU van de cd-rom heeft gemaakt gaat dus verder dan het in artikel 12b omschreven toegestane gebruik, zodat NPU een beroep op dat artikel in deze niet toekomt.

Bevoegdheid tentoonstellen etc., artikel 23 Aw: 5.7.  Verder doet NPU een beroep op het bepaalde in artikel 23 Aw. In dit artikel wordt aan de eigenaar, bezitter of houder van een werk de bevoegdheid gegeven om dit werk te verveelvoudigen of openbaar te maken voor zover dat noodzakelijk is voor openbare tentoonstelling of openbare verkoop van dat werk, een en nader met uitsluiting van enig ander commercieel gebruik. Naar het oordeel van de rechtbank mist dit artikel in de onderhavige situatie toepassing. Dit oordeel steunt op de omstandigheid dat het in deze zaak niet gaat om het recht van NPU om op de websites afbeeldingen te plaatsen ter promotie van door haar te koop aangeboden (auteursrechtelijk beschermde) artikelen van Moooi, maar om de vraag of zij daarbij gebruik mag maken van auteursrechtelijk beschermde foto’s. De vergelijking die NPU in haar processtukken maakt tussen de onderhavige kwestie en de zaak Swatch/Makro (gerechtshof Amsterdam 19 mei 1994, LJN AK2167) gaat reeds daarom niet op. Daarnaast is het zo dat het voor NPU niet noodzakelijk was om ter promotie van de verkoop van de artikelen van Moooi de door [eiser] gemaakte foto’s te gebruiken. NPU had immers ook zelf foto’s van die artikelen kunnen (doen) maken en voor promotiedoeleinden kunnen gebruiken. Nu op grond van deze omstandigheden de conclusie al is dat het beroep van NPU op artikel 23 Aw wordt verworpen, kan het antwoord op de vraag of de foto’s door NPU zijn gebruikt ten behoeve van “een openbare tentoonstelling of openbare verkoop”, en zo niet, of dat toepassing van artikel 23 Aw wel of niet in de weg staat, in het midden blijven.

Afweging van belangen (Dior/Evora): 5.8.  Onder verwijzing naar genoemde zaak Swatch/Makro en de zaak Evora/Dior (HR 20 oktober 1995, LJN ZC1845) heeft NPU voorts gesteld dat een redelijke en billijke afweging van de belangen van [eiser] en NPU tot het oordeel moet leiden dat NPU de foto’s van eerstgenoemde op de websites heeft mogen gebruiken ter promotie van de artikelen van Moooi. Om dezelfde redenen als hiervoor onder 5.7. genoemd slaagt dit verweer van NPU niet. Uit genoemde uitspraken kan weliswaar - kort gezegd - de conclusie worden getrokken dat de wederverkoper van artikelen ook reclame voor die artikelen moet kunnen maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s in een brochure, maar uit dat recht volgt niet dat die wederverkoper daarvoor auteursrechtelijke beschermde foto’s van derden mag gebruiken dan wel dat dit gebruik noodzakelijk is. Voorts is de rechtbank van oordeel dat bij een redelijke afweging van de belangen van partijen het belang van NPU bij het gebruik van de foto’s niet (zonder meer) prevaleert boven het belang van [eiser] bij handhaving van de aan hem toekomende auteursrechten. Redengevend hiervoor is dat ook in de huidige informatiemaatschappij, waarbij het steeds eenvoudiger is om werken te reproduceren, een toereikende bescherming van het auteursrecht moet worden gegarandeerd. Het reproductierecht vormt immers de essentie van het auteursrecht en is het daarom aan de auteur om de verveelvoudiging van zijn werk toe te staan of te verbieden. Dat NPU mogelijk een belang heeft (gehad) bij het gebruik van de foto’s op de websites is op zichzelf geen rechtvaardiging om aan deze keuzevrijheid van de auteur (door middel van een belangenafweging) afbreuk te doen.

Onrechtmatig handelen: 5.10.  (…)  Indien veronderstellenderwijs aangenomen zou worden dat NPU deze cd-rom’s van Moooi (per post) heeft ontvangen in het kader van de handelsrelatie die tussen hen bestond, is de rechtbank van oordeel dat NPU erop mocht vertrouwen dat zij de op die cd-rom bevindende informatie, waaronder begrepen de foto’s, kon gebruiken ten behoeve van de verkoop van die producten via internet. Zeker als met betrekking tot het gebruik van die informatie, zoals door NPU is gesteld, geen voorbehoud door Moooi is gemaakt. Het is immers gebruikelijk dat informatiemateriaal, dat rechtstreeks afkomstig is van de producent/leverancier, door de afnemer van de producten waarop dat informatiemateriaal ziet ten behoeve van de verkoop van die producten in de regel wordt gebruikt en mag worden gebruikt. Dit uitgangspunt wordt overigens bevestigd door de omstandigheid dat ook andere afnemers van Moooi-producten, dus niet zijnde NPU, op hun websites de door [eiser] gemaakte foto’s toonden (en thans tonen). Dat dit officiële dealers van Moooi betroffen, die op grond van de afspraken tussen [eiser] en Moooi hiertoe wel bevoegd waren, en dat dus met betrekking tot het gebuik van het informatiemateriaal een onderscheid werd gemaakt tussen verschillende afnemers, hoefde NPU niet te bevroeden. In het licht van dit een en ander gaat het te ver om aan NPU een onderzoeksplicht op te leggen aangaande (1) het mogen gebruiken van dat materiaal (2) en/of de mogelijkheid dat op dat materiaal auteursrechten van een derde, niet zijnde Moooi, rustte (3) en/of de vraag of Moooi toestemming van die derde had gekregen om het materiaal aan (alle) afnemers voor promotiedoeleinden ter beschikking te stellen.

Bewijsopdracht (impliciete) toestemming: 5.13.   Omdat NPU zich beroept op een door Moooi gegeven (impliciete) toestemming tot gebruik van de foto’s rust - met het oog op het bepaalde in artikel 150 Rv - de bewijslast met betrekking tot het bestaan van die toestemming op NPU. Uitgangspunt is dan ook dat NPU feiten moet aandragen, waaruit bedoelde toestemming kan worden afgeleid. (…) In het licht van dit een en ander zal NPU worden opgedragen te bewijzen dat zij de cd-rom’s in het kader van haar handelsrelatie met Moooi rechtsreeks (per post) van Moooi heeft ontvangen en dat met betrekking tot het gebruik van de informatie op de cd-rom’s geen voorbehoud door Moooi is gemaakt.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 5 maart 2009, LJN: BI1912, Abk Inno Vent B.V tegen Örnell B.V.

Auteursrecht. Productbrochures producenten RVS keukenelementen en keukenapparatuur. Eiser  ABK vordert gedaagde  Örnell te veroordelen om zich te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten, waaronder geschriftenbescherming, van ABK op de teksten en op de lay-out van de ABK InnoVent brochure 2006. Gedaagde zou ook inbreuk gemaakt hebben op een wijnrek van eiser. De voorzieningenrechter acht het gevorderde ten aanzien van de tekst, de lay-out en de wijnrekken reeds toewijsbaar “op de grond van auteursrechtelijke inbreuk”. Geen auteursrecht op productcodes. 

Tekst: 4.5. ABK heeft gesteld dat (delen van) teksten uit haar brochure van 2006, waarop zij het auteursrecht heeft, door Örnell nagenoeg letterlijk zijn overgenomen in diens brochure van 2007. (…) De voorzieningenrechter is van oordeel dat de tekst een werk is in de zin van artikel 10 lid 1, 1 Aw. De tekst behelst basisregels voor luchttechniek voor afzuigsystemen, verschillende soorten interne motoren om in die systemen te gebruiken en productspecificaties van verschillende typen toe te passen externe motoren.

Hoewel met Örnell gezegd kan worden dat het om een hoeveelheid feitelijke gegevens gaat, heeft (de werknemer van) ABK toch zijn eigen karakter aan die min of meer vaststaande feiten gegeven. De werknemer heeft immers zelf de opbouw en onderverdeling van de tekst en de volgorde van de technische gegevens bepaald, maar ook een eigen keuze voor de tekstuele omvang gemaakt (hoe uitvoerig de onderwerpen te behandelen). De tekst heeft derhalve een eigen karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker.

Het verweer van Örnell dat het slechts om een beperkt aantal pagina´s uit de brochure gaat kan niet worden gevolgd. Immers, ook het gedeeltelijk overnemen van een tekst die auteursrechtelijk beschermd is, is een inbreuk op het auteursrecht. De hoeveelheid overgenomen tekst speelt derhalve geen rol. Ook het verweer dat de tekst niet één op één is overgenomen dient te worden gepasseerd. Örnell heeft immers erkend delen uit de brochure van ABK te hebben overgenomen. Verder zijn de tekstuele verschillen minimaal en van een ondergeschikt karakter. De conclusie is dan ook dat Örnell in haar brochure van 2007 met het overnemen van de teksten op de pagina´s 67 tot en met 69 inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ABK.

In de brochure 2009 heeft Örnell de tekst over de basisregels voor luchttechniek voor afzuigsystemen herschreven, zoals blijkt uit haar productie 2, zodat ten aanzien hiervan geen sprake meer is van een inbreuk op het auteursrecht. Echter, op de pagina´s 94 en 96 is dezelfde tekst opgenomen als op de pagina´s 70 en 71 uit de brochure 2007, waarvan hiervoor is overwogen dat dit in strijd is met het auteursrecht van ABK. Örnell maakt derhalve met de tekst op de pagina´s 94 en 96 in de brochure 2009 inbreuk op het auteursrecht van ABK.

Lay out: 4.6. ABK stelt dat Örnell de lay-out van de bladzijden met productspecificaties van haar brochure 2006 (hierna: de lay-out) heeft overgenomen. (…) De voorzieningenrechter is van oordeel dat de lay-out van ABK ook aan deze vereisten, zoals hiervoor onder 4.5 genoemd, voldoet. Immers het is een uiting van wat de maker, de werknemer van ABK, tot zijn vormgeving heeft bewogen, en dat verdient auteursrechtelijke bescherming.
De volgende vraag die dient te worden beantwoord is of Örnell met haar brochures 2007 en 2009 inbreuk maakt op dat auteursrecht van ABK.

(...) Aan Örnell kan toegegeven worden dat er verschillen zijn aan te wijzen tussen de lay-out van ABK en die van Örnell, maar deze verschillen zijn zo gering en de kenmerkende elementen zo identiek, dat zij de totaalindruk van beide brochures niet zodanig anders maken, dat gezegd kan worden dat Örnell met haar lay-out voldoende afstand heeft genomen van de lay-out van ABK. Gelet op alle hiervoor genoemde elementen samen, het totale beeld, wordt geconcludeerd dat er sprake is van een inbreuk door Örnell op het auteursrecht van ABK.

De voorzieningenrechter komt mede tot dit oordeel door de als productie 7 van de zijde van ABK overgelegde kopieën uit een negental brochures van andere leveranciers in dezelfde markt te vergelijken met de brochures van ABK en Örnell. Geen van deze brochures bevatten overeenstemmende elementen met de brochures van partijen, terwijl ook hier hetzelfde product en dezelfde doelgroep als bij partijen geldt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het uitgesloten moet worden geacht dat twee makers van een lay-out als de onderhavige onafhankelijk van elkaar tot (vrijwel) exact hetzelfde resultaat zullen komen.

(…) Te meer daar kan worden vastgesteld dat Örnell bekend was met de brochure van ABK; zij heeft immers erkend daaruit bepaalde delen van de tekst te hebben overgenomen. Tegen het vermoeden van ontlening staat tegenbewijs open. Hieraan worden echter hoge eisen gesteld.(…)

Productcodes: ABK stelt dat zij een bijzondere zelfbedachte productcode voor een bepaald type lichtbalken heeft geïntroduceerd, te weten “LBG”. Dit is een alleen door haar gebruikte productcode en productbenaming, die een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. ABK is de auteursrechthebbende.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat ten aanzien van de productnaam en –code geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. (…)

Wijnrekken: 4.8. ABK beroept zich ook ten aanzien van een wijnrek op auteursrechtbescherming ex artikel 7 Aw. Zij stelt dat zij in december 2002 een nieuw, modern en strak gestyleerd vormgegeven wijnrek van RVS heeft ontworpen. (…) De voorzieningenrechter is van oordeel dat hier sprake is van een geheel nieuw ontwerp. Bij het ontwerpen van een van RVS-plaat gemaakt wijnrek kan de maker wel degelijk andere creatieve keuzes maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de rand en de vorm en grootte van de uitsparingen, waarbij hij zich uiteraard wel kan laten inspireren door een reeds bestaand wijnrek. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat ABK een nieuw oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk tot stand heeft gebracht. (…) Geconcludeerd kan worden dat Örnell inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ABK.

Proceskosten: 4.13.  (…) “De Richtlijn Indicatietarieven in IE-zaken” dient in deze zaak als uitgangspunt bij de bepaling van de proceskosten te worden genomen. Het bij deze kortgedingprocedure behorende indicatietarief is EUR 15.000,=.
Het door ABK gevorderde bedrag is aanmerkelijk hoger. ABK heeft echter niets gesteld waaruit dient voort te vloeien dat in deze zaak een hoger bedrag dan het indicatietarief dient te worden toegewezen, anders dan dat er sprake is van vier op zichzelf staande inbreuken, die de behandeling complex maken. Bij deze vier inbreuken is echter sprake van een zodanige samenhang dat afwijking van het indicatietarief enkel op die grond niet gerechtvaardigd is.
Nu de hogere kosten door Örnell worden betwist worden er aan de motivering van ABK hoge eisen gesteld, die deze echter niet heeft gegeven. Voor een splitsing van de kosten in een gedeelte voor Intellectuele Eigendomsrechten en een gedeelte voor onrechtmatige daad, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding nu nagenoeg alle vorderingen op grond van inbreuk op het auteursrecht worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal een bedrag van EUR 15.000,= voor werkzaamheden van de advocaat van ABK toewijzen.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Breda, 24 april 2009,  LJN: BI2158, Sporttrading Holland B.V. & Ferro Footwear B.V. c.s. tegen Converse Inc & Kesbo Sport B.V.

Merkenrecht. Namaakschoenen. Sporttrading c.s. vorderen tevergeefs de opheffing van de door Converse c.s. gelegde conservatoire beslagen op haar schoenen en administratie. Eiseressen hebben enige betrokkenheid van gedaagden bij de handel in inbreukmakende kopieën voldoende aannemelijk gemaakt.

Er zijn concrete aanknopingspunten die steun geven aan het vermoeden dat er sprake is van enigermate samenhangende handel tussen de vijf gedaagden. Om die reden wordt het verbod om inbreuk te maken op het merkrecht van Converse toegewezen tegen alle gedaagden. 1019h proceskosten Sporttrading:  € 1.078,- en € 31.541,54 (con- & reconventie).

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Converse c.s. enige betrokkenheid van Sporttrading c.s. bij de handel in inbreukmakende kopieën van de Chuck Taylor All Star schoenen voldoende aannemelijk hebben gemaakt. In maart 2009 zijn er namaakschoenen aangetroffen bij V&D in Maastricht en vast staat dat deze schoenen door Sporttrading Holland B.V. zijn geleverd. Op 18 februari 2009 zijn er namaakschoenen aangetroffen bij supermarkt Carrefour in Brussel en Sporttrading Holland B.V. is aldaar genoemd als één van de leveranciers. Weliswaar hebben Sporttrading c.s. ongeveer een kwart van hun in beslag genomen voorraad Converse schoenen ingekocht bij Converse Netherlands B.V. en Kesbo Sport B.V., maar de herkomst van alle andere beslagen Converse schoenen hebben Sporttrading c.s. niet bekend willen maken, zodat niet kan worden aangenomen dat zij hun handelsvoorraad uitsluitend via legale kanalen hebben ingekocht.

Verder hebben zij geen verklaring gegeven voor de constatering van de beslagleggende deurwaarder Van Lierop dat de door V&D ontvangen facturen niet overeenstemmen met de facturen zoals gevonden in de administratie van Sporttrading c.s., noch voor de door deurwaarder De Jong opgenomen verklaring van de directeur van opslagbedrijf Philmah B.V., inhoudende dat in het verleden door Sporttrading Holland B.V. ter opslag aangeboden schoenen niet altijd overeenstemden met de aangeleverde paklijsten en dat de inhoud van de ter opslag aangeboden dozen niet altijd overeenstemde met de labels die op de buitenkant van de dozen waren aangebracht. Deze bevindingen doen vermoeden dat Sporttrading c.s. geen eerlijke handel drijven.

4.5. Volgens Sporttrading c.s. kunnen de afzonderlijke vennootschappen niet met elkaar vereenzelvigd worden, zoals Converse c.s. wel doen. Het is echter een feit dat Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Altenaweg 20 in Waalwijk, dat zij middels de aandeelhouders met elkaar gelieerd zijn en dat zij, met uitzondering van Brandustry B.V., zelfs dezelfde bestuurder hebben. Uit de beslagexploten komt verder naar voren dat onder alle vijf vennootschappen conservatoir beslag op Converse schoenen is gelegd, dat er in de administratie van Sporttrading Holland B.V. en van Ferro Footwear B.V. documenten met betrekking tot Converse schoenen zijn aangetroffen, en dat de computerserver van Ferro Footwear B.V. kennelijk verbonden is met de servers van de andere vennootschappen. Dat betekent dat er concrete aanknopingspunten zijn die steun geven aan het vermoeden dat er sprake is van enigermate samenhangende handel tussen deze vijf vennootschappen. De stelling van Sporttrading c.s. dat elke vennootschap zich op een ander marktsegment richt, kan de voorzieningenrechter niet op andere gedachten brengen.

4.6. Gelet op voorgaande overwegingen hebben Converse c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende belang bij het gevorderde onder A en E, hetgeen daarom als navolgend zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek als bedoeld onder E, het gevorderde onder B, C en D toe te wijzen, temeer nu niet alle door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen namaak zijn.

4.7. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen Sporttrading c.s. worden veroordeeld in de proceskosten van Converse c.s in reconventie. Niet is betwist dat zijdens Converse c.s. aanspraak kan worden gemaakt op de reële proceskosten, noch is betwist dat de zijdens Converse c.s. met documenten gespecificeerde kosten zijn gemaakt. Deze kosten zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van eur 31.541,54, bestaande uit eur 204,- aan betaald vastrecht voor de beslagrekesten, eur 5.074,54 aan deurwaarderskosten en eur 26.263,- aan gespecificeerde advocaatkosten.

De voorzieningenrechter veroordeelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse Inc middels de verhandeling van op de Chuck Taylor All Star gelijkende schoenen te staken en gestaakt te houden (…)
 
te gedogen dat een door Converse Inc en Kesbo Sport B.V. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de (…) in conservatoir bewijsbeslag genomen documenten en digitale bestanden  (…)  beveelt Sporttrading (…0 te gedogen dat Converse Inc onbeperkte inzage krijgt in de (…) in conservatoir beslag en in bewaring genomen Converse schoenen teneinde daarvan de oorspronkelijkheid vast te stellen.

Lees het vonnis hier.