Dossiers

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU april 2014, zaak C-125/14 (Iron & Smith) - dossier
Merkenrecht. Gestelde vragen: 1. Is it sufficient, for the purposes of proving that a Community trade mark has a reputation within the meaning of Article 4(3) of the Directive for that mark to have a reputation in one Member State, including where the national trade mark application which has been opposed on the basis of such a reputation has been lodged in a country other than that Member State?

2. May the principles laid down by the Court of Justice of the European Union regarding the genuine use of a Community trade mark be applied in the context of the territorial criteria used when examining the reputation of such a mark?
3. If the proprietor of an earlier Community trade mark has proved that that mark has a reputation in countries other than the Member State in which the national trade mark application has been lodged - which cover a substantial part of the territory of the European Union – may he also be required, notwithstanding that fact, to adduce conclusive proof in relation to that Member State?
4. If the answer to the previous question is no, bearing in mind the specific features of the internal market, may a mark used intensively in a substantial part of the European Union be unknown to the relevant national consumer and therefore the other condition for the ground precluding registration in accordance with Article 4(3) of the Directive not be met, since there is no likelihood of detriment to, or unfair advantage being taken of, a mark’s repute or distinctive character? If so, what facts must the Community trade mark proprietor prove in order for that second condition to be met?

Rechtbank Den Haag 23 april 2014, IEF 13790 (Audi c.s. tegen Connemills)
Merkinbreuk. Domeinnaam staken. Connemills verhandelt, onderhoudt en repareert auto's van Audi c.s. vanuit een bedrijfspand waarop de merken van Audi c.s. vermeld staan. Diverse domeinnamen eindigend op -groningen.nl bevatten de merknamen van eisers. Connemills en X zijn niet als dealer aangesloten en de SEAT-uitingen zijn restanten van een voormalig dealerschap. Het verstekvonnis wordt bekrachtigd. Het gebruik van een domeinnaam met de woordmerken in combinatie met plaatsnaam, centrum, center of naam van X wordt verboden.

4.6. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Deze beperking geldt echter slechts voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.2 Connemills en [X] beroepen zich op deze beperking van het merkenrecht waar het de registratie en het gebruik van de domeinnamen betreft; Audi c.s. en Pon’s Automobielhandel bestrijden dat deze beperking van toepassing is.

4.7. De rechtbank overweegt dat door Connemills en [X] niets, althans niets voldoende onderbouwd, is aangevoerd dat meebrengt dat een noodzaak bestaat om de merken van Audi c.s. te gebruiken om de bestemming van een waar of dienst aan te geven op de wijze waarop zij dat doen door gebruik van de domeinnamen en door het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. In het licht van de stelling van Audi c.s. en Pon’s Automobielhandel dat het publiek in de domeinnamen een band met Audi c.s. zal zien, had het op de weg van Connemills en [X] gelegen om een dergelijke indruk van het in aanmerking komende publiek onderbouwd te betwisten. Nu overigens daar door Connemills en [X] niets tegenin is gebracht, volgt uit het voorgaande dat het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen. nl ook als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. zijn aan te merken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand.

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 april 2014, IEF 13789 (Roadmaps Leonardo onderwijs)
Uitspraak ingezonden door Bert-Jan van den Akker, DOEN Legal. Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. Artt. 6,7 en 8 Aw. Fictief makerschap. Eiser is educatiepsycholoog en werkt bij de Stichting die het Leonardoconcept voor hoogbegaafde kinderen ontwikkelt, waaronder lesmateriaalposters in de vorm van 'roadmaps'. Met gebruik van de roadmaps zonder naamsvermelding wordt inbreuk gemaakt op het persoonlijkheidsrecht (25 lid 1 sub a Aw). Uit overlegde voorontwerpen en verklaringen blijkt dat eiser de werkelijke maker is. Van bemoeienis (ex artikel 6 Aw) is geen sprake. Het recht op naamsvermelding is niet overdraagbaar. Dat de Stichting en Educate2XL als fictieve makers (7 en 8 Aw) moeten worden aangemerkt, kan niet tot een andere conclusie leiden.

Op rddwvk.nl en via iTunes worden kopieën van de roadmaps zonder naamsvermelding aangeboden. De auteursrechtelijke exploitatierechten liggen bij de werkgever. Uit correspondentie blijkt dat naamsvermelding, tot recent op de roadmaps vermeld, uitdrukkelijk wordt erkend. Van afstand is een sprake. Dat de gevorderde naamsvermelding onmogelijk is uit te voeren, omdat dan de namen van alle veertien personen die hebben bijgedragen moeten worden vermeld wordt verworpen. Uit het in depot gegeven exemplaar, blijkt dat de naamsvermelding eerder al leesbaar heeft plaatsgevonden.

Leestips:4.5, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:774 (Maatschap als gemachtigde)
Procesvertegenwoordiging. Maatschap als gemachtigde. De gemachtigde van eiser wordt in de dagvaarding aangeduid met een bedrijfsnaam, waaruit de rechtsvorm niet is af te leiden. Eiser deelt mee dat zijn gemachtigde een maatschap is. De rechtbank oordeelt dat de mededeling dat haar gemachtigde een maatschap is, niet volstaat. Aanstonds moet duidelijk gemaakt worden wie van de vennoten de zaak behandelt. Ook een handelsnaam is ontoereikend als aanduiding van de gemachtigde in de dagvaarding, aangezien onder een handelsnaam meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon schuil kunnen gaan. Nietigverklaring van de dagvaarding.

2.2.    Een maatschap is geen natuurlijke persoon of een rechtspersoon, maar is een overeenkomst in de zin van art. 7A:1655 BW. Slechts wanneer een maatschap onder een bepaalde naam aan het rechtsverkeer deelneemt, wordt het toegestaan dat in de dagvaarding en de verdere gedingstukken de naam van de maatschap wordt vermeld in plaats van de naam van de afzonderlijke vennoten. Wil de tegenpartij weten wie dan in feite als procespartij optreden, dan heeft zij er aanspraak op dat de maatschap alsnog de namen en de woonplaatsen van de vennoten meedeelt. Zie HR 5 november 1976, NJ 1977/586 (Moret Gudde Brinkman).

2.3.    In dit geval is in de dagvaarding niet vermeld dat[bedrijf] een maatschap is. [gedaagde] heeft er een afzonderlijk verweer van gemaakt dat het in het geheel niet duidelijk is wie nu daadwerkelijk de gemachtigde is. In antwoord daarop had[eiser] niet mogen volstaan met de mededeling dat[bedrijf] een maatschap is, maar had aanstonds moeten duidelijk maken wie van de vennoten van die maatschap de zaak voor[eiser] behandelt. Dit volgt mede uit het voormelde arrest van 5 november 1976.[eiser] heeft de verwarring over de identiteit van haar gemachtigde laten voortbestaan door niet aanstonds daarover volledige informatie te verschaffen.

2.4.    Het exploit van dagvaarding bevat niet ondubbelzinnig de naam van de gemachtigde van[eiser], omdat niet is vermeld dat[bedrijf] een maatschap is. Wie het exploit van dagvaarding leest kan ook denken dat een handelsnaam van de gemachtigde is gebruikt. Volgens [gedaagde] is dat hier het geval. Ook een handelsnaam is ontoereikend als aanduiding van de gemachtigde in het exploit van dagvaarding, aangezien onder een handelsnaam meer dan één natuurlijke en/of rechtspersonen schuil kunnen gaan.

Consultation, Third country protection and enforcement of IPR, 10 March - 10 June 2014.
Launch of survey on third country protection and enforcement of Intellectual Property Rights. The EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, on behalf of the EU Commission (DG Trade), is launching a survey of EU entities with an interest in the protection and enforcement of Intellectual Property Rights (IPR) in third countries. Similar surveys have been carried out by DG Trade itself in the past.

Lees verder

Rechtbank Oost-Brabant 23 april 2014, IEF 13787 (Vereniging Professionele Woningbemiddelaars tegen Domica c.s.)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink. Franchise. Geen merkinbreuk. Misleidende mededeling. VPW is houdster van woordmerk Rots-Vast Groep en exploiteert een franchiseformule. Tot het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waren de franchisenemers gerechtigd tot gebruik van dit merk. Gedaagden hebben hun best gedaan om alles van internet te verwijderen en hebben, gelet op hun investeringen in de nieuwe naam, geen belang meer bij gebruik van het teken, aldus Domica c.s. Er is geen sprake van inbreuk. Met de advertentie "Rots-Vast Groep wordt DOMICA" heeft de vestiging in Amsterdam een misleidende mededeling gedaan in de zin van artikel 6:194 BW.

4.13. (...) De rechtbank begrijpt waarom Amsterdam zich genoodzaakt zag te reageren op de onjuiste mededeling die vanuit de Rots-Vast Groep is verzonden aan alle makelaars in Amsterdam, maar zij had vervolgens niet op haar beurt ook een onjuiste mededeling mogen doen. Amsterdam had moeten uitleggen dat zij vanaf hetzelfde adres haar activiteiten zou blijven uitvoeren, maar dan vanwege het feit dat zij de franchiseketen Rots-Vast had verlaten onder een nieuwe naam. Nu de advertentie onjuiste informatie bevat en daardoor de suggestie wekt dat de Rots-Vast Groep in zijn geheel onderdeel is geworden van Domica, rechtvaardigt de eerdere onjuiste mededeling vanuit Rots-Vast Groep deze advertentie niet.

Lees de uitspraak hier:
IEF 13787 (pdf)

ECLI:NL:RBOBR:2014:3081 (link)

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2014, IEF 13786 (A4F tegen Fysiosupplies)

Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, The Legal Group.

Leestips: 4.11- 4.13

Beschikking ex artikel 23 ROW 1995 14 april 2014, IEF 13785 (Raps BV - klapschaats)
Beschikking ingezonden door Maarten Russchen, Russchen advocatuur. Herstel octrooirecht. NL 1037732. Verzoekster heeft niet tijdig de eerste jaartaks betaald en verzoekt herstel van het octrooi. Het niet in acht nemen van de betalingstermijn wordt toegeschreven aan een aandelenoverdracht, waarin overdracht van octrooien is opgenomen. Dit octrooi was nog in aanvraag, de overdracht vond pas na juridische stappen plaats en na het verstrijken van de reguliere betalingstermijn. Hangende de juridische strijd wilde de overdrager niet vooruit lopen op het houderschap en heeft de fatale boetetermijn afgewacht. Verzoekster kon er vanuit gaan dat verantwoordelijkheden ten aanzien van de instandhouding van het octrooi werden genomen en betalingen voor instandhouding verricht. Het verzoek om herstel wordt gehonoreerd.

3.2. Octrooicentrum Nederland kan billijken dat Gijsbrecht van Aemstel in de juridische strijd die liep tussen partijen, de reguliere termijn heeft laten verstrijken zonder te betalen. Immers zou het octrooi daarmee nog niet vervallen en is het begrijpelijk dat Gijsbrecht van Aemstel niet vooruit wilde lopen op het houderschap van het octrooi ten tijde van de fatale boetetermijn, wanneer de octrooihouder zou móeten betalen ter voorkoming van verval. Anderzijds kan Octrooicentrum Nederland billijken dat verzoekster er zonder meer vanuit is gegaan dat Gijsbrecht van Aemstel ten tijde van haar houderschap van het octrooi haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de instandhouding van het octrooi had genomen en derhalve de op 28 februari 2013 verschuldigde betaling had verricht. Octrooicentrum Nederland stelt vast dat, alle omstandigheden in acht genomen, niet van zodanig onzorgvuldig handelen van één van beide partijden is gebleken, dat geconcludeerd zou moeten dat het verzoek om herstel zou moeten worden geweigerd.  

Ktr. Rechtbank Amsterdam 25 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2062 (X tegen ANBOS)
Als randvermelding. Contractenrecht. Vordering teruggave 'lidmaatschaps'-kenmerk. Schoonheidsspecialiste wordt na beëindiging van het lidmaatschap gesommeerd het schild van de organisatie in te leveren. Schoonheidsspecialiste heeft naar eigen zeggen schild niet gebruikt en is in het ongerede geraakt. Bij verstek wordt de schoonheidsspecialiste veroordeeld tot contractuele boete van € 114,00 per week zonder maximum. De contractuele boete wordt nu beperkt tot €2.750. De vordering van de beroepsorganisatie tot afgifte van het schild wordt afgewezen, nu aannemelijk is dat het Anbos-schild niet meer in haar bezit heeft en een inmiddels verouderd schild betrof dat niet meer mag worden gebruikt. Er is geen belang (meer) bij vordering tot teruggave.

14. Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd en aan stukken hebben overgelegd leidt de kantonrechter het navolgende af:
- Anbos beoogt bij de toelating van leden een bepaald opleidingsniveau te stellen en biedt aan de klanten van haar leden bepaalde faciliteiten aan (zoals een geschillencommissie). Anbos beoogt hiermee in de markt uit te stralen dat zij in meerdere opzichten een kwalitatieve organisatie op het terrein van gezondheidsverzorging is, van welke uitstraling haar leden (kunnen) profiteren;
- het Anbos-schild is een officieel embleem dat een lid zichtbaar in haar praktijk kan ophangen teneinde daarmee jegens (potentiële) klanten te profiteren van de door Anbos gecreëerde naamsbekendheid en kwaliteitsmerk;
- [opposante in conventie / eiseres in reconventie] is in verband met haar bedrijfsuitoefening het lidmaatschap met Anbos aangegaan en heeft in dat kader de overeenkomst met Anbos gesloten;
- het Anbos-schild dat aan [opposante in conventie / eiseres in reconventie] is verstrekt, is verouderd en dat embleem gebruikt Anbos sedert 2011 niet meer in haar marketing activiteiten waardoor naar aangenomen mag worden het oude Anbos-schild met het verstrijken van de tijd een steeds minder wervend effect heeft dan het nieuwe Anbos-schild;
- niet gesteld of gebleken is dat het aan [opposante in conventie / eiseres in reconventie] verstrekte (inmiddels verouderde) Anbos-schild bij derden in gebruik is of dat Anbos op andere wijze concrete schade heeft geleden doordat [opposante in conventie / eiseres in reconventie] het Anbos-schild niet heeft ingeleverd;
- op zichzelf is niet uit te sluiten dat een derde, die geen lid is van Anbos en zonder dat Anbos daarmee bekend is of is geweest, het aan [opposante in conventie / eiseres in reconventie] verstrekte Anbos-schild in gebruik heeft (gehad) waardoor mogelijk schade is toegebracht;
- de materiaalkosten van het Anbos-schild, inclusief verzendkosten is ten hoogste € 23,00 excl. btw;
- de contractuele boete van € 114,00 per week overstijgt in één week meer dan 4 maal de materiaalkosten van het Anbos-schild en doordat de contractuele boete niet in tijd of in bedrag is beperkt is de hoogte van de boete nagenoeg oneindig in een geval een lid het niet (meer) in haar macht heeft het Anbos-schild in te leveren omdat bijvoorbeeld dat Anbos-schild in het ongerede is geraakt;
Na weging van voornoemde omstandigheden levert toepassing van het contractuele boetebeding in dit specifieke geval, waarin het ervoor dient te worden gehouden dat [opposante in conventie / eiseres in reconventie] niet meer aan haar contractuele verplichting tot inlevering van het (verouderde) Anbos-schild kan voldoen naar het oordeel van de kantonrechter een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat op. De kantonrechter beperkt de contractuele boete tot € 2.750,00. De kantonrechter zal dit bedrag toewijzen. De wettelijke handelsrente zal de kantonrechter toewijzen vanaf de datum van de oorspronkelijke dagvaarding tot de dag van betaling, zijnde 18 november 2013.

15. De kantonrechter acht voldoende aannemelijk dat [opposante in conventie / eiseres in reconventie] het Anbos-schild niet meer in haar bezit heeft. Voorts staat tussen partijen vast dat het aan [opposante in conventie / eiseres in reconventie] verstrekte Anbos-schild een inmiddels verouderd schild is dat niet meer mag worden gebruikt. Onder deze omstandigheden heeft Anbos naar het oordeel van de kantonrechter geen belang (meer) bij haar vordering tot teruggave van het Anbos-schild, zodat de kantonrechter deze vordering zal afwijzen.

Rechtbank Den Haag 23 april 2014, IEF 13782 (MSD tegen Mylan)
Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden en Bert Oosting, Hogan Lovells. MSD is houdster van EP 0 724 444 voor een werkwijze voor de behandeling van klassieke mannelijke kaalheid met 5-alfareductaseremmers. Mylan heeft handelsvergunningen verkregen voor finasteride 1 mg. Het betoog dat in de conclusies van EP 444 genoemde doseringen, absolute doseringen betreffen is een onjuiste veronderstelling. De vorderingen worden toegewezen, waaronder een verbod, opgave, recall en schadevergoeding en winstafdracht. Het gegeven dat EP 444 over enkele maanden expireert, is geen grond om de voortzetting van de inbreuk de komende maanden toe te laten.

Een verbod op indirecte inbreuk wordt afgewezen. Een rectificatie op de website wordt ook afgewezen, het is onvoldoende toegelicht dat er een belang bij is naast de toegewezen recall.

5.29. Daarnaast heeft Mylan aangevoerd dat haar tablet van 1 mg niet valt onder het in conclusie 1 geclaimde bereik, omdat het bereik gaat tot 1,0 mg (in plaats van tot en met 1,0 mg). Mytan ziet daarbij over het hoofd dat conclusie 1 het heeft over een bereik van “ongeveer” 0,05 tot 1,0 rng. Mede gelet op het feit dat in de beschrijving op diverse plaatsen een dosering van 1,0 mg wordt genoemd, moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat ook een tablet van 1,0 mg onder de beschermingsomvang van conclusie 1 valt. Bovendien is de dosering van 1,0 mg afzonderlijk en expliciet geclaimd in conclusie 2 van EP 444. Het product van Mylan valt dus hoe dan ook onder de beschermingsomvang van EP 444.

5.3 3. Welk afzonderlijk belang MSD heeft bij toewijzing van een verbod op indirecte inbreuk heeft zij niet toegelicht, zodat die vordering wordt afgewezen. Datzelfde geldt voor het verbod op “het uitlokken en/of profiteren van inbreuk [...J, rechtstreeks of via één of meer tussenpersonen” omdat gesteld noch gebleken is dat Mylan op een andere manier bij inbreuken betrokken is dan door zelf voorbehouden handelingen te verrichten.

5.3 5. Het gevorderde bevel tot terugneming van producten zal worden afgewezen omdat — zoals Mylan onbestreden heeft aangevoerd — Mylan haar afnemers niet kan dwingen producten terug te sturen. Voor zover MSD heeft bedoeld terugroeping te vorderen, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang zij daarbij heeft naast het afzonderlijk gevorderde bevel tot versturing van een brief waarin afnemers wordt verzocht inbreukmakende producten terug te sturen. Dat laatste bevel zal worden toegewezen. De gevorderde “rectificatie” op de website van Mylan zal worden afgewezen. MSD heeft niet gesteld, laat staan voldoende toegelicht dat zij daarbij belang heeft naast de toe te wijzen recall.