Dossiers

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 21 maart 2013, C-170/13 / Aktenzeichen 4b O 104/12 (Huawei tegen ZTE) - dossier

Prejudiciële vragen gesteld door Landgericht Düsseldorf, Duitsland.

Octrooirecht. Het HvJ EU wordt gevraagd of een octrooihouder van een Standaard Essentieel Octrooi die tegenover een standariseringsorganisatie zijn medewerking heeft toegezegd iedere derde een FRAND-licentie toe te bedelen, misbruik maakt van zijn monopoliepositie wanneer hij tegenover een inbreukmaker een rechterlijk oordeel te gelde maakt, hoewel de inbreukmaker zich bereid heeft verklaard over een licentie te onderhandelen.
Of...
Er misbruik van de monopoliepositie eerst dan is aan te nemen, wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een onvoorwaardelijke aanvaarding voor het afsluiten van een licentie heeft aangeboden, welke de octrooihouder niet mag afwijzen zonder dat de inbreukmaker onredelijk wordt verhinderd of zonder inbreuk te maken op het discrimineringsverbod. En de inbreukmaker, in afwachting van de nog af te geven licentie voor de al begane gebruikershandelingen, de contractsverplichtingen al vervuld heeft.

1) Maakt de houder van een standaard-essentieel octrooi die tegenover een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn elke derde een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een stakingsvordering heeft ingesteld, hoewel de inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie, of is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de houder van het standaard-essentiële octrooi een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden, en de inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?
2) Voor zover misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid in het bijzonder reeds worden verondersteld wanneer de inbreukmaker louter op algemene wijze (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker reeds aan het onderhandelen zijn, waarbij hij bijvoorbeeld concrete voorwaarden vermeldt waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst af te sluiten?
3) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied? Mag in het bijzonder het voorstel worden gedaan op voorwaarde dat het standaard-essentiële octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?
4) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentieovereenkomst:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die worden verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker met name gehouden, met betrekking tot vroeger gebruik inzage in de boeken te geven en/of royalty’s te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty’s in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?
5) Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een standaard-essentieel octrooi aangenomen dient te worden, ook voor het instellen van de andere vorderingen (inzage in de boeken, terugroeping van producten, schadevergoeding) wegens octrooi-inbreuk?

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

M.R.F. Senftleben, 'De WIPO Development Agenda en het Europese merkenrecht – deel II', BerichtenIE 2013-2. Rechtspraak in het kort Nr. 18 Screentime en Five Diva’s/SBS en Talpa, m.nt. P.J.M. Steinhauser Nr. 19 Porsche AG/Porsche Specialist Van Den Berg, m.nt. T. Cohen Jehoram Nr. 20 Han Lans/Monta Street, m.nt. C.J.J.C. van Nispen	D.J.G. Visser, 'Openbaar maken met ketchup', AMI 2013-maart/april, p. 41. M.T. Spuijbroek, O.S.C. van Raaij, M.F.A. de Vries, Opinie: mededeling aan het publiek een ketenbenadering, p. 52. M.R.F. Senftleben, 'Het eerste schaap over de dam: over het UsedSoft/ Oracle-arrest van het HvJ EU en de verdere ontwikkeling van de uitputtingsleer in de digitale omgeving, p. 56.		Nr. 11 - A.F. Kupecz, Vizier: Ondertekening UPC-Verdrag een mijlpaal?. Nr. 12 - Van de brug af gezien: Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012. Nr. 13 - P.G.F.A. Geerts, De geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht: wat moet hij vergelijken en hoe moet hij vergelijken?.

Hof Den Haag 2 april 2013, LJN BZ5654 (Boston Scientific Scimed Inc. tegen Medinol en OrbusNeich)

Zie eerder IEF 11123. Octrooirecht. Geldigheid van EP0591199 (ballonkatheter; het Keith-octrooi) in de door het EOB beperkte vorm. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen en verstaat dat de vernietiging betreft het Nederlandse deel van het Europees Octrooi, zoals centraal beperkt door het Europees Octrooibureau. Het hof zal de kosten van OrbusNeich - gevoegd na cassatie [red. IEF 11123] - dan ook begroten met toepassing van het liquidatietarief.

15. (...) Het hof is evenwel van oordeel dat - zoals ook besloten ligt in de opinie van De Vries - de gemiddelde vakman de door De Vries genoemde verbindingsoptie reeds op basis van zijn algemene vakkennis, in combinatie met de Enger-aanvrage waarvan hij uitging, zou toepassen. Maatregel b. is dus op zichzelf niet inventief.

16. Ook maatregel c. acht het hof niet inventief. Het hof is op gelijke gronden als vermeld in rov. 11.1 van arrest I van oordeel dat op de prioriteitsdatum de onderkenning van een 'knakrisico' - in arrest I wordt gesproken van 'knikken', maar daarmee wordt, voor zover het gaat om de situatie buiten het lichaam, niet iets anders bedoeld - bij katheters die een stijve hypotube combineren met een flexibel distaal deel voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. Tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort - en behoorde ook op de prioriteitsdatum - dat bij elke combinatie van een stijf (metalen) deel met een flexibel deel een gevaar van 'knakken' op de overgang van het stijve naar het flexibele deel bestaat. De mogelijkheid dat de gemiddelde vakman het 'knakken' tijdens het oprijgen van de katheter niet zou opmerken, zoals Boston Scientific betoogt, doet daaraan niet af. De gemiddelde vakman zou op enig moment bemerken dat de katheter niet goed functioneert. Op grond van zijn algemene vakkennis zou hij dit toeschrijven aan een afsluiting als gevolg van een beschadiging door een 'knak' ter hoogte van de stijfheidsovergang. Op de gronden vermeld in rov. 11.2 van arrest I is het hof van oordeel dat de maatregel om het knakrisico op de stijfheidsovergang te ondervangen door toepassing van een overgangsgedeelte met tussenstijfheid voor de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis voor de hand lag.

19. Uit het voorgaande volgt dat de maatregelen b. en c. los van elkaar op inventiviteit dienen te worden beoordeeld. In de rov. 15 en 16 is het hof reeds tot de conclusie gekomen dat geen van beide berust op uitvinderswerkzaamheid.

20. Op grond van het voorgaande acht het hof conclusie 1 (zoals beperkt), uitgaande van de Enger-aanvrage, niet inventief. Dat, zoals Boston Scientific stelt, de katheter volgens het Keith-octrooi een groot commercieel succes is, maakt dat niet anders. De (deels beperkte) volgconclusies, afhankelijk van conclusie 1 (zoals beperkt), acht het hof eveneens niet geldig, nu OrbusNeich de inventiviteit ervan gemotiveerd heeft betwist en Boston Scientific dit niet heeft weersproken. Bij deze stand van zaken behoeven de overige aangevoerde nietigheidsbezwaren geen bespreking meer. Dit betekent dat de grieven falen en dat de rechtbank, oordelend in reconventie, terecht is overgegaan tot vernietiging van "het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199". Om elk misverstand te vermijden zal het hof aan de bekrachtiging van dat oordeel toevoegen dat het thans gaat om bedoeld octrooi, zoals dat luidt na de centrale beperking daarvan door het EOB.

21. Nu het cassatieberoep geen betrekking had op de beslissing van het hof in conventie, is die beslissing niet gecasseerd en zal het dictum derhalve uitsluitend betrekking hebben op de reconventie.

Erik Thijssen, 'Muzikanten mogen op een houtje bijten', SENA Performers Magazine 2013-2.

Muzikantengages dreigen inmiddels een historisch dieptepunt te bereiken. Hoe valt hierin verandering te brengen? En kan Sena een bijdrage leveren? (...)

Anita Verheggen, lid van de Raad van Aangeslotenen , sectieafgevaardigde van de sectie uitvoerende kunstenaars: ‘Het kan niet zo zijn dat met dat geld louter technici en organisatoren volgens cao-schalen worden ingehuurd, terwijl musici voor minder dan de gangbare onkostenvergoeding staan te spelen. Maar dat is in de praktijk toch steeds meer de situatie waar musici mee geconfronteerd worden.´ (...) - ‘We denken aan gedifferentieerde minimumgages en willen daarnaast overleg gaan voeren met collega-CBO’s als Buma/Stemra en Norma. Zij spelen op eenzelfde manier een belangrijke rol om, juist nu de overheid zich als subsidiegever terugtrekt, een levend en innoverend live-circuit mogelijk te maken.’

Dat is misschien niet de primaire taak van een rechtenorganisatie, maar wel een belangrijke. Dankzij onder meer Sena en Buma/Stemra kunnen evenementen als Eurosonic Noorderslag, de Jazzdag, het Amsterdam Dance Event en veel kleinere festivals blijven bestaan. Dat is voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziek en de Nederlandse muziekcultuur van enorm belang.

Dit is een bewerking van het volledige artikel van Anita Verheggen, 'Dure hobby? Muzikantengages bereiken historisch dieptepunt', in: Ntb - Muziekwereld 2012-4, via www.ntb.nl.

Als de huidige muzikantengages een graadmeter zijn voor de toekomst van het vak, moeten we professionele performers straks met een lantarentje zoeken. De gages zakken naarmate het economische klimaat verder verslechtert. Maar wat is eigenlijk een redelijke gage? En is dat in deze tijden nog haalbaar? Zijn musici vooral bezig met een dure hobby of zit er nog muziek in een professionele toekomst?

Bas Kist, 'Listig behoud van 'Het Achterhuis', NRC 29 maart 2013.

Kun je van een boektitel een merk maken? Het fonds dat de rechten op het dagboek van Anne Frank bezit, probeert het.

Het duurt niet zo heel lang meer en dan is het gedaan met de auteursrechten op Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Volgens de Nederlandse Auteurswet eindigen auteursrechten op de eerste januari na de 70ste sterfdag van de maker. Voor Het Achterhuis betekent dit dat de rechten op 1 januari 2016 aflopen. Vanaf die dag staat het iedereen vrij het werk op welke manier dan ook openbaar te maken of te publiceren.

Dat gaat ons niet gebeuren, moet het in Zwitserland gevestigde Anne Frank Fonds gedacht hebben. Het fonds, dat de rechten op Het Achterhuis bezit, ligt al jaren in de clinch met de Anne Frank Stichting, de Nederlandse beheerder van het Anne Frank Huis. De partijen ruziën voornamelijk over de Anne Frank-archieven en -rechten. Het moet voor de Zwitsers geen prettig idee zijn dat de Nederlandse tegenspeler straks ook Het Achterhuis kan exploiteren.

En dus verzon het fonds een list. Vooruitlopend op de dag dat Het Achterhuis definitief in het publieke domein zal vallen, deponeerde het fonds de naam ‘Het Achterhuis’ in juli 2011 als merk in het Benelux Merkenregister voor onder andere boeken, films en dvd’s. Een interessante zet, want anders dan het auteursrecht is een recht op een merk niet eindig. Wie zijn merkrechten elke 10 jaar netjes verlengt, heeft in principe een eeuwigdurend recht.

Het Anne Frank Fonds is niet de bedenker van deze kunstgreep. Dat is vermoedelijk uitgeverij Kluitman uit Alkmaar. Kluitman was jarenlang de uitgever van de kinderboekenserie Dik Trom van schrijver C. Joh. Kieviet. Toen de rechten op Dik Trom in 1982 na veel succesvolle jaren in het publieke domein vielen, begon Kluitman wild omzich heen te slaan en voerde hij verschillende juridische procedures [red. Arr. Rb. Haarlem 25 januari 1983] tegen de ‘nieuwe’ uitgevers van Dik Trom. Na een verloren zaak in maart 1982, maakte Kluitman zijn laatste troef bekend: hij had – al in 1978 – de naam Dik Trom als merk [red. voorbeeld] geregistreerd en liet nu onderzoeken of hij daarmee nieuwe Dik Trom-boeken kon verbieden.

Na berichten in de media ging de Tweede Kamer zich ermee bemoeien. Kamerleden vroegen of op deze manier niet een belangrijk kenmerk van het auteursrecht – de tijdelijkheid – werd gefrustreerd. En kan je überhaupt merkrechten krijgen op titels van boeken of namen van hoofdpersonen van werken die in het publieke domein zijn gevallen? Het antwoord van de verantwoordelijke minister in 1982 kwam erop neer dat dit aan een rechter voorgelegd moest worden [red. Aanhangsel van de Handelingen II, 1981/82, nr. 198, p. 391-392.]. Omdat Kluitman de zaak niet verder op de spits dreef, bleven de vragen onbeantwoord.

Maar misschien komt er binnenkort duidelijkheid over dit soort pogingen tot kunstmatige verlenging van rechten op boektitels. Het blijkt namelijk dat de merkregistratie van Het Achterhuis onlangs is geweigerd. Volgens het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE kan de titel van een boek geen merk zijn en dat geldt zeker voor zo’n wereldberoemde titel als Het Achterhuis.

De titel is niet meer dan een beschrijving van de inhoud van het boek en heeft geen onderscheidend vermogen, aldus het BBIE.Het Zwitserse fonds legt zich hier niet bij neer en is in beroep gegaan bij het Gerechtshof in Brussel. Daar wordt de zaak half mei behandeld.

Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.

Madeleine de Cock Buning voorzitter Commissariaat voor de Media
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning per 1 april aanstaande benoemd tot voorzitter van het Commissariaat voor de Media. De Cock Buning (46) is sinds 2009 lid van het College van commissarissen van het Commissariaat. Daarnaast is ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. De Cock Buning vervult verschillende bestuursfuncties, o.a. als vice-voorzitter van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en als bestuurslid van Stichting Machiavelli. Als voorzitter van het Commissariaat volgt ze Tineke Bahlmann op.

Ambtsaanvaarding door een nieuwe rechter Carl Wetter in het Gerecht
Na het ontslag van de heer Nils Wahl, thans advocaat-generaal in het Hof van Justitie, hebben de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten bij besluit van 6 maart 2013 de heer Carl
Wetter tot rechter in het Gerecht benoemd voor de resterende ambtstermijn van de heer Nils Wahl, te
weten tot en met 31 augustus 2013. Vandaag is bij het Hof van Justitie een plechtige zitting gehouden ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding door de heer Carl Wetter.

Bird & Bird opent kantoor in Denemarken
Bird & Bird today announced that it will merge with leading Danish firm BvHD on 1 May 2013.
The new office opening in Copenhagen means Bird & Bird will be the only international firm to have a presence in Denmark, Finland and Sweden, three of the most advanced knowledge economies in the world, as well as in Germany and Poland. It will bring the number of Bird & Bird offices around the world to 24 and give the firm an unrivalled presence across key economies in the Nordic and Baltic Sea regions.

Hoofdkantoor Mylex verhuist naar Avenue Louise
Het juridisch nichekantoor Mylex, gespecialiseerd in ICT-recht & intellectuele eigendom,  verhuist zijn hoofdkantoor naar de Avenue Louise. Met een snel groeiend internationaal cliënteel, en de uitbouw van Mylex Europe, is het niet meer dan een logische stap. In juli 2012 opende Mylex reeds een bijkantoor in Breda (Nederland). Momenteel opent het kantoor ook vestigingen in Parijs (Frankrijk) en Frankfurt (Duitsland). Matthias Dobbelaere, managing partner bij Mylex, legt uit: “We zijn al even bezig met het uitbouwen van nieuwe vestigingen of overnames in Europa. Brussel is zo’n geval het ideale strategisch zwaartepunt.”

Twee nieuwe advocaten-generaal Hoge Raad: Van Peursem
De heren mr. G.R.B. van Peursem en mr. F.W. Bleichrodt worden advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie besloten hen voor te dragen voor benoeming.

De heer Van Peursem (1962) wordt per 1 juni 2013 advocaat-generaal civiele zaken bij de Hoge Raad. Op dit moment is hij raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag in de sector civiel. Verder is hij onder meer lid van de Expert Group die de Europese Commissie adviseert over een toekomstig Europees Octrooigerecht.

Simone van der Hof accepted appointment as professor of Law and the Information Society at the Leiden Law School
By expressing her inaugural lecture on 1 March 2013 Professor S. Van der Hof is accepting her appointment as professor of Law and the Information Society at the Leiden Law School of Leiden University.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 6 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie februari 2013.

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 maart 2013, zaaknr. C/09/436104 / KG ZA 13-99 (Inno Nautic Holding B.V. tegen Cuckoo Company B.V.)

Uit eerder vonnis [IEF 10013] volgt dat Cuckoo in opdracht van Inno Nautic, maar op eigen naam gedane octrooiaanvrage (nu: NL 185)en de PCT-aanvrage aan Inno Nautic dient over te dragen; door dit niet te doen is zij schadeplichting geworden. Het Hof heeft dit bekrachtigd [IEF 10088].

In het onderhavige geschil strandt de vordering, daargelaten of een voor toewijzing daarvan vereist spoedeisend belang aanwezig is zoals Inno Nautic Holding stelt maar Cuckoo betwist, reeds op het niet voldoen aan het vereiste van voldoende aannemelijkheid, terwijl tevens van een restitutierisico sprake is (r.o. 5.2). De vordering tot medewerking aan de effectuering en uitwinning van de gelegde conservatoire (derden)beslagen stuit af op het feit dat een conservatoir beslag naar zijn aard niet valt uit te winnen.

6.2. Inhoudelijk geldt het volgende. De stelling dat de beslagen als bedoeld in 2.1. en 2.9. oneigenlijk en onrechtmatig zijn gelegd wordt verworpen nu Cuckoo bij arrest van het hof ’s-Gravenhage van 9 oktober 2012 is veroordeeld tot vergoeding van door Inno Nautic B.V. geleden schade. Ofschoon de precieze omvang van die schade in de schadestaatprocedure nog moet worden vastgesteld, kan niettemin voorshands van het bestaan van enige schade worden uitgegaan, zodat niet gezegd kan worden dat de beslagen onrechtmatig zijn gelegd.

5.5. Ten aanzien van de gevorderde medewerking aan ‘de effectuering en uitwinning’ van de gelegde conservatoire (derden)beslagen geldt dat zulks al afstuit op het feit dat een conservatoir beslag naar zijn aard niet valt uit te winnen.

Charlie Engels en Anja Kroeze, 'Opinion regarding the questions in the preliminary ruling case of Svensson/Retriever', IE-Forum.nl IEF 12512.

Redactionele bijdrage ingezonden door Charlie Engels en Anja Kroeze, Buma/Stemra.

Een opinie naar aanleiding van gestelde prejudiciële vragen [IEF 12057]. This article aimed to provide an insight with regard to the issues that surround linking in the music industry. Obviously the questions that were posed to the Court resulted from a very different factual background. But the decision of the Court in this case will probably have important implications that will reach far beyond this particular background. A lot of different industries will be affected.

Needless to say, it will not be easy for the Court to provide answers which will easily fit the different appearances of linking and all the different types of business models that are out there. Therefore the Court should apply a great deal of caution when answering the questions and keep in mind the far reaching effects that its judgment will have.

The technique of (normal) hyperlinking forms an essential part of the way internet functions and there are probably very few parties that would wish the Court to state that this form of hyperlinking is always a communication to the public. This would indeed lead to undesirable situations. However, as has been described above, not every type of link results in the same effect, and the situations in which links are used often also differ considerably. Especially when it comes to embedding and framing, it is clear that this encompasses more than mere referencing.

The Court may have concerns with regard to the impact its decision could have on the free flow of information and certain fundamental rights, if it were to decide that some forms of hyperlinking constitute a copyright infringement. In this regard it is probably important to keep in mind that, as the Court has pointed out in its judgment in the case of Scarlet/Sabam, the national courts will always have to strike a fair balance between the protection of intellectual property rights on the one hand and other fundamental rights such as the freedom to receive or impart information and the freedom to conduct business on the other hand.38 In the event that the Court were to come to the conclusion that certain types of links are to be regarded as a communication to the public (in particular situations), the judgment of the Court in the aforementioned case would probably prevent any excessive enforcement of intellectual property rights in this regard.

Uit't persbericht: Vanaf 30 maart 2013 zal de naam van Vereenigde zijn gewijzigd in V.O. Dit staat voor Vereenigde Octrooibureaux, de officiële naam waaronder het kantoor in 1916 is opgericht. Voor velen is dit een vertrouwde naam. Deze nieuwe naam is duidelijker, voor zowel onze nationale als onze internationale relaties.

Behalve onze naam verandert er niets. Wij blijven ons best doen onze cliënten in staat te stellen het maximale uit hun intellectuele eigendom te halen. Op een werkwijze die op hen is afgestemd en met de kennis en kunde van onze hooggekwalificeerde professionals. Daar staat V.O. voor als full-service dienstverlener op het gebied van octrooien en merken.