Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2010, LJN: BN6235, Maximus Security B.V. tegen Maximum Security B.V.

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 7 juli 2010, KG ZA 10-309, Maximum Security B.V. tegen Maximus Security B.V. (met dank aan Marie José Spit, Bousie)

Handelsnaamrecht. Gestelde handelsnaaminbreuk na overeenkomst om elkaars handelsnaam te respecteren en daarover niet te procederen. Anders dan de voorzieningenrechter, oordeelt het hof dat de bepalingen van de Handelsnaamwet niet in de weg staan aan een dergelijke afspraak. Nu voorshands geen sprake lijkt van een rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst, zijn partijen gehouden aan hun afspraak. Geen 1019h kostenveroordeling: “Gelet op het feit dat het hof niet toekomt aan een beoordeling van de rechten van partijen met betrekking tot de handelsnaam is er geen reden voor toepassing van de bijzondere regels inzake kostenveroordeling bedoeld in artikel 1019h Rv.”

"Aan de vraag of Maximum Security jegens Maximus Security een verbod kan vorderen tot het voeren van haar naam gaat vooraf de vraag of Maximum Security deze vordering kan instellen gelet op de tussen partijen gesloten co-existentieovereenkomst. Anders dan de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 5.11 heeft geoordeeld staan de bepalingen van de Handelsnaamwet niet in de weg aan een afspraak tussen partijen dat zij elkaars handelsnaam zullen respecteren en wederzijds geen maatregelen zullen nemen om gebruik van die naam te verbieden of te beperken. Een rechthebbende op een handelsnaam waarmee die van een ander kan worden verward kan zijn recht zich tegen gebruik van die laatste handelsnaam te verzetten immers verwerken (HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 173) en ook toestemming tot gebruik heeft tot gevolg dat eerstgenoemd bedrijf zich gelet op die toestemming niet langer tegen gebruik van de verwarrende handelsnaam kan verzetten. Dat derden-belanghebbenden zich ook tegen gebruik van verwarrende handelsnamen kunnen verzetten, en dat het Openbaar Ministerie op grond van artikel 7 Handelsnaamwet iemand kan vervolgen die een handelsnaam voert in strijd met die wet, doet daaraan niet af. Dergelijke procedures zijn thans immers niet aan de orde.

Alvorens in te kunnen gaan op de vraag of aan Maximus Security het gebruik van de Handelsnaamwet kan worden verboden dient het hof dus in te gaan op de vraag of het beroep van Maximus Security op de tussen partijen gesloten overeenkomst slaagt, dan wel of - zoals Maximum Security stelt - die overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

(…)

Het hof overweegt als volgt. Weliswaar heeft Maximum Security de overeenkomst ontbonden, maar daarop kan zij zich jegens Maximus Security slechts beroepen indien dat rechtsgeldig is gebeurd, hetgeen - nu Maximus Security dat bestrijdt - door de rechter dient te worden onderzocht. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de inhoud van de co-existentieovereenkomst voor wat betreft de daarin opgenomen afspraken over samenwerking. Maximum Security stelt dat de overeenkomst meebrengt dat zij steeds als eerste moet worden ingehuurd bij evenementen die door Maximus Security worden beveiligd, maar Maximus Security bestrijdt dat de afspraak een zo ver gaande strekking heeft. Het hof acht de inhoud van de overeenkomst wat dit betreft - mede gelet op het feit dat de inhoud van de overeenkomst niet alleen wordt bepaald door de letterlijke tekst daarvan - voorshands niet zonder meer duidelijk. De vraag wie van beide partijen wat dit betreft gelijk heeft dient dan ook nader te worden onderzocht, terwijl geenszins is uitgesloten dat daarvoor bewijslevering nodig zal zijn. Dit geding leent zich - mede gelet op de verregaande spoedeisendheid - daar niet toe. Derhalve kan reeds op deze grond er in dit geding niet van worden uitgegaan dat de overeen¬komst door Maximum Security rechtsgeldig is ontbonden.

(…)

Indien de stelling van de Maximus Security dat Maximum Security haar beveiligingsdiensten niet verrichtte zoals dat van een beveiligingsdienst mag worden verwacht juist is, is naar het oordeel van het hof - mede gelet op de op Maximum Security rustende, uit artikel 1 lid 4 van de co-existentieovereenkomst voortvloeiende verplichting "de werkzaamheden naar beste kunnen en weten uit te voeren" - voorshands aannemelijk dat Maximum Security in verzuim verkeerde, zodat zij de overeenkomst niet kon ontbinden, nog afgezien van de vraag of er sprake was van een tekortkoming aan de zijde van Maximus Security. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Maximus Security haar stellingen wat dit betreft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt gelet op de overgelegde verklaringen. Het feit dat, zoals Maximum Security heeft aangevoerd, deze diensten deels niet voor Maximus Security werden verricht is onvoldoende weerlegging daarvan. In ieder geval dient ook deze kwestie nader te worden onderzocht, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. (…)

Gelet hierop dient het vonnis van de voorzieningenrechter te worden vernietigd en dient de vordering van Maximum Security alsnog te worden afgewezen, reeds omdat naar het voorlopig oordeel van het hof niet is komen vast te staan dat Maximum Security de co-existentieovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig heeft ontbonden en er derhalve voorshands van moet worden uitgegaan dat deze nog gold, zodat partijen gehouden waren aan hun afspraak geen juridische beletselen op te werpen tegen het gebruik van de door de wederpartij gevoerde handelsnaam.

(...)

Gelet op het feit dat het hof niet toekomt aan een beoordeling van de rechten van partijen met betrekking tot de handelsnaam is er geen reden voor toepassing van de bijzondere regels inzake kostenveroordeling bedoeld in artikel 1019h Rv. Als in het ongelijk gestelde partij zal Maximum Security worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep."
 
Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank 's-Hertogenbosch hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 september 2010, gevoegde zaken KG ZA 10-883, Wins-Holland B.V. tegen Hema B.V. en KG ZA 10-944, Hema B.V. tegen Action Non-Food B.V. (met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten). 

Auteursrecht. Hema stelt dat Action door de verhandeling van een wegwerptaartplateau inbreuk maakt op Hema’s auteursrecht m.b.t. tot haar wegwerptaartplateau ‘Tast Toe!’ (afbeelding boven, een aan Hema overgedragen ontwerp van de winnares van de jaarlijkse Hema ontwerpwedstrijd). Action’s leverancier Wins-Holland verzet zich tegen de gestelde inbreuk en eist daarnaast een wapperverbod.

De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk. Afwijkende totaalindruk, zelfs als “de vormgeving als dun kartonnen wegwerpartikel als creatieve keuze wordt meegwogen.” Geen wapperverbod: “niet gezegd kan worden dat Hema handhaafde tegen beter (behoren te) weten in”, ook omdat partijen “de laatste jaren verschillende keren de degens hebben moeten kruisen vanwege (andere) intellectuele eigendomsinbreuken door Action, waarbij Hema telkens aan het langste eind trok.” De toezegging van Wins tot niet-verhandelen tijdens procedure doet niet af aan spoedeisendheid.

Spoedeisendheid: 5.2. Action stelt te hebben toegezegd dat zij hangende de uitkomst van de zaak (…) de gewraakte taartplateaus van de markt te zullen houden en bij toewijzing van een inbreukverbod in die zaak alsnog een met boete versterkte onthoudingsverklaring te zullen tekenen. Dat kwalificeert - anders dan Action aanvoert - niet als een ondubbelzinnige en niet-vrijblijvende onthoudingsverklaring die volgens de stand van de rechtspraak spoedeisend belang zou ontnemen aan een vordering in kort geding (…).

Auteursrecht: 5.4. Hema stelt uitdrukkelijk voorop dat het haar primair om de vormgeving van de taartplateaus gaat, niet zozeer om de daarop aangebrachte prints. De prints van Wins wijken overigens voldoende af - ook de hiervoor getoonde "polkadot prints", zo wordt voorlopig geoordeeld. De (net) voldoende geoordeelde afwijkende vormgeving van de "poten" van de taartplateaus van Wins beschouwd ten opzichte van die van het Tast Toe! ontwerp van Hema, maken dat niet gesproken kan worden van ontlening in auteursrechtelijke zin.

De Tast Toe! poten zijn "strak" vormgegeven. Volgens Hema kenmerken de poten zich door hun sierlijk omhoog krullende rondingen aan de buitenkant met inkepingen in het midden van de poten; of in de bewoordingen van Action ten pleidooie: Een rechte onderkant met een dikke ronde krul. De poten van de aangevallen plateaus van Wins en Action zijn anders vormgegeven in wat Wins aanduidt met een "Hindeloopen"-variant: niet recht ter hoogte van de bodem onderaan, maar met een krullend vormgegeven inkeping/uitsparing naar het uiteinde van de poten toe en aan de bovenzijde niet geprononceerd enkelvoudig bol/rond doorlopend met een scherpe, puntvormige inkeping na het enkelvoudig dik-bolvomige uiteinde, zoals in het Tast Toe! ontwerp, maar - bij het Wins ontwerp - juist als het ware twee kleinere bolvormen met een scherpe krukvormige inkeping in het midden, zodat een heel andere afwerking ontstaat (een "gegolfde krul" volgens Action ten pleidooie). Dat verschaft een veel minder "strakke", eerder een "klassieke" of zo men wil 'barokke" indruk aan het ontwerp, die naar voorlopig oordeel zodanig bepalend is voor de totaalindruk, dat niet kan worden gesproken van inbreuk op het Tast Toe! ontwerp. De ruimte voor afwijking aan de overige elementen van het ontwerp voor een dun kartonnen wegwerp taartplateau (het idee. daarvoor is niet auteursrechtelijk te beschermen), met name dat dit de (doorgaans) ronde standaardtaartvorm volgt en dat de houders van de poten aan de bovenzijde van het plateau afgerond zijn, wordt vanwege aspecten van technische bepaaldheid voorshands beperkt geoordeeld. Maar ook als dat anders zou moeten worden gezien en de vormgeving als dun kartonnen wegwerpartikel als creatieve keuze wordt meegewogen, is door de eerder genoemde voldoende anders vormgegeven poten sprake van een afwijkende totaalindruk.

Wapperen: 5.9. Daarvan is in de onderhavige zaak evenwel onvoldoende aannemelijk geworden. Van een sommatie gericht tegen het aangevallen ontwerp van Wins kan niet gezegd worden dat dit een handhavingshandeling van Hema tegen beter (behoren te) weten in betreft, omdat er onmiskenbaar ook een aantal in het oog springende overeenkomsten tussen het ontwerp Tast Toe! en dat van Wins bestaan, die een onderbouwde en "pleitbare" inbreukargumentatie kunnen dragen. Dat de voorlopige afweging in dit kort geding na wisseling van argumenten in en buiten rechte anders uitvalt, nu het inbreukverbod zal worden afgewezen vanwege de (net) voldoende anders vormgegeven poten, maakt dat niet anders. Anders dan Wins betoogt, verschaft het aangedragen (overigens goeddeels onvoldoende eenduidig voorafgaand aan het Tast Toe! ontwerp gedateerde) "vormgevingserfgoed" geen geschikt argument ten betoge dat Hema had behoren te weten dat het Tast Toe! ontwerp geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Hema heeft - gesteld in de sleutel van voorlopige beoordeling van het gevorderde "wapperverbod" - mogen menen auteursrechthebbende te zijn met betrekking tot het ontwerp voor de Tast Toe!, gelet op de door haar geproduceerde akte van overdracht. Bovendien heeft zij jarenlang Tast Toe! taartplateaus als (uitsluitend) van haar afkomstig op de markt gebracht De vraagtekens, geplaatst door Wins, bij de reikwijdte van bedoelde auteursrechtoverdracht, nu de in de akte van overdracht genoemde bijlage niet is geproduceerd in dit kort geding, brengen hier geen wijziging in; voor Hema en Hennink is volstrekt helder geweest dat voorwerp van overdracht van auteursrecht het prijswinnende Tast Toe! ontwerp was. Als eerder aangegeven staat de vormgeving van dat ontwerp los van de (verscheidene) prints waarin de Tast Toe! op de markt wordt gebracht. Ook dit maakt derhalve niet dat gezegd kan worden dat Hema handhaafde tegen beter (behoren te) weten in.

5.10. Bij de beoordeling van het gevorderde "wapperverbod" kan ten slotte (eveneens ten overvloede) worden meegewogen dat Hema en Action de laatste jaren verschillende keren de degens hebben moeten kruisen vanwege (andere) intellectuele eigendomsinbreuken door Action, waarbij Hema telkens aan het langste eind trok.

Lees het vonnis hier. 

 Aangetroffen in de post. Inkijkje in de deurwaarderspraktijk: executoriale verkoop van een merk.

"Geachte dames, heren,
 
In opdracht van één van de schuldeisers van Terra Blanca NV zal op 1 oktober 2010 op het kantoor van Equilibristen gerechtsdeurwaarders te Dordrecht de verkoop plaatsvinden van de volgende merken:

Enkele producten die de merken gebruiken:

                               
 
Bent u geïnteresseerd of vertegenwoordigt u producenten van  vergelijkbare producten neem dan contact op voor meer informatie en de veilingvoorwaarden. De genoemde merken worden in één kavel geveild. Inmiddels is al een bod gedaan van € 10.000,00 ex BTW
 
Toegang tot de veiling is alleen mogelijk als u zich uiterlijk 1 dag van te voren aanmeldt per mail – legitimatie verplicht.
 
Met vriendelijke groet,
 
Equilibristen gerechtsdeurwaarders"

Raoul Eljon, Nederlands Uitgevers Verbond:  Het voorontwerp auteurscontractenrecht schiet zijn doel voorbij. (Gepubliceerd in Boekblad, Jaargang 2010, editie 14).

Het is daarom de vraag waarom auteurs, die zich als ondernemers op de vrije markt begeven, verdergaande bescherming nodig zouden hebben. Auteurs zijn tegenwoordig mondig genoeg en worden daarbij goed ondersteund door hun beroepsorganisaties.

Na bijna een eeuw trouwe dienst kan het geen kwaad om de Auteurswet kritisch tegen het licht te houden. Voldoet zij nog of eist de praktijk grondige herziening? Het Ministerie van Justitie meent dat de huidige Auteurswet moet worden aangevuld met auteurscontractenrecht, maar laat na dit in een breder kader te bezien. In het vorige nummer van Boekblad wees Kamiel Koelman in zijn reactie al op een aantal ondoordachte uitgangspunten. Het belangrijkste uitgangspunt van de wetgever blijkt de verondersteld zwakke positie van de auteur te zijn, waartegen het huidige recht onvoldoende bescherming zou bieden. Met name de Duitse wetgeving wordt door de overheid als voorbeeld gezien.

Onder het geldende recht hebben auteurs wel degelijk middelen om zich indien nodig tegen de exploitant te verweren. Het belangrijkste middel van een auteur is echter dat het hem vrijstaat om zijn volgende werk bij een andere uitgever uit te brengen.

Aan een goede contractuele positie van de maker wordt door Nederlandse uitgevers overigens al decennia lang samen met de auteursorganisaties gewerkt. Het Nederlandse modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk bestaat al sinds 1973. De wetgever meent desalniettemin in de markt te moeten ingrijpen, de succesvolle zelfregulering ten spijt. De onderliggende gedachte is dat de auteur in een ongelijkwaardige onderhandelingspositie zit en in veel gevallen door de uitgever wordt uitgeknepen. Excessen zullen ongetwijfeld voorkomen, maar misstanden op grote schaal zijn binnen de uitgeverij niet aan de orde. Het is daarom de vraag waarom auteurs, die zich als ondernemers op de vrije markt begeven, verdergaande bescherming nodig zouden hebben. Auteurs zijn tegenwoordig mondig genoeg en worden daarbij goed ondersteund door hun beroepsorganisaties.

De belangrijkste voorgestelde wijziging is dat overdracht van rechten niet meer mogelijk is, maar dat de uitgever in de praktijk alleen een licentie voor maximaal vijf jaar kan krijgen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid bij uitgevers. Hiermee wordt volledig voorbijgegaan aan de investeringen die zij in die vijf jaar hebben gedaan en schaadt de continuïteit. Bovendien overstijgt het verdienmodel van uitgevers vaak vijf jaar.

Omdat het wetsvoorstel met de algemene uitgeverij in het achterhoofd lijkt te zijn geschreven, is geen rekening gehouden met de diversiteit binnen de uitgeverijbranche. Zo is opzegbaarheid na vijf jaar met name voor de educatieve uitgeverij, waar veelal met grote auteursteams wordt gewerkt en voor uitgevers van producten voor vak en wetenschap, die veel investeren in omvangrijke verzamelwerken (databasepublishing), onwerkbaar. Hoe moet een uitgever omgaan met een auteur die zijn licentie opzegt, terwijl de onderwijsmethode nog jaren gebruikt kan worden? Vaak is de bijdrage opgegaan in het geheel en onmogelijk los te koppelen bij een volgende uitgave.

Om auteurs zoveel mogelijk van een billijke vergoeding te kunnen voorzien, introduceert het wetsvoorstel tevens een bestsellerbeding en het recht op een billijke vergoeding. Dergelijke eenzijdige bedingen vergroten de (rechts)onzekerheid bij de uitgever. Daarnaast zullen ook deze bepalingen tot gevolg hebben dat uitgevers minder risico’s zullen durven nemen. Dit is evenmin in het belang van de auteur.

Tot slot het Duitse voorbeeld waarop het huidige wetsvoorstel is geïnspireerd. Het in 2002 ingevoerde auteurscontractenrecht heeft in Duitsland, nu uitgevers zich daadwerkelijk blijken te concentreren op succesproducten, tot een aanzienlijke verschraling van het aanbod geleid. Daarnaast blijkt dat auteurs evenmin hebben geprofiteerd van de vernieuwde wetgeving. Integendeel, omzetten komen onder druk te staan waardoor vergoedingen worden bijgesteld. Steeds minder makers kunnen daarom van hun creaties leven. Op naar de bestsellercultuur?

Het NUV wil graag meedenken over de wijze waarop het auteursrecht, mede in het licht van de digitale ontwikkelingen en het stimuleren van de innovatie, het beste zou kunnen worden geregeld. Het huidige voorontwerp schiet zijn doel echter voorbij. Nader onderzoek naar de effecten in dit voorontwerp is nodig, voordat de Kamer zich hierover gaat buigen.

Janne Rijkers, Vereniging van Letterkundigen:  Herstel ‘level playing field.’ (Gepubliceerd in Boekblad, Jaargang 2010, editie 14).

Over het algemeen zijn makers, waaronder schrijvers en vertalers, te spreken over het wetsontwerp. Het getuigt van een gezonde kijk op het auteursrecht: een auteursrecht waarin de maker centraal staat.
 
Het wetsontwerp auteurscontractenrecht beoogt de onderhandelingspositie van auteurs ten opzichte van de exploitanten van hun werk te verbeteren. Helaas is dat hard nodig. Er zijn buitengewoon veel contracten in omloop die een overheidsingrijpen rechtvaardigen. Het gaat hier niet om een bescherming gelijk aan die voor werknemers, zoals Kamiel Koelman in zijn artikel betoogt. Het gaat om een poging tot herstel van een ‘level playing field’, het betreft immers ondernemers onderling. Zo’n ‘level playing field’ ontbreekt in de praktijk en daar is dit wetsontwerp op geschreven. De individuele auteur heeft steun in de rug nodig als hij tegenover zijn steeds groter groeiende exploitant zit.

Literaire schrijvers en vertalers hebben het nog niet zo slecht in vergelijking met veel andere makers van auteursrechtelijk beschermd werk (componisten, ontwerpers, fotografen). Dat komt met name door het bestaan van de modelcontracten als resultaat van onderhandelingen tussen de Literaire Uitgevers Groep (LUG) en de VvL. De wetgever wil met het wetsontwerp de totstandkoming van meer modelcontracten, binnen en buiten het boekenvak, stimuleren. De kans op een eerlijkere overeenkomst tussen partijen is groter als representatieve verenigingen, die expertise in huis kunnen halen, met elkaar in onderhandeling treden.

Een van de voorstellen (artikel 25c) luidt dat een gezamenlijk gedragen voorstel tot vergoeding voor auteursrecht, zoals dat bij de modelcontracten altijd gebeurde, door OCenW kan worden bestempeld als ‘billijk’. Deze maatregel komt – deels – tegemoet aan een probleem waar de schrijvers en uitgevers een paar jaar geleden tegenaan liepen: de NMa achtte het vertaaltarief in strijd met de Mededingingswet. Met het voorstel wordt het probleem helaas maar ten dele opgelost. Zo blijven adviezen over honoraria bijvoorbeeld onmogelijk, en er is geen oplossing voor de situatie waarin partijen geen overeenstemming bereiken of voor wanneer er überhaupt geen onderhandelpartner is.

Maar de twee meest in het oog springende artikelen uit het wetsontwerp zijn de onoverdraagbaarheid van het auteursrecht bij het leven van de auteur (artikel 2) en de tijdelijke licentie die daarvoor in de plaats komt (artikel 25b). Niets schokkends voor het boekenvak overigens, want daar is deze praktijk volstrekt gangbaar. Althans, wanneer het modelcontract wordt gebruikt. Bij jeugdboekenschrijvers en vertalers (van werk dat niet literair wordt geacht) kom ik nog regelmatig overdrachtscontracten tegen. De positie van deze groepen zou zeker verbeteren door de onoverdraagbaarheid.

Een veelgehoorde vrees is dat uitgevers als reactie op deze maatregel auteurs in dienst zullen gaan nemen, om via die weg alsnog het (werkgevers)auteursrecht in handen te krijgen. Ik geloof dat die kans miniem is. Ten eerste omdat auteurs zeer gesteld zijn op hun zelfstandigheid en niet zomaar in dienst zullen treden bij een uitgever, en ten tweede omdat uitgevers daarop helemaal niet zijn ingericht. Welke uitgever zit te wachten op een rits aan tijdelijke dienstverbanden met bijbehorende arbeidsrechtelijke zorgen?

Wat wel nieuw is, ook in het boekenvak, is de in artikel 25b genoemde licentietermijn van vijf jaar. Maar ook zo’n termijn is eigenlijk niet ongebruikelijk voor boeken. Met het vaststellen van een termijn wordt een uitgever gestimuleerd om binnen die tijd een goede exploitatie te verrichten.

Doet hij dat, dan zal geen auteur reden zien om op te zeggen.

De wetgever stuurt met zo’n termijn aan op meer innovatie binnen het boekenvak. Door meer flexibiliteit te creëren, zal een auteur – hopelijk – beter per soort exploitatie (digitaal, papier, bewerking) kunnen bekijken wie het meest geschikt is om die op zich te nemen.

Over het algemeen zijn makers, waaronder schrijvers en vertalers, te spreken over het wetsontwerp. Het getuigt van een gezonde kijk op het auteursrecht: een auteursrecht waarin de maker centraal staat.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 3 september 2010, KG ZA 10-384, Connect Uitzendbureau B.V. tegen EU-Connect B.V. (met dank aan Laurens Kamp, Simmons & Simmons & Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser Connect Uitzendbureau stelt dat gedaagde EU-Connect inbreuk maakt op het woordmerk Connect en de handelsnamen van Conenct Uitzendbureau. Vorderingen toegewezen. Het woordmerk Connect heeft ‘tenminste enig onderscheidend vermogen’ en de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau zijn niet louter beschrijvend. Verwarring is te duchten, volgens de voorzieningenrechter.

Merkenrecht (inbreuk sub b): 4.5. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt voorshands het navolgende geoordeeld. (…) De stelling van EU-Connect dat het Benelux-Bureau als gevolg van nieuw beleid dit woordmerk thans niet meer zou inschrijven, is door Connect Uitzendbureau betwist en door EU-Connect niet van een concrete onderbouwing voorzien. Zij heeft enkel, zonder nadere toelichting, verwezen naar door haar overgelegde (gedeelten) van richtlijnen en voorts gerefereerd aan een betwist en niet verifieerbaar telefoongesprek met het Benelux-Bureau. Dat is onvoldoende om te kunnen oordelen dat het merk voldoende onderscheidend vermogen mist en derhalve nietig zou zijn. Het verweer van EU-Connect dat honderden bedrijven het element Connect in hun naam voeren, slaagt evenmin. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door EU-Connect. Sinds januari 2007 is EU-Connect onder die naam actief op de markt. Dat betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door EU-Connect in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt. Geoordeeld moet daarom worden dat het woordmerk Connect voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, tenminste enig onderscheidend vermogen heeft en aldus in ieder geval als een 'zwak merk' kan worden aangemerkt. Het nietigheidsberoep van EU-Connect stuit daarop voorshands af.

4.10. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken EU-Connect, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval werkzoekenden en opdrachtgevende bedrijven, verwarring kan ontstaan. (…)

Handelsnaamrecht: 4.16. (…) Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden 'Connect' en '(Technisch) Uitzendbureau ' in relatie tot de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.

4.1 8. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, en voorts gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd [actief in heel Nederland – IEF], is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en EU-Connect. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals EU-Connect heeft gesteld, is niet maatgevend. Een en ander leidt tot de conclusie dat EU-Connect haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Domeinnaam EU-Connect.nl: 4.19. (…) Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet aIleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. (…)

Merk/handelsnaam: 4.20. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, handelt EU-Connect ook in strijd met artikel 5a Hnw, nu EU-Connect een handelsnaam voert die het merk bevat waarop Connect Uitzendbureau ter onderscheiding van haar diensten recht heeft, en waarbij dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten.

Lees het vonnis hier. Eerdere uitspraken m.b.t. Connect Uitzendbureau hier.

HvJ EG, 7 september 2010, conclusie A-G Mengozzi in zaak C-159/09, Lidl SNC tegen Vierzon Distribution SA  (prejudiciële vragen Tribunal de commerce de Bourges, Frankrijk)

Vergelijkende reclame. Vergelijking met door concurrerende supermarktketen toegepaste prijzen: LeClerc (Vierzon) heeft in een plaatselijke krant een advertentie geplaatst waarin de kassabonnen van boodschappen in vier verschillende supermarkten werden vergeleken. Vraag i.c. is of ook levensmiddelen met elkaar vergeleken mogen worden. Onder voorwaarden wel, volgens de A-G.

20. De verwijzende rechter (…) heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:  „Moet artikel 3 bis van richtlijn 84/450/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG, aldus worden uitgelegd dat vergelijkende prijsreclame voor artikelen die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd, dat wil zeggen artikelen die in voldoende mate onderling uitwisselbaar zijn, ongeoorloofd is om de enkele reden dat, wanneer het om levensmiddelen gaat, de eetbaarheid van elk artikel, in elk geval het genoegen dat men in het eten ervan schept, volledig afhangt van de omstandigheden en de plaats van bereiding, de gebruikte ingrediënten en de ervaring van de fabrikant?”

(…)

52. Vooropgesteld dat vergelijkende reclame door de verschillen in smaak tussen de vergeleken levensmiddelen niet onrechtmatig wordt, is deze reclame enkel geoorloofd als: a) de producten in voldoende mate kunnen worden gesubstitueerd, hetgeen ter beoordeling aan de nationale rechter staat; b) de reclame niet misleidend is (in de volgende punten kom ik op dit aspect terug); c) aan de andere voorwaarden in artikel 3 bis, lid 1, van de richtlijn, waaronder de reclame geoorloofd is, is voldaan.

53. Als totale smaakequivalentie als criterium voor geoorloofde vergelijkende reclame van levensmiddelen zou worden gehanteerd, zou het resultaat hetzelfde zijn als wanneer de richtlijn in het geheel niet van toepassing op deze producten zou worden verklaard. (…)

61. Het niet aangeven van de merken zou daarentegen van betekenis kunnen zijn, als het daardoor onmogelijk zou worden de vergeleken producten te identificeren. Zoals in de rechtspraak is vastgesteld, moeten de producten in de vergelijking „individueel en concreet” kunnen worden geïdentificeerd.(29) Als in de reclame, zoals in dit geval, de producten op een algemene manier worden geïdentificeerd („margarine”, „boterhamsmeersel”, „tomatenpuree” enzovoort), zonder het merk te noemen, zou er een risico kunnen zijn dat de vergeleken producten niet voldoende nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd. Ook dat moet evenwel door de nationale rechter worden beoordeeld. (…)

63. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van het Tribunal de commerce de Bourges als volgt te beantwoorden:

„Een vergelijkende reclame waarin louter op basis van de prijs levensmiddelen worden vergeleken die weliswaar qua smaak uiteenlopen, maar niettemin in voldoende mate kunnen worden gesubstitueerd, is in de zin van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame geoorloofd. Het staat aan de nationale rechter na te gaan of aan deze en de andere voorwaarden in artikel 3 bis van richtlijn 84/450/EEG, met name aan het verbod van misleidende reclame, is voldaan.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 1 september 2010, HA ZA 10-701, JunkTrunk Nederland tegen Wehkamp B.V. (met dank aan Lars Bakers & Charlotte Vrendenbarg, Bingh Advocaten).

Modellenrecht. Auteursrecht. Bevoegdheidsincident m.b.t. gestelde inbreuk op Gemeenschapmodel speelmeubelset. Rechtbank ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd, Andere ten grondslag gelegde gronden doen daar niet aan af.

2.4. Vast staat dat de vorderingen van P. mede gebaseerd zijn op een inbreuk op een gemeenschapsmodel zodat de rechtbank te 's-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen. Dat P. aan de vorderingen ook andere gronden ten grondslag heeft gelegd maakt niet dat de rechtbank Zwolle-Lelystad alsnog bevoegd is over de aan de vorderingen ten grondslag gelegde inbreuk op het modelrecht te oordelen. Dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad ingevolge artikel 90 van de Verordening in geval van een voorlopige of beschermende maatregel wel bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen doet - wat daar verder ook van zij - aan het voorgaande niet af. Het betreft hier immers geen procedure inzake een voorlopige of beschermende maatregel maar een bodemprocedure.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 3 september 2010, KG ZA 10-363, Feltkamp c.s. tegen GoFun (met dank aan Kriek Wille en Isabelle Wárlám van Van Doorne)
 
Auteursrecht. Zonder toestemming openbaarmaken van filmfragmenten in een commercial. Geen voorschot schadevergoeding. Compensatie van de gevorderde 1019h proceskosten, ondanks toewijzing inbreukverbod en dwangsom.

4.3. Slechts de overeenkomst van 22 september 2008 is op papier gezet. Die overeenkomst blinkt bovendien niet uit in helderheid en laat daardoor de nodige ruimte voor interpretatieverschillen.(…)

4.5. (…) begrijpt de voorzieningenrechter de contractsbepalingen aldus, dat Ruud Feltkamp als 'celebrity reisleider' zou deelnemen aan een door GoFun georganiseerde reis naar Lloret de Mar te Spanje.  Ruud zou daarbij vergezeld worden door zijn broer Pim Feltkamp. Pim zou daarbij een aantal korte filmpjes van de reis maken, welke na terugkomst in Nederland aan GoFun ter beschikking zouden worden gesteld als verslag van de reis. (…)

4.6. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de overeenkomst - voor zover deze betrekking heeft op de ter beschikking te stellen filmpjes - in beginsel slechts zag op het Reisverslag ten behoeve van de website van GoFun. De tekst van de overeenkomst lijkt ook in die richting te wijzen. De verwachting van Feltkamp c.s. dat voor een commercial mogelijk een (nadere) vergoeding door GoFun zou worden betaald, acht de voorzieningenrechter dan ook niet onbegrijpelijk. Zónder een dergelijke tegemoetkoming moet het gebruik van de Commercial dan ook worden gestaakt (…).

Voorschot Schadevergoeding: “4.9. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die. meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

4.10. Van reputatieschade van Feltkamp c.s. is voorshands geen sprake. Indien, zoals door Feltkamp c.s. is gesteld, de commercial al van zodanig inferieure kwaliteit zou zijn dat vertoning ervan in het openbaar tot een terugloop in opdrachten voor de maker zou leiden, dan werkt de omstandigheid dat de tekst "produced by Feltkamp.tv" niet in de Commercial is weergegeven immers juist in het voordeel van Feltkamp c.s. Daarnaast heeft Feltkamp c.s. haar overige schade geschat aan de hand van een groot aantal fictieve bedragen. Voor de toekenning van een voorschot op de schadevergoeding is in het onderhavige geval dan ook geen plaats, nu zowel over de aansprakelijkheid als over de hoogte van de schade teveel onduidelijkheid bestaat. Over de werkelijke hoogte van de schade alsmede over de aansprakelijkheid dient de bodemrechter zich desgewenst uit te laten.”
 
Proceskosten: “4.14 Met het vorenstaande is elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld te beschouwen, zodat de proceskosten zullen worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.”
 
Lees het vonnis hier.

Kamiel Koelman, Van Diepen Van der Kroef: Wetsvoorstel nieuw auteurscontractenrecht (in Boekblad Magazine 6 augustus 2010, p. 22-25.)

“De Nederlandse inconsequentie biedt een uitgever die straks toch volledig de rechten wil krijgen, de mogelijkheid om met de auteur een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst aan te gaan, zodat de uitgever van rechtswege rechthebbende wordt, alsof de rechten volledig aan hem zijn overgedragen. Het is veel meer gedoe dan het opstellen van een uitgeefovereenkomst, maar misschien toch de moeite waard, omdat de uitgever dan niets meer te maken heeft met het hier besproken auteurscontractenrecht.”

“Het afschaffen van de overdracht hoeft op zichzelf niet dramatisch te zijn. Een licentie kan zodanig worden vormgegeven dat de gevolgen ervan bijna hetzelfde zijn als die van een overdracht. (…) Maar als de voorgestelde wijziging wordt aangenomen, kunnen straks álle exclusieve licenties na vijf jaar door de auteur worden opgezegd.”
 
“Er is één mogelijkheid om hier onderuit te komen. Volgens het wetsvoorstel kan een langere periode van exclusiviteit worden overeengekomen, als dat wordt geregeld bij overeenkomsten waarover collectief is onderhandeld (…) Eigenlijk lijkt de belangrijkste reden van de – toch wel draconische - invoering van de maximale periode van exclusiviteit te zijn om uitgevers aan te sporen om collectief te onderhandelen over auteurscontracten. Zoals vakbonden centraal onderhandelen over CAO’s, zo moeten vertegenwoordigers van schrijvers en van uitgeverijen dat ook gaan doen, zo is het idee.”

De doelstelling om collectieve onderhandelingen te stimuleren blijkt ook uit een nieuwe bepaling die regelt dat een auteur altíjd recht heeft op een ‘billijke vergoeding’, als hij een exclusieve licentie verleent. (…) Een uitgever heeft onder het voorstel alléén zekerheid dat de vergoeding die hij met de auteur overeenkomt ‘billijk’ is, als over die vergoeding collectief is onderhandeld en het resultaat van die onderhandelingen door de minister officieel ‘billijk’ is verklaard. Het heeft wat weg van het minimumloon.”

Lees het gehele artikel hier.