Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, 3 november 2008, LJN: BH0017. A Beheer B.V. tegen  ICTrack B.V. en B beheer  B.V.

Wanbeleid: onzakelijke handelwijze van bestuurder, bedreiging van de continuïteit van de vennootschappen. Complexe verwikkelingen rond een ontwikkelovereenkomst en het (complotterend) tegenwerken van de overdracht van de IE-rechten, waardoor de continuïteit van de opdrachtgever in gevaar komt. Software. Voor de liefhebber.

3.1 ICTrack is al geruime tijd virtueel failliet en wordt overeind gehouden met leningen van [B] en de bereidheid van [naam] genoegen te nemen met een oplopende vordering in plaats van betaling. Lizatec is met Euro 180.000 plus wat daar nog steeds dagelijks bij komt, verreweg de grootste crediteur. ICTrack heeft de vordering van Lizatec laten oplopen, zonder dat vooralsnog uitzicht bestaat dat ICTrack de vordering ooit zal kunnen voldoen. Het gevolg is dat ICTrack's lot, en daarmee het lot van SampleNavigator, volledig in handen van Lizatec is gelegd. Dit is voor ICTrack des te bedreigender omdat Lizatec zolang haar vordering op ICTrack niet geheel is betaald, de intellectuele eigendomsrechten op SampleNavigator behoudt. ICTrack verkeert derhalve inmiddels in een staat van totale afhankelijkheid van Lizatec. De continuïteit van de onderneming is daardoor in gevaar gebracht.

(…) 3.7 Nu voorts vaststaat dat ICTrack zowel de laatste termijn van 10% van de oorspronkelijke aanneemsom als het ter zake van het meerwerk verschuldigde bedrag niet aan Lizatec heeft betaald, dat zij deswege niet de intellectuele eigendomsrechten van SampleNavigator, zelfs niet die met betrekking tot het oorspronkelijke ontwerp, bezit en dat uitermate kwestieus is of zij ooit in staat zal zijn die eigendom voor zich te (her)winnen, nu Lizatec de contractuele relatie met ICTrack en Wireless heeft beëindigd, moet voorts worden geconcludeerd dat de continuïteit van (de ondernemingen van) de vennootschappen ernstig in gevaar is.

3.8 Lettend op hetgeen hiervoor is overwogen en mede in aanmerking nemende de met [naam] getroffen werkrelatie, van welke het belang voor de vennootschappen als zodanig - eveneens - moet worden betwijfeld, heeft de Ondernemingskamer geen reden te twijfelen aan (de juistheid van) de overwegingen in het onderzoeksverslag dat "[A]  [B] en Lizatec (verdenkt) van samenspannen met het doel haar uit te sluiten van toekomstige door SampleNavigator te genereren revenuen en die revenuen ten goede te doen komen aan de combinatie Lizatec/[B]" en dat "[d]ie verdenking begrijpelijk (is)".

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 februari 2009, HA ZA 08-4091, Merryfair Chair System Sdn. Bhd. & Schaffenburg Office Furniture B.V. tegen Euro-Stoel B.V.

Vonnis in incident in auteurs- en modelrechtelijke geschil mbt. bureaustoelen (zie ook Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 februari 2009, IEF 7585). Vordering tot zekerheidstelling buitenlandse gedaagde  voor een eventuele proceskostenveroordeling. De rechtbank wijst de vordering toe. Van een uitzondering is in de onderhavige procedure geen sprake.

4.2. Vooropgesteld moet worden dat krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv een in het buitenland gevestigde eisende partij zoals Merryfair op vordering van de wederpartij verplicht is zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Van zo een uitzondering is in de onderhavige procedure geen sprake. Er bestaat geen verdrag of EG-verordening waaruit een verbod op zekerheidstelling voortvloeit (sub a) of krachtens welke een veroordeling tot betaling van de proceskosten en schadevergoeding in Maleisië als het land van vestiging van Merryfair ten uitvoer zal kunnen worden gelegd (sub b). Daarenboven hebben Merryfair en Schaffenburg niet betwist dat van toepasselijkheid van sub c dan wel sub d geen sprake is.

4.3. Krachtens artikel 6:51 lid 2 BW moet een aangeboden zekerheid zodanig zijn dat de eventuele vordering van Euro-Stoel op Merryfair uit hoofde van de proceskostenveroordeling behoorlijk is gedekt en dat Euro-Stoel daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Schaffenburg heeft met de enkele stelling dat zij zich garant zal stellen voor de voldoening van de proceskosten van Merryfair niet inzichtelijk gemaakt dat de haar voor ogen staande en niet nader in de wet geregelde garantstelling aan het bepaalde in artikel 6:51 lid 2 BW voldoet. Wat de voorgestelde hoofdelijke proceskostenveroordeling betreft, merkt de rechtbank op dat zo een proceskostenveroordeling niet door Euro-Stoel is gevorderd en bijgevolg op grond van artikel 23 Rv ook niet kan worden uitgesproken.

4.4. De rechtbank zal de vordering tot zekerheidstelling toewijzen en de hoogte van de onherroepelijke afroepgarantie in aansluiting op de categorie ‘overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi’ van de regeling Indicatietarieven in IE-zaken (raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl), zonder daarbij een oordeel te geven over de kwalificatie van de hoofdzaak, maximeren op € 25.000.

4.5. Merryfair zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 26 februari 2009, KG ZA 09-126 P/TF, Wijs & Van Oostveen B.V. tegen Veleke & Stichting Hulp Gedupeerden (met dank aan Rik Balk & Yonie Scheijde, Ribbert Advocaten). 

Merkenrecht. AdWords. Domeinnamen. Gebruik merk in domeinnamen voor kritische websites is gebruik zonder geldige reden (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Ook gebruik AdWords levert  op grond van 2.20 lid 1 sub d merkinbreuk op. Het geregistreerd houden van een domeinnaam is volgens de Rechtbank Amsterdam wèl gebruik van een merk. De vraag of de gedane depots nietig zijn of te kwader trouw verricht moet in de bodemprocedure of de oppositieprocedure worden beoordeeld. 1019h proceskosten (gemiddelde zaak): €10.000,- (alleen IE-component, geen o.d.)

Eiser en vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen verhandelde door het Amerikaanse Lehman Brothers ontwikkelde en uitgegeven “Dutch Power Notes”. Na het faillissement van Lehman begint gedaagde Veleke, die een deel van zijn vermogen belegd had in de Dutch Power Notes, een website voor gedupeerden, onder o.a. de domeinnaam www.gedupeerdenvanwijsenvanoosterveen.nl. Eiser ziet dit als inbreuk op haar Benelux-woordmerk  “Wijs & Van Oostveen”, voor financiële diensten.

Na een eerste sommatie deponeert gedaagde het woordmerk “Wijs & Van Oostveen” voor o.a juridische diensten en draagt de domeinnamen over aan de Stichting Hulp Gedaagden die daarna nog de domeinnaam www.wijsvanoostveen.nl laat vastleggen en het merk “Gedupeerden Wijs & van Oostveen” deponeert. De Rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen van eiser grotendeels toe:

4.4. Het is dan ook aannemelijk dat Veleke Beheer de woordmerken heeft ingeschreven met geen ander doel dan om de aandacht te kunnen trekken van cliënten van Wijs & Van Oostveen en jegens hen kritiek te uiten op de handelswijze van Wijs en Van Oostveen. Dit levert op gebruik zonder geldige reden, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, terwijl door dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk als bedoeld in artikel 2.20 eerste lid onder d. van het BVIE. Wijs & Van Oostveen hebben dan ook het recht zich tegen dit gebruik van die met hun woordmerk overeenstemmende tekens te verzetten. Dit laat onverlet het recht van Veleke c.s. om kritiek te uiten op Wijs & Van Oostveen, maar zij heeft niet het recht om zich daartoe het woordmerk van Wijs & Van Oostveen toe te eigenen. Dit betekent dat de vordering, voor zover strekkend tot een verbod om nog verder gebruik te maken van het woordmerk van Wijs & Van Oostveen toewijsbaar is als na te melden. De vordering tot intrekking van het depot of doorhaling van de inschrijving wordt afgewezen. Wijs & Van Oostveen heeft daarbij, gelet op het te geven verbod, onvoldoende belang. De vraag of de door Veleke Beheer gedane depots nietig zijn of te kwader trouw verricht moet in de bodemprocedure of de oppositieprocedure worden beoordeeld.

4.5. Via de door Veleke C.S. geregistreerde domeinnamen www.gedupeerdenvanwijsenvanoostveen.nl en www.gedupeerdenvanwijsenvanoostveen.com was de website "gedupeerden van Wijs & Van Oostveen" van Veleke c.s. te raadplegen. Thans is dit gebruik (tijdelijk) gestaakt, maar voldoende aannemelijk is dat ook het geregistreerd houden van een domeinnaam onder het gebruik van een merk valt, zodat eveneens op deze grond sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20, eerste lid, sub d BVIE, Wijs & Van Oostveen hebben een spoedeisend belang bij het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van dit gebruik. Veleke C.S. zal ook worden geboden het gebruik van de nieuwere domeinnaam www.wijsvanoostveen.nl te staken. 

4.6. Veleke c.s. dient eveneens - voor zover hier al. niet aan is voldaan - het gebruik van AdWords met daarin de namen Wijs en/of Van Oostveen te staken en gestaakt te houden, omdat hiermee een link naar de website “gedupeerden van Wijs & Van Oostveen" wordt gelegd. Voldoende aannemelijk is dat ook dit gebruik op grond van artikel 2.20, eerste lid sub d BVE een inbreuk oplevert op het merkrecht van Wijs & Van Oostveen.

4.7. Met betrekking tot de gestelde onrechtmatige uitlatingen geldt als uitgangspunt dat het deze zaak gaat om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van Veleke c.s. her recht op vrijheid van meningsuiting en aan de zijde van Wijs & Van Oostveen het recht op bescherming van haar eer en goede naam. Het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden,

4.8. Het belang van Wijs & Van Oostveen is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan lichtvaardige en onterechte verdachtmakingen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het vertrouwen dat (potentiële) cliënten in haar als vermogensbeheerder moet kunnen stellen. Het belang van Veleke c.s. is dat hij zich vrijelijk moeten kunnen uitlaten over de kwestie met betrekking tot Dutch Power Notes en daarover met anderen moet kunnen communiceren. u het voorgelegde onderdeel van de website slechts het persoonlijke verhaal van J. Veleke omvatte, waarin hij zijn frustratie uit over zijn ervaringen met Wijs & Van Oostveen inzake de Dutch Power Notes en weergeeft wat zijn persoonlijke indruk is, kan vooralsnog niet worden geconcludeerd dat hiermee sprake is van onrechtmatige uitlatingen, De vordering wordt dan ook op dit punt afgewezen.

Lees het vonnis hier. Inmiddels oom op rechtspraak.nl, LJN: BH4229.

Dirk Visser (Klos Morel Vos & Schaap): Doorzoekalledatabanken.nl. Enkele opmerkingen over zoekmachines, open-content-databanken, auteursrecht en databankenrecht. Gepubliceerd in de Dommering-bundel, p.359-367, Cramwinckel, Amsterdam 2008.

Online publicatie naar aanleiding van Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, IEF 7570  (Gaspedaal.nl) en Webwereld.nl, 13 februari 2009, "Gaspedaal-vonnis bedreigt fundamenten van het web" (hier), waarin Christiaan Alberdingk Thijm (Solv) in reactie op het vonnis stelt  “Ik vraag me af: als je overal waar nu Gaspedaal staat Google voor in de plaats zet, krijg je dan niet precies dezelfde uitkomst?" en ook Bernt Hugenholtz (IViR) wordt geciteerd:  "Als je het databankenrecht zo gaat oprekken dat het cumulatieve effect van zoekacties geacht wordt te zijn het overnemen van een substantieel deel van een databank, dan geldt dat natuurlijk ook voor de non-dedicated search engines. Dus ook voor Google. Een uiterst onwenselijk resultaat waardoor het world wide web in zijn fundamenten wordt aangetast.", maar "Laten we niet in paniek raken, het is maar lagere rechtspraak.”

Joris van Manen,  de Brauw Blackstone Westbroek en raadsman van Wegener in deze zaak, is een andere mening toegedaan. “Hier is een duidelijk antwoord gegeven op de vraag: Hoe ver mogen zoekmachines gaan? “Google werkt heel anders dan Gaspedaal. Google is een wegwijzer op internet. Google is geen concurrent van aanbieders op internet, maar zorgt juist voor extra bezoek.”
 
Visser geeft aan dat het verschrikkelijk moeilijk is om een grens te trekken. “Welke rechtsgrond je ook gebruikt (databankenrecht of onrechtmatige daad), het probleem is dat we waarschijnlijk allemaal vinden dat Google (en misschien Zoekallehuizen.nl) wel 'moeten kunnen', en Gaspedaal niet (en de zoekmachine bij één online databank van een ander zeker niet).” Het artikel in de Dommering-bundel is een poging om de grens te bepalen.

“Om het door mij voorgestelde onderscheid tussen dedicated zoekmachines onder woorden te brengen zou de volgende formulering gekozen kunnen worden. Producenten van databanken waarin substantieel is geïnvesteerd, kunnen zich verzetten tegen opvraging en hergebruik van een substantieel gedeelte van hun databank. Tegen het aanbieden van een zoekmachine bij hun databank kunnen zij zich verzetten voorzover hun databank een substantieel gedeelte vormt van het door die zoekmachine ontsloten aanbod. Dit derde substantialiteits-criterium in het databankrecht voor zoekmachines zou m.i. het juiste evenwicht kunnen brengen. Of deze regel en dit onderscheid in de praktijk uitvoerbaar is en inderdaad het gewenste evenwicht brengt, zou evenwel moeten blijken.”

 Lees het volledige artikel hier.

Evert van Gelderen (De Gier & Stam): Auteursrechten bij computerprogrammatuur. Noot bij Vzr. Rechtbank Zutphen, 20 februari 2009, Dejoha / Digicontrol (IEF 7603).

“Ik plaats daar vraagtekens bij. Ik acht de door de voorzieningenrechter genoemde omstandigheden onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Met name niet, omdat Digicontrol een zeer relevant verweer heeft gevoerd, namelijk dat volgens haar slechts uit twee bestaande systemen formules zijn gecombineerd, zodat er geen sprake is van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes.

Het feit dát de programmeur de modules heeft bewerkt en nieuwe heeft toegevoegd waardoor hardware met andere software kon functioneren, is naar mijn mening niet voldoende om te concluderen dat er is voldaan aan de eisen voor een auteursrechtelijk beschermd werk. (…) naar mijn mening had de voorzieningenrechter moeten beoordelen of er creatieve keuzes zijn gemaakt om de software met de hardware te kunnen laten werken (waren er andere keuzes mogelijk? Is de programmatuur op creatieve wijze geoptimaliseerd? Etc.) en had niet mogen volstaan met de vaststelling dat er sprake is van creatieve keuzes omdat de programmatuur nu kan samenwerken met de hardware.

Lees de noot hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 september 2008, LJN: BH3276, Commanditaire vennootschap [A] tegen [B]. (Survival Almere)

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Voormalige echtgenoten. Oudere handelsnaamrecht, aangezien eiser [A] rechtsopvolgster is van de eenmanszaak van X en de eventuele rechten op de handelsnaam daarmee over zijn gegaan van de eenmanszaak op [A]. Het gebruik van een domeinnaam kan worden beschouwd als het gebruik als handelsnaam, maar er is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Vaststelling termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv ook inzake zaak betreffende Handelsnaamwet. “Omdat partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.”

[De heer X], één van de beherend vennoten van eiser [A] is gehuwd geweest met gedaagde [B]. [B] organiseert soortgelijke activiteiten als [A] en heeft in 2007 een eenmanszaak onder de handelsnamen Survivals Almere, Survivals Flevoland en Scholen Survivals doen inschrijven en de domeinnaam www.survivalsalmere.nl geregistreerd.  [De heer X] heeft daarna de domeinnamen www.suvivals-almere.nl en www.almeresurvivals.nl geregistreerd en later nog de domeinnaam www.survivals-in-almere.nl. 

De voorzieningenrechter heeft, op vordering van ex-echtgenote [B], bij vonnis van 18 september 2007 [de heer X] veroordeeld om zich te onthouden van het gebruik van de websites www.almeresurvivals.nl en www.suvivals-almere.nl alsmede het gebruik van de namen Survivals Almere, Almere Survivals of andere daarop gelijkende namen. In hoger beroep heeft het Gerechtshof te Arnhem het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd (uitspraken niet gepubliceerd).

[A] vordert nu dat de voorzieningenrechter [B] zal veroordelen om het gebruik van de handelsnamen Survivals Almere en [B] Survivals Almere of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden. De vordering wordt toegewezen.

5.2.  Het verweer van [B] dat [A] pas sinds 1 januari 2008 bestaat en dus pas vanaf die datum gebruiksrecht op een handelsnaam kan doen gelden, wordt verworpen. Tussen partijen is niet in geschil dat de eenmanszaak [A] van [de heer X] is ingebracht in [A] Voldoende aannemelijk is geworden dat [A] de rechtsopvolgster is van de eenmanszaak van [de heer X]. Uit dien hoofde zijn de eventuele rechten op de handelsnaam overgegaan van de eenmanszaak [A] op [A]

5.3.  Het gaat in deze zaak in de eerste plaats om het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij het arrest van 17 juni 2008 van het Gerechtshof Arnhem, waarin is overwogen: “Het hof constateert dat de handelsnaam Survivals Almere van [B] slechts door weglating van de afkorting [A] afwijkt van de handelsnaam van [de heer X]. Voor het overige is de woordcombinatie en de volgorde daarvan gelijk. Zoals uit beide handelsnamen al blijkt, gaat het bovendien om twee brancheverwante, in Almere gevestigde en werkzame ondernemingen. Om die reden, en omdat naar het voorlopig oordeel van het hof bij beide handelsnamen de aanduiding van de branche en de locatie kenmerkend is, is door het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere inderdaad, zoals [de heer X] stelt, in die zin gevaar voor verwarring te duchten, dat het publiek tussen beide ondernemingen al snel een verwantschap zal veronderstellen die in werkelijkheid niet bestaat. Bovendien staat niet afzonderlijk ter discussie dat de handelsnaam [A] Survivals Almere het eerst en rechtmatig werd gevoerd.”

5.4.  Gelet op de omstandigheid dat [A], althans [de heer X], het eerst en rechtmatig de handelsnaam (SEC) Survivals Almere heeft gevoerd alsmede de omstandigheid dat door het gebruik van [B] van deze handelsnaam (of een op Survivals Almere gelijkende naam) gevaar voor verwarring bij het publiek is duchten, handelt [B] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door de naam Survivals Almere als handelsnaam te gebruiken.

5.5.  Ook het sub 2. gevorderde gebod om het gebruik van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te staken zal worden toegewezen, nu het gebruik van een domeinnaam beschouwd kan worden als het gebruik als handelsnaam. De dwangsom zal worden bepaald op EUR 500,- per dag met een maximum van EUR 25.000,-.

5.6.  (…) Zoals hiervoor in rechtsoverweging 5.5. is geoordeeld zal aan [B] een verbod worden opgelegd tot het gebruik van de domeinnaam. De domeinnaam zal dan enkel nog door [B] geregistreerd zijn en niet door haar mogen worden gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Er is in dat geval geen strijd met artikel 5 Handelsnaamwet.

Gelet op het vorenstaande en gelet op het feit dat [A] niet (ook) aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat [B] jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te registreren, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen grond voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam. De vordering sub 3. zal worden afgewezen.

5.8.  Omdat partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5.9.  De voorzieningenrechter zal overeenkomstig artikel 1019iRv in het dictum een termijn bepalen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak. Aangenomen moet worden dat artikel 1019i Rv – anders dan het oude artikel 260 Rv en anders dan artikel 50 lid 1 van het TRIPS-verdrag waarvan artikel 1019i Rv de implementatie vormt – ook van toepassing is in zaken betreffende inbreuken op handelsnamen. Bij de parlementaire behandeling van artikel 1019i Rv heeft de wetgever namelijk uitdrukkelijk overwogen dat de plaatsing van dit artikel in titel 15 Rv meebrengt dat de verplichting van toepassing wordt op alle intellectuele eigendomsrechten waarop titel 15 Rv betrekking heeft, waaronder handelsnamen (Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3).

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Zwolle, 31 oktober 2008, LJN: BH3530, Eiser tegen Gedaagde (Videobanden New York).

Verstekvonnis. Ondeelbaar werk in de zin van de Auteurswet (1912). Eiser is (tenminste) deelgenoot in het auteursrecht dat op het werk rust en op grond van artikel 3:169 BW is hij dus (tevens) gerechtigd tot het gebruik van het in de gemeenschap vallende auteursrecht. Gedaagde moet eiser in het bezit te stellen van negen videobanden met in New York gemaakte opnamen in de periode van 23 november 2007 tot 6 december 2007. Liquidatie-tarief.  

2.1.  De door eiser betrokken stellingen en de aan de vordering ten grondslag gelegde rechtsgronden blinken niet uit in duidelijkheid. Uit die stellingen volgt, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, niet dat eiser de enige auteursrechthebbende is van het werk.

2.2.  Met name op grond van de verklaring van [A] kan, als niet weersproken, echter wel worden aangenomen dat de samenwerking tussen partijen, [A] en zijn “associate” heeft geresulteerd in een ondeelbaar werk (in de zin van de auteurswet) van meerdere makers, waaronder eiser. Daaruit volgt dat eiser (tenminste) deelgenoot is in het auteursrecht dat op het werk rust. Op grond van artikel 3:169 BW is hij dus (tevens) gerechtigd tot het gebruik van het in de gemeenschap vallende auteursrecht. Tot dat gebruik kan, naar de voorzieningenrechter begrijpt, ook worden gerekend: het gebruik van de gegevensdrager van het werk, namelijk de videobanden. Nu gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de videobanden niet te verenigen is met het (mogelijke) recht dat gedaagde heeft en overigens de vordering evenmin ongegrond of onrechtmatig voorkomt, is zij toewijsbaar. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 14 januari 2009, LJN: BG9930, Diverse Webwinkels c.s. en Nintendo Benelux B.V.

Bevoegdheidsincident. Gemeenschapsmerk. Verwijzing naar de Rechtbank ’s-Gravenhage. Niet vanwege de incidentele vordering van Nintendo m.b.t. tot de gestelde inbreuk op een gemeenschapsmerk (artikel 92 GMVo), maar ambtshalve vanwege connexiteit met een bij de Rechtbank Den Haag ingeleide bodemprocedure. “De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen [artikel 220 Rv], staat daaraan niet in de weg. (…) De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld."

Geen verwijzing: 2.4.  De rechtbank overweegt als volgt. Uit het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet volgt (voor zover hier van belang) dat de rechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd is om te beslissen op ‘rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk’ op gemeenschapsmerken. (…)  de vorderingen [zijn] zo ruim geformuleerd dat (…) onderdeel van de beoordeling zou kunnen zijn de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een aan Nintendo Benelux toekomend recht op een gemeenschapsmerk. In een dergelijk geval kan de vordering derhalve wel degelijk worden aangemerkt als een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk op een gemeenschapsmerk in de zin van voormelde verordening.

2.5.  Uit de stellingen van Nintendo Benelux moet de rechtbank evenwel afleiden dat Nintendo Benelux zich niet op het standpunt stelt dat zij zelf houdster is van een gemeenschapsmerk met betrekking tot Nintendo-producten, maar dat haar moedermaatschappij Nintendo Co. Ltd. de rechthebbende is met betrekking tot dit gemeenschapsmerk. Zij heeft ook niet aangevoerd dat zij rechten kan ontlenen aan de gemeenschapsmerkregistratie die door Nintendo Co. Ltd. is verricht. In het bijzonder heeft zij niet gesteld dat zij licentieneemster is met betrekking tot het betreffende gemeenschapsmerk. Integendeel, onder punt 26 van haar conclusie stelt Nintendo Benelux dat zij geen drager is van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de litigieuze Nintendo-producten, en onder punt 29 stelt zij dat zij zich ‘enkel’ bezig houdt met de distributie en marketing van de producten van Nintendo Co. Ltd. In het licht van de betekenis die Nintendo Benelux zelf aan het begrip ‘intellectueel eigendomsrecht’ heeft gegeven in haar sommaties aan Webwinkels c.s. moet dit begrip tevens geacht worden eventuele merkrechten te omvatten.

2.6.  Op grond van het voorgaande valt niet in te zien waarom de vraag of Webwinkels c.s. inbreuk maakt op een gemeenschapsmerk een rol zal moeten spelen bij de beoordeling (…) Deze vorderingen kunnen dan ook niet aangemerkt worden als ’rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk’ van een gemeenschapsmerk, zodat het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 Uitvoeringswet toepassing mist. De rechtbank Utrecht is derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal dan ook worden afgewezen.

Wel verwijzing: 2.9.  Hetgeen de rechtbank ten aanzien van het incident heeft overwogen, laat onverlet dat, zoals Nintendo Benelux heeft gesteld, de onderhavige procedure zeer nauw verbonden is met de door deze partij en aan haar gelieerde vennootschappen (waaronder Nintendo Co. Ltd.) bij de rechtbank 's-Gravenhage ingeleide bodemprocedure. Webwinkels c.s. heeft in zijn conclusie onderkend dat het in het kader van de proceseconomie niet geraden is de twee zaken door verschillende rechters te laten beoordelen en de rechtbank in overweging gegeven om de zaak naar de rechtbank te 's-Gravenhage te verwijzen als ware daartoe door partijen gemeenschappelijk een verzoek gedaan.

2.10.  De rechtbank heeft echter moeten constateren dat Nintendo Benelux haar vordering tot verwijzing niet heeft gebaseerd op deze connexiteit, maar (expliciet) op de door haar gestelde relatieve onbevoegdheid. Dit betekent dat de incidentele vordering niet op die grond kon worden toegewezen.

2.11.  Hoewel artikel 220 Rv niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om in het onderhavige, bijzondere geval daartoe over te gaan. In casu zijn beide partijen van mening dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat evenwel niet meer open tengevolge van het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren). De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als hiervoor bedoeld ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden dient te behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit. Voor zover dit is gebeurd om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing. De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld.

2.12.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank ambtshalve de zaak in verband met connexiteit zal verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Lees het vonnis hier.

Vzr Rechtbank Arnhem, 18 december 2008, LJN: BH0316, EBW Installatietechnieken B.V. tegen EBW Elektrotechniek B.V.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Misbruik van procesrecht? Tweede kort geding over dezelfde handelsnamen. Na het eerste kort geding (Rechtbank Arnhem 21 augustus 2008, IEF 7015) heeft eiseres niet binnen de daarvoor geldende termijn (art.1091Rv) een eis in hoofdzaak ingesteld, maar heeft nu wel recht op een herkansing. “Eiseres heeft een vergissing begaan (…) Deze vergissing behoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is.”

Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van het beeldmerk EBW en de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat verwarringsgevaar voldoende aannemelijk is. Een inmiddels aangeschaft oudere handelsnaam is daarop niet van invloed: “Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.”

De herkansing is wel van invloed op de proceskosten. Hoewel gedaagde de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres haar eigen kosten te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. Ook is er geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde nieuwe omstandigheden heeft aangevoerd.

Geen misbruik van procesrecht: “5.3.  Vooropgesteld wordt dat aan vonnissen in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Het zijn ordemaatregelen die door de bodemrechter en ook door de voorzieningenrechter in kort geding kunnen worden geredresseerd. Het verbod van ‘ne bis in idem’ leidt in een burgerlijk geschil niet tot niet-ontvankelijkheid. Volgens vaste rechtspraak, waaronder de door gedaagde genoemde uitspraken en het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JBPr 2003, 71) geldt alleen een verbod voor een zelfde, tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden indien de wederpartij aantoont dat sprake is van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde. Het betreft in die rechtspraak telkens de situatie waarbij de vordering van de eisende partij in het eerdere kort geding is afgewezen. Tegen de verliezer die nogmaals op dezelfde feiten en gronden wenst te procederen, dient een dam te worden opgeworpen.

5.4.  De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen / nalaten - hun werking hebben verloren. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

5.5.  Eiseres heeft een vergissing begaan, waarvan zij zelf nadeel ondervindt omdat gedaagde op dit moment niet behoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis is veroordeeld. Deze vergissing behoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is. De voorzieningenrechter trekt daarbij een parallel naar het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (NJ 2006, 310) over een herhaald derdenbeslag op grond van dezelfde vordering, indien de beslaglegger heeft verzuimd de buitengerechtelijke verklaring van de derde-beslagene te betwisten door de derde-beslagene binnen twee maanden te dagvaarden tot gerechtelijke verklaring in de zin van artikel 477a lid 2 Rv. De beslaglegger krijgt, wanneer hij per abuis de betwistingstermijn van twee maanden heeft laten verlopen, een herkansing, zonder dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid.

5.6.  Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig heeft gemaakt dan om eiseres te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, zoals bedoeld in artikel 3:13 BW. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres nog steeds een rechtens te respecteren belang bij het vragen van de gevorderde voorzieningen die de voorzieningenrechter bij gelegenheid van het vorige kort geding (grotendeels) toewijsbaar achtte.

5.7.  Het Hof Leeuwarden heeft in haar arrest van 26 juli 2006 (BIE 2007, 394, [namen]) overwogen dat het in artikel 260 Rv. voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voornoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. Dat is dus een andere situatie dan die zich in het onderhavige geval voordoet.

5.8.  In het licht van het voorgaande is de stelling van gedaagde dat eiseres geen nieuwe relevante feiten heeft aangevoerd, onvoldoende om misbruik van procesrecht aan te nemen.
De voorzieningenrechter zal de vorderingen hierna inhoudelijk behandelen.

Geen ouder handelsnaamrecht in conventie: 5.11.  De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde door de genoemde overeenkomst nu over zodanige oudere rechten op een handelsnaam het onderdeel EBW beschikt, dat eiseres om die reden gedaagde niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken. Of in het onderhavige geval [betrokkene] de naam E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene]) daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, hetgeen eiseres heeft betwist, en of door de overeenkomst van 29 oktober 2008 is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming als bedoeld in artikel 2 HNW, hetgeen eiseres ook heeft betwist - dat een handelsnaam tegenwoordig ook ‘vrij’ overgedragen kan worden, is in de rechtspraak nog niet aangenomen - kan in het midden blijven.

Ook als deze vragen in bevestigende zin zouden worden beantwoord, dan nog is de voorzieningenrechter van oordeel dat [betrokkene] niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

Gevaar voor verwarring, handelsnaam: 5.12.  Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat daarmee gevaar voor verwarring aanwezig is tussen beide ondernemingen is in de zin van artikel 5 en 5a Hnw. Eiseres heeft in het vorige kort geding ten bewijze van de al opgetreden verwarring een zestal poststukken overgelegd. Het verweer van gedaagde dat eiseres geen nieuwe bewijzen van verwarring heeft overgelegd treft geen doel, nu er geen enkele reden is om aan te nemen dat van gevaar voor verwarring niet langer sprake is. Ook het verweer van gedaagde dat vanwege de bestendige relatie met leveranciers er geen gevaar meer is voor verwarring, biedt haar geen soelaas, nu dit het gevaar voor verwarring ook aanwezig kan zijn bij potentiële afnemers. Voor het overige speelt, net als in het vorige kort geding, een rol dat de handelsnamen van partijen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De aanduidingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvend en spelen bij de vergelijking van de handelsnamen nauwelijks een rol. Dat er overlapping bestaat tussen de economische en geografische bedrijvigheid van beide bedrijven blijkt onder meer uit het in dit kort geding nieuw aangevoerde feit dat gedaagde is aangetrokken voor de aanleg van elektrotechnische installaties bij nieuwbouw kantoren in Hoofddorp, terwijl eiseres twee jaar eerder voor datzelfde project een offerte heeft uitgebracht.

Beeldmerk: 5.13.  Ten opzichte van het vorige kort geding hebben zich ten aanzien van het beroep van eiseres op haar geregistreerde beeldmerk EBW geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan en is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat de totaalindruk van dit beeldmerk zodanig overeenstemt met de totaalindruk van de handelsnaam en het logo van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Gedaagde heeft niet een zodanig verweer gevoerd dat de voorzieningenrechter dit nu anders ziet. De totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt daarentegen naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter veel minder overeen met het logo en de handelsnaam van ?’.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ en wel zodanig dat daar het gevaar voor verwarring ontbreekt.

5.14.  Met betrekking tot de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningen-rechter, onder verwijzing naar haar overwegingen in het eerdere vonnis, dat eiseres zich ook hiertegen op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet kan verzetten.

Geen ouder handelsnaamrecht in reconventie: 5.18.  Uit de overwegingen in conventie blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde beschikt over een zodanig ouder handelsnaamrecht dat zij eiseres het gebruik van de handelsnaam EBW Installatietechnieken kan verbieden. Voor zover het Thorn en omgeving betreft, heeft zij niet gesteld en evenmin onderbouwd waarom de handelsnaam van eiseres inbreuk zou maken op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’. In conventie nam zij het standpunt in dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw was tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam EBW Elektrotechniek. Dat er wel gevaar voor verwarring zou zijn tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam ?E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])? heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen.

Proceskosten: 5.19.  Hoewel gedaagde in dit kort geding zowel in conventie als in reconventie de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter haar eigen kosten in conventie en in reconventie te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, zoals gedaagde heeft gevorderd, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nieuwe omstandigheden aan de voorzieningenrechter ter beoordeling voor te leggen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zutphen, beschikking van de kantonrechter van 9 oktober 2008, LJN: BH1595 (08-8) & LJN: BH1593 (08-4) , Verzoeker tegen Speelautomaten [naam] & vice versa.
 
Handelsnaamrecht. Twee zaken tussen dezelfde partijen over dezelfde handelsnaam. Naamswijzigingverzoek ex artikel 6 Hnw. Eetcaféhouder in Zutphen verzoekt de kantonrechter om verweerders, zijn voormalige huurders en nu eigenaren van een ander eetcafé in Zutphen te verbieden dezelfde naam voor dat eetcafé te gebruiken. Verweerders stellen dat zij de naam mee mochten nemen bij beëindiging van de huurovereenkomst van het café van eiser.

De kantonrechter acht het in zaak (08-8) niet aannemelijk dat verweerder, los van de (onder)huurovereenkomst, de handelsnaam naam van verzoeker overgedragen heeft gekregen. De enkele vermelding van verweerders in het Handelsregister onvoldoende is om de naamsoverdracht te bewijzen, zeker niet nu verweerder zelf ter zitting heeft verklaard dat er verder geen overeenkomst op schrift is gesteld en dat zij geen koopsom heeft hoeven betalen met betrekking tot de gestelde naamsoverdracht. Nu de handelsnaam [naam] niet door [verzoeker] op verweerders is overgedragen en naamsverwarring te duchten is beveelt de kantonrechter verweerders om de handelsnaam zodanig te wijzigen, dat daarin niet voorkomt het woord [naam].

In de ‘spiegelzaak’ (08-8) wijst de kantonrechter  het verzoek vanzelfsprekend af: “De kantonrechter is ambtshalve bekend dat in de zaak met nummer 43758 AZ 08-8, waarvan tevens op 9 oktober 2008 een beschikking is gegeven, is geoordeeld dat (verweerder) gerechtigd is de [handelsnaam] te voeren. Gezien deze beslissing is de kantonrechter in de onderhavige zaak dan ook van oordeel dat verzoeker onvoldoende belang heeft bij het verzoek. In AZ 08-8.”

Lees de beschikkingen hier, LJN: BH1595 (08-8)en hier, LJN: BH1593 (08-4).