Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 augustus 2008, KG RK 08/1331, Schoone Lei Incassodiensten B.V. tegen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., handelend onder de naam ‘Rabobank Nederland’

Ex parte beschikking. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Interactieve reclame van Rabobank.  Door gebruik van het teken ‘Meester Schoneleij’ ( een zeer dubieuze incasseerder) op de website www.schoneleij.nl, het gebruik van de naam ‘Meester Schoneleij’ in de commercial op de website www.schoneleij.nl, het gebruik van de domeinnaam schoneleij.nl en het gebruik van het Google Ad-Word ‘Schoone Lei’ zou Rabobank inbreuk maken op het exclusieve merkrecht van Schoone Lei. Verzoek afgewezen, geen gebruik voor waren of diensten, geen onderneming, geen evident ongerechtvaardigd voordeel of reputatieschade.

 “2.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verzoek niet in overeenstemming is met de aan de onderbouwing van een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk. Voorshands is niet aannemelijk dat het teken Meester Schoneleij (op welke wijze dan ook) wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten dan wel dat onder deze naam een onderneming wordt gedreven. Artikel 2.20 lid 1 en onder b BVIE en de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet kunnen om die reden dus niet als grondslag in aanmerking worden genomen. Mede gelet op het parodiërend karakter van de commercial staat voorts niet buiten twijfel dat in het onderhavige geval ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. Ook op grond van artikel 2.20 lid 1 en onder d BVIE kan de gevraagde voorziening derhalve niet worden toegewezen.”

Lees de beschikking hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 augustus 2008, KG RK 08/1319, Crocs inc. tegen Blokker B.V.

Ex parte beschikking. Modellenrecht, auteursrecht. Modellenrechtelijek vordering afgewezen, omdat de voor de beslissing van belang zijnde feiten niet volledig en naar waarheid zijn aangevoerd. Auteursrechtelijke vordering toegewezen. Verbod op ‘schoeisel dat vrijwel identiek is aan het schoeisel van Crocs’.

“2.2. Krachtens artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Verzoeksters hebben in strijd met deze bepaling verzuimd in het verzoekschrift melding te maken van een bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt aanhangige nietigheidsprocedure met betrekking tot het Gemeenschapsmodelrecht met registratienummer 000257001-0001. Reeds om die reden dient het verzoek, voor zover het is gebaseerd op dit Gemeenschapsmodelrecht, te worden geweigerd. Overigens dient dat verzoek ook te worden geweigerd, omdat het gelet op de nietigheidsprocedure niet in overeenstemming wordt geacht met de aan de onderbouwing van een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de geldigheid van het Gemeenschapsmodelrecht dat aan het verzoek ten grondslag is gelegd.

2.3. Het voorgaande laat onverlet dat verzoeksters een beroep kunnen doen op het auteursrecht. Voorshands uitgaande van de auteursrechtelijke bescherming op het schoeisel Crocs Cayman en gelet op de grote mate van overeenstemming tussen dit schoeisel en de door gerekwestreerden aangeboden kunststof zomerschoen, ziet de voorzieningenrechter, gezien de onherstelbare schade die verzoeksters thans stellen te lijden, voldoende aanleiding voor toewijzing van het op het auteursrecht gebaseerde verzoek op de wijze als hierna vermeld.

2.4. Het verzoek om te bepalen dat het bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap zal worden geweigerd, reeds omdat verzoeksters niet, althans onvoldoende gemotiveerd hebben gesteld dat gerekwestreerden in al die landen inbreuk maken op het auteursrecht. De enkele stelling dat Blokker ook buiten Nederland winkels heeft, volstaat daartoe niet.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 augustus 2008,  KG RK 08/1292, Cleybergh tegen Van Roon B.V.

Ex parte beschikking. Modellenrecht. Verbod op inbreukmakende glazen kandelaar (klik op afbeeldingen voor vergroting).

 “13. Van Roon biedt de Inbreukmakende Kandelaar aan via het internet aan klanten die zowel binnen als buiten de Benelux gevestigd zijn en die de producten middels de webcatalogus kunnen bestellen. Daarnaast presenteert zij haar producten op verschillende internationale beurzen.

(…) 16. De enige manier om aan deze internationale verhandeling van Inbreukmakende Kandelaar op korte termijn een einde te kunnen maken, is door snel op te treden en door zo spoedig mogelijk de verhandeling van de Inbreukmakende Kandelaar te doen staken. De Nederlandse kort geding praktijk toont aan dat zelfs die procedure in het algemeen al te lang duurt om de verhandeling van dit soort inbreukmakende producten effectief te kunnen stoppen. Tegen de tijd dat in zo’n procedure een verbod is gewezen en betekend, is het vaak al te laat en zijn alle inbreukmakende producten al verkocht. Aangezien de inbreukmaker in die procedure al weet dat hij kan worden geconfronteerd met een verbodvordering, blijkt in de praktijk dat de nog aanwezige inbreukmakende producten nog voor het wijzen van het vonnis ofwel tegen nog lagere prijzen worden uitverkocht ofwel snel worden doorverhandeld naar verbonden of bevriende ondernemingen, al dan niet in het buitenland. Gezien de internationale clientèle van Van Roon, zal dit ertoe leiden dat de Inbreukmakende Kandelaar ook buiten Nederland op grote schaal verkrijgbaar zal zijn.”

“2.2. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen de kandelaar Josephine en het gedeponeerde Beneluxmodel met registratienummer 33632-00, ziet de voorzieningenrechter voldoende aanleiding voor toewijzing van het verbod”

Lees de beschikking hier.

Prof. Mr. D.J.G. Visser: Beslissen in IE-zaken. Verslag van een veldonderzoek.

Zeer interessant artikel in het nieuwe NJB. "Dit onderzoek vormt een poging inzicht te krijgen in hoe dat in de praktijk nu precies gebeurt: welke factoren zijn voor een rechter in IE-inbreukzaken het meest belangrijk? Hoe komt hij of zij tot zijn of haar beslissing? (...) In de maanden januari en februari 2008 heeft de auteur gesprekken gevoerd met zeventien rechters met veel ervaring in IE-zaken. De gesprekken duurden gemiddeld anderhalf uur en zijn gevoerd op basis van een vragenlijst. De vragenlijst en de gesprekken hebben vooral betrekking op de beslissing van IE-zaken in kort geding in eerste instantie. De reden hiervoor is dat de meeste IE-geschillen in kort geding en in één instantie definitief worden beslist. Een bijkomende reden om het onderzoek hiertoe te beperken, was dat de raadsheren van een voor IE-zaken belangrijk gerechtshof geen medewerking wensten te verlenen aan een onderzoek op basis van individuele gesprekken."

Vissers conclusies zullen zonder twijfel uitvoerig besproken en geanalyseerd worden op advocatenkantoren en bij rechtbanken: “Rechters die IE-zaken in kort geding beslissen nemen meestal één of twee dagen voor de zitting kennis van de stukken (de dagvaarding en de producties) en hebben meestal aan het eind van de zitting een beslissing genomen. Zij baseren hun oordeel op de argumenten die in de stukken en vooral op de zitting bij pleidooi naar voren worden gebracht. Binnen de wettelijke en in de hogere rechtspraak ontwikkelde criteria baseren ze hun oordeel op hun eigen waarneming van de litigieuze voorwerpen of tekens en hun eigen waarneming van 'de rest van de markt', zoals die in de stukken of ter zitting naar voren wordt gebracht én soms zoals die hen ambtshalve bekend is. In de regel nemen zij zichzelf dus als 'maatman', maar proberen daar vervolgens van te abstraheren tot een meer of minder geïnformeerde of oplettende gebruiker.

Publieksonderzoeken en deskundigenverklaringen van partijen hebben voor de meeste rechters nauwelijks invloed op hun oordeel over de vraag of een voorwerp of onderscheidingsteken voor bescherming in aanmerking komt dan wel inbreuk maakt. Dit is het gevolg van hun ervaring dat dergelijke onderzoeken en verklaringen bijna altijd onzorgvuldig, gemanipuleerd, partijdig en/of tegenstrijdig zijn.

De verschillende beschermings- en inbreukcriteria verschillen op sommige gebieden niet erg veel van elkaar en bieden op zich weinig houvast, al geven ze wel enige structuur. De feitenrechter heeft een grote discretionaire ruimte, die hij deels invult met zijn opvatting over hetgeen betamelijk is. Verwarring stichten of misleiden mag in ieder geval niet. Het verwarringsgevaar in het merkenrecht is echter volgens bijna alle rechters een normatief rechtsbegrip en niet een feitenvaststelling.

Bij de motivering van zijn oordeel maakt de rechter netjes gebruik van de geldende criteria die in meer of mindere mate aansluiten bij zijn daadwerkelijke 'motieven'. De grote meerderheid van de rechters is van mening dat een elfde gebod 'Gij zult niet nabootsen', niet bestaat, maar dat het gekwalificeerde elfde gebod 'Gij zult niet nodeloos nabootsen' aardig in de richting komt van een grondnorm van het intellectuele eigendomsrecht. Wanneer nabootsen nodeloos is, is vervolgens de grote vraag en die vraag lijkt deels gevoelsmatig te worden beantwoord. Volgens veel rechters mag de opzet of kwade trouw van de 'nabootser' geen rol spelen, volgens sommigen is dat echter onvermijdelijk wel het geval."

Lees het gehele artikel hier. Bijlage 1 hier, bijlage twee hier.

Rechtbank Amsterdam 10 september 2008, HA ZA 03-1002, Peter Donkersloot tegen Va Roij c.s. (met dank aan Rutger Kleemans en Theo Blomme, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Twee vonnissen gewezen door de rechtbank Amsterdam op 19 april 2006 (tussenvonnis: bewijsopdracht) en 10 september 2008 (eindvonnis). De zaak betreft auteurs-, merken en handelsnaamrecht alsmede contractenrecht (het beëindigen van een (agentuur)overeenkomst tussen kunstenaar en galeriehouder).
 
Na het tussenvonnis ging de vraag grotendeels over de authenticiteit van een verklaring waarin de kunstenaar Peter Donkersloot al zijn auteursrechten aan de galeriehouder zou hebben overgedragen.

“2.8 (…) De vordering “Ten aanzien van de auteursrechten” onder 2. in het tussenvonnis van 19 april 2006, die zich uitsluitend tot Van Roij richt, is toewijsbaar voorzover die er toe strekt voor recht te verklaren dat Van Roij geen rechten kan ontlenen aan de 97-verklaring. Vast is immers komen te staan dan die verklaring buiten medeweten van Donkersloot in elkaar is geknutseld op de wijze als hiervoor omschreven, teneinde aldus een niet bestaande overdracht van auteursrechten te suggereren. Er is op dit punt geen overeenstemming tussen Donkersloot en Van Roij tot stand gekomen, zodat voor nietigverklaring van d e97-verklaring – die immers geen (al dan niet gebrekkige) wilsuiting van Donkersloot behelst – geen aanleiding is”

Lees het eindvonnis hier, het tussenvonnis hier en de verklaring hier.

Rechtbank Amsterdam, 11 september 2008, 13/993083-06, Strafzaak auteursrechtinbreuk (met dank aan Mr. D.M. Rupert, Teurlings & Ellens advocaten).

Opmerkelijke casus waarin medeverdachte computers plaatst in het plafond van studentenflat, om te profiteren van de snelle internetverbinding in de flat, en verdachte deze computers gebruikt om muziek te uploaden, 'zodat anderen die muziek weer konden downloaden.'

Diefstal

“3.5 Terzake de beschuldiging van diefstal is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat “data(verkeer)” geen goed is in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

3.6 De officier van justitie heeft tevens tot vrijspraak gerequireerd van de telastegelegde diefstal van “capaciteit van bandbreedte”, omdat verdachte niet bij het plaatsen van de computers betrokken is geweest en er verder geen aanwijzingen zijn dat hij hiervan anderszins op de hoogte was. De rechtbank komt ook tot dat oordeel. Bovendien geldt dat de rechtbank van oordeel is dat ook "capaciteit van bandbreedte", de hoeveelheid data die tegelijkertijd via een bepaalde verbinding kan worden overgebracht, niet als een goed in de zin van artikel 310 Sr is te kwalificeren. Door ongeoorloofd gebruik te maken van bandbreedte verliest de rechthebbende immers hierover niet noodzakelijkerwijs de feitelijke macht (vlg. HR 3 december 1996, NJ 1997, 574). Hoewel daar in deze zaak niet van is gebleken zal het illegale gebruik wellicht ten koste gaat van de snelheid van het internet. Deze snelheid - door de officier van justitie aangeduid als wezenskenmerk van een internetverbinding - kan evenmin als goed worden aangemerkt.

Inbreuk maken op auteursrechten

3.7 De rechtbank is van oordeel dat verdachte terzake de telastegelegde overtreding van de Auteurswet moet worden vrijgesproken. Uit hetgeen onder 3.4 is overwogen, volgt dat daarvoor geen bewijs is. De rechtbank merkt daarbij op dat verdachte geen toegang had tot de andere gevonden computers.

3.8 De door de officier van justitie voorgestelde bewezenverklaring van feit 2, waarbij alle muziek, films, artiesten en productiemaatschappijen zouden moeten worden weggestreept, levert naar het oordeel van de rechtbank een ontoelaatbare denaturering van de telastelegging op. Weliswaar heeft verdachte vermoedelijk, gelet op het onder 3.4 genoemde uploaden van radioprogramma's, de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten overtreden, maar een beschuldiging terzake had voldoende feitelijk in de telastelegging moeten worden omschreven.

4. Beslissing

Verklaart het telastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.”

Lees het vonnis en de dagvaarding hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 september 2008, KG ZA 08-902, V.I.O.B. tegen Van Ophem.

Eerst even voor jezelf lezen.. Stukgelopen samenwerking. Overeenkomst  m.b.t. ‘ladder safety device’-octrooi van eiser, de Toplocker. Gedaagde zou de Toplocker exclusief mogen verkopen en verder ontwikkelen en heeft dat ook gedaan en zelf nieuwe octrooien aangevraagd en verkregen. Overeenkomst ontbonden, eiser stelt dat gedaagde klanten benadert met de mededeling dat hij uitvinder van de Toplocker is en daarop octrooi heeft, afbeeldingen van de Toplocker gebruikt, inbreukmakende domeinnamen bezit en door V.I.O.B. gemaakte en auteursrechtelijk beschermde technische tekeningen van de Toplocker gebruikt in zijn eigen octrooiaanvragen en eveneens in zijn folders. Eiser beroept zich niet op zijn octrooirechten. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. 75% werkelijke proceskosten, 25% liquidatietarief.

“4.2. Volgens Van Ophem maakt hij geen aanspraak op het Europees octrooi of de daarin beschreven uitvinding. Van Ophem wijst er op dat hij, volgens afspraak, de Toplocker verder heeft ontwikkeld. Van Ophem heeft, zo stelt hij, een eigen product (de Ladderclip) ontwikkeld en daarvoor Nederlands octrooien aangevraagd en verkregen. Van enige onrechtmatige mededeling is volgens hem geen sprake.

4.3. V.I.O.B. heeft in reactie op dit verweer niet meer aangevoerd dan dat het Van Ophem niet is toegestaan in de markt mee te delen dat hij rechten heeft op de Toplocker. V.I.O.B. heeft niet gemotiveerd dat en waarom haar onder 2.3 afgebeelde Toplocker aan de in de octrooien van Van Ophem beschreven inrichtingen de vereiste nieuwheid en inventiviteit onthouden. V.I.O.B. heeft de Nederlandse octrooien van Van Ophem ook niet opgeëist en bestrijdt niet dat Van Ophem zich met de verdere ontwikkeling van de Toplocker heeft beziggehouden. Daarmee blijft als onvoldoende gemotiveerd weersproken de stelling van Van Ophem, die erop neerkomt dat hij op grond van zijn Nederlandse octrooien rechten kan doen gelden op de doorontwikkeling van de Toplocker, overeind. Van onrechtmatige mededelingen blijkt onvoldoende.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-96/06, Tsakiris-Mallas AE  tegen OHIM / Late Editions Ltd. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerder nationaal Brits woordmerken EXE, voor kleding, tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk exe (met liggend streepje op de laatste e), eveneens voor kleding. Oppositie toegewezen.

33. En conséquence, c’est à bon droit que la décision attaquée, ayant pris en considération tous les éléments pertinents au cas d’espèce, a estimé que les « articles en cuir, sacs, portefeuilles » visés par la demande de marque communautaire avaient des caractéristiques communes avec les « vêtements, à l’exception des chaussures » couverts par la marque antérieure, de sorte que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être écartée sur le fondement d’une simple appréciation des produits en cause.

(…) 35. Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 24 de la décision attaquée, les éléments verbaux « exe » et « exe» [met liggend streepje -IEF] présentent incontestablement une très forte similitude sur le plan visuel, puisqu’ils sont constitués des mêmes lettres, dans le même ordre. Ils ne se distinguent que par un trait horizontal qui, étant placé juste au-dessus de la lettre finale du signe demandé, n’est pas particulièrement perceptible sur le plan visuel. Quant au fait que l’élément verbal de la marque demandée est présenté en lettres minuscules d’imprimerie, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, que le droit antérieur est une marque verbale et que, dès lors, il peut être présenté également en lettres minuscules. La présence d’un élément figuratif dans la marque demandée, à savoir le fond noir ressemblant à un rectangle légèrement arrondi, ne joue, eu égard à son caractère assez simple et banal, qu’un rôle très secondaire dans la perception du signe et ne saurait donc constituer un élément de différenciation suffisant des deux signes en conflit.

(…) 38. En conséquence, c’est à bon droit que la décision attaquée a considéré que les signes comparés présentaient globalement un degré de similitude élevé, en raison, d’une part, de leur forte similitude visuelle et, d’autre part, de leur identité phonétique et conceptuelle.

40. En l’espèce, eu égard, d’une part, au caractère similaire des produits en cause et au degré élevé de similitude entre les signes en conflit et compte tenu, d’autre part, de l’interdépendance de ces deux facteurs dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-48/06, Astex Therapeutics Ltd tegen OHIM / Protec Health International Ltd , (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerder gemeenschapswoordmerk ASTEX, voor, kort gezegd, huisstofmijtbestrijdingsmiddelen, tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk astex TECHNOLOGY, voor pharmaceutische producten. Oppositie toegewezen. Hoge graad van overeenstemming van de tekens neutraliseert de lage graad van soortgelijkheid met betrekking tot de waren.

“57. From a visual point of view, with regard to whether the word ‘astex’ is likely on its own to dominate the image of the trade mark which the relevant public will recall and thus constitute the dominant element of the mark applied for, it must be pointed out that it occupies a central position in that mark and that the letters composing it are significantly larger than those employed for the word ‘technology’. The Court agrees with the analysis of the Board of Appeal that the word element ‘technology’ in the mark applied for, written in much smaller typeface, will not attract consumers’ attention. Although it is true that the figurative element representing a stylised letter ‘a’ is placed very visibly on the left of the sign applied for, it does not, however, seem likely to attract the consumer’s attention to the point that he would recall it. It is unlikely that the relevant public would notice in all cases that this figurative element represents the letter ‘a’ since the image is stylised and could be confused with a triangle or an object in the form of a pyramid, all the more so as the letter ‘a’ of the word element ‘astex’ is also present in the word element of the mark applied for and thus seems redundant. In addition, the letter ‘a’, stylised in triangular form and presented in the middle of a circle, is not a special or original configuration which could lead to the identical nature of the common word element dominating the two marks being reduced to such an extent that the overall impression provided by each sign is different. Consequently, the word element ‘technology’ and the letter ‘a’ must be regarded as negligible.

(…) 59. Finally, with regard to the assessment of conceptual similarity, it is true, as the applicant claims, that the Board of Appeal did not take account of the conceptual value of the stylised element in the figurative mark applied for. The Board of Appeal merely denied the semantic value of the term ‘astex’ and denied that the word ‘technology’ had a distinctive character.

60. The Board of Appeal’s analysis is none the less well founded. The concept of technology, to which the word element ‘technology’ refers, is commonly defined very broadly, as meaning the development and perfection of methods permitting the effective use of various techniques with a view to making production, consumption and information mechanisms function. It is thus certain that, in regard to all the goods covered by the trade mark application, the reference to technology is not of such a nature as to give the mark applied for a distinctive character.

(….) 62. Only the stylised element could call into question the conceptual similarity of the signs at issue. It is sufficient to note, in that regard, that the significance of that element is far from clear, inasmuch as it may be regarded as a stylised letter ‘a’ or, equally, as a triangle or an object in the form of a pyramid. Moreover, the applicant does not express a view as to the significance to be accorded to the figurative element.

63. Consequently, the signs at issue must be regarded as being very similar overall.

(…) 70. In the present case, bearing in mind the distinctive character of the earlier mark resulting from the use of an original term which has no precise meaning in any language of the European Community, something which the applicant does not contest, the Board of Appeal rightly considered that the high degree of similarity between the signs at issue was such as to offset the low degree of similarity between the goods at issue.

71. In particular, the similar intended purpose of the products, both of which are of interest to persons suffering from respiratory problems related to allergic reactions to dust mites, and the high degree of similarity between the marks at issue, justify the Board of Appeal’s assessment that the relevant public is likely to believe that the goods bearing the signs at issue come from the same undertaking or from undertakings that are economically linked.

72. In the light of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal was right to conclude that there was a likelihood of confusion between the two marks at issue."

Lees het arrest hier. 

GvEA, 10 september 2008, zaak  T-325/06, Boston Scientific Ltd tegen OHIM / Terumo Kabushiki Kaisha (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Oppositieprocedure op grond van eerder nationale woordmerken CAPIOX, voor, kort gezegd, medische apparatuur, tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk CAPIO  (‘apparatus for placing a suture’). Complementaire waren, overeenstemmende tekens. Normaal gebruik in verhouding tot de aard van de waar en de markt. Oppositie toegewezen.

“49. It is true that, although such sales during the relevant period cannot be considered to be significant in terms of volume, the data must be viewed in relation to the nature of the goods, namely hollow fiber oxygenators with detachable hard-shell reservoir, which are extremely specialised products. According to the findings in the opposition decision, which were not contested by the intervener and which were expressly approved by the applicant in its application, ‘an oxygenator is a device that mechanically oxygenates venous blood extra corporeally and is used in combination with one or more pumps for maintaining circulation during open heart surgery and for assisting the circulation in patients seriously ill with some cardiac and pulmonary disorders’. That definition clearly shows that oxygenators are very specific products.

50. In addition, notwithstanding the regrettable lack of objective and tangible data concerning the structure of the relevant market, it is clear that, in the light, precisely, of the nature of the goods concerned, referred to in the previous paragraph, such a market cannot but be narrow.

51. Finally, the number of transactions involving the goods concerned during the relevant period does not appear to be a token amount and therefore does not permit the view to be taken that the intervener used the CAPIOX trade mark for the sole purpose of preserving the rights conferred by the trade mark. On the contrary, such use must be viewed as warranted, in the economic sector concerned and in the light of the nature of the goods concerned, in order to maintain or create a share in the market for the goods protected by the mark for the purposes of the case-law referred to in paragraphs 29 to 32 above.

(…) 95. The similarity between the signs at issue cannot be called into question on the ground that use of the letter ‘x’ is not common in Finland. Even if it were the case, as the Opposition Division stated, that the letter ‘x’ was seldom used in Finnish, that cannot have the effect of eliminating the similarity between the signs, because, as the Board of Appeal rightly pointed out in paragraph 27 of the contested decision, the medical field is highly internationalised and numerous trade marks that include the letter ‘x’ coexist in it.

96 (…) Consequently, the Board of Appeal was right to find that the conflicting signs had a high degree of similarity.

99. (…) the overall impression produced by the conflicting signs is likely to render them sufficiently similar to lead to a likelihood of confusion in the minds of the relevant public.

(…) 101. In that respect, it must be pointed out that even though the goods at issue lack a high degree of similarity that is offset by the very high degree of similarity between the signs, particularly as the earlier trade mark is an invented word that does not allude, directly or indirectly, to the goods concerned. Since the trade mark CAPIOX is a made-up word, it therefore has a very distinctive character as OHIM rightly observed. (…)

102. (…) even a public made up of specialists with a high degree of attention might, when confronted with the goods at issue, either not notice the difference resulting from the absence of the letter ‘x’ on goods bearing the trade mark applied for or think that the goods nevertheless originate from the same undertaking, which affixes a trade mark to some of its goods that is practically identical to the one it affixes to other of its goods. It is clear that the mere possibility mentioned above that the goods at issue could be used during the same, very specific surgical operation, namely open-heart surgery, shows that there is a genuine likelihood that a public, even one made up of professionals, could believe that the goods came from the same undertaking.”

Lees het arrest hier.