‘Artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.’ (Dictum).

‘Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk.

Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.’ (Ov. 30).

‘De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.’ (Dictum).

Bij de uitleg van artikel 5, lid 2 van de richtlijn mag niet uitsluitend worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Het artikel kan niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor
niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.’ (Ov. 24-25).

‘Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.’ (Ov. 26).

Het hof overweegt hierover het volgende.

Het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW bevat in artikel II de volgende bepaling van overgangsrecht: "Artikel 4 en artikel 15, zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol zullen niet van toepassing zijn op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het voor genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht; op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots blijven artikel 4 en artikel 15 van toepassing, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van dit Protocol."

Met deze bepaling hebben de Benelux-wetgevers gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid die door artikel 11 lid 8 van de Modellenrichtlijn wordt geboden. Deze bepaling luidt: "Elke lidstaat kan in afwijking van de leden 1 tot en met 7 bepalen dat de weigerings- of nietigheidsgronden die in die lidstaat gelden vóór de datum waarop de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn in werking treden, van toepassing zijn op vóór die datum ingediende aanvragen om inschrijving en op de inschrijvingen die daaruit voortvloeien."

In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol wordt artikel II van de overgangsbepalingen als volgt toegelicht:
"(…)  Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen onder artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder 1a, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietigheidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen."

Deze overgangsbepaling vindt in dit geval toepassing, aangezien het modeldepot van HL Display waar het in deze zaak om gaat, dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe BTMW op 1 december 2003.

Door geïntimeerde is opgemerkt dat artikel II niet van belang is voor de vraag die nu aan de orde is omdat artikel 2 BTMW niet wordt genoemd in deze overgangsbepaling. Op zich is dit laatste juist, maar dat betekent niet dat artikel II niet mede betrekking heeft op artikel 2 BTMW. Immers, naar het bepaalde in artikel 2 BTMW wordt verwezen in artikel 15 BTMW onder 1c en blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar geldt voor artikel 15 onder 1a, b en c hetzelfde als voor de nieuwe voorwaarde van een eigen karakter, namelijk dat het in strijd met rechtszekerheid en rechtvaardigheid zou zijn om bestaande rechten te ontnemen.

De strekking van de overgangsbepaling is dan ook kennelijk om voor reeds gedeponeerde modellen geen andere invulling van artikel 2 BTMW te doen ontstaan.

De consequentie hiervan is niet alleen dat in deze zaak de oude tekst van artikel 2 lid 1 BTMW geldt maar ook dat deze niet richtlijnconform uitgelegd dient te worden. Zou dat laatste wel worden gedaan, dan zou via een dergelijke interpretatie aan artikel 2 BTMW een inhoud worden gegeven die gelet op het voorgaande nu juist niet is beoogd.

Partijen verschillen verder van mening over de vraag of het model zoals dit door HL Display is gedeponeerd al dan niet onder de uitsluiting van artikel 2 lid 1 BTMW (oud) valt (technisch effect).

(…) Op grond hiervan is het hof met HL Display van oordeel dat de verschillende aspecten van het model zoals het is gedeponeerd, bezien in hun onderlinge samenhang, niet noodzakelijk zijn voor het technisch effect van het model als geheel. Dat geldt in het bijzonder voor het meest kenmerkende aspect van het uiterlijk van de labelhouder van HL Display, de kwartronde vorm, die beschouwd kan worden als uitdrukking van een esthetische vormgeving en niet (alleen) als technisch bepaalde vorm. Het gegeven dat HL Display voor de labelhouder een octrooi-aanvraag heeft ingediend, staat aan dit oordeel niet in de weg aangezien dat gegeven op zich niet leidt tot een andere beoordeling ten aanzien van de vereisten die de BTMW aan een model stelt. De conclusie is dat het gedeponeerde model in aanmerking komt voor bescherming ingevolge de BTMW.

Zowel voor het gedeponeerde model van HL Display als voor de Expo-strip geldt dat het kwartronde vooraanzicht beschouwd kan worden als het aspect van de labelhouder dat het meest in het oog springt. Het uiterlijk van de labelhouder wordt er voor een belangrijk deel door bepaald. (…) geïntimeerde had voor het uiterlijk van de door haar ontwikkelde labelhouder een ander uiterlijk kunnen kiezen (het technische aspect) en ook een ander uiterlijk moeten kiezen (vanwege het modelrecht van HL Display). Het hof komt dan ook tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat geïntimeerde met de Expo-strip inbreuk maakt op het modelrecht van HL Display.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat in onderdeel V van het dictum in conventie tweemaal in plaats van 'bruto' gelezen dient te worden 'netto';

Lees het arrest hier.

Voor zover partijen, met name De Volkskrant, bezwaren aanvoeren tegen de wijze waarop de deskundige aannames en begrippen uit de (micro)economie aan die methode ten grondslag heeft gelegd, zien zij naar het oordeel van het hof eraan voorbij dat de deskundige geen volgens alle regels van de (micro)economie verantwoorde berekening heeft willen maken, maar slechts bij die discipline te rade is gegaan om tot een methodiek te komen waarmee het honorarium kan worden vastgesteld.

Een redelijk honorarium is echter niet zonder meer hetzelfde als het honorarium dat in de gegeven omstandigheden, kort gezegd, had kunnen worden bedongen, dus het honorarium dat De Volkskrant nog bereid zou zijn geweest te betalen. Voor de vaststelling daarvan heeft het hof ook de bijzondere omstandigheden waarin het hergebruik plaatsvond in aanmerking te nemen. Het hof acht daarbij het volgende van belang.

Er was sprake van een nieuwe ontwikkeling (zolang loopt de zaak dus al, IEF), die zich - in elk geval ten aanzien van het gebruik van internet - in een experimentele fase bevond. De mogelijkheden van dat gebruik en de toegevoegde waarde en opbrengst van het hergebruik van publicaties waren niet ten volle te overzien. Wel had De Volkskrant kosten te maken om het gebruik te ontwikkelen, Het ligt in de rede dat De Volkskrant, maar ook Stam, in die experimentele fase daarmee rekening zouden hebben gehouden bij de vaststelling van het honorarium. Gelet op de financiële last die een vergoeding ineens van 20 procent van het oorspronkelijke honorarium voor De Volkskrant zou hebben meegebracht, valt dan ook niet aan te nemen dat een - in die experimentele fase - dergelijke vergoeding zou zijn overeengekomen.

Anderzijds neemt het hof evenmin aan dat De Volkskrant louter het oog zou hebben gehad op de kosten en opbrengsten op de korte termijn. Het gebruik van met name het internet dient mede om het eigen dagblad te presenteren en onder de aandacht te brengen. Daarnaast zag met name de ontwikkeling van het gebruik van internet op de langere termijn. De Volkskrant kan bovendien geacht worden er belang bij te hebben gehad om de verschenen publicatie zo compleet mogelijk op het internet en cdrom te presenteren. Het ontbreken van de publicaties van een recensent als Stam is dan een gemis.

Dat geldt temeer waar het hier gaat om filmrecensies, dus publicaties die voor een breder publiek gedurende langere tijd van betekenis blijven om te worden geraadpleegd. Daarbij komt dat — niet enkele publicaties maar - alle filmrecensies van Stam voor De Volkskrant in de periode van maart 1994 tot en met september 1998, 392 in totaal, via het internet voor ieder toeganke1ijk zouden worden gemaakt. Als dan met de deskundige moet worden aangenomen dat een redelijk honorarium voor het hergebruik van de filmrecensies in beginsel een eenmalige betaling van 20 procent van het oorspronkelijke honorarium is, dan is het niet aannemelijk dat De Volkskrant voor het verkrijgen van de toestemming van Stam niet méér zou hebben willen betalen dan de in het algemeen aan de freelancers aangeboden 2 procent over het in het voorafgaande jaar verdiende honorarium, wat neerkomt op een eenmalige betaling van 2 procent van het oorspronkelijke honorarium. Wel, acht het hof het aannemelijk dat De Volkskrant zich jegens Stam geen te grote afwijking van dat aanbod had kunnen en/of willen veroorloven.

In het licht van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden gaat het hof ervan uit dat De Volkskrant (nog) bereid zou zijn geweest Stam een jaarlijkse vergoeding aan te bieden, welke vergoeding voor Stam (nog) zou zijn geweest, van 6 procent van het oorspronkelijke honorarium, wat betreft het hergebruik op internet. Voor het hergebruik op cd-rom kan het hof daarvan niet uitgaan, nu dat in wezen een vorm van archivering was, ter vervanging van de microfiche, ten behoeve van een beperkt publiek, zoals De Volkskrant onweersproken heeft uiteengezet.

In zoverre volgt het hof evenals partijen - de deskundige niet, die uitgaat van een honorarium voor generiek hergebruik. Het hof zal voor het hergebruik op cd—rom een vergoeding aanhouden van 1 procent van het oorspronkelijke honorarium. De vergoeding over de jaren 1994-1996 voor het hergebruik op internet en cd—rom komt dan in totaal op 7% van het oorspronkelijke honorarium en de vergoeding Over de jaren 1997-1999 voor het hergebruik op internet op 6% van het oorspronkelijke honorarium.

De conclusie is dat de uiteindelijk als honorarium aan Stam te betalen vergoeding lager is dan de rechtbank heeft vastgesteld. Het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd voor zover het betreft de hoogte van de aan Stam toegewezen vergoeding.

Lees het vonnis hier. Lees de interpretatie van de NVJ hier.

Partijen hebben vervolgens een overeenkomst gesloten, die is vastgelegd in een akte van dading, die op 3 april 2002 door partijen is ondertekend. Deze akte vermeldt onder neer het volgende: “Goossens,  tot de conclusie komende dat zijn simulatieprogramma PRIMO dan wel GENIUS genaamd inbreuk maakt op hel SPYRO programma van Technip, verbindt zich middels ondertekening van deze overeenkomt het gebruik door, c.q. ten behoeve van (een) derde(n,), de aanbieding. verhandeling dan wei andere beschikkingshandelingen met betrekking tot het door hem vervaardigde PRIMO/GENIUS computerprogramma te staken en gestaakt te houden.”

Goossens heeft op 10 september 2003 aangegeven voornemens te zijn het kinetisch schema van Primo/Genius te publiceren. Technip heeft hierop aan Goossens bericht een dergelijke publicatie niet toe te staan, stellende dat daarmee Technip auteursrechten op Spyro worden geschonden.

Technip legt aan haar vorderingen ten grondslag, verkort en zakelijk weergegeven, dat het kinetisch schema een auteursrechtelijk beschermd werk is alsmede een beschermde databank. Goossens stelt het tegenovergestelde.

Kinetisch Schema

Het  kinetisch schema geeft het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie schematisch weer in onder andere een verzameling chemische reactievergelijkingen. Het heeft ten doel om de vorming van producten en afvalstoffen hij verschillende omstandigheden en variabelen in het systeem bij benadering te voorspellen. Kern van het geschil tussen partijen betreft de beantwoording van dc vraag of het kinetisch schema voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Goossens stelt zich met nadruk op het standpunt dat onderzoeksresultaten zoals Spyro en zeker het kinetisch schema behoren tot het publiek domein en naar hun aard en functie nimmer kunnen vallen onder auteursrechtelijke bescherming. Uitvindingen die worden gedaan dienen het algemeen belang en behoren ter beschikking te worden gesteld aan liet publiek domein teneinde te voorkomen dat slechts enkelen in de samenleving baat zouden hebben van fundamenteel objectieve gegevens die aan anderen worden onthouden. Een dergelijke ontwikkeling zou desastreus kunnen zijn voor de samenleving en de vooruitgang ernstig belemmeren.

De rechtbank volgt het betoog van Goossens niet. Ingevolge artikel 1 Auteurswet is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, hij de wet gesteld. De door Goossens beoogde afweging, waarbij de belangen van eventuele rechthebbenden moeten worden afgewogen tegen de maatschappelijke of economische belangen van anderen of tegen het algemeen maatschappelijk of economisch belang, vindt echter geen grondslag in enige wettelijke bepaling.

Op zichzelf is het juist dat bijvoorbeeld een octrooi juist met het oog op maatschappelijke en economische belangen slechts een beperkt aantal jaren bescherming biedt. Die beperkte bescherming volgt echter uit de wet. Het is, anders dan Goossens wellicht wil betogen, niet aan de rechter om in aftwijking van het bepaalde in de Auteurswet, de auteursrechtelijke bescherming aan werken van wetenschappelijke aard te onthouden of te beperken.

Oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel

Voor de beantwoording van de vraag of het kinetisch schema kan gelden als een werk in de zin van artikel 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet dient te worden onderzocht of het kinetisch schema een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank overweegt in dat verband dat de in het schema opgenomen chemische reactievergelijkingen op zichzelf slechts een hoeveelheid objectieve wetenschappelijke gegevens vormen, die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. In dit verband dient echter te worden onderzocht of de selectie van die gegevens met liet oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke en/of technische kennis, inzichten ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard (HR 24 februari 2006, IER 2006, 39).

Selectie ten behoeve van het kinetisch schema

(…) Goossens lijkt te onderschrijven dat de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische compenenten en reacties uit een veel groter aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke en/of technische kennis, inzicht en ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Kern van zijn betoog is echter dal de selectie niet gebaseerd is op een vrije, subjectieve keuze, maar dat de gemaakte keuzes gebaseerd zijn op proefondervindelijk vastgestelde, objectieve feiten. Het selecteren uit miljoenen mogelijke reacties is volgens Goossens op zich dan ook niet creatief, het is slechts een uitvoerig proces van systematische selectie op basis van bewezen proefresultaten.

Goossens heeft niet gesteld dat het kinetisch schema tot stand gekomen is door alle mogelijke componenten en reactievergelijkingen systematisch te onderzoeken. Gelet op liet zeer grote aantal mogelijke componenten en reacties, is dit overigens ook uitgesloten. Evenmin is gesteld of gebleken dat de selectie door de makers van juist deze componenten en reactievergelijkingen berust op een objectieve eliminatie van de overige mogelijke componenten en reactievergelijkingen, noch dat de selectie dwingend voortvloeit uit een objectief te bepalen uitgangspunt. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, valt daarom niet in te zin dal het onderhavige kinetisch schema louter proefondervindelijk tot stand gekomen is op basis van een systematische selectie. Dat het strikt theoretisch gesproken mogelijk zou zijn proefondervindelijk een kinetisch schema op te stellen dat de werkelijkheid het beste weergeeft, doet aan het bovenstaande niet af.

Anders dan Goossens stelt, is tevens niet van doorslaggevend belang of de makers van het kinetisch schema beoogd hebben de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Dit streven staat bij een zeer groot aantal keuzemogelijkheden immers niet in de weg aan de mogelijkheid dat de selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Goossens heeft voorts gewezen op het arrest Van Dale/Romme (HR 4 januari 1991, Nj 1991/608). Anders dat Goossens kennelijk meent, staat dit arrest niet in de weg aan het oordeel dat het kinetisch schema auteursrechtelijk beschermd is. Ook in dat arrest heeft de Hoge Raad immers geoordeeld dat een hoeveelheid feitelijke gegevens voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen indien de verzameling het resultaat zou een van een selectie die de persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

Tol slot heeft Goossens gesteld dat circa 60% van het kinetisch schema bestaat uit substituut reacties, die het resultaat zijn van een door een computerprogramma (MAMA) berekende reacties van koolwaterstoffen op basis van een beperkt aantal fundamentele parameters. Volgens Goossens kan een kinetisch schema thans zelfs volledig computer gegenereerd worden. Goossens heeft ter gelegenheid van het pleidooi echter niet weersproken dat de keuzes die aan hel kinetisch schema ten grondslag liggen in dat geval in het computerprogramma besloten liggen. Hieruit volgt dat de selectie nog steeds het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Gelet op het grote aantal keuzemogelijkheden, de relatief beperkte hoeveelheid componenten en reactievergelijkingen die in het kinetisch schema zijn opgenomen en het ontbreken van wetmatigheden of objectieve uitgangspunten die dwingen tot de gemaakte keuzes, acht de rechtbank de conclusie gerechtvaardigd dat de selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Het computerprogramma Spyro

Partijen verschillen van mening over de beantwoording van de vraag of het computerprogramma Spyro auteursrechtelijk beschermd is.

(…) Voor zover Goossens beoogd heefl te stellen dat technische ontwerpen nimmer auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten, vindt zijn stelling geen steun in de wet. Goossens heeft voorts slechts in zijn algemeenheid gesteld dat keuzes bij een technisch- industrieel product niet kunnen leiden tot een eigen karakter van dit product, zonder daarbij voldoende concreet in te gaan op de keuzes die volgens Technip ten behoeve van de ontwikkeling van Spyro zijn gemaakt. Hiermee heeft hij de stellingen van Technip ten aanzien van de keuzevrijheid van de makers onvoldoende gemotiveerd betwist. De rechtbank komt dientengevolge tot het oordeel dat Spyro door de gemaakte keuzes een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. (…) Voorzover Goossens bij conclusie van repliek heeft betwist dat de heren Dente, Ranzi en Losco makers in de zin van de Auteurswet zijn, heeft hij deze betwisting onvoldoende feitelijk onderbouwd.

(…) Goossens heeft niet, althans onvoldoende concreet onderbouwd, betwist dat Genius, later Prirno en tot slot PrimX een afgeleide zijn van Spyro. De rechtbank overweegt dat Goossens hij akte vandading van 3 april 2002 erkend heeft dat Primo/Genics “auteursrechtinbreuk maakt op Spyro”. Goossens stelt in deze procedure ten aanzien van deze akte van dading slechts dat hij gedwaald heeft ten aanzien van de vraag of Spyro auteursrechtelijk beschermd was. Hij stelt echter niet althans onvoldoende feitelijk onderbouwd, dat er - gegeven het feit dat Spyro auteursrechtelijk beschermd is- geen sprake is van een inbreuk. De rechtbank concludeert derhalve dat Goossens met Primo/Genius/Primx inbreuk maakt op Spyro.

Voorzover het kinetisch schema auteursrechtelijk beschermd zou zijn, stelt  Goossens in reconventie dat hij als bewerker van het Kinetisch schema op grond van artikel 10 lid 2  Auteurswet auteursrechthebbende is. (...) Hoewel Goossens in algemene bewoordingen heeft geschetst waaruit zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Spyro en het kinetisch schema heeft bestaan, bieden zijn stellingen onvoldoende concrete aanknopingspunten voor liet oordeel dat zijn bewerking in voldoende mate een oorspronkelijk karakter heeft. Het uitvoeren van testruns en liet ter beschikking stellen van experimentele gegevens is daartoe, zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, onvoldoende.

(…) Daargelaten de vraag in hoeverre een mogelijk auteursrecht op de verbeterde versies van het kinetisch schema van Shell relevant is voor onderhavige procedure, kan ook de enkele, niet concreet ingevulde, stelling dat een en ander plaatsvond onder supervisie en op aanwijzingen en gegevens van Goossens, niet leiden tot het oordeel dat Goossens als bewerker moet worden aangemerkt.

Lees het vonnis hier.

‘Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum).

‘Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.’ (Ov. 26).

‘Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet – bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen – in algemene zin te zeggen.’ (Dictum).

‘Artikel 4, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.’ (Dictum).

‘De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.’ (Ov. 17).

‘Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b Merkenrichtlijn kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.’ (Dictum).

‘Het criterium ‘gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk’, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren’ (Dictum).

‘Het verwarringsgevaar dient […] globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. […] [De] indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

‘Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.’

‘In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat
een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.’ (Ov. 22-25).

‘Artikel 5 lid 1 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.’ (Dictum).

‘Het criterium van gelijkheid tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. De absolute bescherming die artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn verleent, wanneer een teken dat gelijk is aan het merk wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan overigens niet worden uitgebreid tot situaties waarvoor zij niet is bedoeld, in het bijzonder niet tot die situaties waarin een specifieke bescherming geldt op grond van artikel 5 lid 1 sub b van de richtlijn.

Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten.’ (Ov. 50-52)

Zie inmiddels: GEA 24 november 2005, zaak T-346/04: ‘Arthur & Félicie’ maakt wél inbreuk op oudere merk ‘Arthur’ op grond van ‘sub b.’