4.6. Voor de vraag of sprake is van overeenstemming in de zin van art. 3 lid 2 sub B BMW, is de te hanteren maatstaf of de TOPPITS merken enerzijds en het TUB-ITS merk anderzijds, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die de betreffende merken maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren) verwarring wordt gewekt tussen de betreffende merken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen Cofresco en het Beneluxmerk van Reynolds (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van die overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Bovendien moet meer acht worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van soortgelijkheid van de betrokken waren worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van overeenstemming tussen de merken. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het aanvallende merk.

4.7. Er is (in hoge mate) sprake van auditieve gelijkenis, blijkend uit het hanteren van vier identieke letters T, I, T, S, gepositioneerd op dezelfde plaatsen, waarbij de woordklank in beide gevallen in aanzienlijke mate wordt bepaald door de scherpe T-T-S klanken en de B uit TUB-ITS hetzelfde klinkt als de twee P's uit TOPPITS. Voor de auditieve gelijkenis is het koppelteken uit TUB-ITS niet relevant. Ook visueel is er (in hoge mate) gelijkenis. Beide merken bestaan uit zeven tekens, waarvan er vier identiek zijn, terwijl bovendien de eerste en de laatste drie letters dezelfde zijn. Vergeleken bij die overeenstemmende kenmerken komt minder gewicht toe aan het afwijkende kenmerk van het koppelteken in het TUB-ITS merk. De eventuele begripsmatige minder duidelijke overeenstemming (voor zover niet beide merken voornamelijk als fantasieaanduiding worden opgevat, kan het in aanmerking komende publiek in de Benelux voor zover de Engelse taal machtig TUB-ITS mogelijk meer beschrijvend opvatten in de zin van "stop het erin", zoals Reynolds terecht heeft aangegeven) doet aan het vorenstaande onvoldoende af.

4.8. Ook aan het vereiste van dezelfde of soortgelijke waren is voldaan. De TUB-ITS inschrijving geldt voor waren in klasse 21 omschreven als "houders voor de huishouding of voor de keuken". Voor zover gehandhaafd is het TOPPITS merk met inschrijving 654183 onder meer ingeschreven voor waren in klasse 21 omschreven als "récipient pour le ménage et la cuisine (…) produits et objets pour le ménage et la cuisine en (…) matières plastiques (…), boîtes pour maintenir les aliments frais", zodat hier sprake is van dezelfde waren. Voor de overige gehandhaafde waren waarvoor de TOPPITS merken zijn ingeschreven is sprake van soortelijke waren, omdat huishoudfolie, plastic zakjes etc. (verpakkingswaren voor voedingsmiddelen en met name huishoudelijke en keukenbenodigdheden) minstgenomen complementair zijn aan verhoudbakjes ingeschreven in klasse 21 (TUB-ITS) in de zin van het Canon/Cannon arrest (HvJEG NJ 1999/393), zo deze al niet naar hun aard, bestemming en gebruik overeenstemmen in de zin van bedoeld arrest. De verschillende plaatsen waar de betreffende producten (plastic zakjes, bakpapier en folie enerzijds en vershoudbakjes anderzijds) in winkelketens als Blokker en Albert Heijn in de schappen zouden zijn te vinden, wordt – zo al juist – te dezen niet zodanig relevant geoordeeld dat om die reden geen sprake zou zijn van soortelijke waren, zoals Reynolds ten onrechte aanvoert. Daarbij is mede van belang de hiervoor geconstateerde hoge mate van overeenstemming tussen de betreffende merken in auditieve en visuele zin.

4.9. Met Cofresco is de rechtbank van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar. Gelet op het gebruik van de TOPPITS merken sinds in ieder geval 1985 (een betrekkelijk lange periode) en de onvoldoende gemotiveerd betwiste jaarlijkse omzet in België en Nederland van ongeveer zeven miljoen Euro in de periode 1999-2005, alsmede de reclamebestedingen betreffende deze merken, is sprake van een grote mate van onderscheidend vermogen van TOPPITS en een aanzienlijke mate van bekendheid daarvan bij de consument. Volgens eerder genoemd Canon/Cannon arrest is het verwarringsgevaar met name afhankelijk van de onderscheidingskracht en de bekendheid van het aanvallende merk, de mate van overeenstemming en de mate van soortgelijkheid (met compensatiemogelijkheid tussen geringere mate van soortgelijkheid en grotere mate van overeenstemming en vice versa). Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen TOPPITS en TUB-ITS en de deels identieke, voor het overige soortelijke waren van beide merken en het onderscheidend vermogen van de TOPPITS merken is sprake van direct, althans indirect verwarringsgevaar.

[…]

4.13. Aangezien het Beneluxmerk TUB-ITS al is doorgehaald inmiddels, zal weliswaar de in conventie sub iv) gevorderde nietigheid wegens lagere rangorde worden uitgesproken, maar niet de doorhaling daarvan worden gelast, ook al is de rechter daartoe ambtshalve gehouden op grond van art. 14D BMW. Dat geldt voor het normaaltypische geval dat het nietig te verklaren merk nog niet is doorgehaald.).

Lees het vonnis hier.

De constructie van de Airmax VS brengt met zich mee dat de contact portions niet afzonderlijk zijn opgesloten tussen onder en bovenwanden van het huis die een pin receiving passageway vormen en bij montage en gebruik de contact portions kunnen geleiden en steunen. Naar voorlopig oordeel geeft de Airmax VS dan ook geen toepassing aan onderdeel g van conclusie 1.

Samengevat leidt dit tot het voorlopig oordeel dat FCI met haar Airmax VS connector geen toepassing geeft aan ten minste twee kenmerken van conclusie 1 van EP 785. Mede in het licht van het gewicht dat de oppositieafdeling toekende aan deze kenmerken voert dit tot de slotsom – nu de overige conclusies alle als volgconclusies zijn aan te merken – dat de gevorderde voorlopige voorziening moet worden geweigerd.

De voorzieningenrechter overweegt daarenboven dat een uitleg van EP 785 die ertoe zou leiden dat ook de connector van FCI onder de beschermingsomvang daarvan zou vallen, onvoldoende recht zou doen aan de redelijke rechtszekerheid voor derden die kennisnemen van het octrooi. Hierbij is tevens de gedetailleerdheid van de conclusie van belang, nu feitelijk sprake is van een zogenaamde “portretconclusie” zodat een vakman niet snel enige afwijking of ruime interpretatie van de letterlijke tekst van de conclusie zal verwachten. Een eventueel beroep op equivalentie stuit ook hier op af.

Bij deze stand van zaken kan de voorzieningenrechter de overige verweren van FCI, welke onder meer de geldigheid van EP 785 betreffen, onbesproken laten."
Lees hier het vonnis.

De Industrie- en Handelsonderneming heeft in haar gedingstukken niet in toereikende mate uiteengezet wat haars inziens het eigen karakter van de foto is, als gevolg waarvan de foto zou kunnen worden aangemerkt als een werk in de zin van de Auteurswet.. De facto heeft zij volstaan met de herhaalde stelling dat sprake is van een werk in meerbedoelde zin, daartoe - in reactie op het door de Handelsmaatschappij gevoerde verweer dat van een werk geen sprake is - in haar laatst genomen akte slechts aanvoerende dat haar werkneemster werkneemster de foto heeft genomen "met gebruikmaking van haar eigen interpretatie van het geheel".

In het verband van de vraag wie als auteursrechthebbende op de foto is aan te merken, heeft de Industrie- en Handelsonderneming verder nog gesteld dat de fotograaf slechts "fysiek uitvoerder" is geweest en dat zij (de Industrie- en Handelsonderneming) de samenstelling van de te fotograferen objecten, de kleuren en de gehele setting heeft bedacht en voorbereid, doch dit een en ander ziet niet zozeer op het makerschap van een fotografisch werk als zodanig doch veeleer op het makerschap van het op de foto vastgelegde werk, welk laatste onderwerp als reeds overwogen niet de inzet is van het geding.

Met betrekking tot de eveneens door de Industrie- en Handelsonderneming geponeerde stelling dat zij heeft aangegeven van welke afstand en uit welke hoek gefotografeerd moest worden, overweegt het hof dat aan de hand van de gedeponeerde foto's niet valt waar te nemen dat op dit of enig ander punt sprake is van een eigen karakter, nu de foto ten aanzien waarvan naar stelling van de Industrie- en Handelsonderneming sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk, een sterk "technisch" karakter heeft waaruit niet een persoonlijk stempel van de maker blijkt.

Het boven overwogene leidt het hof tot de conclusie dat er met betrekking tot de ten processe relevante foto geen sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin, zodat daarop de vorderingen van de Industrie- en Handelsonderneming dienen te stranden. 
  
Lees het vonnis hier.

Bij de omstreden beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De betrokken tekens stemmen in geringe mate overeen. Na een vergelijkend onderzoek van de distributiekanalen en van de bestemming en de aard van de betrokken waren heeft de kamer van beroep bovendien geconcludeerd dat de verschillen tussen de waren veel groter zijn dan de enkele gemeenschappelijke kenmerken ervan.

Zij heeft met name de stelling dat ,damesschoeisel’ en ,damestassen’ wegens de complementariteit ervan soortgelijke waren zijn, onderzocht en weerlegd. Volgens haar is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar. Het Gerecht heeft deze beslissing in stand gehouden. 

Het Hof buigt zich i.c. over het procesrecht, oordeelt dat het geen feitenrechter is en dat er geen procedurele fouten zijn gemaakt bij het afwijzen van niet coherent en begrijpelijk onderbouwde vorderingen en het geclaimde recht om te worden gehoord.

Lees het arrest hier.