Hof 's-Hertogenbosch 17 juli 2012, LJN BX2879 zaaknr. HD 200.087.658 (Nooteboom Textiel B.V. tegen Michael Miller Fabrics LLC c.s.)

In navolging van IEF 9327.  Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur en gelijktijdig Luuk Jonker, Holla Advocaten.

Auteursrecht. Dessins. Onderzoeks- en vergewissingsplicht handelaar.

Nooteboom houdt zich al enige tijd bezig met de handel in textiel voor de vervaardiging van kleding. Michael Miller Fabrics c.s. (hierna: MMF c.s.) houden zich bezig met het ontwerpen en/of de verkoop van stoffen, specifiek bedoeld voor quilten en/of patchwork. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Nooteboom middels uit China geïmporteerde kledingstoffen inbreuk maakt op het auteursrecht van MMF c.s. met betrekking tot kleding- en textieldessins. Nooteboom heeft hoger beroep ingesteld.

Het hof is van oordeel dat de ontwerpen Trio dancers van MMF c.s. een oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker dragen en dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Het hof merkt ten overvloede op dat bij de stoffen van Patti Young, althans sommige daarvan, zij op het werk zelf als maakster is aangeduid. Zij is dus maakster en auteursrechthebbende op de ontwerpen Flora, Mod Blooms en Mod Dots. Het hof oordeelt dat dit oordeel niet op gaat voor de ontwerpen van Sandi Henderson, ondanks de door haar ingebrachte bewijzen (o.a. prints van haar site met daarop de volledige litigieuze collectie, gedateerd en met naamsvermelding). De vorderingen welke door haar zijn ingesteld worden door het hof afgewezen.

Door het hof wordt vastgesteld dat er sprake is van ontlening van Nooteboom op de auteursrechtelijk beschermde ontwerpen Trio Dancers en de ontwerpen van Patti Young. Het hof oordeelt met betrekking tot de stoffen uit het Verre Oosten dat Nooteboom heeft nagelaten te onderzoeken wie de maker van de stoffen is. Nooteboom heeft onvoldoende aan haar vergewisplicht voldaan en kan zich dus niet disculperen. Het hof stelt vast dat de schadevergoeding bij staat zal moeten worden vastgesteld. Hierbij wijst zij op het feit dat niet cumulatief zowel schadevergoeding als winstafdracht gevorderd kan worden en dat bij winstafdracht geen andere vereisten gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen. Volgens het hof geldt dit ook voor de mate van verwijtbaarheid van Nooteboom.

Het hof bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank Breda, behoudens voor zover daarin werd aangenomen dat Sandi Henderson rechthebbende is van de door haar ingeroepen designs. De proceskosten worden gecompenseerd.

Ontwerpen Patti Young
4.8.5.3. Ten overvloede merkt het hof het volgende op. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft het hof de vraag gesteld -tegen de achtergrond van het algemeen bekende gegeven dat de stoffen een zichtbare zelfkant plegen te hebben, welke veelal niet met het patroon van de stof bedrukt zijn en waarop gegevens betreffende de soort stof en dergelijke kunnen worden afgedrukt- of op die zelfkant ook de naam van de maker wordt afgedrukt. Partijen moesten daarop in algemene zin het antwoord schuldig blijven. Op een van de bladzijden van de catalogus is echter een baal stof te zien met een omgeslagen rand, waarop op de zelfkant duidelijk leesbaar is afgedrukt: 'C3899 Birdie Damask Andalucia by Patti Young'. Dit motief C3899 Birdie Damask komt ook voor in twee kleurstellingen op bladen 4 en 5 van de catalogus. Dat betekent dat bij de stoffen van Patti Young, althans sommige daarvan, zij op het werk zelf als maakster is aangeduid.

Ontwerpen Sandi Henderson
4.8.6.4 Aan de hand van de overgelegde stukken kan dus niet worden beoordeeld dof de dessins, waarvan Sandi Henderson bij inleidende dagvaarding stelde de maakster en auteursrechthebbende te zijn, met deze webpagina's van 2008 werden gepubliceerd. MMF c.s. heeft in dit verband onvoldoende gesteld. Het vermoeden van makerschap als bedoeld in art. 4 Aw kan voor wat Sandi Henderson betreft dus niet aan een openbaarmaking worden ontleend. Ander bewijs is niet aangedragen.

4.8.6.6 Dat betekent dat in het kader van de devolutieve werking van het appel bezien zou dienen te worden of dan haar vorderingen op basis van slaafse nabootsing zouden kunnen slagen. Ook daarvoor geldt echter dat zo moeten komen vast te staan dat de ontwerpen waarvan Sandi Henderson bij inleidende dagvaarding stelde de ontwerpster te zijn, daadwerkelijk door haar zijn ontworpen, en dat blijkt niet. Bovendien is omtrent en eigen plaats van die ontwerpen op de markt onvoldoende gesteld.

Onderzoeks- en vergewissingsplicht
4.10.6 In een geval als het onderhavige gaat de onderzoeks- en vergewisplicht van een handelaar als Nooteboom aanmerkelijk minder ver dan die van een meubelhandelaar als Van Roon in het hierboven aangehaalde geval. Dat wil echter niet zeggen dat niet een zekere inspanning van een handelaar zoals Nooteboom zou mogen worden verlangd. Van Nooteboom mocht méér worden verwacht dan zij feitelijk heeft gedaan. De eerste twee handelingen zoals hiervoor aangeduid zijn minimumhandelingen, waaraan inderdaad voldaan zal moeten worden, maar dat is niet genoeg. Het derde aspect is naar 's hofs oordeel niet zo relevant. Immers, dat een fabrikant aan een handelaar geen producten showt die hij in specifieke opdracht van een derde heeft gemaakt sluit niet uit dat hij voor eigen risico namaak op de markt brengt.

4.10.7 Ook 'legale' stoffen die in China worden ontworpen moeten een feitelijk karakter hebben. Chinese producenten zullen in elk geval geacht moeten worden op de hoogte van het fenomeen 'namaak' te zijnen kunnen dus niet verrast zijn als hun daaromtrent een vraag wordt gesteld.

4.10.8 Tegen die achtergrond kan Nooteboom niet volstaan met een algemene opdracht dat hij geen stoffen wenst af te nemen waarop rechten van derden rusten noch met een algemene vraag of een bepaalde concrete stof wel rechtenvrij is. Zij zal in voorkomend geval moeten vragen, bijvoorbeeld wie de maker is en waaraan de fabriek het auteursrecht ontleent. Dat alles heeft Nooteboom nagelaten. Daarmee heeft zij onvoldoende aan haar vergewisplicht voldaan en kan zij zich dus niet disculperen. Grief 4 faalt.

Overweging t.a.v. schadevergoeding
4.12.7 Degene op wiens recht inbreuk is gemaakt heeft recht op schadevergoeding, waarvoor de normale voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding geldende vereisten gelden, onder meer ten aanzien van verwijtbaarheid en oorzakelijk verband. Schade kan onder meer bestaan in winstderving aan de zijde van de rechthebbende, doch niet zelden is die winstderving vrijwel niet te bewijzen, aangezien ofwel de schade, ofwel het oorzakelijk verband niet of nauwelijks kunnen worden vastgesteld. Tegenover gederfde winst aan de zijde van de rechthebbende staat vaak genoten winst aan de zijde van de inbreukmaker. Om aan de bewijsproblemen van de rechthebbende tegemoet te komen kan de rechthebbende aanspraak maken op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst. In het arrest van 14 april 2000 ligt besloten, dat niet cumulatief zowel vergoeding van schade (in de vorm van winstderving) als winstafdracht gevorderd kunnen worden. In het arrest van 16 juni 2006 ligt besloten dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht geen andere vereisten gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen. Dat geldt dus ook voor de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van Nooteboom.

Klik hier voor meer afbeeldingen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, zaaknr. 418934/KG ZA 12-482 (AviaVox B.V. tegen YAP B.V.)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Merkenrecht. Software.

AviaVox houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van geautomatiseerde omroepsystemen voor luchthavens. Eén van de klanten van AviaVox is Schiphol. AviaVox is houdster van het Gemeenschapswoordmerk AIRLINE-GATE-CLIENT. Daarnaast brengt AviaVox producten op de markt onder de beschrijvingen Zone Visualizer en Vox-out-of-a-box. YAP B.V. is een concurrent van AviaVox. Op de website van YAP staat onder meer een promotiefilm waarop beelden worden getoond die zijn opgenomen op de luchthaven Schiphol en teksten waarin de beschrijving Zone Visualizer en Out of the box solution worden genoemd. AviaVox vordert onder meer verbod op inbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk en productbeschrijvingen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk door YAP op het Gemeenschapsmerk. Het merk van AviaVox heeft volgens de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen verkregen voor software met betrekking tot omroepsystemen. YAP heeft het teken gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van die van AviaVox, maar ook het gebruik van het teken los van de productomschrijving is inbreukmakend. De voorzieningenrechter merkt hierbij op dat de inbreuk niet geldt voor het teken 'YAP Gate Client', omdat de toevoeging van het element YAP zorgt dat het teken niet meer overeenstemt met het merk van AviaVox. Met betrekking tot de productomschrijvingen oordeelt de voorzieningenrechter dat YAP inbreuk pleegt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Alle andere vorderingen van AviaVox met betrekking tot de website en het promotiefilmpje worden afgewezen.

De voorzieningenrechter veroordeelt YAP tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk op het merk en productbeschrijvingen van AviaVox onder last van een dwangsom, voor het overige zijn de vorderingen afgewezen dus worden de proceskosten gecompenseerd.

4.6 Naar voorlopig oordeel heeft YAP door gebruik van het teken 'Gate Client' in het kader van de in 2.8 geciteerde tekst inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk. Het verweer van YAP dat zij het teken daar niet heeft gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Gelet op het feit dat het teken wordt gebruikt als kop van een alinea waarin door YAP aangeboden software wordt omschreven, moet voorshands worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zou kunnen menen dat YAP die software aanbiedt onder het teken 'Gate Client' en dat het teken dus (op zijn minst mede) dient ter onderscheiding van die software.

4.7 Tevens is naar voorlopig oordeel sprake van een met het Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken, gelet op het feit dat het teken bestaat uit twee van de drie elementen van het Gemeenschapsmerk. Door de weglating van het eerste element en de streepjes is de overeenstemming weliswaar beperkt, maar gelet op de overige omstandigheden van het geval is voorshands voldoende aannemelijk dat door het genoemde gebruik van het teken verwarring kan ontstaan bij het publiek in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Daarbij staat voorop dat het teken wordt gebruikt voor diensten die identiek zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat AviaVox het Gemeenschapsmerk jarenlang intensief en wijdverspreid heeft gebruikt voor precies het product waarvoor YAP het teken ook gebruikt, te weten een computerprogramma dat de berichten die de verschillende vliegtuigmaatschappijen laten horen tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig, ondersteunt en verspreidt. Dat brengt mee dat voorshands moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor juist die software. Ten slotte is naar voorlopig oordeel van belang dat YAP het teken heeft gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van de productomschrijving die AviaVox hanteert (zie ook hierna r.o. 4.9). Die omstandigheid versterkt het gevaar van verwarring, maar ook het gebruik van het teken los van die productomschrijving is naar voorlopig oordeel inbreukmakend.

4.8 Het voorgaande geldt niet voor het teken 'YAP Gate Client'. Naar voorlopig oordeel leidt de toevoeging van het onderscheidende element 'YAP' aan het teken 'Gate Client' ertoe dat niet meer gesproken kan worden van een met een Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.9 Naar voorlopig oordeel moet het gebruik door YAP van de onder 2.8 bedoelde omschrijving van de producten Zone Visualizer en Gate Client worden aangemerkt als een eenvoudige herhaling van de onder 2.3 en 2.4 geciteerde omschrijvingen van de producten van AviaVox. De verschillen tussen die teksten zijn minimaal. Aangezien YAP niet heeft bestreden dat zij de productomschrijvingen heeft ontleend aan die teksten van AviaVox moet voorshands worden geconcludeerd dat YAP met het gebruik van de betreffende teksten op haar website inbreuk heeft gemaakt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Voor de toepassing van die geschriftenbescherming is niet relevant of de productomschrijvingen van AviaVox een oorspronkelijk karakter hebben. Daarom kan het verweer van YAP dat de productomschrijvingen niet oorspronkelijk zijn, worden gepasseerd. YAP heeft niet aangevoerd dat de auteursrechtrichtlijn zich verzet tegen de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften. Daarom moet die kwestie hier buiten beschouwing blijven.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 16 juli 2012, zaaknr. 414838/KG ZA 12-249 (Hairworkxx c.s B.V. tegen Gravina BVBA)

Modellenrecht. Nietigheid.

Hairworkxx maakt haar bedrijf van het ontwikkelen van producten op het gebied van haarverlenging en haarverdikking. X is houdster van verschillende modellenrechten met betrekking tot 'haarstukken'/'hairpieces'. Gravina exploiteert een groothandel in toilet- en verzorgingsproducten. Zij verkoopt en biedt onder de handelsnaam 'Dante Couture' eveneens haarstukken aan. Op haar website maakt Gravina reclame voor haar haarstukken. Hairworkxx c.s. vordert een verbod op de inbreuk op de Benelux- en Gemeenschapsmodellen en het auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van de haarstukjes.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de modellen een eigen karakter ontberen. Dit leidt tot het voorlopig oordeel dat er een serieuze kans bestaat dat de daartoe geroepen instantie de Benelux- en Gemeenschapsmodellen niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Gravina heeft ingeroepen slaagt. Met betrekking tot het beroep op het auteursrecht stelt de voorzieningenrechter vast dat er geen sprake is van een auteursrecht op de haarstukjes. Er is sprake van een technische oplossing (draad ter bevestiging van het haarstukje aan het hoofd van de drager). Beroep hierop is dan ook ongegrond.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt Hairworkxx c.s. in de proceskosten.

4.6. Niet in geschil is dat de geregistreerde modellen in feite bestaan uit twee uiterlijke kenmerken, te weten de haarweften van het haarstukje en een met het haarstukje verbonden draad waarmee het op het hoofd van de gebruiker kan worden aangebracht. Het ter zitting gevoerde debat heeft zich met name geconcentreerd op de vraag of een haarstukje met een draad in het vormgevingserfgoed is geopenbaard. Daargelaten dat die vraag voorshands bevestigend kan worden beantwoord gezien de publicatie van Ladue waarin een haarstukje met een draad (‘filament’) wordt geopenbaard – vgl. 2.8., en van welke publicatie, anders dan Hairworkxx c.s. heeft aangevoerd, niet aannemelijk is dat deze niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, geldt dat dit kenmerk uitsluitend door de technische functie is bepaald. De draad dient er immers slechts toe het haarstukje op het hoofd van de gebruiker aan te brengen. Hairworkxx c.s. heeft nog betoogd dat er voor de bevestiging van het haarstukje door middel van een draad voldoende technische alternatieven bestaan, bijvoorbeeld door middel van clipjes, doch voor zover Hairworkxx c.s. hiermee heeft willen betogen dat een technisch kenmerk voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt die stelling vooralsnog onjuist geoordeeld (vgl. HvJ EU 14 september 2010 (Lego/BHIM), IEPT20100914). Dat de draad ook een esthetische functie zou hebben, zoals Hairworkxx c.s. ter zitting nog heeft gesteld, is in het licht van de betwisting door Gravina onvoldoende onderbouwd en valt ook overigens niet in te zien, zodat die stelling wordt verworpen.

4.7. Dat het andere uiterlijke kenmerk van de door [X] ingeroepen modellen, het uiterlijk van de haarweften, al voor de eerste indieningsdatum in het umfeld bekend was, hetgeen [X] zelf overigens ook lijkt te onderkennen, is voldoende aannemelijk geworden. Behalve dat dit kenmerk naar voorlopig oordeel in de hiervoor aangehaalde publicatie van Ladue al wordt geopenbaard, volgt dit bijvoorbeeld ook uit de twee in 2007 ingeschreven modellen in het Verenigd Koninkrijk (vgl. 2.11.). Bovendien heeft Gravina een zijdens Hairworkxx c.s. onvoldoende gemotiveerd bestreden verklaring in het geding gebracht van een verhandelaar van producten van de firma Ellen Wille, de heer Hindrix, volgens welke verklaring het product Easy-in (vgl. 2.9.) sinds 2007 in Europa wordt gedistribueerd. Ter zitting heeft Gravina een fysiek model hiervan getoond (vgl. 2.10.). Ofschoon in geschil is of alle voornoemde modellen zijn voorzien van een draad, is tussen partijen niet in discussie dat de geregistreerde modellen van [X] wat de haarweften betreft geen andere algemene indruk wekken dan deze modellen.

4.8. Naar voorlopig oordeel dient er gelet op het vorenstaande dan ook vanuit te worden gegaan dat de geregistreerde modellen van [X] eigen karakter ontberen. Deze stand van zaken voert tot het voorlopig oordeel dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de daartoe geroepen instantie de Benelux- en Gemeenschapsmodellen van [X] niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Gravina in dit kort geding heeft ingeroepen slaagt derhalve.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2012, LJN BX1567 (Eiser tegen Stichting STEMRA)

Naburige rechten.

Eiser componeert muziek voor bijvoorbeeld commercials en allerlei ander reclame- en promotiemateriaal. In 2006 heeft eiser de muziek bij een anti-piraterij spot gecomponeerd. Eiser heeft de spot aangemeld bij Stemra. Met Stemra heeft hij in 1988 een exploitatiecontract gesloten op grond waarvan Stemra de mechanische reproductierechten van de auteursrechten van eiser ter exploitatie en handhaving aanbiedt. Omdat hij geen betaling heeft ontvangen voor de exploitatie van zijn spot in binnen- en buitenland heeft eiser begin 2012 een kort geding aangespannen tegen Stemra. Op een eerdere zitting heeft de voorzieningenrechter al bepaald dat Stemra bepaalde maatregelen diende te nemen en dat zij een voorschot op de schadevergoeding aan eiser dienden te voldoen.

De voorzieningenrechter veroordeelt Stemra maatregelen te blijven nemen in verband met het gebruik van de spot op DVD's, met dien verstande dat Stemra zich in redelijkheid dient te blijven inspannen voor eiser.

In citaten:

4.7 (...) Vast staat in ieder geval dat [eiser] het thans niet (meer) eens is met de schikking. Rekening houdend met beleidsvrijheid die Stemra heeft bij het aangaan van een schikking kan echter in dit geding niet worden vastgesteld of Stemra in alle redelijkheid niet tot deze schikking had mogen komen en Stemra in die zin jegens [eiser] is tekortgeschoten. Dit vergt een nader onderzoek naar de feiten waarvoor dit kort geding zich niet leent. Een en ander zal in de bodemprocedure nader aan de orde komen waarin overigens niet alleen de gevorderde schadevergoeding met betrekking tot de schikking, maar ook de gehele schadevergoedingsvordering uit hoofde van de vermeende wanprestatie door Stemra aan de orde kan komen. In de bodemprocedure zal een en ander zo nodig met behulp van een deskundige kunnen worden onderzocht.

4.10. Met betrekking de gevorderde nakoming van het exploitatiecontract en het in het proces-verbaal bepaalde geldt nog het volgende. De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om Stemra te veroordelen maatregelen te (blijven) nemen in verband met het gebruik van de Spot op DVD’s. Deze veroordeling houdt in dat de voorzieningenrechter van Stemra verlangt dat zij zich in redelijkheid blijft inspannen voor [eiser] en dat Stemra als zij meent dat de grenzen van haar verplichtingen zijn bereikt daar schriftelijk verantwoording voor aflegt. Aan deze veroordeling wordt geen dwangsom verbonden omdat Stemra ter zitting al heeft toegezegd maatregelen te zullen nemen.

4.11. Tot slot zal het gevorderde bevel aan Stemra om schriftelijk informatie op te vragen aangaande de gedrukte DVD’s door Warner bij Technicolor Home Entertainment Services en de overige reproductiebedrijven worden afgewezen nu [eiser] geen belang meer heeft bij deze vordering. Stemra heeft bij brief van 13 juni 2012 (zie productie 1.92 aan de zijde van Stemra) en ter zitting toegezegd hieraan op korte termijn te zullen voldoen. Met betrekking tot de overige reproductiebedrijven is, zoals Stemra heeft aangevoerd, inderdaad niet duidelijk welke productie X is bedoeld zodat dat gedeelde van de vordering als te onbepaald zal worden afgewezen. Indien over deze lijst wel duidelijk komt dan geldt dat Stemra op grond van hetgeen hiervoor onder 4.10 is overwogen, wel gehouden kan zijn stappen te ondernemen.

4.12. Gezien na te noemen veroordeling en nu het voeren van dit kort geding door [eiser] noodzakelijk is gebleken om te bewerkstelligen dat Stemra zich voor [eiser] (meer) is gaan inspannen en Stemra een bedrag van EUR 20.000,00 aan [eiser] heeft moeten voldoen, zal Stemra worden veroordeeld in de kosten van dit geding, als na te melden.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: bekend Engels advocatenkantoor heeft onvoldoende bewezen dat ze rechten hebben; domeinnaam gebruikt uit wraak op oud-opdrachtgever; WIPO-procedure gebruikt om druk op verweerder uit te oefenen; naam van een parfum gebruikt voor website waarop IT-services worden aangeboden; parkeersite heeft legitiem belang bij domeinnaam; domeinnaam gebruiken wanneer men al eerder onder de naam uit het tweede level actief was; door panel niet afgestapt van principe dat sprake moet zijn van registratie én gebruik te kwader trouw; domeinnaam eerst gedoogd, geen kwader trouw; parkeersite die allerlei producten laat zien die niet samenhangen met de producten van eiser; toetsing Oki-data principes; geschil welke niet geschikt is voor beoordeling door het panel. De vorige editie: WIPO-selectie mei 2012.

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till Advocaten.

D2012-0972
blandyandblandy.com > Complaint denied

Bekend Engels advocatenkantoor. Blandy en Blandy heeft onvoldoende aangetoond/bewezen dat ze rechten hebben in de naam Blandy en Blandy. Geen overeenstemming.

 “In the Panel’s view, the evidence provided by the Complainant in respect of the first element of paragraph 4(a) of the Policy is extremely weak. The Complainant states that it is seeking to rely on unregistered rights in the trade marks BLANDY AND BLANDY and BLANDY & BLANDY but does not provide the requisite detail to evidence that either mark has become a distinctive identifier associated with its business.”

D2012-0823
upjers.net > Complaint denied

Beëindiging freelanceovereenkomst. Domeinnaam gebruikt om wraak te nemen op oud opdrachtgever. Registratie te kwader trouw echter niet bewezen (te bewijzen).

“ The Panel is convinced that the Complainant is right in asserting that the Respondent used the disputed domain name for the sole purpose of harming and tarnishing the Complainant’s trademark as a sort of revenge for the termination of the freelance contract.

However, the Panel was unable to find that the disputed domain name was also registered in bad faith. On the basis of the Complainant’s own oration, the Panel has to conclude that in the year 2010, the Respondent registered the disputed domain name with the Complainant’s consent. It appears that while the freelance contract between the Parties was in force, the Complainant explicitly agreed to the registration and use of the disputed domain name by the Respondent. At least, the Complainant did not provide any facts indicating the opposite.”

D2012-0904
visibli.com > Terminated by Panel

WIPO procedure aanhangig gemaakt terwijl er ook al een procedure bij de rechter liep. WIPO-procedure door de eiser gebruikt om druk op de verweerder uit te oefenen. Panel besluit de procedure te cancellen en de uitspraak voor het publieke belang te publiceren.

“The Panel is aware that termination orders are generally not published, unless there are factors present which warrant publication (e.g., if publication is requested by the parties or there are public interest factors favoring publication). On the present facts, the Panel has decided to publish its decision for public interest. There is a pending lawsuit, which started prior to this Complaint. The fact that the Complainant has also brought the Complaint appears to be an unnecessary waste of legal resources, designed to put unnecessary pressure on the Respondent. Accordingly, the Complainant’s conduct is deserving of public censure. Additionally, because the pending court case is public, it is appropriate to make this decision public to ensure that the public record is complete.”

D2012-0654
shocking.com > Complaint denied

Beschrijvende, generieke domeinnaam. Naam van een parfum gebruikt voor een website waarop IT-services worden aangeboden. Voldoende voor aannemen eigen recht/legitiem belang. Eiser slaagt er niet in te bewijzen dat haar parfummerk wereldwijd bekend is.

Although the Complainant contended that the SHOCKING trade mark was very well-known at the time that the Disputed Domain Name was registered, the Panel notes that no evidence has been adduced by the Complainant in support of such contentions. Absent such evidence, and in light of the Respondent's assertion of good faith use as supported by a record of bona fide use of the Disputed Domain Name for a number of years, the Panel is unable to find that the fame of the SHOCKING mark was such that the Respondent (a US-based entity) was more likely than not aware, or had knowledge, of the Complainant's mark at the time of registering the Disputed Domain Name. The Panel is therefore unable to find that the Respondent knew or should have known of the Complainant and its SHOCKING mark when acquiring and using the Disputed Domain Name.

D2012-0533
eram.com > Complaint denied

Ondanks parkeersite toch eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam.

“In this case the Panel finds, Complainant has not discharged its burden of establishing that Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name created by its operation of a ‘parking’ service. This is a conclusion reached mindful of: the length of Respondent’s use of the disputed domain name (whether or not the issues of laches arises); evidence of third-party use of the term “eram” and of Complainant’s relatively weak trade mark rights outside its particular geographic and commercial field of use; and an absence of evidence of any intention on the part of Respondent to profit from confusion created with Complainant’s trade mark in that Respondent’s advertising does not prominently feature either shoes or apparel. Indeed, of the 84 links on the landing page at the disputed domain name, none can be said to target the goods or services offered by Complainant as none are for "shoes".”

D2012-0510
barclayleasing.net > Complaint denied

Eigen recht. Herhaling: domeinnaam mag worden gebruikt/niet te kwader trouw wanneer men al eerder onder de naam uit het tweede level (voor de .com) actief was. In dit geschil al sinds 2005 actief onder de naam Barclays Leasing. Pas sinds 2008 onder de domeinnaam. Derhalve geen kwader trouw.

“The Respondent, however, provided evidence in these Policy proceedings that it has been registered under the name Barclay Leasing Inc. with the Division of Corporations of the NYS Department of State since 2005 and that it has used the domain name <barclayleasing.com> to promote and offer its finance related services for many years and before any knowledge of the dispute. A respondent may refer to its own rights or legitimate interests in a disputed domain name under paragraph 4(c)(ii) of the Policy if such respondent has used a name which corresponds to the second level of the disputed domain name in a business context before registering the disputed domain name (cf. CITGO Petroleum Corporation v. Matthew S. Tercsak,WIPO Case No. D2003-0003; AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken, WIPO Case No. D2001-1324; Penguin Books Ltd. v. The Katz Family and Anthony Katz, WIPO Case No. D2000-0204). In the present case, the evidence shows that the Respondent started doing business under the name “Barclay Leasing” in 2005 and has used the domain name <barclayleasing.com> on business equipment, inter alia forms, marketing postcards, business cards and other marketing equipment, since at least 2008. Furthermore, in the Panel’s opinion, the Respondent has convincingly asserted that it registered the disputed domain name in connection with its business for defensive purposes and that the advertising that was once displayed on the website at the disputed domain name had been added by its web hosting company and was removed immediately upon receipt of the Complaint. The Panel therefore accepts that the Respondent has used the name “Barclay Leasing” in the context of its business since before the disputed domain name was registered and that it therefore has been commonly known by the disputed domain name within the meaning of paragraph 4(c)(ii) of the Policy. As a consequence, the Complaint must fail.”

D2012-0498
saveme.com > Complaint denied

Door het panel wordt niet afgestapt van het principe dat er sprake moet zijn van registratie én gebruik te kwader trouw. Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd (merk bestond nog niet) maar wel te kwader trouw gebruikt (parkeersite).

“There is a fatal flaw in the Complainant’s case, namely that the Respondent registered the disputed domain name in 1996, some 14 years before the Complainant started trading in 2010, and could not therefore have registered the disputed domain name in bad faith.”

“This Panel respectfully adds its voice to those who decline to follow the Mummygold/Octogen approach and sees no reason to depart from the long-held and consistent view of UDRP panels (with the concomitant benefit of clarity and certainty for parties to UDRP cases) that paragraph 4(a)(iii) means what it appears to say, namely that the conjunctive “and” indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently.”

D2012-0828
frenchshabbychic.net > Complaint denied

Eigen recht/legitiem belang. Geen kwader trouw. Shabby chic is een aanduiding voor een interieurstijl. Domeinnaam eerst ‘gedoogd’.

Although the parties dispute who originated the “shabby chic” phrase and when, it is clear from the evidence of record and the Panel’s own Internet searching that “shabby chic” is used ubiquitously on the Internet by many third parties on their websites or in their domain names to describe an interior design style and a style of furniture and furnishings (e.g., <shabbychicchairs.com>; <shabbychicshoppe.com>; <shabbychicfurniture.com>; and <yourdecoratinghotline.com/country-shabby-chic>). With regard to furniture, for example, the style combines a “shabby” (e.g., by choosing furniture/furnishings for their appearance of age and signs of wear and tear or by distressing new furniture/furnishings to look like an antique), with a “chic” or “elegant” look. HGTV, a cable-television channel operating in the United States and Canada, sums up what is echoed on many websites: “Whether you call it cottage, English country or just plain romantic, shabby chic accessories and distressed furniture create a comfortably elegant home”. See “www.hgtv.com/shabby-chic-decorating/package/index.html”.

DTV2012-0007
natura.tv > Complaint denied

Domeinnaam normaal woord in het Fins. Parkeersite laat allerlei producten zien die niet samenhangen met de producten van eiser. Geen kwader trouw.

“In the present proceeding, Respondent has used a free parking page offered by its Registrar in association with a “nonspecific” list of products and services that bear no evident relationship to Complainant or its products. The Panel is unwilling to draw from these facts an inference that Respondent was attempting to take unfair advantage of Complainant and its trademark for commercial gain. The Panel reaches this conclusion in light of the fact that Respondent, at times roughly coextensive with his registration of the disputed domain name, registered two additional domain names meaning “nature” in at least one of the official languages of Finland, suggesting that he was not attempting to take unfair advantage of Complainant and its trademark. These acts are consistent with his assertion that he was reserving the domain names for some future use in connection with his claimed interest in the environment.”

D2012-0569
centralitassamsung.com > Complaint denied

Domeinnaamhouder heeft eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam. Oki-data principes worden getoetst. Website maakt een duidelijk onderscheid en er worden geen andere producten verkocht. Er wordt benadrukt dat de procedure bij het WIPO bedoeld is voor cybersquatting. Niet voor het oplossen van andere met de domeinnaam samenhangende geschillen.

“The evidence in the file shows that prior to having any notice of the dispute Respondent’s use of the disputed domain name corresponded to an offering of SAMSUNG products. The word “centralitas” added to the word Samsung in the disputed domain name apparently corresponds to the type of products Respondent appears to be offering through the disputed domain name, thus on its face the disputed domain name reflects the business conducted by Respondent under the disputed domain name. Complainant made no argument (and there is no evidence in the file) that suggests that Respondent might be using the website associated to the disputed domain name to promote and sell non-original SAMSUNG products or others’ products. Likewise, the Complaint makes no reference as to whether Respondent might be trying to “corner the market” in all relevant domain names and there is no evidence in the file that suggests that Respondent had engaged in such a pattern of conduct.”

Complaint denied concurring opinion:

D2012-0336
philippedagenais.com
philippedagenais.net > Complaint denied with concurring opinion

Geschil is niet geschikt voor beoordeling door het panel. Tussen partijen een overeenkomst gesloten die moet worden uitgelegd. Niet de taak van het panel. In de uitspraak uitleg waarom het panel die mening is toegedaan.

Rechtbank van Koophandel Brussel 6 juli 2012, nr. A/12/03823 (Alken-Maes Brouwerijen N.V. tegen InBev Belgium N.V.)

Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Kleurmerk.

Alken-Maes is de producent van bieren die zij op de markt brengt in de Benelux onder de naam Maes en de blauwe kleur. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C.
Dit kleurmerk wordt door Alken-Maes gebruikt voor het op de markt brengen van bier in blik en in fles. Inbev brengt bier op de markt onder de woordmerken Jupiler en Stella Artois. De aankleding van het bier Jupiler Blue (in 2006 door Inbev gelanceerd) wordt door Alken-Maes als inbreukmakend beschouwd omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes.

De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Nu de vordering zich enkel richt op België, is het niet van belang dat het merk niet is ingeburgerd in Nederland en Luxemburg. Door de rechtbank wordt vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op het kleurmerk van Maes. Met betrekking tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en reputatie van Maes, oordeelt de rechtbank dat het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke concurrerende producten ervoor zorgt dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet. Het argument dat Jupiler veel bekender is dan Maes is irrelevant. Alken-Maes kan zich succesvol beroepen op artikel 2.20 lid 1, sub c BVIE.

De rechtbank veroordeelt Inbev tot het staken van de inbreuken onder last van een dwangsom, tot het terugtrekken van de inbreukmakende producten en het betalen van de proceskosten.

Gelet op het onvolmaakte beeld dat de consument van het kleurmerk blauw van Alken-Maes heeft en gelet op de vluchtige perceptie van het relevante publiek die de betrokken waren meestal op enige afstand, in de winkelrekken, waarneemt, zal de consument merk en teken als identiek beschouwen.

De inbreuk op het kleurmerk MAES in de zin van artikel 2.20.1.a staat bijgevolg vast.

Uit het door eiseres voorgelegde marktonderzoek (haar stuk IV.10) blijkt duidelijk dat het blauwe kleurmerk van Alken-Maes wel degelijk bekend is als merk. Het feit dat het kleurmerk blauw als dusdanig nooit zelfstandig gebruikt wordt door de merkhouder, zonder 'Maes' is irrelevant. Gezien een kleurmerk als dusdanig nooit zelfstandig wordt gebruikt door de merkhouder maar steeds in combinatie met één of meer verbale merken, kan de bekendheid van het kleurmerk zonder meer worden afgeleid uit het intensieve gebruik ervan in combinatie met die andere merken.

Gelet op het feit dat Alken-Maes door het langdurig gebruik van de blauwe kleur een belangrijke reputatie heeft opgebouwd en de consument de blauwe kleur associeert met 'Maes', kan worden aangenomen dat de introductie van de BLUE verpakking tot doel heeft om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit- of mee te liften op- het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes zodat BLUE bij de introductie ervan meteen een impuls krijgt, temeer daar BLUE naast MAES in de rekken van de supermarkten wordt gepositioneerd.

De kleur blauw voor BLUE doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes;

Het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke en concurrerende producten, met name pilsbier, heeft tot risico dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet en mettertijd niet meer in staat zal zijn om een onmiddelijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven;

Het argument dat Jupiler veel bekende is dan Maes is irrelevant;

De gemiddeld aandachtige consument kan bijgevolg, na een globale vergelijking, worden misleid en de betrokken pilsbieren kunnen zelfs als identiek of overeenstemmend worden waargenomen. Hij kan althans door dat teken van Inbev aan het merk van Alken-Maes worden herinnerd. De gelijkwaardige schikken in de geometrie van de verbale elementen BLUE en MAES en het gebruik van dezelfde of zeer overeenstemmende kleuren (blauw en wit) zullen dezelfde totaalindruk overbrengen en aanleiding kunnen geven tot verwarring.

Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op de naburige rechten, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 329, nr. 2.

Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten.

'De wijzigingsrichtlijn wijzigt de duur van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars van muziekwerken en van fonogrammenproducenten. In verband daarmee is een wijziging van de Wet op de naburige rechten noodzakelijk. (...) Naast de verlengde beschermingsduur bevat de richtlijn enkele aanvullende maatregelen. Deze beogen een evenwicht te creëren tussen het voordeel van de verlengde beschermingsduur voor fonogrammenproducenten (platenmaatschappijen) en bekende artiesten enerzijds en de sociale en economische behoeften van minder bekende artiesten anderzijds.'

Lees de gehele Memorie van Toelichting hier.

W.A.J. Hoorneman, SOLVAY / HONEYWELL: Deur wijder open voor de Nederlandse crossborder-praktijk?, IE-Forum nr. IEF  11587.

Op 12 juli 2012 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in de zaak Solvay/Honeywell (C-616/10, IEF 11570) . Een uitspraak waar door de octrooigemeenschap reikhalzend naar werd uitgekeken. Belangrijkste conclusie lijkt te zijn dat het Europese Hof enige clementie toont ten aanzien van de Nederlandse (Haagse) praktijk waarin de rechter - een brede uitleg van Gat/LuK trotserend - zich onder omstandigheden bevoegd acht grensoverschrijdende provisionele (octrooi)inbreukverboden op te leggen, ook indien de gedaagde opwerpt dat de buitenlandse delen van het (Europese) octrooi ongeldig zijn.

Maar ook in de Primus/Roche I doctrine wordt een bres(je) geslagen doordat het Europese Hof onder de specifieke omstandigheden zoals die zich voordeden in deze Solvay/Honeywell zaak mogelijkheden ziet om meerdere buitenlandse gedaagden voor de Nederlandse rechter te brengen.

1. Hoe zat het ook al weer?
2. Feitelijke en procedurele achtergrond van de zaak Solvay/Honeywell c.s
3. Verder behandelplan
4. Vertrekpunt 1: Honeywell NL en de Gat/LuK-problematiek
4.1 Art. 2 EEX- Vo
4.2 Art. 22 lid 4 EEX- Vo
4.3 Art. 31 EEX Vo
4.4 Prejudiciële vragen
4.5 Het arrest
4.6 Tussenconclusie
4.7 Gevolgen van een gevoerd nietigheidsverweer
4.8 Hoe safe is de reddingsboei van art. 31 EEX-Vo ?
5. Vertrekpunt 2: Honeywell BE en de Primus/Roche I – problematiek
5.1 Art. 6 (1) EEX-Vo.
5.2 De Rechtbank
5.3 De vraag van de Rechtbank
5.4 Het arrest van het Hof
5.5 Tussenconclusie
6. Ondertussen in Den Haag
7. Ter afsluiting: Hoe wordt het leven na Solvay/Honeywell?

Een bijdrage van Stefan Van Camp, time.lex.

Het Europese Hof van Justitie velde op 3 juli een belangrijk principe-arrest betreffende de draagwijdte van de communautaire uitputting van het distributierecht inzake software [red. IEF 11521]. Het arrest werd gewezen na een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof in een geschil tussen Oracle en UsedSoft.

Het principe van communautaire uitputting is voornamelijk gekend in het kader van de verkoop van merkproducten en het auteursrecht. Het is een regel van Europees recht die de belemmering van het vrij verkeer van goederen in de EU (en bij uitbreiding de EER) tegengaat. Het beginsel komt er kort gezegd op neer dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht zich niet op dit recht kan beroepen om zich te verzetten tegen de invoer en de verkoop van een product dat door hemzelf of met zijn toestemming rechtsgeldig op de markt werd gebracht in een andere EER-lidstaat. De verkrijger van een product kan het na een eerste verkoop in de EER vrij doorverkopen aan anderen en aldus een parallelle markt of tweedehandsmarkt creëren.  De uitputtingsregel werd ook uitdrukkelijk opgenomen in art. 4 van de Softwarebeschermingsrichtlijn van 1991 (artikel 4, lid 2 van de huidige Softwarebeschermingsrichtlijn  2009/24): “De eerste verkoop in de EU van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de EU, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan”. Deze bepaling werd in vrijwel gelijke termen opgenomen in art. 5 c  van de Belgische Softwarebeschermingswet van 30 juni 1994. De tekst verwijst naar de eerste “verkoop” van een kopie van een programma in de EER, maar vereist geen verkoop van een materiële drager zoals een CD-ROM of DVD (wat wel vereist wordt in de gelijkaardige bepaling van de algemene Auteursrechtrichtlijn 2001/29). Het is reeds lange tijd onduidelijk of een licentieverlening kan gelijkstaan met een verkoop, en of er al dan niet sprake moet zijn van een verkoop van een materiële drager.

De feiten
De feiten van het geschil spelen zich af tussen Oracle en UsedSoft. Oracle is de producent en auteursrechthebbende van de bekende client-server databasesoftware onder hetzelfde merk, die voor 85%  aangeschaft wordt via downloading van het internet.  De klant kan een kopie van de software rechtstreeks van een site van Oracle naar zijn computer downloaden. Hij onderschrijft een licentie die het gebruiksrecht beschrijft en die hem het recht verleent om de kopie permanent op een server te houden en een bepaald aantal gebruikers toegang tot de software te geven via een opslag in het geheugen van hun workstation computers. Updates (patches) kunnen gedownload worden via een onderhoudscontract. Het gebruiksrecht wordt niet beperkt in de tijd, doch permanent toegekend, wat een belangrijk gegeven is in deze zaak. Het gebruiksrecht wordt in de licentie ook omschreven als niet-overdraagbaar.  UsedSoft, anderzijds, verkoopt ‘tweedehands’ gebruikte softwarelicenties, waaronder de betreffende Oracle licenties. In 2005 voerde UsedSoft een campagne met een bijzonder Oracle aanbod; daarbij werd o.a. gepromoot dat het onderhoudscontract dat bij de licenties hoorde, nog steeds kon gelden. Na de aanschaffing van een licentie via UsedSoft konden de kopers de betreffende software rechtstreeks downloaden van de Orcale website. Oracle voerde in Duitsland (München) een gerechtelijke procedure tegen deze praktijken.  Het bekwam een verbod, dat bevestigd werd in beroep. Uiteindelijk werd de zaak voorgelegd aan het Bundesgerichtshof dat de prejudiciële vragen stelde aan het Hof van Justitie.

Het belang van het begrip “verkoop”
Het Hof boog zich over de vraag of het downloaden van een kopie van een computerprogramma van het internet, aldus ter beschikking gesteld door de auteursrechthebbende, kan leiden tot de uitputting van het distributierecht van die kopie in de EU, zoals bedoeld in art. 4, lid 2 van de Softwarebeschermingsrichtlijn.  Het Hof antwoordde dat moet onderzocht worden of de contractuele relatie die ontstaat door de handeling van het downloaden, moet beschouwd worden als een “eerste verkoop”. Volgens Oracle is het geen verkoop, aangezien zij tegen een prijs slechts licenties verschaft die het recht geven om de software te downloaden en te gebruiken. Een licentie impliceert geen eigendomsoverdracht, wat toch het voornaamste kenmerk is van de koop. Het Hof van Justitie volgde deze argumentatie echter niet. Vooreerst stelde het Hof dat het begrip ‘verkoop’ op een autonome en  uniforme wijze in de EU moet uitgelegd worden, en niet volgens de regels van één of ander nationaal recht. Volgens het Hof veronderstelt het begrip “verkoop van een kopie” (“sale of a copy”)  de overdracht van een eigendomsrecht op die kopie (“the transfer of the right of ownership in that copy”).

Het belang van de vraagstelling
Dat een eigendomsrecht op een materiële drager van een kopie van software, klassiek een CD-ROM of DVD,  kan verkregen worden, wordt (en werd) grotendeels aanvaard. Dat eigendomsrecht op de drager betekent niet dat men een eigendomsrecht verwerft op het immateriële werk dat, als een kopie,  in die drager vervat ligt. Om dit principe te illustreren wordt klassiek het voorbeeld aangehaald van de aankoop van een boek: men aanvaardt algemeen dat een boek, als drager van een immaterieel werk (bv. een roman), wordt gekocht en eigendom wordt van de koper; deze mag het boek gebruiken en doorverkopen, maar hij verkrijgt geen rechten op het immateriële werk zelf. Hij verkrijgt bv. geen rechten op de vertaling of verfilming, en beschikt ook slechts over een beperkt reproduktierecht voor eigen privé-gebruik.
De vergelijking gaat echter niet geheel op, vermits software ter beschikking wordt gesteld met een gebruikslicentie, die de modaliteiten van het gebruik ervan definieert en beperkt. Naast een auteursrechtelijk aspect, is er dus ook een contractueel aspect.  Volgens de softwareproducent moet deze licentie, de EULA, aanvaard worden vooraleer de verkrijger de software mag gebruiken. De eindgebruiker die de software installeert zal overigens door het aanvinken van een vakje uitdrukkelijk moeten bevestigen dat hij de gebruikslicentie, met haar beperkende regels, aanvaardt. De licentie bevat typisch een aantal gebruiksbeperkingen: er kan bv. bepaald worden dat de software slechts op 3 computers mag gebruikt worden; een groepslicentie of een netwerklicentie voor een organisatie kan bepalen dat de software slechts door 25 gelijktijdige gebruikers van de organisatie mag gebruikt worden, etc. Een studentenlicentie voor een goedkopere versie van software kan bepalen dat de software alleen door studenten mag aangekocht worden enz. De licentie kan ook ruwweg bepalen dat zij “niet-overdraagbaar” is, zonder meer.

Aangezien volgens het uitputtingsprincipe de doorverkoop van “tweedehandse” software na een eerste verkoop in de EER niet kan verboden worden, is het spanningsveld met de licentie en haar gebruiksbeperkingen duidelijk. Indien deze beperkingen de doorverkoop van een kopie van de software  quasi-onmogelijk zouden maken, dan wordt het principe van de vrije doorverkoop gemakkelijk uitgehold. Dit is duidelijk het geval voor software die volgens de licentie “niet overdraagbaar” is, en dit kan eventueel het geval zijn voor software die alleen “bestemd” is voor een gebruik door studenten, hospitalen, beroepsfotografen, kleuterscholen, of alleen door inwoners van Duitsland… Anderzijds zou het toch merkwaardig zijn om vast te stellen dat een licentienemer die een licentie overdraagt aan een nieuwe verkrijger, méér rechten aan die verkrijger zou kunnen toekennen dan hijzelf had verkregen.

Volgens art. 5, lid 1 van de Softwarebeschermingsrichtlijn kan de “rechtmatige verkrijger” van software de software reproduceren en zelfs aanpassen zonder de toestemming van de rechthebbende, wanneer deze handelingen voor hem noodzakelijk zijn om het programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. Het downloaden van de software naar een computer is een daad van reproductie, die mogelijk moet zijn voor een rechtmatige verkrijger. De vraag is dan of een persoon die gebruikte licenties koopt een rechtmatige verkrijger is, die op die basis een onaantastbaar recht heeft om de betreffende software te downloaden en te installeren?

Het principiële standpunt van het Hof van Justitie – de verkoop en de licentie
Het Hof van Justitie legt sterk de nadruk op het feit dat de eerste verkrijger van een kopie van de Oracle software, die een licentie ‘koopt’, een niet in de tijd beperkt gebruiksrecht heeft van die kopie (“for an unlimited period”). Hij verkrijgt een permanent gebruiksrecht in ruil voor de betaling van een prijs die aan Oracle, de rechthebbende, een vergoeding verschaft die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het werk (met andere woorden, een lump sum vergoeding). Indien Oracle de doorverkoop van de kopie afhankelijk kan stellen van een nieuwe licentie, dan zou dat  betekenen dat zij ingeval van doorverkoop een tweede keer zulke vergoeding bekomt, en dit is geen toelaatbare reden om het vrije verkeer van het product te beperken.  Het downloaden van een kopie en het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van die kopie moet volgens het Hof beschouwd worden als een ondeelbaar geheel, aangezien het loutere downloaden van de software zonder een licentie zinloos ( “pointless”) is. (In casu verkocht Oracle in feite eerst de licenties, die recht gaven op het downloaden van de kopie van de software). Volgens het Hof impliceren de geschetste operaties, “onder deze omstandigheden” en in hun geheel beschouwd, de overdracht van het eigendomsrecht op de kopie van het bewuste computerprogramma. Het is irrelevant of de kopie digitaal ter beschikking wordt gesteld via een download of via een materieel medium zoals een CD-ROM of DVD, de regel geldt zowel voor software embedded in hardware als voor immateriële (“intangible”) kopies van de software. Aangezien er sprake is van een “eerste verkoop van een kopie”, zal de uitputtingsregel toepasselijk zijn op daaropvolgende wederverkopen van die kopie.  Wanneer de kenmerken van een verkoop voorhanden zijn, kan men het betreffende contract niet eenvoudigweg een “licentie” noemen om het principe van de uitputting te omzeilen.

Online diensten en mededeling aan het publiek
Overweging 29 van de preambule van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 stelt dat er geen sprake is van uitputting in het kader van online diensten. Meestal oordeelt men op deze basis dat de terbeschikkingstelling van software via het internet niet leidt tot uitputting van het distributierecht. Dit lijkt duidelijk voor software die slechts tijdelijk ter beschikking wordt gesteld, zoals de applicaties die in een cloud worden geleverd (SaaS). Dat wordt ook impliciet door het Hof bevestigd, waar het Hof het begrip “verkoop” duidelijk koppelt aan een gebruiksrecht van onbeperkte duur. Anderzijds kan software online ter beschikking worden gesteld via een download en daaropvolgende installatie, zoals in de voorliggende zaak, en het Hof weigert om de uitzondering voor online diensten toe te passen op deze situatie.  Als argument wordt gesteld dat de Softwarebeschermingsrichtlijn de regel inzake online services niet bevat, en dat de richtlijn een bijzondere wetgeving inhoudt die voorrang heeft boven de algemenere Auteursrechtrichtlijn.

Bovendien zegt het Hof dat de terbeschikkingstelling van de kopie van software via het internet aanleiding geeft tot de uitputting van het distributierecht van die kopie, ook al zou de terbeschikkingstelling kunnen aanzien worden als een “mededeling aan het publiek” . Dit is een technische passage in het arrest die een antwoord geeft op een belangrijk argument van de tegenstanders van de uitputting van online software. De beschikbaarstelling van (kopies van) auteursrechtelijk beschermde werken op het internet moet immers aanzien worden als een “mededeling aan het publiek” (art. 3,1 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29). Hierbij werd in de eerste plaats gedacht aan muziek- en filmfiles die beschikbaar zijn op het internet. Het principe van de uitputting slaat slechts op het distributierecht en doet geen afbreuk aan het exclusieve recht van de auteursrechthebbende om een werk mede te delen aan het publiek; aldus zou de rechthebbende de doorverkoop van zulke files toch kunnen verbieden. Volgens sommigen gold dit principe ook voor software die online ter beschikking wordt gesteld. Dit argument wordt echter verworpen: volgens het Hof leidt de overdracht van het eigendomsrecht in een kopie (volgens de criteria van de onbeperkte duur van het gebruik en de overeenstemmende prijs) ertoe dat een handeling van mededeling aan het publiek gewijzigd wordt in een handeling van distributie, en het recht van distributie wordt uitgeput.

Ook het feit dat in de voorliggende zaak een onderhoudscontract gekoppeld is aan de kopie, verhindert volgens het Hof niet dat het distributierecht uitgeput wordt. Integendeel : het uitputtingsrecht geldt zelfs voor de integrale kopie, zoals die ge-updated en gecorrigeerd is ingevolge het onderhoudscontract.

Reproductie - onbruikbaar maken van bestaande kopie
De uitputting slaat op het distributierecht ten aanzien van een bepaalde, concrete, kopie.  De reproductie van de software blijft verboden (zoals ook de wijziging en de decompilatie, tenzij in de wettelijke uitzonderingsgevallen). Dit betekent dat de houder van de kopie, die deze wil doorverkopen, zijn eigen kopie onbruikbaar moet maken op het ogenblik van de doorverkoop. Indien hij dat niet doet, heeft hij van één kopie twee of meer kopies gemaakt, en dus zou hij zich bezondigen aan een niet-toegelaten reproductie van de software. Concreet zal het eigen, geïnstalleerde,  exemplaar, maar ook backups en veiligheidskopiën, moeten verwijderd worden. In de praktijk is het voor de rechthebbende uiteraard erg moeilijk om te verifiëren dat de houder van software die de software doorverkoopt, zijn eigen exemplaar vernietigd of onbruikbaar gemaakt heeft. Om dit probleem te ondervangen kan de digitale of de klassieke distributeur van de software gebruik maken van een ruim gamma van middelen, waaronder technische beschermingsmiddelen zoals product keys, registratie- en activeringstechnieken, maar ook een recht van audit.

Geen splitsing van licenties
UsedSoft verhandelde niet alleen licenties in hun geheel, maar verhandelde ook Oracle licenties voor meerdere gebruikers, die ze gesplitst had in verschillende delen, bestemd voor een bepaald aantal gebruikers.  Een licentie die initieel voor 50 gebruikers gold, maar niet ten volle wed gebruikt; werd dan gesplitst in bv. 2 licenties voor 25 gebruikers, en het ongebruikte gedeelte werd dan doorverkocht. Het Hof van Justitie veroordeelde deze praktijk : de licentienemer is niet gerechtigd om de licenties te splitsen en te bestemmen voor een door hem bepaald aantal gebruikers.  Dit zou immers een verboden reproductie impliceren.

Rechtmatige verkrijger
Het Hof bevestigde dat de opeenvolgende verkrijgers van een kopie van de software “rechtmatige verkrijgers” zijn in de zin van art. 5, 1 van de Softwarebeschermingsrichtlijn (zie hoger). Aldus heeft de verkrijger een recht om de kopie van de software via de download te reproduceren, aangezien dit noodzakelijk is om hem in staat te stellen het programma te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel.  Het Hof stelt in overweging 82 uitdrukkelijk dat de rechtmatige gebruiker niet noodzakelijk een licentie moet aanvaard hebben. Dit is een belangrijk, en tevens een riskant standpunt, waarvan de exacte draagwijdte niet geheel duidelijk is.  In een extreme interpretatie zou dit betekenen dat de verkrijger van software een EULA zou mogen opzijzetten, met haar modaliteiten en beperkingen, bv. wat het aantal toegelaten gebruikers betreft. Wellicht mogen alleen de bepalingen van een licentie die de doorverkoop de facto onmogelijk maken, opzijgezet worden. Deze beperkte interpretatie vindt steun in de daaropvolgende  overweging  (ov. 83), waarin het Hof stelt dat het principe van de uitputting niet mag uitgehold worden door middel van licentiebepalingen. In die interpretatie zouden modaliteiten zoals het aantal toegelaten gebruikers en eventueel zelfs een exclusieve categorie van gebruikers zoals “alleen voor studenten” geldig blijven.

E-books en muziekbestanden ?
Het Oracle arrest heeft betrekking op de online distributie van computerprogramma’s. Het is niet helemaal duidelijk of het Hof van Justitie deze principes geheel wil doortrekken naar de online distributie van e-books en digitale muziekfiles. Ook bij de online verkoop van e-books en musicfiles kan er sprake zijn van een eigendomsoverdracht op de kopie. Die kan tot gevolg hebben dat het recht van “mededeling aan het publiek”, dat niet vatbaar is voor uitputting,  gewijzigd wordt in een “distributie”, waarvoor uitputting wel mogelijk is. Anderzijds verwijst de algemene Auteursrechtrichtlijn 2001/24 wel uitdrukkelijk naar een eerste verkoop van een materiële drager opdat het distributierecht zou uitgeput zijn. Dit blijft voorlopig een open vraag.

Conclusies
Er kan sprake zijn van een verkoop van een kopie van software wanneer een gebruiksrecht wordt toegekend dat onbeperkt is in de tijd, tegen een vergoeding die overeenstemt met de economische waarde van de kopie (wat in de praktijk neerkomt op een lump sum betaling). Zulke verkoop leidt tot een uitputting van het distributierecht in de EER, en dus een recht om de kopie door te verkopen, ook al wordt het gebruiksrecht verkregen met een licentie. Of de kopie online kan verkregen worden of op een materiële drager is daarbij niet relevant. Wanneer het gebruiksrecht slechts tijdelijk wordt toegekend, en de vergoeding navenant is (bv. betaald wordt in functie van de werkelijk gebruikte tijdseenheden of met een tijdelijk abonnement) is er eerder sprake van een huur of een service dan een verkoop, en dan geldt het principe van uitputting niet. SaaS blijft dus buiten schot. Een softwareproducent die de doorverkoop van zijn product wil vermijden, zal dus mogelijk overschakelen naar een systeem van kortlopende licenties, ofwel SaaS. Wie software doorverkoopt mag geen reproductie maken van de software, en moet het eigen (al dan niet geïnstalleerde) exemplaar onbruikbaar maken. De softwaredistributeur mag gebruik maken van alle middelen, ook technische beschermingsmiddelen, om dit te verzekeren.  Hierbij kan men denken aan activeringscodes, registratietechnieken, product keys die software in werking stellen of het gebruik onmogelijk maken na het verstrijken van de beperkte gebruiksduur. Softwareproducenten kunnen als reactie ook de support van de software strikter verbinden aan een afnemer die een supportcontract aanvaardt, en de support niet zozeer verbinden aan de software zelf. Hoe dan ook moet een bepaalde support geleverd worden, want de “rechtmatige verkrijger” heeft recht op software die functioneert.

Opeenvolgende verkrijgers van de kopie zijn rechtmatige verkrijgers van die kopie van de software, zonder dat zij noodzakelijkerwijze een licentie moeten aanvaarden. Het is duidelijk dat beperkende licentievoorwaarden die de doorverkoop van de software zouden belemmeren, ongeldig zijn. Het Hof zegt echter niet dat alle beperkende licentiebepalingen, o.m. betreffende het aantal toegelaten gebruikers of categorieën toegelaten gebruikers zoals “enkel studenten”, zonder meer kunnen opzij gezet worden. Ons inziens blijft het principe volgens dewelke een licentiehouder niet meer rechten kan overdragen dan hij zelf had, bestaan, voor zover het principe van uitputting niet wordt uitgehold. De mate waarin licentievoorwaarden jegens opeenvolgende verkrijgers behouden blijven, blijft onduidelijk.

NIEUW: Europese Commissie wil meer toezicht op collectieve rechtenorganisaties en wil Europese digitale muzieklicenties bevorderen via een nieuwe Europese Richtlijn Multi-territoriale licenties [red. IEF 11565].

Een bijdrage van Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V..

Inleiding
Op 11 juli 2012 verscheen de tekst van een voorstel voor een nieuwe Europese Richtlijn die van groot belang gaat zijn voor de Europese muziekindustrie: de Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market’, zeg maar kortweg: de multi-territoriale licentie-Richtlijn. Richtlijnen zijn bindend voor alle landen van de Europese Unie en leiden daardoor tot nieuwe nationale wetgeving.

Chaos
Nadat in april 2010 allerlei hoorzittingen met belanghebbenden waren georganiseerd, presenteert de Europese Commissie nu dit nieuwe voorstel. Europa heeft in 2005 al eerder geprobeerd de one-stop-shop gedachte voor digitale licenties te bevorderen in Europa middels een Aanbeveling (2005/737/EC). Maar de Aanbeveling was niet bindend voor de landen van de Europese Unie en helaas pakten de maatregelen anders uit. Een nieuwe digitale muziekdienst dient daardoor op dit moment in Europa bij 27 verschillende collectieve rechtenorganisaties langs te gaan voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming voor het gebruik van muziekauteursrechten. En daar komen dan nog een ongeveer even groot aantal naburige rechtenorganisaties bij als het gaat om de openbaarmaking van muziekopnamen. Op Europees niveau zijn er zelfs meer dan 250 collectieve rechtenorganisaties die samen jaarlijks ruim 6 miljard euro verdelen. 80% van deze ontvangsten betreft het gebruik van muziekrechten. De nieuwe Richtlijn beoogt orde te scheppen in de huidige chaos.

Modernisering collectief beheer
Het eerste knelpunt betreft de eigen organisatie van de collectieve rechtenorganisaties. De Europese Commissie signaleert dat er sprake is van een uitzonderlijke traagheid als het gaat om de modernisering van het collectief beheer van rechten. Een modernisering die met name noodzakelijk is doordat het huidige systeem van collectief beheer van rechten innovatieve ontwikkelingen op het terrein van muziek en beeld blijken te blokkeren. De Europese Commissie wil maatregelen nemen om met name de efficiëntie, accuraatheid en transparantie van alsmede het toezicht op collectieve rechtenorganisaties te bevorderen. De nieuwe regels zijn van belang voor álle soorten collectieve rechtenorganisaties, dus niet alleen voor de Buma of voor Sena. Maar de nationale wetgever kan wel besluiten een uitzondering te maken voor hele kleine collectieve rechtenorganisaties (10 of minder werknemers, bruto-omzet € 700.000,- en/of een balanstotaal van maximaal € 350.000,-).

Bevorderen van multi-territoriale muzieklicenties
Een tweede knelpunt betreft volgens de EC het online gebruik van muziek. De EC constateert dat sprake is van een sterk gefragmenteerde EU markt, waardoor muziekwerken op minder ruime schaal worden gebruikt en waardoor auteurs inkomsten mislopen en consumenten minder toegang hebben tot (legale) muziekdiensten dan wenselijk is. De EC ziet het als haar taak om het legale online aanbod van muziek in de Europese Unie te bevorderen.

Legal Framework
De EC kiest voor het inrichten van een uit 44 artikelen bestaand raamwerk van regels waardoor het toezicht op collectieve rechtenorganisaties toeneemt en waarbinnen een ‘European Licensing Passport’ wordt geïntroduceerd dat de realisatie van Europese online muzieklicenties op vrijwillige basis moet bevorderen.

Tussen de regels door valt te lezen dat de Europese Commissie wil bevorderen dat er slechts 1 of enkele organisaties zijn in de EU waar een gebruiker terecht kan voor het verkrijgen van één Europese licentie voor het online gebruik van muziekauteursrechten. De collectieve rechtenorganisaties kunnen daartoe een volmacht verstrekken aan een andere organisatie voor het beheren van de digitale rechten van hun auteurs. De partijen aan wie de volmacht wordt verstrekt en die al multi-territoriale licenties verstrekken worden verplicht een verzoek van een andere collectieve rechtenorganisatie voor het beheren van diens digitale rechten te accepteren. Acceptatie dient bovendien op niet-exclusieve basis te geschieden. Wel blijven de collectieve rechtenorganisaties altijd zélf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitbetaling van gelden aan de eigen leden. Aan de organisaties die multi-territoriale licenties verstrekken worden extra eisen gesteld, met name op het gebied van de databases met informatie over de rechthebbenden op zowel de muziekwerken als de fonogrammen.

Geschillen
De EC wil bevorderen dat de diverse landen zorgdragen voor een efficiënte geschillenbeslechting buiten de rechtszaal. Het gaat dan om geschillen tussen een collectieve rechtenorganisatie aan de ene kant en een service provider, rechthebbende of een andere collectieve rechtenorganisatie aan de andere kant. Verder moet in ieder land ergens geklaagd kunnen worden over het door een collectieve rechtenorganisatie niet voldoen aan de (dan nationale) wettelijke bepalingen.

Geen naburige rechten
Mij is niet geheel duidelijk waarom de maatregelen van de EC ter bevordering van de totstandkoming van multi-territoriale licenties worden beperkt tot muziekauteursrechten. Wordt muziek gebruikt, dan kan doorgaans niet worden volstaan met een licentie voor de gebruikte auteursrechten. Ook de naburige rechten van de producent van de opname en van de uitvoerende artiest oftewel de naburige rechten dienen dan te worden geregeld. De EC legt deze beperking van de nieuwe regels tot uitsluitend muziekauteursrechten helaas niet uit. Ook de muzieklicenties die worden verstrekt aan omroeporganisaties voor het gebruik van muziek in hun radio en televisieprogramma’s en de online-complementaire uitzendingen daarvan blijven buiten de regelgeving.

Samenvatting
Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen de EC via het Richtlijnvoorstel wil realiseren volgens haar eigen persbericht. In een volgende blog zal ik mogelijk wat dieper in gaan op de 44 artikelen van het Richtlijnvoorstel.
■ Rightholders would have a direct say in the management of their rights, be remunerated more quickly and their ability to choose the most efficient collecting society for their purposes would be enshrined in law. This would bring about better protection of rightholders' interests, as well as increased access to cultural content for consumers.
■ The new rules would change the way in which collecting societies work across Europe, with new requirements such as improved management of repertoire, quicker payments to members, clarity in revenue streams from exploitation of rights, an annual transparency report and additional information provided directly to rightholders and business partners (such as other collecting societies). Member States would need to have mechanisms for solving disputes between collecting societies and rightholders. Improved standards and processes should result in better functioning collecting societies and more confidence surrounding their activities.
■ The multi-territorial licensing of authors' rights for the use of music on the Internet across borders would be facilitated but also subjected to the demonstration of the technical capacity to perform this task efficiently. This would benefit authors, internet service providers and citizens alike.

Buma/Stemra en Sena
Kortom: er is sprake van een ambitieus plan van de Europese Commissie om de ontstane problematiek op het gebied van online muziekgebruik op te lossen. Nu steeds vaker wordt geroepen dat de CD het jaar 2022 niet zal gaan halen [hier] en online streaming diensten en download platforms de dienst uitmaken als het gaat om de toegang van de consument tot muziek, zal de slag om de multi-territoriale licenties nu toch wel gaan losbarsten tussen de collectieve rechtenorganisaties onderling, immers, zonder digitale licenties blijft er op de relatief korte termijn niet veel interessants meer over voor de nationale collectieve rechtenorganisaties. Ik ben benieuwd wat Buma/Stemra en Sena gaan doen.

Op andere blogs:
de Vos & Partners (NIEUW: Europese Commissie wil meer toezicht op collectieve rechtenorganisaties en wil Europese digitale muzieklicenties bevorderen via een nieuwe Europese Richtlijn Multi-territoriale licenties.)