Ex-parte beschikking Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 juni 2012, (Stichting Brein tegen UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile)

In navolging van IEF 11364 & IEF 11459.

Uit 't persbericht.  BREIN kreeg gisteren voor de derde maal een ex-parte bevel tot blokkering van twee nieuw extra IP-adressen die The Pirate Bay in gebruik nam om de blokkering van haar illegale website te omzeilen. The Pirate Bay heeft ondertussen aan het piratenblog Torrentfreak laten weten dat zij door zullen gaan met het in gebruik nemen van extra IP-adressen. De Nederlandse rechter heeft de site geboden haar aanbod van 'links' naar illegale bestanden te staken en gestaakt te houden.

U.S. District Court for the northern district of California (VS) 26 juni 2012, 11-CV-01846-LHK (Apple tegen Samsung)

Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird.

Octrooirecht. Betreft een prejudiciële beslissing in een Amerikaanse zaak van Apple vs. Samsung. Samsung heeft inbreuk gemaakt op Apple's modelrecht op de iPad.

De Amerikaanse rechter weegt de belangen van beide partijen af ('Balance of the hardships') om te bepalen of een prejudiciële beslissing op zijn plaats is. Hierbij speelt een rol dat Samsung geen beroep heeft gedaan op nietigheid van Apple's Amerikaanse modelrecht. De onomkeerbare schade is volgens de rechter groter bij Apple dan bij Samsung. Samsung zal de verkoop zien teruglopen door de uitspraak, maar dat Apple moet concurreren met de producten van Samsung weegt zwaarder. De Amerikaanse rechter oordeelt dat de Galaxy Tab 10.1 van Samsung niet veel verschilt van de iPad, waardoor er spake is van een modelrechtinbreuk. De Amerikaanse rechter oordeelt dat het model van een tablet een belangrijk element voor verkoop vormt, ondanks dat het een complex technologisch apparaat is. Het algemeen belang zorgt er mede voor dat Samsung moet worden veroordeeld, Apple heeft als modelrechthouder namelijk het recht op te treden tegen inbreukmakers die dit model gebruiken.

De Amerikaanse rechter oordeelt dat Samsung de Galaxy Tab 10.1 van de Amerikaanse markt moet terugtrekken; Samsung dient zich te weerhouden van verdere inbreuk en er wordt een bedrag ad. 2,6 miljoen Dollar vastgsteld om betaling van enige schadevergoeding van Apple veilig te stellen.

Apple has established a strong case on the merits. This Court already found that Samsung’s products are “virtually indistinguishable” from Apple’s products, and that the Galaxy Tab 10.1 likely infringed on the D’889 Patent. Moreover, this Court previously found that Apple had shown that it was likely to suffer irreparable harm from the sales of Samsung’s infringing tablets because: (1) Apple and Samsung were direct competitors, (2) together the two companies held a relatively large market share, with few other competitors in the relevant market; and (3) design mattered more to customers in making tablet purchases, establishing the requisite nexus. Apple, 678 F.3d at 1328; December 2 Order at 48-49. Given the strength of Apple’s case on the merits, and its likelihood of irreparable harm, the balance of hardships tips in Apple’s favor. While Samsung will certainly suffer lost sales from the issuance of an injunction, the hardship to Apple of having to directly compete with Samsung’s infringing products outweighs Samsung’s harm in light of the previous findings by the Court.

The Court is unpersuaded by Samsung’s arguments. Samsung previously raised, and this Court previously rejected, Samsung’s argument that design is but one aspect of a technologically complex product. This Court previously found that design is an important driver in the demand for tablet sales. December 2 Order at 49. This finding was upheld by the Federal Circuit. See Apple, 678 F.3d at 1328. Even though the Tab 10.1 may be a “complex technological device,” there is no basis to revisit the Court’s finding on this point.

This Court is persuaded by Judge O’Malley’s concurrence that the public interest favors an injunction here “because the record at this stage shows that the D’889 Patent is likely valid and infringed, and there are no other relevant concerns, the public interest is best served by granting a preliminary injunction.” Apple, 678 F.3d at 1338 (O’Malley, J. concurring). As a patent holder, Apple has a valid right to exclude others from practicing Apple’s invention. In order to protect that right, and promote the “encouragement of investment-based risk,” the public interest weighs in favor of Apple

Donderdag 7, 14, 21 en 28 juni 2012 vond op initiatief van het Leids juridisch PAO de cursus Merken- en Modellenrecht plaats.

Vandaag werd het onderwerp modellenrechtspraak in de Benelux, Europees modellenrecht en Slaafse nabootsing in Nederland en Europa behandeld. Wouter Pors (Bird & Bird)  presenteerde zijn visie op het geheel. Voor diegene die hierbij niet aanwezig konden zijn, volgt hieronder een kort overzicht van zijn presentatie en kunt u de volledige tekst downloaden.

1. Inleiding
2. De aanvraag
3. Geldigheid van het modelrecht
4. Vermogensrecht
5. Inbreuk
6. Procederen en handhaven
7. Varia procesrecht

Bekijk hier de volledige presentatie.

Gerecht EU 28 juni 2012, zaak T-314/10 (Constellation Brands, Inc. tegen OHIM (COOK'S))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de vernietigingsprocedure vordert Constellation Brands Inc. vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het OHIM, waarin gemeenschapsmerkinschrijving van het woordmerk 'COOK'S' nietig wordt bevonden. De afdeling wijst het verzoek tot herstel in de vorige toestand af en bevestigt de nietigverklaring van de gemeenschapsmerkinschrijving, het beroep wordt verworpen. Middel: feiten onjuist beoordeeld; niet noodzakelijke zorgvuldigheid betracht.

Verzoekster heeft niet aangegeven waarom en in welke mate het OHIM de zorgvuldigheidsnormen te buiten zou zijn gegaan. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep heeft voldaan aan de eisen die nodig zijn om de zorgvuldigheid te betrachten. Met betrekking tot de onjuiste feiten beoordeling, beslist het Gerecht dat hier ook geen sprake van is. De nietigheid van de gemeenschapsmerkaanvraag wordt door het Gerecht bevestigd.

Gerecht EU: wijst de de klacht af.

20 Therefore, the fact that the Board of Appeal stated in paragraph 12 of the contested decision that, ‘even though absolute impossibility is not required, that provision does require abnormal difficulties which are independent of the will of the person concerned and which are apparently inevitable even if all due care is taken’ does not permit the inference that the Board of Appeal committed an error in the present case in its interpretation of Article 81 of Regulation No 207/2009.

21 In that regard, as OHIM rightly states, paragraph 12 of the contested decision cannot be read separately from the other paragraphs of the contested decision. However, it is relevant that the Board of Appeal held in paragraph 18 of the contested decision that ‘restitutio in integrum can be grounded if in spite of all due diligence, the representative himself or his clerical staff commits an excusable error or if unforeseeable events occur’.

22 It must also be noted that the applicant confines itself to abstract considerations without stating in what way the Board of Appeal in the present case actually gave a strict interpretation of Article 81(1) of Regulation No 207/2009 which was inconsistent with the case-law. In particular, the applicant does not state how the use of the expression ‘exceptional events’ rather than ‘abnormal difficulties’ or of the expression ‘unforeseeable events’ rather than ‘difficulties which are independent of the will of the person concerned and which are apparently inevitable’ show that the Board of Appeal departed from the correct interpretation of Article 81(1) of Regulation No 207/2009.

30 However, in the present case, it must be noted that, as an explanation for the corruption in the computer system used by BWT, the applicant states in the application that that system ‘had become corrupted creating a programming error that prevented the reminder emails from being generated’ and classifies that corruption of the computer system as being ‘unforeseeable’ and ‘exceptional’. The applicant gives no more explanations in that regard to clarify whether or not the corruption in question constitutes a foreseeable risk which is inherent in any computer system.

31 As a consequence, it must be held that the applicant has not shown that BWT exercised all due care required by the circumstances within the meaning of Article 81(1) of Regulation No 207/2009.

32 That conclusion cannot be affected by the alleged manifest errors of assessment made by the Board of Appeal in paragraphs 24 to 27 of the contested decision.

38 However, in that regard, the applicant confines itself to stating in its application that, while it did not give an explanation regarding the management of emails by BWT and in particular regarding the error made by BWT’s renewals manager who disregarded the renewal application made by the applicant’s agent, that was because the ultimate cause of the failure to renew the trade mark was not the human error of BWT’s renewals manager but the corruption in the computer system. The applicant does not thereby prove that the statement of the Board of Appeal in paragraph 25 of the contested decision is incorrect.

48 It must be held, however, that, regardless of the question of whether the corruptions in the Inprotech computer system were also mentioned in the decisions of the Boards of Appeal, the applicant does not succeed in refuting the statement of the Board of Appeal that the applicant has not established how the corruption in the computer system in the present case ought to be regarded as exceptional.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage. 27 juni 2012, zaaknr. 416220/ KG ZA 12-335 (Bayer Pharmaag tegen Sandoz B.V.)

Mede ingezonden door András Kupecz, Simmons & Simmons LLP.

Octrooirecht. Bayer brengt onder de merknaam YASMIN orale anticonceptiva op de Nederlandse markt. YASMIN bevat de werkzame stoffen drospirenon en ethinylestradiol. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 1 149 840. Sandoz heeft in Nederland een generieke variant van YASMIN op de markt gebracht, EE/DRSP Sandoz. Sandoz is een bodemprocedure gestart en heeft vernietiging van het Europees octrooi van Bayer gevorderd. Dit omdat EE/DRSP Sandoz de stof DRSP bevat dat wordt gemaakt volgens het Europees octrooi geclaimde wijze. Sandoz voert aan dat er sprake is van toegevoegde materie en dat de inventiviteit ontbreekt. De voorzieningenrechter is het hiermee niet eens en wijst de vordering van Sandoz af.

Sandoz wordt veroordeeld om zich te onthouden van het maken van inbreuk op het octrooi van Bayer; om opgave te doen van de professionele afnemers van de inbreukmakende producten en hen te verzoeken de producten te retourneren onder last van een dwangsom en veroordeelt Sandoz in het betalen van de proceskosten.

4.8. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie omdat de specifieke reactieomstandigheden van voorbeeld 2 van WO 738 niet zijn opgenomen in conclusie 2 van EP 840. WO 738 leert de gemiddelde vakman dat 5-β-OH-DRSP kan worden omgezet in DRSP door waterafsplitsing door toevoeging van pTSA. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat de gemiddelde vakman geen reden ziet om aan te nemen dat deze reactie uitsluitend bij de specifiek genoemde reactieomstandigheden zal plaatsvinden. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de geopenbaarde omzetting ook zal plaatsvinden onder andere reactieomstandigheden. Anderzijds zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de variaties op de reactieomstandigheden niet onbegrensd zijn. Conclusie 2 van EP 840 leert de gemiddelde vakman niet meer of minder. Binnen welke grenzen de reactie nog aanvaardbaar verloopt zal de gemiddelde vakman eenvoudig kunnen vaststellen, te meer nu, zoals Sandoz zelf heeft aangevoerd, het gebruik van pTSA voor waterafsplitsing van tertiaire alcoholen algemeen bekend was en dus tot de algemene vakkennis behoorde. De door Sandoz als productie C overgelegde testresultaten (waarvan alleen serie T 1471 relevant lijkt) doen daar niet aan af.

4.12. In paragraaf 0015 wordt beschreven dat DRSP onder invloed van zuurinwerking gemakkelijk wordt omgezet in een tweetal bijproducten. De beschrijving geeft vervolgens aan dat de vorming van deze bijproducten door de nieuwe werkwijze wordt teruggedrongen. De beschrijving heeft hier specifiek het oog op stap 3). Dat blijkt daaruit dat wordt vermeld ‘Bei der Eliminierung wird eine Ausbeute von 96% d.Th. erzielt’ en dat de beschrijving dit percentage vervolgens combineert met het opbrengstpercentage van de stappen 1) en 2) (68% tot 75%) tot een opbrengst voor de drie stappen tezamen van 65% tot 72%. Sandoz heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit geclaimde voordeel van de werkwijze van conclusie 2 niet wordt bereikt. Ook is, zoals Bayer terecht aanvoert, het technisch effect van EP 840 daarin gelegen dat een alternatieve werkwijze voor de bereiding van DRSP wordt verschaft  namelijk uitgaande van 5-β-OH-DRSP.

4.13. Voorts kan niet worden geoordeeld dat, met Example 5(c) van US 985 als vertrekpunt, de werkwijze van conclusie 2 voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend is, al niet omdat Example 5(c) uitgaat van 3β,5-dihydroxy-6β,7β;15β,16β- dimethyleen-5β,17α-pregnane-21,17-carbolacton en niet is in te zien wat de gemiddelde vakman er toe zou brengen deze stof als uitgangspunt te vervangen door 5-β-OH-DRSP.

Een bijdrage: ‘Harmonisatie van auteursrechtelijke exploitatiebegrippen door Europees Hof afgerond’ van Joost Becker, Dirkzwager.

Met de recente arresten Donner en SAS Institute/World Programming geeft het Europese Hof zichzelf een eigen ‘lente’-akkoord om de auteursrechtelijke kernbegrippen - de uitsluitende rechten die aan de auteur toekomen - vervolmaakt te harmoniseren. Eerder was al sprake van een harmonisatieslag op de begrippen ‘mededeling aan het publiek’ en ‘distributie’. Daar worden nu aan toegevoegd de toerekening van de handelingsketen aan de handelaar in het kader van distributie en de uitbreiding van het recht op ‘reproductie’.
(…)
De traditionele betekenissen van openbaarmaking en verveelvoudiging uit de Auteurswet kunnen (bijna) helemaal de prullenbak in: sinds de afgeronde harmonisatie van de auteursrechtelijke exploitatiebegrippen door het Hof heten bewerken en verveelvoudigen gezamenlijk ‘reproductie’ en bestaat openbaar maken uit twee rechten: ‘mededeling aan het publiek’ en ‘distributie’.
(…)
“Deze [door het Europese Hof geformuleerde begrippen] spelen nu een doorslaggevende betekenis bij de uitlegging van het begrip ‘mededeling aan het publiek’. Vele handelingen die voorheen traditioneel onder het (immateriële) openbaarmakingsbegrip uit de Auteurswet vielen, moet nu worden bezien in dit licht. Zodoende heeft het Hof gezorgd voor een vergaande harmonisatie.
(…)

Met de introductie van deze laatste omstandigheden harmoniseert het Hof het begrip distributie nog verder. Dat is ook nodig – zeker in gevallen van internetverkoop waarbij auteursrechtelijke werken of kopieën worden verkocht – omdat eigendomsoverdracht van producten vaak pas bij (af)levering aan een lid van het publiek plaatsvindt. Zo behoudt het Hof de uitlegging van het begrip ‘distributie’ voor zichzelf.
(…)
Waar na het Infopaq-arrest mogelijk nog aan twijfel onderhevig kon zijn of handelingen die traditioneel als bewerkingen onder het verveelvoudigingsrecht van de auteur vallen ook reproductiehandelingen zijn, is na het SAS Institute/World Programming-arrest die twijfel bij mij weggenomen: dit zijn de jure reproductiehandelingen ex art. 2 ArRl.
(...)
Eén ding is in mijn optiek helder: in nagenoeg alle gevallen moet bij beoordeling van de inbreuk op de uitsluitende rechten van de auteur, of de afbreuk daarvan, de recente rechtspraak van het Europese Hof, die de exploitatiebegrippen harmoniseert, worden toegepast. Dat de traditionele begrippen ‘openbaar maken’ en ‘verveelvoudigen’ uit de Auteurswet na de afgeronde harmonisatie van de uitsluitende rechten van deauteursrechthebbende door het Europese Hof nog zomaar kunnen worden toegepast in Nederland, lijkt verleden tijd. De rechtspraktijk zal uitwijzen of de uitkomst in dezelfde gevallen wezenlijk anders zal zijn. Ik hoop en verwacht van niet.

Lees hier het gehele artikel.

Gerecht EU 28 juni 2012, zaak T-133/09 (I Marchi Italiani Srl & Antonio Basile tegen OHIM/Osra SA)
Gerecht EU 28 juni 2012, T-134/09 (Antonio Basile & I Marchi Italiani tegen OHIM/Osra SA) (B. Antonio Basile 1952)

Gemeenschapsmerkenrecht.

In de nietigheidsprocedure vordert Osra A, van I Marchi Italiani Srl en Antonio Basile, de nietigverklaring van het beeldmerk 'B Antonio Basile 1952' (klassen 14, 18 & 25).
Dit omdat Osra SA het gemeenschapsbeeldmerk 'BASILE' heeft gedeponeerd (klasse 25). De nietigheidsafdeling wijst de vordering en nietigverklaring van het gemeenschapsmerk in zijn geheel toe. In de tweede zaak wijst zij de nietigverklaring, met betrekking tot de waren 25, gedeeltelijk toe. Het beroep wordt verworpen. Middel (in beide zaken): geen verwaringsgevaar.

Onderscheidend karakter achternaam Basile
De consument zal vooral de naam Antonio Basile, samengenomen, identificeren met de producten. De naam Basile heeft volgens het Gerecht een niet te verzwakken onderscheidend vermogen voor indiening van een merk voor kleding. Het Gerecht oordeelt dat de achternaam Basile meer onderscheidend vermogen heeft dan de voornaam Antonio.
Gelijkheid merken
Vastgesteld wordt dat de merken een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemmig hebben. Het Gerecht stelt vast dat zij begripsmatig overeenstemmen. Beide merken gebruiken de achternaam Basile, waardoor het publiek de waren zal associëren met een persoon met die naam.
Verwarringsgevaar
Omdat er overeenstemming bestaat tussen de merken is er volgens het Gerecht sprake van verwarringsgevaar.

Het Gerecht beveelt dat de namen van de aanvrager Antonio Basile respectievelijk I Marchi Italiani Srl  worden verwijderd uit de lijst van aanvragers en verwerpt het beroep.

Citaten (in beide zaken gelijk)
47 In the present case, first of all, the Board of Appeal stated, in paragraph 24 of the contested decision, on the one hand, that the fact that the surname Basile is very common in Italy has not been proven and, on the other, that that surname is not one of the most common in Italy. The first applicant contests those claims without, however, adducing any evidence to the contrary. In order to challenge the distinctive character of that surname, the applicant states, moreover, that it has been the subject of numerous registrations. However, there is no evidence in the file to prove this, as the evidence adduced for the first time before the Court to that effect was found to be inadmissible (see paragraph 19 above). In addition, the first applicant does not dispute the Board of Appeal’s assessment, in paragraph 32 of the contested decision, that the forename Antonio in the contested mark is very common in Italy.

48 Second, in spite of its claims, the first applicant has not presented any evidence to establish that the forename Antonio and the surname Basile, taken together, identify a well-known person, at least in Italy, and that, taken as a whole, it will therefore be perceived by consumers as a mark which consists of both a forename and surname which identify that person and not as the surname Basile to which other elements have been added, including the forename Antonio.

56 Visually, the stylised capital letter ‘B’, followed by a full stop, which corresponds to the first letter of the surname Basile and is placed above the forename Antonio and the surname Basile, and the element ‘1952’, placed below that name and written in smaller characters, are not sufficiently important elements to counteract the similarity between the marks at issue created by the fact that the most characteristic element of both the contested mark and the earlier trade mark is identical (see, to that effect, judgment of 16 May 2007 in Case T‑137/05 La Perla v OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), not published in the ECR, paragraph 46). Even if the stylised capital letter ‘B’ is bigger than the other elements of the contested mark, it does not constitute a significant addition to the element ‘basile’ in so far as it corresponds to its first letter or to its monogram. Likewise, in the light of its position in the contested mark and its smaller size, the element ‘1952’, which could be perceived as being a year, has a subsidiary position in the contested mark and does not attract the consumer’s attention as much as the other elements of that mark, although that does not mean that it is insignificant.

57 The fact that the element ‘basile’ is preceded by the element ‘antonio’ does nothing to invalidate that conclusion. In that regard, it must be borne in mind that, according to the case-law, while it is true that consumers generally take more note of a mark’s beginning than of its ending, that argument cannot apply in all cases (judgment of 16 May 2007 in Case T‑158/05 Trek Bicycle v OHIM – Audi (ALLTREK), not published in the ECR, paragraph 70). In the present case, as was stated in paragraph 47 above, Antonio is a forename which is very common in Italy and is therefore less distinctive than the surname Basile. Accordingly, in spite of its position at the beginning of the contested mark, the element ‘antonio’ cannot attract the consumer’s attention more than the element ‘basile’.

58 Phonetically, even if the contested mark, composed of six syllables ‘an, ‘to’, ‘nio’, ‘ba’, ‘si’ and ‘le’, is longer than the earlier trade mark, composed of three syllables ‘ba’, ‘si’ and ‘le’, the majority of the syllables of the contested mark and all of the syllables of the earlier trade mark, that is to say those that correspond to the surname Basile, are identical. Contrary to what the first applicant claims, the differences between the marks at issue in respect of the addition, in the contested mark, of the capital letter ‘B’ and the element ‘1952’ to the forename Antonio and to the surname Basile do not call into question the fact that there is a degree of phonetic similarity in so far as, on the one hand, in principle, the capital letter ‘B’, on its own, will not be pronounced by consumers, who will perceive it to be the first letter or monogram of that surname, and, on the other, as was stated in paragraph 56 above, the element ‘1952’, which could be perceived as being a year by the relevant public and which has a secondary position in the contested mark, is therefore, for that reason, unlikely to be pronounced by the relevant public after the phrase ‘antonio basile’. Moreover, as was stated in the previous paragraph, given its low degree of distinctiveness, the fact that the element ‘antonio’ is placed before the element ‘basile’ is not sufficient to counteract the similarities between the two marks.

63 As was stated in paragraph 39 above, the identity and the similarity of the goods covered by the marks at issue are not called into question. Moreover, as is clear from paragraph 61 above, the marks at issue are similar.

64 The Board of Appeal was therefore right to find, in paragraph 37 of the contested decision, that there is a likelihood of confusion between the marks at issue.

HvJ EU 28 juni 2012, zaak C-306/11 P (XXXLutz Marken GmbH tegen OHIM)

Hogere voorziening ingesteld na Gerecht EU T-54/09. Het Hof bevestigt het arrest van het Gerecht, waarin is bepaald dat gemeenschapsbeeldmerk 'Linea Natura Natur hat immer Stil', op grond van het bestaan van ouder beeldmerk 'Natura Selection', zorgt voor verwarring.

In zijn arrest geeft het Hof aan dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat het beroep tegen toewijzing van de oppositie ongegrond was. Het Gerecht heeft de mate van overeenstemming tussen de tekens correct onderzocht op basis van andere woordelementen met een zwak onderscheidend vermogen dan enkel het woordelement 'natura selection'. Het Gerecht is van een juiste opvatting uitgegaan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen en het vaststellen van het beschrijvende karakter van het merk. Het Hof oordeelt dat het Gerecht geen tegenstrijdige vaststellingen heeft gedaan met betrekking tot de overeenstemming van de tekens. Het Gerecht heeft correct vastgesteld dat er overeenstemming tussen de tekens bestaat en dat er verwarringsgevaar te duchten is. Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af en bevestigt de uitspraak van het Gerecht.

Mate van overeenstemming
45 In Randnr. 53 seines Urteils hat das Gericht u. a. ausgeführt, dass sich trotz der Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bezug auf Form, Farben, die verwendete Schrift und die Wortelemente, aus denen sie sich zusammensetzten, sowie deren Platzierung in den Zeichen bei einem Vergleich der Zeichen eine Ähnlichkeit der Wortelemente „natura selection“ und „Linea Natura“ ergebe, denen der Begriff „natura“ gemein sei. Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass sich das unter der Bezeichnung „Linea Natura“ platzierte und mit viel kleineren Buchstaben geschriebene Wortelement „Natur hat immer Stil“ kaum von der Gesamtheit der Anmeldemarke abhebe und daher nichts zur Unterscheidung beitrage. In Randnr. 56 des Urteils hat das Gericht unter Berücksichtigung der Bildelemente, aus denen sich die ältere Marke zusammensetzt, insbesondere der abstrakten Darstellung der Erdkugel, sowie des Wortelements „natura“ in den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen, eine geringe visuelle Ähnlichkeit der beiden einander gegenüberstehenden Zeichen bejaht.

46 Zum anderen ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit besäßen, nachdem es in den Randnrn. 57 bis 60 des angefochtenen Urteils nicht nur das Vorliegen des gemeinsamen unterscheidungskräftigen Wortelements „natura“ berücksichtigt hatte, sondern auch den Umstand, dass die übrigen Wortelemente dieser Zeichen nur geringe Unterscheidungskraft besäßen. Es hat hierzu u. a. ausgeführt, dass das Element „Linea“, der spanische Begriff für „Linie“, und das Element „selection“, der englische Begriff für „Auswahl“, im Handel häufig zur Bezeichnung einer Auswahl oder einer Produktlinie verwendet würden und daher in den Augen der Durchschnittsverbraucher geringe Unterscheidungskraft hätten.

47 Daher sind der erste Teil und die erste Rüge des zweiten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, soweit XXXLutz Marken mit ihnen dem Gericht vorwirft, sich bei der Beurteilung sowohl der visuellen wie auch der klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen allein auf den gemeinsamen Bestandteil „natura“ gestützt zu haben.

Onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter
65 Folglich hat XXXLutz Marken die Faktoren, anhand deren das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken beurteilt werden kann, falsch ausgelegt, indem sie den Faktor, der in der Unterscheidungskraft der älteren Marke besteht und mit dem einer solchen Marke zukommenden Schutz verknüpft ist, mit der Unterscheidungskraft eines Bestandteils einer zusammengesetzten Marke verwechselt hat, die mit der Eignung dieses Bestandteils in Verbindung steht, den von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck zu dominieren (Beschluss vom 27. April 2006, L’Oréal/HABM, C‑235/05 P, Randnr. 43).

66 Jedenfalls hat das Gericht seine Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht auf die Feststellungen gestützt, die es in den Randnrn. 53 und 54 des angefochtenen Urteils zur Unterscheidungskraft des Elements „natura“ getroffen hat.

67 Das Gericht hat nämlich in Randnr. 71 des angefochtenen Urteils ausgeführt, aus der Prüfung der streitigen Zeichen ergebe sich, dass sie begrifflich sehr ähnlich seien, in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit und in visueller Hinsicht geringe Ähnlichkeit aufwiesen und dass die starke begriffliche Ähnlichkeit die zwischen den fraglichen Zeichen bestehenden Unterschiede neutralisieren könne. Das Gericht hat hierbei auf die von ihm in den Randnrn. 50, 56, 60 und 67 seines Urteils vorgenommene Würdigung Bezug genommen. In Randnr. 72 des Urteils hat das Gericht daraus gefolgert, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnelten.

68 Selbst wenn man unterstellt, dass das Gericht bei der Würdigung der Unterscheidungskraft des Begriffs „natura“ einen Rechtsfehler begangen hätte, konnte dieser folglich keine Auswirkung auf die vom Gericht vorgenommene Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen haben.

79 Aufgrund der Feststellung, dass der Begriff „natura“ „die Vorstellung … weckt“ oder „vermuten lassen … [mag]“, dass die betroffenen Waren aus natürlichen oder umweltfreundlichen Materialien gemacht sind, war es sachgerecht, dass das Gericht entschieden hat, dass dieser Begriff in Bezug auf die Merkmale der genannten Waren nicht beschreibend sei (Randnrn. 54 und 55 des angefochtenen Urteils) oder aber keinen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang mit ihnen herstelle (Randnr. 54 des Urteils). Nach der Rechtsprechung stellt nämlich ein solches Hervorrufen von Assoziationen oder eine solche Vermutung hinsichtlich der Merkmale der betroffenen Waren keinen unmittelbaren oder sofortigen Zusammenhang zwischen dem als Marke angemeldeten Zeichen und diesen Waren dar (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 12. Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM [EUROPREMIUM], T‑334/03, Slg. 2005, II‑65, Randnr. 37, und vom 2. Dezember 2008, Ford Motor/HABM [FUN], T‑67/07, Slg. 2008, II‑3411, Randnr. 33).

Conclusie A-G Timmerman BenGH 13 juni 2012, in zaak A 2011/4 (MAG Instrument Incorporated tegen Edco C.S.)

Conclusie ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest  van 28 oktober 2011 (LJN BR3059) prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de overgangsbepaling van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002 (hierna: het Protocol) . Dit is geschied nadat een vonnis van de rechtbank Amsterdam (LJN BA1277) en een arrest van het gerechtshof Amsterdam (LJN BK8821) is gewezen.

Feiten
MAG produceert en verkoopt diverse modellen zaklampen (de 'Mag-Lite zaklampen') en treedt op tegen het op de markt brengen van een zaklamp door Edco (de 'Alu-zaklamp'). Naar aanleiding van een eerder geschil in 1998 hebben de partijen een overeenkomst gesloten, waarbij Edco zich zou onthouden van verhandelen van kopieën van MAG's zaklampen. Edco heeft zich hier niet aan gehouden.

Prejudiciële vragen en beantwoording door A-G

1. Dient art. IV van het Protocol aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen, de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

3.26 Dit alles overziend meen ik dat, alhoewel getwijfeld kan worden hoe het antwoord op
de eerste prejudiciele vraag moet luiden als art. IV Protocol naar de letter wordt gelezen, die
bepaling uitgelegd naar diens ratio en strekking tot de slotsom leidt dat de eerste prejudiciele
vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

3.27 Als uw Hof zou menen dat art. IV Protocol naar de letter moet worden uitgelegd en dat de uitkomst daarvan is dat de eerste vraag ontkennend beantwoord dient te worden, meen ik dat de ratio van de regel, de strekking van de toelichting, de rechtszekerheid en de wenselijkheid van uniformiteit in het overgangsrecht, zoals die hiervoor zijn besproken, aanleiding geven om art. IV Protocol naar analogie toe te passen op handelingen waartegen op grond van het samenloopverbod onder het oude recht niet kon worden opgetreden. In gelijke zin betoogt Geerts34 . Dat zou betekenen dat de tweede prejudicie!e vraag bevestigend beantwoord dient te worden.

Gerecht EU 27 juni 2012, zaak T-523/10 (Interkobo tegen OHIM/XXXLutz Marken (my baby))

Gemeenschapsmerkenrecht. Vertrouwensbeginsel.

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk 'my baby'  (klasse 28) de houder van het nationaal woordmerk 'MYBABY', nationaal beeldmerk 'mybaby' en internationaal woordmerk 'MYBABY' (klasse 28) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe en wijst de merkaanvraag voor waren van klasse 28 af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de oppositieafdeling en wijst de oppositie af.

Ondanks de aangevoerde argumenten van verzoekster, oordeelt het Gerecht dat het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk niet zijn bewezen. Het Gerecht stelt vast dat de richtsnoeren van het OHIM geen gegronde verwachtingen kunnen hebben gewekt bij verzoekster. Het Gerecht benadrukt dat de kamer van beroep nooit heeft gesteld dat uittreksels uit gegevensbestanden van een nationale instantie niet konden dienen ter onderbouwing van een oppositie. Dat de kamer van beroep niet heeft laten weten dat zij voornemens was af te wijken van de beoordeling van de oppositieafdeling, vormt geen schending van het vertrouwensbeginsel. Verzoekster voert aan dat zij geen reden had om nieuw bewijsmateriaal aan de kamer voor te leggen, echter uit de stukken blijkt dat het OHIM heeft betoogd dat de bescherming van de merken niet voldoende bewezen was. Er is geen sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

43 In de eerste plaats volgt uit het dossier van het BHIM dat het in punt 32 hierboven beschreven document, dat verzoekster als een uittreksel uit de gegevensbestanden van het Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej heeft voorgesteld, slechts twee vermeldingen in de proceduretaal voor het BHIM, het Duits, bevat. Het gaat om de term „wörtlich” en om de woorden „Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln” (sic). Verzoekster geeft zelf in de punten 30 tot en met 32 van het verzoekschrift toe dat die vermeldingen zijn „ingevoegd” en geen integrerend deel uitmaken van het originele document, maar een vertaling van dit document zijn. Die vertaling is echter niet in een apart document ingediend. Zij beantwoordt dus hoe dan ook niet aan de in punt 24 hierboven in herinnering gebrachte vormvereisten. De kamer van beroep, die een gebonden bevoegdheid had, moest het betrokken document dan ook buiten beschouwing laten.

44 In de tweede plaats staat vast dat, anders dan het in het vorige punt ter sprake gebrachte document, het afschrift van het in punt 33 hierboven beschreven inschrijvingsbewijs, dat in het Pools is gesteld, in de proceduretaal voor het BHIM is vertaald in een apart document. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt echter dat die vertaling niet nader te kennen gaf op welke waren of diensten het oudere Poolse woordmerk betrekking had. Volgens regel 19, lid 4, juncto regel 50 van verordening nr. 2868/95 kunnen, wanneer een in een andere taal dan de proceduretaal gesteld document aan het BHIM wordt overgelegd, de gedeelten van dit document die niet in de proceduretaal zijn vertaald, niet in aanmerking worden genomen door de kamer van beroep [zie in die zin arrest Gerecht BIOMATE, punt 25 hierboven, punt 74, en arrest Gerecht van 6 november 2007, SAEME/BHIM – Racke (REVIAN’s), T‑407/05, Jurispr. blz. II‑4385, punt 40]. Gelet op de aan haar overgelegde vertaling kon de kamer van beroep dus oordelen dat voormeld afschrift van het inschrijvingsbewijs de beschermingsomvang van het door verzoekster aangevoerde merk niet bewees.

45 Uit de twee vorige punten volgt dat de kamer van beroep moest vaststellen dat een van de aan haar overgelegde documenten niet in aanmerking kon worden genomen en dat het op basis van het andere document niet mogelijk was de beschermingsomvang van het oudere merk te beoordelen. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat verzoekster die beschermingsomvang niet had bewezen.. Middel: schending regels omtrent bewijsvoering en schending gewettigd vertrouwen.76 Weliswaar was de kamer van beroep van oordeel dat het in punt 64 hierboven beschreven document niet authentiek was, maar zij heeft dit document niet enkel om die reden buiten beschouwing gelaten, zoals in punt 66 hierboven in herinnering is gebracht. Zij heeft ook vastgesteld dat dit document niet was vertaald in een apart document. Zoals uit punt 70 hierboven blijkt, volstond deze reden, waarvan geen van voormelde drie argumenten nuttig de gegrondheid kan bestrijden, ter rechtvaardiging van de beslissing om het betrokken document niet in aanmerking te nemen.

105 Bovendien komt de door verzoekster gesuggereerde uitlegging van de wenken van punt C.II.2 van deel C.1 van de richtsnoeren van het BHIM niet overeen met de informatie die het BHIM in casu aan verzoekster heeft verstrekt. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM volgt namelijk dat het BHIM bij een op 19 maart 2007 in het kader van de oppositieprocedure aan verzoekster gerichte brief ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat elke vertaling van een document dat niet in de proceduretaal was gesteld, „in de vorm van een apart document” moest worden ingediend en een weergave van de opbouw en de inhoud van het origineel moest zijn. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt ook dat verzoekster in een fax van 20 juli 2007 een „verzoek” van het BHIM van 19 maart 2007 heeft vermeld. Aangezien niet uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt dat het BHIM op 19 maart 2007 een andere dan de hiervoor bedoelde brief aan verzoekster heeft gezonden, wijst die vermelding erop dat verzoekster die brief daadwerkelijk heeft ontvangen. In die context had zij als voorzichtig en bezonnen marktdeelnemer moeten voorzien dat haar uitlegging van de richtsnoeren van het BHIM onjuist kon zijn en dat een van de instanties van het BHIM een met haar belangen strijdige maatregel kon nemen.

106 Bijgevolg kan verzoekster niet beweren dat de kamer van beroep het vertrouwensbeginsel heeft geschonden door de door haar overgelegde uittreksels uit gegevensbestanden buiten beschouwing te laten omdat de vertaling ervan niet in een apart document was ingediend.