Brief van Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor V&J, Modernisering auteurs- en naburigrecht online en doorbreken van de status quo, 7 december 2012.

In een brief van Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie, hebben zij namens het 3©-DA Platform twee elkaar aanvullende maatregelen voorgesteld [zie ook IEF 12070]:

De huidige inrichting van het auteurs- en naburig recht betreffende on-demand digitale diensten geeft feitelijk muziek- en film/tv-producenten een monopoliepositie op de digitale markt, die zij offline voor openbaarmakingen van audiowerk niet hebben. Hierdoor worden auteurs- en naburige rechten op de digitale markt zeer gefragmenteerd beheert, met als gevolg hoge drempels voor innovatie en een rem (de facto en de jure blokkade) op de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten door ondernemers.

I. Voor on-demand streaming diensten en sites die p2p-gebruik faciliteren stelt het Platform invoering van verplicht collectief beheer ("radiomodel") voor. Dit systeem geeft online ondernemers de mogelijkheid nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert rechthebbenden een eerlijke vergoeding.

II. Legaliseer daarnaast het niet-commercieel up- en downloaden (p2p-gebruik) door privé-personen middels introductie van een internetvergoeding (te betalen via het internet abonnement).

Klik hier voor uitgebreide uitleg/ uitleg van de praktijk.

Vzr. Rechtbank Almelo 22 november 2012, LJN BY5499 (Klict B.V. tegen Qlict B.V.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Kennen elkaar sinds 2006 en komen tot de conclusie dat zij niet in elkaars 'vaarwater' zaten en prima naast elkaar kunnen bestaan.

Klict houdt zich sinds 1997 onder de namen KLICT B.V., Klict en Klicteq houdt bezig met opleiding, training, advies en (bij)scholing op het gebied van ICT en automatisering, alsmede met de levering van ICT producten als computers, randapparatuur en software. Zij is houdster van het woordmerk KLICT. QLict is in 2003 opgericht en heeft onder andere als activiteiten opgenomen in het handelsregister: software consultancy; het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en communicatie in het bijzonder op het gebied van onderwijs. Door het gebruik van het teken ‘QLICT’ maakt QLict op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk op het merk ‘KLICT’.

Echter partijen kennen elkaar al sinds 2006 en zijn ook sedertdien van elkaars naam en activiteiten op de hoogte. Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden waarin partijen tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet in elkaars “vaarwater” zaten en dus prima naast elkaar konden bestaan. Nu Klict sedert 2006 geen enkele actie heeft ondernomen, moet aangenomen worden dat Klict het bestaan van QLict heeft gedoogd, zodat zij geen enkel belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover beide namen als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft dit te gelden als een element in de ICT-branche dat weinig onderscheidend vermogen heeft, nu dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. Het professionele publiek en de transparante markt maken dat er niet snel sprake zal zijn van structerele verwarring.

De voorzieningenrechter acht het van belang en aannemelijk dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.  De vorderingen worden afgewezen.

5.3.  QLict voert aan dat directe verwarring niet te duchten valt, nu beide handelsnamen zodanig visueel en auditief afwijken, dat zij geen verwarring wekken. Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Aan dit bestanddeel kan echter geen taalkundig - want beschrijvend - en evenmin door veelvuldig gebruik in de branche, onderscheidend vermogen meer worden toegekend. (...) Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover QLict evenals Klict als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft te gelden - aldus QLict - dat ook dit element in de ICT-branche weinig onderscheidend vermogen heeft, nu ook dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. De voorzieningenrechter onderschrijft die zienswijze.
Voorts is volgens QLict van belang, dat het in aanmerking te nemen publiek uit professionele partijen bestaat in een behoorlijk transparante markt. Anders dan bij het consumentenpubliek, bestaat dit publiek uit bovengemiddeld geïnformeerde marktpartijen en zal niet snel sprake zijn van structurele verwarring. Bovendien richt QLict, in tegenstelling tot Klict, zich op didactische vorming en ondersteuning van leraren in het basisonderwijs voor het gebruik van nieuwe ICT methoden en als onderdeel hiervan worden soft- en hardwareoplossingen aangeboden (educatieve programma’s, digitale schoolborden etc.). De voorzieningenrechter deelt die zienswijze.

5.6.   Klict heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en aangevoerd dat QLict gebruik maakt van de gelijknamige handelsnaam. Klict heeft echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat QLict met gebruik van het teken ‘QLICT’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Klict. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5.3. is overwogen, is onvoldoende aannemelijk dat QLict in dit geval in het kielzog vaart van Klict. QLict heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op een andere laag binnen de ICT-branche opereert en andersoortige opleidingen verzorgt dan Klict. Gelet ook op hetgeen onder 5.4. reeds is overwogen, is voorts niet aannemelijk dat Klict schade heeft geleden of in de nabije toekomst zal lijden, zodat daarmee ook het belang bij de gevorderde voorzieningen vervalt. In dat kader acht de voorzieningenrechter van belang dat aannemelijk is dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.

Op andere blogs:
DomJur (Klict B.V. – Qlict B.V.)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2012, zaaknr. 429613 / KG 12-1165 (Delaval Holding AB tegen Boumatic Robotics)

Uitspraak ingezonden door John Allen, Paul van Dongen en Chantal de Waal, NautaDutilh N.V..

Octrooirecht. Niet-inventief. Procesrecht. Bevoegdheid. DeLaval is actief op het gebied van inrichtingen voor (melk)veehouderij. Zij is in het bezit van octrooi EP1089614 voor een rek voor het vasthouden van speenkommen). Boumatic ontwikkeld, vervaardigt en verhandeld melkmachines, waaronder ook een melkinrichting die plaats biedt aan twee koeien.

DeLaval vordert een provisioneel verbod en een gelijk (maar niet-provisioneel) verbod op inbreuk op het octrooi en de parallelle octrooien totdat in een bodemprocedure door de Nederlandse rechter onherroepelijk anders is beslist, of totdat door de buitenlandse rechter is beslist over de geldigheid van het ingeroepen recht.

Boumatic heeft onder meer gesteld dat het octrooi niet inventief is ten opzichte van WO 001 in combinatie met WO 396 en dat is naar voorlopig oordeel juist. In WO 001 is bijzondere aandacht besteed aan het schoonmaken en -houden van de inrichting. WO 396 voorziet in een reinigingsorgaan en een toevoerorgaan voor reinigingsfluïdum die vanuit een stand niet onder de te reinigen speenkom bewegen. Dat het reinigingsorgaan van WO 396 niet van boven de speenkommen maar van opzij beweegt naar een positie onder de speenkommen, doet naar voorlopig oordeel niet ter zake.

Er bestaat een serieuze niet te verwaarlozen kans dat door het gebrek aan inventiviteit van het octrooi dat de conclusies uit het octrooi en uit de parallelle octrooien nietig zullen worden geoordeeld.

Tot slot volgt onder verwijzing naar HvJ EU Van Uden - Deco-Line en Solvay Honeywell een onbevoegdheidsverklaring om kennis te nemen van de al dan niet provisionele vordering tot het gelasten van voorlopige maatregelen voor zover deze werking zou moeten hebben buiten Nederland.

4.10. De gemiddelde vakman was op de prioriteitsdatum bekend met verschillende reinigingsinrichtingen voor (geautomatiseerde) melkinrichtingen, waaronder die geopenbaard in WO 396. Een reinigingsinrichting volgens WO 396 heeft naar voorlopig oordeel alle ontbrekende kenmerken van conclusie 1 (en van de eveneens door DeLaval ingeroepen conclusie 4, die ziet op de zwenkbaarheid van het reinigingsorgaan). Een inrichting volgens WO 396 is immers voorzien van een reinigingsorgaan en een toevoerorgaan voor reinigingsfluïdum, die vanuit een stand niet onder de te reinigen speenkom bewegen naar een stand in hoofdzaak verticaal onder die speenkom (zie vooral figuur 4). Voor zover WO 396 geen middelen openbaart om de reinigingsinrichting niet handmatig, maar automatisch onder de speenkommen te draaien kan in toevoeging van dat kenmerk naar voorlopig oordeel geen inventiviteit gelegen zijn omdat, zoals Boumatic terecht heeft aangevoerd, de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis begrijpt dat hij die beweging kan mechaniseren.

4.11. Dat het reinigingsorgaan van WO 396 niet van boven de speenkommen maar van opzij beweegt naar een positie onder de speenkommen, doet, anders dan DeLaval heeft betoogd, naar voorlopig oordeel niet ter zake. De voorgeschreven beweging dient er toe het reinigingsorgaan op zijn plaats te brengen vanuit een positie waarin het geen belemmering vormt voor andere bewegingen voor, tijdens en na het melkproces. Voorshands is niet in te zien waarom het reinigingsorgaan voorafgaand aan de reinigingshandelingen juist boven de speenkommen zou moeten zijn geplaatst en niet ernaast. Een uitleg van conclusie 1 in die zin wordt voorshands niet gevolgd.4.11. De voorgeschreven beweging dient ertoe het reinigingsorgaan op zijn plaats te brengen vanuit een positie waarin het geen belemmering vormt voor andere bewegingen voor, tijdens en na het melkproces. Voorshand is niet in te zien waarom het reinigingsorgaan voorafgaand aan de reinigingshandelingen juist boven de speenkommen zou moeten zijn geplaatst en niet ernaast. Een uitleg van conclusie 1 in die zin wordt voorshands niet gevolgd.

4.13. Conclusie 1 (evenals conclusies 4 en 7) van EP 614 ziet echter niet uitsluitend op inrichtingen voor reiniging van de speenkommen na iedere melkbeurt, maar op inrichtingen waarmee zowel de speenkommen als de gehele melkinrichting kunnen worden gereinigd en ongeacht de frequentie of intensiteit van de reiniging. (...) Bovendien is niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman zich bij het zoeken van een oplossing voor het objectieve technische probleem zou beperken tot uitsluitend inrichtingen voor het reinigen van speenkommen na iedere melkbeurt.

4.14. Op grond van wat hiervoor is overwogen is voorshands aannemelijk dat de gemiddelde vakman zonder inventiviteit de inrichting bekend uit WO 001 zal voorzien van een reinigingsinrichting volgens WO 396 en aldus tot de inrichting en de werkwijze zal komen die in de ingeroepen conclusies 1, 4 (in combinatie met conclusie 1) en 7 van EP 614 is geoctrooieerd.

Op andere blogs:
Deterink (De vereiste reële band voor toepassin artikel 31 EEX-Vo)

HR 7 december 2012, LJN BX9027 (Ragasco AS tegen Kompozit-Praha S.R.O. en Iesberts' Handelsmaatschappij)

In navolging van IEF 9597, het tussenarrest (IEF 6167) en het eerste vonnis (IEF 1196). Hieruit volgt dat het octrooi EP0958473 niet nieuw is, dan wel inventiviteit ontbreekt en bij arrest niet anders wordt geoordeeld. In cassatie wordt opgekomen tegen de nietigverklaring van een octrooi voor draagbare drukcontainers voor vloeistoffen.

Conform art 81 lid 1 RO wordt het beroep verworpen zonder nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsverklaring. Verweerders hebben aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

De aldus afgewezen middelen (zie de concluse A-G) betreffen 1) een vraag van appelprocesrecht, 2) een motiveringskwestie inzake de schokabsorberende eigenschappen van het omhulsel, 3) een kwestie dat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden omdat geen van de partijen had aangevoerd dat een aangehaalde passage wezenlijk is voor de gelding van het octrooi en 4) de vereiste van inventiviteit.

Uit de conlusie A-G:

2.15 (...) In het voetspoor van de rechtbank heeft het hof zich niet beperkt tot een toetsing van hetgeen de gemiddelde vakman had kunnen doen, maar zich gericht op beantwoording van de vraag wat "voor de hand" lag; m.a.w. op hetgeen de gemiddelde vakman zou hebben gedaan met kennis van de stand van de techniek op de peildatum maar zonder kennis van het geoctrooieerde voortbrengsel. .

HR 7 december 2012, LJN BX9018 (H&M tegen G-Star International)

Uitspraak ingezonden door Moïra Truijens en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap.

Procesrecht. Bevoegdheid. Aanbieden via website. In navolging van IEF 8120 (Vzr. Dordrecht) en IEF 9564 (Hof Den Haag).

In't kort: De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een misslag in het bodemvonnis van de rechtbank Dordrecht. Op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal  bevoegd op grond van art. 5 lid 3 EEX, omdat de kleding via de website wordt aangeboden en dus is te verkrijgen op de Nederlandse markt.

Onder verwijzing naar HvJ EU Wintersteiger (IEF 11205) onder 3.3.2:

Er bestaat geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een - evenals een merkrecht territoriaal begrensd - auteursrecht, zoals in dit geval. Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn (naar bij pleidooi namens H&M aan het hof is medegedeeld) en die website mede is gericht op de Nederlandse markt, al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vorderingen tegen H&M AB.

Lees het afschrift van het arrest nr. 11-03520. en LJN BX9018.

3.3.1 Middel I keert zich tegen rov. 9 en 10, waarin het hof heeft geoordeeld dat het zich, als kortgedingrechter, met betrekking tot de vraag naar zijn internationale rechtsmacht ter zake van de vorderingen tegen H&M AB had te richten naar hetgeen de rechtbank Dordrecht intussen in het in de bodemprocedure opgeworpen bevoegdheids-incident dienaangaande heeft beslist, te weten dat haar rechtsmacht toekomt ingevolge art. 5 lid 3 EEX-Vo (rov. 9), en dat zich in dit geval geen omstandigheid voordoet die een uitzondering op dat beginsel rechtvaardigt, nu van een klaarblijkelijke misslag geen sprake is en zich geen wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan (rov. 10). Het voegde daaraan toe:
"Het hof deelt overigens het oordeel van de rechtbank (in r.o. 5.4) over de rechtsmacht op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, in welk verband het hof overweegt dat namens H&M c.s. tijdens pleidooi desgevraagd is meegedeeld dat het de bedoeling is dat alle in de H&M winkels aangeboden kleding ook via de website te verkrijgen is, althans in de toekomst zal zijn."

3.3.2 Het middel bestrijdt het oordeel van het hof dat geen sprake is van een misslag in het bodemvonnis van de rechtbank, en, zo begrijpt de Hoge Raad, betoogt naar de kern dat het hof heeft miskend dat art. 5 lid 3 EEX-Vo ook de relatief bevoegde rechter aanwijst, terwijl H&M c.s. hebben aangevoerd dat in het arrondissement Dordrecht noch door H&M BV, noch door H&M AB verkopen van de Elwood-broek zijn verricht en zich aldaar dus geen schadebrengend feit heeft voorgedaan. Geklaagd wordt voorts dat het oordeel van het hof onverenigbaar is met zijn vaststelling (in rov. 24) "dat de onderhavige H&M Jeans (nog) niet via de website te koop zijn aangeboden", hetgeen, aldus het hof, bij de rechtbank ten tijde van haar vonnis in de bodemprocedure bekend mag worden verondersteld.
Het middel mist doel. De beslissing van het hof berust op twee gronden die haar ieder zelfstandig kunnen dragen, te weten op het oordeel van de bodemrechter, alsmede op de hiervoor aan het slot van 3.3.1 geciteerde overweging. Voor zover het middel ook over laatstbedoeld oordeel klaagt, faalt het. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat als "plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan" als bedoeld in art. 5 lid 3 EEX-Vo mede is te verstaan de plaats waar de schade is ingetreden (het "Erfolgsort"), terwijl art. 5 lid 3 EEX-Vo met betrekking tot een inbreuk op een merkrecht aldus heeft uitgelegd: "dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden top-niveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd." (HvJEU 19 april 2012, C-523/10, NJ 2012/403 (Wintersteiger)

Er bestaat geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een - evenals een merkrecht territoriaal begrensd - auteursrecht, zoals in dit geval.
Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, (zie hiervoor in 3.1 onder iii), alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn (naar bij pleidooi namens H&M aan het hof is medegedeeld) en die website mede is gericht op de Nederlandse markt (rov. 9, in cassatie niet bestreden), al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vorderingen tegen H&M AB.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Nederlandse rechter heeft rechtsmacht bij grensoverschrijdende inbreuk op Nederlands auteursrecht)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) lage mate van overeenstemming, is geen algehele afwezigheid van overeenstemming
B) "dominant deel" Quadratini (in LOACKER QUADRATINI) en Quadratum zijn niet gelijk

Gerecht EU 5 december 2012, zaak T-143/11 (Consorzio vino Chianti Classico / OHMI - FFR (F.F.R.))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van diverse nationale (collectieve) beeldmerken in kleur (en in zwart-wit) die een haan in een cirkel weergeven en onder meer de woordelementen „CHIANTI CLASSICO” bevatten voor waren van klasse 33, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 43/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 januari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in kleur dat een embleem met de tekening van een haan en de letters „F.F.R.” weergeeft voor waren van klasse 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. De beslissing van de Kamer van Beroep van het OHIM wordt vernietigd, er is dan wel weinig gelijkenis tussen de tekens. De kamer van beroep had echter niet tot een afwijzing kunnen komen, omdat de tekens geheel niet gelijk zouden zijn zonder de overige vereisten voor de toepassing van artikel 8(5) Regulation 207/2009 te onderzoeken. Ook op de MARQUES-blog.

67. However, it is apparent from paragraphs 27 to 52 above that the marks have a low degree of similarity.
68. Consequently, the Board of Appeal erred in rejecting the ground of opposition based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009 for the reason that the marks were not at all similar, without examining the other conditions governing the applicability of that provision.
69. It follows that the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected the ground of opposition based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009. (...)
71. In the present case, since the Board of Appeal rejected the ground of opposition relating to Article 8(5) of Regulation No 207/2009 on the ground that the signs were not similar, without examining the other conditions governing the applicability of that provision, it is not for the Court, in the present case, to carry out that examination.
72. Consequently, the applicant’s application for alteration must be dismissed.

Gerecht EU 7 december 2012, zaak T-42/09 (A. Loacker / OHMI - Editrice Quadratum (QUADRATUM))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „LOACKER QUADRATINI” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 34/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 oktober 2008 houdende toewijzing van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „QUADRATUM” in te schrijven voor waren van klasse 30 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. Het beroep wordt afgewezen, mede omdat het dominerende bestanddeel QUADRATINI (onderdeel van het hele woordmerk LOACKER QUADRATINI) niet gelijk is aan QUADRATUM. Ook op MARQUES-blog.

54      En ce qui concerne l’argument de la requérante, invoqué dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et qui a été évoqué lors de l’audience, tiré du fait que l’élément « quadratini » disposerait d’une position distinctive autonome dans la marque antérieure qui amènerait le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement, à supposer qu’il soit recevable, doit, lui aussi, être rejeté.

55      En l’espèce, même si on considérait que l’élément « quadratini », sans pour autant constituer l’élément dominant de la marque antérieure, a une position distinctive autonome dans cette marque, la requérante reste en défaut de démontrer la similitude entre les signes LOACKER QUADRATINI et QUADRATUM (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C‑57/08 P, non publié au Recueil, points 51 à 54).

56      En effet, selon le principe d’interdépendance rappelé en particulier aux points 17 et 52 ci-dessus, une des conditions cumulatives qui doivent être réunies pour établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 est la similitude ou l’identité des signes.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 december 2012, LJN BZ0554 (Hearst Magazines Netherlands tegen Bouwhuis)

Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdingk Thijm, SOLV.

Executievonnis. Gewraakt (onrechtmatig) artikel drie jaar niet opvraagbaar geweest. Technische fout. Relatief korte duur. Beperkte kring van personen. Van een (journalistiek) medium kan niet worden verlangd dat zij gepubliceerde artikelen - ook al zijn die door een rechter onrechtmatig bevonden - voor altijd uit haar archieven wist.

Quote is in een kort geding uit 2009 bevolen tot het gestaakt houden van de publicatie met twee titels "Hans Wiegel betrokken bij vastgoedfraude van Bouwstate" en "Hans Wiegel betrokken bij dubieuze praktijken Bouwstate". Tevens is rectificatie op quotenet.nl bevolen. Nu blijkt in november 2012 dat na het invoeren van zoektermen "Johan Bouwhuis" of "Wiegel" op de site dat het artikel "Update: Hans Wiegel betrokken bij dubieuze praktijken Bouwstate" verschijnt.

Recentelijk is opnieuw aandacht besteed aan Bouwhuis, vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het aantal opvragingen van het artikel op 20, 21, 22 en 23 november is respectievelijk 9, 37, 2 en 7 keer. Dat het (oude) artikel tijdelijk opvraagbaar is geweest, komt door een technische fout. Op 4 november 2012 heeft Quote haar nieuwe website gelanceerd en de oude artikelen zijn vervolgens in delen overgezet naar het archief, een instelling bij het gewraakte artikel is verloren gegaan. Op die dag heeft de zoekmachine Google het in haar cache opgeslagen.

Als van een artikel (op eenvoudige wijze) kennis genomen kan worden, zijn er dwangsommen verbeurd. Echter van een (journalistiek) medium kan niet worden verlangd dat zij artikelen voor altijd uit haar archieven wist, waardoor die artikelen ook niet meer voor intern gebruik toegankelijk zouden zijn. Het door de voorzieningenrechter gehanteerde uitgangspunt dat sprake is geweest van een technische fout, waardoor het artikel korte tijd weer opvraagbaar is geweest, leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van enig bewust of actief handelen van Quote gericht op het overtreden van het bevel uit het vonnis. Bij het lanceren van haar nieuwe website heeft Quote niet moeten controleren of het artikel weer opvraagbaar was. Voor een dergelijke controle bestond, zeker drie jaar na dato, voor Quote geen aanleiding. Er zijn in dit geval geen dwangsommen verbeurd.

In interessante overweging:

4.6. Vervolgens zal worden beoordeeld (...) of Quote met de handelingen die zij al dan niet heeft verricht ter uitvoering van het vonnis van 5 november 2009 dwangsommen heeft verbeurd. Bij deze beoordeling is het van belang dat Quote aanvankelijk (in november 2009) te goeder trouw uitvoering heeft gegeven aan het vonnis. Het artikel is vervolgens drie jaar niet opvraagbaar geweest via de website van Quote. Voorshands heeft Quote voldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel in november 2012 enige tijd opvraagbaar is geweest als gevolg van een technische fout. Bovendien is aannemelijk dat die opvraagbaarheid van relatief korte duur is geweest en dat het aantal opvragingen beperkt is gebleven (en grotendeels in de kring van personen rondom Bouwhuis heeft plaatsgevonden). (...) Bouwhuis heeft aangevoerd dat het nog maar de vraag is of in dit geval sprake is geweest van een technische fout en gesuggereerd dat de opvraagbaarheid van het artikel in november 2012 samenhing met de hernieuwde aandacht van Quote voor zijn persoon, maar hij slaagt er niet in dit voldoende aannemelijk te maken. Ook heeft hij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel al op 29 oktober 2912 opvraagbaar was en dat er dus geen verband kan bestaan tussen de opvraagbaarheid van het artikel en het lanceren van de nieuwe website van Quote op 4 november 2012. Uit het proces-verbaal van constatering van 21 november 2012 blijkt immers niet dat het artikel op 29 oktober 2012 reeds opvraagbaar was en Bouwhuis heeft ter zetting verklaard dat hij zelf pas op 20 november 2012 heeft ontdekt dat het artikel opvraagbaar was. (...) Het door de voorzieningenrechter gehanteerde uitgangspunt dat sprake is geweest van een technische fout, waardoor het artikel korte tijd weer opvraagbaar is geweest, leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van enig bewust of actief handelen van (medewerkers van) Quote dat erop was gericht het bevel zoals opgenomen in het vonnis van 5 november 2009 te overtreden. Quote heeft dan ook redelijkerwijs voldoende inspanning en zorgvuldigheid betracht om dit vonnis na te komen. Onjuist is het standpunt van Bouwhuis dat Quote het desbetreffende artikel had moeten wissen van haar server en dat zij hoe dan ook, door dit na te laten, onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Van een (journalistiek) medium als Quote kan niet worden verlangd dat zij in het verleden gepubliceerde artikelen - ook al zijn die door een rechter onrechtmatig bevonden - voor altijd uit haar archieven wist, waar die artikelen ook niet meer voor intern gebruik toegankelijk zouden zijn. Eveneens onjuist is het standpunt van Bouwhuis dat Quote bij het lanceren van haar nieuwe website had moeten controleren of het gewraakte artikel niet weer opvraagbaar was. Voor een dergelijke controle bestond, zeker drie jaar na dato, voor Quote geen aanleiding.

Lees de uitspraak zaaknr. 530886 / KG ZA 12-1618 SP/MV, LJN BZ0554.

Op andere blogs:
MediaReport (Quote verbeurt geen miljoen euro aan dwangsommen)

Holiday Inn te Amsterdam, donderdag 13 december van 12.00 tot 15.15 uur.

Op donderdag 13 december a.s. van 12.00 - 15.15 organiseert deLex, uitgever van o.a. IE-Forum.nl, de jaarlijkse octrooirechtjurisprudentielunch in hotel Holiday Inn, nabij Station Amsterdam RAI. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee ervaren praktijkjuristen, Simon Dack en Bart van den Broek, een selectie van belangrijke octrooirechtjurisprudentie van het afgelopen jaar, en enkele procesrechtelijke aspecten, de revue laten passeren. In slechts 3 uur bent u volledig op de hoogte van de actuele octrooirechtontwikkelingen in de rechtspraak.

Met o.a. de volgende uitspraken:
IEF 11039 Rechtbank ’s-Gravenhage Samsung/Apple
IEF 11363 Hoge Raad AGA/Occlutech
IEF 11908 Rechtsbank ’s-Gravenhage Georgetown en
IEF 11757 Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage Sanofi/Teva.
Zie meer in het IE-Forum overzicht HvJ EU octrooirechtpraktijk.

Kosten 
Deelname per persoon € 325 (excl. BTW).
Sponsors betalen slechts € 285 (excl. BTW).
Rechterlijke macht/wetenschappers (full time) € 95 (excl. BTW).

Hier aanmelden

Hof van Beroep te Brussel 28 november 2012, 2012/AR/470 (Mbutu Mondondo en C.R.A.N. tegen Moulinsart en Uitgeverij Casterman)

Uitspraak ingezonden door Alain Berenboom, l'association d'avocats Berenboom e.a. Met samenvatting van Bart Van den Brande, Sirius Legal.

Uitgevers. Strafrecht. Onrechtmatige publicatie. Het Brusselse Hof van Beroep deed afgelopen week uitspraak in een stakingsvordering ingesteld door de heer Bienvenu Mbutu Monondo en het CRAN, een vereniging van Afrikaanse belangenverenigingen tegen enerzijds de nv Moulinsart, die de rechten op de nalatenschap van Kuifje-tekenaar Hergé beheert en de vaste uitgever van de Kuifjestrips Casterman.

De inzet van het geschil is de vraag of de strip Kuifje in Congo (Tintin au Congo), die Hergé schreef in 1930 al dan niet strijdig is met de anti-racismewet van 30 juli 1981. In dat geval kan de voorzitter van de rechtbank het bevel opleggen om elke verdere exploitatie van een werk onmiddellijk te staken.

De eisers meenden dat Kuifje in Congo blijk zou geven van racisme. Afrikanen worden stereotiep voorgesteld in de strip. Ze hebben allemaal dikke lippen, spreken grappig Frans en dragen strooien rokjes. Ze zijn zonder uitzondering dom, agressief en wantrouwig. Op basis hiervan besluiten de eisers dat Hergé een inbreuk beging op de anti-racismewet en eisen ze een verbod op de verdere verspreiding van de strip onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per inbreuk. Minstens wilden ze een waarschuwing op of in elke nog te verkopen strip om lezers te wijzen op het racistische karakter van de strip, evenzeer onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro.

Moulinsart en Casterman van hun kant wezen, terecht, zei het op het eerste zicht niet expliciet, op de non-retroactiviteit van de strafwet. Dit basisprincipe van het strafrecht verhindert dat bepaalde handelingen met terugwerkende kracht strafbaar kunnen worden. Hergé kan dus onmogelijk op basis van een wet uit 1981 schuldig zijn aan het aanzetten tot racisme in een stripverhaal dat hij in 1930 schreef.

Bovendien vereist een inbreuk op de antiracismewet een kwaad opzet in hoofde van de dader: hij moet de bedoeling hebben om aan te zetten tot racisme of rassenhaat met de teksten of afbeeldingen die hij maakt. In het geval van Hergé is dat absoluut niet het geval, volgens het Hof van Beroep. Het Hof verwijst daarbij naar uitspraken van Hergé zelf, die vele jaren na het schrijven van Kuifje in Congo aangaf zelf nooit in Congo te zijn geweest. Zijn ganse strip is gebaseerd op foto’s en op wat hij zag tijdens een bezoek aan het Afrikamuseum in Tervuren, bij Brussel. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij achteraf gezien heel wat dingen anders zou geschreven of getekend hebben en in elk geval roept de inhoud van de strip geenszins op tot haat tegen Afrikanen.

In tegenstelling tot wat de eisende partijen willen aanvoeren, moet een en ander volgens het Hof in zijn tijdsgeest bekeken worden en kan men niet door de bril van de huidige multiculturele maatschappij kijken naar de woorden die iemand 80 jaar geleden op papier zette. Het Hof zegt daarbij terecht dat in dat geval ook heel wat werken van bijvoorbeeld Voltaire verboden moeten worden omwille van hun mogelijks antisemitische inhoud.

De vordering wordt dus afgewezen, bij gebrek aan het voorhanden zijn van een inbreuk op de antiracismewetgeving. De tegenvordering in schadevergoeding wordt eveneens afgewezen, nu de stakingsrechter niet bevoegd is om schadevergoedingen toe te kennen.

C. Shannon en E.J.V.T. van den Broek, 'Effectieven handhaving van IE-rechten en de rol van de douane' in De Bedrijfsjurist november 2012, nr. 5, p. 8-9.

Een bijdrage ingezonden door Carreen Shannon en Gie van den Broek, Deterink.

Bescherming van intellectuele eigendom is voor veel bedrijven als de bescherming van de kroonjuwelen. Door een bedrijf ontwikkelde productnamen, logo's en designs, aanwezige innovaties en kennis vormen immers veelal de spil van het bedrijf. (...) In dit artikel gaan we in op de handhaving van deze intellectuele eigendomsrechten. Daarbij zoomen we in op de rol van de Douane, alsmede het probleem van de namaakgoederen aangetroffen in transit. We sluiten af met enkele Tips & Tricks.

Laat de Douane uw fort bewaken
(...) In toenemen de mate maken bedrijven gebruik van de mogelijkheid van toezicht door de Douane, door middel van het indienen van een artikel 5 verzoek op grond van Verordening 1383/2003 (hierna: de Douaneverordening). met een dergelijk verzoek vraagt de houder van een IE recht de Douane om op te treden tegen door haar aangetroffen goederen die vermoedelijk inbreuk maken. Dat optreden houdt meer specifiek in dat de Douane de vrijgave van die goederen opschort of ze vasthoudt, en de houder van het IE recht daarover informeert. De houder van het IE recht heeft vervolgens een bepaalde termijn om na te gaan of het ook daadwerkelijk om inbreukmakende goederen gaat en civielrechtelijk optreden houdt doorgaans in dat in eerste instantie een brief wordt verstuurd naar de geadresseerde en de houder van de goederen met het verzoek vrijwillig akkoord te gaan met vernietiging van de goederen, waarna bij geen gehoor een inbreukprocedure voor de rechter wordt gestart. (...)

Tips & Tricks

• Zorg naast de bescherming van uw intellectuele eigendom in afzetlanden, ook voor deugdelijke bescherming in productielanden (waaronder China).
• Dien een zo volledig en specifiek mogelijk gedocumenteerd artikel 5 verzoek in bij de Douane, met aanwijzing van alle Lidstaten waar u binnenkomst van inbreukmakende goederen verwacht, en zorg dat dit verzoek minstens een keer per jaar wordt geactualiseerd.
• Overweeg gebruik van de IPM module ontwikkeld door de World Customs Organisation om de douaneautoriteiten binnen en buiten de EU makkelijker te maken inbreukmakende goederen te identificeren.
• Vraag de Douane ten aanzien van verdachte transitgoederen die vanwege het ontbreken van een vermoeden van inbreuken in de EU niet kunnen worden tegengehouden, de douaneautoriteit van het land van bestemming te tippen over de aankomst van de verdachte zending. Dit zal de Douane overigens alleen doen indien met het land van bestemming een uitwisselingsverdrag voor dit soort informatie bestaat.
• Treedt kordaat op tegen handelaren in producten die inbreuk maken op uw IE rechten en deins niet terug voor een rechtszaak na een deugdelijk onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.
• Schaam u niet voor het feit dat uw merk of product wordt nagemaakt; dat is de keerzijde van uw succes. Communiceer via uw website over namaak en stimuleer daarbij dat consumenten aangetroffen namaak bij u melden.
• Het komt regelmatig voor dat het 'lek' bij de fabrikant van de authentieke producten zit. Zorg voor sluitende contracten met uw fabrikanten en leg daarbij vast dat u onaangekondigd controles mag uitvoeren bij de productie- en opslagfaciliteiten.