Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2012, rolnr. 523771/ KG ZA 12-1133 HJ/BB (Harlequins Interactive tegen Bell Curve)

Uitspraak ingezonden door Dieuwke Levinson-Arps, LA-Law.NL.

Auteursrecht. Gezamenlijk auteursrecht software. Einde opdracht. De broncode is echter geen doel op zich maar een tussenstap om tot het computerprogramma te komen en na compilatie van de broncode is één geheel ontstaan.

Eiser houdt zich bezig met het verrichten van multimediawerkzaamheden. Gedaagde [Bell Curve] is programmeur en heeft in de periode december 2011 tot en met februari 2012 voor dan wel samen met [eiser] aan opdrachten voor derden gewerkt, waaronder het zogenoemde CloudOrderBook-project. De opdracht omvatte het bouwen van een mobiele applicatie voor de iPad en Android tablet, een backend App website-onderdeel en de website van CloudOrderBook waarop de producten en diensten van CloudOrderBook worden gepresenteerd. De samenwerking is beëindigd en Bell Curve is als ZZP'er verder gegaan met de ontwikkeling van de applicatie. Bij [eiser] is de opdracht ingetrokken met een schikking met een geldbedrag, waarvan Bell Curve slechts een voorschotbedrag van heeft ontvangen.

[Eiser] stelt dat gedaagde inbreuk maakt op zijn auteursrechten op de App, doordat [Bell Curve] zonder toestemming van [eiser] de broncode van de App aan CloudOrderBook ter beschikking zou hebben gesteld en vervolgens heeft meegewerkt aan de verdere ontwikkeling daarvan, maar ziet zijn vorderingen afgewezen. Uit de bereikte schikking is geen overdracht van het auteursrecht op te maken.

Na compilatie van de broncode is één geheel ontstaan, waarin in ieder geval voor derden niet meer aanwijsbaar is welke auteur welk deel van het programma heeft geschreven. Voorshands is dan ook een gezamenlijk auteursrecht het meest waarschijnlijk. De vorderingen (auteursrecht / onrechtmatige daad) worden afgewezen. In reconventie wordt een voorschot of de vergoeding voor de door [Bell Curve] verrichte werkzaamheden gegeven.

In reconventie wordt [Bell Curve] een voorschot op een vergoeding toegekend voor de in het kader van de samenwerking door hem verrichtte arbeidsprestatie, “nu het niet tot de oprichting van een gezamenlijk bedrijf is gekomen en de beloning voor de arbeidsprestatie van [eiser] en [Bell Curve] gezamenlijk geheel bij [eiser] terecht is gekomen”, en wel naar de mate waarin ieder tot het programma heeft bijgedragen, waarbij door de Vrz. wordt uitgegaan van het gemiddelde van de door partijen ter zitting genoemde bijdrage, te weten 65% [Bell Curve], 35% [eiser]. Er wordt als voorschot op deze vergoeding een schatting gemaakt van € 2.800,=.

5.2. (…) Uit de aard van het werk, te weten een computerprogramma, volgt dat de bijdragen van de auteurs niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Weliswaar zou wellicht op broncodeniveau kunnen worden uitgemaakt wie welke code geschreven heeft. De broncode is echter geen doel op zich maar een tussenstap om tot het computerprogramma te komen en na compilatie van de broncode is één geheel ontstaan, waarin in ieder geval voor derden niet meer aanwijsbaar is welke auteur welk deel van het programma heeft geschreven. Voorshands is dan ook een gezamenlijk auteursrecht het meest waarschijnlijk.

5.3. (…) Als er veronderstellendewijs vanuit gegaan zou worden dat CloudOrderBook het auteursrecht niet overgedragen heeft gekregen zou dat betekenen dat dit nog bij [eiser] en [Bell Curve] tezamen is blijven rusten.

5.4. Of het CloudOrderBook vrijstond de applicatie zoals deze door [eiser] en [Bell Curve] was ontwikkeld verder te ontwikkelen zal afhangen van de vraag of haar het auteursrecht is overgedragen in het kader van de schikking. De werkzaamheden die [Bell Curve] in dat kader heeft verricht vormen naar het voorlopig oordeel van de Vrz. geen zelfstandige auteursrechtinbreuk, omdat deze noch als verveelvoudiging noch als openbaarmaking kunnen worden gezien.

Holiday Inn, Amsterdam, donderdag 18 oktober van 12.00 tot 15.15 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen drie sprekers, Polo van der Putt, Walter van Holst en Wouter Seinen, belangrijke jurisprudentie en actualiteiten de revue laten passeren.

Aan bod komen de toepassing van het HvJ EU-arrest UsedSoft [IEF 11521, commentaren onderaan], relevante ontwikkelingen in de IT-aanbestedingsjurisprudentie, de stand van zaken in de praktijk, best practices en wet- en regelgeving in het aanbestedingsrecht en privacy, waaronder de cookiewet.

In 3 uur bent u volledig op de hoogte over de actuele ontwikkelingen in de IT-rechtspraak en IT-aanbestedingsrecht.

Kosten
Deelname € 325,- per persoon (excl. BTW).
Sponsors van onze communities betalen €285 (excl. BTW)

Hier aanmelden

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A. Een merkaanvraag waarbij een klasse (inmiddels) is aanvaard (Tequila matador)
B. Een co-existentie die een merk niet afzwakt (CLEAR FOCUS vs FOCUS)

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-584/10 (Yilmaz tegen OHMI - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „MATADOR” voor waren van klasse 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1162/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 oktober 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO” in te schrijven voor waren van de klassen 32 en 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Op het beroep behoeft niet te worden beslist voor zover het strekt tot nietigverklaring van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009‑2), aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard. Het beroep wordt aldus verworpen. Ook op IPKat.

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-204/10 (Lancôme / OHMI - Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „COLOR FOCUS” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 238/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dit merk, ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FOCUS” voor waren van klasse 3. Het beroep wordt afgewezen, niet is bewezen dat de co-existentie van de merken het onderscheidend vermogen van FOCUS heeft afgezwakt.

50      However, since it shows only that those marks are registered, that table, the only evidence in support of the applicant’s claim, does not constitute evidence of the use of those marks, as the applicant admitted before the Board of Appeal and in the present action, at paragraph 24 of the application, and as the Board of Appeal rightly found at paragraph 20 of the contested decision. Furthermore, that table does not show their coexistence on the market or that there is no likelihood of confusion between those marks.

51      In those circumstances, the view must be taken that the applicant did not show that, in accordance with the case-law cited at paragraph 46 above, the marks at issue coexisted on the market without a likelihood of confusion between them or, furthermore, that such a coexistence weakened the distinctive character of the mark FOCUS.

52      Therefore, the Board of Appeal’s assessment relating to the distinctive character of the earlier mark FOCUS must be upheld.

Hoge Raad 5 oktober 2012, LJN BW9230 (ENDEMOL NEDERLAND B.V., SBS BROADCASTING B.V., Peter R. DE Vries tegen verweerder)

In navolging van IEF 9453. Mediarecht, vrijheid van meningsuiting, persoonlijke levensfeer, portretrecht.

Verweerder is overgeplaatst naar een tbs-kliniek. In het televisieprogramma Peter R. de Vries, zijn er door een jeugdvriend van verweerder heimelijk opnamen zijn gemaakt tijdens bezoeken in de tbs-kliniek waarin verweerder op dat moment verbleef. De advocaat van verweerder heeft Endemol en SBS gesommeerd het heimelijk van verweerder gemaakte beeldmateriaal af te geven en de beoogde televisie-uitzendingen te annuleren. Endemol en SBS hebben geweigerd aan deze sommatie gevolg te geven. De Hoge Raad oordeelt dat de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van meningsuiting.  Er komt een verbod op de uitzending.

In een deelvonnis heeft de voorzieningenrechter, gelet op een aantal door Endemol en SBS ter terechtzitting gedane toezeggingen, de gevraagde voorzieningen geweigerd voor zover deze erop waren gericht aan laatstgenoemden te verbieden de voorgenomen uitzending van 4 april 2010 doorgang te doen vinden.

In haar later uitgesproken eindvonnis heeft de voorzieningenrechter, voor zover in cassatie nog van belang, Endemol en SBS verboden zonder voorafgaande toestemming van [verweerder] (enig deel van) de opnamen uit te zenden of anderszins te openbaren. Zeer kort samengevat overwoog de voorzieningenrechter daartoe dat de hiervoor in 3.2.1 vermelde zwaarwegende belangen van partijen tegen elkaar moeten worden afgewogen met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. In dit licht kan enerzijds Endemol en SBS niet het recht worden ontzegd de uitlatingen die [verweerder] heeft gedaan en die zijn te horen op de heimelijk gemaakte opnamen, letterlijk te citeren, maar bestaat anderzijds voldoende aanleiding de door [verweerder] gevraagde voorziening, gericht op een verbod tot het uitzenden van de opnamen zelf, toe te wijzen. Aan dit verbod werd een dwangsom verbonden van € 15.000,-- per overtreding.

3.2.5.2 Bij een botsing tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, moet het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het concrete geval zwaarder weegt, worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden van het geval. Daarbij komt aan de positie van de pers bijzondere betekenis toe gelet op enerzijds de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van publieke waakhond te spelen, en anderzijds gelet op het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Bij genoemde afweging geldt niet als uitgangspunt dat voorrang toekomt aan het door

art. 7 Gw en art. 10 EVRM gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting. Voor de door art. 8 EVRM beschermde rechten geldt hetzelfde. De toetsing dient in één keer te geschieden waarbij het oordeel dat een van beide rechten, gelet op alle terzake dienende omstandigheden, zwaarder weegt dan het andere recht, meebrengt dat de inbreuk op het andere recht voldoet aan de noodzakelijkheidstoets van art. 10 lid 2 EVRM, dan wel art. 8 lid 2 EVRM. Indien gebruik wordt gemaakt van herkenbare beelden is in het kader van deze afweging niet van belang of, naast de schending van de persoonlijke levenssfeer, tevens schending van het portretrecht aan de vordering ten grondslag wordt gelegd (rov. 3.1).

3.4 Ook voor zover de onderdelen I en II aanvoeren dat het hof ten onrechte niet afzonderlijk heeft onderzocht of de onderhavige beperking van de uitingsvrijheid van Endemol, SBS en De Vries - en dus van de persvrijheid - noodzakelijk is in een democratische samenleving en proportioneel is ten opzichte van het daarmee gediende doel, falen zij. Zoals het hof in zijn hiervoor in 3.2.5.2 aangehaalde overweging heeft vooropgesteld, gaat het in deze zaak om een botsing van het recht op vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid daaronder begrepen, met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het oordeel dat het laatstgenoemde recht in het concrete geval zwaarder weegt dan het eerstgenoemde, houdt tevens in dat naar het oordeel van het hof de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid die door het opgelegde verbod wordt gemaakt, voldoet aan de noodzakelijkheidstoets van art. 10 lid 2 EVRM. Hetzelfde geldt voor de proportionaliteitstoets die ingevolge deze bepaling moet worden verricht.

3.5 Voor zover de onderdelen I en II erover klagen dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd dat de onderhavige verboden noodzakelijk en proportioneel waren in het licht van andere, minder vergaande, alternatieven om aan de belangen van [verweerder] tegemoet te komen, voldoen zij niet aan de aan een middel van cassatie te stellen eisen omdat zij niet de vindplaatsen in de processtukken in de feitelijke instanties vermelden waarin concrete en minder vergaande alternatieven als hier bedoeld, worden genoemd en toegelicht. Overigens is de motiveringsplicht van de rechter die over de feiten oordeelt, afhankelijk van hetgeen de procespartijen hebben aangevoerd. Indien de rechter na afweging van alle terzake dienende omstandigheden van oordeel is dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het concrete geval zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van meningsuiting, zodat het gevraagde verbod in beginsel toewijsbaar is, hoeft hij niet ambtshalve een onderzoek te verrichten - en daarvan in zijn motivering verantwoording af te leggen - naar mogelijk minder vergaande beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting die nog voldoende tegemoet komen aan de rechten en belangen van de eisende partij. Voor het overige heeft te gelden dat het oordeel van het hof berust op waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep en veroordeelt Endemol, SBS en De Vries in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op nihil.

D.J.G. Visser, De kopstaande cursieve T, IE-Forum 11842.

Bijdrage van Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap / Universiteit Leiden.

Om over te spreken tijdens de vrijdagmiddagborrel en in het weekend over na te denken.
Hierbij wat eerste opmerkingen bij enkele citaten uit de conclusies van Verkade in de Stokke-zaken [red. IEF 11836, IEF 11837 en IEF 11838] .

Oftewel: twee gerechtshoven kunnen volstrekt verschillend oordelen over de technische bepaaldheid en de beschermingsomvang van een kinderstoel. En daar is niets aan te doen. Daar zullen we mee moeten (leren) leven. Een duidelijker bevestiging van hetgeen te lezen is in mijn boekje ‘Motiveren in IE-zaken’ is moeilijk te geven. (“Als deze benoeming van (niet-)auteursrechtelijk beschermde overeenstemmende trekken solide in elkaar zit en genoemde juiste termen en criteria bevat, is het oordeel goed gemotiveerd en in beginsel cassatieproof”).

HR 5 oktober 2012, LJN BW8296 (Kwik Lok Corporation tegen verweerster)

In navolging van IEF 9361 [Hof Den Haag], IEF 8728 [tussenarrest] en IEF 5066.

In't kort: Merkenrecht. Woordmerk. Inbreukactie. Onderscheidend vermogen; inburgering. Art. 81 lid 1 RO De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

Conclusie A-G Huydecoper:

29. Inburgering van een merk veronderstelt een proces waarbij het merk met een aanzienlijke nadruk en frequentie als zodanig - dus als onderscheidingsteken - aan het relevante publiek wordt voorgehouden. Het gegeven "dit is een/ons merk" moet, huiselijk gezegd, "er in worden gehamerd"(12).
Dat zo zijnde, levert het gegeven dat de betrokken merkhouder het merk niet aanbrengt op de relevante producten zelf, allicht een "achterstandsituatie" op. Wil men het relevante publiek ervan doordringen dat men een teken als merk gebruikt, ook als men dat niet op zijn producten aanbrengt, dan moet het "hameren" met eens te meer nadruk en frequentie gebeuren, wil het ook het inburgerings-effect hebben.

30. Met die gegevens voor ogen is goed te begrijpen dat het hof verzucht dat het nadere producties van deze strekking van de kant van Kwik Lok aangewezen achtte. De stellingen en producties die Kwik Lok in verband met de onderhavige klacht aanwijst(13), en die ertoe strekken dat het merk wél placht te worden aangebracht op de verpakkingen waarin Kwik Lok de relevante producten ("en gros") aan Europese afnemers leverde, kon het hof zeer wel appreciëren als niet hierop gericht, of minstens: als hiervoor volstrekt ontoereikend.
De stelling dat men zijn merk placht te vermelden op de verpakkingen waarin - merkloze - producten aan Europese afnemers werden geleverd, behoeft immers bepaald niet te worden aanvaard als onderbouwing voor het betoog dat men zijn niet-onderscheidende teken er bij het relevante (Nederlandse) publiek als merk heeft "ingehamerd".

32. Ik wijs er nog op dat het onderhavige oordeel van het hof ook wordt ondersteund met de (in cassatie niet bestreden) vaststelling - weer: in rov. 6 van het eindarrest - dat geen inzicht is gegeven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van de onderhavige producten. Daarmee accentueert het hof, waar het met dit oordeel op doelt: er is onvoldoende aangevoerd om te laten zien dat Kwik Lok het in geding zijnde teken zo heeft gevoerd dat dat zich aan het relevante publiek als haar merk heeft opgedrongen, en dat het daarom een aanmerkelijk deel van dat publiek als onderscheidingsteken "eigen is gemaakt". Voor een teken dat men af en toe op een doos temidden van vele verpakkingen kan opmerken, is immers niet snel aannemelijk, dat dat effect wordt bereikt.

33. Zoals ik hiervóór heb laten blijken, meen ik dat de rechtspraak van het HvJ die voor de hier door de Hoge Raad te beoordelen vragen leiding geeft, aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ik denk daarom dat het hier van belang zijnde Europese recht als "acte clair" mag worden aangemerkt. Het voorleggen van prejudiciële vragen lijkt mij daarom in deze zaak niet aangewezen.

Rechtbank Arnhem 19 september 2012, LJN BX9289 (MXI Corp., tegen gedaagde)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Portretrecht. Voormalig distributeur.

MXI verkoopt gezonde chocolade producten en is houdster van een aantal Benelux en Europese merkregistraties XOCAI en XOVITA. Gedaagde is distributeur van de Choconat-producten (gezonde chocolade), derhalve zijn producten van Choconat concurrerend met die van MXI. De gedaagde heeft een verzameling domeinnamen laten registeren waarbij vermelde merken van MXI zijn opgenomen. MXI vordert dat gedaagde inbreuk op de merken staakt en gestaakt houdt en te staken de onrechtmatige handelingen, welke bestaan uit het creëren van verwarring tussen de producten van MXI en Choconat door middel van het gebruik van het portret van de exclusief aan Choconat verbonden Dr. X in combinatie met de producten van Choconat.

In't kort: De slotsom is dat gedaagde met de vermelde domeinnaamregistraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Voor enige vergoeding aan gedaagde voor de overhandigen van enkele domeinnamen aan MXI is daarom geen sprake.

2.4.  Onder de hiervoor vermelde domeinnamen zijn, met uitzondering van www.xovita.nl websites te bereiken met daarin informatie over c.q. reclame voor de producten van Choconat. Via de domeinnaam www.xovita.nl is een website te bereiken met daarin informatie c.q. reclame voor de producten van MXI. 

2.5.  Naast de vermelde websites, heeft [gedaagde] een website onder de naam www.acaichoco.blogspot.com. Tot voor kort was daarop een portret van Dr. [X] te zien in combinatie met de producten van Choconat. Dr. [X] is een arts die zich exclusief aan MXI heeft verbonden. Na eerste aanschrijving door MXI, heeft [gedaagde] het portret van Dr. [X] verwijderd. 

4.6.  De slotsom van het voorgaande is dat gedaagde met de onder 2.3. vermelde registraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Hij zal daarom de registraties aan MXI moeten overdragen. Wat betreft de registraties van www.xovita.eu en www.xovita.nl was [gedaagde] daartoe al bereid, echter alleen tegen een vergoeding. Gelet op de onrechtmatigheid van de registraties is er geen aanleiding voor een vergoeding. [gedaagde] zal daarom tot de overdracht van de registraties worden veroordeeld, zoals gevorderd binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis

Rechtbank:
5.1.  beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de onder 2.3. vermelde domeinnamen aan MXI over te dragen en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de vermelde domeinnamen om niet en zonder restricties op naam van MXI worden gezet. Dit met gebruikmaking van de adresgegevens.

Op andere blogs:
DomJur (MXI CORP)

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/02739 (Stokke c.s. tegen H3 Products c.s.)

Conclusie (56 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek én Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals N.V.. 

In navolging van IEF 9475 en IEF 7465. Auteursrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). "Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep."

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.5)

2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.6)
4. Auteursrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.24)

4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40)
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
5. Bespreking van het cassatiemiddel (nrs. 5.1 - 5.34)
6. Conclusie

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/00447 (Stokke c.s. tegen Fikszo BV en H3)

Conclusie (van 69 pagina's) ingezonden door Olaf van Haperen, Kneppelhout & Korthals N.V. én Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

In navolging van IEF 9132. Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: Conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). "Mijn conclusie strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep".

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.11)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.24)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande

4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40)
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.2.1 - 5.17)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.18 - 5.35.7)
6. Conclusie

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/04114 (Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke c.s.)

Hauck Alpha

Stokke

Conclusie (van 96 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). Aan het Hof van Justitie van de EU zouden een zevental vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5. 67)
6. Vragen van uitleg
7. Conclusie

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1 aanheft en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om:
(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake
(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;
of
(c) geldt een nog andere uitleg?

2.Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek.

4. Is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van even bedoeld voorschrift:
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met : het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde al "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een meerdere sub criteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

Conclusie
Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Op andere blogs:
NautaDutilh (Dutch Supreme Court expected to refer further questions regarding shape marks to CJEU)