Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 339611/HA ZA 09-1922 (Thane Direct Company c.s. tegen Robba B.V.)

In navolging van IEF 10083.

Merkenrecht. Auteursrecht. Compensatie proceskosten. Thane is merkhouder van het Beneluxwoordmerk Slim 'n Lift  en van Gemeenschapswoordmerk Orbitrek. Robba biedt figuurcorrigerende onderkleding en fitnessapparatuur aan onder de naam Slim 'n Lift Supreme Body Suit resp. Orbitrac, met gebruik van een foto afkomstig van de website van Thane. In het tussenvonnis heeft de rechtbank bepaald dat er sprake is van gedeeltelijke merkinbreuk op het Beneluxmerk. De rechtbank heeft het gevorderde verbod op het Gemeenschapsmerk en het auteursrecht op de foto toewijsbaar geoordeeld. De gevorderde winstafdracht is afgewezen. Aan Thane is gelegenheid geboden de schadevergoeding te onderbouwen, deze heeft Thane vervolgens ingetrokken. Thane heeft verzocht eindvonnis te wijzen met veroordeling van Robba in de proceskosten.

In de onderhavige zaak oordeelt de rechtbank dat er reden bestaat voor compensatie van de proceskosten. Dit omdat de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is toegewezen en Thane op bepaalde punten in het ongelijk is gesteld, dan wel haar vordering heeft ingetrokken.

De rechtbank verbiedt Robba inbreuk te maken op de merken en het auteursrecht van Thane Direct op last van een dwangsom.

2.6. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

2.7. De gevorderde opgave van informatie met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten wordt afgewezen. Bij deze opgave heeft Thane geen belang nu geen winstafdracht zal worden bevolen. Thane heeft daarnaast de met een verklaring van registeraccountant Oomen onderbouwde stelling van Robba, dat zij wel heeft aangeboden, maar niet daadwerkelijk inbreukmakende producten heeft ingekocht en verkocht, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Voor zover al is verkocht, zijn de producten bovendien
aan particulieren verkocht. De gevorderde informatie is daarom evenmin zinvol om verdere inbreuken te voorkomen. Thane heeft ook in zoverre geen belang bij deze vordering.

2.8. In het tussenvonnis is overwogen dat het gebruik van de tekens ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’ niet, zoals Thane heeft gesteld, als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE1 kan worden aangemerkt omdat geen verwarringsgevaar bestaat. Daaraan is toe te voegen dat al om dezelfde reden het gebruik van die tekens niet kan worden verboden op grond van de gestelde onrechtmatige daad (oneerlijke concurrentie).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 404808/HA ZA 11-2524 (Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen Digi Pres Group S.P. Zoo)

Octrooirecht. Rechtbank onbevoegd.

Philips is houdster van een aantal essentiële octrooien met betrekking tot DVD-technologie, onder meer van het Poolse nationale octrooi PL 183099. Digipres vervaardigt en verkoopt onder meer DVD-ROM en DVD-video disks. Partijen hebben op 1 januari 2010 een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot onder meer voornoemd octrooi, waarin aan Digipres de vervaardiging in Polen en de wereldwijde verhandeling van DVD-disks werd toegestaan. Digipres is in gebreke gebleven met betaling van de verschuldigde royalty's. Zij heeft op 24 december 2010 een verzoek ingediend bij het Poolse octrooibureau tot nietigverklaring van het octrooi. Op 27 juni 2011 is Philips een bodemprocedure begonnen bij de rechtbank in Warschau.

De rechtbank oordeelt dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen van Philips. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen gaat niet op. De rechtbank stelt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, deze moet echter zijn oordeel over de inbreuk aanhouden totdat de buitenlandse rechter heeft beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt Philips in de proceskosten.

4.3. De forumkeuze in de DVD-overeenkomst is ruim geformuleerd: “any dispute […] in connection with this agreement […]”. Door de inbreukprocedure bij de Poolse rechter aan te brengen, heeft Philips, zoals artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst haar toestaat, het forum voor beslechting van de geschillen tussen partijen gekozen. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, ziet de rechtbank geen aanleiding Philips te volgen in haar stelling dat een geschil over de vraag, of het Digipres is toegestaan DVD’s in Polen te verhandelen na de door Philips gestelde en door Digipres betwiste beëindiging van de DVDovereenkomst, niet onder de forumkeuze valt. Een redelijke uitleg van artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst brengt met zich mee dat, zoals Digipres heeft aangevoerd en Philips ook niet betwist, die keuze moet gelden voor alle geschillen tussen partijen die verband houden met de DVD-overeenkomst. Het geschil over de vraag of het Digipres is toegestaan thans nog in Polen DVD’s te verhandelen houdt daarmee zonder twijfel verband, zoals ook daaruit blijkt dat Digipres in de inbreukprocedure in Polen de rechtsgeldige opzegging van de DVD-overeenkomst door Philips betwist.

4.4. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen – waarmee zij kennelijk wil betogen dat van enige keuze van een forum om die reden geen sprake is – gaat niet op. Uit het arrest Roche-Primus II (HR 30 november 2007, LJN: BA9608) volgt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, zij het dat deze zijn oordeel over de inbreuk zal moeten aanhouden totdat door de buitenlandse rechter is beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal (Engeland & Wales).

In navolging van IEF 11264 (Concl. A-G). Octrooirecht. ABC.

In 't kort: Geen ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009.

Antwoord van het Hof EU:

1) De artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moeten aldus worden uitgelegd dat, in een geval zoals in het hoofdgeding aan de orde is, het enkele bestaan van een vergunning voor het in de handel brengen die eerder voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is verkregen, er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een andere toepassing van hetzelfde product waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven, mits deze toepassing binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi op basis waarvan de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is ingediend.

2) Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling verwijst naar de vergunning voor het in de handel brengen van een product dat binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi waarop de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is gebaseerd.

3) De antwoorden op de vorige prejudiciële vragen luiden niet anders indien, in een situatie zoals die van het hoofdgeding, waarin twee geneesmiddelen waarvoor opeenvolgende vergunningen voor het in de handel brengen zijn verkregen, dezelfde werkzame stof bevatten, voor de tweede vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, of indien het product waarop de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking had, binnen de beschermingssfeer viel van een ander octrooi, dat toebehoorde aan een andere houder dan de aanvrager van het aanvullende beschermingscertificaat.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/92 [thans verordening (EG) nr. 469/2009] (hierna: ‚ABC-verordening’) in gevallen waarin voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, aldus worden uitgelegd dat deze vergunning in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming in de zin van artikel 4 zich niet uitstrekken tot het in de handel brengen van het product dat valt onder de eerdere vergunning voor het in de handel brengen?

2) Indien een aanvullend beschermingscertificaat kan worden afgegeven, hebben de woorden ‚de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap’ in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt in de zin van artikel 4?

3) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien de eerdere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik voor een bepaalde indicatie en de latere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik voor een andere indicatie?

4) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien voor de latere vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag voor het in de handel brengen vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG (voorheen een volledige aanvraag op grond van artikel 4 van richtlijn 65/65/EEG)?

5) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien het product waarop vergunning (A) voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking heeft, binnen de beschermingsomvang valt van een ander octrooi waarvan de geregistreerde houder een ander is dan degene die het aanvullende beschermingscertificaat aanvraagt?

Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2012, zaaknr. 200.093.647/10 (Eiser tegen Gedaagde)

Uitspraak ingezonden door Mira Herens, NVJ Advocaten.

In navolging van IEF 9762. Auteursrecht op foto's. Plaatsen van foto's op website.

Eiser is professioneel fotograaf en heeft foto´s gemaakt van de handen van een derde die werkzaam is als osteopaat. Deze derde heeft met toestemming van eiser deze foto´s openbaar gemaakt op haar website met daarbij een copyright vermelding. De betreffende foto´s zijn zonder toestemming van eiser openbaar gemaakt op de website van gedaagde, die eveneens werkzaam is als osteopaat. De website van gedaagde is door Studio Royaal geactualiseerd, die de bewuste foto´s op www.osteopaat.org heeft geplaatst.

Het hof stelt vast dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk door gedaagde. Het hof oordeelt dat gedaagde een professionele ondernemer is en dat hij een onderzoeksplicht heeft naar de auteursrechtelijke herkomst van de foto´s, waaraan niet is voldaan. Hierdoor heeft gedaagde bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en aldus verwijtbaar gehandeld. Hieraan doet niet af dat gedaagde de foto´s direct nadat eiser hem aansprakelijk had gesteld van zijn website heeft verwijderd. Met betrekking tot het vaststellen van de schadevergoeding, oordeelt het hof dat het niet relevant is welke afspraken eiser met de derde heeft gemaakt.

Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg en veroordeelt gedaagde tot het betalen van schadevergoeding ad € 5000 aan eiser en tot vergoeding van de proceskosten.

Auteursrechtinbreuk
3.3.3 Dit verweer treft geen doel. Zoals eiser terecht stelt, vereist de Auteurswet voor inbreuk geen opzet of kwade trouw. Evenmin stelt de Auteurswet vormvereisten voor het ontstaan of handhaven van auteursrecht zoals het vermelden van de naam van de maker bij de foto's. Gedaagde is een professionele ondernemer zodat van hem mocht worden verwacht dat hij zich ervan had vergewist of de onderhavige foto's auteursrechtelijk beschermd zijn en wie de maker is van de desbetreffende foto's alvorens tot openbaarmaking daarvan over te gaan. Aan deze onderzoeksplicht heeft gedaagde niet voldaan. Onbestreden is immers dat gedaagde voorafgaand aan de plaatsing van de foto's op zijn website noch met eiser noch met de derde contact heeft opgenomen. Indien hij contact zou hebben gezocht met de derde, die in zijn visie immers als auteursrechthebbende had te gelden, zou hij -gelet op haar in het geding gebrachte verklaring (productie 1 bij conclusie van repliek)- vernomen hebben dat eiser auteursrechthebbende op de bedoelde foto's is. Door niet aan zijn onderzoeksplicht te voldoen, heeft Konings bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en aldus verwijtbaar gehandeld.

3.3.4 Aan het voorgaande doet niet af dat gedaagde de foto’s direct nadat hij door eiser aansprakelijk was gesteld van zijn website heeft verwijderd. Derhalve slagen de hierboven besproken grieven.

Schadevergoeding
3.4.2 Gelet op de aard van de overtreding en de overige omstandigheden zoals hiervoor vermeld, waaronder begrepen de niet betwiste stelling van eiser dat hij bij gevraagde toestemming doorgaans een bedrag van € 599,- per foto vraagt en het feit dat eiser zijn vordering zoals die uit de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie zou volgen heeft gematigd, acht het hof een vergoeding van € 5000,- toewijsbaar met inachtneming van hetgeen omtrent schadebegroting is bepaald in artikel 6:97 BW. In dat bedrag is schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding begrepen. In het kader van de begroting van de schade is, anders dan gedaagde betoogt, niet relevant welke afspraken eiser met de derde heeft gemaakt en evenmin dat eiser de door hem verrichte werkzaamheden pas op 28 december 2009 aan de derde heeft gefactureerd. Derde heeft immers de foto's openbaar gemaakt met toestemming van eiser waarmee de rechtsverhouding tussen hen essentieel verschilt van die tussen eiser en gedaagde. Grief 4 slaagt dus eveneens.

Op andere blogs:
NVJ (NVJ verheugd met uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, LJN BX4794 (BASF Polyurethanes Benelux B.V. tegen Leolac B.V.)

Octrooirecht. Wapperverbod.

BASF is onderdeel van de BASF-groep, een wereldwijd opererend chemieconcern. BASF houdt zich bezig met de productie en verhandeling van producten voor onder meer de witgoedindustrie, de bouwnijverheid en automobielindustrie. De activiteiten van Leolac bestaan onder meer uit het lamineren of coaten van (polyurethaan)schuim. Dit schuim voorzien van een coating wordt toegepast in bijvoorbeeld de meubelbranche. De meerderheid van de aandelen in Leolac worden gehouden door Schraven Holding B.V., de houdster van het Europese octrooi EP 1 443 071.

De voorzieningenrechter stelt dat BASF belang heeft om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig 'wapperen'. De voorzieningenrechter zal Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op het octrooi, voor zover Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. De vordering Leolac te verbieden maatregelen te treffen wegens inbreuk op het octrooi ten aanzien van gelamineerde schuimdelen wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijk verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

De voorzieningenrechter beveelt Leolac onder meer met onmiddellijke ingang te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF en/of haar afnemers inbreuk maken op het octrooi onder last van en dwangsom en veroordeelt zij Leolac in de proceskosten.

4.12. Aangezien Leolac volgens de onweersproken stellingen van BASF niet vrijwillig heeft willen toezeggen zich te zullen onthouden van het doen van mededelingen omtrent (mogelijke) inbreuk op EP 071 van BASF en van haar afnemers, heeft BASF voldoende belang bij haar vordering. Mede gelet op het feit dat door BASF onweersproken is gesteld dat Leolac partijen in België en Duitsland heeft aangeschreven en gelet op de verwijzing in de brief van 21 december 2011 naar “vele andere Europese landen” waar het octrooi volgens Leolac van kracht is, zal het uit te spreken bevel naast Nederland tevens betrekking hebben op alle andere landen dan Nederland waar EP 071 van kracht is.

4.13. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de voorzieningenrechter Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 voor het geval Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. Daarmee wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van BASF om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig ‘wapperen’ en anderzijds aan het belang dat Leolac heeft bij het op rechtmatige wijze handhaven van het octrooirecht. Niet uit te sluiten valt immers dat in de toekomst mogelijk wel sprake kan zijn van voldoende verdenking van inbreuk op EP 071.

4.18. De vordering Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens (vermeende) inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, met een coating met een dikte van de thermoplastische film van meer dan 8 micrometer, zal worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.

Lees de uitspraak hier (de grosse zaaknr. 417538/KG ZA 12-410, LJN BX4794)

Op andere blogs:
VZB-blog (Octrooihouder krijgt “wapperverbod”)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, 376511/HA ZA 10-3443 (Eiser tegen Wehkamp B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers & Christine Diepstraten, BINGH Advocaten.

In 2005 heeft eiser een kindermeubel ontworpen bestaande uit een tafel en twee bankjes waarvan dee bovenbladen met behulp van scharnieren kunnen worden opengeklapt, waardoor een onderliggende bergruimte vrij komt te liggen. Deze is zij gaan verkopen onder het merk JunkTrunk. Eiser is houder van een Gemeenschapsmodel voor monteerbare meubelen.
In 2009 heeft Wehkamp een soortgelijke kindertafel ontworpen en op de markt gebracht onder de naam Benji.

De rechtbank oordeelt dat Wehkamp met de verhandeling vn de Benji-tafel geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodelrecht van eiser. Voor zover kenmerken van het model terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Volgens de rechtbank heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks van andere kenmerken van het model die niet terugkomen in de Benji-tafel. De Benji-tafel wekt en andere algemene indruk dan het model van eiser.

De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af en veroordeelt eiser in de proceskosten.

4.1 Naar het oordeel van de rechtbank maakt Wehkamp met de verhandeling van de Benji-tafel geen inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van eiser. Voor zover kenmerken van het Gemeenschapsmodel terugkomen in de Benji-tafel, gaat het voornamelijk om kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald. Voor dergelijke kenmerken geldt het recht op een Gemeenschapsmodel niet omdat technische innovatie niet mag worden gehinderd door modelbescherming (zie overweging 10 en artikel 8 lid 1 GMVo). Andere in het oog springende kenmerken van het Gemeenschapsmodel komen juist niet terug in de Benji-tafel. Een en ander zal hierna worden toegelicht.

4.3 Dat bergruimte in een tafel ook op andere wijze toegankelijk kan worden gemaakt is, anders dan eiser heeft gesuggereerd, niet relevant (zie o.m. hof 's-Gravenhage 30 november 2010, IEPT 20101130, Hans Grohe/Tiger). Het toekennen van modelbescherming aan het door eiser ontworpen klapsysteem bestaande uit een in twee delen met behulp van scharnieren openklapbaar tafelblad, beperkt namelijk de mogelijkheden voor concurrenten om tafels met een toegankelijke bergruimte op de markt te brengen in te sterke mate, mede gelet op het feit dat ook de specifieke wijze waarop de bergruimte toegankelijk wordt gemaakt in het Gemeenschapsmodel, functionele voordelen biedt. Ter zitting heeft eiser toegelicht dat zijn klapsysteem zo is ontworpen dat kinderen tegelijkertijd aan de opengeklapte tafelbladen kunnen spelen en speelgoed uit de opbergruimte kunnen pakken. Het modelrecht kan niet worden gebruikt om concurrenten te verbieden die functionele eigenschappen te gebruiken in hun ontwerpen.

4.6 Daarnaast heeft Wehkamp terecht gewezen op een reeks andere kenmerken van het Gemeenschapsmodel die niet terugkomen in de Benji-tafel, waaronder de wijze van bevestiging van de poten, de rechthoekige vorm van het tafelblad, de holle bodem van de opbergruimte en de 'terugliggende' zijkanten. Wehkamp heeft onweersproken aangevoerd dat deze verschillen zullen worden opgemerkt door de geïnformeerde gebruiker. Gelet daarop en op het feit dat het door beide partijen als kenmerkend beschouwde stoere uiterlijk ontbreekt in de Benji-tafel, wekt de Benji-tafel een andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. Dat de Benji-tafel wel dezelfde dikte van de poten en het tafelblad heeft als het Gemeenschapsmodel en ook dezelfde soort scharnieren gebruikt als het Gemeenschapsmodel, weegt daar onvoldoende tegenop.

NIEUW: wetsvoorstel verlengt de duur van de naburige rechten van de artiest en de platenmaatschappij [red. IEF 11588].

Een bijdrage van Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V..

Op 6 juli 2012 is het Wetsvoorstel verschenen dat de beschermingstermijn van met name enkele naburige rechten zal verlengen tot 70 jaar. Het wetsvoorstel verschijnt als gevolg van een Europese Richtlijn 2011/77/EU. De Nederlandse regelgeving moet voor 1 november 2013 zijn ingevoerd. Achtergrond van de regelgeving is de gedachte dat uitvoerende kunstenaars hun carrière gewoonlijk op jonge leeftijd beginnen. Door de te korte beschermingstermijn van 50 jaar ontstaat er dan aan het einde van hun leven een inkomensgat. Doel van de Richtlijn en mitsdien van het wetsvoorstel is een versterking van de positie van de uitvoerende kunstenaar in de verlengde termijn. In het verleden heeft bijv. met name Charles Aznavour zich sterk gemaakt voor de verlenging van de beschermingstermijn. Maar er waren ook behoorlijk wat tegenstanders, waaronder het Amsterdamse Ivir. Ook Nederland stond niet te juichen, waardoor is gekozen voor een zo beperkt mogelijke implementatie van de Richtlijn. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen en een kort commentaar.

Wet Naburige Rechten

In de Wet Naburige Rechten (WNR) zullen de nieuwe artikelen 9a, 9b en 15g worden toegevoegd. Verder wordt artikel 12 WNR gewijzigd.

9a: Ontbinding

In dit artikel wordt een recht op ontbinding geregeld voor artiesten. Indien blijkt dat een platenmaatschappij een bepaalde geluidsdrager met opnamen van een artiest na verloop van 50 jaar niet of niet langer in voldoende mate exploiteert, kan de artiest zijn platencontract ontbinden. De maatschappij beschikt dan niet meer over de naburige rechten van de artiest, waardoor de maatschappij de masterband niet langer mag exploiteren. Van dit recht tot ontbinding kan door de artiest geen afstand worden gedaan. De artiest moet de maatschappij wel vooraf schriftelijk waarschuwen dat hij wil ontbinden. De maatschappij heeft vervolgens een jaar de tijd om de geluidsdragers alsnog te exploiteren. Blijft ook dan exploitatie uit, dan wordt het contract alsnog ontbonden. Het artikel is beperkt tot contracten waarbij de artiest zijn naburige rechten aan de maatschappij heeft overgedragen. Licenties oftewel gebruikstoestemmingen lijken buiten deze nieuwe regeling te blijven. Gaat het om meerdere uitvoerende kunstenaars tegelijk, bijv. een band, dan dienen alle leden van de band in te stemmen met de ontbinding. Is dat niet het geval, dan kan ontbinding uitsluitend via de rechter plaatsvinden als de bandleden die wél willen ontbinden ‘onevenredig worden benadeeld’ door het achterwege laten van toestemming door de andere leden van de band.

Zodra het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht in werking is getreden (zie mijn eerdere blog hierover) en dan in het bijzonder artikel 25e uit dat wetsvoorstel, dan wijzigt voornoemd artikel 9a weer doordat dan sprake is van een wettelijke non usus (rechten niet gebruiken) regeling die in beginsel ook geldt voor de naburige rechten. In het toekomstige artikel 25e Aw is thans een ‘redelijke termijn’ opgenomen die de maker van een werk aan de exploitant moet gunnen om alsnog te exploiteren. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de artiest vanaf dat moment in feite twee ontbindingsmogelijkheden er bij krijgt, te weten:

a. Ontbinding voordat 50 jaar zijn verstreken conform het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht en waarbij de maatschappij een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegund;

b. Ontbinding vanaf het moment dat 50 jaar zijn verstreken en er niet of onvoldoende is geëxploiteerd conform het onderhavige wetsvoorstel.

9b: Vergoedingen

In dit artikel wordt een nadere vergoeding geregeld voor artiesten. Is in het platencontract een niet-periodieke vergoeding opgenomen, bijv. een eenmalige fee in het geval van sessiemuzikanten, dan hebben de artiesten voor ieder jaar volgend op het 50ste jaar nadat de masterband voor het eerst in het verkeer is gebracht of is openbaar gemaakt, recht op een jaarlijkse aanvullende vergoeding van de maatschappij. Deze vergoeding bedraagt 20 procent van de inkomsten van de maatschappij in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergoeding wordt betaald. Alhoewel het recht aan de artiest wordt verstrekt, kan deze zijn vergoeding niet rechtstreeks ophalen bij de maatschappij. De maatschappij dient deze vergoeding namelijk te betalen aan een (nog te benoemen) eigen recht organisatie, hoogstwaarschijnlijk Sena. Sena dient dan deze voor met name sessiemuzikanten bedoelde vergoedingen te incasseren en te verdelen onder de rechthebbenden.

Bevat het platencontract een periodieke vergoeding, bijv. een royalty, dan mag de maatschappij op die royalty na 50 jaar geen nog niet ingelopen voorschotten of bepaalde kortingen meer inhouden. De maatschappij dient deze vergoeding wél rechtstreeks aan de artiest te voldoen.

Ook van beide voornoemde vergoedingsrechten kan de artiest geen afstand doen.

12: 70 jaar

Voor live uitvoeringen van de artiest blijft de beschermingstermijn 50 jaar. Is echter sprake van een opname met de uitvoering, dan wordt de beschermingstermijn als sprake is van een fonogram (iedere opname van uitsluitend geluiden) verlengd naar 70 jaar. Voor opnamen anders dan een fonogram, blijft de huidige termijn van 50 jaar gelden. Voor producenten van fonogrammen gaat eveneens een verlengde termijn van 70 jaar gelden. Maar wat gaat er gelden voor bijv. muziek in videoclips, YouTube filmpjes en andere gecombineerde geluid/beeldopnamen? Sena stelt zich bijv. thans op het standpunt dat het geluid van een videoclip is aan te merken als een kopie van een fonogram (uitsluitend geluiden), en incasseert voor het uitzenden van videoclips en ander audiovisueel materiaal met muziek. Is in het geval van gezamenlijke gemaakte muziekwerken nu juist sprake van een harmonisatie van de beschermingsduur van ieders bijdrage aan het werk dankzij dit wetsvoorstel (zie hierna), gaat het om gezamenlijk gemaakt beeld met muziek dan gaat de beschermingsduur juist verschillen en wordt de muziek 70 jaar beschermd maar het beeld 50 jaar. Is dat wel handig?

Auteurswet

Alhoewel de tekst van de Auteurswet (Aw) door het wetsvoorstel in feite niet wordt gewijzigd, blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat de auteursrechtelijke beschermingsduur in het geval van muziekwerken met meerdere auteurs Europees wordt geharmoniseerd. In Nederland gaan we nu nog uit van de scheiding van tekst en muziek, wat in het verleden wel eens problemen heeft gegeven, bijv. in het geval van het gebruik van de werken van George en Ira Gershwin. George (muziek) is veel eerder overleden dan Ira (tekst) Gershwin. Die werken bleken in bepaalde landen volledig en in Nederland en enkele andere landen niet altijd meer beschermd, simpelweg doordat voor de bescherming van de muziek en tekst werd aangeknoopt bij de datum van overlijden van respectievelijk de componist dan wel de librettist of tekstschrijver. In heel Europa, en dus ook in Nederland geldt vanaf 1 november 2013 dat de muziek en tekst van gezamenlijk gemaakte muziekwerken dezelfde beschermingstermijn hebben, die wordt berekend vanaf 1 januari volgend op het sterfjaar van de langstlevende auteur.

Overgangsrecht

De wijzigingen zijn van toepassing op:

a. Opnames van uitvoeringen van fonogrammen die voor 1 november 2013 tot stand zijn gekomen maar waarvan de uitvoerende kunstenaars op 1 november 2013 nog beschermd zijn op grond van de nieuwe beschermingstermijn van 70 jaar; en

b. Opnames van uitvoeringen en fonogrammen die na 1 november 2013 tot stand komen.
Begrijp ik deze bepaling goed, dan zijn er dus rechthebbenden die eerst hun naburige rechten hebben zien vervallen doordat de termijn van 50 jaar is verstreken, maar die hun rechten vervolgens weer zien herleven vanaf 1 november 2013, doordat de nieuwe termijn van 70 jaar dan nog niet is verstreken. Dit zal voor de praktijk toch wel een erg belangrijke bepaling blijken, waardoor wat meer uitleg en/of voorbeelden mij aangewezen lijken.

Ontbinding

De ontbindingsregeling roept vooralsnog veel vragen op. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat de onderhavige ontbindingsregeling een extra bescherming is, naast de ontbindingsregeling uit het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Deze laatste regeling laat de algemene ontbindingsregeling uit het burgerlijk wetboek onverlet, dus in feite ontstaan er dan in het geval van een rechtenoverdracht drie ontbindingsscenario’s en in het geval van licenties twee, zo lijkt mij. Maar wat meer uitleg zou toch wel wenselijk zijn.

In de Memorie van Toelichting wordt verder opgemerkt dat uit artikel 3 lid 2 bis van de Richtlijn Beschermingsduur volgt, dat ‘de rechten van de fonogrammenproducent vervallen op het moment van ontbinding van de overeenkomst’, maar wat wordt met deze zin precies bedoeld? Vervallen de eigen naburige rechten van de producent, of vervallen de door de artiest aan de producent verstrekte rechten? Mij lijkt alleen dit laatste, in welk geval het nog maar de vraag is wat er na zo’n ontbinding geldt als het gaat om de exploitatie van de masterband. Verliest de fonogrammenproducent ook zijn eigen naburige rechten op de masterband? Mij lijkt van niet, want dat staat nergens. Sterker: de rechten van de producent worden juist ook verlengd tot 70 jaar. Maar de artiest die heeft ontbonden, beschikt zelf niét over de naburige rechten van de fonogrammenproducent. Na ontbinding ontstaat dan de situatie dat de fonogrammenproducent niet meer mag exploiteren (hij heeft de rechten van de artiest niet meer) en de artiest niet kan exploiteren (hij heeft de rechten van de producent nooit gekregen). De artiest kan van zijn uitvoeringen dan wel opnieuw een opname (laten) maken, maar hoe realistisch is dat, met name in het geval van wat ingewikkelder en dus duurdere opnamen?

In de Memorie van Toelichting wordt voorts een onderscheid gesignaleerd tussen een mastertape (van de uitvoering is een opname gemaakt anders dan op een fonogram) en een CD (van de uitvoering is een opname gemaakt op een fonogram = geluidsdrager). Dat geeft wel veel spraakverwarring. Een masterband ís immers de eerste opname, een geluidsdrager is een kopie van de masterband oftewel een exemplaar. Voor masterbanden blijft de beschermingsduur 50 jaar, voor exemplaren, zeg maar CD’s of computergeheugen, wordt de beschermingstermijn 70 jaar. Maar artiesten plegen doorgaans hun naburige rechten t.a.v. de eerste opname oftewel de masterband over te dragen aan de platenmaatschappij. Het thans gemaakte onderscheid tussen opnamen die wel en niet fonogrammen zijn en dat op dit moment niét is opgenomen in de WNR, is erg verwarrend en behoeft m.i. veel meer uitleg en/of toelichting.

Opgaveverplichting

Verder bevat het wetsvoorstel nog een opgaveverplichting voor de platenmaatschappij. De maatschappij moet de uitvoerend kunstenaar op diens verzoek een overzicht geven van de omvang van de exploitatie voor het verstrijken van de periode van 50 jaar. Opstellers van opzettelijke valse statements worden strafbaar. Het feit is een overtreding. Hiermee wordt getracht de bewijspositie van de artiest te vereenvoudigen. Maar nergens wordt uitgelegd tot hoe ver terug het overzicht moet of mag gaan. Gaat het alleen om het 49e exploitatiejaar, de vijf, zeven of tien jaar voorafgaand aan het 50e jaar, of anderszins? En mag om het overzicht bijv. ook worden gevraagd in het 25e jaar van de overeenkomst? En worden hiermee de bestaande algemene wettelijke rechten van de uitvoerend kunstenaar t.a.v. de ontvangst van rekening en verantwoording juist niet beperkt? Ook deze bepaling roept om een uitgebreidere toelichting.

Op andere blogs:
de Vos & Partners (NIEUW: wetsvoorstel verlengt de duur van de naburige rechten van de artiest en de platenmaatschappij)

Hof 's-Hertogenbosch 17 juli 2012, LJN BX2879 zaaknr. HD 200.087.658 (Nooteboom Textiel B.V. tegen Michael Miller Fabrics LLC c.s.)

In navolging van IEF 9327.  Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur en gelijktijdig Luuk Jonker, Holla Advocaten.

Auteursrecht. Dessins. Onderzoeks- en vergewissingsplicht handelaar.

Nooteboom houdt zich al enige tijd bezig met de handel in textiel voor de vervaardiging van kleding. Michael Miller Fabrics c.s. (hierna: MMF c.s.) houden zich bezig met het ontwerpen en/of de verkoop van stoffen, specifiek bedoeld voor quilten en/of patchwork. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Nooteboom middels uit China geïmporteerde kledingstoffen inbreuk maakt op het auteursrecht van MMF c.s. met betrekking tot kleding- en textieldessins. Nooteboom heeft hoger beroep ingesteld.

Het hof is van oordeel dat de ontwerpen Trio dancers van MMF c.s. een oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker dragen en dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Het hof merkt ten overvloede op dat bij de stoffen van Patti Young, althans sommige daarvan, zij op het werk zelf als maakster is aangeduid. Zij is dus maakster en auteursrechthebbende op de ontwerpen Flora, Mod Blooms en Mod Dots. Het hof oordeelt dat dit oordeel niet op gaat voor de ontwerpen van Sandi Henderson, ondanks de door haar ingebrachte bewijzen (o.a. prints van haar site met daarop de volledige litigieuze collectie, gedateerd en met naamsvermelding). De vorderingen welke door haar zijn ingesteld worden door het hof afgewezen.

Door het hof wordt vastgesteld dat er sprake is van ontlening van Nooteboom op de auteursrechtelijk beschermde ontwerpen Trio Dancers en de ontwerpen van Patti Young. Het hof oordeelt met betrekking tot de stoffen uit het Verre Oosten dat Nooteboom heeft nagelaten te onderzoeken wie de maker van de stoffen is. Nooteboom heeft onvoldoende aan haar vergewisplicht voldaan en kan zich dus niet disculperen. Het hof stelt vast dat de schadevergoeding bij staat zal moeten worden vastgesteld. Hierbij wijst zij op het feit dat niet cumulatief zowel schadevergoeding als winstafdracht gevorderd kan worden en dat bij winstafdracht geen andere vereisten gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen. Volgens het hof geldt dit ook voor de mate van verwijtbaarheid van Nooteboom.

Het hof bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank Breda, behoudens voor zover daarin werd aangenomen dat Sandi Henderson rechthebbende is van de door haar ingeroepen designs. De proceskosten worden gecompenseerd.

Ontwerpen Patti Young
4.8.5.3. Ten overvloede merkt het hof het volgende op. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft het hof de vraag gesteld -tegen de achtergrond van het algemeen bekende gegeven dat de stoffen een zichtbare zelfkant plegen te hebben, welke veelal niet met het patroon van de stof bedrukt zijn en waarop gegevens betreffende de soort stof en dergelijke kunnen worden afgedrukt- of op die zelfkant ook de naam van de maker wordt afgedrukt. Partijen moesten daarop in algemene zin het antwoord schuldig blijven. Op een van de bladzijden van de catalogus is echter een baal stof te zien met een omgeslagen rand, waarop op de zelfkant duidelijk leesbaar is afgedrukt: 'C3899 Birdie Damask Andalucia by Patti Young'. Dit motief C3899 Birdie Damask komt ook voor in twee kleurstellingen op bladen 4 en 5 van de catalogus. Dat betekent dat bij de stoffen van Patti Young, althans sommige daarvan, zij op het werk zelf als maakster is aangeduid.

Ontwerpen Sandi Henderson
4.8.6.4 Aan de hand van de overgelegde stukken kan dus niet worden beoordeeld dof de dessins, waarvan Sandi Henderson bij inleidende dagvaarding stelde de maakster en auteursrechthebbende te zijn, met deze webpagina's van 2008 werden gepubliceerd. MMF c.s. heeft in dit verband onvoldoende gesteld. Het vermoeden van makerschap als bedoeld in art. 4 Aw kan voor wat Sandi Henderson betreft dus niet aan een openbaarmaking worden ontleend. Ander bewijs is niet aangedragen.

4.8.6.6 Dat betekent dat in het kader van de devolutieve werking van het appel bezien zou dienen te worden of dan haar vorderingen op basis van slaafse nabootsing zouden kunnen slagen. Ook daarvoor geldt echter dat zo moeten komen vast te staan dat de ontwerpen waarvan Sandi Henderson bij inleidende dagvaarding stelde de ontwerpster te zijn, daadwerkelijk door haar zijn ontworpen, en dat blijkt niet. Bovendien is omtrent en eigen plaats van die ontwerpen op de markt onvoldoende gesteld.

Onderzoeks- en vergewissingsplicht
4.10.6 In een geval als het onderhavige gaat de onderzoeks- en vergewisplicht van een handelaar als Nooteboom aanmerkelijk minder ver dan die van een meubelhandelaar als Van Roon in het hierboven aangehaalde geval. Dat wil echter niet zeggen dat niet een zekere inspanning van een handelaar zoals Nooteboom zou mogen worden verlangd. Van Nooteboom mocht méér worden verwacht dan zij feitelijk heeft gedaan. De eerste twee handelingen zoals hiervoor aangeduid zijn minimumhandelingen, waaraan inderdaad voldaan zal moeten worden, maar dat is niet genoeg. Het derde aspect is naar 's hofs oordeel niet zo relevant. Immers, dat een fabrikant aan een handelaar geen producten showt die hij in specifieke opdracht van een derde heeft gemaakt sluit niet uit dat hij voor eigen risico namaak op de markt brengt.

4.10.7 Ook 'legale' stoffen die in China worden ontworpen moeten een feitelijk karakter hebben. Chinese producenten zullen in elk geval geacht moeten worden op de hoogte van het fenomeen 'namaak' te zijnen kunnen dus niet verrast zijn als hun daaromtrent een vraag wordt gesteld.

4.10.8 Tegen die achtergrond kan Nooteboom niet volstaan met een algemene opdracht dat hij geen stoffen wenst af te nemen waarop rechten van derden rusten noch met een algemene vraag of een bepaalde concrete stof wel rechtenvrij is. Zij zal in voorkomend geval moeten vragen, bijvoorbeeld wie de maker is en waaraan de fabriek het auteursrecht ontleent. Dat alles heeft Nooteboom nagelaten. Daarmee heeft zij onvoldoende aan haar vergewisplicht voldaan en kan zij zich dus niet disculperen. Grief 4 faalt.

Overweging t.a.v. schadevergoeding
4.12.7 Degene op wiens recht inbreuk is gemaakt heeft recht op schadevergoeding, waarvoor de normale voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding geldende vereisten gelden, onder meer ten aanzien van verwijtbaarheid en oorzakelijk verband. Schade kan onder meer bestaan in winstderving aan de zijde van de rechthebbende, doch niet zelden is die winstderving vrijwel niet te bewijzen, aangezien ofwel de schade, ofwel het oorzakelijk verband niet of nauwelijks kunnen worden vastgesteld. Tegenover gederfde winst aan de zijde van de rechthebbende staat vaak genoten winst aan de zijde van de inbreukmaker. Om aan de bewijsproblemen van de rechthebbende tegemoet te komen kan de rechthebbende aanspraak maken op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst. In het arrest van 14 april 2000 ligt besloten, dat niet cumulatief zowel vergoeding van schade (in de vorm van winstderving) als winstafdracht gevorderd kunnen worden. In het arrest van 16 juni 2006 ligt besloten dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht geen andere vereisten gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding in het algemeen. Dat geldt dus ook voor de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van Nooteboom.

Klik hier voor meer afbeeldingen.