HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-616/10 (Solvay SA tegen Honeywell Fluorine Products Europe BV)

In navolging van IEF 11126 (conclusie A-G)

In steekwoorden: EEX-Verordening. Bijzondere en exclusieve bevoegdheid. Pluraliteit van verweerders – Door houder van Europees octrooi aanhangig gemaakte procedure tot verkrijgen van voorlopige voorziening inhoudende grensoverschrijdend inbreukverbod.

Antwoord:
1) Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

2) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

Vragen:
1)      Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van de verordening]:

Is in een situatie, waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ‚onverenigbare beslissingen’ bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de verordening]?

2)      Ten aanzien van artikel 22, [punt 4, van de verordening]

1)      Is artikel 22, [punt 4, van de verordening] van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?

2)      Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van de verordening] in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22, [punt 4, van de verordening] alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat ter zake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?

3)      Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22, [punt 4, van verordening 44/2001] bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen, omdat over een voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

4)      Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van verordening 44/2001] de bevoegdheid van de rechtbank om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 [van deze verordening]?

5)      Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in rechtsoverweging 40 van het arrest Van Uden/Deco-Line bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?

Vzr. Rechtbank Almelo 11 juli 2012, KG ZA 12-117 (Datacolor & PPG Coatings tegen Populus Paint Products c.s.)

Uitspraak ingezonden door Rens Jan Kramer, Boels Zanders Advocaten.

Auteursrecht. UsedSoft-arrest (IEF 11521) toegepast op verfmengsoftware.

Datacolor ontwikkelt software voor PPG om verfmengmachines aan te sturen en de gewenste kleur verf en kwaliteit te vervaardigen. PPG is producent van verven en coating. De voordeelmarkt is verkoper van verf en aanverwante artikelen. Populus is een verfgroothandel, beiden met meerdere vestigingen.

Datacolor en PPG beroepen zich op hun auteursrecht op de PPG Software en PPG Updates. Populus c.s. hebben verfmengmachines gekocht van sublicentienemers van PPG, terwijl deze software aan die licentienemers verhuurd was. Nu er volgens PPG geen sprake was van verkoop, maar van verhuur kan er van de uitputtingsregel ex 45j Auteurswet geen sprake zijn. Uitzondering is één geval in Duitsland, daar heeft wel verkoop plaatsgevonden.

De enkele verklaring van PPG dat normaal gesproken de verfmachines worden verhuurd in plaats van verkocht en dat alleen in dit geval de machine met software is verkocht, lever geen onderbouwing van de stelling dat de andere machines niet zouden zijn verkocht, maar verhuurd. Stukken die dat onderbouwen ontbreken. Ook sublicentieovereenkomsten met afnemers waaruit een eigendomsvoorbehoud moet blijken ontbreken. De vorderingen worden, mede onder verwijzing naar HvJ EU UsedSoft [red. IEF 11521] afgewezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig handelen. Datacolor en PPG worden veroordeelt in de proceskosten van De Voordeelmarkt (ad €9.400) en Populus (ad €27.418,93).

4.4. "Ook het vaststellen van een licentieovereenkomst tussen PPG en haar afnemers zou bij een dergelijke verkoopsituatie geen ander oordeel meer met zich meebrengen blijkens de zeer recente uitspraak in de UsedSoft-zaak van het Hof (HvJ EG, 3 juli 2012, C-128/11). Van een inbreuk op het auteursrecht op PPG Software of Updates is dan geen sprake meer. Dat de software  om niet ter beschikking zou zijn gesteld door PPG aan de door haar geselecteerd afnemers, brengt geen ander oordeel met zich, maar illustreert enkel de handelswijze van PPG in haar branche. Daar komt nog bij dat De Voordeelmarkt en Populus hebben betwist dat hun systemen na zes maanden (zonder het installeren van de updates) op zwart zijn gegaan. De enkele niet onderbouwde stelling dat De Voordeelmarkt en Populus illegale kopieën zouden hebben verkregen, is onvoldoende om deze betwisting te weerleggen. Dat sprake is van PPG Updates die telkenmale verplicht dienen te worden geïnstalleerd om het systeem draaiende te houden, is dan ook evenmin aannemelijk geworden. Nu niet aannemelijk kan worden geacht dat sprake is van een inbreuk op de auteursrechten zoals door Datacolor en PPG gesteld, zullen alle vorderingen uit dien hoofde worden afgewezen.

Rechtbank ´s-Gravenhage 11 juli 2012, HA ZA 11-449 (G-Star Raw c.v. / Facton tegen gedaagden)

ter illustratie, via merchantcircle

Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh.

Merkenrecht. Counterfeit goederen. Bewijs identiteit gedaagden. Beperking van verbodsvordering op Beneluxmerk tot het grondgebied van de Benelux. Vordering tot informatie verschaffen toegewezen. Geen lijfsdwang.

G-Star c.s. bemerkt dat onder meer onder de naam Kleding2009 counterfeitkleding op internet wordt aangeboden voorzien van G-STAR-merken. Partijen twisten over de identiteit van de internetverkopers en die aan de onderzoekers van het door G-Star c.s. ingeschakelde onderzoekskantoor zijn verkocht. De rechtbank acht het voldoende concreet onderbouwd met feiten (rapport, foto's, verborgen camerabeelden, autoregistratie, verklaring bij notaris) dat het om deze gedaagden gaat. De rechtbank acht het belang van de privacy van gedaagden niet opwegen tegen het belang van de waarheidsvinding (observatiefoto's en verborgen camerabeelden).

Het gevorderde verbod op basis van de Benelux-merken wordt beperkt van de gehele Europese Gemeenschap tot het gebied van de Benelux. De vordering tot winstafdracht en de vordering tot vergoeding van de schade wordt toegewezen. Dat gedaagden moeten vrezen voor represailles van "de grote jongens achter de illegale kledinghandel" wanneer zij de verlangde informatie zouden verschaffen, is slechts in algemene bewoordingen gesteld en niet nader geconcretiseerd. Toch gaat de rechtbank hieraan voorbij.

Er wordt lijfsdwang gevorderd, maar niet toegewezen (zie citaat hieronder). De gevorderde dwangsom wordt toegewezen ad €10.000 per dag of exemplaar van een product met een maximum van €500.000. De proceskosten ad €57.865,69 dienen door gedaagden aan G-Star te worden vergoed.

4.18. De gevorderde lijfsdwang wordt afgewezen nu lijfsdwang slechts voor toepassing in aanmerking komt als een uiterste middel indien duidelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel - zoals een dwangsom - onvoldoende uitkomst zal bieden en bovendien het belang van de schuldeiser toepassing daarvan rechtvaardigt (vergelijk artikel 587 Rv). Zoals hiervoor onder 4.12 reeds aan de orde is gesteld is door G-Star c.s. onvoldoende onderbouwd gesteld dat [gedaagden] geen gevolg zullen gegeven aan de veroordelingen noch dat een dwangsom gesteld dat het belang van G-Star c.s. bij toepassing groter is dan dat van [gedaagden] bij het achterwege blijven daarvan.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, HA ZA 09-3472 (Pretium tegen TROS) en HAZA 11-2819 (TROS tegen Pretium)

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters en Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten.

Als randvermelding. In de serie Pretium-uitspraken. Mediarecht. Op grond van hetgeen (...) is overwogen, komt de rechtbank tot de slotsom dat de beschuldigingen die de Tros in het programma Tros Radar heeft geuit, ten tijde van die uitzendingen voldoende steun vonden in het beschikbare feitenmateriaal.

Hier een leesschema van de tussenkoppen die in de uitspraak vermeld zijn:
I. Beschuldigingen vinden geen steun in feitenmateriaal?
De klachten (r.o. 4.4 e.v.)
Feitenmateriaal in het ruwe beeldmateriaal (r.o. 4.8 e.v.)
Tussenconclusie: voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal (r.o. 4.14)
II. Onzorgvuldige journalistiek?
Inkleding van de beschuldigingen (r.o. 4.15 e.v.)
Inzet verborgen camera gerechtvaardigd? (r.o. 4.17 e.v.)
Inkleding Tros Radar uitzending 29 september 2008 (r.o. 4.20. e.v.)
Tussenconclusie: geen onzorgvuldige journalistiek (r.o. 4.27 e.v.)
Voorbeeldbrief (r.o. 4.28)
Tros Radar uitzending 20 oktober 2008 (r.o. 4.29)
Column Hertsenberg (r.o. 4.30)
Forum op de Tros Radar website (r.o. 4.31 e.v.)
Slotsom van de rechtbank: geen onrechtmatigheid (r.o. 4.36)
Dwangsommen verbeurd door Pretium Telecom? (r.o. 4.37 e.v.)

Rechtbank van Koophandel Brussel 22 juni 2012, AR nr A/11/03197 (Agrico U.A./NV Breeders Trust tegen Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen)

Uitspraak ingezonden door Philippe de Jong, Altius.

Kwekersrecht en de wet openbaarheid bestuursdocumenten. Agrico is licentiehouder van het communautair kwekersrecht voor het aardappelras Fontane, Breeders gaat illegaal vermeerderen en verhandelen van aardappelpootgoed tegen. Eisers verzoeken toegang tot beschikbare informatie inzake het gebruik van materiaal van het beschermde ras Fontane door derden (o.b.v. 14(3) kwekersrechtverordening en 11 Verordening 1768/95 (EG) uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van landbouwers en de wet openbaarheid van bestuursdocumenten)

Omdat eiseres slechts licentiehouder is en geen kwekersrechthouder wordt het verzoek geweigerd. Volgens 104(1) KwekersrechtVo wordt de exclusieve licentiehouder gelijkgesteld met de houder van het kwekersrecht. Alsnog weigert FAVV de informatie op basis van de wet bescherming persoonlijke levenssfeer (ook voor de ondernemingsgegevens). De rechtbank oordeelt dat de eisers in hun hoedanigheid van exclusieve licentiehouder, door de houder van het communautair kwekersrecht gelast, de relevante informatie verstrekt dienen te krijgen.

Het MB van 30 augustus 1999 en het KB van 18 augustus 2010 verplichten immers verweerder ertoe deze informatie in het kader van haar opdracht te verzamelen. Hij beschikt daardoor al over de informatie op het ogenblik dat deze wordt gevraagd. Verweerder bewijst ook niet welk extra werk of kosten hij heeft moeten leveren of maken. Daarenboven hebben eiseressen zelfs aangeboden om deze kosten te vergoeden.

De weigering van verweerder tot mededeling van de gevraagd relevante informatie, is onterecht (pagina 5).

Dictum
De rechtbank verklaart de vordering toelaatbaar en gegrond en zegt dat verweerder gehouden was en is aan eiseressen die in hun hoedanigheid van exclusieve licentiehouder en derde, door de houder van het communautair kwekersrecht hiertoe gelast en die in zijn opdracht optreedt, op hun schriftelijk verzoek, de relevantie informatie te verstrekken in overeenstemming met artikel 14(3) van Verordening (EG) Nr 2100/94 van 27 juli 1994 en hij dit slechts kan weigeren op een der gronden van artikel 11(2) van Verordening Nr 1768/95 van 24 juli 1995.

Vzr. Rechtbank Haarlem 29 juni 2012, LJN BX1123 (Bouwcombinatie Komfort v.o.f. tegen bv [gerechtelijk bewaarder])

Als randvermelding. Bewijsbeslag. Inhoudsindicatie rechtspraak.nl: Quasi deurwaardersgeschil over tenuitvoerlegging vonnis in de hoofdzaak na een conservatoir bewijsbeslag [red. twee USB sticks, twee ordners met administratie en een harde schijf van een computer] in een niet-IE-zaak [red. LJN BJ4901]. Partijen zijn het erover eens dat de vordering in de hoofdzaak niet strekt tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Niettemin is volgens verweerders (de deurwaarder en de gerechtelijk bewaarder) het onderhavige beslag te beschouwen als bewijsbeslag ex artikel 1019b en c Rv. Uit het beslagrekest blijkt niet, aldus verweerders, dat eiser heeft bedoeld afgifte van de bescheiden te bewerkstelligen en er is ook niet expliciet verlof voor beslag tot afgifte gevraagd.

Volgens verweerders kan daarom niet worden aangenomen dat het onderhavige beslag is gebaseerd op artikel 730 jo. 843a Rv, maar moet het beslag worden aangemerkt als oprekking van bewijsbeslag ex artikel 1019b en c Rv. De voorzieningenrechter volgt verweerders hierin niet. Artikel 1019 Rv bepaalt expliciet dat Titel 15 Rv (uitsluitend) van toepassing is op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de in het artikel genoemde wetten en verordeningen.

In de rechtspraktijk is herhaaldelijk uitgemaakt dat ook in niet IE-zaken bewijsbeslag mogelijk is en dat de grondslag daarvoor kan worden gevonden in artikel 730 jo. 843a Rv. In dit geval blijkt uit het beslagrekest dat eiser een dergelijk beslag ook heeft beoogd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook sprake van beslag dat is gebaseerd op artikel 730 jo. 843a Rv. De enkele omstandigheid dat in het beslagrekest artikel 730 Rv en/of afgifte niet expliciet worden genoemd doet daaraan niet af.

4.2.  Komfort stelt zich op het standpunt dat het beslag is gebaseerd op artikel 730 jo. 843a Rv en voert ter toelichting het volgende aan. Er zijn twee soorten bewijsbeslag, te weten beslag tot afgifte ex artikel 730 Rv jo. – bijvoorbeeld – artikel 843a Rv (hierna: het gewone bewijsbeslag) en IE-bewijsbeslag ex artikel 1019c Rv (hierna: IE-bewijsbeslag). De grondslag voor IE-bewijsbeslag is beperkt tot het toepassingsgebied van artikel 1019 Rv. Volgens Komfort is de onderhavige kwestie geen aangelegenheid als genoemd in titel 15 Rv (rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom). Het gewone bewijsbeslag is ontwikkeld in de rechtspraktijk en kent een ruime toepassing. Grondslag voor het gewone bewijsbeslag kan bijvoorbeeld zijn de exhibitieplicht van artikel 843a Rv. Uit het beslagrekest en het daarop verleende verlof blijkt, aldus Komfort, dat het hier gaat om conservatoir beslag tot afgifte en derhalve een gewoon bewijsbeslag. Het vonnis van 30 mei 2012 bevat onder 5.4. van het dictum een veroordeling tot afgifte van de in beslag genomen zaken. Het recht daarop was door middel van het conservatoir bewijsbeslag zeker gesteld. Door de executoriale titel is het conservatoir beslag, aldus Komfort, op de voet van artikel 704 lid 1Rv overgegaan in een executoriaal beslag. Komfort stelt nu dat de deurwaarder, gelet op zijn ministerieplicht, gehouden is de zaken tot afgifte waarvan [A] c.s. is veroordeeld op de voet van artikel 491 lid 2 onder zich te nemen en aan Komfort af te geven.

4.3.  Verweerders betwisten niet dat de deurwaarder, indien sprake zou zijn van beslag ex artikel 730 Rv, de gevraagde tenuitvoerlegging op de voet van artikel 491 Rv zou kunnen verrichten. Verweerders betwisten ook niet dat de hoofdzaak geen geding is tot handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Niettemin is volgens verweerders het onderhavige beslag te beschouwen als bewijsbeslag ex artikel 1019b en c Rv. Zij voeren daartoe het volgende aan. Artikel 843a Rv, waarnaar in het beslagrekest wordt verwezen, is materieel recht. Uit de kop van het beslagrekest en uit paragraaf 31 daarvan blijkt niet, aldus verweerders, dat Komfort heeft bedoeld afgifte van de bescheiden te bewerkstelligen en er is ook niet expliciet verlof voor beslag tot afgifte gevraagd. Volgens verweerders kan daarom niet worden aangenomen dat het onderhavige beslag is gebaseerd op artikel 730 jo. 843a Rv, maar moet het beslag worden aangemerkt als oprekking van bewijsbeslag ex artikel 1019b en c Rv. Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot Titel 15 Rv volgt dat het doel van een conservatoir bewijsbeslag uitsluitend is om bewijsstukken veilig te stellen. Vervolgens is het aan de bodemrechter om na een contradictoir debat te beslissen wat er met de in beslag genomen zaken moet gebeuren (artikel 1019 c lid 2 Rv). Het bewijsbeslag ex artikel 1019b Rv gaat niet automatisch over in een executoriaal beslag. In het onderhavige geval heeft de rechter onder 5.4 van het dictum van het vonnis bepaald dat [A] c.s. aan Komfort toegang dient te verlenen tot en inzage dient te verschaffen in en/of afschrift dient te nemen van de in beslag genomen bescheiden. Verweerders stellen zich op het standpunt dat hiervoor een actieve handeling van [A] wordt verlangd en dat het de gerechtelijk bewaarder niet vrij staat om zonder een dergelijke aanwijzing van [A] c.s. Komfort toegang te verlenen tot de beslagen bescheiden. De veroordeling is voorts, aldus verweerders, niet vatbaar voor rechtstreekse tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 491 lid 2 Rv.

4.4.  De voorzieningenrechter volgt verweerders hierin niet. Artikel 1019 Rv bepaalt expliciet dat Titel 15 Rv van toepassing is op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de in het artikel genoemde wetten en verordeningen. Partijen zijn het erover eens dat de vordering in de hoofdzaak niet strekt tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten. In de rechtspraktijk is herhaaldelijk uitgemaakt dat ook in niet IE-zaken bewijsbeslag mogelijk is en dat de grondslag daarvoor kan worden gevonden in artikel 730 jo. 843a Rv. In dit geval blijkt uit de aanhef en paragraaf 31 van het beslagrekest dat Komfort een dergelijk beslag ook heeft beoogd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook sprake van beslag dat is gebaseerd op artikel 730 jo. 843a Rv. De enkele omstandigheid dat in het beslagrekest artikel 730 Rv en/of afgifte niet expliciet worden genoemd doet daaraan niet af.

Voorstel richtlijn collectief beheer van auteursrecht en naburige rechten en multi-terrotoriale licenties voor muziekrechten voor online gebruik in de interne markt, COM(2012 372/2.

Uit het persbericht: Copyright: Commission proposes easier music licensing in the Single Market

The European Commission has today proposed measures to modernise collecting societies and put in place incentives to promote their transparency and efficiency.

Key elements of the proposed Directive;

Today's proposal pursues two complementary objectives:

• To promote greater transparency and improved governance of collecting societies through strengthened reporting obligations and rightholders’ control over their activities, so as to create incentives for more innovative and better quality services.
• Building upon this – and more specifically – to encourage and facilitate multi-territorial and multi-repertoire licensing of authors' rights in musical works for online uses in the EU/EEA.

In practice:

• Rightholders would have a direct say in the management of their rights, be remunerated more quickly and their ability to choose the most efficient collecting society for their purposes would be enshrined in law. This would bring about better protection of rightholders' interests, as well as increased access to cultural content for consumers.
• The new rules would change the way in which collecting societies work across Europe, with new requirements such as improved management of repertoire, quicker payments to members, clarity in revenue streams from exploitation of rights, an annual transparency report and additional information provided directly to rightholders and business partners (such as other collecting societies). Member States would need to have mechanisms for solving disputes between collecting societies and rightholders. Improved standards and processes should result in better functioning collecting societies and more confidence surrounding their activities.
• The multi-territorial licensing of authors' rights for the use of music on the Internet across borders would be facilitated but also subjected to the demonstration of the technical capacity to perform this task efficiently. This would benefit authors, internet service providers and citizens alike.

Background
Collecting societies act as intermediaries between rightholders in the music industry but also in other art forms like books or films, and the service providers intending to use their works. They license rights, collect royalties, and redistribute revenue to the rightholders in circumstances where individually negotiating licences with individual creators would be impractical and entail high transaction costs. There are more than 250 collecting societies in the EU that manage revenues of around 6 billion euro annually. The use of rights in the music sector accounts for about 80% of the total revenue collected by collecting societies.

The collective management of rights is also important for the licensing of online music service providers (music download services, streaming services). This is particularly the case for the rights of those who compose the music or write the lyrics. Online service providers often want to cover a multitude of territories and a large catalogue of music. They also often want to test new business models. All this makes online licensing very demanding. Many collecting societies are not ready for these challenges and as a result, service providers face serious difficulties when trying to obtain the licences necessary to launch online music services across the EU. This results in fewer online music services available to consumers across the EU and a slower incorporation of innovative services.

The proposed Directive contributes to completing a Single Market for intellectual property and it is part of the 2011 Commission strategy on intellectual property: klik hier voor meer informatie.

Hof Leeuwarden 10 juli 2012, LJN BX0988 (foto in tijdschrift en banner)

Ongeautoriseerd gebruik van foto's in tijdschrift en als banner op een website. Nadere invulling van het begrip openbaarmaking als bedoeld in art. 15a Aw.

[appellant] is fotograaf en krijgt opdrachten van - onder meer - Nike, Philips, Sony en Kodak voor hun reclamecampagnes. [geïntimeerde] is een uitgeverij van een aantal vakbladen, waaronder het tijdschrift SIGN + Silkscreen Magazine. Het tijdschrift Sign komt uit in Nederland en België en richt zich op de professionele zeefdrukker,
de designmaker en de professionele gebruiker van "digital imaging" technieken. In 2005 heeft FM Siebdruck Werbung GmbH op een beurs voor haar zeefdruktechniek voor het bedrukken van kunststof sheets een prijs gewonnen. Op haar stand had zij een zeefdruk staan waarbij met toestemming gebruik is gemaakt van een werk van [appellant]. In het tijdschrift Sign heeft [geïntimeerde] over de FESPA beurs en de winnende technologie van FM Siebdruck bericht. Op de omslag van het tijdschrift is een foto van de winnende zeefdruk van FM Siebdruck over de gehele bladzijde in kleur afgedrukt.

Het beroep op beeldcitaatrecht wordt door het Hof afgewezen, omdat er nauwelijks aandacht is besteed aan te winnende techniek, terwijl daarvan een paginavullend beeldcitaat is opgenomen. Dit beeldcitaat verkrijgt de functie versiering en is dus niet proportioneel.

De schade wordt begroot op €27.500. Anders dan dat appellant aan de schadeberekening voor het gebruik voorlegt, blijkt uit facturen blijkt genoegzaam dat het gebruik niet steeds op de door [appellant] voorgestane restrictieve wijze is beperkt per gebruik, per jaar en per land een licentievergoeding in rekening wordt gebracht..

Verder bespreekt het hof uitgebreid de volgende elementen: Overname uit de pers door de pers, Actuele rapportage, Begroting van de schade, Immateriële schade, winstafdracht

In citaten - feiten bij de rechtbank:
4. De rechtbank heeft het beroep van [geïntimeerde] op de exceptie van artikel 15 Aw in rechtsoverweging 4.4 van het vonnis afgewezen omdat naar haar oordeel deze exceptie alleen betrekking heeft op gedrukte media en dus niet op foto's. De rechtbank heeft het beroep op het citaatrecht wat betreft de opneming van de foto's in het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4 gehonoreerd en heeft om die reden de desbetreffende vorderingen van [appellant] afgewezen (rechtsoverwegingen 4.5 - 4.17). Het gebruik van de banner op de website www.sign.nl, was naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet toelaatbaar omdat er onvoldoende verband bestond tussen de banner en het laten zien van de techniek waarmee FM Siebdruk de FESPA Award heeft gewonnen. De rechtbank was verder van oordeel dat het beroep van [geïntimeerde] op artikel 16a Aw evenmin opging (rechtsoverwegingen 4.18 - 4.19). De Rechtbank kwam tot de slotsom dat [geïntimeerde] met de banner inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant] en heeft [geïntimeerde] veroordeeld aan [appellant] een bedrag van € 5500, - als schadevergoeding te betalen (rechtsoverweging 4.23). De overige vorderingen heeft de rechtbank afgewezen. [geïntimeerde] is als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

11.  Nu de werken van [appellant] met zijn toestemming op de FESPA beurs voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt, kan [appellant] op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat hieruit wordt geciteerd, waaronder te begrijpen de reproductie van de werken door middel van een daarvan genomen foto, mits wordt voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a lid 1 Aw.

14.  Het hof overweegt hierover als volgt. Voorop gesteld wordt dat artikel 15a lid 1 sub 2 Aw vereist dat het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd. Het citeren vindt hierin zijn begrenzing dat de opneming als citaat niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbende ter zake van de hier bedoelde exploitatie van het desbetreffende werk. Wat betreft de onderhavige beeldcitaten heeft te gelden dat de opneming hiervan in het tijdschrift Sign in beginsel een toelaatbaar citaat opleveren, mits de foto's samen met de verslaglegging van de FESPA redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als één geheel dat ertoe strekt de lezer een indruk te geven van de winnaars van de FESPA Awards. Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, kan mede van belang zijn of in het tijdschrift de foto's van de prijswinnende zeefdruktechniek ook worden besproken, maar in het algemeen zal dit niet beslissend zijn, aangenomen dat het verband tussen tekst en foto, bijvoorbeeld door het plaatsen van een onderschrift, voldoende duidelijk is. De opneming zal evenwel de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, wanneer op de foto, bijvoorbeeld door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst of door de wijze van opmaak van het dagblad of tijdschrift een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat tijdschrift krijgt. In dat geval wordt de omvang van het citaat door het te bereiken doel en door het kwalitatief en kwantitatief gehalte van de tekst niet gerechtvaardigd (vgl. HR 22 juni 1990, LJN:AD1160, Zienderogen Kunst en HR 26 juni 1992, LJN: ZC0647, Damave/Trouw).

16 (...) Doordat in de verslaglegging geen, althans nauwelijks, aandacht wordt besteed aan de winnende techniek van FM Siebdruk, terwijl daarvan wel een paginavullend beeldcitaat op de omslag van het tijdschrift is opgenomen, moet geconcludeerd worden dat op dit beeldcitaat door de omvang en de plaatsing daarvan in vergelijking met de tekst een zodanige nadruk komt te liggen dat het de functie van versiering verkrijgt en dus ontoelaatbaar is. Nu niet is voldaan aan het proportionaliteitsvereiste, heeft [geïntimeerde] geen belang meer bij de afzonderlijke behandeling van haar verweer dat er geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de exploitatiebelangen van [appellant] omdat hij reeds toestemming had verleend aan FM Siebdruck om zijn foto's te gebruiken voor reclamedoeleinden, wat daarvan overigens ook verder zij. Aan dit verweer wordt immers slechts toegekomen indien aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.
 
 Overname uit de pers door de pers
18.  Met de rechtbank is het hof van oordeel dat waar het de overname uit gedrukte media betreft, de overname beperkt is tot het geschreven woord en dus niet tevens foto's omvat. Het beroep van [geïntimeerde] op artikel 15 Aw is door de rechtbank terecht afgewezen.

Actuele rapportage
20 (...) Artikel 16a Aw stelt, kort gezegd, aan de toelaatbare mate van opname, weergave en mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken de voorwaarden dat zij kort moeten zijn en gerechtvaardigd moeten zijn voor het behoorlijk weergeven van een actuele gebeurtenis die het onderwerp van de reportage is. Het hof is met [appellant] van oordeel dat de paginavullende foto op de voorpagina van het tijdschrift Sign niet aan deze criteria voldoet omdat, zoals het hof hiervoor reeds heeft overwogen, de (integrale)weergave van de foto van de winnende zeefdruk op de omslag van het tijdschrift niet proportioneel en dus ook niet gerechtvaardigd is, terwijl in de reportage geen bijzondere aandacht wordt besteed aan deze winnende zeefdruk, Het beroep van [geïntimeerde] op de uitzondering van artikel 16aAw gaat derhalve niet op.

Begroting van de schade:
28.  Het hof is met [geïntimeerde] van oordeel dat de verklaring van [X] noch de overgelegde facturen steun bieden voor de stelling van [appellant] dat per gebruik, per land en per jaar steeds opnieuw een bedrag van € 5.500,- moet worden betaald. De door [appellant] zelf overgelegde facturen en de daarin opgenomen beschrijving van het gebruik onder het kopje "berechnungspunkt" spreken dit tegen. Uit de facturen blijkt genoegzaam dat het gebruik niet steeds op de door [appellant] voorgestane restrictieve wijze is beperkt naar land (factuur nr. [1]), in tijd (factuur nr. [2]) of gebruik (facturen nrs. [3] en [4]).

29.  Gelet op het voorgaande is het redelijk te veronderstellen dat [geïntimeerde] tegen betaling van een bedrag van € 5.500,- per foto het recht zou hebben verkregen de foto in haar tijdschrift Sign 2005/5 en 2007/4 op te nemen en die uitgaven verder te verspreiden zonder beperking in tijd (gelijk het gebruik van de foto in een boek als omschreven in factuur nr. [1]). Het hof acht het in dit licht niet redelijk dat voor de verdere verspreiding van het tijdschrift opnieuw een bedrag van € 5.500,- moet worden betaald. Het totale bedrag voor het gebruik van de foto's in beide tijdschriften, zoals opgenomen in de berekening van [appellant] onder 5.3.4 sub 1) en 2) van de memorie van grieven wordt door het hof begroot op € 11.000,- (2 x € 5.500,-).

30.  Door [geïntimeerde] wordt niet betwist dat het digitaal beschikbaar stellen van het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4 op haar website beschouwd moet worden als een nieuwe vorm van gebruik waarvoor een afzonderlijke vergoeding in rekening kan worden gebracht. [geïntimeerde] heeft voorts erkend dat beide tijschriften gedurende de periode van 1 augustus 2008 tot en met 9 april 2009 beschikbaar waren. Het bedrag dat [geïntimeerde] aan [appellant] dient te betalen, wordt door het hof redelijkerwijs begroot op € 11.000,- (2 x € 5.500,-).

Immateriële schade
36. Daarnaast betoogt [appellant] onder verwijzing naar artikel 25 lid 1 sub a Aw dat door publicatie van de in het geding zijnde foto's zonder vermelding van zijn naam en de publicatie van de verminkte versie van de "2005 foto" als banner op de website, zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden (zie sub 5.4.1 memorie van grieven). [appellant] stelt dat hij hierdoor immateriële schade heeft geleden die op de voet van art. 27 Aw in verband met art. 6: 97 BW dient te worden geschat. Bij de waardering van het geleden nadeel is volgens [appellant] van belang dat het hier gaat om een beeldbepalende, dominante openbaarmaking in een vakblad met een oplage van 4100 stuks die bovendien door het internet een verbreiding op veel grotere schaal heeft verkregen, terwijl daarnaast een deel van de "2005 foto" is gebruikt als blikvanger van de website gedurende zes maanden. Zodoende heeft [geïntimeerde] geprofiteerd van zijn werk, aldus [appellant]. Dit nadeel kan volgens [appellant], niet worden weggenomen of verzacht door middel van een rectificatie.

37. Dit betoog faalt. Het hof is van oordeel dat [appellant] hiermee onvoldoende heeft onderbouwd dat hij naast de geleden vermogensschade, die reeds is verdisconteerd in de hierboven vastgestelde vergoeding, ook ander nadeel heeft geleden dat voor vergoeding in aanmerking dient te komen. In het bijzonder heeft [appellant] zijn stelling dat hij reputatieschade heeft geleden niet onderbouwd. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat deze vordering om die reden moet worden afgewezen.

Winstafdracht
38.  [appellant] klaagt er ten slotte nog over dat de rechtbank zijn vordering tot winstafdracht ten onrechte niet heeft toegewezen.

39.  Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade (in dit geval bestaande in de door [appellant] gederfde royaltyvergoeding), tevens afdracht wordt gevorderd van de door [geïntimeerde] genoten winst, slechts één van beide vorderingen voor toewijzing vatbaar is, met dien verstande dat de rechter de hoogste van beide vorderingen zal dienen toe te wijzen (vgl. HR 14 april 2000, nr. C98/270, NJ 2000, 489). Nu evenwel niet is gesteld noch is gebleken dat de door de [geïntimeerde] genoten winst de omvang van de hiervoor vastgestelde schade te boven gaat, en [appellant] in appel niet de voor de winst te begroten nevenvordering heeft ingesteld, mist de grief belang.

40.  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de schadevordering tot een totaalbedrag van € 27.500,- (11.000 + 11.000+ 5.500) toewijsbaar is.

Dictum:
Het Hof:
i.  verbiedt [geïntimeerde] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van [appellant], op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat [geïntimeerde], na betekening van dit arrest, dit verbod overtreedt met een maximum van € 50.000,-;
ii.  veroordeelt [geïntimeerde] aan [appellant] vanwege de schending van het auteursrecht van [appellant] op de litigieuze foto's aan [appellant] te vergoeden een bedrag van € 27.500,- ten titel van schadevergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van dagvaarding in eerste aanleg tot die van algehele vergoeding, te verminderen met het reeds betaalde bedrag van € 5.500,-;
iii.  compenseert de kosten van eerste aanleg en het hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

Op andere blogs:
IE-Forum (P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Leeuwarden 10 juli 2012 (Beeldcitaat), IER 2013/24, p. 213-222.)
Mediareport (Het gebruik van beeldcitaten)

Gerecht EU 11 juli 2012, zaak T-559/10 (Laboratoire Garnier tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het gemeenschapsbeeldmerk "natural beauty" wordt door de onderzoeker afgewezen, en het beroep wordt verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat er ten onrechte is geconcludeerd dat er absolute weigeringsgronden van toepassing zijn vanwege het beschrijvend karakter van het merk.

Het relevante publiek is de gemiddelde Engelstalige consument en de woorden 'natural' en 'beauty' hebben een duidelijke betekenis in de Engelse taal. De soberheid van de gebruikte grafische middelen zorgt er niet voor dat deze banale grafische elementen niet de aandacht van het relevante publiek kunnen afleiden van de beschrijvende woorden 'natural beauty'.

Het Gerecht EU wijst de klacht af.

20 In addition, the applicant does not dispute the fact that the verbal elements of the mark applied for consist of two English words, ‘natural’ and ‘beauty’, as was noted by the Board of Appeal in paragraph 12 of the contested decision. Consequently, the relevant public, by reference to which the absolute ground for refusal must be examined, is the average English‑speaking consumer, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 11 of the contested decision, without being contradicted by the applicant.

25 It must, however, be noted that, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 16 of the contested decision, the stylisation of the mark applied for is limited to the addition of some common graphical features. In that regard, the Board of Appeal found that the use of the ordinary typeface was banal, while the fact that both words were written one over the other and that the ‘b’ within ‘beauty’ was slightly bigger than the rest of that word could not divert the consumer’s attention from the clear message conveyed by the descriptive words.

26 It must be pointed out that the graphical elements of the mark applied for consist, firstly, of the presentation of the element ‘natural’ placed above the element ‘beauty’ and, secondly, of the use of a certain typeface, the size used for the letter ‘b’ being different from that used for the other letters. However, it must be noted that those graphical elements are limited to the presentation of the two word elements and result from the use of common graphical methods. The typeface applied is banal and, contrary to the applicant’s assertions, the presentation, one above the other, of the two word elements cannot be regarded as unusual. Furthermore, the fact that the size of the letter ‘b’ is larger than that of the other letters of the word ‘beauty’ is barely perceptible, as is the position of the word ‘natural’, which is intended, somehow, to integrate that word into the element ‘beauty’. Those graphical elements cannot, as the applicant wrongly claims, give the impression of a logo, and those facts, by themselves, cannot confer a distinctive character on the sign applied for.

27      In view of the sobriety of the graphical means used, it must be held that, as found by the Board of Appeal at paragraph 16 of the contested decision, those banal graphical elements cannot divert the attention of the relevant public from the descriptive message resulting, in the present case, from the expression ‘natural beauty’.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-559/10)

BBIE 22 mei 2012, oppositienr. 2004013 (Deutsche Telecom AG tegen Vehold B.V.)

Een bijdrage van / bespreking door Jetske Zandberg, Inaday.

In de oppositie tegen het Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk T-COMM TRACKING AND TRACING gaat het BBIE kennelijk mee in de mening van de opposant dat het element T-COMM hier het dominante bestanddeel is van het beeldmerk.

Terwijl enerzijds wordt gesteld dat het merk in zijn geheel moet worden beschouwd, wordt anderzijds toch de nadruk gelegd op de overeenstemmende elementen, namelijk de woord-bestanddelen T-COM / T-COMM. Het BBIE gaat niet mee in de stelling dat er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend aan deze elementen. Wel wordt genoemd (onder punt 48) dat het publiek in dit element een verwijzing zou kunnen zien naar diensten met betrekking tot telecommunicatie. In zijn weigeringsbeleid is het feit dat een teken kan verwijzen naar kenmerken van de producten/diensten waarvoor registratie wordt gevraagd, voor het BBIE vaak voldoende om een merkaanvraag te weigeren. De redenatie van het BBIE lijkt hier dan ook enigszins gekunsteld.

Verder opvallend is het feit dat het OHIM het teken T-COMM TRACKING AND TRACING als woordmerk heeft geweigerd in te schrijven, terwijl het teken T-COM eerder wél is geaccepteerd. Dat de aanvragen daartoe werden ingediend rond de tijd van het BABY-DRY-arrest zou daarmee te maken kunnen hebben; in die periode werd het weigeringsbeleid erg soepel uitgevoerd. Gaandeweg zijn de normen daarna weer strenger geworden.

Dat het BBIE dan toch in zijn redenatie noemt dat het element T-COMM van de woordelementen het enige onderscheidende is, is op zijn minst opvallend te noemen. Bovendien is het merk van verweerder een gecombineerd woord/beeldmerk, waarin het figuratieve element zeer dominant is. Hier wordt door het BBIE in zijn vergelijking op visueel en auditief vlak m.i. nogal vlot voorbij gegaan.

Door de verweerder is in de oppositieprocedure om gebruiksbewijs gevraagd van de (ruim meer dan 5 jaar) oude ingeroepen rechten van de opposant. Jammer genoeg is er op de kennelijk ingediende bewijzen niet gereageerd door de verweerder, zodat in de beslissing van het BBIE daar ook verder niet op is ingegaan. Nu wordt uit de beslissing ook niet duidelijk waar het bewijsmateriaal betrekking op had. Voor te stellen is, dat het bewijs zeker niet voor alle waren en diensten geleverd zal zijn, en dat de vrij specifieke waren en diensten waarvoor verweerder zijn merk heeft ingediend niet identiek zijn aan die van opposant. Nu acht het BBIE ze wel identiek, omdat deze onder de algemene omschrijving in de ingeroepen rechten vallen. Dit lijkt een gemiste kans van de verweerder te zijn.

Al met al kan gesteld worden dat dit een toch wel verrassende beslissing van het BBIE is.