Rechtbank 's-Gravenhage 27 juni 2012, HA ZA 08-3222 (Eiser tegen Gedaagde)

In navolging van IEF 9380.

Merkenrecht. Eiser verhandelt producten met het Kamal-merk. Gedaagde heeft deze producten ingevoerd. In het tussenvonnis heeft de rechtbank gedaagde opgedragen bewijs te leveren dat de producten voorzien van het Kamal-merk, eigenlijk door eiser zijn ingevoerd. Eiser is opgedragen te bewijzen dat gedaagde de producten, voorzien van het Kamal-merk, heeft geleverd aan winkeliers in Den Haag.

De rechtbank is van oordeel dat beide partijen niet zijn geslaagd in het leveren van bewijs. Volgens de rechtbank heeft eiser door bestelling van de Kamal-merken niet ingestemd met het invoeren van deze producten door gedaagde. Er is sprake van een merkenrechtelijke inbreuk door gedaagde. De rechtbank is van oordeel dat er enkel sprake is van een beperkte inbreuk en wijst alle nevenvorderingen af, waardoor beide partijen hun eigen kosten moeten dragen.

De rechtbank beveelt B om met onmiddelijke ingang, onder last van een dwangsom, gebruik van het Beneluxmerk KAMAL te staken en gestaakt te houden.

2.6. B heeft niet uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat de uit de  getuigenverklaringen blijkende omstandigheid dat de producten door A waren besteld en  voor A waren bestemd, meebrengt dat aangenomen moet worden dat de producten met  toestemming van A zijn ingevoerd en dat daarom geen sprake is van inbreuk. De bedoelde  toestemming kan in dit geval ook niet op grond van enkel die omstandigheid worden  aangenomen. Mede gelet op het feit dat B zelf heeft aangevoerd dat A voorheen de bestelde  Kamal-producten altijd rechtstreeks geleverd kreeg, volgt uit de bestelling door A namelijk  niet zonder meer dat A heeft ingestemd met invoer door B.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juni 2012, HA ZA 12-60 (SENA tegen Exploitatiemaatschappij [W] B.V.)

Wet naburige rechten. Gelijkheidsbeginsel.

[W] B.V., een horecaonderneming, maakt muziek openbaar en dient derhalve een billijke vergoeding aan SENA te betalen. [W] B.V. is het niet eens met de haar opgelegde facturen en laat een bedrag ad. € 216,20 onbetaald. De procedure wordt door de rechtbank Utrecht verwezen naar de rechtbank 's-Gravenhage, welke op grond van de Wet Naburige Rechten bevoegd is om van vorderingen van SENA kennis te nemen. [W] is van mening dat zij heeft betaald volgens de tarieven welke gelden in de categorie 'café/bar', welke geldt voor leden vande Koninklijke Horeca Nederland (hierna: KHN). SENA handelt volgens [W] in strijd met de Wnr en het gelijkheidsbeginsel door voor KHN-leden een lager tarief te hanteren dan voor niet-leden, zoals [W].

De Rechtbank oordeelt dat SENA in strijd met artikel 34 lid 1 Rv  heeft gehandeld, door het overleggen van een nieuwe conclusie in repliek in plaats van de originele conclusie. Met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel oordeelt de rechtbank dat SENA het verschil in tarief voldoende heeft gemotiveerd. De kortingsregeling van KHN-leden is proportioneel en passend om het legitieme doel te bereiken. De rechtbank stelt dat er geen gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt door SENA dat [W] slechts de tarieven van KHN-leden verschuldigd is in plaats van de algemene tarieven voor 'Horeca-achtergrondmuziek'.

[W] wordt door de rechtbank veroordeeld tot betaling van de nog te betalen billijke vergoeding en SENA wordt veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten.

4.4. De rechtbank verwerpt het standpunt van SENA. Wanneer een procedure wordt voortgezet voor een andere rechter is de aanlegger, in dit geval SENA, ingevolge artikel 34 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) verplicht een afschrift van het verwijzende vonnis en de overige op de procedure betrekking hebbende stukken aan de rechter over te leggen. Door de nieuwe conclusie over te leggen in plaats van de originele conclusie heeft SENA naar het oordeel van de rechtbank in strijd met artikel 34 lid 1 Rv gehandeld. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat SENA slechts heeft gesteld dat zulks ‘abusievelijk’ is gebeurd, zonder dit op enigerlei wijze toe te lichten. SENA heeft daarmee geen verklaring gegeven voor het feit dat er inhoudelijke wijzigingen zijn gemaakt, dat er andere producties zijn bijgevoegd, noch dat de nieuwe conclusie ook is ondertekend door GGN als ware het de conclusie van repliek zoals deze eerder was ingediend. Nu iedere verklaring voor het handelen van SENA ontbreekt, sluit de rechtbank niet uit dat SENA welbewust de nieuwe conclusie heeft ingediend in plaats van de originele conclusie. Dat de rechtbank inmiddels beschikt over de originele conclusie is aan [W] B.V. te danken en berust niet op enig herstel van haar fout door SENA.

4.13. [W] B.V. heeft deze stellingen van SENA niet bestreden en overigens komen de door SENA genoemde voorwaarden overeen met de voorwaarden zoals deze zijn vermeld op de hiervoor in 2.8 vermelde websitepagina van KHN die door [W] B.V. is overgelegd. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van SENA en de websitepagina dat deelnemende KHN leden een machtiging ter automatische incasso aan KHN dienen te verstrekken voor de door hen verschuldigde billijke vergoeding, welke vergoeding door KHN wordt geïnd en aan SENA wordt doorbetaald. De rechtbank is van oordeel dat SENA daarmee voldoende heeft gemotiveerd dat, voor zover er al sprake is van gelijke gevallen, het verschil in tarief dat geldt voor leden van KHN die deelnemen aan de KHN kortingsregeling ten opzichte van niet-leden van KHN of leden van KHN die daaraan niet deelnemen, wordt gerechtvaardigd omdat het onderscheid een legitiem doel treft. In feite is zelfs sprake van twee legitieme doelen; ten eerste een administratieve lastenverlichting voor SENA en ten tweede het doorschuiven van het debiteurenrisico naar KHN. Naar het oordeel van de rechtbank is de KHN kortingsregeling passend om deze doelen te bereiken en ook proportioneel.

4.15. Voor zover [W] B.V. met de verwijzing naar de SENA brief 2006 (hiervoor vermeld in 2.5) heeft willen stellen dat bij haar door SENA de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat zij als niet- lid van KHN de lagere tarieven die gelden voor leden die deelnemen aan de KHN kortingsregeling verschuldigd is, faalt dit verweer. In de brief schrijft SENA weliswaar “Het in rekening brengen van een ander tarief ten aanzien van niet leden van KHN zou per definitie impliceren dat SENA dit gelijkheidsbeginsel niet toepast.”, uit de daaropvolgende paragraaf in de brief blijkt evenwel dat SENA het blijkbaar door [W] B.V. tegen de te betalen billijke vergoeding voor 2006 ingediende bezwaar afwijst en dat zij de opgelegde toeslag voor het niet tijdig betalen van de factuur handhaaft. Uit de SENA brief 2006 kan de rechtbank niet afleiden welk tarief SENA in 2006 bij [W] B.V. in rekening heeft gebracht. Ook kan de rechtbank uit de brief niet afleiden of in 2006 eenzelfde systematiek bestond als in 2009 namelijk dat door SENA enerzijds met KHN tarieven zijn overeengekomen voor ‘Horeca-achtergrondmuziek’ en dat anderzijds andere tarieven gelden voor leden van KHN die SENA en KHN zijn overeengekomen in een collectieve licentieovereenkomst waar leden van KHN aan kunnen deelnemen, noch of - in voorkomend geval - de inhoud van die collectieve licentieovereenkomst die gold in 2006 overeenstemt met de KHN kortingsregeling. Voorts is gesteld noch gebleken dat [W] B.V. ook in 2006 geen lid was van KHN. Gelet hierop kan de SENA brief 2006 zonder nadere toelichting door [W] B.V., die ontbreekt, niet leiden tot het oordeel dat SENA met die brief bij [W] B.V. het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat zij ten aanzien van de billijke vergoeding in 2009 slechts de tarieven verschuldigd is die leden van KHN betalen ingevolge de KHN kortingsregeling in plaats van de algemene tarieven voor ‘Horeca-achtergrondmuziek’.

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juni 2012, IEF 11504; ECLI:NL:GHDHA:2014:4656; HA ZA 11-2397 (Schnell S.P.A. tegen Schilt Engineering B.V. en Schilt Engineering Export B.V.)
Schnell is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen, fabriceren en leveren van automatische machines en programmatuur voor het verwerken van ijzer en staal in betonwerken. Zij is houdster van de Europese octrooien 1 356 875 B2  en 1 356 876 B1 . Schilt maakt haar bedrijf van het ontwikkelen en exploiteren van machines voor de verwerking van ijzer en staal. Schilt heeft aan een drietal bedrijven dergelijke machines geleverd. Schnell heeft op grond van een daartoe van de voorzieningenrechter gegeven verlof conservatoir bewijsbeslag gelegd bij Schilt.

De vraag is of de werkwijzen van de machines van Schilt overeenkomen met die van de Schnell-machines. De rechtbank komt tot de conclusie dat er geen sprake is van inbreuk op de octrooien van Schnell. De rechtbank wijst de vorderingen van Schnell af, veroordeelt hen tot het vergoeden van proceskosten ad € 55.210,81 en heft het gelegde conservatoire bewijsbeslag op.

4.9. Nu niet in geschil is dat alle inrichtingen van Schilt (i.e. zowel Van Essen, BMC als Balvert) de ondersteuningsarmen in overwegende mate horizontaal wegdraaien, maken deze inrichtingen om de hiervoor uiteengezette redenen alle geen inbreuk op conclusie 1 en 8 van EP 875 B2. Nu de overige ingeroepen conclusies direct of indirect van de conclusies 1 en 8 afhankelijk zijn, wordt ook daarop geen inbreuk gemaakt.

4.20. Om de voorgaande redenen, in samenhang beschouwd, verwerpt de rechtbank het betoog van Schnell met betrekking tot kenmerk (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 876. Nu in de van Essen-machine de profielen in contact blijven met de splitters terwijl zij op de karretjes liggen, is geen sprake van het in conclusie 10 geclaimde ‘pre-accumulation channel (…) in order to receive said preset metal profiles (2) from said auxiliary supporting means (40)’. Evenmin is voldaan aan de stap uit conclusie 1 ‘disengaging said auxiliary supporting means (40) from said profiles (2) so as to deposit said profiles (2) on an underlying pre accumulation channel (46)’. Van letterlijke inbreuk op element (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 376 is derhalve geen sprake. Schnell heeft nog gesteld dat de inrichtingen van Schilt ook bij wijze van equivalentie inbreuk zouden maken op EP 876, doch zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt niet in te zien dat in de aan Van Essen geleverde inrichting in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze wordt vervuld ter bereiking van in wezen hetzelfde resultaat als door de maatregelen volgens conclusies 1 en 10 van het octrooi.

4.23. Nu geen van de machines van Schilt inbreuk maakt op conclusies 1 en 10 van EP 876, geldt hetzelfde ten aanzien van de door Schnell ingeroepen volgconclusies, die van de conclusies 1 en 10 afhankelijk zijn.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Ex-parte beschikking Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 27 juni 2012, (Stichting Brein tegen UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile)

In navolging van IEF 11364 & IEF 11459.

Uit 't persbericht.  BREIN kreeg gisteren voor de derde maal een ex-parte bevel tot blokkering van twee nieuw extra IP-adressen die The Pirate Bay in gebruik nam om de blokkering van haar illegale website te omzeilen. The Pirate Bay heeft ondertussen aan het piratenblog Torrentfreak laten weten dat zij door zullen gaan met het in gebruik nemen van extra IP-adressen. De Nederlandse rechter heeft de site geboden haar aanbod van 'links' naar illegale bestanden te staken en gestaakt te houden.

U.S. District Court for the northern district of California (VS) 26 juni 2012, 11-CV-01846-LHK (Apple tegen Samsung)

Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird.

Octrooirecht. Betreft een prejudiciële beslissing in een Amerikaanse zaak van Apple vs. Samsung. Samsung heeft inbreuk gemaakt op Apple's modelrecht op de iPad.

De Amerikaanse rechter weegt de belangen van beide partijen af ('Balance of the hardships') om te bepalen of een prejudiciële beslissing op zijn plaats is. Hierbij speelt een rol dat Samsung geen beroep heeft gedaan op nietigheid van Apple's Amerikaanse modelrecht. De onomkeerbare schade is volgens de rechter groter bij Apple dan bij Samsung. Samsung zal de verkoop zien teruglopen door de uitspraak, maar dat Apple moet concurreren met de producten van Samsung weegt zwaarder. De Amerikaanse rechter oordeelt dat de Galaxy Tab 10.1 van Samsung niet veel verschilt van de iPad, waardoor er spake is van een modelrechtinbreuk. De Amerikaanse rechter oordeelt dat het model van een tablet een belangrijk element voor verkoop vormt, ondanks dat het een complex technologisch apparaat is. Het algemeen belang zorgt er mede voor dat Samsung moet worden veroordeeld, Apple heeft als modelrechthouder namelijk het recht op te treden tegen inbreukmakers die dit model gebruiken.

De Amerikaanse rechter oordeelt dat Samsung de Galaxy Tab 10.1 van de Amerikaanse markt moet terugtrekken; Samsung dient zich te weerhouden van verdere inbreuk en er wordt een bedrag ad. 2,6 miljoen Dollar vastgsteld om betaling van enige schadevergoeding van Apple veilig te stellen.

Apple has established a strong case on the merits. This Court already found that Samsung’s products are “virtually indistinguishable” from Apple’s products, and that the Galaxy Tab 10.1 likely infringed on the D’889 Patent. Moreover, this Court previously found that Apple had shown that it was likely to suffer irreparable harm from the sales of Samsung’s infringing tablets because: (1) Apple and Samsung were direct competitors, (2) together the two companies held a relatively large market share, with few other competitors in the relevant market; and (3) design mattered more to customers in making tablet purchases, establishing the requisite nexus. Apple, 678 F.3d at 1328; December 2 Order at 48-49. Given the strength of Apple’s case on the merits, and its likelihood of irreparable harm, the balance of hardships tips in Apple’s favor. While Samsung will certainly suffer lost sales from the issuance of an injunction, the hardship to Apple of having to directly compete with Samsung’s infringing products outweighs Samsung’s harm in light of the previous findings by the Court.

The Court is unpersuaded by Samsung’s arguments. Samsung previously raised, and this Court previously rejected, Samsung’s argument that design is but one aspect of a technologically complex product. This Court previously found that design is an important driver in the demand for tablet sales. December 2 Order at 49. This finding was upheld by the Federal Circuit. See Apple, 678 F.3d at 1328. Even though the Tab 10.1 may be a “complex technological device,” there is no basis to revisit the Court’s finding on this point.

This Court is persuaded by Judge O’Malley’s concurrence that the public interest favors an injunction here “because the record at this stage shows that the D’889 Patent is likely valid and infringed, and there are no other relevant concerns, the public interest is best served by granting a preliminary injunction.” Apple, 678 F.3d at 1338 (O’Malley, J. concurring). As a patent holder, Apple has a valid right to exclude others from practicing Apple’s invention. In order to protect that right, and promote the “encouragement of investment-based risk,” the public interest weighs in favor of Apple

Donderdag 7, 14, 21 en 28 juni 2012 vond op initiatief van het Leids juridisch PAO de cursus Merken- en Modellenrecht plaats.

Vandaag werd het onderwerp modellenrechtspraak in de Benelux, Europees modellenrecht en Slaafse nabootsing in Nederland en Europa behandeld. Wouter Pors (Bird & Bird)  presenteerde zijn visie op het geheel. Voor diegene die hierbij niet aanwezig konden zijn, volgt hieronder een kort overzicht van zijn presentatie en kunt u de volledige tekst downloaden.

1. Inleiding
2. De aanvraag
3. Geldigheid van het modelrecht
4. Vermogensrecht
5. Inbreuk
6. Procederen en handhaven
7. Varia procesrecht

Bekijk hier de volledige presentatie.

Gerecht EU 28 juni 2012, zaak T-314/10 (Constellation Brands, Inc. tegen OHIM (COOK'S))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de vernietigingsprocedure vordert Constellation Brands Inc. vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het OHIM, waarin gemeenschapsmerkinschrijving van het woordmerk 'COOK'S' nietig wordt bevonden. De afdeling wijst het verzoek tot herstel in de vorige toestand af en bevestigt de nietigverklaring van de gemeenschapsmerkinschrijving, het beroep wordt verworpen. Middel: feiten onjuist beoordeeld; niet noodzakelijke zorgvuldigheid betracht.

Verzoekster heeft niet aangegeven waarom en in welke mate het OHIM de zorgvuldigheidsnormen te buiten zou zijn gegaan. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep heeft voldaan aan de eisen die nodig zijn om de zorgvuldigheid te betrachten. Met betrekking tot de onjuiste feiten beoordeling, beslist het Gerecht dat hier ook geen sprake van is. De nietigheid van de gemeenschapsmerkaanvraag wordt door het Gerecht bevestigd.

Gerecht EU: wijst de de klacht af.

20 Therefore, the fact that the Board of Appeal stated in paragraph 12 of the contested decision that, ‘even though absolute impossibility is not required, that provision does require abnormal difficulties which are independent of the will of the person concerned and which are apparently inevitable even if all due care is taken’ does not permit the inference that the Board of Appeal committed an error in the present case in its interpretation of Article 81 of Regulation No 207/2009.

21 In that regard, as OHIM rightly states, paragraph 12 of the contested decision cannot be read separately from the other paragraphs of the contested decision. However, it is relevant that the Board of Appeal held in paragraph 18 of the contested decision that ‘restitutio in integrum can be grounded if in spite of all due diligence, the representative himself or his clerical staff commits an excusable error or if unforeseeable events occur’.

22 It must also be noted that the applicant confines itself to abstract considerations without stating in what way the Board of Appeal in the present case actually gave a strict interpretation of Article 81(1) of Regulation No 207/2009 which was inconsistent with the case-law. In particular, the applicant does not state how the use of the expression ‘exceptional events’ rather than ‘abnormal difficulties’ or of the expression ‘unforeseeable events’ rather than ‘difficulties which are independent of the will of the person concerned and which are apparently inevitable’ show that the Board of Appeal departed from the correct interpretation of Article 81(1) of Regulation No 207/2009.

30 However, in the present case, it must be noted that, as an explanation for the corruption in the computer system used by BWT, the applicant states in the application that that system ‘had become corrupted creating a programming error that prevented the reminder emails from being generated’ and classifies that corruption of the computer system as being ‘unforeseeable’ and ‘exceptional’. The applicant gives no more explanations in that regard to clarify whether or not the corruption in question constitutes a foreseeable risk which is inherent in any computer system.

31 As a consequence, it must be held that the applicant has not shown that BWT exercised all due care required by the circumstances within the meaning of Article 81(1) of Regulation No 207/2009.

32 That conclusion cannot be affected by the alleged manifest errors of assessment made by the Board of Appeal in paragraphs 24 to 27 of the contested decision.

38 However, in that regard, the applicant confines itself to stating in its application that, while it did not give an explanation regarding the management of emails by BWT and in particular regarding the error made by BWT’s renewals manager who disregarded the renewal application made by the applicant’s agent, that was because the ultimate cause of the failure to renew the trade mark was not the human error of BWT’s renewals manager but the corruption in the computer system. The applicant does not thereby prove that the statement of the Board of Appeal in paragraph 25 of the contested decision is incorrect.

48 It must be held, however, that, regardless of the question of whether the corruptions in the Inprotech computer system were also mentioned in the decisions of the Boards of Appeal, the applicant does not succeed in refuting the statement of the Board of Appeal that the applicant has not established how the corruption in the computer system in the present case ought to be regarded as exceptional.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage. 27 juni 2012, zaaknr. 416220/ KG ZA 12-335 (Bayer Pharmaag tegen Sandoz B.V.)

Mede ingezonden door András Kupecz, Simmons & Simmons LLP.

Octrooirecht. Bayer brengt onder de merknaam YASMIN orale anticonceptiva op de Nederlandse markt. YASMIN bevat de werkzame stoffen drospirenon en ethinylestradiol. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 1 149 840. Sandoz heeft in Nederland een generieke variant van YASMIN op de markt gebracht, EE/DRSP Sandoz. Sandoz is een bodemprocedure gestart en heeft vernietiging van het Europees octrooi van Bayer gevorderd. Dit omdat EE/DRSP Sandoz de stof DRSP bevat dat wordt gemaakt volgens het Europees octrooi geclaimde wijze. Sandoz voert aan dat er sprake is van toegevoegde materie en dat de inventiviteit ontbreekt. De voorzieningenrechter is het hiermee niet eens en wijst de vordering van Sandoz af.

Sandoz wordt veroordeeld om zich te onthouden van het maken van inbreuk op het octrooi van Bayer; om opgave te doen van de professionele afnemers van de inbreukmakende producten en hen te verzoeken de producten te retourneren onder last van een dwangsom en veroordeelt Sandoz in het betalen van de proceskosten.

4.8. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat sprake is van toegevoegde materie omdat de specifieke reactieomstandigheden van voorbeeld 2 van WO 738 niet zijn opgenomen in conclusie 2 van EP 840. WO 738 leert de gemiddelde vakman dat 5-β-OH-DRSP kan worden omgezet in DRSP door waterafsplitsing door toevoeging van pTSA. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat de gemiddelde vakman geen reden ziet om aan te nemen dat deze reactie uitsluitend bij de specifiek genoemde reactieomstandigheden zal plaatsvinden. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de geopenbaarde omzetting ook zal plaatsvinden onder andere reactieomstandigheden. Anderzijds zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de variaties op de reactieomstandigheden niet onbegrensd zijn. Conclusie 2 van EP 840 leert de gemiddelde vakman niet meer of minder. Binnen welke grenzen de reactie nog aanvaardbaar verloopt zal de gemiddelde vakman eenvoudig kunnen vaststellen, te meer nu, zoals Sandoz zelf heeft aangevoerd, het gebruik van pTSA voor waterafsplitsing van tertiaire alcoholen algemeen bekend was en dus tot de algemene vakkennis behoorde. De door Sandoz als productie C overgelegde testresultaten (waarvan alleen serie T 1471 relevant lijkt) doen daar niet aan af.

4.12. In paragraaf 0015 wordt beschreven dat DRSP onder invloed van zuurinwerking gemakkelijk wordt omgezet in een tweetal bijproducten. De beschrijving geeft vervolgens aan dat de vorming van deze bijproducten door de nieuwe werkwijze wordt teruggedrongen. De beschrijving heeft hier specifiek het oog op stap 3). Dat blijkt daaruit dat wordt vermeld ‘Bei der Eliminierung wird eine Ausbeute von 96% d.Th. erzielt’ en dat de beschrijving dit percentage vervolgens combineert met het opbrengstpercentage van de stappen 1) en 2) (68% tot 75%) tot een opbrengst voor de drie stappen tezamen van 65% tot 72%. Sandoz heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit geclaimde voordeel van de werkwijze van conclusie 2 niet wordt bereikt. Ook is, zoals Bayer terecht aanvoert, het technisch effect van EP 840 daarin gelegen dat een alternatieve werkwijze voor de bereiding van DRSP wordt verschaft  namelijk uitgaande van 5-β-OH-DRSP.

4.13. Voorts kan niet worden geoordeeld dat, met Example 5(c) van US 985 als vertrekpunt, de werkwijze van conclusie 2 voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend is, al niet omdat Example 5(c) uitgaat van 3β,5-dihydroxy-6β,7β;15β,16β- dimethyleen-5β,17α-pregnane-21,17-carbolacton en niet is in te zien wat de gemiddelde vakman er toe zou brengen deze stof als uitgangspunt te vervangen door 5-β-OH-DRSP.

Een bijdrage: ‘Harmonisatie van auteursrechtelijke exploitatiebegrippen door Europees Hof afgerond’ van Joost Becker, Dirkzwager.

Met de recente arresten Donner en SAS Institute/World Programming geeft het Europese Hof zichzelf een eigen ‘lente’-akkoord om de auteursrechtelijke kernbegrippen - de uitsluitende rechten die aan de auteur toekomen - vervolmaakt te harmoniseren. Eerder was al sprake van een harmonisatieslag op de begrippen ‘mededeling aan het publiek’ en ‘distributie’. Daar worden nu aan toegevoegd de toerekening van de handelingsketen aan de handelaar in het kader van distributie en de uitbreiding van het recht op ‘reproductie’.
(…)
De traditionele betekenissen van openbaarmaking en verveelvoudiging uit de Auteurswet kunnen (bijna) helemaal de prullenbak in: sinds de afgeronde harmonisatie van de auteursrechtelijke exploitatiebegrippen door het Hof heten bewerken en verveelvoudigen gezamenlijk ‘reproductie’ en bestaat openbaar maken uit twee rechten: ‘mededeling aan het publiek’ en ‘distributie’.
(…)
“Deze [door het Europese Hof geformuleerde begrippen] spelen nu een doorslaggevende betekenis bij de uitlegging van het begrip ‘mededeling aan het publiek’. Vele handelingen die voorheen traditioneel onder het (immateriële) openbaarmakingsbegrip uit de Auteurswet vielen, moet nu worden bezien in dit licht. Zodoende heeft het Hof gezorgd voor een vergaande harmonisatie.
(…)

Met de introductie van deze laatste omstandigheden harmoniseert het Hof het begrip distributie nog verder. Dat is ook nodig – zeker in gevallen van internetverkoop waarbij auteursrechtelijke werken of kopieën worden verkocht – omdat eigendomsoverdracht van producten vaak pas bij (af)levering aan een lid van het publiek plaatsvindt. Zo behoudt het Hof de uitlegging van het begrip ‘distributie’ voor zichzelf.
(…)
Waar na het Infopaq-arrest mogelijk nog aan twijfel onderhevig kon zijn of handelingen die traditioneel als bewerkingen onder het verveelvoudigingsrecht van de auteur vallen ook reproductiehandelingen zijn, is na het SAS Institute/World Programming-arrest die twijfel bij mij weggenomen: dit zijn de jure reproductiehandelingen ex art. 2 ArRl.
(...)
Eén ding is in mijn optiek helder: in nagenoeg alle gevallen moet bij beoordeling van de inbreuk op de uitsluitende rechten van de auteur, of de afbreuk daarvan, de recente rechtspraak van het Europese Hof, die de exploitatiebegrippen harmoniseert, worden toegepast. Dat de traditionele begrippen ‘openbaar maken’ en ‘verveelvoudigen’ uit de Auteurswet na de afgeronde harmonisatie van de uitsluitende rechten van deauteursrechthebbende door het Europese Hof nog zomaar kunnen worden toegepast in Nederland, lijkt verleden tijd. De rechtspraktijk zal uitwijzen of de uitkomst in dezelfde gevallen wezenlijk anders zal zijn. Ik hoop en verwacht van niet.

Lees hier het gehele artikel.

Gerecht EU 28 juni 2012, zaak T-133/09 (I Marchi Italiani Srl & Antonio Basile tegen OHIM/Osra SA)
Gerecht EU 28 juni 2012, T-134/09 (Antonio Basile & I Marchi Italiani tegen OHIM/Osra SA) (B. Antonio Basile 1952)

Gemeenschapsmerkenrecht.

In de nietigheidsprocedure vordert Osra A, van I Marchi Italiani Srl en Antonio Basile, de nietigverklaring van het beeldmerk 'B Antonio Basile 1952' (klassen 14, 18 & 25).
Dit omdat Osra SA het gemeenschapsbeeldmerk 'BASILE' heeft gedeponeerd (klasse 25). De nietigheidsafdeling wijst de vordering en nietigverklaring van het gemeenschapsmerk in zijn geheel toe. In de tweede zaak wijst zij de nietigverklaring, met betrekking tot de waren 25, gedeeltelijk toe. Het beroep wordt verworpen. Middel (in beide zaken): geen verwaringsgevaar.

Onderscheidend karakter achternaam Basile
De consument zal vooral de naam Antonio Basile, samengenomen, identificeren met de producten. De naam Basile heeft volgens het Gerecht een niet te verzwakken onderscheidend vermogen voor indiening van een merk voor kleding. Het Gerecht oordeelt dat de achternaam Basile meer onderscheidend vermogen heeft dan de voornaam Antonio.
Gelijkheid merken
Vastgesteld wordt dat de merken een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemmig hebben. Het Gerecht stelt vast dat zij begripsmatig overeenstemmen. Beide merken gebruiken de achternaam Basile, waardoor het publiek de waren zal associëren met een persoon met die naam.
Verwarringsgevaar
Omdat er overeenstemming bestaat tussen de merken is er volgens het Gerecht sprake van verwarringsgevaar.

Het Gerecht beveelt dat de namen van de aanvrager Antonio Basile respectievelijk I Marchi Italiani Srl  worden verwijderd uit de lijst van aanvragers en verwerpt het beroep.

Citaten (in beide zaken gelijk)
47 In the present case, first of all, the Board of Appeal stated, in paragraph 24 of the contested decision, on the one hand, that the fact that the surname Basile is very common in Italy has not been proven and, on the other, that that surname is not one of the most common in Italy. The first applicant contests those claims without, however, adducing any evidence to the contrary. In order to challenge the distinctive character of that surname, the applicant states, moreover, that it has been the subject of numerous registrations. However, there is no evidence in the file to prove this, as the evidence adduced for the first time before the Court to that effect was found to be inadmissible (see paragraph 19 above). In addition, the first applicant does not dispute the Board of Appeal’s assessment, in paragraph 32 of the contested decision, that the forename Antonio in the contested mark is very common in Italy.

48 Second, in spite of its claims, the first applicant has not presented any evidence to establish that the forename Antonio and the surname Basile, taken together, identify a well-known person, at least in Italy, and that, taken as a whole, it will therefore be perceived by consumers as a mark which consists of both a forename and surname which identify that person and not as the surname Basile to which other elements have been added, including the forename Antonio.

56 Visually, the stylised capital letter ‘B’, followed by a full stop, which corresponds to the first letter of the surname Basile and is placed above the forename Antonio and the surname Basile, and the element ‘1952’, placed below that name and written in smaller characters, are not sufficiently important elements to counteract the similarity between the marks at issue created by the fact that the most characteristic element of both the contested mark and the earlier trade mark is identical (see, to that effect, judgment of 16 May 2007 in Case T‑137/05 La Perla v OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), not published in the ECR, paragraph 46). Even if the stylised capital letter ‘B’ is bigger than the other elements of the contested mark, it does not constitute a significant addition to the element ‘basile’ in so far as it corresponds to its first letter or to its monogram. Likewise, in the light of its position in the contested mark and its smaller size, the element ‘1952’, which could be perceived as being a year, has a subsidiary position in the contested mark and does not attract the consumer’s attention as much as the other elements of that mark, although that does not mean that it is insignificant.

57 The fact that the element ‘basile’ is preceded by the element ‘antonio’ does nothing to invalidate that conclusion. In that regard, it must be borne in mind that, according to the case-law, while it is true that consumers generally take more note of a mark’s beginning than of its ending, that argument cannot apply in all cases (judgment of 16 May 2007 in Case T‑158/05 Trek Bicycle v OHIM – Audi (ALLTREK), not published in the ECR, paragraph 70). In the present case, as was stated in paragraph 47 above, Antonio is a forename which is very common in Italy and is therefore less distinctive than the surname Basile. Accordingly, in spite of its position at the beginning of the contested mark, the element ‘antonio’ cannot attract the consumer’s attention more than the element ‘basile’.

58 Phonetically, even if the contested mark, composed of six syllables ‘an, ‘to’, ‘nio’, ‘ba’, ‘si’ and ‘le’, is longer than the earlier trade mark, composed of three syllables ‘ba’, ‘si’ and ‘le’, the majority of the syllables of the contested mark and all of the syllables of the earlier trade mark, that is to say those that correspond to the surname Basile, are identical. Contrary to what the first applicant claims, the differences between the marks at issue in respect of the addition, in the contested mark, of the capital letter ‘B’ and the element ‘1952’ to the forename Antonio and to the surname Basile do not call into question the fact that there is a degree of phonetic similarity in so far as, on the one hand, in principle, the capital letter ‘B’, on its own, will not be pronounced by consumers, who will perceive it to be the first letter or monogram of that surname, and, on the other, as was stated in paragraph 56 above, the element ‘1952’, which could be perceived as being a year by the relevant public and which has a secondary position in the contested mark, is therefore, for that reason, unlikely to be pronounced by the relevant public after the phrase ‘antonio basile’. Moreover, as was stated in the previous paragraph, given its low degree of distinctiveness, the fact that the element ‘antonio’ is placed before the element ‘basile’ is not sufficient to counteract the similarities between the two marks.

63 As was stated in paragraph 39 above, the identity and the similarity of the goods covered by the marks at issue are not called into question. Moreover, as is clear from paragraph 61 above, the marks at issue are similar.

64 The Board of Appeal was therefore right to find, in paragraph 37 of the contested decision, that there is a likelihood of confusion between the marks at issue.