D.J.G. Visser, ‘Football Dataco’ rekent ook af met ‘Technip’, nog te verschijnen in NJB 2012.

Een bijdrage van Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap en Universiteit Leiden.

HvJ EU Football Dataco en HR Technip. Het lijkt erop dat het Hof EU met “Football Dataco” naast de geschriftenbescherming ook heeft afgerekend met de omstreden Technip-theorie van de Hoge Raad die inhield dat ook een “op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker” aanleiding kan geven tot auteursrechtelijke bescherming van een kinetisch schema dat werd gebruikt in de petrochemische industrie. Dergelijke bescherming van een gegevensverzameling met bij uitstek technische know how via de achterdeur van het auteursrecht werd door velen systematisch en principieel onwenselijk gevonden. Een ‘op ervaring en analytisch vermogen berustende visie’ komt erg dicht bij ‘skill and labour’ en is als te lage en systematisch onjuiste drempel voor auteursrechtelijke bescherming sinds ‘Football Dataco’ niet meer toelaatbaar. Dit blijkt ook uit de volgende overweging van het Hof EU: “Wat de samenstelling van een databank betreft, is aan dit oorspronkelijkheidscriterium voldaan wanneer de maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes”. In de Technip-zaak ging het om keuzes die technische voordelen boden en dus niet om “vrije en creatieve keuzes”.

Misschien zou Nederland en/of Europa er toch verstandig aan doen om de bescherming van technische know how als bedrijfsgeheim op grond van art. 39 TRIPs daadwerkelijk te codificeren, te harmoniseren en wat uit te bouwen. Want uiteindelijk heeft de Hoge Raad in de Technip-zaak gewoon zijn eerlijkheids-onderbuik gevolgd: die waardevolle kinetische schema’s voor de petrochemische industrie waren ‘gepikt’ door een ex-werknemer.

Internationaal wordt bescherming van bedrijfsgeheimen vaak tot de intellectuele eigendom gerekend. Op grond van art. 39 van het TRIPS-verdrag is Nederland verplicht vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen. Of die verdragsbepaling directe werking heeft is onduidelijk, maar het Haagse Hof oordeelde dat de strekking ervan in art. 6:162 BW is geïncorporeerd. Dat is de facto al sinds 1919 (Lindenbaum/Cohen) het geval. Den Hartog concludeert dat in recente zaken werkgevers vaak aan het kortste eind trekken, vaak omdat het gestelde misbruik van vertrouwelijke informatie niet kon worden bewezen. Daarnaast mogen ex-werknemers hun algemene vakkennis blijven gebruiken, en is concurrentie uiteraard toegestaan.

[Deze bijdrage zal ook verschijnen als onderdeel van de Kroniek IE in het NJB]

Gerecht EU 6 maart 2012, zaak T-565/10 (TyssenKrupp Steel tegen OHIM) - dossier

Europees gemeenschapsmerkenrecht. De aanvrage van het Gemeenschapswoordmerk HIGHPROTECT voor onedele metalen en legeringen wordt afgewezen door de onderzoeker, omdat het merk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is voor de waar. Het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: het woordmerk bezit onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de waren.

Bij het Gerecht EU strandt het beroep: het teken is beschrijvend voor de klasse 6 onedele metalen en legering, etc.. HIGHPROTECTION biedt bescherming tegen corrosie en slijtage en onderscheid zich niet omdat het de kenmerken van de betreffende waren omschrijft.

23      Außerdem ist hervorzuheben, dass die Eintragung eines Zeichens auch dann abgelehnt werden kann, wenn es nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen einer als solcher in der Anmeldung aufgeführten Kategorie beschreibenden Charakter hat. Würde in einem solchen Fall das fragliche Zeichen für die genannte Kategorie als Gemeinschaftsmarke eingetragen, wäre sein Inhaber nämlich durch nichts gehindert, es auch für die Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie zu verwenden, für die es beschreibend ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).

24      Schließlich verlangt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nicht, dass die Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. entsprechend Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 57). Folglich hinderte der Umstand – wäre er erwiesen –, dass der Begriff „Highprotect“ nicht der üblichen Art und Weise entspricht, in der die Merkmale oder die Bestimmung unedler Metalle und Stähle in Fachkreisen bezeichnet werden, nicht daran, diesen Begriff als für diese Merkmale oder diese Bestimmung beschreibend zu qualifizieren. Folglich kann dahingestellt bleiben, ob, wie das HABM geltend macht, dieses Vorbringen sowie die Anlagen K 12 bis K 15 zur Klageschrift, die das Vorbringen belegen sollen, unzulässig sind, weil sie nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Beschwerdekammer waren.

26      Da, wie vorstehend ausgeführt, der Begriff „Highprotect“ für Merkmale der betreffenden Waren beschreibend ist, haben zweitens die Wettbewerber der Klägerin entgegen deren Behauptung ein schützenswertes Interesse daran, diesen Begriff zur Beschreibung von Eigenschaften ihrer Waren benutzen zu können. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren dienen können, frei nutzen dürfen (vgl. entsprechend Urteil Koninklijke KPN Nederland, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 58).

Nader gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 23 over het invoeren van ex-ante toezicht op tarieven en tariefstijgingen en het onderbrengen van dit toezicht bij de NMa, Kamerstukken II, 31 766, nr. 25.

Het overzicht van amendementen, zie IEF 10988. Ter vervanging van nr. 23 (zie IEF 10979).

De hier voorgestelde aanscherping van het preventief toezicht sluit aan bij de bevinding van de NMa uit 2007 dat een meer specifieke vorm van tarieftoezicht wenselijk zou zijn, waarbij volgens de NMa gedacht kan worden aan het schriftelijk laten goedkeuren door een toezichthouder van het wijzigen van tarieven en/of het vaststellen van tarieven door een CBO.

Tot slot wil de indiener graag benadrukken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de door de regering van belang geachte zelfregulering. Immers, uitgangspunt blijft dat het College alleen de eenzijdige vaststelling van tarieven door beheersorganisaties toetst, en deze zullen eerst dan aan de orde zijn wanneer de in art. 3 c bedoelde overeenkomsten met representatieve organisaties niet worden gesloten.

E.H. Hoogenraad, D. Haije, 'Interflora: van doodsteek naar flowerpower voor vergelijkende reclame', IER februari 2012/1, p. 5 - 9.

Parallel gepubliceerd van RB 1326. Een kort commentaar van Ebba Hoogenraad en Daniël Haije, Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten.

Reclamerecht perspectief bij HvJ EU 22 september 2011 (Interflora/Marks&Spencer) IER 2011/71, m.nt. Gielen [red. IEF 10209]:

Conclusie Interflora is goed nieuws voor  vergelijkende reclame. Het arrest geeft ruim baan aan de eerlijke mededinging en het consumentenbelang. Het gevaar uit L'Oréal/Bellure (vergelijkende reclame als ongerechtvaardigd voordeel trekken) is door het HvJ uitdrukkelijk besproken, en lijkt geweken met de introductie van de alternatief-exceptie als geldige reden. De verhouding tussen de geldige reden en het ongerechtvaardigd voordeel is door het HvJ nog niet uitgesproken; de verzoening die het HvJ teweeg wil brengen zou ons inziens moeten inhouden dat de geldige reden direct met zich meebrengt dat het voordeel niet meer ongerechtvaardigd is (Mrl) en daarmee ook geen oneerlijk voordeel oplevert (VrRl).

Een zuivere vergelijkende reclame vormt een geldige reden, het voordeel is niet meer ongerechtvaardigd. Interflora maakt duidelijk dat de herkomstgarantie-, reclame- en investeringsfunctie niet snel worden aangetast in geval van vergelijkende reclame. Wij zouden menen dat ook voor afbreuk aan andere merkfuncties hoge drempels moeten worden opgeworpen daar waar het vergelijkende reclame betreft die het product duidelijk als alternatief neerzet. Dat doet recht aan het uitgangspunt dat het HvJ een en andermaal heeft gegeven: vergelijkende reclame moet ruimhartig worden bejegend. Bij twijfel in het voordeel van de vergelijkende reclame uitleggen. Dit, in combinatie met het gegeven dat het begrip vergelijkende reclame heel ruim wordt uitgelegd, maakt dat het merkenrecht de vergelijkende reclame wérkelijk serieus moet nemen.

Proces-verbaal Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 14 december 2011, KG ZA 11-1275 (X tegen Action c.s.)

Onderliggende vonnis bij de executievonnissen van IEF 10991 en IEF 10995.

AD Inkoop is modelrechthebbende op een theelicht met de vorm van een artisjok. Het is onvoldoende gebleken dat de vorm van een artisjok bekend was bij ingewijden. Een bij Christies geveild model dat 25 jaar geleden zou zijn verhandeld, is aangepast om dit ontwerp te verkrijgen. Het is niet kenbaar hoe het oorspronkelijke model eruit zag, zodat niet aannemelijk is geworden dat deze de nieuwheid of het eigen karakter van het model wegneemt, nog daargelaten of een eenmalige veiling leidt tot het bekend zijn in de betrokken kringen in Europa. Dat de natuurlijke vorm van een plant is overgenomen en aan de hand daarvan een model is ontworpen betekent niet dat er geen geldig modelrecht voor theelichthouders kan ontstaan.

Action wordt veroordeeld tot het gestaakt houden van inbreuk en dient aan niet-particuliere afnemers een brief te zenden. Beiden op last van een dwangsom ad 5.000 euro/dag(deel) met maximum van 500.000 euro bij niet-nakoming.

1.2. Voorshands is onvoldoende gebleken dat er voor 21 december 2007 theelichthouders in de vorm van een artisjok bekend waren bij ingewijden in de betrokken sector. De verklaring van Chaozhou Sanhong Ceramics Making Co. Ltd. is dienaangaande onvoldoende, nu deze niet wordt gedragen door stukken waaruit zou blijken aan wie, hoeveel en exact wanneer de betreffende theelichthouders op de Europese markt zouden zijn gebracht. Ook uit de door Action c.s. geciteerde verklaring van the Museum of Jewelry: “This is actually a reproduction of an original candle stand that was auctioned at Christies auction house in Londen 25 years ago for about $5000 ea. We have modern the design and let them produce again” blijkt voorshands niet dat het hier in geding zijnde model in de betrokken kringen in Europa bekend was voor 21 december 2007. Het bij Christies geveilde model is door the Museum of Jewelry aangepast, zo blijkt uit de verklaring. Het is derhalve niet kenbaar hoe het oorspronkelijke model er uit zag, zodat niet aannemelijk is geworden dat deze de nieuwheid of het eigen karakter van het in het geding zijnde model wegneemt, nog daargelaten de vraag of een eenmalige veiling in Londen leidt tot het bekend zijn in de betrokken kringen in Europa. Uit de overgelegde prints van de website www.kerstpakkettenexpress.nl wordt naar voorlopig oordeel evenmin duidelijk of de betreffende artisjokvormige theelichthouder in 2007 — derhalve voor 21 december 2007 — daadwerkelijk op de markt was, nu nader bewijs van de verkoop of verklaringen van medewerkers van dat bedrijf ontbreken. Het argument van Action c.s. ten slotte dat er door het bestaan van de gewone artisjok al geen geldig model is gaat voorshands oordelend niet op. Dat de natuurlijke vorm van een plant is overgenomen en aan de hand daarvan een model is ontworpen betekent niet dat er geen geldig modelrecht voor theelichthouders kan ontstaan.

 

Inbreuk
13. De door Action c.s. aangevoerde verschillen tussen de theelichthouder zoals geregistreerd en de door Action c.s. verhandelde theelichthouder brengen naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk met zich mee, zodat de modelrechtinbreuk zoals door AD inkoop is gesteld, voorshands aannemelijk is geworden. De vorderingen die zien op het inbreukverbod zullen dan ook worden toegewezen zoals hieronder in het dictum bepaald.

De informatie in dit artikel is overgenomen uit een blogpost die onder CC-BY-licentie is gepubliceerd, Darren Smyth, IPKat.

In the list of Decisions, there have been a number of cases where substantial procedural violations have been found by the Board:

T 1880/11 – Failure to appoint Oral Proceedings on the subject of adaptation of the description after first appeal decision constituted a substantial procedural violation. Even though Oral Proceedings had already been held before the first refusal of the application (which had been successfully appealed), the applicant was entitled to a second Oral Proceedings on the subject of adaptation because the subject of the requested second Proceedings was different from the first.

T 0645/11 – Refusal of application after only one examination report is not always a substantial procedural violation, but was found to be so in this case. This is a salutary reminder to European Patent Attorneys to ALWAYS request Oral Proceedings, this being all too easily forgotten.

T 1285/11 – Refusal of an application having provided no reasoned statement as to why the arguments of the applicant had not been accepted was found to be a violation of Article 113(1) EPC (the right to be heard), and, accordingly, a substantial procedural violation. By coincidence, this case was a Pfizer application relating to polymorphs, similar to a case which was the subject of an earlier post.

Another substantial procedural violation was found in T 0382/10 – there seems to have been a misunderstanding between the representative of the applicant and the Examining Division during the Oral Proceedings, which resulted in a premature and unexpected refusal of the application.

On the other hand, in T 0698/11, the Board held that the Examining Division had been wrong to allege that a particular feature was "notorious knowledge" or indisputable common general knowledge, and that a further search should have been performed. However, this was considered to constitute an error of judgement on a substantive issue rather than an incorrect conduct of the procedure. Therefore, this was not considered to be a substantial procedural violation.

Turning now to other matters: In T 0418/07 the Respondent appointed two firms of representatives and requested the Board to send materials to both firms, which the Board declined to do. Furthermore, the Respondent announced before Oral Proceedings that it would use German at the Oral Proceedings and requested the Board to provide translation from German into English for the benefit of the Appellant and of one of its own employees who would attend the Oral Proceedings and who does not speak German. The Board pointed out that the translation available under Rule 4(1) was available for the benefit of the other party, not the party using the language that was not the language of the proceedings. In this case, the Appellant had indicated that he would not attend the Oral Proceedings, so the request for translation was refused.

T 0960/08 reminds us of the dangers that lurk when opponent status (or indeed the patent) is transferred around the time of the filing of an appeal. The Appeal was rejected as inadmissible because it was filed in the name of a party who the Board decided was not the correct opponent.

T 0065/11 is an example of the Boards of Appeal guarding their own jurisdiction. The case concerns re-establishment of the rights in respect of the time limit for filing the notice of appeal. The request for re-establishment was purportedly granted by a Formalities Officer for the Examining Division. The Board declared this null and void, pointing out that it was for the Board to decide on the re-establishment. But they proceeded to grant the request anyway.

T 0036/11 confirms that it is for the EPO, not the Patentee, to decide whether Opposition proceedings should continue if the Opponent withdraws their opposition. An appeal against a decision of the Opposition Division not to continue the proceedings in these circumstances was rejected as inadmissible on the basis that the Patentee was not adversely affected by the decision.

J 0018/10 reminds us to be very careful about withdrawing an application (which is usually done either to prevent publication or to obtain a refund of fees). If the applicant changes their mind, retraction of the withdrawal (that is, reinstatement of the application) is very difficult, and was not allowed in this case.

The EPO Boards of Appeal currently seem unable to decide whether double patenting is prohibited under the EPC (there being no explicit prohibition of double patenting in the text of the EPC), and, if so, what are the criteria for deciding what constitutes double patenting. T 1491/06 is the latest addition to the canon of cases, and had this to say:

In its decisions in cases G 1/05 and G 1/06 handed down on 28 June 2007 (OJ EPO 2008, 271 and 307, respectively) the Enlarged Board of Appeal held obiter (see point 13.4 of the identical Reasons):

"The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor." The board in decision T 1391/07 (not published in OJ EPO, point 2.6 of the Reasons), referring to the above decisions of the Enlarged Board, saw no basis for extending the existing practice to "cover claims not defining the same subject-matter but conferring... a scope of protection overlapping with each other only partially in the sense that some, but not all of the embodiments notionally encompassed by one of the claims would also be encompassed by the other one of the claims." The present board agrees with this view.

Applying this standard, the claims of the application in suit were held to be different from subject-matter of a patent already granted to the appellant, so there was no double patenting. Perhaps it is now time for this issue to be referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO?

Finally, T 1336/09 reminds us that, while proceedings are still pending, the EPO will generally take into consideration third party observations, even if they are filed at a very late stage in the proceedings. Furthermore, it is perfectly permissible to file third party observations anonymously.

West-Indisch Huis, Amsterdam, woensdag 7 maart 16u tot 18u, volledige uitnodiging.

Recentelijk is het Caroline von Hannover II-arrest gewezen waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haar eerdere arrest (Caroline I) inzake portretrecht en privacy van royalty’s lijkt te temperen. De strijd die prinses Caroline van Monaco ruim tien jaar geleden voerde tegen haar achtervolgende paparazzi heeft geleid tot de belangrijkste portretrechtzaak in Europa. Ook de Nederlandse (vrijwillige) Mediacode beroept zich op Caroline I.

De vier sprekers zullen dit arrest met u bespreken:
Mediarechtadvocaat Bertil van Kaam /
    de impact van het arrest Caroline von Hannover I (en II)
Emeritus hoogleraar Gerard Schuijt /
    het betoog: teveel betekenis toegekend aan Caroline I, en nu ook II?
Seniorrechter rechtbank Amsterdam mr. Willem Korthals Altes /
    de beschouwing: Ontwikkeling jurisprudentie verhouding art. 8 en 10 EVRM sinds 2004.
Mediarechtadvocaat Jens van den Brink
    de arresten en de Mediacode nader beschouwd.

Aanmelden hier

Ook op IE-Agenda.nl

Rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, HA ZA 10-1 (Snoek/Stichting Gladiolen Combinatie tegen X)

Kwekersrecht. Opzegging sublicentie teeltrechten. Snoek is houdster van gladiolenras Amsterdam en San Remo. Glaco houdt zich bezig met bevordering van de gladiolencultuur en verrijking van het assortiment door verwerving van licenties van gladiolencultivars en door teelt en verkoop hiervan. Glaco heeft exclusief van Snoek gelicentieerd gekregen. De teeltrechten heeft zij verleend aan bij haar aangesloten telers. X heeft zo'n sublicentie.

Er volgt beëindiging van de teeltrechten, maar bij controle blijkt toch nog geteeld te worden op last van een derde, namelijk Zijlstra. Deze beëindiging is rechtsgeldig. De reconventionele vordering baseert X op de sublicentieovereenkomst die Glaco, uitgaande van de gestelde inbreuken, rechtsgeldig heeft ontbonden.

Omdat X de gestelde lastgeving uitdrukkelijk weerspreekt, zullen Snoek en Glaco worden opgedragen tot het leveren van bewijs van hun stelling, zoals zij hebben aangeboden. De zaak wordt aldus aangehouden.

4.9. 4.9. Op grond van het voorgaande zal Snoek en Glaco worden opgedragen bewijs te leveren (i) van hun stelling dat Zijlstra als lasthebber van X materiaal van de rassen AMSTERDAM en SAN REMO heeft geteeld en (ii) van hun stelling dat de bollen die, naar de rechtbank vooralsnog aanneemt, X in 2008 heeft geleverd aan Veldt, van het ras AMSTERDAM waren. Daarnaast zal X worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands voor juist gehouden stelling dat X in 2008 ten minste 2.000.000 bollen heeft geleverd aan Veld.

4.10. Indien partijen dezelfde getuige(n) willen horen in het kader van meer dan een van de gegeven bewijsopdrachten, zal de rechtbank bij de planning van de zitting(en) pogen die verhoren zoveel mogelijk te combineren. Partijen wordt verzocht de volgorde van de op te roepen getuigen om die reden zoveel mogelijk onderling af te stemmen.

4.11. Bij deze stand van zaken moet de beslissing op alle vorderingen worden aangehouden. Dat geldt ook voor het gevorderde accountantsonderzoek. Snoek en Glaco hebben niet toegelicht op welke rechtsgrond zij dat onderzoek vorderen. Uit de formulering van de vordering blijkt dat het onderzoek ertoe dient om de duur en omvang van de gestelde inbreuk vast te stellen en om te achterhalen wie de leveranciers en afnemers van de vermeend inbreukmakende producten zijn. De rechtbank begrijpt daaruit dat Snoek en Glaco hebben bedoeld de vordering te baseren op artikel 70 van de ZZPW, dat een inbreukmaker verplicht rekening en verantwoording af te leggen over door de inbreuk genoten winst (lid 6) en al hetgeen de inbreukmaker bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen mee te delen (lid 11). Voor toewijzing van het gevorderde accountantsonderzoek op die grond is vereist dat de inbreuk vast staat. Ook voor de beslissing op deze vordering dient dus de uitkomst van de bewijslevering te worden afgewacht.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 1 maart 2012, KG ZA 12-59 (Action tegen X)

Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Huib Berendschot, AKD.

Spoedexecutiegeschil na IEF 10991. Action vordert in een tweede executievonnis de staking van de executie van het vonnis van 14 december j.l.. Dit omdat partijen een overeenkomst van zekerheid overeen zijn gekomen. X is voornemens om in strijd met deze overeenkomst de dwangsommen te executeren.

De voorzieningenrechter schorst de tenuitvoerlegging totdat in kort geding bij onherroepelijk vonnis het bedrag is bepaald dat Action heeft verbeurd als gevolg van de overtreding van het eerdere vonnis.

4.14. Vast staat dat Action tot een bedrag van €500.000,00 zekerheid heeft gesteld waarna X is overgegaan tot opheffing van het door haar gelegde executoriaal beslag op de winkelvoorraad van een filiaal van Action te Zwijndrecht. Omdat Action tot het maximum aan ingevolge het vonnis van 14 december 2011 te verbeuren dwangsommen zekerheid heeft gesteld, oordeelt de voorzieningenrechter aannemelijk dat de zekerheidsstelling op alle executiemaatregelen ziet die X op grond van het vonnis van 14 december kan treffen, waarbij het bedrag tot welk X kan executeren nadien (vooralsnog) is beperkt in het vonnis van 27 februari 2012. Door de maximering van de dwangsommen in het vonnis van 14 december 2011, kan Action aan X niet meer verschuldigd zijn dan een bedrag van €5.00.000,00 en voor de betaling daarvan heeft Action zekerheid gesteld. Als het zo zou zijn, zoals X lijkt te stellen , dat X ook met de zekerheid tot het maximum aan te verbeuren dwangsommen, executoriale beslagen kan doen leggen, dan heeft de zekerheidsstelling nagenoeg geen betekenis. Immers, X kan op grond van het vonnis van 14 december 2011 vermoedelijk vele tientallen, zo niet meer, executoriale beslagen doen leggen.

4.15. Nu in kort geding nog geen onherroepelijk vonnis is gewezen waarbij het bedrag is bepaald dat Action heeft verbeurd bij gevolg van overtreding van het vonnis van 14 december 2011, is X naar het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van de overeenkomst gehouden de tenuitvoerlegging van het vonnis van 14 december 2011 tot dat moment te schorsen. De vordering onder 1 zal worden toegewezen als in het dictum is vermeld.

J.P. Hustinx, G. Kuipers en T. Douma, Further SPC Granting Guidelines, DeBrauw Legal Alert december 2011.

Bijdrage ingezonden door Jan Pieter Hustinx, Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma, De Brauw Blackstone Westbroek. Zie onderaan voor een interessante tabel.

In addition to its recent judgments in the Medeva and Georgetown cases (24 November, click here for the legal alert) and the Merck case (8 December, click here for the legal alert), the Court of Justice ("CJ")  of the European Union handed down three orders in Supplementary Protection Certificate ("SPC") cases which did not receive much attention.  Nevertheless, the Yeda (C-518/10), Queensland (C-630/10) and Daiichi Sankyo (C-6/11) orders of  25 November 2011 provide some interesting clarification on the granting of SPCs by national Industrial Property Offices ("IPOs"), especially as regards product-by-process claims and combination products.

Yeda (C-518/10): if the patent claims only a combination, can an SPC be granted for an individual active ingredient?

Yeda owns a European patent that discloses a therapeutic composition A+B. The patent also claims the administration of both components separately, provided they are part of the same composition. Yeda applied for two SPCs, one for the composition A+B and one for active ingredient A only. The supporting Marketing Authorisation ("MA") only covered product A, but indicated that it should be administered together with B. Both SPCs were refused by the British IPO. Yeda appealed and, following a referral by the Court of Appeal, the CJ clarified that an SPC cannot be granted:

Hence, no SPC for Yeda. This further narrows the "disclosure test" for Article 3(a): if the patent claims A + B in combination, an SPC cannot be granted for just A.

Queensland (C-630/10): One patent = one SPC? One MA = several SPCs?
Queensland is the owner of a parent patent and two divisional patents. The parent patent claims two active ingredients (by product-through-process claims), and the divisional patents claim additional active ingredients. The MA relied on for the SPC applications, contains a combination of active ingredients both from the divisional patents and from the parent patent. The actual CJ ruling regarding most questions referred is no surprise and a literal copy of the rulings in the Medeva case. However, an interesting paragraph in Yeda is:

"Moreover, where a product is protected by a number of basic patents in force, each of those patents may be designated for the purpose of the procedure for the grant of a certificate, but only one certificate may be granted for a basic patent (…)."  (paragraph 35)

Although that case concerned a patent family, this consideration is worded in broader form. It implies that one MA concerning a combination of active ingredients can be relied on for several SPC applications, provided the constituting active ingredients are specified in the wordings of the claims of different basic patents (and provided the other requirements of Article 3 are also met). We are of the view that, contrary to the wording of the CJ, it should also be possible to obtain more than one SPC relying on the same basic patent in case the patent claims several active ingredients independently (i.e. not as part of a combination).

Queensland (C-630-1-): product-by-process claims and SPCs

A new question at issue in Queensland was whether in a case involving a basic patent relating to a product-by-process claim, it is necessary for the ‘product’ to be obtained directly by means of that process.  The CJ clarified that it is irrelevant whether the product is derived directly from the process, but that an SPC can only be granted for a product identified in the wording of the claims of the patent. In other words, if the product is not specified, no SPC is possible for that active ingredient.

Daiichi: combination products

Daiichi owns a patent regarding an active ingredient A. It obtained an SPC for this product based on an MA containing A as sole active ingredient. Daiichi invested considerable time and resources in undertaking clinical trials and studies in order to secure an MA for a combination therapy of A+B. This was successful and Daiichi then sought an SPC relying on the MA for the combination product and on the same basic patent. The British IPO refused this second SPC for the combination therapy on the grounds that the active ingredients of the MA are not covered by the basic patent. In confirming the IPO's decision the CJ uses the exact wording of the Medeva case, clearing all doubts that Medeva is not limited to multi-disease vaccines but applies to all combination products.

Summary of the present situation for easy reference: what do the decisions mean in practice