College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 07/577 A (Stichting Natuur en Milieu c.s. tegen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb))

Openbaarmaking milieu-informatie als uitzondering op het auteursrecht. Richtlijnconforme uitleg van prejudicieel arrest Hof van Justitie in zaak C-266/09.

Het College is bevoegd en heeft de plicht tot belangenafweging. In dit geval gaat het om de specifieke belangen van de toelatinghouder betreffende commercieel gevoelige informatie en daarbij wordt een beroep gedaan op auteursrechten. Eerder was verweerster overtuigd dat Bayer middels voorbeelden aangetoond heeft dat openbaarmaking van rapporten en studies niet alleen een auteursrechtinbreuk oplevert, maar dat Bayer hierdoor ook ernstig commercieel nadeel zal ondervinden. Het specifieke belang dat Bayer heeft bij vertrouwelijke behandeling van de openbaarmaking van residu- en werkzaamheidsstudies en bij bescherming van zijn auteursrecht, weegt zwaarder dan het algemene belang dat is gediend bij openbaarmaking van milieu-informatie, aldus het Ctgb.

Bij het College van Beroep: Blijkens het overwogene in punt 52 van het arrest moeten de gronden om openbaarmaking van milieu-informatie te weigeren restrictief worden uitgelegd. Een verzoek om die informatie dient blijkens de overweging van het Hof in punt 53 van het arrest te worden gehonoreerd als het algemene belang dat is gediend met openbaarmaking groter blijkt dan het specifieke belang dat is gediend met de weigering om openbaar te maken. Onderzocht dient te worden of verweerder in het wijzigingsbesluit een juiste belangenafweging heeft verricht.

Ter zitting heeft het Ctgb aangegeven zich niet langer op het standpunt te stellen dat met de openbaarmaking van rapporten auteursrechtinbreuk wordt gepleegd. Gelet op al het voorgaande moet worden geoordeeld dat verweerder het belang van Bayer niet op goede grond zwaarder heeft laten wegen dan het algemeen belang dat met de openbaarmaking van de documenten is gediend. Het CBB verklaart het beroep gegrond.

Bij het Ctgb

4. Bayer voert aan dat na openbaarmaking de data onrechtmatig kunnen worden gebruikt door concurrenten. Dit zou de intellectuele eigendomsrechten van Bayer schaden.

Reactie Ctgb: De enige intellectuele eigendomsrechten waarop Bayer kan doelen is het auteursrecht. Openbaarmaking door een overheidsorgaan middels verstrekking van een kopie aan een verzoeker om informatie levert geen schending op van het auteursrecht

Gebruik anders dan eigen gebruik door de ontvanger van de informatie zal wel een inbreuk op het auteursrecht betekenen.

Het Ctgb zal bij beoordeling van het verzoek om openbaarmaking de auteursrechten van Bayer op onderhavige documenten meewegen ter voorkoming van onevenredige benadeling (artikel 4, tweede lid, onder e, richtlijn 2003/4/EG) (zie onder punt 5).

Reactie Ctgb 5:
Het Ctgb is van oordeel dat Bayer aan de hand van deze voorbeelden overtuigend heeft aangetoond dat openbaarmaking van de rapporten en studies het reëel risico met zich brengt dat derden de rapporten zullen gebruiken om in eigen land eigen bestrijdingsmiddelen te laten registeren,welke middelen vervolgens op de markt kunnen worden gebracht. Dat kan niet alleen een inbreuk opleveren van de auteursrechten van Bayer, maar Bayer leidt daardoor ook ernstig commercieel nadeel. Naar het oordeel van het Ctgb wegen deze belangen zwaarder dan het belang van het openbaar maken van de studies en rapporten. Daarbij betrekt het Ctgb dat de uitkomsten van de studies reeds openbaar zijn.

V Conclusie

Bayer heeft thans de nodige informatie verschaft op grond waarvan het college vaststelt dat bij openbaarmaking van onderhavige documenten een reëel risico bestaat dat Bayer hiervan emstig nadeelondervindt doordat concurrenten kosteloos en zonder diens toestemming van de openbaargemaakte documenten kunnen profiteren.

Het specifieke belang dat Bayer heeft bij vertrouwelijke behandeling van deze documenten en bij bescherming van zijn auteursrecht, weegt zwaarder dan het algemene belang dat is gediend bij openbaarmaking van milieuinformatie.

VI Besluit

Het college besluit de weigering om residu- en werkzaamheidsstudies openbaar te maken blijft in stand, met verbetering van de gronden als hierboven voorzien."

College van Beroep Bedrijfsleven

6.3. (...) Blijkens het overwogene in punt 52 van het arrest moeten de gronden om openbaarmaking van milieu-informatie te weigeren restrictief worden uitgelegd. Een verzoek om die informatie dient blijkens de overweging van het Hof in punt 53 van het arrest te worden gehonoreerd als het algemene belang dat is gediend met openbaarmaking groter blijkt dan het specifieke belang dat is gediend met de weigering om openbaar te maken.

Onderzocht dient te worden of verweerder in het wijzigingsbesluit een juiste belangenafweging heeft verricht.

6.4    Appellanten bestrijden in beroep de opvatting van verweerder dat de specifieke belangen van Bayer ter bescherming van commercieel nadeel en haar auteursrechten zodanig zwaar zijn dat daarmee de weigering om de hiervoor bedoelde documenten openbaar te maken wordt gerechtvaardigd. Zij hebben met betrekking tot het algemene belang dat met openbaarmaking van milieu-informatie in dit geval is gediend erop gewezen dat het hier gaat om informatie over de verspreiding en het risico van inname van een voor mens en milieu gevaarlijke stof. Er bestaat dan ook volgens appellanten een zwaarwegend belang bij de open toegang tot de gevraagde studies. Dienaangaande overweegt het College als volgt.

6.4.5    Verder overweegt het College dat verweerder ter zitting te kennen heeft gegeven zich niet langer op het standpunt te stellen dat openbaarmaking ook een inbreuk op de auteursrechten van Bayer kan opleveren en heeft Bayer daaromtrent geen specifieke argumenten aangevoerd.

6.5    Gelet op al het voorgaande moet worden geoordeeld dat verweerder het belang van Bayer niet op goede grond zwaarder heeft laten wegen dan het algemeen belang dat met de openbaarmaking van de documenten is gediend. Dit brengt het College tot de conclusie dat de hierop betrekking hebbende beroepsgronden van appellanten slagen. Gelet hierop zal het College het beroep gegrond verklaren en het wijzigingsbesluit, alsmede het besluit van 22 juni 2007 zoals gerectificeerd bij besluit van 17 juli 2007, vernietigen, voor zover het betreft de handhaving van de weigering aan appellanten te verstrekken een afschrift van de 19 documenten, zoals vermeld onder 6.3 van deze uitspraak.

(...)

Het voorgaande brengt voorts met zich dat het College niet toekomt aan de beoordeling van de beroepsgrond van appellanten dat de documenten openbaar hadden moeten worden gemaakt, omdat de hierin opgenomen gegevens kunnen worden aangemerkt als gegevens betrekking hebbende op emissies in het milieu als bedoeld in artikel 4, tweede lid, vierde volzin, van Richtlijn 2003/4/EG.

Lees de uitspraak hier (LJN / pdf).

OHIM Cancellation division 11 januari 2012, OHIM reference 5018 C (Innova Market Insights B.V. tegen Innovadex LLC)

Met dank aan Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht tegen een jonger Gemeenschapsmerk. Vraag of er sprake is van een recht van meer dan plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8 lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening (CTMR). Het OHIM overweegt onder meer dat het onduidelijkheid is of, en zo ja onder welke omstandigheden in Nederland een oudere handelsnaam het recht geeft om het gebruik van jonger merk te verbieden.

Gemeenschapswoordmerk INNOVADEX (klasse 42; technische informatie in databank betreffende ruwe materialen chemicaliën, voedsel, dranken, farmaceutische producten, etc.). Innova Market Insights B.V. vraagt om nietigverklaring van gemeenschapsmerk op basis van haar oudere handelsnaam die wordt gebruikt voor een online databank voor de voedselindustrie.

Slechts sommige bewijsstukken leveren bewijs als gebruik als handelsnaam. Echter het bewijs laat zien dat de databank vanuit Nederland wordt gevoerd, maar bewijst niet gebruik in Nederland. Temeer omdat de databank op een .com-site staat en in het Engels wordt weergegeven.

Er wordt geen bewijs geleverd dat er sprake is van gebruik dat meer dan lokale bekendheid bestaat. Het gebruik van INNOVA is meer een gebruik als merkrecht dan als handelsnaam. Tot slot voegt Cancellation Division een aantal paragrafen toe over het bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8(4) CTMR. Echter omdat artikel 5 Hnw, waarmee gebruik van dezelfde handelsnaam kan worden verboden, geen duidelijke voorwaarden geeft voor het verbieden van een jonger merkrecht op basis van een oudere handelsnaam, kan het niet als 'well-known fact' vaststaan dat een merkaanvrage daarom kan worden geweigerd als uitzondering op artikel 8(4) CTMR.

(39) The invalidity applicant is situated in the Netherlands, and the evidence supports that this is the principal office of the invalidity applicant. This may indicate use from the Netherlands, but as such not in the Netherlands, in particular considering the apparently international flavout of the database. Furthermore, none of the evidence suggests any particular use of the trade name in the Netherlands. The URL of the database indicated in the evidence is the generic top-level domein .com and the database is in English, so it does not prove anything as such in respect of use in any specific country.

(40) Even if use of a trade name on the internet is considered nationwide use under Dutch law, the invalidity applicant is nevertheless required under Article 8(4) CTMR to demonstrate the geographical and economic extent of use of the trade name in the geographical area for which it is claimed, in this cas teh Netherlands.

(44) Therefore, the invalidy applicant has failed to prove that it has axquired rights of more than local significance prior to the filing of the contested CTM under Article 8(4)(a) to the extent it has claimed this in respect of providing a database.

Bekend feit?

(55) One possible exception to the restriction of the OHIM in examing facts ex officio in interpartes proceedings under Article 76 CTMR may occur if the national law relied on can be considered a well-known fact (see the judgment of the General Court of 09/12/2010, T-303/08, 'Golden Elephant', paragrahs 65 and 67). According to the General Court, well-known facts are facts likely to be known by anyone or which may be learnt from generally acceissible sources (see also the judgment of the General Court of 20/042005, T-318/03), 'Atomic Blitz', paragraph 35).

(56) as to the cited national law in the present case, it is clear that the OHIM guidelines state that a right to a trade name may be used to prohibit the use of a subsequent trade mark. Reference is made to Article 2.19 BCIP, the Trade Name Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code. Although this suggests the possibility of using a trade name to prohibit the use of a trade mark under Dutch law, this had been contested by the CTM proprietor.

(58) This provision [red. 5 Hnw] only makes reference to the use of trade names, not trade marks, and therefore does not according to its wording seem to be applicable to the case at hand.

(60) Given the fact that the issue of whether an earlier trade name may be applied to prohibit the use of a later trade mark and the conditions for prohibiting such use at best seems to be a bit unclear under Dutch law, it cannot be considered to be a well-known fact which the Cancellation Divison should establish. Instead, the invalidity applicant should have submitted evidence  proving that a Dutch trade name can be invoked to prohibit use of a later trade mark under Article 8(4) CTMR as well as the conditions for prohibiting use. In the absence of this, the Cancellation Division finds that the invalidity applicant failed to prove under Artle 8(4) CTMR that Dutch law provides the proprietor of an earlier trade name the right to prohibit the use of a later trade mark.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Oudere handelsnaam tegenover jonger merk)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 13 januari 2012, KG ZA 11-1463 en 11-1494 (Pronto Wonen tegen DTP Import)

Met dank aan Rens Jan Kramer en Sharinne Ibrahim, Boels Zanders.

Vergelijkbaar met IEF 10729. Opheffingskort geding. Ex parte. Auteursrecht en niet-geregistreerd gemeenschapsmodelrecht, onrechtmatige daad. Pronto is franchisegever voor meubelzaken met een 'life style' winkelformule. DTP is een exclusieve Nederlandse distributeur van de in Indonesië geproduceerde D-Bodhi-meubels (kenmerkend is het gerecycled hout en metaal). Olivier Lalmand ontwerpt lampen en sluit met D-Bodhi een overeenkomst rondom verkoop daarvan door D-Bodhi.

De vraag is aan wie de intellectuele rechten toekomen. Naar voorlopig oordeel is in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Pronto Wonen niet vast komen te staan dat Raymond Davids (directeur D-Bodhi) in samenwerking met Gerard Hoogendijk de Ferum collectie heeft ontworpen. Lalmand was noch in dienst, noch heeft zij in opdracht meubels ontworpen en een beroep op artikel 8 Aw slaagt evenmin.

Voorzieningenrechter herziet op grond van artikel 1019e lid 3 Rv de afgegeven ex parte beschikking en veroordeelt DTP Import in de kosten.

In dienst? 4.9. Voor zover artikel 3.8 BVIE al vast toepassing zou zijn op een situatie als de onderhavige, heeft DTP Import haar stelling dat Olivier Lalmand als werknemer is te beschouwen en dat hij de Ferum collectie in uitoefening van zijn functie heeft ontworpen, niet onderbouwd, anders dan met de enkele opmerking dat Olivier Lalmand een onkostenvergoeding en instructies kreeg van D-Bodhi voor aanwezigheid op een beurs op l februari 2010. Dit argument is - zeker in het licht van het feit dat in confesso is dat Lalmand destijds (in ieder geval tevens) werkzaam was voor zijn eigen ondernemingen CV Advantage Service en CV Samudra- naar voorlopig oordeel onvoldoende om te kunnen aannemen dat Lalmand het ontwerp in dienst van D-Bodhi heeft gemaakt. Hierbij heeft Pronto Wonen er terecht op gewezen dat geen arbeidsovereenkomst of enig concreet bewijs van dit dienstverband is overgelegd. Het beroep op artikel 3.8 lid 1 in combinatie met 3.29 BVIE gaat daarom voorshands oordelend niet op.

Opdracht? 4.10. DTP Import heeft voorts niet gesteld dat zij Olivier Lalmand opdracht zou hebben gegeven de Ferum collectie te ontwerpen. Niet in discussie is dat Olivier Lalmand van D-Bodhi de opdracht heeft gekregen de collectie te produceren maar dat is onvoldoende. Er moet immers (daarnaast) een opdracht zijn verstrekt om de meubels te ontwerpen wil de opdrachtgever rechthebbend worden op de (auteurs- en) modelrechten op de voet van artikel 3.8 lid 2 in combinatie met 3.29 BVIE.

4.11. Ook de verwijzing van DTP Import naar de overeenkomst van 7 januari 2009 (r.o. 2.5) ter onderbouwing van haar stelling dat de intellectuele eigendomsrechten aan D-Bodhi zouden toekomen, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Pronto Wonen heeft onvoldoende weersproken gesteld dal deze overeenkomst ziet op de levering van andere meubelen. In de eerste plaats heeft Pronto Wonen er in dit verband op gewezen dat de overeenkomst dateert van circa een jaar eerder dan het moment waarop naar de stellingen van DTP Import het ontwerp van de Ferum collectie zou zijn gemaakt, te weten Qp 24 december 2009. Het is, zonder nadere toelichting van de zijde van DTP Import, die ontbreekt, niet aannemelijk dat deze overeenkomst zou zien op de productie en levering van de Ferum collectie die toen nog niet ontworpen was. In de tweede plaats geldt dat "goods" in de zin van die overeenkomst meubels zijn die worden gemaakt van hergebruikt FSC teakhout (zie artikel 1). Pronto Wonen heeft onvoldoende weersproken gesteld dat dit ander hout is dan het boten hout dat werd gebruikt voor de levering van de Ferum meubels door Lalmand/CV Advantage Service en dat de overeenkomst ziet op levering van andere meubelen. Daarnaast is in confesso dat artikel 7 lid 1 van de overeenkomst waarin volgens de Engelse tekst is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten aan Kharisma toekomen, foutief in het Indonesisch is vertaald. Pronto Wonen heeft onweersproken gesteld dat de Indonesische versie naar het toepasselijke Indonesische recht leidend is.

Art. 8 Aw? 4.12. Ter zitting heeft DTP Import nog gesteld dat de Ferum collectie als van haar afkomstig openbaar is gemaakt, zodat zij als de maker daarvan dient te worden aangemerkt op de voet van artikel 8 Auteurswet. Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven, de meubels naar voorlopig oordeel niet als (uitsluitend) afkomstig van D-Bodhi openbaar gemaakt zijn te beschouwen. Zie de navolgende detailafbeelding (links stempel Samudra, rechts daarnaast logo D-Bodhi met daarin "dB").

Slotsom 4.13. Voorhands is de voorzieningenrechter er niet van overtuigd geraakt dat DTP Import als rechthebbende op de door haar gestelde auteurs- en modelrechten moet worden beschouwd. Of daarentegen Olivier Lalmand als ontwerper en rechthebbende moet worden aangemerkt, zoals Pronto Wonen heeft beargumenteerd, kan vooralsnog in het midden blijven. Thans dient het ervoor te worden gehouden dat D-Bodhi zich niet als rechthebbende kan beroepen op de auteurs- en/of modelrechten die rusten op de Ferum collectie, zodat de vorderingen van DTP Import dienen te worden afgewezen. Dat deze conclusie anders zou moeten luiden voor de grondslag slaafse nabootsing is gesteld noch anderszins gebleken.

4.14. De vorderingen van Pronto Wonen tot opheffing van het ex parte verbod zullen derhalve worden toegewezen zoals in het dicutm bepaald.

Lees de uitspraak hier (grosse, schone pdf).

Rechtbank van Koophandel te Brussel 23 juni 2011, AR 04045/10 (Converse tegen curator en zaakvoerder NB Blue Factory&Brighton)

CC BY Kim-Leng op Flickr.com

Ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper, samengevat door Bart Van den Brande en Willem De Vos, Sirius Legal.

Parallelinvoer. Namaak. Bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding. De Amerikaanse schoenenfabrikant Converse Inc daagde in 2008 een Britse importeur/exporteur en een Belgische invoerder van een partij nagemaakte Converse All Star-schoenen voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel wegens inbreuk op enkele van haar Beneluxmerken en haar internationaal beeldmerk.

De Belgische invoerder had meer dan 7.000 paar All Stars ingevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk en blijkbaar waren deze schoenen voorheen vanuit China ingevoerd in de EER door de Britse importeur/exporteur.  De Rechtbank van Koophandel oordeelde dan ook terecht dat beide bedrijven zich schuldig hadden gemaakt aan merkinbreuken.  Ze hadden immers (i) nagemaakte Converse-schoenen gekocht of verkocht en deze bovendien (ii) via parallelle invoer in het verkeer gebracht van buiten de EER zonder toestemming van de merkhouder (art. 2.20  (1) a en (2)  b BVIE).

De Brusselse Rechtbank van Koophandel veroordeelde beide verweerders niet enkel tot de staking van de inbreuk, het afdragen van de winst, en de vernietiging van de in beslag genomen schoenen, maar ook tot de betaling van een schadevergoeding van 50 euro per in beslag genomen paar schoenen. Bij ons weten werd geen beroep aangetekend. Vooral interessant in deze zaak zijn de criteria en richtlijnen gehanteerd door de Belgische rechtspraak voor de forfaitaire “ex aequo et bono” schadebegroting wanneer het exacte schadebedrag niet kan bepaald worden. Volgende elementen worden o.a. in aanmerking genomen: (r.o. 10. Alinea 9, 12 en 13)

De rechtspraak aanvaardt bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding in het licht van de ernst van de merkinbreuk, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende elementen:
-de schade is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is;
-een grotere mate van overeenstemming tussen de waren en de inbreukmakende tekens zal leiden tot grotere schade;
-een opvallende plaatsing van het inbreukmakende teken aan de buitenzijde van het product levert een grotere schade op;
-hoe vaker en meer het inbreukmakende teken wordt gebruikt, hoe groter de schade;
-hoe hoger de verkoopwaarde van de producten van de merkhouder, hoe groter de schade;
-hoe meer reclame-inspanningen de merkhouder verricht met betrekking tot zijn merken, die door de handelingen van de inbreukmakers minstens gedeeltelijk geneutraliseerd worden, hoe groter de schade;
(...)
Rekening houdende met de aantallen en de prijs van de door verweerders verhandelde inbreukmakende schoenen en met de hierboven uiteengezette principes, begroot eiseres haar schade op ex aequo et bono bedrag van 50,00 euro per verhandeld paar inbreukmakende schoenen.

Dit bedrag komt redelijk en gerechtvaardigd voor, rekening houdend met de volgende feitelijke omstandigheden:
-de merken van eiseres hebben een zeer groot onderscheidend vermogen, onder meer vanwege hun wereldwijde bekendheid en populariteit;
-de Converse schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de authentieke Converse schoenen en worden ook als zodanig verkocht en geadverteerd, terwijl de aangeboden Converse schoenen namaakschoenen zijn;
-de tekens op de schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de merken van eiseres en zijn op identieke wijze op de schoenen aangebracht aan de buitenzijde van de schoen;
-eiseres levert reeds jaren publicitaire en andere commerciële inspanningen om haar waren onder de betrokken merken te promoten en het exclusief karakter ervan in stand te houden. Deze kosten en inspanningen worden gedeeltelijk teniet gedaan als gevolg van de handelingen van verweerders; de schade die eiseres hierdoor lijdt is des te aanzienlijker, gelet op het hoog onderscheidend vermogen en de bekendheid van haar merken.

Het staat vast dat de litigieuze lading bestond uit 7.140 paar namaakschoenen, zodat eiseres terecht aanspraak maakt op een schadevergoeding van 357.000,00 euro.

Gerecht EU 12 januari 2012, zaak T-462/09 (August Storck KG tegen OHIM/RTV italiana SpA (RAI), inzake: Ragolizia)

Gemeenschapsmerkenrecht. August Storck vraagt het gemeenschapswoordmerk Ragolizia (klasse 30: zoetwaren) aan en komt in de oppositieprocedure RTV italiana SpA (RAI) die zich beroep op haar ouder gemeenschapswoordmerk FAVOLIZIA (klasse 30: voor diverse eet/drinkwaar: koffie, rijst, maïsvlokken, mosterd). De relatieve weigeringsgrond is verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens.

Gerecht constateert geen fouten in de vergelijking van de tekens, wel dat er geen conceptuele vergelijking kan plaatsvinden, omdat het geen betekenis heeft in de Europese talen; het doet wel denken aan het Engelse "favour" (r.o. 20-33). Zelfs wanneer een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, door verzoekster wordt betoogd dat een groot aantal merken in klasse 30 met "favo" beginnen, kan er verwarringsgevaar zijn. Dit is in onderhavige geval het geval omdat het gaat om conflicterende goederen waarvoor de merken zijn geregistreerd identiek zijn en de tekens gelijk. Het beroep wordt afgewezen.

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vzr. Rechtbank Alkmaar 12 januari 2012, LJN BV0727 (Top Verzekeringen v.o.f. tegen Topzeker Heiloo b.v.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam.

In 1990 werd de Top Groep opgericht. Eind 2006 is de afdeling 'Top Verzekeringen en Hypotheken' verkocht en werd onder meer een vergoeding betaald voor het gebruik van de handelsnaam. In september 2010 is Top Verzekeringen opgericht met diverse handelsnamen en is de domeinnaam topgroep.eu geregistreerd. Topzeker Heiloo is in juni 2011 opgericht en gebruikt domeinnaam topzeker.nl. In het plaatselijk weekblad van Heiloo en omstreken "De Uitkijkpost" van 7 september 2011 is in een artikel aandacht besteed aan het bestaan van de nieuwe Topzeker winkel te Heiloo onder de titel 'Alles in één met Topzeker verzekeringen en hypotheken'.

Gezien dezelfde aard van de ondernemingen en de geringe afstand van enkele kilometers tussen de twee vestigingsplaatsen is er verwarringsgevaar. Topzeker moet inbreuk nagenoeg gelijke handelsnaam op Top Verzekeringen & Hypotheken en gebruik domeinnaam staken.

4.3 Vervolgens dient beoordeeld te worden of door het gebruik van de nagenoeg identieke handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten valt. Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Door Topzeker is weliswaar betwist dat Top Verzekeringen (mede) vanuit Limmen haar bedrijf uitoefent, maar aan dit standpunt van Topzeker wordt voorbij gegaan. Door Top Verzekeringen is voldoende aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten vanaf het huisadres van [] worden uitgeoefend. Het adres wordt bovendien vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verder is van belang dat de onderlinge afstand tussen Limmen en Heiloo slechts enkele kilometers bedraagt. Gelet op deze omstandigheden - in onderlinge samenhang genomen - wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk geworden is dat verwarring bij het publiek tussen beiden ondernemingen te duchten valt. Bovendien is door Top Verzekeringen betoogd dat dit verwarringgevaar zich reeds heeft verwezenlijkt in die zin dat klanten van haar, naar aanleiding van het artikel over de winkel van Topzeker in Heiloo, haar gevraagd hebben of deze winkel onderdeel uitmaakt van de onderneming van Top Verzekeringen. De omstandigheid dat op het woonhuis van [] te Limmen niet - bijvoorbeeld door een bord en dergelijke - kenbaar wordt gemaakt dat vanaf dat adres ook het bedrijf Top Verzekeringen wordt uitgeoefend, maakt dit alles naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Immers, het is niet ondenkbaar dat klanten van Top Verzekeringen gedacht hebben dat er sprake was van een uitbreiding van de dienstverlening door Top Verzekeringen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de openingstijden met een winkeladres.

4.4 Nu aan alle criteria van artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt voldaan, wordt geoordeeld dat het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en "Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' onrechtmatig is jegens Top Verzekeringen.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-1628 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG tegen X; varkenslatijn)

Merkdepot te kwader trouw. Porsche is in 1931 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren van luxueuze (sport)auto’s en houdster van diverse Gemeenschapsmerken. X heeft tussen 2009 en 2011 diverse Beneluxwoordmerken gedeponeerd waaronder, (ook Gemeenschapsmerk) Porsche, SAAB-Spyker, MAYBELLINE, BREITLING. X heeft vervolgens Porsche benaderd om tegen betaling van 9 miljoen euro en twee Porsche-auto's het merk te laten doorhalen of over te dragen.

Interessante casuïstische zaak. X stelt dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, omdat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. deze overtuigt de rechtbank allerminst. Wegens registratie te kwader trouw, verklaart de rechtbank één merk nietig en drie merken moeten worden doorgehaald. Tot slot krijgt X een bevel zich te onthouden van merkdepots waarvan woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van dwangsom (vergelijk ook: Pink Ribbon-verbod, IEF 9571).

4.20. Tijdens de zitting heeft [X] verklaard dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, is gelegen in het feit dat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. In het Latijn zou varken ‘porsche’ zijn zodat hij een geldige reden heeft om dit teken te gebruiken aldus nog steeds [X].

4.21. Deze verklaring van [X] overtuigt de rechtbank allerminst. Ten eerste betekent varken in het Latijn ‘porcus’ en niet ‘porsche’ zoals Porsche tijdens de zitting terecht heeft gesteld, zodat de verklaring van [X] dat het teken PORSCHE staat voor ‘varkenslatijn’ al om die reden niet opgaat. Ook al zou dit wel de juiste vertaling zijn, en ook al vindt [X] de term ‘porsche’ toepasselijk voor zijn diensten als programmeur, dan nog verklaart dit niet waarom hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd voor de betreffende waren en/of diensten van het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots die niet zien op zijn diensten als programmeur.

4.22. [X] heeft verder aangevoerd dat zijn merkdepots een legitiem doel dienen omdat hij voornemens is een onderneming te exploiteren door middel van het ontwerpen en ontwikkelen van producten en deze te voorzien van het teken PORSCHE. Ook heeft hij aangevoerd dat hij zich vanwege de onderhavige procedure niet waagt aan het doen van investeringen om zijn plannen uit te voeren. Ter zitting heeft [X] desgevraagd verklaard dat hij de inhoud van zijn marketingplannen thans niet voor anderen beschikbaar wil maken, maar dat hij onder meer plannen heeft voor het op de markt brengen van scheermesjes.

4.34. Met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE roept Porsche terecht de nietigheid van Beneluxmerk I in. De rechtbank zal het Beneluxmerk I nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen als hierna in het dictum verwoord. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE.

4.35. Ten aanzien van de [X] merkdepots geldt dat de rechtbank in deze procedure niet bevoegd is de [X] merkdepots nietig te verklaren (zulks wordt overigens ook niet door Porsche gevorderd). Ten aanzien van het Beneluxmerk II vloeit dit voort uit artikel 2.28 BVIE dat bepaalt dat slechts Beneluxmerkinschrijvingen (en dus niet depots) nietig kunnen worden verklaard. Ten aanzien van de Gemeenschapmerken I en II vloeit dit voort uit artikel 52 lid 1 sub b GMVo dat bepaalt dat Gemeenschapsmerkinschrijvingen die te kwader trouw zijn gedaan slechts op vordering bij het BHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kunnen worden verklaard.

4.36. Uit het feit dat de [X] merkdepots te kwader trouw zijn verricht, vloeit evenwel voort dat [X] daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. Het gevorderde bevel om de [X] merkdepots door [X] te laten doorhalen althans in te trekken is wel toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.37. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. Anders dan [X] stelt, staat de mogelijkheid voor een merkhouder om in oppositie tegen depots te ageren dan wel de nietigheid van een merkinschrijving te vorderen bij het BHIM of de rechtbank niet aan het door Porsche gevorderde verbod in de weg. In de gegeven omstandigheden is een verbod naar het oordeel van de rechtbank toewijsbaar en is een verbod op het deponeren van merken met daarin het woordelement PORSCHE niet een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [X].

Dictum
De rechtbank
5.1. verklaart nietig de Benelux merkinschrijving met nummer 868223 en beveelt de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister;
5.2. bepaalt dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] aan Porsche en/of de advocaat van Porsche de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, en beveelt dat [X] de daarmee gemoeide kosten betaalt;
5.3. beveelt [X] om binnen 10 (zegge: tien) dagen na betekening van dit vonnis Gemeenschapsmerk met nummer 010189942, Gemeenschapsmerk met depotnummer 009903816 en Beneluxmerk met depotnummer 1226976 door te laten halen dan wel in te trekken bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder afgifte van een bewijs van doorhaling aan de advocaat van Porsche;
5.4. beveelt [X] te bevelen zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer waarop [X] in strijd handelt met dit bevel;
5.5. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 7.357,97;

Op andere blogs:
Chiever (Poging tot afpersing Porsche voor €50 miljoen)
Octrooibureau (Merknaamkaping loont niet!)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, LJN BV0719 (Document Security Systems tegen Joh. Enschedé Banknotes c.s.)

Octrooirecht. In navolging van IEF 5801 (Rb) en IEF 9302(Hof) waarin het hof komt tot de slotsom dat conclusie 1 van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende octrooiaanvraag en het Europese octrooi van DSS vernietigt op grond van art. 75 lid 1 sub c ROW 1995 wegens toegevoegde materie.

Door het de in kracht van gewijsde gegane arrest van het Hof, is de vernietiging onherroepelijk en worden alle inbreukvorderingen worden afgewezen. In reconventie wordt de gevorderde vernietiging van een deel onmogelijk, omdat dit deel niet meer bestaat en geacht moet worden nooit te hebben bestaan.

4.1. Het in 2.2. bedoelde arrest is in kracht van gewijsde gegaan. Daarmee is de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het Nederlandse deel wordt geacht van de aanvang af geheel niet de in de artikelen 53, 53a, 71, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad. Bij gebreke van enig uitsluitend recht, stuiten de vorderingen in conventie daarop af.

4.2. DSS dient als de in het ongelijk gestelde partij in conventie te worden aangemerkt. Zij wordt mitsdien veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

4.3. In reconventie komt de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 niet voor toewijzing in aanmerking nu ook hier geldt dat – kort gezegd – dit deel niet meer bestaat en geacht moet worden nooit te hebben bestaan.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 10-1162 en LJN)

Vzr. Rechtbank Utrecht 6 januari 2012, LJN BV0403 (Scorpio Beveiligingen Maarssen/De Kroon beheer tegen Freeth beveiligingen Maarssen)

Handelsnaam. De Kroon heeft het failliete SBM gekocht en het Beneluxwoordmerk SBM geregistreerd. Vóór het faillissement heeft directeur Freeth FBM opgericht, na een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden van SBM wordt Freeth gesommeerd inbreuk op handelsnaam- en merkenrecht te staken.

Handelsnamen met beschrijvende termen "beveiliging" en "Maarssen". De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt.Freeth Beveiligingen mag de toevoeging "Maarssen" dan ook gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt Freeth Beveiligingen om binnen drie weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkenrecht van De Kroon en het handelsnaam- en auteursrecht van SBM te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie “FBM".

4.5. Ingevolge artikel 5 HNW is het verboden een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Niet in geschil is dat Freeth Beveiligingen met de handelsnaam “FBM” in strijd met dit verbod handelt. Uit hetgeen Freeth Beveiligingen ter mondelinge behandeling heeft aangevoerd, maakt de voorzieningenrechter op dat Freeth Beveiligingen zich echter op het standpunt stelt dat de commercieel directeur van SBM haar bij e-mails van 2 februari 2011 en 20 april 2011 toestemming voor het gebruik van deze handelsnaam heeft gegeven. SBM c.s. heeft dit betwist. Hoewel Freeth Beveiligingen de desbetreffende e-mails niet in het geding heeft gebracht, komt haar stelling gelet op het in rechtsoverweging 2.7 weergegeven citaat uit de vaststellingsovereenkomst – die van latere datum is – onaannemelijk voor, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

4.6. Tussen partijen staat tot slot nog ter discussie of Freeth Beveiligingen bevoegd is de term “Maarssen” in haar handelsnaam te gebruiken. SBM c.s. heeft daar bezwaar tegen, omdat de afkorting van de handelsnaam dan nog steeds “FBM” is. Zoals Freeth Beveiligingen terecht heeft aangevoerd, betreft Maarssen de vestigingsplaats van haar vennootschap. Deze term is – net als de term “beveiligingen” die de diensten van de vennootschap aanduidt – derhalve louter beschrijvend. Het gebruik van een louter beschrijvende term mag in beginsel niet worden gemonopoliseerd. Bij de beoordeling van een handelsnaam in het kader van artikel 5 HNW is echter doorslaggevend of de handelsnaam in zijn geheel verwarring wekt. Toegespitst op onderhavige zaak dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Scorpio Beveiligingen Maarssen enerzijds en Freeth Beveiligingen Maarssen anderzijds, in hun geheel beschouwd, een zodanige grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt. Freeth Beveiligingen mag deze toevoeging dan ook gebruiken.

4.7. Het bovenstaande leidt ertoe dat het gevorderde bevel zal worden toegewezen zoals vermeld onder 5.1. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te maximeren tot een bedrag van € 50.000,00.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-1715 (Hollanders Printing systems/Aandacht Vlaggen Industrie/Z/X tegen Geddeg/Bomée/Y)

Octrooirecht. Incidentele vordering niet-handhaving afgewezen. HPS houdt zich bezig met de ontwikkeling, de verhandeling en het onderhoud van (textiel)printmachines. In het octrooi NL 1025444 voor een inrichting voor het bedrukken van een materiaalbaan wordt X als uitvinder vermeld. De incidentele vordering tot niet-handhaving wordt afgewezen, omdat Geddeg c.s. dit reeds heeft toegezegd. In de hoofdzaak wordt de zaak aangehouden.

5.4. HPS c.s. heeft geen belang bij een voorlopige voorziening als gevorderd. Geddeg c.s. heeft immers in ieder geval na haar toezegging bij antwoord van handhaving af te zullen zien totdat de rechter in de hoofdzaak een verklaring voor recht geeft omtrent het gestelde openbaar voorgebruik geen handelingen ter handhaving van haar octrooirecht meer verricht, in weerwil van de andersluidende, maar niet onderbouwde stelling van HPS c.s. en HPS c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld waarom in de gegeven omstandigheden de dreiging zou bestaan dat Geddeg c.s. alsnog tot handhaving zal overgaan voordat de geldigheid in de onderhavige procedure is beoordeeld. Voorts is daarbij gezichtspunt dat EP 095 voor Nederland is vervallen per 1 oktober 2010 – naar zeggen van Geddeg c.s.: op grond van een bewuste keuze van Geddeg, nadat in der minne geen regeling tussen partijen mogelijk bleek – en voorts dat Geddeg zich in de hoofdzaak niet inhoudelijk heeft verweerd tegen de onderbouwde stellingen van HPS c.s. dat EP 095 niet nieuw is en inventiviteit ontbeert en zich voor wat betreft het gestelde voorgebruik heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechter, terwijl Geddeg c.s. bovendien al bij antwoord onder 9 heeft aangegeven dat voorshands dient te worden uitgegaan van de nietigheid van EP 095.