Hof Amsterdam 8 november 2011, LJN BU7809 (appellant h.o.d.n. Pervorm tegen Pervormics B.V.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Verstekzaak. Onrechtmatig gebruik van handelsnaam? Art. 1019h Rv niet van toepassing omdat partijen buiten rechte tot een oplossing zijn gekomen. Grondslagwijziging in hoger beroep blijft buiten beschouwing omdat deze niet aan geïntimeerde kenbaar is gemaakt

3.7. Gelet op het feit dat – op grond van de niet betwiste stellingen van [ Appellant ] en de na het tussenarrest overgelegde stukken - vaststaat dat Pervorm B.V. haar naam op grond van een minnelijke regeling op 30 september 2010, derhalve vóór de inleidende dagvaarding van 1 oktober 2010, heeft gewijzigd in Pervormics B.V., zijn de vorderingen van [ Appellant ] als vermeld onder 3.1 sub b) en c) niet toewijsbaar. [ Appellant ] heeft weliswaar gesteld dat Pervormics B.V. “nog steeds bereikbaar is via www.pervorm.com”, maar hij heeft daarmee niet althans onvoldoende concreet onderbouwd dat Pervormics B.V. zich (na 30 september 2010) van de handelsnaam “ Pervorm ” heeft bediend of zich nog van die naam bedient.

3.8. Tegen de achtergrond van het voorgaande oordeelt het hof dat de kantonrechter terecht heeft geoordeeld, zakelijk, dat het bepaalde in art. 1019h Rv geen grondslag biedt voor de vergoeding van [ Appellant ]’s juridische kosten omdat partijen buiten rechte tot een oplossing zijn gekomen. Grief I, die anders betoogt, faalt dan ook. Het door [ Appellant ] overgelegde document “Indicatietarieven in IE-zaken” doet daaraan niet af. Integendeel, dat stuk gaat ervan uit dat art. 1019h Rv slechts van toepassing is “in procedures (cursivering van het hof) waarin aan het gevorderde de in artikel 1019 Rv genoemde regelgeving ten grondslag is gelegd”.

3.9. Grief II houdt in dat de kantonrechter de gevorderde juridische kosten ten onrechte niet heeft toegewezen op grond van het bepaalde in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 3.10. [ Appellant ] heeft in eerste aanleg aan zijn vordering wegens juridische kosten, zoals hij zelf kennelijk ook inziet, niet ten grondslag gelegd dat Pervorm B.V. onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Nu hij dat in hoger beroep wel doet, is in zoverre van een wijziging van de grondslag van de eis sprake. Het hof zal deze grondslag echter op grond van art. 130 lid 3 jo 353 Rv buiten beschouwing laten, omdat [ Appellant ] deze grondslag-wijziging niet aan Pervormics B.V. kenbaar heeft gemaakt. De wijziging is immers niet aangekondigd in de appeldagvaarding (of meegedeeld bij een later exploot) maar slechts opgenomen in de memorie van grieven, zulks terwijl tegen Pervormics verstek was verleend. Pervormics B.V. weet derhalve niet dat [ Appellant ] het gevorderde bedrag thans ook op deze grondslag baseert (vgl. HR 1 maart 2002, NJ 2003/355). Hieruit volgt dat ook grief II geen doel treft.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 13 december 2011, KG ZA 11-132 (Van Caem International B.V. tegen Bacardi & Company Limited)

In navolging van het eindvonnis IEF 10179. Merkenrecht. Nevenvordering opgaveverplichting is een onomkeerbare opgave.

Van Caem legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. De over te leggen informatie heeft een vertrouwelijk karakter. Bacardi zal die gegevens kunnen gebruiken voor oneigenlijke doeleinden, zoals het tegengaan van geoorloofde parallelimport. De ingrijpende gevolgen van overlegging van de gegevens kunnen niet worden teruggedraaid, terwijl de in 2.2. en 2.3. beschreven vonnissen een drietal kennelijke juridische misslagen bevatten, aldus Van Caem:

1. In het tussenvonnis is een onjuiste bewijstlastverdeling toegepast,
2. de bewijswaardering van de rechtbank in het eindvonnis vormt een kennelijke juridische misslag, en
3. de rechtbank is een juridische misslag begaan door een opgaveverplichting op te leggen.

Alle vorderingen worden afgewezen en de voorzieningenrechter veroordeelt Van Caem ex art. 1019h Rv in de proceskosten van Bacardi begroot €6.000.

Bewijslastverdeling 
4.6. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter verliest Van Caem bij deze stellingen uit het oog, dat in het onderhavige geval niet vaststond dat zij de bewuste partij goederen onder T1 verband in voorraad hield. In het Class-arrest is neergelegd3 dat ‘in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde’ ‘de bewijslast op de merkhouder rust, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht’. Dat arrest betrof een geval waarbij het blijkens de prejudiciële vraagstelling vaststond dat het ging om niet-communautaire goederen die zich onder de regeling extern douaneverkeer bevonden. Het arrest gaf derhalve een bewijslastverdeling voor die situatie. In het onderhavige geval werd de stelling van Van Caem dat de bewuste partij gedecodeerde goederen niet-communautaire goederen waren, gemotiveerd betwist. De rechtbank heeft vervolgens de bewijslast terzake die stelling aan Van Caem toebedeeld. Pas na vaststelling dat het om non-communautaire goederen ging, zou aan de bewijsregels van het Class-arrest zijn toegekomen. De vraag of dit juist is, is een vraag die in hoger beroep aan de orde dient te worden gesteld. Van een kennelijke juridische misslag bij de bewijslastverdeling die de rechtbank aan haar bewijsopdracht ten grondslag heeft gelegd, is gelet op het voorgaande echter geen sprake.

Bewijswaardering 
4.7. (...) De voorzieningenrechter stelt in dat kader voorop dat de rechter bij de waardering van bewijs een grote mate van vrijheid heeft. Van een kennelijke juridische misslag bij de waardering van dergelijk bewijs kan (voor zover geen sprake is van dwingend bewijs) derhalve slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zijn, waarbij gedacht dient te worden aan een situatie dat onbegrijpelijk is hoe het geleverde bewijs tot de gegeven waardering kan hebben geleid. Van Caem voert in deze procedure aan dat de bewuste partij goederen voortdurend de T1- status moeten hebben behouden, omdat er tot de dag van vandaag beslag op rust. Dat beslag is echter pas vijf maanden na de inslag van de betreffende partij goederen gelegd. Alleen al om die reden valt voorshands niet in te zien waarom dit argument met zich mee brengt dat de bewijswaardering van de rechtbank in het eindvonis onbegrijpelijk is.

4.8. Van Caem heeft in deze procedure nog een aanvullende verklaring in het geding gebracht die volgens haar aantoont dat de bewuste partij goederen voortdurend onder T1 verband was opgeslagen. Die verklaring heeft geen onderdeel uitgemaakt van de procedure die tot het eindvonnis heeft geleid, zodat dat stuk niet tot de conclusie kan leiden dat de waardering onjuist was. Van een kennelijke juridische misslag bij de bewijswaardering is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook geen sprake.

Opgaveverplichting - Strijd met leer van de HR 4.10. Volgens Van Caem is deze overweging in strijd met de leer van de Hoge Raad in het Jack Daniels’ arrest4 over de omvang van een informatieplicht bij merkinbreuk.

4.14. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat die beoordeling weliswaar een ruime interpretatie van het bedoelde arrest vormt, maar niet evident in strijd is met het door de Hoge Raad gegeven criterium. De voorzieningenrechter geeft daarbij toe dat de – eigen – motivering van die ruime toepassing wat kort was. Dat maakt die interpretatie zelf echter nog niet tot een ‘kennelijke juridische misslag’, maar tot een onderwerp dat zonodig in hoger beroep aan de orde gesteld dient te worden.

Onomkeerbaar is geen misbruik van recht 4.16. Het feit dat Van Caem bedrijfsvertrouwelijke gegevens aan Bacardi ter beschikking dient te stellen en dat die opgave onomkeerbaar is, is onvoldoende om van misbruik van recht door Bacardi te kunnen spreken. De wetgever kent de mogelijkheid tot het inzien van bedrijfsvertrouwelijke gegevens (onder voorwaarden) ook toe indien er nog geen inbreuk in rechte is vastgesteld maar een inbreuk alleen maar voldoende gemotiveerd is gesteld, op grond van de artikelen 1019a jo. 843a Rv. De wet laat zelfs in die situatie het belang van de merkhouder bij verkrijging van bedrijfsvertrouwelijke gegevens opwegen tegen de onomkeerbaarheid van informatieverstrekking. In dat licht bezien dienen er bijzondere omstandigheden te zijn om het belang van Van Caem zwaarder te laten wegen dan dat van Bacardi. De stelling van Van Caem dat Bacardi de gegevens zal gebruiken om legale parallelimport te weren is daartoe onvoldoende. De opgave verplichting van Van Caem is beperkt tot inbreukmakende Bacardi producten en Van Caem dient slechts de onderliggende documenten over te leggen die op die producten betrekking hebben. Bacardi zal derhalve niet de beschikking krijgen over informatie betreffende transacties van toegestane intracommunautaire parallelimport. Van Caem heeft ook geen andere omstandigheden gesteld die tot een geslaagd beroep op misbruik van recht dienen te leiden.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 13 december 2011, KG ZA 11-1177 (Nozzad (UK) Ltd. tegen Alvern Media)

Onrechtmatig wapperen. Octrooirecht. Modelrecht. Wapperverbod.

Nozzad maakt haar bedrijf van het produceren van reclamedragende displayhouders (‘nozzle advertising units’) voor brandstofvulpistolen die worden gebruikt bij bezinepompen. Alvern c.s. is eveneens actief op het gebied van reclamemateriaal voor benzinepompstations. Alvern GmbH richt zich op de markten van de Duitstalige landen in Europa. Voor een groot aantal markten heeft Alvern GmbH haar intellectuele eigendomsrechten gelicentieerd aan lokale licentienemers, voor Nederland: Alvern B.V.. Alvern is houdster van octrooi EP 0 643 863 en een tweetal Beneluxmodellen.

Nozzad vraagt de rechter te bevelen om geen mededelingen aan derden te doen dat inbreuk wordt gemaakt op model- en/of octrooirechten.

De voorzieningenrechter meent dat het 'wapperen' niet onrechtmatig is geweest omdat Alvern c.s. had moeten begrijpen dat de displayhouder van Nozzad geen inbreuk maakt op haar octrooi. Het gaat hier om een 'pleitbaar geval'.

Het modelrecht heeft niet hetzelfde uiterlijk en dus, bij gebreke van enige betwisting, dient te worden uitgegaan van de stelling dat Alvern B.V. ten tijde van de sommatie wist, althans behoorde te weten, dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van de beide Beneluxmodellen viel, zodat zij ter zake tegen beter weten in heeft gesommeerd, hetgeen voorshands onrechtmatig wordt geoordeeld (r.o. 4.19).

Er is een gevaar voor herhaling dat Alvern (potentiële) afnemers van Nozzad benadert, de verbodsvordering wordt toegewezen voor wat betreft de (mogelijke) inbreuk op de Benelux modelrechten. De nevenvorderingen (opgave namen en adressen relaties/rectificatiebrief/anti-suit injunction) worden afgewezen. Bovenstaande onder last van dwangsommen ad €20.000 per keer met een maximum van €250.000. Nozzad wordt veroordeeld in de kosten van Alvern GmbH ad €23.565,50, de kosten tussen Nozza en Alvern B.V. worden gecompenseerd.

4.9. Alvern c.s. heeft bij wijze van verweer van de verste strekking aangevoerd dat zij niet heeft ‘gewapperd’. Daarin wordt Alvern c.s. niet gevolgd. In het bijzonder de e-mail van Alvern B.V. van 30 maart 2011 waarin wordt aangegeven dat Alvern GmbH ‘als enige een rechtsgeldig patent bezit voor reclamehouders op tankpistolen’ en de niet mis te verstane boodschap dat ‘Alvern GmbH [mij] heeft bevestigd dat zij elke inbreuk op haar patent met alle mogelijke rechtsmiddelen zal afdwingen’ kan voorshands bezwaarlijk anders worden begrepen dan het wapperen met haar octrooirecht. Ook hier geldt dat niet bestreden is dat de geadresseerde van de e-mail het beroep op het octrooirecht mocht begrijpen als een beroep op EP 863. Aan Alvern GmbH kan worden toegegeven dat haar e-mail van 5 april 2011 duidelijk anders van toon is, doch mede in het licht van de stellige mededeling van haar licentienemer zijn de in die e-mail gekozen bewoordingen niettemin onvoldoende voor het oordeel dat zij niet heeft gewapperd. Naar voorlopig oordeel heeft Nozzad er namelijk terecht op gewezen dat in de e-mail wordt gesteld dat Alvern GmbH natuurlijk niet ‘would enforce all possible legal remedies’ tegen Shell, doch dat dit niet betekent dat er in het geheel niet tegen Shell zal worden opgetreden, laat staan tegen leveringen van Nozzad aan Shell. De dreiging van enige actie zijdens Alvern c.s. is daarmee blijven bestaan.

4.12. Volgens Nozzad wist Alvern c.s. althans behoorde zij te weten dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van EP 863 valt. In dat verband heeft zij gesteld dat i) Alvern GmbH tijdens de oppositieprocedure nadrukkelijk afstand heeft gedaan van bescherming voor een displayhouder die voorzien is van een display dat uit een doorlopend vlak bestaat (zou zij dat niet gedaan hebben, dan zou het octrooi volgens Nozzad niet in stand zijn gebleven) en ii) dat de amendering van conclusie 1 van EP 863 het resultaat is van een schikking tussen Alvern GmbH en Nozzad met als insteek dat Nozzad’s (toenmalige) displayhouder buiten de beschermingsomvang van het octrooi zou worden gebracht.

4.16 Vervolgens is dan de vraag of Alvern c.s. anderszins wist althans had moeten begrijpen dat, naar Nozzad stelt, de displayhouder geen inbreuk maakt op EP 863. Dienaangaande overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Hoewel naar voorlopig oordeel van letterlijke inbreuk op het octrooi geen sprake is omdat het in de langsrichting gebogen draaglichaam van de displayhouder van Nozzad ten minste niet voldoet aan kenmerk m) inhoudende dat de platte bovenvlakken van een eerste gedeelte en een tweede gedeelte van het draaglichaam een gemeenschappelijke contactlijn (8) hebben teneinde een rand te vormen en een hoek met elkaar in te sluiten wanneer de inrichting aan het vulpistool (2) is bevestigd, kan voorshands niet gezegd worden dat Alvern c.s. ten tijde van de sommatie in redelijkheid niet heeft kunnen menen dat de displayhouder van Nozzad onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen nu prima facie niet is uitgesloten dat de bodemrechter inbreuk in het equivalentiebereik zal aannemen; het gaat met andere
woorden om een ‘pleitbaar geval’.

4.18. De positie van Alvern B.V. is anders nu zij tevens een beroep heeft gedaan op de in r.o. 2.14. en 2.15. weergegeven Beneluxmodellen. 4.19. Nozzad heeft bij dagvaarding (paragrafen 30 t/m 50) omstandig gesteld waarom haar displayhouder geen inbreuk maakt op de modelrechten van Alvern GmbH. Alvern B.V. heeft die stellingen in het geheel niet gemotiveerd weersproken8, noch in de conclusie van antwoord noch ten pleidooie, zodat alleen al om die reden naar voorlopig oordeel van die stellingen is uit te gaan. Voorshands wordt met Nozzad dan ook aangenomen dat de Nozzad displayhouder niet het zelfde uiterlijk vertoont als de ingeschreven modellen van Alvern GmbH en bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt. Bij gebreke van enige betwisting ter zake dient bovendien te worden uitgegaan van de stelling dat Alvern B.V. ten tijde van de sommatie wist althans behoorde te weten dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van de beide Beneluxmodellen viel, zodat zij ter zake tegen beter weten in heeft gesommeerd, hetgeen voorshands onrechtmatig wordt geoordeeld.

Gevaar voor herhaling? 
4.20. Aangezien Alvern B.V. volgens de stellingen van Nozzad niet heeft willen toezeggen zich van het benaderen van (potentiële) afnemers van Nozzad te zullen onthouden en uit het vorenstaande volgt dat zij dit in het verleden wel heeft gedaan, indachtig voorts dat beide partijen op dit moment beide dingen naar een Benelux-wijde opdracht voor de levering van displayhouders aan Shell, heeft Nozzad voldoende (spoedeisend) belang bij haar verbodsvordering, welke, mede gelet op het feit dat dit (naast Frankrijk) het werkgebied is waar Alvern B.V. actief is, kan worden toegewezen voor het grondgebied van de Benelux.

Nevenvorderingen 
4.21. Niet aannemelijk is geworden dat Nozzad, naast een op te leggen verbod, voldoende spoedeisend belang heeft bij de vorderingen sub 3 en 4 van het petitum. In dat verband is van belang dat Nozzad niet aannemelijk heeft gemaakt dat er buiten de in dit geding aan de orde zijnde kwesties, andere derden zijn aan wie Alvern B.V. onrechtmatige mededelingen heeft gedaan, zodat deze vorderingen dienen te worden afgewezen. Dat geldt ook voor het sub 5 van het petitum gevorderde, hetgeen in feite neerkomt op een ‘anti-suit injuction’. Ook indien deze vordering moet worden begrepen als alleen betrekking hebbend op (potentiële) afnemers van Nozzad (en niet op Nozzad zelf), zoals zij ter zitting heeft toegelicht, dient zij in de omstandigheden van dit geval als een niet proportionele en te vergaande maatregel te worden afgewezen.

Gerecht EU 13 december 2011, zaak T-424/09 (Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd tegen OHIM/Sportfive GmbH & Co. KG)

Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure staat aanvrager van het gemeenschapswoordmerk QUALIFIER (voor banden van vervoersmiddelen verplaatsing te land, ter zee en in de lucht) tegenover houder van ouder Duits woord-, beeldmerken en gemeenschapswoordmerk QUALIFIERS 2006, QUALIFIERS 2008. De relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Er is sprake van visueel sterke overeenstemming, auditieve overeenstemming is juist vastgesteld door de beroepskamer. Ondanks de toevoeging 2006, een zwak element vanwege het beschrijvende karakter ervan voor aanduiding van een jaartal, is er een hoge graad van overeenstemming. Het beroep wordt afgewezen en Dunlop wordt verwezen in de kosten.

46      Im Übrigen drängt sich, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, die Dominanz des Wortbestandteils „Qualifiers“ im Gesamteindruck gegenüber der Angabe „2006“ trotz seiner schwachen Kennzeichnungskraft, die auf seiner beschreibenden Bedeutung beruht, unabhängig davon auf, welchen Sinn die maßgeblichen Verkehrskreise ihm beimessen. Nach der Rechtsprechung bedeutet nämlich eine etwaige schwache Kennzeichnungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke nicht zwangsläufig, dass es kein dominierendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und seinem Gedächtnis einprägen kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

47      Somit weisen die einander gegenüberstehenden Zeichen einen hohen Grad begrifflicher Ähnlichkeit auf.

50      Angesichts der im vorliegenden Fall bestehenden Ähnlichkeiten ändert hieran nichts, dass die ältere Marke, wie von der Beschwerdekammer im Übrigen konstatiert, nur eine schwache Kennzeichnungskraft hat. Die Anerkennung einer schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke steht nicht der Feststellung entgegen, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht. Denn auch wenn die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, stellt sie doch nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Selbst wenn es also um eine ältere Marke mit schwacher Kennzeichnungskraft geht, kann, insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen sowie der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, eine Gefahr von Verwechslungen gegeben sein (vgl. Urteil PAGESJAUNES.COM, oben in Randnr. 46 angeführt, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

51      Nach alledem ist der einzige Klagegrund der Klägerin zurückzuweisen und damit die vorliegende Klage insgesamt abzuweisen. 

Rechtbank Utrecht 30 november 2011, LJN BU7696 (AGENTUREN KRUYDER AMERSFOORT B.V. tegen CHARMAG S.A.)

Octrooirecht. Stukgelopen samenwerking. Berekening licentievergoeding voor bijdrage aan totstandkoming octrooien voor een raamuitzetter en een scharnier (zie ESPACENET).  Aanvullend deskundigenbericht. 

Volgens de deskundige is de basis voor een licentievergoeding normaal gesproken de verkoopwaarde af fabriek exclusief BTW van de producten waarin het octrooi is belichaamd. Volgens hem moet in de onderhavige zaak, waar het gaat om hang- en sluitwerk, uitgegaan worden van een licentievergoeding van maximaal 5% over deze verkoopwaarde (r.o. 2.11).

Charmag stelt zich op het standpunt dat de deskundige als grondslag voor de berekening van de licentievergoeding de gerealiseerde winst had moeten kiezen. De deskundige meent dat winst manipuleerbaar is. Voorts volgt er discussie over licentiepercentages. De rechtbank is wel van oordeel dat de bepaling van het percentage door de deskundige op maximaal 5% onvoldoende houvast biedt voor het bepalen door de rechtbank van de hoogte van de aan Kruyder toekomende licentievergoeding. Er wordt een aanvullend deskundigenonderzoek bevolen. Een aanvullend voorschot van de kosten van de deskundigen moet door Kruyder worden gedeponeerd.

Ook verschillen partijen van mening over de bijdrage die zij aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd. Partijen hebben in 2005 en 2006 de over en weer bestaande rechten aan elkaar gecedeerd, daarmee zijn zij beiden 50% rechthebbenden om de octrooien geworden. Hieruit, en uit de afspraak dat zij op 50/50-basis bijdragen aan de kosten met betrekking tot de octrooien, leidt de rechtbank af dat partijen hun bijdragen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten zelf hebben gewaardeerd op elk 50%. Dit dient de deskundige mee te nemen in zijn aanvullend deskundigenbericht.

Licentiepercentage 2.17.  De rechtbank is wel van oordeel dat de bepaling van het percentage door de deskundige op maximaal 5% onvoldoende houvast biedt voor het bepalen door de rechtbank van de hoogte van de aan Kruyder toekomende licentievergoeding.
Bovendien heeft Charmag in paragraaf 2.10 van haar conclusie na deskundigenbericht aandachtspunten aangereikt waarmee licentiegever en licentienemer bij het vaststellen van de hoogte van een licentievergoeding in zijn algemeenheid rekening houden.
In reactie op deze door Charmag aangedragen aandachtspunten heeft de deskundige opgemerkt dat het bespreken daarvan weinig zinvol zou zijn in het kader van de door de rechtbank gestelde vragen, en dat Charmag die aandachtspunten had moeten gebruiken bij het duidelijker formuleren van de relevante bepalingen van de samenwerkingsovereen-komst.
Anders dan de deskundige is de rechtbank van oordeel dat de door Charmag aangedragen aandachtspunten (in ieder geval ten dele) relevant zouden kunnen zijn geweest bij de bepaling van de licentievergoeding door partijen op het moment dat Charmag begon met de verkoop van de geoctrooieerde producten.

2.18.  De rechtbank zal de deskundige dan ook vragen om een aanvullend deskundigenbericht uit te brengen waarin hij nader preciseert welk percentage als een redelijk percentage voor de onderhavige producten moet worden aangemerkt, en waarin hij ingaat op de door Charmag aangedragen aandachtspunten, voor zover hij van oordeel is dat deze een rol zouden hebben kunnen spelen in het geval dat partijen bij de aanvang van verkoop van de geoctrooieerde producten (wel) een concrete licentievergoeding zouden zijn overeengekomen.

Bijdrage aan de octrooien 2.24.  De rechtbank constateert dat partijen over de bijdrage die zij aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd van mening verschillen.
De rechtbank constateert evenwel eveneens dat vaststaat dat partijen met betrekking tot de kosten van de octrooien de afspraak hebben gemaakt dat zij deze bij helfte zullen delen.
Voorts staat vast dat in het geval van één van de twee octrooien (de raamuitzetter) beide partijen als uitvinder zijn vermeld, en dat op het andere octrooi (het scharnier) alleen Kruyder als uitvinder staat vermeld. Niet gesteld of gebleken is dat Charmag op enig moment bezwaar heeft gemaakt tegen de vermelding van Kruyder als (mede-)uitvinder van de octrooien, zodat Charmag thans niet kan ontkennen dat Kruyder een relevante bijdrage aan de totstandkoming van geoctrooieerde producten heeft geleverd. Evenmin kan daardoor de stelling van Charmag worden aanvaard dat de bijdrage van Kruyder aan de geoctrooieer-de producten op nul moet worden gewaardeerd.
Ten slotte is in deze van belang dat partijen in 2005 en 2006 de over en weer bestaande rechten met betrekking tot de octrooien aan elkaar hebben gecedeerd. Daarmee zijn zij beiden 50% rechthebbenden op de octrooien geworden. Hieruit, en uit de afspraak dat zij op 50/50-basis bijdragen aan de kosten met betrekking tot de octrooien, leidt de rechtbank af dat partijen hun bijdragen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten zelf hebben gewaardeerd op elk 50%. Dit leidt tot de conclusie dat het percentage dat de deskundige in zijn aanvullende deskundigenbericht zal bepalen als redelijk percentage voor de in casu geldende licentievergoeding - in verband met het gezamenlijk houderschap van de octrooien en de bijdragen die partijen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd - zal worden aangepast in die zin dat dit percentage alsdan zal worden gehalveerd.

2.25.  De omstandigheid dat bij één van de octrooien alleen Kruyder als uitvinder is vermeld (en niet Charmag), brengt niet mee dat deze aanpassing alleen ten aanzien van het octrooi met betrekking tot de raamuitzetter zal plaatsvinden (waarbij beide partijen als uitvinder zijn vermeld), omdat het zoals gezegd niet gaat om het uitvinderschap maar om de bijdrage die partijen in de praktijk aan het tot stand komen van het geoctrooieerde product hebben geleverd, en geen van partijen heeft gesteld dat de bijdragen van partijen per product verschilde.

3.3.  beveelt een aanvullend deskundigenonderzoek naar de volgende vragen:
Algemene opmerking:
De rechtbank stelt voorop dat het doel van uw deskundigenonderzoek was en is om vast te stellen welke licentievergoeding partijen zouden zijn overeengekomen op het moment dat Charmag de verkoop van de artikelen waarin de geoctrooieerde vinding was verwerkt, ter hand nam.
1.  In uw deskundigenbericht komt u tot de conclusie dat een percentage van maximaal 5% als een redelijk percentage voor de in casu vast te stellen licentievergoeding kan worden beschouwd. De rechtbank kan met een maximumpercentage niet uit de voeten. Kunt u het door u redelijk geachte percentage verder concretiseren?
2.  Kunt u bij het bepalen van het onder 1. bedoelde percentage ingaan op de door Charmag in paragraaf 2.10 van haar conclusie na deskundigenbericht aangedragen aandachtspunten? Kunt u daarbij - voor zover u van oordeel bent dat één of meerdere aandachtspunten geen rol zouden moeten spelen - aangeven waarom u dat vindt?
Toelichting: Bij deze vragen wordt u verzocht om een nadere invulling te geven aan de antwoorden die u bij de vragen 1 en 2 van uw eerdere deskundigenbericht ten aanzien van het toe te passen percentage heeft gegeven. U wordt nadrukkelijk verzocht niet in te gaan op de kwesties die bij de vragen 3 tot en met 6 aan de orde zijn gekomen. Daarover heeft de rechtbank reeds geoordeeld. De uitkomst van dat oordeel van de rechtbank houdt in dat het door de deskundige bij vragen 1 en 2 vast te stellen percentage wordt gehalveerd in verband met het gezamenlijk houderschap van/de bijdragen van partijen aan de octrooien.

Gerecht EU 13 december 2011, zaak T-61/09 (Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG tegen OHIM/Bösinger Fleischwaren GmbH)

Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure staat aanvrager van het gemeenschapswoordmerk SCHINKEN KING tegenover houder van ouder Duits woordmerk KING en Duits en gemeenschapswoordmerk CURRY KING. De relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. De beroepskamer heeft geen onderscheid gemaakt tussen de waren bij de beoordeling. Zij vernietigt de beslissing van de kamer van beroep.

60      Schließlich ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen des auf die ältere deutsche Marke King und auf die ältere Gemeinschaftsmarke Curry King gestützten Widerspruchs ebenso argumentiert hat. Sie hat insoweit beim Ähnlichkeitsgrad der fraglichen Waren nicht nach den betroffenen älteren Marken differenziert. Zudem hat sie keine geringere Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen beim Vergleich der älteren deutschen Marke King und der älteren Gemeinschaftsmarke Curry King mit der angemeldeten Marke festgestellt. Vielmehr ist sie beim Vergleich der älteren deutschen Marke King mit der angemeldeten Marke von einer gewissen begrifflichen Ähnlichkeit ausgegangen. Also hat die Beschwerdekammer auch dadurch einen Fehler begangen, dass sie im Rahmen des auf die ältere deutsche Marke King und die ältere Gemeinschaftsmarke Curry King gestützten Widerspruchs jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen hat.

61      Im Übrigen liefe eine Lösung wie die von der Beschwerdekammer vertretene darauf hinaus, den Faktor der Zeichenähnlichkeit zugunsten des Faktors der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu neutralisieren, womit Letzterem eine übermäßige Bedeutung eingeräumt würde. Daraus ergäbe sich, dass eine Verwechslungsgefahr, wenn die ältere Marke nur schwache Kennzeichnungskraft besitzt, nur im Fall der vollständigen Reproduktion dieser Marke durch die Anmeldemarke vorläge, und zwar unabhängig vom Grad der zwischen den fraglichen Zeichen bestehenden Ähnlichkeit. Ein solches Ergebnis widerspräche jedoch bereits dem Wesen der umfassenden Beurteilung, die die zuständigen Behörden nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorzunehmen haben (Urteil des Gerichtshofs vom 15. März 2007, T.I.M.E. ART/HABM, C‑171/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 41). Nach alledem musste die Beschwerdekammer zudem im Rahmen des auf die ältere deutsche Marke King gestützten Widerspruchs erst recht eine Verwechslungsgefahr bejahen.

Gerecht EU 28 november 2011, zaak T-307/11 (Noscira SA tegen OHIM/Agouron Pharmaceuticals)

Procesrecht. Gemeenschapsmerk XENTRIOR. Periode waarbinnen het originele beroepsschrift moet worden ingediend is overschreden. Dit is 10 dagen na ontvangst door Registry van een kopie van de aanvraag per fax of email. In dit geval betreft het geen rectificeerbare onregelmatigheid, omdat het gaat om het niet-tijdig indienen van originele beroepsdocumenten getekend door een voldoende geautoriseerde advocaat. Beroep wordt als kennelijk niet-ontvankelijk afgedaan.

14. In the present case, however, the versions of the application and covering letter received at the Registry of the General Court on 15 June 2011 (see paragraph 3 above) were scanned copies of the originals of those two documents to which were appended only the scanned signatures of the applicant’s lawyer. In addition, annexed to its letter of 31 July 2011 (see paragraph 4 above), the applicant communicated only page 18 of the original application bearing its lawyer’s hand-written signature.

15. It must therefore be stated that the signed original of the application was not lodged at the Registry within the 10-day period following receipt by the Registry of the copy of that application by fax and by e-mail. In those circumstances, however, in accordance with Article 43(6) of the Rules of Procedure, only the date of lodgment of the signed original of the application can be taken into consideration for the purposes of compliance with the time-limit for bringing an action (order of 28 April 2008 in Case T-358/07 PubliCare Marketing Communications v OHIM (Publicare), not published in the ECR, paragraph 13). Accordingly, it must be concluded that the application was not lodged before the expiry of the period within which the action had to be brought.

16. In that regard, it must be borne in mind that the failure to submit the original application, signed by a duly authorised lawyer, is not among the formal irregularities that are capable of being rectified under the second paragraph of Article 21 of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 44(6) of the Rules of Procedure of the General Court. That requirement must be regarded as an essential procedural rule and be applied strictly, with the result that failure to comply with it leads to the inadmissibility of the action once the periods for taking steps in the proceedings have expired (see, to that effect, Case C-426/10 P Bell & Ross v OHIM [2011] ECR I-0000, paragraph 42, and Case T-223/06 P Parliament v Eistrup [2007] ECR II-1581, paragraphs 48 and 51).

Kantonrechter Rechtbank Arnhem 11 november 2011, LJN BU7615 (fotograaf (eiser) tegen Wychens Weekblad Wegwijs B.V.)

Schadevordering op grond van publicatie foto zonder toestemming beroepsfotograaf. Artt. 1 juncto 5 juncto 10 sub 9 en artikel 25 lid 1 sub a en sub c van de Auteurswet. Gedaagde heeft zonder toestemming, zonder vermelding van de naam van eiser en zonder het betalen van een vergoeding, een foto van eiser gepubliceerd, welke foto auteursrechtelijk beschermd. Deze foto is overgenomen uit de digitale nieuwsbrief van de geportretteerde heer [X].

Eiser vordert daarom, conform de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, een bedrag van € 600,00 aan schade en conform artikel 1019h Rv, werkelijke proceskosten ad € 3.678,50.

De kantonrechter heeft overwogen dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, omdat er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Daarom heeft de kantonrechter wat betreft de hoogte van de schade aansluiting gezocht bij artikel 6:96 BW. Nu de omvang van de schade niet nauwkeurig kon worden vastgesteld heeft de kantonrechter de schade, gelet op artikel 6:97 BW, geschat op een bedrag van € 300,00, met compensatie van kosten.

4.2.  (...) Wijchens Weekblad heeft verweer gevoerd tegen de gevorderde schadevergoeding. Voorts heeft Wijchens Weekblad betwist dat, voor wat betreft de schadevergoeding, aansluiting kan worden gezocht bij de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie. De kantonrechter volgt Wijchens Weekblad in deze stelling nu er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en de genoemde voorwaarden dus niet van toepassing zijn op de verhouding tussen partijen.
Gelet op het bovenstaande zal de kantonrechter wat betreft de hoogte van de schadevergoeding geen aansluiting zoeken bij de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, maar bij de wet. Artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bepaalt dat vermogensschade zowel geleden verlies als gederfde winst omvat. Niet is gesteld of gebleken dat het gevorderde bedrag ten titel van schadevergoeding bestaat uit geleden verlies of gederfde winst. Ook heeft Wijchens Weekblad gemotiveerd verweer gevoerd tegen de hoogte van het gevorderde bedrag aan schadevergoeding. Nu de gevorderde schadevergoeding alleen is onderbouwd met het beroep op de Algemene Voorwaarden, kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld.
De kantonrechter zal, ingevolge artikel 6:97 BW, de schade schatten en wel op een bedrag van € 300,00, uitgaande van een bedrag van € 100,00 dat [eisende partij] voor de publicatie van de foto zou hebben ontvangen en rekeninghoudende met het feit dat Wijchens Weekblad de foto zonder vermelding van de naam van [eisende partij] heeft gepubliceerd en zij die foto heeft gewijzigd.
De conclusie is dan ook dat de kantonrechter een bedrag van € 300,00 aan schadevergoeding toewijst. Hierbij tekent de kantonrechter aan dat BTW als verrekenpost voor [eisende partij] reeds daarom niet als schade kan worden gevorderd.

4.3.  Partijen worden over en weer in het ongelijk gesteld. De kantonrechter zal daarom de proceskosten compenseren als hierna te melden.

Lees het vonnis hier: LJN / schone pdf

President Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-303/11 (Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti tegen OHIM/Pedro Llopart Vilarós)

In overeenstemming met artikel 99 Rules of Procedure heeft eiser het Gerecht EU verzocht om niet-voortzetting van de procedure. De verweerster heeft geen bezwaar hiertegen en conform artikel 87(5) dient de afbrekende partij de kosten te betalen. De president van het Gerecht EU schrapt de zaak van de rol en veroordeelt eiser in de kosten van de verwerende partij.

The first subparagraph of Article 87(5) of the Rules of Procedure provides that a party who discontinues or withdraws from proceedings shall be ordered to pay the costs if they have been applied for in the observations of the other party on the discontinuance. In the present case, the defendant requested that the costs of the proceedings be borne by the applicant.

14. In the present case, however, the versions of the application and covering letter received at the Registry of the General Court on 15 June 2011 (see paragraph 3 above) were scanned copies of the originals of those two documents to which were appended only the scanned signatures of the applicant’s lawyer. In addition, annexed to its letter of 31 July 2011 (see paragraph 4 above), the applicant communicated only page 18 of the original application bearing its lawyer’s hand-written signature.

15. It must therefore be stated that the signed original of the application was not lodged at the Registry within the 10-day period following receipt by the Registry of the copy of that application by fax and by e-mail. In those circumstances, however, in accordance with Article 43(6) of the Rules of Procedure, only the date of lodgment of the signed original of the application can be taken into consideration for the purposes of compliance with the time-limit for bringing an action (order of 28 April 2008 in Case T-358/07 PubliCare Marketing Communications v OHIM (Publicare), not published in the ECR, paragraph 13). Accordingly, it must be concluded that the application was not lodged before the expiry of the period within which the action had to be brought.

16. In that regard, it must be borne in mind that the failure to submit the original application, signed by a duly authorised lawyer, is not among the formal irregularities that are capable of being rectified under the second paragraph of Article 21 of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 44(6) of the Rules of Procedure of the General Court. That requirement must be regarded as an essential procedural rule and be applied strictly, with the result that failure to comply with it leads to the inadmissibility of the action once the periods for taking steps in the proceedings have expired (see, to that effect, Case C-426/10 P Bell & Ross v OHIM [2011] ECR I-0000, paragraph 42, and Case T-223/06 P Parliament v Eistrup [2007] ECR II-1581, paragraphs 48 and 51).

Vandaag was het debat van de handelsraad betreft de openbaarmaking van onderhandelingsdocumenten ACTA te volgen in de Groen van Prinstererzaal. Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, dan kunt u het debat online via de live stream volgen. (link naar live stream).

Deze zal van 16:30 tot 18:30 worden uitgezonden.

Onder "lees verder" vindt u de te behandelen agendapunten, inclusief hyperlinks naar de stukken. 

1. Geannoteerde agenda Handelsraad d.d. 14 december en Informatie over de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO 25074-175 d.d. 2 december 2011 Informatie over de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO
2. Verslag Raad Buitenlandse Zaken (WTO Doha Development Agenda) (min ELI)  25074-174 d.d. 18 oktober 2011
3. Eindrapport van het WTO Panel inzake China/grondstoffen 25074-173 d.d. 22 september 2011
4. Fiche: Verordeningen bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen uit Midden Amerika, Colombia en Peru  22112-1259 d.d. 11 november 2011
5. Reactie op verzoek commissie m.b.t onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) II (min ELI) 21501-33-352 d.d. 2 december 2011 Reactie op verzoek commissie m.b.t onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) II
6. Aanbieding van het verslag over de inhoud van de BRIC-dag van 21 november 2011  31985-6 d.d. 28 november 2011
7. Reactie minister herhaald verzoek commissie d.d. 7 december 2011 tot openbaarmaking onderhandelingsdocumenten ACTA.  Verzoek inzake doen toekomen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) III (min ELI) (hier)