Conclusie AG Mengozzi HvJ EU 15 december 2011, zaak C-604/10 (Football Dataco e.a. tegen Yahoo UK Ltd. e.a.)

Prejudiciële vragen van Court of Appeal England & Wales.

Rechtsbescherming van databanken. Kalenders van voetbalkampioenschappen. Auteursrecht en richtlijn 96/9/EG. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden wordt het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden als het creëren van de gegevens beschouwd.

Conclusie
1. Een databank kan uitsluitend de auteursrechtelijke bescherming genieten bedoeld in artikel 3 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, indien zij een oorspronkelijke intellectuele schepping van de maker is. Daartoe kunnen de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking worden genomen. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden is het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden het creëren van de gegevens beschouwd.
2. De voornoemde richtlijn staat eraan in de weg dat nationaal recht auteursrechtelijke bescherming verleent aan een databank die niet voldoet aan de vereisten van artikel 3 van de richtlijn.”

Vraag 1. Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, te worden verstaan onder ‚databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen’, in het bijzonder
a) moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten?
b) omvat ‚de keuze of de rangschikking’ ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum van een voetbalwedstrijd)?
c) vereist de ‚eigen intellectuele schepping van de maker’ meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke?
Vraag 2. Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke daarin worden voorzien?”

Rechtbank 's-Hertogenbosch 13 december 2011, KG ZA 11-740 (Medical Participations S.A. tegen Beautycentrum De Thermen B.V.)

Met dank aan Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan.

Samenwerking. Merkenrecht vs licentie uit overeenkomst. Concept van een merk.

Medical Participations exploiteert het concept 'Re-Energize' dat, kort samengevat, bestaat uit een selectie van gezondheidsproducten en behandelingen dat als samenhangend geheel wordt aangeboden tegen stress en vermoeidheid. Zij is tevens houdster van Beneluxbeeldmerk Re-Energize. Met De Thermen is zij een samenwerking aangegaan om een distributiesysteem op te zetten zodat zij aan consumenten kan leveren. Na enige discussie over het concept, dan wel opstarten van een concurrerende activiteit, worden de websites van Medical Participations re-energize.nl en .eu gesloten, zodat klanten niet meer naar De Thermen worden doorverwezen, De Thermen gebruikt naam en beeldmerk via re-energizeeurope.nl.

De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst wordt anders uitgelegd door partijen. Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat het eerder aannemelijk is dat Medical Partipations haar op het BVIE gebaseerde recht kan laten gelden dan dat De Thermen haar gestelde recht kan ontlenen aan een qua inhoud discutabele en uitvoerig bediscussieerde overeenkomst.

Het concept van Re-Energize is niet beschermd, mede omdat het "een bundeling is van producten en therapieën die afkomstig zijn van verschillende producenten en 'bedenkers'". Deze vordering wordt afgewezen.

De Thermen wordt veroordeeld in de proceskosten waarbij het liquidatietarief met inachtneming van artikel 1019h Rv wordt vastgesteld op €6.000. In reconventie worden de vorderingen afgewezen en ad €400 proceskostenveroordeling. De na dit vonnis ontstane kosten worden begroot op: €205, en, indien niet binnen 14 dagen wordt voldaan, vermeerderd met €68.

5.6. De Thermen heeft echter aangevoerd dat het haar op grond van de overeenkomst met Medical Participations vrij staat het merk Re-Energize te voeren.

De inhoud van die overeenkomst wordt echter door beide partijen anders uitgelegd en de specifieke bepaling waarop De Thermen zich in dit kader beroept is niet eenduiding. n een bodemprocedure zou aaan de orde moeten komen welke uitleg parrtijen, gelet op elkaars verklaringen en gedragingen, redelijkerwijze aan de overeenkomst mochten geven. Wellicht kunnen partijen zich het debat op dit punt ineen bodemprocedure beter besparen. Zoals Medical Participations terecht heeft opgemerkt, zou de overdracht of overgang van het Beneluxmerk Re-Energize voortvloeiende uit de overeenkomst, op grond van artikel 2.31 lid 2 sub a BVIE nietig zijn omdat de overeenkomst kennelijk inhield datde overdracht of overgang van het onderhavige Beneluxmerk aan De Thermen alleen voor Nederland zou gelden. De rest van Europa, en met name ook Beneluxstaat België, blevven aan Medical Participations voorbehouden.

5.7. Gelet op bovenstaande overwegingen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het eerder aannemlijk is dat Medical Participations haar op het BVIE gebaseerde recht op het woord- en beeldmer Re-Energize kan laten gelden dan dat De Thermen haar gestelde recht kan ontlenen aan de (qua inhoud discutabele en voor wat betreft het voortbestaan ervan uitvoerig bediscussieerde) overeenkomst.

5.8. Naast  het verbod op het gebruik van het merk heeft Medical Particpations een verbod gevorderd van iedere vorm van exploitatie van het Re-Energize concept. Deze vordering werpt de vraag op waat onder het 'Re-Energize-concept'  moet worden verstaan. Medical Participations heeft verwezen naar haar productie 5. Dat in een pakket van 35 sheets betreffende een marketingstrategie van Re-Energize, waarin onder meer de van verschillende producenten afkomstige gezondheidsproducten en verschillende (gezondheids) therapieën in tamelijke algemene (doch positieve) bewoorden worden toegelicht. Y heeft ter zitting verklaard dat het concept Re-Energize een bundeling is van producten en therapieën die afkomstig zijn van verschillende producenten en 'bedenkers'. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit kort geding onvoldoende komen vast te staan wat precies onder het concept moet worden verstaad. (...) Voorts is het niet onaannemelijk dat De Thermen bepaalde van deze producten of therapieën al aan haar klanten aanbood (...). Dit gedeelte van de vordering wordt dan ook afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-825

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 september 2011, KG ZA 11-993 (Cassina S.P.A. tegen Superfurniture S.L.)

Met dank aan Ruby Nefkens en Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten.

Verstekvonnis. Cassina-vonnis. Cassina is een meubelfabrikant en verkoopt haar meubelmodellen wereldwijd. Auteursrechthebbende van Le Corbusier/Rietveld/Lloyd Wright hebben aan Cassina een exclusieve licentie verstrekt de modellen te fabriceren, verkopen en zelfstandig actie te nemen.

Superfurniture is een (online) meubelleverancier die handelt onder de naam Super Studio. Er worden, volgens Cassina, meubels verhandelt die inbreuk maken.

Superfurniture heeft aangevoerd dat de modellen niet door haar worden aangeboden, maar door Bauhaus, de eigenaar van de website, en niet in Nederland worden aangeboden (m.u.v. één ZigZag-Stoel). De voorzieningenrechter gaat aan de verweren voorbij. De modellen worden in de catalogus van Super Studio en op de website, die in de Nederlandse taal is te bezoeken, aangeboden en kunnen worden besteld. De bestellingen worden tevens volledig door Superfurniture afgehandeld.

De volgende vorderingen worden toegewezen: 
1. auteursrechtinbreuk moet worden gestaakt, onder last van dwangsom ad €15.000 met een maximum van €500.000,
2. doen van opgave van de Nederlandse markt,
3. een terughaal bij niet-particulieren,
4. vernietiging van de voorraad, en
5. Superfurniture wordt in de proceskosten veroordeeld ex 1019h Rv ad € 14.062,01.

4.4. De voorzieningenrechter gaat aan beide verweren voorbij. De inbreukmakende modellen worden immers aangeboden in de catalogus van Super Studio (die in de showroom wordt verstrekt) en op de website www.superestudio.com, welke in de Nederlandse taal te bezoeken is, en waarop modellen kunnen worden besteld door te bellen naar het telefoonnummer van Superfurniture in Nederland (Amsterdam). Dat een bestelling die vai de website wordt gedaan niet door Superfurniture maar door wordt afgehandeld is niet gebleken. Integendeel, de verkoop van de ZigZag-stoel is volledig afgehandeld door Superfurniture. De factuur is gestuurd door Superfurniture, er is betaald op een rekening op naam van Superfurniture en de stoel is in de showroom van Superfurniture (Super Studio) in Amsterdam afgehaald. Dat thans Super Studio in handen is van twee verschillende bedrijven die los van elkaar opereren (Bauhaus en Superfurniture) is onvoldoende aannemelijk geworden. Het enkele feit dat de domeinnaam op naam van Bauhaus staat is daarvoor onvoldoende. Het aanbieden van de modellen wordt derhalve Superfurniture aangerekend. Dat Superfurniture mogelijk niet op de hoogte was van haar rechten en plichten op het gebied van de intellectuele eigendom van de modellen komt voor haar rekening en risico, te meer nu zij zich als professional op deze markt heeft begeven.

Gerecht EU 15 december 2011, zaak T-377/09 (Mövenpick Holding tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Na een afwijzing van de aanvrage, verwerping van het beroep bij Board of Appeal, wordt het beroep van aanvrager van het gemeenschapswoordmerk PASSIONATELY SWISS (ook) bij het Gerecht EU afgewezen. Er is sprake van een absolutie weigeringsgrond: namelijk dat het aangemelde teken een geografische herkomstaanduiding betreft en het geen onderscheidend vermogen heeft: Die Marke kommt somit den Ausdrücken „sehr schweizerisch“, „entschieden schweizerisch“, „deutlich schweizerisch“ oder auch „äußerst schweizerisch“ nahe, in denen die Adverbien systematisch das Adjektiv „schweizerisch“ verstärken.

37      Was die umfassende Beurteilung der Anmeldemarke betrifft, ist weiter zu konstatieren, dass die Verknüpfung der beiden Elemente, aus denen sie besteht, den Regeln der englischen Grammatik entspricht, da das Adverb „passionately“ die Bedeutung des Adjektivs „Swiss“ verstärkt. Die Marke kommt somit den Ausdrücken „sehr schweizerisch“, „entschieden schweizerisch“, „deutlich schweizerisch“ oder auch „äußerst schweizerisch“ nahe, in denen die Adverbien systematisch das Adjektiv „schweizerisch“ verstärken. Folglich stellt die in Rede stehende Marke keine ungewöhnliche und phantasievolle Wortkombination dar.

38      Selbst wenn bestimmte Verbraucher – wie die Klägerin geltend macht – der Anmeldemarke eine phantasievolle Bedeutung zuschreiben könnten, ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand, dass eine Marke mehrere Bedeutungen haben kann, der Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernisses nicht entgegensteht. Nach der Rechtsprechung kann ein Wortzeichen nämlich von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnr. 32).

39      Damit ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, dass die Anmeldemarke PASSIONATELY SWISS von den maßgeblichen Verkehrkreisen als eine Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung verstanden werden könnte, nicht fehlerhaft.

44. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 20, 22 und 23 der angefochtenen Entscheidung jedoch zutreffend festgestellt, dass Waren und Dienstleistungen, die aus der Schweiz stammen, allgemein als solche von hoher Qualität wahrgenommen werden und dass der Wortbestandteil „swiss“ der Anmeldemarke nicht nur eine Information über die geografischen Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen vermittelt, sondern auch eine Qualitätskriterium bietet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass – wie oben in Randnr. 36 festgestellt – die Klägerin selbst den guten Ruf anerkennt, den der geografische Name der Schweiz genießt.

45. Unter diesen Umständen musste die Beschwerdekammer nicht für jede der betroffenen Waren und Dienstleistungen prüfen, ob die Bezugnahme auf die Schweiz ein absolutes Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 darstellte. Sie durfte sich wegen des allgemein anerkannten Rufs eines Landes wie der Schweiz vielmehr darauf beschränken, in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung festzustellen, dass das Zeichen PASSIONATELY SWISS für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 43 und 44 des Abkommens von Nizza lediglich als ein Hinweis auf die für die Schweiz stehende Qualität und Exklusivität sowie die damit einhergehende schweizerische Gemütlichkeit verstanden würde, und in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung hinzuzufügen, dass die Waren der Klasse 16 des Abkommens von Nizza den beschreibenden Gehalt des Zeichens wiedergäben und für die betreffenden Dienstleistungen förderlich sein könnten.

HvJ EU 15 december 2011, zaak C-409/10 (Hauptzollamt Hamburg-Hafen tegen Afasia Knits Deutschland GmbH)

Prejudiciële vragen van het Bundesfinanzhof (Duitsland).

Als randvermelding, in't kort: Douanerechten. Gemeenschappelijke handelspolitiek: ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst van Cotonou. Het gaat hier om de preferentiële behandeling van producten van oorsprong uit ACS-landen, in het bijzonder de uitvoer uit Jamaica naar de Europese Unie van textiel van oorsprong uit China. Niet-preferentiële oorsprong van goederen. Controle achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1. Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en autoriteiten van Jamaica. Navordering van invoerrechten. Artikel 220, lid 2, sub b, van verordening (EEG) nr. 2913/92– Communautair douanewetboek. Bewijslast. Gewettigd vertrouwen.

Vragen: 1. Is het in overeenstemming met artikel 32 van Protocol nr. 1 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds1, wanneer de Europese Commissie de controle achteraf van afgegeven bewijzen van oorsprong in het land van uitvoer in wezen zelf, zij het met steun van de plaatselijke autoriteiten verricht, en gaat het om een resultaat van de controle in de zin van deze bepaling, wanneer de aldus verkregen resultaten van de controle van de Commissie worden neergelegd in een protocol dat door een vertegenwoordiger van de regering van het land van uitvoer mede wordt ondertekend?

Ingeval de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord:
2. Kan in een geval zoals dat in het hoofdgeding, waarin de in een bepaalde periode afgegeven certificaten voor preferentiële behandeling door het land van uitvoer ongeldig zijn verklaard omdat de oorsprong van de goederen bij een controle achteraf niet kon worden bevestigd, maar niet kan worden uitgesloten dat bepaalde uitgevoerde goederen aan de oorsprongsvereisten voldeden, de belastingschuldige zich met een beroep op artikel 220, lid 2, sub b, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek2, op bescherming van zijn gewettigd vertrouwen beroepen, onder aanvoering dat de in zijn geval overgelegde certificaten voor preferentiële behandeling mogelijk juist waren en dus op een juiste weergave van de feiten door de exporteur berustten?

Antwoord:
1)      Artikel 32 van Protocol nr. 1 bij bijlage V van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2003/159/EG van de Raad van 19 december 2002, dient aldus te worden uitgelegd dat de resultaten van een controle achteraf betreffende de juistheid van de oorsprong van goederen die in door een ACS-staat afgegeven EUR.1-certificaten is aangegeven, welke controle in hoofdzaak bestond uit een onderzoek dat in deze ACS-staat door de Commissie – meer bepaald door het OLAF – op uitnodiging van die staat is verricht, de autoriteiten van de lidstaat waar de goederen zijn ingevoerd binden, mits deze autoriteiten – hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen – een document hebben ontvangen waarin ondubbelzinnig wordt bevestigd dat die ACS-staat voornoemde resultaten overneemt.

2)      Artikel 220, lid 2, sub b, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin de voor invoer van goederen in de Unie afgegeven EUR.1-certificaten ongeldig zijn verklaard wegens onregelmatigheden bij de afgifte van deze certificaten en omdat de op deze certificaten vermelde preferentiële behandeling bij een controle achteraf niet kon worden bevestigd, de importeur zich niet tegen navordering van de invoerrechten kan verzetten door aan te voeren dat niet kan worden uitgesloten dat sommige van deze goederen in werkelijkheid voornoemde preferentiële oorsprong hebben

HvJ EU 15 december 2011, zaak C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters BV tegen Red Bull GmbH)

Met dank aan Peter Claassen, Roderick Chalmers en Martin Hemmer, AKD advocaten & notarissen. 
Prejudiciële vragen gesteld door de Nederlandse Hoge Raad (IEF 8610).

Uit't persbericht: Diensten bestaande in het enkele afvullen van blikjes die van een als merk beschermd teken zijn voorzien, vormen geen gebruik van dit teken dat kan worden verboden.

De dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde louter afvuldiensten verricht, zorgt uitsluitend voor de technische voorzieningen waardoor deze derde gebruik kan maken van het teken dat met een beschermd merk overeenstemt

Frisdranken Industrie Winters BV („Winters”) is een Nederlandse onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het „afvullen” van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken.

Red Bull GmbH produceert en verhandelt onder het merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Beneluxlanden.

Winters heeft blikjes met frisdrank afgevuld in opdracht van Smart Drinks Ltd, een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en een concurrent van Red Bull. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, waarvan sommige overeenstemden met het merk van Red Bull. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd.

Winters heeft de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zo nodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux. Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor rekening van Smart Drinks verricht, zonder de afgevulde blikjes naar Smart Drinks te vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.

Red Bull heeft voor de Nederlandse rechter aangevoerd dat Winters inbreuk op haar merkrechten maakt en heeft gevorderd Winters te bevelen elk verder gebruik van de met haar merk overeenstemmende tekens te staken. Tegen deze achtergrond wenst de Hoge Raad der Nederlanden van het Hof van Justitie te vernemen of het loutere „afvullen” van verpakkingen die zijn voorzien van een teken dat met een beschermd merk overeenstemt, moet worden aangemerkt als „gebruik van dat teken” in het economisch verkeer in de zin van de merkenrichtlijn 1 , óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander.

Het Hof brengt om te beginnen in herinnering dat op grond van deze richtlijn de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, kan verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument. Het Hof onderzoekt of een dienstverlener als Winters in dit geval zelf „gebruik” maakt van de met de merken van Red Bull overeenstemmende tekens. In dit verband herinnert het Hof eraan dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.

Vastgesteld moet worden dat een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met ingeschreven merken overeenstemmende tekens, zelf geen „gebruik” van deze tekens in de zin van de merkenrichtlijn maakt. Een dergelijke dienstverlener voert namelijk slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uit, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van de blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, en zorgt dus uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor een dergelijk gebruik door die derde.

Het Hof wijst er verder op dat daarbij nog komt dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van de tekens maakt „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in de merkenrichtlijn.

Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, heeft dit begrip in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt. In dit geval staat echter vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.

Weliswaar heeft het Hof met betrekking tot het verlenen van onlinediensten reeds geoordeeld dat dit in de richtlijn gebruikte begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het Hof heeft namelijk vastgesteld dat de situatie van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt dat een verband tussen het teken en de verleende diensten ontstaat. 2

Het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met ingeschreven merken overeenstemmende tekens, kan naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien. Met name ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten. Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met de tekens kunnen worden geassocieerd.

Het Hof antwoordt dan ook dat de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat kan worden verboden.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Stieren op het Europese strijdtoneel)
JIPLP (Court clips Red Bull's wings)

Antwoord vragen Thieme en Ouwehand over mogelijke belangenverstrengeling bij de de EFSA, Aanhangsel van de Handelingen II, nr. 831.

origineel	persiflage

Vraag: 9 Heeft u er kennis van genomen dat de EFSA heeft gedreigd met een rechtszaak tegen de organisatie Corporate Europe Observatory, voor het plaatsen op hun website van een persiflage van het logo van de EFSA waarmee deze organisatie de belangenverstrengeling tussen de producenten en de EFSA aan de kaak wilde stellen? Hoe beoordeelt u dit? Deelt u de mening dat het belangrijk is dat nongouvernementele organisatie (ngo)’s kunnen optreden als waakhond van de maatschappij om dit soort belangenverstrengelingen bloot te leggen? Zo ja, bent u bereid de EFSA op deze intimidatie aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Voor zover mij bekend heeft EFSA CEO aangesproken op oneigenlijk gebruik van het EFSA logo op basis van het Europese merkenrecht en juridische stappen in het vooruitzicht gesteld wanneer het oneigenlijk gebruik niet wordt beëindigd. Ik ben van mening dat NGO’s hun rol als waakhond van de maatschappij binnen de wettelijke gestelde kaders moeten vervullen. Of verdere juridische stappen nodig zijn in dit geval is niet aan mij te oordelen maar aan de betrokken partijen. Ik zie dan ook geen reden EFSA hier op aan te spreken.

Gerecht EU 14 december 2011, zaak T-504/09 (Völkl GmbH & Co. KG tegen OHIM/Marker Völkl International GmbH)

Gemeenschapsmerk. Terugverwijzing. Gebruik van ouder merk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van woordmerk VÖLKL (kl. 3, 9 en 25) houder van ouder identiek woordmerk VÖLKL (kl. 18, 25 en 28) tegen. Kamer van Beroep verwijst, na vernietiging van beslissing met betrekking tot verwarringsgevaar, terug naar de oppositieafdeling voor verdere afdoening. De aangevoerde middelen:

1. schending van het lijdelijkheidsbeginsel, doordat de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening naar de oppositieafdeling heeft terugverwezen met betrekking tot waren waartegen de oppositie helemaal niet was gericht;
2. schending van het verbod van reformatio in pejus, doordat de kamer van beroep de zaak niet had mogen terugverwijzen naar de oppositieafdeling voor de beoordeling met betrekking tot waren waarvoor de oppositieafdeling de inschrijving reeds had toegestaan;
3. schending van het recht om te worden gehoord;
4. schending van artikel 15(2)(a) (...) doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft aangenomen dat het oppositiemerk is gebruikt op een wijze die de verkregen rechten in stand houdt.

Het Gerecht EU wijst de eerste twee en het vierde middel toe, het derde behoeft geen behandeling:

55      That is the situation in the present case. The applicant brought an appeal before the Board of Appeal against the decision of the Opposition Division only in respect of the fact that it had upheld the opposition and rejected the application for registration of the three articles. Moreover, it was not possible for it to appeal against that decision in that it held that the mark applied for could be registered for the other goods which it covered. It follows from the first sentence of Article 59 of Regulation No 207/2009, according to which ‘[a]ny party to proceedings adversely affected by a decision may appeal’, that, inasmuch as the decision of the lower department of OHIM has upheld the claims of a party, that party does not have standing to appeal to the Board of Appeal (order in Case T‑194/05 TeleTech Holdings v OHIM – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) [2006] ECR II‑1367, paragraph 22).

56      Consequently and as the applicant, in essence, submits by its second plea, by annulling paragraph 2 of the operative part of the decision of the Opposition Division relating to the other goods, the Board of Appeal has exceeded the limits of its jurisdiction as defined in Article 64(1) of Regulation No 207/2009. The second plea is therefore well founded.

57      In any event, it is settled between the parties and, furthermore, confirmed by a reading of the notice of opposition in the procedural file before OHIM, sent to the Court pursuant to Article 133(3) of the Rules of Procedure of the General Court, that, contrary to the finding in the contested decision, the opposition was indeed restricted to only the three articles. It follows that the first plea is also well founded.

113    It follows that the evidence of genuine use of the earlier mark taken into consideration by the Board of Appeal, namely the invoices and catalogues filed by the intervener, were not sufficient to support the finding in the contested decision that the earlier mark had been genuinely used for the goods in Classes 18, 25 and 28 covered by it throughout the period to which those invoices related. At most, that evidence constituted indications that such use might be regarded as probable. In accordance with the case-law cited in paragraph 84 above, a mere supposition, however plausible it may be, is not sufficient for the purposes of Article 42(2) and (3) of Regulation No 207/2009, which requires proof of such use.

Hof 's-Gravenhage 11 oktober 2011, LJN BU8140 (Cassina S.P.A. tegen P. van Roon B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Ruby Nefkens, Van der Steenhoven. Berekening gederfde winst na schending auteursrecht op Le Corbusier-meubel met dezelfde doelgroep (bedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals advocaten en tandartsen en (andere) instellingen met wachtruimten). [eerdere zaken]

Feitenschets Door de auteursrechthebbenden is aan Cassina een exclusieve licentie verstrekt om meubelmodellen van Le Corbusier wereldwijd te fabriceren en te verkopen. Van Roon is een groothandel in import en export van meubelen en woonaccessoires. In oktober 2007 heeft Van Roon voor een totaalbedrag van $ 2.479,- vier armstoelen en drie banken gekocht die zij op een beurs in Shanghai heeft gezien. De meubels zijn nagenoeg identiek aan het model LC2 van Le Corbusier. Van de ingekochte meubels heeft Van Roon begin 2008 drie armstoelen en één bank verkocht voor een bedrag van in totaal € 1.577,25.

De rechtbank wees de vorderingen af op grond van haar oordeel dat Cassina de gestelde winstderving tegenover de gemotiveerde betwisting door Van Roon niet aannemelijk heeft gemaakt. Reputatieschade acht zij wel aannemelijk, maar evenmin toewijsbaar, omdat Cassina daarvoor dezelfde formule hanteert als die voor de berekening van de gederfde winst – die door de rechtbank niet aannemelijk is geoordeeld.

Het hof is van oordeel dat Cassina in hoger beroep voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij winst heeft gederfd doordat Van Roon imitaties van de LC2 heeft verkocht. De gemiddelde netto winstmarge van Cassina is  61,9% geweest, dus de gederfde winst wordt begroot op € 2.478,- (€ 4.002,50 x 61,9%). Reputatieschade: Ex aequo et bono begroot het hof de schade als gevolg van afbreuk aan de exclusiviteit van de auteursrechtelijk beschermde meubelen op een bedrag van € 1.000,-. 1019h Rv: Nu sprake is zonder tegenspraak meewerken, doen van opgave en vernietiging van voorraad, hoefde de procedure slechts over de te vergoede schade te gaan. Het bedrag (ruim €30.000) is niet redelijk en evenredig. Een bedrag van €7.500 wordt toegewezen.

Gederfde winst 7. Het hof is van oordeel dat Cassina in hoger beroep voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij winst heeft gederfd doordat Van Roon imitaties van de LC2 heeft verkocht. Van Roon betwist uiteindelijk niet of onvoldoende dat de doelgroepen van Cassina enerzijds en Van Roon anderzijds elkaar gedeeltelijk overlappen, met name waar het gaat om bedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals advocaten en tandartsen en (andere) instellingen met wachtruimten. Anders dan Van Roon, acht het hof aannemelijk dat een deel van hen, bij gebreke van een goedkoop alternatief met ongeveer dezelfde uitstraling, wél een echte Le Corbusier zou hebben aangeschaft. Anderzijds acht het hof 50%, gelet op het zeer grote prijsverschil tussen een imitatie- en een echte Le Corbusier, een te hoge schatting. Het hof acht aannemelijk dat Cassina, wanneer Van Roon de inbreuk makende meubels niet had aangeboden, één meubel zou hebben verkocht en aldus omzet en winst heeft gederfd. Het hof zal daarbij uitgaan van de gemiddelde verkoopprijs van een bank of stoel, te weten € 4.002,50 (€ 2.630,- + € 5.375,- : 2).

10.  Van Roon voert nog aan dat het gevorderde bedrag buiten proporties is, gelet op de door haarzelf op de verkochte meubels gemaakte winst (€ 400,- netto). Zij meent dat alleen dat laatste bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Het hof verwerpt dit verweer. Wanneer de rechthebbende door de verkoop van inbreuk makende goederen schade lijdt, welke kan bestaan in gederfde winst, komt deze in beginsel voor vergoeding in aanmerking. In dit verband is van belang dat de rechthebbende de keus heeft tussen vergoeding van eigen schade, dan wel afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst. Degene die imitatiegoederen verkoopt neemt aldus het risico dat de te vergoeden schade (aanmerkelijk) hoger uitvalt dan de door hemzelf op de goederen gerealiseerde winst, zeker wanneer het, zoals hier, om (imitatie-) designgoederen gaat. Er is (althans in dit geval) geen reden om dat risico bij de rechthebbende neer te leggen.

11.  Gelet op het voorgaande slaagt grief 1 in zoverre dat het hof de schade wegens gederfde winst begroot op een bedrag van (afgerond) € 2.478,- (€ 4.002,50 x 61,9%).

Reputatieschade 14.  Los van het feit dat Van Roon met deze laatste stelling haar betoog ondergraaft dat partijen in gescheiden markten opereren, overtuigt het verweer van Van Roon niet. Met de rechtbank is het hof enerzijds van oordeel dat het aanbod van imitaties van Le Corbusier stoelen en banken, voor een prijs die ééntiende bedraagt van die van het origineel en van een kwaliteit die, naar Van Roon erkent, minder is dan die van een echte Le Corbusier, wel degelijk afbreuk doet aan de exclusiviteit van het meubel. De omstandigheid dat het om een beperkt aantal imitaties ging, die Van Roon gedurende betrekkelijk korte tijd in het assortiment heeft gehad, zal het hof meewegen bij de begroting van de hoogte van de schade. Het hof ziet anderzijds geen aanleiding om die schade, zoals Cassina wil, te relateren aan de door Cassina op de verkochte imitaties gederfde winst. Ex aequo et bono begroot het hof de schade als gevolg van afbreuk aan de exclusiviteit van de auteursrechtelijk beschermde meubelen op een bedrag van € 1.000,-. In zoverre slaagt grief 2.

Kosten rechtsbijstand 15.  De derde grief van Cassina betreft de door haar gevorderde vergoeding voor kosten van rechtsbijstand. Nu sprake is van een inbreuk op auteursrechten, kan Cassina ingevolge het bepaalde in artikel 1019h Rv. in beginsel aanspraak maken op een volledige vergoeding. Van Roon betoogt echter met recht dat het door Cassina terzake gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is. In dit verband is van belang dat Van Roon – zij het mogelijk met enige vertraging en na herhaald aandringen – zonder tegenspraak heeft meegewerkt aan het ondertekenen van een onthoudingsverklaring, het doen van opgave met betrekking tot in- en verkoopcijfers en de vernietiging van nog aanwezige voorraad. Cassina heeft derhalve alleen over de te vergoeden schade hoeven procederen. In dat licht bezien acht het hof het gevorderde bedrag van ruim € 30.000,- niet redelijk en evenredig. Het hof neemt voorts in aanmerking dat minder dan de helft van de gevorderde bedragen wordt toegewezen. Dit alles in aanmerking nemend zal het hof terzake van gemaakte kosten van rechtsbijstand € 7.500,- toewijzen, inclusief verschotten.

Lees het arrest hier (LJN / schone pdf).

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking van ACTA-documenten. Toegevoegd is de brief van Eurocommissaris van Handel, Karel de Gucht, van 13 december jl.

Na een kamerdebat en eerdere brieven, voegt Eurocommissaris Karel de Gucht de volgende woorden toe die de geheimhouding juridisch ondersteund:

Indien de onderhandelingspartners negatief antwoorden, kunnen we helaas geen inzage verlenen tot deze voorgaande versies zonder onze internationale engagementen te breken.

Onder EU-recht zijn wij immers verplicht desgevallend publieke openbaarheid van deze documenten te weigeren. Die weigering vindt haar oorsprong in een van de uitzonderingen uiteengezet in EU Verordering 1049/2001 betreffende toegang van het publiek tot documenten. Artikel 4.I.a. stelt dat de Commissie toegang tot documenten kan weigeren wanneer openbaarheid zou leiden tot het ondermijnen van de bescherming van onze internationale betrekkingen.

Dit zou zeker het geval zijn indien we deze documenten zouden vrijgeven tegen de wil in van een of meerdere ACTA-partijen, wat mogelijks toekomstige onderhandelingen zou bezwaren.

Ingeval er een negatief antwoord volgt, ben ik dus niet bij machte de toegang tot dergelijke documenten toe te staan en dit is, in het licht van boven vermelde uitzonderingsclausule, juridisch te onderbouwen.

Er is bovendien geen precedent te vinden voor een dergelijk verzoek tot openbaring van alle voorbereidingen in gemengde akkoorden of akkoorden onder exclusieve bevoegdheid. Er zijn talloze vrijhandelsakkoorden, partnerschaps- en samenwerkingsakkoorden en andere die door Nederland getekend en geratificeerd werden zonder een dergelijk verzoek.