M.G. Schrijvers, Noot bij Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, IEF 9218 (FTD/EyeWorks), ook verschenen in Computerrecht (Afl. 3 - juni 2011, nr. 69).

Inhoudsopgave
0. Inleiding
1. Feiten
2. Vorderingen Eyeworks
3. Geen openbaarmaking
4. Downloaden niet verboden: betrokkenheid niet onrechtmatig
5. Uploaden wel verboden: betrokkenheid wel onrechtmatig
6. Conclusie

Inleiding Zowel in binnen- als buitenland is er inmiddels een heel scala aan rechterlijke uitspraken die zien op het (tegengaan van) illegaal aanbod van muziek, films, videospellen, boeken enz. via allerlei soorten platforms op internet. Deze uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, tussen FTD B.V. ("FTD") en Eyeworks Film & TV Drama B.V. ("Eyeworks") past in dat rijtje. Over deze uitspraak zijn, samen met een tweede uitspraak van hetzelfde hof van dezelfde datum (over de hoogte van de thuiskopievergoeding), zelfs (zij het wat merkwaardige) Kamervragen gesteld. Waarom worden er nu juist over deze uitspraak Kamervragen gesteld? Wellicht heeft dat te maken met het feit dat het hof het downloaden uit illegale bron expliciet "legaal verklaart" en de redenen die het hof daarvoor geeft.

1. Feiten
FTD bood een applicatie aan die eraan bijdraagt dat bepaalde op Usenet geuploade films (die vanwege technische beperkingen van Usenet in veel delen zijn opgeknipt en vaak vreemde - niet herleidbare - bestandsnamen hebben) aanzienlijk makkelijker zijn te vinden en dus te downloaden, doordat op de FTD-applicatie spots kunnen worden geplaatst die allerlei bestandsinformatie bevatten over de betreffende films. FTD categoriseerde vervolgens de spots.Haar moderatoren checkten de spots op kwaliteit en verwijderden zonodig spots van onvoldoende kwaliteit. Voorts konden FTD-gebruikers een spotter die een goede spot had geplaatst een digitale knuffel (een zgn. kudo) geven, waarvan FTD dan weer een top 25 bijhield. Het uploaden van de films zelf ging wel geheel buiten FTD om en dat gold feitelijk ook voor het downloaden aangezien dat enkel door de gebruikers van de FTD-applicatie op Usenet werd gedaan, hetgeen ook mogelijk was (zij het lastiger) zónder de FTD-applicatie; FTD bood daar ook verder geen software voor aan.

Onder de spots bevonden zich ook spots voor de film "Komt een vrouw bij de dokter" waarvan Eyeworks de producent is en waarop zij de auteursrechten bezit. In verband met deze spots had Eyeworks eerder (in mei 2010) van de Haagse voorzieningenrechter al een ex-parte verbod (in de zin van art. 1019e Rv) gekregen omdat de rechter meende dat FTD de film zélf openbaar maakte. Dit werd in juni van datzelfde jaar in het door FTD aangespannen opheffingskortgeding bevestigd.  Hiertegen stelde FTD, slechts deels terecht naar nu blijkt, hoger beroep in.

2. Vorderingen Eyeworks
Eyeworks stelde in hoger beroep (kort gezegd):

primair: dat het ex-parteverbod in stand moest blijven op grond van haar openbaarmakingsrecht waarop FTD zelf inbreuk maakt (art. 1 jo. art. 12 Aw);
subsidiair: dat het ex-parteverbod in stand moest blijven op grond van FTD's rol als tussenpersoon bij de inbreukmakende handelingen (art. 26d Aw jo. art. 6:162 BW);
meer subsidiar (voorwaardelijk als het ex-parteverbod onderuit zou gaan): dat FTD in elk geval moest worden geboden haar onrechtmatig handelen te staken omdat zij structureel inbreuk faciliteert en stimuleert (art. 6:162 BW).

3. Geen openbaarmaking
In verband met de primaire vordering heeft het hof eerst onderzocht of FTD wel als openbaarmaker kan worden aangemerkt, zoals door de voorzieningenrechter was geoordeeld. Daarbij heeft het hof gekeken naar art. 3 van de Auteursrechtrichtlijn  ("Arl"), dat in dit verband spreekt van het 'recht van mededeling van het werk aan het publiek'. Dit, omdat de artikelen 1 en 12 Aw (waarin het openbaarmakingsrecht van de auteur is neergelegd) volgens vaste rechtspraak richtlijnconform moeten worden geïnterpreteerd. Het hof stelde vast dat het mededelingsrecht in ruime zin (als bedoeld in art. 3 Arl) bestaat uit (i) het 'mededelingsrecht in enge zin', t.w. het recht om het werk aan het publiek mede te delen, waarbij het gaat om de doorgifte van een signaal bevattend het werk dat het publiek bereikt en (ii) het 'beschikbaarstellingsrecht', t.w. het recht om het (signaal bevattende het) werk in zodanige mate aan het publiek ter beschikking te stellen dat het voor het publiek toegankelijk is, waarbij de loutere mogelijkheid om het werk waar te kunnen nemen voldoende is. Omdat volgens het hof vaststaat dat er geen bestanden op het FTD-platform aanwezig zijn en er verder ook geen signalen via haar infrastructuur lopen is Eyework's mededelingsrecht in enge zin volgens het hof niet geschonden. Maar ook Eyework's beschikbaarstellingsrecht is niet geschonden omdat de gebruikers bepaalde software nodig hebben om de film te kunnen downloaden en/of bekijken, waarmee FTD geen bemoeienis heeft: met alleen de FTD applicatie heeft het publiek nog niet de mogelijkheid om een op Usenet geuploade film te bekijken, aldus het hof. FTD maakt de film dus niet openbaar en Eyework's primaire vordering wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter was zoals gezegd van mening dat de handelingen van FTD wel moesten worden aangemerkt als het zonder toestemming ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermd materiaal (zie ro. 4.9 van het vonnis van 2 juni 2010). De aansluiting die hij daartoe zocht bij de Engelse zaak over een min of meer vergelijkbare applicatie van Newzbin  is mijns inziens echter niet helemaal terecht. In de Engelse uitspraak is weliswaar geoordeeld dat Newzbin geacht moest worden de films openbaar gemaakt te hebben, maar daarbij is niet onbelangrijk dat het Newzbin systeem wel een NZB-faciliteit (handig voor het bij elkaar zoeken en kunnen downloaden van de in stukjes geknipte film) bood welke volgens de rechter "provides the means for infringement, was created by the defendant and is entirely within the defendant's control". Newzbin werd geacht actief betrokken te zijn bij de inbreuk omdat "it has done so by providing a sophisticated technical and editorial system which allows its premium members to download all the component messages of the film of their choice upon pressing a button, and to save days of (potentially futile) effort in seeking to gather those messages together for themselves". FTD bood nu juist níet die faciliteiten. Bovendien scande en indexeerde het Newzbin systeem zelf de gehele content op Usenet, terwijl met de FTD-applicatie Usenet-gebruikers elkaar enkel door middel van spots wezen op bepaalde bestanden op Usenet. Het zijn enkel deze spots die vervolgens door FTD werden geïndexeerd en gecheckt. Daar komt bij dat Newzbin voor het gebruik van haar systeem ook een betaald premium-abonnement aanbood en aan het eind van 2009 een winst van meer dan £ 360.000 had gemaakt; over winst wordt in deze zaak slechts opgemerkt dat FTD onvoldoende betwist heeft dat zij een winstoogmerk heeft (door de reclame-inkomsten uit de advertenties op haar applicatie). Onder meer gelet op deze vrij essentiële verschillen is het mijns inziens terecht dat het hof niet ook aansluiting heeft gezocht bij de Newzbin-uitspraak en heeft geconcludeerd dat FTD niet openbaar maakt.

Ook van mede-openbaarmaking (welk begrip overigens niet voorkomt in de Arl of de Aw) is geen sprake. Daarvoor moet er, zoals het hof ook vermeldt, in ieder geval een nauwe en bewuste samenwerking tussen FTD en de andere mede-openbaarmaker(s) zijn (zie art. 31 Aw jo, art. 47 Sr en art. 6:192 BW) en daarover had Eyeworks niets gesteld.

Vervolgens heeft het hof beoordeeld of (i) FTD kan worden gekwalificeerd als een tussenpersoon wier diensten worden gebruikt om inbreuk te maken (art. 26d Aw) danwel (ii) of FTD onrechtmatig handelen kan worden verweten doordat zij structureel inbreuk faciliteert en stimuleert (art. 6:162 BW). Het hof heeft daarbij eerst een onderscheid gemaakt tussen het uploaden van de film en het downloaden ervan. 

4. Downloaden niet verboden: betrokkenheid niet onrechtmatig
Het hof heeft vastgesteld dat downloaden uit illegale bron in Nederland nog steeds geoorloofd is omdat downloaden valt onder de thuiskopieregeling van art. 16c Aw, zo blijkt uit de opmerkingen van de minister bij de Aanpassingwet 2004.  Overigens heeft de huidige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onlangs aangekondigd zich te willen richten op het onrechtmatig verklaren van het downloaden ‘uit evident illegale bron’.  Of het Nederlandse recht op dat punt wel richtlijnconform is - met het oog op de drie-stappen-toets die wordt vereist door art. 5 lid 5 Arl  - heeft het hof wel onderzocht, maar kon uiteindelijk in het midden blijven om de volgende reden. Aan de ene kant valt volgens het hof best wat te zeggen voor het standpunt van de regering (welk standpunt o.a. blijkt uit de parlementaire behandeling van de Aanpassingswet van Arl ), t.w. dat rechthebbenden bij een verbod op downloaden geen billijke vergoeding zouden krijgen (omdat zij dan enkel een verbodsrecht hebben) terwijl een verbod op downloaden nu nog niet te handhaven is in de praktijk. Kort gezegd zijn rechthebbenden volgens de regering dus meer gebaat bij een systeem waarin downloaden uit illegale bron is toegestaan, omdat er dan in ieder geval een billijke vergoeding – waarover zo meteen meer - aan hen is verschuldigd. Als dat inderdaad zo is, is volgens het hof voldaan aan de drie-stappen-toets omdat de belangen van de rechthebbenden niet onredelijk geschaad worden. In dat geval is art. 16c Aw dus in overeenstemming met de Arl.

Hoe de toenmalige minister de thuiskopievergoeding voor het downloaden uit illegale bron aan de rechthebbenden ziet toekomen blijft overigens een raadsel, althans blijkt niet uit de Nota naar aanleiding van het Verslag. De minister geeft daarin wel toe dat een vergoeding van de gebruiker aan de rechthebbende in beginsel slechts in geld zal plaatsvinden, maar laat e.e.a. liever over aan de relevante onderhandelingsstichting (SONT, zoals genoemd in art. 16e Aw), alhoewel hij er wel aan hecht (omdat er ook meer algemene belangen, met name die van consumenten, meespelen) dat er bij AMvB nadere regels kunnen worden gegeven over de hoogte, de verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding. Een andere vergoeding dan geld is volgens de minister slechts denkbaar als deze in een AMvB is neergelegd. Volgens www.overheid.nl is de AMvB van de Minister van Justitie van 5 november 2007  ook nu nog van kracht en daarin wordt nog steeds alleen gerept over geldelijke vergoedingen op blanco gegevensdragers zoals CDs en DVDs (en bv. geen mp3-spelers, externe harde schijven of computers in het algemeen). In de reeds genoemde zaak ACI / Stichting Thuiskopie,  die nota bene ging over de hoogte van de thuiskopievergoeding en of downloaden uit illegale bron daar al dan niet in moet worden meegenomen, wordt ook niet duidelijk of en zo ja, op welke wijze een billijke vergoeding wordt geheven als het uit illegale bron afkomstige materiaal niet op een CD of DVD wordt gekopieerd. Het hof zei aldaar dat onder kopiëren uit illegale bron wordt verstaan met name/onder meer het op een CD-R of DVD-R kopiëren ('downloaden') van muziek of films die door een ander zonder toestemming van de rechthebbende op internet zijn gezet ('ge-upload'). Op basis van dezelfde redenering als in de hier besproken zaak werd door het hof bepaald dat met kopiëren (waaronder downloaden) uit illegale bron rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de thuiskopievergoeding. Hoe dat echter moet gebeuren bij het kopiëren van content níet op een CD-R of DVD-R, maar bv. slechts downloaden op de harde schijf van de computer of via streaming wordt ook hier niet duidelijk. Mede daarom komt de redenering van de minister (en daarmee van het hof) mij wat gekunsteld voor, zij het dat aan de minister moet worden toegegeven dat het handhaven van een downloadverbod ook nu nog onbegonnen werk zal zijn en dus ook niet het soelaas zal bieden waar de rechthebbenden kennelijk zo op zitten te wachten.

Met een systeem waarin het downloaden uit illegale bron is toegestaan blijft echter, ook volgens het hof, de stimulans voor het (wel verboden) uploaden overeind. Volgens Eyeworks is dat nu precies de reden waarom de Nederlandse thuiskopieregeling (zoals voorgestaan door de regering) wel in strijd is met de drie-stappen toets; immers de belangen van de rechthebbenden worden door het downloaden uit illegale bron wel onredelijk geschaad. Het hof ziet ook wel ruimte voor deze opvatting, maar in dat geval is art. 16c Aw zozeer in strijd met de Arl (de regering koos immers bewust voor het toestaan van downloaden uit illegale bron) dat richtlijnconforme interpretatie niet mogelijk is. Dit, omdat de grenzen van richtlijnconforme interpretatie o.a. gelegen zijn in het rechtszekerheidsbeginsel en het voorkomen van uitlegging 'contra legem'. In een civielrechtelijke context kan volgens het hof van richtlijnconforme interpretatie geen sprake zijn als de inhoudelijke afstand tussen de nationale bepaling en de richtlijnbepaling zo groot is dat deze redelijkerwijs niet meer door uitleg kan worden overbrugd.

Met andere woorden: óf art. 16c Aw is richtlijnconform óf zij is dat zo vreselijk niet, dat richtlijnconforme interpretatie ook niet mogelijk is. In beide gevallen is dus de conclusie dat downloaden uit illegale bron is toegestaan. Het (als tussenpersoon) betrokken zijn bij een niet-verboden handeling is nu eenmaal niet onrechtmatig, dus wat het downloaden betreft worden de (meer) subsidiaire vorderingen van Eyeworks afgewezen. Hier valt wat mij betreft geen speld tussen te krijgen. Beide opvattingen zijn verdedigbaar, maar gelet op het feit dat de opvatting van de regering o.a. in de kabinetsreactie van 30 juni 2009 op het rapport van de "Werkgroep Auteursrecht"  nogmaals is bevestigd, kon het hof eigenlijk geen andere kant op dan die opvatting als uitgangspunt te nemen en dus het downloaden (uit illegale bron) buiten beschouwing te laten.

5. Uploaden wel verboden: betrokkenheid wel onrechtmatig
Door het illegaal, zonder toestemming of betaling, uploaden wordt niet alleen de exclusieve bevoegdheid van de rechthebbende om te beslissen of en onder welke omstandigheden hij zijn werk aan het publiek wil openbaren, ondermijnd, maar blijft hij bovendien verstoken van de betaling die hij voor het verlenen van zijn toestemming voor die openbaarmakingshandeling had kunnen bedingen; de rechthebbende ondervindt van het illegaal uploaden dus (ernstig) nadeel (aldus het hof in ro. 6.4). Uploaden is dus wel verboden. Het hof is van mening dat het handelen van FTD, t.w. het structureel/stelselmatig (immers permanent beschikbaar) en doelbewust een applicatie in bedrijf houden waardoor een activiteit (t.w. illegaal uploaden) wordt gestimuleerd (o.a. door uitdelen van kudo's en het gemakkelijk kunnen downloaden, wat weer het uploaden stimuleert) die, naar FTD weet of moet weten, inbreuk op het auteursrecht van Eyeworks oplevert en (ernstig) nadeel voor Eyeworks teweegbrengt, terwijl zij van die activiteit profijt trekt:
i. níet in strijd is met het tussenpersoon-art. 26d Aw, maar
ii. onrechtmatig is voor zover het gaat om handelen van FTD als stimulator van het uploaden.

Haar oordeel onder (i) onderbouwde het hof als volgt: de uploaders, ook als zij tevens spotters zijn, hebben de FTD-applicatie niet nodig om films te kunnen uploaden en de applicatie maakt het uploaden zelf ook niet makkelijker. De inbreukmakende uploaders maken dus geen gebruik van de FTD-applicatie voor het plegen van auteursrechtinbreuk, wat nu eenmaal wel vereist is voor toepasselijkheid van art. 26d Aw; het louter stimuleren en profiteren van auteursrechtinbreuk valt volgens het hof buiten de reikwijdte van art. 26d Aw.

Bij het oordeel van het hof onder (ii) lijkt iets van een frictie met het e-commerce artikel 6:196c BW  te zitten. Dat artikel sluit de aansprakelijkheid voor (het doorgeven en opslaan van) onrechtmatige informatie van bepaalde internet service providers (ISPs) uit als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er zijn in dat artikel gradaties aangebracht op basis van de mate van betrokkenheid van de ISPs bij de informatie, waarbij lid 4 van het artikel de uitsluiting van aansprakelijkheid van de host bevat. Als een host niet weet (of redelijkerwijs behoort te weten) van de onrechtmatige informatie of deze direct verwijdert zodra hij er weet van krijgt, is de host niet aansprakelijk voor de door hem opgeslagen onrechtmatige informatie. Dat staat echter, volgens lid 5 van art. 6:196c BW, niet in de weg aan het verkrijgen van een rechterlijk verbod of bevel. Omdat het in art. 6:196c BW om uitsluiting van aansprakelijkheid gaat zou ik menen dat een dergelijk verbod bedoeld is voor situaties waarin de host zelf geen blaam treft (die heeft zich dus braaf gehouden aan de voorwaarden van lid 4 en zelf niets onrechtmatigs gedaan waarvoor hij aansprakelijk kan worden gehouden), maar de gebruikers van de website iets doen op die site dat kennelijk niet door het aanspreken van de gebruikers zelf (effectief) is te stoppen. In zo'n geval is de host zelf niet aansprakelijk, maar moet hij een bevel uitvoeren om (latere) aansprakelijkheid alsnog te vermijden (mits dat bevel voldoet aan bepaalde eisen zoals proportionaliteit en subsidiariteit).

Als men nu heeft vastgesteld dat de host niet aansprakelijk is voor de opgeslagen informatie (omdat hij voldoet aan de voorwaarden van lid 4) kan men dan nog wel met betrekking tot diezelfde opgeslagen informatie zeggen dat een host onrechtmatig heeft gehandeld (bv. omdat hij inbreuk zou stimuleren door het hosten van de website)? Art. 6:196c BW is een bijzonder recht ten opzichte van art. 6:162 BW  en het is aan de lidstaten niet toegestaan om aanvullende voorwaarden in de wetgeving op te nemen waaraan een ISP zou moeten voldoen als hij een beroep wil doen op de in de richtlijn genoemde vrijwaringen; dat zou immers het hele doel van de harmonisatie van deze regeling in de EU ongedaan maken.  Bestaat er naast de geschetste mogelijkheid van art. 6:196 lid 5 BW dan nog wel een grond om een algemene zorgvuldigheidsplicht voor of onrechtmatig handelen ex. art. 6:162 BW van de host aan te nemen? In een normale situatie, waarin de ISP volledig voldoet aan de eisen van art. 6:196c BW zou ik zeggen van niet. Hem kan op grond van lid 5 wel gevraagd worden een onrechtmatige situatie (waarvoor hij zelf niet aansprakelijk is) op te heffen  (onder de genoemde voorwaarden), maar hij riskeert pas onrechtmatig handelen als hij dat niet doet terwijl dat van hem wel gevergd kan worden (de vraag is natuurlijk wel wat er zoal van hem gevergd kan worden). In  het tussenarrest van het hof Leeuwarden in de Stokke/Marktplaats-zaak  is geoordeeld dat naar Nederlands recht wel sprake kan zijn van een onrechtmatige daad van een host (als Marktplaats) indien de host (stelselmatig) ondanks aanmeldingen van de rechthebbenden niet overgaat tot directe verwijdering van de desbetreffende inbreukmakende informatie (i.c. advertenties). In dat geval voldoet de host in mijn ogen dus niet aan de eisen van art. 6:196c lid 4 BW. De vraag of Marktplaats ook anderszins onrechtmatig heeft gehandeld komt echter pas in een volgend arrest aan de orde en dan zal ook worden bepaald of er in dit verband prejudiciële vragen gesteld zullen worden.

Hoe dan ook, FTD (die volgens mij het best gerekend kan worden tot de categorie hosts) voldeed naar het zich laat aanzien niet (tijdig) aan de eisen van art. 6:196c BW lid 4 BW. Immers, zij wist (of moest weten) van het onrechtmatig karakter van de informatie in kwestie (i.e. de spots over de illegaal geuploade film van  Eyeworks) en had ook wel meer bemoeienis met de informatie (d.m.v. het indexeren, checken door de moderators en het laten uitdelen van Kudo’s) dan het enkele opslaan ervan zodat zij niet goed op één lijn was te stellen met de hosts als bedoeld in lid 4. De geconstateerde mogelijkheid van frictie lijkt dus in het onderhavige geval niet op te gaan. Men moet echter m.i. wel waken voor een lijn waarin de zekerheid die dit art. 6:196c BW biedt voor ISPs en hun (ook welwillende) gebruikers wordt ondermijnd doordat men in een "echte" art. 6:196c BW situatie de ISP alsnog via de omweg van de toch vrij algemene (niet geharmoniseerde) onrechtmatige daad aansprakelijk houdt.

6. Conclusie
De conclusie van het hof is dat het ex-parteverbod uit mei 2010 niet op goede gronden is gegeven en om die reden dan ook geen stand kan houden. Maar er volgt dus wel alsnog een nieuw verbod. Omdat met de meer subsidiaire vordering Eyeworks kennelijk een verbod voor ogen stond om nog langer spots van "Komt een vrouw bij de dokter" aanwezig te hebben via de FTD-applicatie, wordt het verbod door het hof daar ook toe beperkt (op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag). De proceskostenveroordeling volgt volgens het liquidatietarief omdat de vordering wordt toegewezen op grond van oneerlijke concurrentie (art. 6:162 BW wordt daar door het hof mee op één lijn gesteld) en niet een IE-bepaling in de zin van de Handhavingsrichtlijn en omdat volgens het hof de volledige proceskostenveroordeling die uit die richtlijn volgt niet van toepassing kan zijn op een bevel tot staking van een handeling die inbreuk stimuleert.

Wat mij betreft is het arrest van het hof dus eigenlijk niet zo geruchtmakend. Het is gebaseerd op een vrij helder standpunt van een vorige regering  en past ook wel in de lijn van uitspraken die gaan over soortgelijke websites. Hoe de handelingen van de exploitanten van dit soort websites worden gekwalificeerd (openbaarmaker, tussenpersoon, onrechtmatig stimulator) verschilt nog al eens afhankelijk van o.a. de mate van betrokkenheid van de exploitant bij de onrechtmatige informatie en het voordeel dat hij er bij heeft. Maar dat de rechterlijke macht desgevraagd dit soort websites aan banden wil leggen is wel duidelijk.  (Let wel, dit geldt voor exploitanten van die websites en niet zozeer voor de exploitanten van het internet zelf zoals bv. blijkt uit het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 19 juli 2010 ). Of dit echter de manier is om de strijd tegen illegaal aanbod van muziek en films te beslechten is natuurlijk een tweede, mede gelet op het feit dat er schijnbaar altijd wel weer een alternatief wordt gevonden en de consument naar verluidt door het grote gebrek aan goede legale alternatieven nog altijd voor de illegale weg lijkt te kiezen. 

Inmiddels heeft de rechtbank Haarlem zich ook uitgelaten over de toelaatbaarheid van de FTD-applicatie.  Ook deze rechtbank heeft geconcludeerd dat FTD weliswaar niet openbaarmaakt in de zin van de Aw en dat downloaden uit illegale bron in Nederland toelaatbaar is, maar dat het bieden van een forum voor uploaders wel onrechtmatig is omdat FTD ertoe bijdraagt dat uploaders hun doel kunnen bereiken. Ook al gebeurt het up- en downloaden op Usenet, het feit dat FTD bijdraagt aan de vindbaarheid van de bestanden betekent dat zij (mede)veroorzaker van de schade is. Dit, omdat de rechtbank aanneemt dat degene die een geupload bestand downloadt over het algemeen hetzelfde werk niet meer tegen vergoeding zal aanschaffen. FTD werd in dit geval door de rechtbank veroordeeld om het aanwezig hebben van spots via haar FTD-systeem van (gedeelten van) beschermde werken, voor zover de rechthebbenden daarop zijn aangesloten bij Brein, te staken. Omdat er toen kennelijk nog maar weinig materiaal overbleef besloot FTD om de deuren per 1 maart definitief te sluiten.  Alternatieven voor het zoeken in nieuwsgroepen als Usenet zijn er inmiddels ook al wel (of nog steeds), zoals Spotnet en Spotlite. Dit onderstreept maar weer eens het meer gehoorde standpunt dat de rechthebbenden er waarschijnlijk beter aan doen om te innoveren en redelijk geprijsde alternatieven te bieden, dan om met een juridische aanpak het (vermeende) leed proberen te stelpen.

Uit de beantwoording door staatssecretaris van de genoemde Kamervragen blijkt overigens dat in de zaak tussen FTD en Eyeworks een bodemprocedure is ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Of deze procedure gelet op de uitspraak van de rechtbank Haarlem en het feit dat FTD haar activiteiten heeft gestaakt wordt voortgezet, valt nog te bezien.

red. De uitgebreide verwijzingen vind u in de pdf onder de eerste link.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 24 oktober 2011, LJN BU2955 (Duis Cycle Products B.V. tegen Marwi Europe B.V.)

Met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Auteursrecht. Geoorloofde verveelvoudiging.

Duis verhandelt en brengt fietsverlichting op de markt, waaronder de Move Galaxy en Move Opaal. Marwi is groothandel in fietsartikelen zij tekenen een onthoudingsverklaring. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzicht van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden. Voorlampen worden inbreukmakend geacht, achterlampen niet. In reconventie: Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt haar in redelijkheid herhaling te vrezen. Verder in citaten:

5.6.1. (...) Hoewel op zich juist is dat technische oplossingen die (in beginsel) in aanmerking komen voor octrooiverlening niet ook auteursrechtelijke bescherming genieten, zodat sprake is, bij voorwerpen als deze fietsaccessoires, van een afbakeningsprobleem, kunnen daaraan niet de vergaande consequenties die Marwi stelt verbonden worden. Dat auteursrechten lang duren en niet worden ingeschreven is daarbij zonder belang. De toets die aangelegd moet worden ter beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrecht op een werk (en de daarmee samenhangende vragen bij wie dat auteursrecht rust en of, en door welk product, daarop inbreuk wordt gemaakt) is ook een andere dan bij vergelijkbare vragen in het merken of modellenrecht. (Vast staat, dat Duis en Smart zich niet beroepen op een beschermd model).

5.6.2. Dat de vormgeving van de Move Galaxy en de Move Opaal zo zeer technisch bepaald is dat het technische idee geheel samenvalt met de vorm, dat er geen enkele subjectieve, creatieve keuze door de ontwerpers van de Move Galaxy en de Move Opaal is gemaakt, is niet aannemelijk geworden. [red. dit is een toepassing van de de doctrine van het Europese Hof van Justitie (in het BSA arrest, IEF 9306) m.b.t. uitsluiting van techniek in het auteursrecht: alleen geen bescherming indien het technische idee geheel samenvalt met de vorm.]

Auteursrecht 5.6.3. Naar voorlopig oordeel moet de conclusie zijn dat de Move Galaxy en de Move Opaal als werken in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw moeten worden aangemerkt en aldus voor - een zekere - auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

5.10.1. Na vergelijking van de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B overweegt de voorzieningenrechter dat beide voorlampen op dezelfde wijze strak zijn vormgegeven en hetzelfde althans sterk op elkaar gelijkend zijn uitgevoerd. De verschillen tussen de lampen waarop Marwi heeft gewezen zijn niet in het oog springend, terwijl het gaat om het totaal-beeld voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzicht van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden.

De plaats van de knop dient kennelijk ook in de visie van partijen buiten beschouwing te blijven en is voorts op zichzelf niet voldoende onderscheidend. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming tussen de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B is de beschermingsomvang niet relevant. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het Voorlicht B aan te merken als bewerking of nabootsing van de Move Galaxy zonder ten opzichte van de Move Galaxy als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden. Derhalve maakt Marwi zich schuldig aan een inbreuk op het auteursrecht van Duis.

5.10.2. Met betrekking tot de Move Opaal komt de voorzieningenrechter tot een ander oordeel. Niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van duis en/of Smar omdat het Marwi Achterlicht B een andere totaalindruk wekt dan de Move Opaal. Van belang daarbij zijn vooral de grotere reflector en de afwijkende vorm van het onderstel en de rondere belijning. Daarzijn zijn de onder 5.9.2 sub j tot en met n vermelde kenmerken van de Move Opaal niet - althans niet in voldoende mate - terug te vinden in het Marwi Achterlicht B.

Slaafse nabootsing
5.11. Voor zover het (subsidiair) beroep van Duis en Smart op slaafse nabootsing ziet op de hiervoor besproken Move Opaal geldt dat dit beroep alleen kans van slagen heeft in het geval dat bij de Move Opaal het beroep op het auteursrecht is afgewezen wegens het niet voldoen aan de oorspronkelijkheidseis. Daarvan is hier geen sprake. ten aanzien van  de Achterlicht B is immers hiervoor onder 5.10.2 - voorhands geconcludeerd dat wegens het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk geen sprake is van een inbreuk.

Reconventie; benadering van zakelijke contacten. 6.1. Hetgeen in conventie is overwogen, brengt met zich mee dat het onder primair gevorderde uitsluitend toewijsbaar is, voor zover dit ziet op het onder A gevorderde ten aanzien van het Marwi Achterlicht B. Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt haar in redelijkheid herhaling te vrezen. Het overigens onder primair en subsidiair gevorderde zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / schone pdf).

HvJ EU 25 oktober 2010, gevoegde zaken C-509/09 en C-161/10 (eDate Advertising GmbH) - perscommuniqué

Prejudiciële vragen Bundesgerichtshof (Duitsland) en Tribunal de grande instance Paris (Frankrijk)

In't kort. Bevoegdheid van de rechter bij beweerde schending van de persoonlijkheidsrechten (laster of smaad) door op internet geplaatste uitingen. Gestelde vragen hieronder: Slachtoffers van inbreuken op de persoonlijkheidsrechten via internet kunnen zich voor de volledige schade tot de gerechten van hun woonstaat wenden.

De verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid bepaalt dat personen die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat in beginsel worden opgeroepen voor  de gerechten van die staat. Ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad kan een persoon echter ook worden opgeroepen in een andere lidstaat, voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Zo heeft het slachtoffer, in geval van belediging door middel van een in verschillende lidstaten verspreid schriftelijk artikel in de pers, twee mogelijkheden om de uitgever tot schadevergoeding aan te spreken. Het slachtoffer kan zich wenden tot de gerechten van de staat waar de uitgever gevestigd is. Die gerechten kunnen zich uitspreken over de volledige schade die door de belediging is veroorzaakt. Ook kan het slachtoffer zich wenden tot de gerechten van elke lidstaat waarin de publicatie is verspreid en waar  het beweert in zijn goede naam te zijn aangetast (plaats van intreden van de schade). In dat laatste geval kunnen de nationale gerechten echter alleen kennis nemen van vorderingen betreffende schade die is veroorzaakt in de staat waar zij hun zetel hebben.

Bijzonder in dit arrest is dat in geval van inbreuk op persoonlijkheidsrechten via internet het slachtoffer zich ook kan wenden tot de gerechten van de lidstaat waar het slachtoffer het centrum van zijn belangen heeft. Dat is meestal zijn gewone verblijfplaats. In dat geval kan het slachtoffer volledige schadevergoeding vorderen.

De beheerder van een website die onder de richtlijn inzake de elektronische handel valt, kan in die staat echter niet aan strengere eisen worden onderworpen dan de eisen waarin het recht van zijn lidstaat van vestiging voorziet.

Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat in geval van een beweerde schending van de persoonlijkheidsrechten door op internet geplaatste contents, de persoon die zich gelaedeerd acht een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan indienen, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van die contents gevestigd is, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt. In plaats van een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan die persoon ook een vordering indienen bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest. Deze gerechten kunnen enkel kennis nemen van vorderingen betreffende schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht.

2) Artikel 3 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”), moet aldus worden uitgelegd dat het geen omzetting in de vorm van een specifieke conflictregel verlangt. De lidstaten moeten echter, behoudens de volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 4, van richtlijn 2000/31 toegestane afwijkingen, op het gecoördineerde gebied waarborgen dat de verlener van een dienst van de elektronische handel niet wordt onderworpen aan strengere eisen dan die voorzien in het in de lidstaat van vestiging van die dienstverlener toepasselijke materiële recht.

Vragen: 1. Moeten de woorden ‚plaats waar het schadebrengende feit zich kan voordoen’ in artikel 5, punt 3, van [de verordening] in het geval van (dreigende) schendingen van persoonlijkheidsrechten door de inhoud van een website aldus worden uitgelegd, dat de betrokkene tegen de beheerder van de website, ongeacht in welke lidstaat deze gevestigd is, ook een vordering tot staking kan instellen bij de gerechten van elke lidstaat waar die website kan worden opgeroepen,

of   is voor de bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat waarin de beheerder van de website niet is gevestigd, vereist dat er tussen de gelaakte inhoud of de website en de forumstaat een bijzondere band bestaat (nationale aanknopingsfactor) die verder gaat dan de louter technische mogelijkheid om die website op te roepen?

2. Indien een dergelijke nationale aanknopingsfactor vereist is: Welke criteria zijn ter zake bepalend?
Is het beslissend dat de website door de beheerder ervan doelbewust (ook) wordt gericht tot de internetgebruikers in de forumstaat, of volstaat het dat de op de website raadpleegbare informatie een zodanige objectieve band heeft met die staat, dat het in de omstandigheden van het concrete geval, met name op grond van de inhoud van de website, in de forumstaat daadwerkelijk tot een conflict kan zijn gekomen of kan komen tussen de tegengestelde belangen – het belang van de verzoeker bij de eerbiediging van zijn persoonlijkheidsrecht en het belang van de beheerder bij de vormgeving van zijn website en de informatieverstrekking?

Is het voor de bepaling van de bijzondere nationale aanknopingsfactor van belang hoe vaak de website in de forumstaat is opgeroepen?

3. Indien voor de bevoegdheid geen bijzondere nationale aanknopingsfactor vereist is, of indien daarvoor volstaat dat de informatie in kwestie een zodanige objectieve band heeft met de forumstaat dat het in de omstandigheden van het concrete geval, met name op grond van de inhoud van de website, in de forumstaat daadwerkelijk tot een conflict kan zijn gekomen of kan komen tussen de tegengestelde belangen en het bestaan van een bijzondere nationale aanknopingsfactor niet vereist dat de betrokken website in de forumstaat een minimum aantal keren is opgeroepen:

Moet artikel 3, leden 1 en 2, van [de richtlijn] dan aldus worden uitgelegd, dat aan die bepalingen een conflictenrechtelijke betekenis moet worden toegekend in die zin, dat zij ook in het burgerlijk recht de verplichting meebrengen om uitsluitend het recht van het land van herkomst toe te passen, met voorbijgaan van de nationale collisieregels,

of    zijn die bepalingen een correctief op materieelrechtelijk vlak, waardoor het materieelrechtelijke resultaat van het volgens de nationale collisieregels toepasselijke recht inhoudelijk wordt gewijzigd en gereduceerd tot de vereisten van het land van herkomst?

Indien artikel 3, leden 1 en 2, van [de richtlijn] een conflictenrechtelijk karakter heeft:

Verplichten die bepalingen enkel tot de uitsluitende toepassing van het materiële recht van het land van herkomst of ook tot de toepassing van de aldaar geldende collisieregels, zodat terugverwijzing door het recht van het land van herkomst naar het recht van het land van bestemming mogelijk blijft?”

én

Moeten de artikelen 2 en 5, punt 3, van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat zij de rechter van een lidstaat de bevoegdheid verlenen tot kennisneming van een vordering wegens een schending van de persoonlijkheidsrechten, die kan zijn veroorzaakt door de plaatsing van informatie en/of foto’s op een internetsite waarvan de redactie in een andere lidstaat wordt gevoerd door een onderneming die in die lidstaat – of in een andere lidstaat, die in ieder geval niet dezelfde is als de eerstgenoemde – is gevestigd:
– onder de enkele voorwaarde dat deze internetsite vanuit de eerstgenoemde staat kan worden geraadpleegd, of
– enkel wanneer er tussen het schadebrengende feit en het grondgebied van de eerstgenoemde staat een voldoende, wezenlijke of significante band bestaat, waarbij het in dit tweede geval de vraag is of die band kan resulteren uit:
– het aantal verbindingen met de litigieuze pagina vanuit de eerste lidstaat, absoluut gezien of in verhouding tot het totale aantal verbindingen met die pagina,
– de verblijfplaats of de nationaliteit van de persoon die schending van zijn persoonlijkheidsrechten stelt, of van de belanghebbenden in het algemeen,
– de taal waarin de litigieuze informatie is verspreid, of elke andere omstandigheid aan de hand waarvan kan worden aangetoond dat de redacteur van de site zich specifiek wilde richten tot het publiek van de eerstgenoemde staat,
– de plaats waar de geschetste feiten zich hebben voorgedaan en/of de foto’s zijn genomen die mogelijk online zijn geplaatst,
– andere criteria?

Op andere blogs:
1709blog (Extension of eDate Principles to Performers' Neighbouring Rights)

Hof Amsterdam 18 oktober 2011, LJN BU3840 (Hugo Boss AG tegen Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH)

In navolging van IEF 5345 (HR) en hier (Hof DH 2005). Merkenrecht. Na tussenarresten (LJN BU3839  en bezoek aan Hoge Raad. Vervallenverklaring van merkrechten Hugo Boss wegens uitblijven van normaal gebruik gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaar. Richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘geldige reden’ voor de periode vanaf 1 januari 1993. Als gevolg van EU regelgeving is tabaksreclame verboden althans aan banden gelegd, Hugo Boss had een geldige reden voor het niet (normaal gebruik), zodat de merken niet vervallen.

2.7. Voor wat betreft het tijdvak na 1 januari 1993 heeft het hof in het tussenarrest (rov 2.17) overwogen dat Hugo Boss zich terecht heeft beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruik van haar (in 1987 en 1993 gedeponeerde) merken in de Benelux in de periode tot de nietigverklaring van de Richtlijn Tabaksreclame op 5 oktober 2000. De restricties van de richtlijn zijn vervolgens opgenomen in de Nederlandse wetgeving, zodat de geldige reden hier te landen van kracht bleef. (...) dit is enerzijds het gevolg van nieuwe Europese regelgeving waarin ("rechtstreeks en onrechtstreeks")  tabaksreclame vergaand aan banden wordt gelegd (Richtlijn 2003/33/EG van 26 mei 2003) en anderzijds het gevolg van verbodsbepalingen althans restricties voor rechtstreekse en onrechtstreekse tabaksreclame in de nationale wetgevingen van beide landen.

2.8. De conclusie luidt derhalve dat Hugo Boss een geldige reden had voor het niet (normaal) gebruik van haar in 1987 en 1993 voor tabakswaren gedeponeerde merken, zodat die merken hierdoor niet zijn vervallen en daartoe strekkende vordering van Reemtsma niet toewijsbaar is. Grief III van Hugo Boss slaagt derhalve en het vonnis van de rechtbank kan niet in stand blijven. De overige grieven kunnen, ook bij een gegrondbevinding, niet tot een andere uitkomst leiden en behoeven daarom geen behandeling.

3. Slotsom.

Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 februari 2002, waarvan beroep, wordt vernietigd en het hof zal, opnieuw recht doende, de vordering van Reemtsma alsnog afwijzen. Reemtsma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief die van de procedure na verwijzing. De vordering van Hugo Boss tot terugbetaling van onverschuldigd aan Reemtsma betaalde proceskosten is toewijsbaar als na te melden. [red. wettelijke rente vanaf de dag van betaling door Hugo Boss]

Lees het arrest hier (LJN / grosse / schone pdf)

Vzr. Zwolle Rechtbank Zwolle-Lelystad 12 juli 2011 LJN BT6575 (Food & Fun B.V. tegen Trebs en Nearbor)

Uitleg distributieovereenkomst. Exclusiviteit. Merkenrecht. Nabootsing. Proceskosten. Food & Fun is houder van het beeldmerk "Food & Fun" en van het woordmerk "Pizzarette", deze worden gebruikt voor pizzaovens. Zij heeft met twee partijen een exclusieve distributieovereenkomst. Trebs is, via ex parte-bevel, gesommeerd inbreuk op auteursrechten te staken en komt, na onderhandeling, tot een samenwerkingsovereenkomst. Daarover is nu strijd m.n. over de exclusiviteit van Trebs c.s. tegenover de eerder afgesloten exclusieve distributieovereenkomsten.

De zuivere taalkundige betekenis komt een groter gewicht (Haviltex) en de voorzieningenrechter komt tot oordeel dat de exclusiviteit voor Trebs c.s. ondubbelzinnig vaststaat. Vordering merkenrecht wordt afgewezen en slaafse nabootsing is slechts een voornemen en niet voldoende aannemelijk. Proceskostenveroordeling aan de kant van Food & Fun B.V. ex 1019h Rv ad €1.472,00

Uitleg van de distributieovereenkomst: 5.2.4.  Ook indien zou moeten worden aangenomen dat Trebs c.s. op de hoogte waren van het bestaan van distributiecontracten van Food & Fun met Broszio en Trade2Go - hetgeen overigens stellig wordt betwist door Trebs c.s. - dan leidt dat nog niet tot de conclusie dat de overeenkomst moet worden uitgelegd op de door Food & Fun c.s. voorgestane wijze. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat in het geheel niet aannemelijk is geworden dat Trebs c.s. op de hoogte waren van de exclusiviteit van voormelde distributiecontracten. In de tweede plaats wijst de taalkundige betekenis van de in artikel 2.1. van de samenwerkingsovereenkomst gehanteerde bewoordingen er - naar het oordeel van de voorzieningenrechter - ondubbelzinnig op dat krachtens deze overeenkomst:
1. Trebs het exclusieve verkooprecht heeft ten aanzien van - onder andere - de Pizzarette in Nederland, Duitsland en België;
2. Trebs c.s. de vrije hand hebben ten aanzien van marketing-, prijs- en verkoopbeleid van - onder andere - de Pizzarette. (...)

Merkinbreuk 5.5.3.  De voorzieningenrechter zal de vordering afwijzen. Redengevend daarvoor is dat het blijkens artikel 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst de bedoeling is van partijen dat op de verpakkingen van de Food & Fun lijn (waaronder ook de Pizzarettes kunnen worden geschaard) tenminste (ook) het logo van Trebs zal worden aangebracht. Nu Food & Fun c.s. zich voor toekomstige verpakkingen hebben gecommitteerd aan vermelding van het logo van Trebs naast het merk van Food & Fun en dus voor die verpakkingen blijkbaar in hun visie geen sprake is van merkenrechtelijke verwarring, valt niet in te zien waarom dit anders zou zijn voor de huidige verpakking met, naast het merk Food & Fun, het logo van Trebs. Van een rechtens te beschermen belang (tegen verwarring) is, gelet hierop, niet (langer) sprake.

Slaafse nabootsing 5.6.1.  Voor toewijzing van vordering 2 is slechts dan plaats indien aannemelijk is dat Trebs c.s. voornemens zijn nagebootste verpakkingen op de markt te brengen en aldus op onrechtmatige wijze te profiteren.

5.6.2.  In het licht van de stellingname van Food & Fun c.s. is daarvan niet gebleken. Food & Fun c.s. betogen immers dat het Trebs c.s. wel is toegestaan Pizzarettes in de originele (en dus identieke) verpakking op de markt te brengen - overigens dan wel op de door Food & Fun genoemde condities - maar niet in de juist afwijkende (en in dat opzicht kan dus geen sprake zijn van nabootsing) verpakkingen die Trebs voornemens is op de markt te brengen. Reeds daarom ligt deze vordering voor afwijzing gereed.

Proceskosten 5.8.1.  Food & Fun c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. Trebs c.s. hebben ex artikel 1019h (integrale) veroordeling van Food & Fun c.s. in de proceskosten gevorderd, onder overlegging van een specificatie. Voormelde specificatie ziet echter niet op kosten die samenhangen met onderhavig kort geding, zij zien op kosten die samenhangen met de behandeling van het (ingetrokken) ex parte-verbod, het (ingetrokken) opheffingskort geding en het tot stand brengen van de samenwerkingsovereenkomst. Die kosten kunnen niet worden gekwalificeerd als proceskosten die aan de zijde van Trebs c.s. in het onderhavige kort geding zijn gevallen, en dienen om die reden te worden afgewezen, nog daargelaten dat slechts een beperkt deel van deze werkzaamheden zijn te scharen onder het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv. Bij deze stand van zaken ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te begroten op de gebruikelijke wijze aan de hand van artikel 237 e.v. Rv.
De kosten aan de zijde van Trebs c.s. worden aldus begroot op:
- griffierecht  EUR   568,00
- salaris advocaat    904,00
Totaal  EUR   1.472,00

Drie Europese advocatenkantoren gespecialiseerd in life sciences richten internationale alliantie op

Axon Lawyers, Lawford Davies Denoon en Lützeler Klümper & Wachenhausen, drie advocatenkantoren gespecialiseerd in de life sciences sector, hebben de oprichting van hun nieuwe Alliance of European Life Sciences Law Firms bekendgemaakt. Dit vond plaats op 29 september j.l. in Amsterdam tijdens de openingsreceptie van het Nederlandse nichkantoor Axon Lawyers.

Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2011, HA ZA 07-2961 (Peek & Cloppenburg KG tegen Damiani International B.V.)

Met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof

Merkenrecht. Substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht ex 111 lid 3 Rv. Belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE. Gebruik van het merk DD DAMIANI.

P&C voert het (gemeenschaps, internationaal en Duits) woordmerk DAMIANI voor kledingstukken (inclusief ringen). Damiani het internationale merkregistratie voor beeldmerk DD DAMIANI. P&C is belanghebbende, ondanks dat zij niet in de Benelux actief is,

dat zij commercieel belang heeft om te verzekeren dat er geen merken op de markt voor kleding verschijnen die overeenstemmen met de merken die zij voert. Daarnaast heeft P & C aangevoerd dat zij serieus van plan is het merk DAMIANI in de Benelux in gebruik te nemen. (r.o. 4.11)

P&C vordert succesvol doorhaling vanwege geen normaal gebruik, proceskosten ex 1019h Rv ad €24.837,96.

Citaten volgen, excuses voor het eventuele ongemak

Rechtbank Breda 19 oktober 2011, HA ZA 19 oktober 2011 (Chinalux SA tegen Seminvest investments BV)

In navolging van IEF 9586 (Vzr. Breda). Merkenrecht. Chinalux vordert het verval en de doorhaling voor de Benelux van het internationale beeldmerk ICEBERG van gedaagde (horloges), omdat het merk gedurende vijf jaar niet zou zijn gebruikt. Na overweging over de stelplicht en bewijslastverdeling bij non-usus concludeert de rechtbank tot aanhouding om gedaagde in de gelegenheid te stellen om de gestelde heilung aan te tonen; daarin slaagt gedaagde niet; gebruik op alleen deel van de dameshorloges is te marginaal. Vervallenverklaring internationale inschrijving Benelux volgt, proceskosten ex 1019hRv ad €12.170,01 (incl. wettelijke rente).

2.4. De rechtbank stelt met Chinalux vast dat Seminvest niet heeft toegelicht waarom de feiten die volgens haar met de akte bewezen zijn in het licht van voormelde beoordelingscriteria de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van "normaal gebruik" van het beeldmerk ICEBERG.

2.6. De rechtbank is op grond van deze feiten van oordeel dat het bewijs van "normaal gebruik" niet is geleverd. Het beeldmerk wordt slechts op een gering deel van (alleen) de dameshorloges aangebracht. (...) uit de stukken blijkt veeleer dat het woordmerk ICEBERG op de horloges als onderscheidend teken wordt gebruikt om daarmee de identiteit van de oorsprong van de horloges te waarborgen. Het gebruik van het beeldmerk ICEBERG voor horloges in Nederland, zowel op het product zelf als op promotiemateriaal, is te marginaal om van "normaal gebruik" te kunnen spreken. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de ICEBERG horloges geen uiterst exclusieve of zeer kostbare horloges zijn.

De beslissing:
verklaart de internationale inschrijving met het nummer 592284A van het beeldmerk ICEBERG vervallen voor het Benelux gebied voor de waren in klasse 14 en gelast doorhaling van het vervallen verklaarde deel van deze internationale inschrijving in het Benelux merkenregister;

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 24 oktober 2011, LJN BT8991 (LEGO c.s. tegen BanBao)

In't kort Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gemeenschapsmerken. Gemeenschaps- en beneluxmodellenrecht op bouwstenen, minifiguren en op verpakkingen. Slaafse nabootsing. Lego, verwikkeld in andere procedures tegen aanbieders van met haar bouwstenen compatibele producten, boekt succes. Na IEF 9083 (HvJ EU), 8556 (HvJ EG), IEF 8365 (HR), IEF 7264 (GvEA) worden de vorderingen toegewezen voor Nederlands grondgebied in een rijk geïllustreerde uitspraak op basis van het auteursrecht en de slaafse nabootsing.  Aan merken- en modellenrecht komt rechter niet (meer) toe. Rectificatie toegewezen. Dwangsommen €5.000 tot €1.000.000.

Productlijn, stelselmatige nabootsing: De keuze voor een thema en voor bepaalde producten daarbinnen - de specifieke uitvoering ervan buiten beschouwing gelaten - is in zijn algemeenheid vrij.

Misbruik machtspositie en vertrouwen dat Lego tegen Banbao geen actie zou ondernemen omdat zij juist alles in het werk stelt om een zelfstandig merk te positioneren en daarmee een eigen positie op de markt te verkrijgen overtuigt niet (5.47). Reconventionele vordering: wapperverbod afgewezen. Proceskostenveroordeling 70% ex 1019h Rv.

In citaten

Bouwstenen - slaafse nabootsing
5.9. Naar voorlopig oordeel zijn de afwijkende maatvoering van de Banbao bouwstenen en de afwijkende hoogte van de noppen onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet³ en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de al dan niet aanwezige kleur- en materiaalverschillen. De deuk in één van de noppen is voorts niet bij alle basis bouwstenen van Banbao aanwezig en zal derhalve evenmin als punt van verschil worden opgemerkt. Haar door Lego gemotiveerd bestreden stelling dat het publiek zal opmerken dat de bouwstenen niet van Lego zijn omdat er geen enkele naam of teken op staat is door Banbao niet onderbouwd met een marktonderzoek of anderszins en wordt door de voorzieningenrechter niet aannemelijk geacht.

Bouwstenen - inbreuk op modelrecht 5.11. De geldigheid van Beneluxmodel (...) is niet bestreden, zodat van de geldigheid daarvan is uit te gaan. Lego heeft onweersproken gesteld dat Banbao bouwstenen aanbiedt die daaraan identie zijn, zodat voorhands wordt geoordeeld dat de betreffende bouwstenen van Banbao bij het publiek geen andere algemene indruk wekken dan de bouwstenen volgens het model. De op inbreuk van dit model gebaseerde vorderingen komen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.

Minifiguur - auteursrecht 5.26. Ook de gele ronde hoofdjes met minimalistisch getekende gezichtjes zijn het resultaat van subjectieve keuzes, die niet technisch zijn ingegeven, noch aan de werkelijkheid zijn ontleend. De verwijzing door Banbao naar de klassieke smiley doet er niet aan af dat de keuze voor een smiley-achtig gezicht op een 3 dimensionaal figuurtje oorspronkelijk moet worden geacht, nog daargelaten dat de mini-figuurtjes van Lego verschillende uitdrukkingen hebben waarvan er veel aanzienlijk afwijken van de klassieke smiley.

5.27. Dat de identiek vormgegeven minifiguur van Banbao aan die van Lego is ontleend is niet weersproken. Voorshands oordelend maakt Banbao met haar minifiguur daarom inbreuk op de auteursrechten op de Lego minifiguur, waarvan niet gemotiveerd is bestreden dat die aan Lego toekomen. Dat geldt naar voorlopig oordeel niet alleen voor de minifiguren met identieke uitrusting, maar ook voor de anders uitgemonsterde minifiguren (zoals bijvoorbeeld die afgebeeld zijn op de diverse verpakkingen), nu de vormgeving dermate bepalend en karakteristiek is voor de Lego minifiguur, dat een andere uitmonstering van een overigens identiek vormgegeven minifiguur aan de overeenstemmende totaalindruk niet af kan doen. De vorderingen voor zover gebaseerd op auteursrechtinbreuk op de minifiguur komen derhalve voor toewijzing in aanmerking.

DUPLO figuur - auteursrecht
5.31. Voorshands oordelend wekt de Big Blocks figuur van Banbao dezelfde totaalindruk als de Duplo figuur van Lego. Het relatief grote hoofd – breder dan hoog, relatief plat, opstaande neus in de breedte, recht naar buiten staande oorschelpen waarvan de bovenkant naar voren buigt, de vierkante torso die bij de schouders smaller is dan bij de heup, de elleboogloze armen die rond van de torso afhangen, de aanzet van de pols iets uit het midden van de hand en de suggestie van vingers aan de buitenzijde van de hand door een brede opstaande rand over het midden ervan – allemaal sterk afwijkend van de gebruikelijke anatomie van een mens – zijn allemaal op identieke wijze terug te vinden bij zowel de oude als de nieuwe figuur van Banbao. Dat de benen en voeten van de nieuwe Big Blocks figuur iets rechter zijn vormgegeven en dat de benen bij de nieuwe Banbao figuur afzonderlijk kunnen bewegen waardoor zich tussen de benen een afzonderlijke strook bevindt, is ondergeschikt aan de vele punten van overeenstemming en kan niet voorkomen dat de totaalindruk dezelfde is.

5.32. Naar voorlopig oordeel wordt niet alleen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Lego op de Duplo figuur met de nieuwe en oude Big Blocks figuren die een zelfde uitmonstering hebben als een Lego figuur (zoals die afgebeeld in 2.10). Ook hier geldt dat de vormgeving van de figuur voorhands dermate bepalend wordt geacht voor de totaalindruk, dat een andere uitmonstering van de Big Block figuur niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindruk.

Verpakkingen (klik afbeelding vr vergroting) - auteursrecht
5.39. Naar voorlopig ooordeel is van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lego verpakkingen zoveel door Banbao overgenomen dat haar verpakkingen, dat de totaalindruk dezelfde is. Gezien de mate van overeenstemming tussen de verpakking van Lego en die van Banbao is het redelijkerwijs niet aan twijfel onderheving dat de verpakkingen van Banbao aan die van Lego zijn ontleend. Banbao heeft gewezen op enkele verschillen, zoals de manier waarop een kader is gevormd (element (a)). Dit verschil is evenwel zodanig onopvallend in het licht van de overige punten van overeenstemming dat de verpakkingen van Banbao daardoor niet een andere totaalindruk maken. Hooguit moeten sommige verpakkingen van Banbao worden aangemerkt als nabootsing in gewijzigde vorm die niet als een nieuw en oorspronkelijk werk kunnen worden aangemerkt.

5.40 Gelet op het voorgaande moet voorhands worden aangenomen dat Banbao inbreuk maakt op de auteursrechten van Lego met betrekking tot de verpakkingen voor de brandweer met aanhanger, de brandweer ladderwagen, de politie arrestatiebus, de politieboot en de politiestations.

Productlijn - stelselmatige nabootsing 5.44. Ten slotte heeft Lego aangevoerd dat Banbao onrechtmatig jegens haar zou handelen door een groot deel van haar productlijn stelselmatig na te bootsen, wat betreft de thema’s (politie, brandweer, bouw, race auto’s, helden, piraten, ridders/middeleeuwen endieren) en de vormgeving van de presentatie daarvan (op de verpakking). Nu Lego desgevraagd expliciet heeft toegelicht dat zij in het kader van dit kort geding alleen bezwaar maakt tegen de in productie 10 (in dit vonnis onder 2.11) afgebeelde en hiervoor beoordeelde verpakkingen (en dus niet tegen de overige in productie 19 afgebeelde verpakkingen), begrijpt de voorzieningenrechter deze stelling van Lego derhalve aldus dat zij Banbao een verwijt maakt dat zij dezelfde thema’s hanteert en daarbinnen soortgelijke producten voert. Zonder verdere onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien dat het Banbao niet zou vrijstaan deze binnen de speelgoedbranche gebruikelijke thema’s en producten te voeren. De keuze voor een thema en voor bepaalde producten daarbinnen – de specifieke uitvoering ervan buiten beschouwing gelaten – is in zijn algemeenheid vrij. De op stelselmatige nabootsing van de productlijn van Lego gebaseerde vorderingen zullen derhalve worden afgewezen. In hoeverre Banbao de vormgeving van die overige producten dan wel de verpakking ervan in die mate heeft nagebootst dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan en daarmee jegens Lego onrechtmatig zou hebben gehandeld, ligt in dit kort geding niet ter beoordeling voor.

Lees het vonnis (LJN / grosse / pdf)

^{3. zie HR 7 juni 1991 LJN ZC0273 (Rummikub)}

Antwoord van staatssecretaris Teeven 19 oktober 2011, Aanhangsel Handelingen II 2011-2012, nr. 346 (Aanhouding van een fotograaf op Utrecht CS)

Correctie 11u19: het gaat om twee afzonderlijke incidenten

Vraag / incident 1. Klopt het bericht 1) dat de Utrechtse spoorwegpolitie een freelance fotograaf heeft aangehouden op het plein bij het NS-station Utrecht Centraal? Deelt u de mening dat het enkele feit dat iemand foto’s maakt nog geen aanleiding vormt om iemands identificatiedocument te vorderen, laat staan aan te houden?

Antwoord Ja. Het maken van foto’s op zichzelf vormt geen aanleiding tot politieoptreden. Dat was echter niet de aanleiding voor het ingrijpen door de politie. Zie verder het antwoord op vraag 3 en 4.

Vraag / incident 2: Klopt het bericht 2) dat een columnist eveneens op NS-station Utrecht Centraal door de politie gesommeerd is een afbeelding van zijn fotocamera te verwijderen?

Op 7 augustus 2007 maakte een journalist in de stationshal van Utrecht Centraal een foto van een medewerker van de NS op een Segway. Omdat de medewerker hiertegen bezwaar maakte, is de fotograaf door agenten van de Spoorwegpolitie gevorderd de foto te wissen. Uiteindelijk is dit gebeurd door de dienstdoende medewerker van de Spoorwegpolitie en niet door de fotograaf zelf. Een door de Nederlandse Vereniging van Journalisten ingediende klacht is gegrond verklaard. De betrokken journalist heeft een schadevergoeding gekregen van 250 euro wegens het verwijderen van de foto en het daarmee mogelijk benadelen van zijn inkomsten.Het incident als bedoeld in vraag 1 is door het KLPD geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat de mate van hinder of overlast niet of onvoldoende kon worden vastgesteld. Door de dienstleiding van de spoorwegpolitie zijn excuses gemaakt aan de betreffende fotograaf.

Vraag 3 Sinds wanneer en waarom is het verboden om in de publieke ruimte foto’s te maken? Hoe had de columnist moeten weten dat hij geen foto’s had mogen maken bij Utrecht Centraal? Zijn daar nog meer dingen verboden waar niemand weet van heeft?  
Vraag 4 Hoe hoort in dit soort situaties in het algemeen de omgang tussen agenten en journalisten en fotografen te zijn? Deelt u de mening dat aanhouding een ongewenst effect heeft op de uitoefening van de vrije nieuwsgaring door journalisten en fotografen? Deelt u de mening dat het maken van foto’s in beginsel voor iedereen mogelijk moet zijn, ook al is het een veiligheidsrisicogebied?

Het maken van foto’s in de publieke ruimte, zoals in dit geval het Stationsplein te Utrecht, is een ieder toegestaan. Vrije nieuwsgaring ontslaat professionele fotografen en/of journalisten echter niet van de verplichting om zich te houden aan ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Daarnaast kunnen factoren als de wijze waarop en wanneer foto’s worden gemaakt omstandigheden creëren op basis waarvan een opsporingsambtenaar een interventie kan plegen.

Uit het verstrekte ambtsbericht is mij gebleken dat het fotograferen in de situatie waar vraag 1 op doelt volgens de verbalisanten van het KLPD een overtreding opleverde van artikel 72 van de Wet personenvervoer 2000. De dienstdoende politieambtenaren meenden dat het maken foto’s van reizigers en ander publiek op een zodanige wijze geschiedde dat de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang op en rond het station werd of kon worden verstoord. Op een daarop volgend verzoek van de politieambtenaar van het KLPD aan de betrokkene om zich te legitimeren werd geen medewerking verleend. Betrokkene werd vervolgens om die reden aangehouden.

Extra bronnen geval 1: geluidsfragment aanhouding en film, excuses op NVJ-blog en op politie.nl