Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium N.V.  tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met samenvatting van Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Procesrecht, prejudiciële vragen uitleg artikel 2.12 BVIE. Territoriale bevoegdheid hof bij beroep tegen weigering op absolute gronden. Geen forum shopping. Onbevoegdheidverklaring is eindbeslissing.

In deze zaak vraag het Hof van Beroep te Brussel middels drie prejudiciële vragen uitleg over de in artikel 2.12 BVIE neergelegde regeling ten aanzien van de territoriale bevoegdheid van het hof, dat krachtens voormeld artikel kennis neemt van een beroep tegen de weigering van het BBIE van de inschrijving van een Benelux-merk. Meer specifiek is de vraag aan de orde of na overdracht van een merkaanvraag c.q. –inschrijving de rechtsverkrijgende, die in een ander Benelux-land is gevestigd dan de deposant, gebonden blijft aan het in het depotformulier vermelde adres van de deposant.

Feiten
Interes B.V. deponeert op 28 oktober 2008 het woordmerk Á LA CARTE voor de klassen 20, 24 en 35. Het depotformulier vermeldt twee adressen in Nederland: één voor de deposant (Intres B.V.) en één voor de gemachtigde (Novograaf Nederland B.V.). Op 30 oktober 2008 wordt het merk met toepassing van de spoedprocedure (2.8. BVIE) ingeschreven onder nummer 1169547.

Op 28 november 2008 stelt het BBIE de deposant in kennis dat de aanvraag voorlopig wordt geweigerd en de inschrijving wordt doorgehaald (2.8, lid 2 en 2.11 BVIE) wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor alle in het depot genoemde klassen. Tegen deze voorlopige weigering dient de (gemachtigde van de) deposant bij brief van 26 mei 2009 vergeefs bezwaar in. Het BBIE handhaaft het besluit tot doorhaling bij brief van 7 juli 2009.

Op 2 september 2009 draagt de deposant haar merkrechten over aan een dochteronderneming, Intres Belgium B.V. te Brussel, België. Deze rechtsverkrijger stelt op 7 september 2009 beroep in bij het Hof van Beroep te Brussel tegen de genoemde weigeringsbeslissing van het BBIE.

Het BBIE voert in de gerefereerde beroepsprocedure kort gezegd aan dat krachtens artikel 2.12 BVIE het Hof te Brussel geen rechtsmacht toekomt. Uitsluitend het Gerechtshof ‘s-Gravenhage komt territoriale bevoegdheid toe. Intres bestrijdt dit en voert daartoe onder meer aan dat de door het BVIE aangewezen hoven het nationale procesrecht dienen toe te passen. Naar Belgisch procesrecht worden de rechtsmacht en bevoegdheid bepaald op het ogenblik van de rechtsingang .

De prejudiciële vragen en beantwoording

Het Hof van Beroep te Brussel richt de volgende drie vragen tot het BenGH betreffende de uitleg van de artikelen 2.12 lid 1 en 3 BVIE.

1* Moeten de voorschriften uit de vermelde verdragsbepalingen samen aldus worden begrepen dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend wordt bepaald door het adres van de deposant of zijn gemachtigde wanneer zij in het depot een adres in de Benelux hebben vermeld, ongeacht of de deposant tijdens de inschrijvingsprocedure de merkrechten heeft overdragen aan een derde met een adres in een ander Beneluxland, dan wel dat de bepaling van de bevoegdheid gebeurt op grond van het adres van de titularis van de merkrechten of van zijn gemachtigde op het ogenblik waarop het beroep tegen de weigering wordt ingesteld?

2* Indien voor de bepaling van de bevoegdheid een wijziging in het adres van de merkhouder naar een ander Benelux-land relevant is en wegens die wijziging de adressen van de merkhouder en diens gemachtigde zich in verschillende Benelux-landen bevinden, geldt er dan een voorkeur in successieve orde tussen één van de adressen voor de vaststelling van de territoriale bevoegdheid, of leveren de beide adressen een territoriale aanknopingsfactor op naar vrije keuze van de belanghebbende?

3* Indien het hof van beroep op basis van de vermelding van adressn in het depot dient vast te stellen dat het territoriaal niet bevoegd is, is het hof van beroep dan gehouden om, na de vaststelling van de onbevoegdheid de zaak te verwijzen naar de territoriaal bevoegde rechter, of geldt de beslissing inzake de onbevoegdheid als de eindbeslissing over het beroep?

Het BenGH geeft op duidelijke wijze opheldering ten aanzien van de eerste vraag en oordeelt dat de territoriale bevoegdheid “uitsluitend wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel het bij het depot opgegeven correspondentieadres, wanneer dit een adres is binnen het Benelux-gebied, ongeacht de latere overdracht van de merkrechten aan een derde met een adres in een ander Benelux-land”. De tweede vraag behoeft als gevolg geen beantwoording, aldus het BenGH.

Met betrekking tot de derde vraag oordeelt het BenGH dat de beslissing waarbij een appelgerecht zich territoriaal onbevoegd verkaart overeenkomstig de genoemde artikelen een eindbeslissing is. Daartegen is alleen cassatieberoep mogelijk. Het BVIE voorziet niet in de mogelijkheid om in een dergelijk geval, na de vaststelling van de onbevoegdheid, de zaak te verwijzen naar het territoriaal bevoegde appelgerecht.

Afronding
Het BenGH volgt met deze beslissing de – lezenswaardige – conclusie van de AG d.d. 30 maart 2011 (IEF 9627). De AG komt, onder meer na analyse van de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE, tot de conclusie dat de opstellers van het verdrag een vast aanknopingspunt hebben willen gebruiken voor de bepaling van de territoriale bevoegdheid in beroepszaken, die uniform is voor zowel beroep tegen weigeringen op absolute gronden als voor beroep tegen oppositiebeslissingen. Nu de regeling voor opposities uitdrukkelijk geen rekening houdt met eventuele (latere) overdracht van de betreffende merken, dient de regeling inzake weigeringen op absolute gronden daarbij aan te sluiten.

Dit lijkt mij een juridisch rechtlijnige en doelmatige rechtsuitleg en –toepassing, die de rechtszekerheid ten goede komt en forum shopping, door na depot de rechten over te dragen aan een in een ander Benelux-land gevestigde partij, minder gemakkelijk maakt.

Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur
BVIE

Vereniging Openbare Bibliotheken 6 oktober 2011, 7410-00/11-00923/FvB/sd, (cassatieprocedure) 

In navolging IEF 9889. Uit de brief overgenomen waarin de directies van de openbare bibliotheken worden geïnformeerd over de cassatieprocedure en dat men niet-betaalde verlengingen moet blijven reserveren, VOB schildert Stichting Leenrecht af als een slecht verliezer met weinig ook voor belangen van bibliotheken

Met de cassatie die de Stichting Leenrecht bij de Hoge Raad op 28 september j.l. is gestart, is de juridische procedure tussen Stichting Leenrecht (SL) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) inzake leenrechtvergoedingen voor verlengingen in een volgende fase gekomen. De procedure die al vanaf 2008 onder de rechter is, zal met deze fase nog minstens 1,5 jaar duren.

Op 28 juni heeft jl heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in hoger beroep in de procedure tussen VOB en Stichting Leenrecht over verlengingen. Het gerechtshof stelde, net als eerder de rechtbank (maart 2010), de VOB opnieuw in het gelijk: een echte verlenging is geen nieuwe uitlening en voor zo’n uitlening hoeft derhalve geen separate leenrechtvergoeding te worden betaald.

Stichting Leenrecht heeft na het arrest van het Haagse Gerechtshof de VOB geïnformeerd over haar visie op het vervolg. Stichting Leenrecht wenste onderhandelingen te starten over een nieuw tarief voor geschriften waarin door een opslag op het bestaande tarief rekening wordt gehouden met verlengingen. De VOB heeft gesprekken hierover binnen en buiten de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) tot nu toe afgewezen zolang door Stichting Leenrecht tegelijkertijd de gerechtelijke procedure werd voortgezet via hoger beroep en nu de cassatie.

(...) Dat Stichting Leenrecht een leenrechtvergoeding wilde voor verlengingen heeft volgens VOB alleen te maken met het feit dat zij geconfronteerd wordt met een terugloop van inkomsten ten gevolge van de algemene trend van dalende uitleencijfers en daardoor naarstig op zoek is naar wegen om dit verlies te compenseren. Tussen 2001 en 2009 liep het aantal uitleningen van de openbare bibliotheken terug van ruim 150 miljoen naar rond de 105 miljoen.

Door het starten van de cassatieprocedure dwingt Stichting Leenrecht de bibliotheken door te blijven gaan met het reserveren van de gefactureerde leenrechtvergoedingen voor de zgn. ‘niet-betaalde verlengingen’. Stichting Leenrecht toont zich hiermee een slecht verliezer en laat zien dat zij weinig oog heeft voor de belangen van bibliotheken en de samenwerking met de VOB.

RVD 28 september 2011, email (geanonimiseerd, hyperlinks naar privéfoto's van leden KH)

Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan.

Naar nu blijkt heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vorige week een nogal bijzondere e-mail verstuurd naar journalisten die zich bezighouden met het koninklijk huis. In een poging de Mediacode uit te breiden worden de journalisten gewaarschuwd dat het verboden is te linken naar ongeautoriseerde privéfoto’s van leden van de koninklijke familie. Hier een fragment van de e-mail van het Ministerie van Algemene Zaken (waar ook de RVD onder valt):

Zoals bekend hebben leden van het Koninklijk Huis, net als ieder ander, het recht om zich in privéomstandigheden vrij en onbespied te wanen. Er is alleen een juridische rechtvaardiging om met het publiceren van privéfoto’s een inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer wanneer met de publicatie van de foto’s een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat van algemeen belang.

Het plaatsen van een link naar een privéfoto van een lid van het Koninklijk Huis staat in zoverre gelijk aan het publiceren van die privéfoto, dat wanneer de bewuste foto geen bijdrage levert aan een publiek debat van algemeen belang ook met het plaatsen van de link onrechtmatig gehandeld wordt.

Uit jurisprudentie blijkt onder meer dat een onderliggend document dat met één handeling (te weten het klikken/dubbel klikken op de link) kan worden opgevraagd geacht wordt zodanig verbonden te zijn met de link dat het document door het plaatsen van de link in zekere zin onderdeel is geworden van het stuk waarin de link is geplaatst. In die zin wordt door het plaatsen van de link ook het onderliggende document verspreid. …

Kennelijk wilde de RVD wat duidelijkheid scheppen. Punt is alleen dat dit niet in lijn is met de jurisprudentie, zoals  de RVD wel wil doen geloven. In de e-mail van de RVD lijkt te worden geciteerd uit een strafzaak uit 2007 [red. Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2007, LJN BB7174]. Die zaak ging over links naar fundamentalistische islamitische teksten waarin werd opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Volgens de rechter was dit strafbare opruiing. De RVD lijkt uit deze strafzaak ten onrechte een algemene regel te destilleren dat linken naar een document gelijkstaat aan het publicatie van dat document. Die algemene strekking heeft deze uitspraak niet. Het gaat om een strafzaak waarin de exacte delictomschrijving en de omstandigheden bepalend zijn. In deze zaak lag de civielrechtelijke vraag of linken naar onrechtmatige content zelf ook onrechtmatig is helemaal niet voor.

Het linken naar onrechtmatige content kan in uitzonderingsgevallen overigens wel onrechtmatig zijn. Het voorbeeld dat meestal van stal wordt gehaald is een uitspraak uit 2002 waarin de rechter vond dat een aantal links op de website Indymedia onrechtmatig was. De links leidden naar artikelen waarin stond hoe het treinverkeer van Deutsche Bahn kan worden gesaboteerd. Er stond onder andere beschreven hoe een haakklauw kan worden gemaakt, waarmee de elektrische bovenleidingen van het spoorwegnetwerk kunnen worden vernield. De artikelen waren in een eerdere rechtszaak al onrechtmatig geoordeeld.

De zaak Indymedia was uitzonderlijk. Het ging allereerst om een soort terrorisme-handboek, dat volgens de rechter gevaar kon opleveren voor personen en zaken. Ten tweede had de rechter de teksten al eerder onrechtmatig geoordeeld. Ten derde was de link niet opgenomen in een journalistieke productie, maar in reacties op het forum van Indymedia. Het waren die omstandigheden die de rechter deden oordelen dat de links naar het artikel onrechtmatig waren. Deze uitspraak is dan ook de uitzondering op de regel.

Ook de auteursrechtelijke jurisprudentie weerspreekt de claim van de RVD. Volgens die rechtspraak is het “gewoon” (niet embedded) linken naar content geen openbaarmaking daarvan.

Op de stelling van de RVD dat de publicatie van een privéfoto van een royal per definitie onrechtmatig is als deze geen bijdrage levert aan een publiek debat van algemeen belang valt al veel af te dingen. Maar de claim dat het linken naar een privéfoto van de Oranjes onrechtmatig is, is helemaal opmerkelijk. Desondanks sluit de RVD af met de volgende waarschuwende woorden:

“Ik adviseer u in de toekomst rekening te houden met bovenstaande en bij het plaatsen van een link naar privéfoto’s van leden van het Koninklijk Huis die elders op internet staan net als bij publicatie van dergelijke foto’s eerst af te wegen of er een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat van algemeen belang.”

Het moge bekend zijn dat de RVD maatregelen treft tegen media die zich niet aan de regels van de RVD houden. Zo worden deze niet meer toegelaten tot de officiële fotomomenten met de koninklijke familie. En daar wringt het. Vanzelfsprekend heeft de koninklijke familie recht op privacy. En het is ook volstrekt begrijpelijk dat bijvoorbeeld Willem Alexander en Maxima er scherp op letten dat hun kinderen voor zover mogelijk een normaal leven kunnen leiden, zonder al te veel media-aandacht. Maar het is opmerkelijk dat de koningin, als deel van de regering, en de RVD, die valt onder het Ministerie van Algemene Zaken, eigen regels creëren die strenger zijn dan de regels die voor hun eigen onderdanen gelden. En als de media zich niet aan die door de RVD in het leven geroepen regels houden, dan wordt als “straf” hun vrijheid van nieuwsgaring ingeperkt.

Het is de vraag of de RVD met dit soort mails de koninklijke familie een dienst bewijst.

Parallele publicatie MR 10004.

Kantonrechter Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2011, LJN BT6885 (eiser tegen gedaagde)

Met gelijktijdige dank aan Yehudi Moszkowicz,Vissers & Moszkowicz en Thomas Berendsen, BANNING.

Auteursrecht. Persoonlijkheidsrechten. Overeenkomst tot lastgeving.  Vordering wegens inbreuk op auteursrecht door Volkskrant en Trouw door publicatie op website. Ontvankelijkheid: Eiser is op grond van lastgevingsovereenkomsten de IE-rechten van Volkskrant en Trouw te handhaven. Ze roepen daartoe in artikel 7 en 8 Aw.

Persexceptie-verweer en beroep op Free flow van informatie faalt. Inbreuk persoonlijkheidsrecht: hyperlink naar het oorspronkelijk bericht voldoet niet aan voorschrift van art. 25 Aw omtrent naamsvermelding.

Omvang schade: relatie tussen persorgaan en auteur en schade die dat orgaan lijdt door publicatie is vrij dun, meer voor de hand zou liggen vergoeding die persorgaan zou vragen voor overname van artikel, daarom wordt toelichting verzocht en wordt beslissing aangehouden, zonder dwangsom immers zijn de artikelen reeds verwijderd.

6. Eiseres baseert haar bevoegdheid tot haar vordering inzake de inbreuk op de auteursrechten van Volkskrant BV en Trouw BV op de artikelen 7 en 8 van de Auteurswet. Voor wat betreft de artikelen waarbij geen naam van de auteur is vermeld is zij inderdaad op grond van artikel 8 van de Auteurswet gerechtigd (namens Volkskrant BV en Trouw BV) op te treden. Ten aanzien van de artikelen waarbij wel auteurs zijn vermeld heeft eiseres verklaringen overgelegd waarin staat dat de betreffende auteurs in dienst van respectievelijk de Volkskrant BV of Trouw BV zijn. Gedaag­de vindt de voornoemde verklaringen onvoldoende. Hoewel met name de verkla­ring van [naam] (prod.16 eiseres) onwenselijk vaag is met betrekking tot zijn functie (waaraan gekoppeld zijn kennis om iets zinnigs over de hem gestelde vraag op te merken) en met betrekking tot de inhoud ervan (waar hij in het midden laat of een van de genoemden een stagiaire was die tevens in dienstbe­trekking bij Trouw BV was) geeft het verweer onvoldoende aanleiding om serieus te twijfelen aan de stelling dat alle betrokken auteurs een dienstverband hadden met de Volkskrant BV of Trouw BV dan wel als stagiaire het hun toeko­mende auteursrecht aan de Volkskrant BV of Trouw BV hadden overgedragen. Eiseres is dus ook gerechtigd tot optreden op basis van artikel 7 van de Auteurs­wet.

10. Inbreuk persoonlijkheidsrecht: Gedaagde heeft aangevoerd dat hij bij elk overgenomen stuk de bron heeft vermeld door een z.g. hyperlink. Die hyperlink is de poort naar het oorspronkelijke bericht alwaar de auteur staat vermeld. Aldus heeft gedaagde niet voldaan aan het voor­schrift van artikel 25 auteurswet waarin staat dat de maker van een werk het recht heeft zich te verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk zonder vermelding van zijn naam. Bij het overgenomen stuk staat immers niet de naam van de maker vermeld. Men kan er wellicht achter komen door op een hyperlink te drukken. Dat kan echter niet als vermelding van de naam worden aangemerkt. 

12. De relatie tussen hetgeen een persorgaan aan een auteur betaalt voor een artikel en de schade die dat orgaan lijdt door publicatie van dat artikel zonder toestem­ming/vergoeding is vrij dun. Meer voor de hand zou liggen om die schade te berekenen aan de hand van een mogelijke vergoeding die een persorgaan zou vragen voor overname van het artikel. Eiseres wordt daarom verzocht toe te lichten waarom zij de schade die zij door de schending van het auteursrecht lijdt op deze wijze berekent.

13. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het gevorderde onder 2.1 en 2.2 toewijsbaar met dien verstande dat voor het opleggen van een dwangsom geen aanleiding is nu gedaagde op eerste sommatie de artikelen van zijn website heeft verwijderd.

Rechtbank Zwolle 1 juni 2011, LJN BT6480 (Chip4power)

Domeinnaam. Handelsnaamrecht. Inschrijving in KvK-register. [eiser] houdt zich professioneel bezig met het 'tunen' van auto's (door wijzigen van de software van de auto deze sneller en zuiniger laten rijden) en heeft daartoe de domeinnaam chip4power.nl geregistreerd. Tussen [eiser] en [gedaagde] is in de loop van 2008 een samenwerkingsrelatie ontstaan. In dat kader heeft [eiser] de broncodes van de website aan [gedaagde] gegeven, waarna [gedaagde] deze website is gaan beheren. Gedaagde heeft zich onder de naam Chip4Power als eenmanszaak geregistreerd bij de KvK en na constatering van [eiser] dat er geen toegang tot website en mailadres had, heeft eiser navraag gedaan bij SIDN waaruit overdracht blijkt te hebben plaatsgevonden.

Echter de digitale "overeenkomst" is vervalst, dat valt op te maken uit de documenteigenschappen. Vorderingen betreft overdracht domeinnaam email, staken gebruik handelsnaam, en daaraan verknochte verwijdering uit handelsregister wordt toegewezen.

Overdracht domeinnaam en e-mail:
4.9.  [eiser] heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat uit de 'documenteigenschappen' van de digitale versie van de verklaring volgt dat deze pas is vervaardigd op 22 april 2010, hetgeen volgens [eiser] erop wijst dat het document vals is.

4.10.  Het voorgaande leidt ertoe dat totdat in rechte is komen vast te staan dat [eiser] en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen, de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres te staken. De gevorderde dwangsom wordt beperkt toegewezen.

Domeinnaam en e-mail op naam eiser 4.11.  [eiser] vordert ten tweede dat [gedaagde] moet bevorderen dat de domeinnaam en het e-mailadres weer op naam van [eiser] komen te staan. Deze vordering hangt nauw samen met het onder I gevorderde: nu de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat [gedaagde] het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres voorlopig moet staken, heeft [gedaagde] ook geen baat bij het op zijn naam houden daarvan. Gezien deze overweging en daarbij in aanmerking genomen dat het in de risicosfeer van [gedaagde] ligt dat hij het origineel van de verklaring niet boven tafel kan krijgen, zal de voorzieningenrechter het onder II gevorderde voorlopig toewijzen. De voorzieningenrechter veroordeelt [gedaagde] de domeinnaam en het e-mailadres terug op naam van [eiser] te stellen, althans te bevorderen dat deze op naam van [eiser] komen te staan.

Handelsnaam gebruik 4.18.  Uit het voorgaande volgt dat het [eiser] was die als eerste de naam 'Chip4power' heeft gebruikt. Het gebruik door [eiser] van de naam 'Chip4power' komt daarmee de bescherming van de Handelsnaamwet toe. De vordering onder III zal worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom beperkt wordt toegewezen.

Verwijdering uit handelsregister 4.20.  Nu de voorzieningenrechter heeft overwogen dat [eiser] bescherming toekomt van het gebruik van de handelsnaam, is de inschrijving in het handelsregister van [gedaagde] in strijd met het recht van [eiser] op de handelsnaam. De vordering van [eiser] tot verwijdering van de inschrijving van [gedaagde] in het handelsregister zal de voorzieningenrechter daarom toewijzen, waarbij de gevorderde dwangsom beperkt wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/7/8 (Intres Belgium tegen Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom)

Met gelijktijdige dank aan Pieter Veeze, BOIP.

Overgenomen uit't persbericht en in navolging van conclusie A-G Dubrulle IEF 9627: In twee beslissingen van 6 oktober heeft het Benelux-Gerechtshof belangrijke vragen over de procedurele aspecten van de toetsing op absolute gronden beantwoord. In de zaak A LA CARTE stelde het BenGH vast dat voor de territoriale bevoegdheid van de beroepsinstantie het adres op het moment van depot de doorslag geeft. Een latere overdracht doet in dit opzicht niet ter zake.

Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8/10 (Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Vermeiren Francina)

In de zaak BODYSTYLING + stelde het BenGH enerzijds vast dat de door het BBIE gevoerde praktijk van motiveren van voorlopige weigeringsbeslissingen juist is en anderzijds dat er altijd beroep mogelijk is tegen een weigering, ook wanneer deposant geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorlopige beslissing. Hiermee zijn de stellingen van het BBIE in deze twee zaken op de belangrijkste punten bevestigd. [red. merkregistratie]

Lees het persbericht hier (link)

Matthijs van Bergen, "Discriminatie op de digitale snelweg: een kink in de kabel? Een grondrechtelijk perspectief op de discussie over netneutraliteit", Universiteit van Amsterdam

Marieke Haan, "Are you really just a Social Network Site user? A study on Article 2(d) Directive 95/46/EC in relation to Social Network Sites", Rijksuniversiteit Groningen

Alicia Schalkwijk, "Geneesmiddelenverkoop op internet, de gevaren voor de gezondheid voor de Europese burgers, de inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van de farmaceuten en schadevergoedingsmogelijkheden", Universiteit Utrecht

Op 13 oktober de uitslag tijdens het symposium, zie meer hier (pdf), 1 PO-punt voor advocaten ad €50.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08 (Bang & Olufsen A/S tegen OHIM/Blok) - persbericht

Merkenrecht. Vormmerk. Uit't perscommunique: Bang & Olufsen kan niet haar potloodvormige luidsprekers als gemeenschapsmerk registreren, registratie is niet mogelijk omdat merk slechts bestaat uit de vorm van de luidspreker, die wezenlijke waarde van de waar: eerste Europese arrest van het Gerecht over de wezenlijke waarde.

Curia: Gemeenschapsmerk – Gedeeltelijke vernietiging van beslissing R 497/2005-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 september 2008 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van een driedimensionaal merk dat een luidspreker weergeeft is geweigerd voor waren van de klassen 9 en 20

74 De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe, met name in punt 92 van het verzoekschrift, dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.

75 Bovendien blijkt uit de in punt 33 van de bestreden beslissing vermelde elementen, te weten uittreksels uit internetsites van verdelers, van veilingen of van tweedehandsverkoop, dat de esthetische kenmerken van deze vorm als eerste worden benadrukt en dat die vorm als een soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk voor de reproductie van muziek wordt opgevat, waardoor deze een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt.

76 De kamer van beroep kon dus op goede gronden oordelen dat de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, los van de overige kenmerken van de aan de orde zijnde waar een wezenlijke waarde aan deze waar geeft.

77 Daar komt bovendien bij dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat andere kenmerken van de waar, zoals in casu de technische kwaliteiten, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar kunnen geven.

78 De kamer van beroep kon dus terecht vaststellen dat het aan de orde zijnde teken binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 valt.

79 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub e‑iii, van verordening nr. 40/94 ongegrond en moet het worden afgewezen. 80 Gelet op al het voorgaande moet het beroep worden verworpen.

Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-246/10 (Industrias Francisco Ivars, SL tegen OHIM/Motive Srl)

Tekening en modellenrecht. Nietigheidsprocedure. Geregistreerd gemeenschapsmodel is een versnellingsmechanisme (mécanique de vitesse), afwezigheid van individueel karakter en weinig afwijkende algemene indruk, slechts onriëntatie van de koelribben is anders. Afwijzing van de klacht, vernietiging OHIM blijft in stand.

26 Het enige verschil in de koelribben is hun oriëntatie. Ze zijn gericht op de lengterichting van het bestreden ontwerp en in een cross in de eerdere ontwerpen, zoals de juiste overwegingen van de nietigheidsafdeling vermeld in paragraaf 4 van het bestreden besluit. Echter, gezien de vele gemeenschappelijke kenmerken van de gevallen aan de orde zijnde, heeft de kamer van beroep niet dwalen in het vinden van dat de oriëntatie van de koelribben was een onbetekenend detail in vergelijking met de algemene indruk van de geïnformeerde gebruiker door de twee ontwerpen aan de orde. Deze overweging wordt ondersteund door het feit dat de koelribben bevinden zich aan de zijkanten van dozen, zodat ze minder zichtbaar. Ze zullen geen grote invloed op de perceptie van de geïnformeerde gebruiker (zie in die zin, communicatie-apparatuur, paragraaf 16 hierboven, punten 64 en 65). 27 In de derde, met betrekking tot het argument van verzoekster dat het bestreden besluit tegenstrijdig is dat het eerst gevallen en de identiteit van de schijven vindt in de ontwerpen in kwestie voor te verwijzen naar gemeenschappelijke kenmerken en de verschillende oriëntatie van de koelribben, volstaat het op te merken dat, op grond van artikel 5, paragraaf 2, van Verordening nr. 6 / 2002, de ontwerpen zijn identiek beschouwd indien hun kenmerken verschillen slechts in onbelangrijke details, die hier het geval is.

Citaat is een geparafraseerde versie van onderstaande franstalige versie:

26 La seule différence concernant les ailettes de refroidissement est leur orientation. Celles-ci sont orientées d’une manière longitudinale dans le dessin ou modèle contesté et d’une manière transversale dans le dessin ou modèle antérieur, ainsi qu’il ressort à juste titre des considérations de la division d’annulation mentionnées au point 4 de la décision attaquée. Toutefois, au vu des multiples caractéristiques communes des boîtiers en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’orientation des ailettes de refroidissement était un détail insignifiant par rapport à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les deux dessins ou modèles en cause. Cette considération est corroborée par le fait que les ailettes de refroidissement se trouvent sur les parties latérales des boîtiers, de sorte qu’elles sont moins visibles. Elles n’auront donc pas d’impact majeur sur la perception de l’utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt Équipement de communication, point 16 supra, points 64 et 65).

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 6 oktober 2011, KG ZA 11-902 (Potveer B.V. tegen Total Systems B.V.)

Met dank aan Marleen van den Horst en Annemieke Kooy, BarentsKrans

Octrooirecht. Inbreukprocedure in kort geding. Potveer is succesvol in de handhaving van haar Nederlandse octrooi voor een (bloem)ontbolmachine, gebruikt voor het verwijderen van bloembollen van onder meer tulpen.  NL 1027378 heeft als titel: “Richtwerkwijze voor het richten van te ontbollen bolgewassen, alsmede werkwijze en inrichting voor het ontbollen van bolgewassen.”  Bewijs middels videomateriaal geleverd. Proceskostenveroordeling á €49.359,38. Het verwijt van Total Systems dat Potveer zich door twee advocaten heeft laten vertegenwoordigen wordt door de rechter niet gehonoreerd. Het enkele feit dat de eigen kosten van Total Systems €21.582,13 bedragen, vormt niet een voldoende gemotiveerde bestrijding.

4.2. Total Systems bestrijdt niet dat haar ontbolmachine voldoet aan deelkenmerken 1 .a t/m 1 .h en betwist uitsluitend dat daarin de deelkenmerken 1 .i en 1 .j zijn toegepast, omdat de tweede geleiding in haar machine geen verend beweegbare elastische elementen in de zin van het octrooi zou bevatten. 4.3. Bij ontbolmachines volgens de stand van de techniek was bekend de toepassing van een eerste geleiding aan de zijde van de bolneus - in een hoek gepositioneerd ten opzichte van de transportrichting - die de bol van een bloem, die dwars op de transportrichting op de transportband is gelegd, naar een zijkant van de lopende band duwt, waar de bolbodem wordt tegengehouden door een tweede geleiding, waarna de steel op vaste afstand van de bolbodem wordt afgesneden.

4.4. Volgens deelkenmerk l.i is de tweede (bolbodem)geleiding bij de inrichting volgens het octrooi voorzien van verend beweegbare elastische elementen. Blijkens NL 378 - en door Total Systems niet bestreden - is de functie van die verend beweegbare elastische elementen van de tweede geleiding dat de bloembol zoveel mogelijk met de bolneus tegen de eerste (bolneus)geleiding komt aan te liggen, waartoe de elementen weerstand moeten bieden in de afvoersectie (verwijzingsnummer 58 in figuur 2), derhalve daar waar de eerste en tweede geleiding in hoofdzaak evenwijdig zijn (deelkenmerk 1 .j). Tegelijkertijd wordt door de verend beweegbare elastische elementen aan grotere / langwerpige bollen ruimte gegeven doordat de dwars op de transportrichting beweegbare elementen dan enigszins naar buiten (van de eerste geleiding af) veren. In die - gefixeerde - positie wordt de bloembol langs de verwijdermiddelen geleid waardoor de steel zo dicht mogelijk tegen de bolneus wordt afgesneden. Gelet op deze functie van de verend beweegbare elastische elementen is uitsluitend van belang dat deze in dwarsrichting op de transportrichting verend beweegbaar zijn in de afvoersectie, dus daar waar de eerste en tweede geleiding evenwijdig zijn. Op de film van de ontbolmachine van Total Systems die door Potveer in het geding is gebracht, waarvan de waarheidsgetrouwheid door Total Systems niet gemotiveerd is bestreden, is te zien dat indien met een bloembol tegen de gegolfde kunststof strook wordt gedrukt op de plaats waar deze evenwijdig loopt aan de eerste geleiding, de strook in dwarsrichting inveert.

4.5. Op de door Total Systems in het geding gebrachte film is weliswaar te zien dat een bloembol tegen de gegolfde kunststof strook wordt gedrukt waarbij deze strook niet of nauwelijks in beweging komt, maar hieraan kan geen belang worden toegekend. Te zien is immers ook dat de bloembol tegen de strook wordt gedrukt ter plaatse van de keerrol waar de strook omheen draait. Die keerrol is vóór de afvoersectie gelegen, terwijl als gezegd slechts de flexibiliteit van de tweede geleiding in de afvoersectie relevant is. Dat de strook ter plaatse van de keerrol stijver is dan ter plaatse van de afvoersectie (waardoor deze ter plaatse van de keerrol niet inveert en ter plaatse van de afvoersectie wel) kan worden verklaard door de grotere spanning die door de omwenteling rond de keerrol op de strook komt te staan, zoals door Potveer is aangevoerd en door Total Systems is erkend. 4.6. Total Systems heeft aangevoerd dat het in dwarsrichting bewegen van de tweede (bolbodem)geleiding in haar machine onmogelijk zou zijn, omdat de strook vlak boven de ondergelegen transportband hangt en opzij drukken van de strook ertoe zou leiden dat deze tegen de transportband zou aanlopen. Daarnaast zou de beweegbaarheid van de strook worden belemmerd door de aanwezigheid van een metalen aanslag naast de kunststof strook. Ook dat wordt verworpen, reeds omdat uit de door Potveer ingebrachte film blijkt dat de afstand tussen de strook en de transportband respectievelijk metalen aanslag kennelijk nog zodanig is dat die belemmeringen zich in de praktijk niet voordoen.

4.7. Ook de stelling van Total Systems dat de gegolfde kunststof strook uit één geheel bestaat, zodat niet gezegd kan worden dat de tweede geleiding is voorzien van elastische elementen wordt verworpen. Aan Total Systems kan worden nagegeven dat van belang is dat de tweede (bolbodem)geleiding slechts lokaal opzij wordt gedrukt en niet over een grotere afstand. In het laatste geval zou immers een naastliggende kleinere bol niet meer tegen de tweede (bolbodem)geleiding aan komen te liggen en geen weerstand worden geboden zodat de bolneus niet tegen de eerste (bolneus)geleiding wordt gedrukt, waardoor het beoogde effect niet zou worden bereikt. Een zinvolle uitleg van \'elastische elementen\' in conclusie 1 in het licht van de tekeningen en beschrijving brengt echter niet met zich dat de elementen geheel van elkaar gescheiden zouden moeten zijn. In het bijzonder kan dat niet worden afgeleid uit de in de beschrijving gegeven voorbeelden van zulke elementen (rubber vingers of borstelelementen) of uit figuur 3, die immers slechts (uitvoerings)voorbeelden betreffen en niet beperkend zijn. Naar voorlopig oordeel dient de term \'elastische elementen\' zo te worden uitgelegd dat voldoende is als er onderdelen zijn die (nagenoeg) onafhankelijk van elkaar kunnen veren. Dat is blijkens de getoonde filmopnamen het geval bij de golven, die elk afzonderlijk kunnen worden ingedrukt, zonder dat de naastgelegen golven (te veel) meebewegen. Daarom kunnen de gevouwen golven naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als elastische elementen in de zin van het octrooi.

4.8. Total Systems heeft verder nog aangevoerd dat uit deelkenmerk 1 .j volgt dat de tweede (bolbodem)geleiding elastischer dient te zijn dan de eerste (bolneus)geleiding, omdat anders de bol de eerste (bolneus)geleiding opzij zal duwen in plaats van de tweede (bolbodem)geleiding en het door de uitvinding beoogde effect niet optreedt. Ook dit verweer kan Total Systems niet baten. Anders dan door Total Systems aangevoerd kan uit de in het geding gebrachte film niet worden afgeleid dat de eerste (bolneus)geleiding van haar ontbolmachine ter plaatse van de afvoersectie elastisch zou zijn, laat staan elastischer dan de tweede (bolbodem)geleiding bestaande uit de gegolfde kunststof strook.

4.9. Het standpunt van Total Systems ten slotte dat de gegolfde kunststof rand niet als tweede (bolbodem)geleiding zou kunnen functioneren omdat de golven een nauwkeurige uitrichting onmogelijk zou maken, wordt eveneens gepasseerd. De tussenruimte tussen twee golven is niet zodanig groot dat een bol daartussen zou wegzakken. Dat de afstand tot de eerste (bolneus)geleiding enigszins afwijkt afhankelijk van de positie waar de bol terecht komt - op een golf of tussen twee golven - maakt een gegolfde strook nog niet ongeschikt als geleiding in de zin van het octrooi, waar het immers om de samenwerking tussen beide geleidingen gaat, waarbij de weerstand uitgeoefend door de tweede (bolbodem)geleiding ervoor zorgt dat de bolneus tegen de eerste (bolneus)geleiding komt te liggen.

4.10. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de ontbolmachine van Total Systems deelkenmerken 1 .i en 1 .j van conclusie 1 van NL 378 omvat. Nu de aanwezigheid van de overige deelkenmerken niet is bestreden volgt daaruit dat naar voorlopig oordeel de ontbolmachine van Total Systems onder de beschermingsomvang valt van conclusie 1 van NL 378.

Lees het vonnis hier (grosse / opgeschoonde pdf)