Laatste stoelen beschikbaar voor het lunchdebat 'De Billijke Vergoeding' met professor Dirk Visser die eveneens ingaat op de zaak Luksan en georganiseerd debat met de zaal met vertegenwoordigers en belanghebbenden (zie IEF 10112)

In't kort: Holiday Inn, nabij Station Amsterdam-RAI. Kosten €195,- (excl. btw), -10% voor sponsoren. Aanmelden hier.

Eerste commentaar Dirk Visser op Luksan (IEF 10141 - nader te bespreken tijdens het lunchdebat op donderdag 8 september a.s.): Het nieuwste speeltje van het HvJ EU in IE zaken is zonder twijfel artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. We zagen lid 2 van dat artikel (“Intellectuele eigendom is beschermd”) de laatste tijd regelmatig opduiken in conclusies A-G.

Nu blijkt ook lid 1 van belang. Volgens A-G  Trstenjak (HvJ EU 6 september 2011, Zaak C-277/10, Luksan) moet de billijke vergoeding van auteurs in het filmrecht worden bepaald aan de hand van de schadevergoeding voor onteigeningsregeling in artikel 17 lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

Recht op eigendom
1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

A-G  Trstenjak:

163. Mijns inziens moeten de artikelen 5, lid 2, sub b en c, en 2, sub a, van de Auteursrechtrichtlijn aldus worden uitgelegd dat de billijke compensatie in een geval als het onderhavige toekomt aan de hoofdregisseur als filmauteur. De billijke compensatie in de zin van deze bepalingen vormt namelijk een passende beloning in de zin van artikel 17, lid 1, tweede volzin, van het Handvest, waarmee de auteur schadeloos wordt gesteld voor een beperking van zijn auteursrecht. Zoals hierboven uiteengezet, stelt de bevoegdheid van de lidstaten om het in beginsel aan de filmauteur toekomende reproductierecht overeenkomstig artikel 14, leden 2, sub b, c en d, en 3, van de Berner Conventie aan de filmauteur toe te wijzen, de toewijzing van het auteurschap aan de hoofdregisseur niet ter discussie.

Rechtbank 's-Gravenhage 6 september 2011 KG ZA 11-739 (Gain Harvest Development LTD. tegen Taste of Nature B.V.)

met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma.

Octrooirecht. Contractenrecht. Uitleg van handhavingsbepaling in overeenkomst.

Gain Harvest exploiteert het Raphanus-octrooi en verwante octrooi(aanvrag)en door licenties te verstrekken. Koppert B.V., welke is overgegaan in Taste of Nature Holding B.V.) is actief als kweker en licentienemer. In een overeenkomst tot toepassing van geoctrooieerde werkwijze is een koopprijs afgesproken, evenals inspanningsplicht van Gain Harvest voor de handhaving van octrooien en merken.

Spoedeisend belang is aanwezig, omdat dit een voortdurende verbintenis tot nakoming betreft. Verplichting tot instandhouden van octrooi en merk, en dus optreden tegen inbreuken. Er is ten tijde van de beoogde levering een tweetal beweerdelijke inbreukmakers bekend, in artikel 13 valt echter geen garantie te lezen ten tijde van de beoogde levering echter:

Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. (r.o. 4.5)

Taste of Nature kan niet opschorten. Veroordeling (onder dwangsom) tot opgaaf van Raphanus-zaden (ook als dat "nul" blijkt te zijn) voor de nakoming van de overeenkomst en betaling van de koopprijs, geen dwangsom ex 611a Rv. Taste of nature veroordeelt in proceskosten in conventie én reconventie.

4.5. Blijkens artikel 13 (v) garandeert Gain Harvest “hierbij en […] bij de levering van het Raphanus octrooi” dat “[…] er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het Raphanus octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door Hamu en Van der Plas”. Uitgaande van het onder 4.4. opgenomen criterium is naar voorlopig oordeel met “heden” bedoeld het moment van ondertekening van de Overeenkomst, derhalve 2 februari 2009. Zodoende kreeg Taste of Nature de garantie dat op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan Hamu en Van der Plas bekend waren. Die garantie dat er op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan de genoemde bekend waren, is voorts nog steeds van kracht op het moment van levering op 1 juni 2011. De door Taste of Nature voorgestane uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. Het komt de voorzieningenrechter ongerijmd voor dat een dergelijke garantie – zonder niet mis te verstane bewoordingen van die strekking – bedoeld zal zijn. Dat mocht Taste Of Nature redelijkerwijs naar voorlopig oordeel derhalve niet verwachten. Voor nader feitelijk onderzoek is in het kader van dit kort geding geen plaats.

4.6. Andermaal het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium tot uitgangspunt nemend, zal naar voorlopig oordeel de in artikel 6 opgenomen verplichting “al het nodige [te] doen om het Raphanus octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden” opgevat moeten worden als gericht op de zorg voor de instandhouding van octrooi en merk in de zin van het tijdig betalen van taksen en verrichten van andere formaliteiten, zoals indienen van vertalingen, prioriteitsdocumenten en dergelijke. Dit is ook een gebruikelijke uitleg van de bepaling. Dat hieronder tevens optreden tegen inbreukmakers zou vallen, zoals Taste of Nature heeft betoogd, valt in de bepaling voorshands niet te lezen. Taste of Nature stelt dat partijen deze verplichting wel met artikel 6 hebben bedoeld, maar [X] heeft ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk betwist dat die bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt. Bij deze stand van zaken is, uitgaande van de bewoordingen van artikel 6 en indachtig het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium, voorshands aannemelijk dat daarmee geen verplichting voor Gain Harvest tot optreden tegen inbreukmakers overeengekomen is, noch tot een oplevering van het Raphanus-octrooi “vrij van inbreuk” op 1 juni 2011. Voor nader feitelijk onderzoek is in kort geding geen plaats.

4.7. Voorgaande uitleg van artikel 6 ligt temeer voor de hand nu Gain Harvest terecht heeft aangevoerd dat uit artikel 17, tweede volzin, wel een verplichting kan worden afgeleid tot optreden tegen inbreukmakers, doch zulks eerst op verzoek van Taste of Nature. Voor zover Taste of Nature geacht moet worden tevens een beroep op opschorting wegens nietnakoming van de verplichtingen uit dat artikel te doen, geldt het volgende. [Y] heeft ter zitting aangegeven dat hij [X] in 2010 een aantal keren mondeling zou hebben gewezen op mogelijke inbreukmakers. [X] heeft ter zitting toegegeven dat is gesproken over optreden tegen Suba en Cresco Handels B.V. (te Honselersdijk, hierna Cresco) maar erop gewezen dat het lange tijd lastig is geweest om zaad te verkrijgen van de beweerdelijk inbreukmakende planten en dit vervolgens te laten analyseren (volgens voorschriften in het Raphanus-octrooi). Begin december 2010 is door [Y] een analyserapport inzake inbreuk door Cresco aan Gain Harvest/[X] gestuurd. Vervolgens is er in april 2011 een sommatiebrief gestuurd aan Cresco. Aan een Italiaanse advocaat is door Gain Harvest eveneens in april 2011 om advies gevraagd ter zake Suba. Wat betreft Hamu en Van der Plas (die al bij het sluiten van de Overeenkomst waren voorzien) heeft Gain Harvest onweersproken gesteld dat dit bevriende relaties van [Y]/Taste Of Nature zijn of waren en om die reden (lange tijd) niet zijn aangesproken (inmiddels wel).

4.9. Op grond van het vorenoverwogene oordeelt de voorzieningenrechter dat Taste of Nature zich niet kan beroepen op een opschortingrecht. Zij heeft het bestaan van de verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst niet betwist en heeft overigens geen andere omstandigheden aangevoerd die zouden maken dat zij bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. Verder heeft zij ten aanzien van de gevorderde nakoming van haar verplichting onder artikel 12 van de Overeenkomst tot kwartaalopgaaf van de verkochte Raphanus-zaden2 enkel gesteld dat zij die zaden (nog) niet verkocht heeft en eerst dan licentievergoeding behoeft af te dragen. De omstandigheid dat die opgaaf mogelijk “nul” luidt betekent echter niet dat er geen opgaaf zoals afgesproken dient te geschieden (welke Gain Harvest vervolgens desgewenst door een accountant kan laten controleren). Zodoende dient Taste Of Nature tot nakoming van ook artikel 12 van de Overeenkomst te worden veroordeeld.

Rondom de Apple vs. Samsung-zaak is er veel in media verschenen. Onlangs speelt er ook tussen juristen een discussie, maar deze gaat over de bevoegdheid van Nederlandse rechters om tegen in Nederland gevestigde gedaagden in kort geding een grensoverschrijdend verbod uit te spreken.

In de laatste bijdrage van Willem Hoyng wordt er gereageerd op een bijdrage van Bart Sujecki en Michiel Rijsdijk verschenen in 't FD van 1 september 2011. Met name op het punt dat er een opmerkelijke rechtsoverweging 4.1 is. Hoyng reageert, gesteund door jurisprudentie zoals Gerechtshof ’s-Gravenhage d.d. 12 juli 2011, LJN BR1364, IEF 9973 (Yellow Page) en Rechtbank 's-Gravenhage 15 september 2010, IEF 9089 (Solvay/Honeywell), dat dit eerder uitdrukkelijk is geoordeeld.

Als extraatje voegt Willem Hoyng ook toe dat op het punt van toepassing van EEX-Vo de rechter ook juist heeft gehandeld.

[De voorzieningenrechter] merkt fijntjes op dat de Nederlandse gedaagden de bevoegdheid niet hebben bestreden, maar terecht acht hij dat onvoldoende om zich ex art. 24 EEX-Vo bevoegd te achten. Immers, wanneer het om de exclusieve bevoegdheid van art. 22 (4) EEX-Vo gaat, kan de rechter art. 24 EEX-Vo niet toepassen. Hij zal zelf moeten nagaan of hij met het aannemen van bevoegdheid de exclusieve bevoegdheid (van een andere rechter) schendt.

Lees de discussie verder hier (link en link).

Internetconsultatie Richtlijn Verweesde Werken (COM (2011) 289 definitief)

Met dank aan Tessel Peijnenburg, Kennedy Van der Laan.

Op 24 mei 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (Richtlijn Verweesde Werken) gepresenteerd.  Naar aanleiding van deze publicatie is de Nederlandse overheid een internetconsultatie gestart. De reacties daarop zijn nu bekend geworden, hieronder een overzicht van de reacties.

Achtergrond voorstel Verweesde werken zijn werken waarvan de auteursrechthebbende onbekend is of niet gevonden kan worden. Omdat op grond van het auteursrecht wel toestemming nodig is van deze rechthebbenden voor het gebruik van de werken, levert dat in de praktijk problemen op. De Richtlijn Verweesde Werken schept een kader waarin het gebruik van deze werken wèl mogelijk is. De Europese Commissie heeft daarbij gekozen voor een systeem van wederzijdse erkenning. Als  een zorgvuldige zoektocht door bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea, archieven, instituten voor cinematografisch erfgoed en publieke omroeporganisaties heeft plaatsgevonden kan een werk de status “verweesd” krijgen. Het werk in kwestie wordt dan in de hele EU als verweesd werk beschouwd. Op grond van de Richtlijn zal het mogelijk worden deze verweesde werken online en zonder voorafgaande toestemming of goedkeuring beschikbaar te stellen voor culturele en onderwijsdoeleinden, tenzij de auteursrechthebbende zich alsnog meldt.

De achtergrond voor het ontstaan van de Richtlijn Verweesde Werken kan gezocht worden in de grote behoefte om werken met een groot cultureel, maatschappelijk of educatief belang te kunnen digitaliseren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van de reacties op de internetconsultatie is gegeven door culturele instellingen. Hieronder volgt een samenvatting van deze reacties.

Reacties Het initiatief tot een richtlijn wordt positief ontvangen. De problemen die verweesde werken met zich meebrengen zijn in de praktijk al ondervonden. Een overkoepelende visie in de vorm van een richtlijn wordt als ‘nuttig en werkbaar’ ervaren (VOI©E) en het richtlijnvoorstel is dan ook ‘een stap in de goede richting’ (Nederlandse erfgoedinstellingen)

De inhoud van de richtlijn krijgt echter veel kritiek. Over het algemeen werd er meer gehoopt op een meer fundamentele oplossing Een aantal instellingen geven daarbij aan dat het probleem niet alleen ligt bij verweesde werken maar bij rechtenclearing in het algemeen. Een regeling die alleen ziet op verweesde werken is daarom eenzijdig. (Vrijschrift) (Stichting NPO) (VOI©E)  Ook wordt als probleem ervaren dat de richtlijn richt zich alleen richt op gepubliceerde werken terwijl de verwezingsproblemtiek ook bestaat voor ongepubliceerde werken. (KB) Een redelijke zoektocht zoals nu omschreven in de voorgestelde richtlijn is in de praktijk vaak niet haalbaar vanwege de hoge kosten (Nederlandse Erfgoedinstellingen) en bij grote digitaliseringsprojecten zo tijdrovend dat het nooit op enige schaal kan worden uitgevoerd (FOBID). 
Tenslotte laat de voorgestelde richtlijn wat begripsduiding te wensen over. ‘Taken van openbaar belang’ en ‘redelijke zoektocht’ worden niet nader gedefinieerd, waardoor het risico ontstaat dat hierdoor grote verschillen gaan optreden tussen de Lidstaten. De angst bestaat dat dit tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid zal leiden. (LIRA / PICTORIGHT).

Veel instellingen hebben gezamenlijk gereageerd. De reacties komen dan ook in grote lijnen ook overeen. Over de vraag of alleen publieke instellingen gebruik zouden mogen maken van het richtlijnvoorstel of dat er meer ruimte zou moeten zijn om ook commerciële instellingen toe te laten wordt duidelijk verschillend gedacht. (Vrijschrift) (Plaatsen van Betekenis) tegenover (FotografenFederatie).

De meerderheid van de instellingen vindt dat er meer nadruk gelegd moet worden op de regelingen die collectieve beheersorganisaties bieden. “Extended Collective Licensing”, zoals dat bestaat  in Scandinavische landen, wordt als optie in de richtlijn genoemd maar maakt geen deel uit van het voorstel. Een duidelijke positie voor collectieve regelingen ontbreekt daardoor. Veel instellingen zien juist in deze regelingen een werkbare oplossingen voor verweesde werken. Daarom is van belang dat deze richtlijn dergelijke collectieve regelingen niet uitsluit, maar hier juist expliciet ruimte voor biedt. Het merendeel van de instellingen pleit daarom met klem voor een wettelijk kader in de vorm van collectieve regelingen. (Portal Audiovisuele Makers) (Stichting NPO) (VOI©E) (Nederlandse Erfgoedinstellingen) (FOBID) (Kennisland) (LIRA / Pictoright) (Nationaal archief) (FotografenFederatie) (EYE, 3 Mb!).

Conclusie
De reacties van de instellingen zullen worden meegenomen in de standpuntbepaling van Nederland bij de onderhandelingen van het richtlijnvoorstel. Het is te hopen dat de nuttige en praktische adviezen worden meegenomen voordat de richtlijn wordt ‘verwezenlijkt’.

Alle reactie staan hier (link).

HvJ EU 6 september 2011, Zaak C-277/10, concl. A-G Trstenjak (Luksan vs . van der Let)

Prejudiciële vragen Handelsgericht Wien, Oostenrijk. Auteursrecht en naburige rechten. Contractuele verdeling van de exploitatierechten van een cinematografisch werk tussen de auteur en de producent ervan – Nationale regeling die al deze rechten aan de producent toekent. Dienen exploitatierechten van rechtswege rechtstreeks aan de hoofdregisseur of andere door de wetgever van een lidstaat vastgestelde filmauteurs toe te komen en niet (uitsluitend) aan de filmproducent.

A-G: hoofdregisseur heeft exploitatierechten. Echter BC staat toe die rechten ook bij filmproducent te leggen. Reproductierecht voor privégebruik oorspronkelijk bij de filmproducent. Nationale regeling waarbij filmauteur en filmproducent gelijk delen is niet-verenigbaar met Europese richtlijn 2001/29.

1. Zijn wetgevingen van lidstaten die de exploitatierechten van rechtswege rechtstreeks (oorspronkelijk) en uitsluitend aan de filmproducent toewijzen, in strijd met het Unierecht?

2a.    Blijft het naar Unierecht ook met betrekking tot andere dan huur- en uitleenrechten aan de wetgevers van de lidstaten voorbehouden, met betrekking tot aan de hoofdregisseur van een cinematografisch of audiovisueel werk of aan andere door de wetgever van een lidstaat vastgestelde filmauteurs toekomende exploitatierechten in de zin van punt 1 voorbehouden te voorzien in een wettelijk vermoeden van overdracht van deze rechten aan de filmproducent en - zo ja - moet dan aan de in artikel 2, leden 5 en 6, van richtlijn 92/100/EEG juncto artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden voldaan?
2b.    Is het oorspronkelijke bezit van het recht met betrekking tot de hoofdregisseur van een cinematografisch of audiovisueel werk of andere door de wetgever van een lidstaat vastgestelde filmauteurs ook van toepassing op het door de wetgever van een lidstaat toegekende recht op passende vergoeding zoals de in § 42b van het Urheberrechtsgesetz (Oostenrijkse wet op het auteursrecht; hierna: "UrhG") bedoelde zogenaamde thuiskopievergoeding voor blanco cassettes, respectievelijk op het recht op een billijke compensatie in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG?

Indien vraag 2b bevestigend wordt beantwoord:
3.    Blijft het naar Unierecht aan de wetgevers van de lidstaten voorbehouden met betrekking tot het aan de hoofdregisseur van een cinematografisch of audiovisueel werk of aan andere door de wetgever van een lidstaat vastgestelde filmauteurs toekomende recht in de zin van punt 2 te voorzien in een wettelijk vermoeden van overdracht van dit recht op vergoeding aan de filmproducent en - zo ja - moet dan aan de in artikel 2, leden 5 en 6, van richtlijn 92/100/EEG juncto artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden voldaan?
Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord:
4.    Is de wettelijke regeling van een lidstaat verenigbaar met de bovengenoemde unierechtelijke bepalingen inzake auteursrecht en naburige rechten, wanneer zij aan de hoofdregisseur van een cinematografisch of audiovisueel werk of aan andere door de wetgever van een lidstaat vastgestelde filmauteurs weliswaar een recht op de helft van het wettelijke recht op vergoeding toekent, maar dit recht door onderhandeling voor wijziging vatbaar en derhalve voor afstand vatbaar is?

A-G concludeert als antwoord op de prejudiciële vragen:

1)      Artikel 1, lid 5, juncto artikel 2 van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel en artikel 2, lid 1, van richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) juncto de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moeten aldus worden uitgelegd dat de hoofdregisseur filmauteur in de zin van deze bepalingen is en dat de uitsluitende exploitatierechten van reproductie, uitzending via satelliet en andere mededeling aan het publiek door middel van beschikbaarstelling aan het publiek dus in beginsel aan hem toekomen.

2)      De lidstaten zijn ingevolge artikel 14bis, leden 2, sub b, c en d, en 3, van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, herzien te Parijs op 24 juli 1971, echter bevoegd een regeling vast te stellen volgens welke deze uitsluitende exploitatierechten oorspronkelijk ontstaan bij de filmproducent, voor zover
–        tussen de hoofdregisseur en de filmauteur een overeenkomst is gesloten, waarbij de hoofdregisseur zich ertoe verbindt als regisseur op te treden;
–        afwijkende overeenkomsten waarbij de hoofdregisseur zich de uitsluitende exploitatierechten dan wel de uitoefening van die rechten voorbehoudt, mogelijk zijn;
–        de lidstaten verzekeren dat de filmauteur in dat geval een billijke vergoeding in de zin van artikel 17, lid 1, tweede volzin, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ontvangt.

3)      Wanneer de lidstaten ingevolge artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 voorzien in een beperking van het reproductierecht van de filmauteur als bedoeld in artikel 2, aanhef sub a, van richtlijn 2001/29 ten behoeve van de reproductie voor privégebruik, moeten zij waarborgen dat de filmauteur een billijke compensatie ontvangt. Voor zover dit is gewaarborgd, staan die bepalingen niet in de weg aan een nationale regeling volgens welke het recht op vergoeding wegens reproductie voor privégebruik oorspronkelijk bij de filmproducent ontstaat.

4)      De artikelen 5, lid 2, sub b, en 2, aanhef sub a, van richtlijn 2001/29 moeten aldus worden uitgelegd dat daarmee niet verenigbaar is een nationale regeling waarbij het recht van de filmauteur op een passende vergoeding voor de helft wordt toegekend aan de filmauteur en voor de helft aan de filmproducent, zodat de filmauteur slechts de helft van de voor de beperking van zijn auteursrecht passende vergoeding ontvangt.”

EPO Enlarged Board of Appeal 25 augustus 2011, Case nr. : R 0020/10 (Borealis Technology Oy tegen The Dow Chemical Company)

Met samenvatting van Cees Mulder, Maastricht University.

Europees octrooirecht. Procesrecht. Artikel 100(c); Artikel 123(2); Regel 108(1) EOV. Niet-ontvankelijke petition for review.

Het octrooi heeft betrekking op een proces waarbij een metalen pijp wordt voorzien van een tweelaags ethyleen coating met een bepaalde scheurbestendigheid (“stress cracking resistance” - EP 0 837 915, gebaseerd op WIPO 97/03139). Tijdens de oppositieprocedure was de zogenoemde “melt flow rate” (MFR12) van de eerste ethyleen polymeer toegevoegd als kenmerk van de octrooiconclusie. Aangezien in de beschrijving van de octrooiaanvrage deze MFR12 waarde alleen in combinatie met twee andere extra functies werd beschreven, werd het niet ook opnemen van deze extra functies in de octrooiconclusie beschouwd als een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi (art. 123(2) EOV).

Board of Appeal In beroep (T 1478/07) diende de octrooihouder verschillende gewijzigde sets van octrooiconclusies in. Het merendeel van deze zogenoemde “auxiliary requests” werd afgewezen op dezelfde gronden als tijdens de oppositie (ontoelaatbare uitbreiding; artikel 123(2) EOV); de andere sets werden afgewezen bij gebrek aan inventiviteit. Ook maakte de octrooihouder bezwaar tegen het introduceren door de oppositieafdeling “ontoelaatbare uitbreiding” als nieuwe oppositiegrond (artikel 100(c) EOV) zonder voorafgaand overleg met de octrooihouder of deze grond al dan niet prima facie relevant was. De octrooihouder vond dat de oppositieafdeling het fundamentele artikel van het Europees Octrooiverdrag had geschonden, namelijk het recht om gehoord te worden (“right to be heard”; artikel 113(1) EOV). De Board of Appeal meende dat uit de inhoud van de eerdere beslissingen van de Enlarged Board of Appeal (G 9/91 of G 10/91) niet kan worden afgeleid dat om aan de vereisten van artikel 113(1) EOV  te voldoen, de oppositieafdeling partijen de mogelijkheid moet bieden om, voordat de discussie over de inhoudelijke aspecten kan beginnen, gehoord te worden over de toelaatbaarheid van het prima facie bezwaar als nieuwe oppositiegrond.

De Enlarged Board of Appeal stelt dat er geen enkele grond voor herziening van de beslissing van de Board of Appeal in het verzoekschrift staat die valt binnen de door het Europese Octrooiverdrag (EOV) vastgestelde kader van de petition for review  door de Enlarged Board of Appeal (regel 108(1) EOV). Het belangrijkste argument hierbij is dat een grief tegen de oppositieafdeling, te weten dat het recht van een partij om gehoord te worden is geschonden, geheel buiten de werkingssfeer valt van de mogelijke gronden voor herziening opgenomen in het EOV waarover de Enlarged Board of Appeal tot herziening kan besluiten. Alleen als de Board of Appeal zelf het recht om gehoord te worden van een van de partijen had geschonden, had dat een grond voor herziening van de beslissing kunnen opleveren waarover de Enlarged Board of Appeal tot herziening had kunnen besluiten als vastgelegd in artikel 112a(2)(c) EOV.

Omdat de Enlarged Board of Appeal in het verzoekschrift van de octrooihouder geen enkele onderbouwing van een bezwaar heeft kunnen vinden dat kan worden opgevat als een grond binnen het kader van artikel 112a(2) EOV (in combinatie met regel 104 EOV), waarop, althans potentieel, een verzoek tot herziening zou kunnen worden gebaseerd, en de verzoeker bovendien zelf ook niet heeft aangegeven wat de wettelijke basis van zijn verzoek is, heeft de Enlarged Board of Appeal niet anders kunnen besluiten dan de petition for review af te wijzen als manifest niet-ontvankelijk (“clearly inadmissible”).

Algemene toelichting
Sinds het Europees Octrooiverdrag in december 2007 gewijzigd in werking is getreden, is er ook de mogelijkheid gecreëerd voor het indienen van een verzoek tot herziening (“petition for review”) bij de Enlarged Board van Appeal van een beslissing van een Kamer van Beroep (Board of Appeal). Om te voorkomen dat teveel petitions worden ingediend, zijn de gronden waarop een verzoek tot herziening kan worden ingediend extreem beperkt gehouden. Van de sindsdien ongeveer 70 ingediende petitions is het merendeel aangemerkt als “clearly unallowable” en is er slechts één gegrond verklaard (R 7/09).

US Court of Appeals 7th Circuit 15 februari 2011, Nos 08-3701 & 08-3712 (Kelley v. Chicago Park District)

Met commentaar in’t kort van Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.

Verenigde Staten. Auteursrecht. Moreel recht op ‘living art’, een wildbloementuin.

Kunstenaar Chapman Kelley klaagt het Chicago Park District aan wegens het – zonder zijn toestemming – aanpassen van zijn kunstwerk “Wildflower Works”. Dit is een kunstwerk, bestaande uit twee grote ovale perken, waarin tussen de 200 en 300 duizend wilde planten waren aangebracht.  Wildflower Works werd in 1984 met toestemming van het Chicago Park District aangelegd in het Grant Park, een prominente locatie in het centrum van Chicago.

Toen Wildflower Works in 2004 in verval raakte en overwoekerd was, stelden vertegenwoordigers van het Chicago Park District aan Kelley voor Wildflower Works opnieuw in te richten. Het voorstel was de oppervlakte te halveren en de ronde perken rechthoekig te maken. Hoewel Kelley bezwaar maakte tegen deze aanpassingen, voerde het Chicago Park District de aanpassingen toch uit.

In reactie op  de aanpassingen van Wildflower Works startte Kelley een procedure tegen het Chicago Park District. Zijn vorderingen zijn enerzijds gebaseerd op zijn “rights of integrity” op basis van artikel 106A van de Visual Artists Rights Act (“VARA”) en anderzijds op basis van contractbreuk.

Afbeelding van CHAPMAN KELLEY Wildflower Works, 1984-2004, original watercolor painting used in an early proposal for the site-specific installation in Chicago’s Grant Park. Courtesy the artist.

District Court

De District Court oordeelde dat Wildflower Works kon worden aangemerkt als een schilderij en een beeldhouwwerk en dat het daarom voldeed aan het werkbegrip onder de VARA. Toch wees de rechtbank de vorderingen van Kelley af, omdat Wildflower Works volgens de rechtbank onvoldoende origineel was en zodoende niet in aanmerking kwam voor auteursrechtelijke bescherming. Subsidiair oordeelde de rechtbank dat sprake was van ‘site-specific art’, een categorie van werken die is uitgesloten van bescherming onder de VARA.

Court of Appeal
Als eerste toetst het Court of Appeal of Wildflower Works geldt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Waar het District Court met name problemen zag met betrekking tot de originaliteit, ligt volgens het Court of Appeal het voornaamste bezwaar in het feit dat een levende tuin geen auteursrechtelijke keuzes van de auteur belichaamt en dat er evenmin sprake is van een vaste uitvoeringsvorm. Volgens het Court of Appeal is hiervan geen sprake: “gardens are planted and cultivated, not authored”. Omdat er geen sprake is van een auteursrechtelijk werk, kon Kelley ook geen aanspraak maken op rechten op basis van de VARA, nu het hiervoor vereist is dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

De situatie in Nederland: Wildflower Works een auteursrechtelijk beschermd werk?
Stel dat Wildflower Works in Nederland zou liggen, zou het dan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming op grond van de Nederlandse Auteurswet? Zoals bekend moet een werk volgens de Hoge Raad beschikken over een “eigen origineel karakter” en het “persoonlijk stempel van de maker” om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen (HR 4 januari 1991, Van Dale / Romme, NJ 1991, 608 met noot van D.W.F. Verkade en HR 24 februari 2006, Technip, NJ 2007, 37). 

In Erven Endstra/Nieuw-Amsterdam (zie: IEF 6174) bepaalde de Hoge Raad dat onder het eerste criterium moet worden begrepen dat de vorm van een werk niet ontleend mag zijn aan de vorm van een ander werk, en dat het tweede criterium betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die een voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt volgens de Hoge Raad al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen.

Het eigen karakter criterium lijkt mij voor Wildflower Works geen grote problemen op te leveren. Uit de uitspraak van de Court of Appeal blijkt dat voor de aanleg van Wildflower Works nauwelijks vergelijkbare kunstprojecten zijn opgezet. De kans dat Wildflower Works is ontleend aan een ander werk acht ik dan ook niet groot.

Problematischer wordt het naar mijn mening wanneer we kijken naar de voorwaarde dat Wildflower Works moet beschikken over een persoonlijk stempel van de maker. In hoeverre is er door een rangschikking van planten sprake van een vorm die het resultaat van scheppende menselijke arbeid? Dit zal direct na de aanleg van Wildflower Works mogelijk nog wel het geval zijn geweest, maar volgens mij kan na 20 jaar nauwelijks meer worden gesproken van scheppende menselijke arbeid. Immers, door natuurlijke invloeden komen allerlei plantensoorten aanwaaien die Kelley oorspronkelijk niet had willen opnemen. De natuur heeft het werk als het ware overgenomen en het oorspronkelijke werk is daardoor vergaan.

Vergelijk het met de situatie dat een schilderij 20 jaar buiten wordt neergelegd. Zolang er gedurende die tijd iemand is die ervoor zorgt dat het schilderij wordt schoongehouden, zal er na 20 jaar nog steeds sprake zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk, dat het resultaat is van menselijke scheppende arbeid. Indien dit echter niet het geval is, en het schilderij als het ware wordt prijsgegeven aan de natuur, dan zal er na 20 jaar niet veel meer van over zijn. De oorspronkelijke schilder kan dan niet meer zeggen dat het uiterlijk van het schilderij, zoals dat er na 20 jaar uitziet, een gevolg is van zijn scheppende menselijke arbeid.

Jurisprudentie

De jurisprudentie bevat nauwelijks uitspraken die zien op de vraag of een tuin een auteursrechtelijk beschermd werk is. Tot op heden ben ik er slechts één tegengekomen. In 1990 overwoog de President van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch:

naar de mening van de president [is] voldoende aannemelijk geworden dat de door Linders op papier ontworpen en vervolgens aangelegde tuinen een eigen karakter vertonen en de uiting zijn van datgene wat Linders tot zijn arbeid heeft bewogen en derhalve als werken in de zin van de Auteurswet 1912 kunnen worden beschouwd

De creatieve arbeid van Linders bleek volgens de President met name uit:

(…) de wijze waarop de verschillende elementen van die tuinen, zoals de pergola’s, de stenen barbecues, de fonteinen en de op speciale wijze aangelegde klinkerpartijen, tot stand zijn gekomen (r.o. 4.3).

Het gaat dus om de rangschikking van bepaalde vaste (onverplaatsbare) elementen in de bewuste tuin, en niet om de rangschikking van de planten die in de bewuste tuinen zijn neergezet. Uit de foto op de eerste pagina blijkt echter dat dergelijke elementen ontbreken in Wildflower works. Dit is naar mijn mening eveneens een aanwijzing dat Wildflower Works ook onder de Nederlandse Auteurswet geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Conclusie

Ik denk dat de uitkomst van Kelley v. Chicago Park District niet anders was geweest als de zaak voor een Nederlandse rechter was gekomen. Door de begroeiing van Wildflower Works was immers geen sprake meer van een vorm die het resultaat was van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes van Kelley.

Erkennen van auteursrechtelijke bescherming voor een werk dat zover afstaat van de oorspronkelijke uitvoeringsvorm komt akelig dicht bij het beschermen van een idee, iets dat binnen het auteursrecht uiteraard niet mogelijk is.

Kelley had in Nederland evenmin aanspraak kunnen maken op zijn persoonlijkheidsrechten, aangezien hiervoor auteursrechtelijke bescherming vereist is (in artikel 25 Auteurswet wordt ook gesproken over een “werk”).

Amsterdam, september 2011

HR 2 september 2011, LJN BQ3894 (G-Star tegen Bestseller Retail Benelux; met concl. A-G D.W.F. Verkade)

In navolging van Hof Amsterdam IEF 8229 en IEF 7178.

Geen cassatie (art. 81 RO). Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Bestseller maakt met de spijkerbroek "Zinko" inbreuk op de rechten van G-Stars spijkerbroek "Elwood". Art. 81 RO: aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden, geen nadere motivering. Inbreukactie in kort geding. Cassatiekosten Bestseller ex 1019 Rv niet bestreden en toegewezen.

HR bevestigd conclusie A-G Verkade IEF 9623; Auteursrecht Hof heeft niet miskend dat een originele toepassing van vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, maar juist als uitgangspunt genomen, Slaafse nabootsings-argument is aangeboden als steunargument; in spoed-appel mag het hof afgaan op zijn intuïtief oordeel zonder nader te motiveren. Merkenrecht met een (viervoudige) motivering, heeft het hof alleszins voldaan aan een te verlangen motiveringsplicht in kort geding.

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

II. Slaafse nabootsing - steunargument
4.15. Het hof heeft (in rov. 4.7, tweede volzin) kort en krachtig geoordeeld dat van nabootsing die tot verwarring leidt geen sprake is. Daarmee heeft het hof de juiste maatstaf aangelegd voor de vraag of sprake is van een al dan niet op grond van art. 6:162 BW te verbieden (slaafse) nabootsing. Zo bezien, berust de rechtsklacht van onderdeel 2 op een onjuiste lezing van het arrest.

4.16.1. De vraag kan gesteld worden - en het onderdeel roept impliciet de vraag op - of het hof met het korte en krachtige oordeel van rov. 4.7, tweede volzin had kunnen volstaan. Ik zou menen van wél, gelet op de aard van de onderhavige procedure: een spoedappel in een kort geding. Ten aanzien van een feitelijke vraag als de onderhavige (wel of geen verwarring bij het publiek?) mag de voorzieningenrechter, ook een hof in (spoed-)appel, afgaan op zijn intuïtief oordeel. Dat behoeft hij niet nader te motiveren.

4.16.2. Heeft het hof zijn oordeel tóch gemotiveerd in rov. 4.7, eerste volzin, en wel (volgens het onderdeel: door verwijzing naar rov. 4.5): verkeerd? Dat is de inzet van de motiveringsklacht van onderdeel 2.
M.i. is in rov. 4.7, eerste volzin geen dragend argument, maar een steunargument te lezen. Zou het als steunargument niet deugdelijk zijn, dan is dat nog steeds niet cassabel.

III. Merkenrecht
4.24. De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Het voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft een door de rechtbank uitgesproken - 'erga omnes' werkende - nietigverklaring van het onderhavige vormmerk ook na appel en cassatie (kennelijk) standgehouden(30);
ii) naast het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United States Patent and Trademark Office) acht ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vormmerken als door G-Star gedeponeerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten, onder meer op de hiervoor genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing; en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde vorm van de Elwood broek daaraan een wezenlijke waarde geeft in de zin van art. 2.1 lid 2 BVIE.

4.25. Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan aan een van de rechter in kort geding te verlangen motiveringsplicht(31). Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.
Ik heb ook geen (serieuze) klacht ontwaard dat 's hofs arrest in casu niet voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang (hoezeer G-Star het met die gedachtegang oneens moge zijn). Het in dit kort geding gegeven voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is niet onbegrijpelijk. 

Vzr. Rechtbank Utrecht 10 augustus 2011, KG ZA 11-579, Clearwater Revival BV tegen Eco2Clean BV en Fink Tec GmbH c.s.

Met dank aan Luuk Jonker en Floor de Roos, Holla advocaten.

Als randvermelding. In navolging van ex parte beschikking. Handelsnaam / productaanduiding van biocide in de zin van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide. Kon-Des is octrooihoudster en houdster van een toelating in de zin van WGB. Clearwater verkoopt gelijk product en is eveneens houdster van toelating. Middels overeenkomst is Eco2Clean afgeleid toelatingshoudster.

Eco2Clean doet enkele bestellingen bij derde (Fink Tec) het product en verkoopt dit door onder afgeleide toelatingshoudersnummer uit de overeenkomst met Clearwater. Dit wordt niet toegestaan. Vorderingen tegenover Fink Tec worden afgewezen en Clearwater veroordeeld in proceskosten. Eco2Clean veroordeelt in proceskosten.

Ten aanzien van Eco2Clean
5.1. gebiedt Eco2Clean om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gevruik in Nederland van FoodClean DES46 in combinatie met het afgeleide toelatingsnummer 12736 dat niet bij Clearwater is ingekocht te staken en gestaakt te houden, alsmede iedere import, inkoop, verkoop, verhandeling, aanbieden of op enige andere wijze beschikbaar stellen in Nederland (...)

Rechtbank Roermond 1 september 2011, KG ZA 11-144 (Chique B.V., zaakdoende onder de naam "Café Sjiek" tegen Dojaplein B.V., zaakdoende onder de naam "Café Sjiek")

Met dank aan Rens Jan Kramer, Boels Zanders Advocaten.

Handelsnaamrecht. Sinds 1982 exploiteert Chique in Maastricht de horecagelegenheid onder de naam "Café Sjiek", Doja doet dit sinds maart 2011 in Roermond. De aard van de onderneming en de plaats van vestiging kunnen in aanmerking worden genomen bij de mogelijkheid van verwarring.

De voorzieningenrechter kent betekenis toe aan de 'zeer ruime bovenregionale naamsbekendheid' van Café Sjiek (Maastricht) die door middel van overlegde klantenlijsten is aangetoond. Vorderingen worden toegewezen, termijn van 6 weken om inbreuken te staken en het bedrijf aan te passen aan het gewezen vonnis. Dwangsom van €1000 per dag(deel) tot maximum van €100.000. Artikel 1019h Rv begroot op €4.644,31.

4.6. De plaats waarin beide ondernemingen gevestigd zijn is gelegen op een afstand van circa 50 km van elkaar. Hoewel kan worden onderschreven dat artikel 5 van de Handelsnaamwet in beginsel slechts regionale bescherming biedt en derhalve niet kan worden uitgebreid tot bijvoorbeeld geheel Zuid-Nederland, is voldoende aannemelijk geworden dat de onderneming van Chique een zeer ruime bovenregionale naamsbekendheid geniet. Dit blijkt niet alleen uit de door Chique overlegde klantenlijsten, maar ook is van de zijde van Chique niet weersproken verklaard dat in het weekend bijna de helft van haar klanten van buiten de regio komt.

4.7. In verband met het verwarringsgevaar acht de rechter voorts van belang dat van gevaar voor verwarring in de zin van voormeld artikel 5 ook sprake is indien men weliswaar de verschillen tussen beide ondernemingen onderkent, maar een band van economische of juridische aard veronderstelt. Met name met betrekking tot dit laatste blijkt uit de door Chique overlegde verklaringen dat de ondernemingen van partijen door het relevante publiek met elkaar geassocieerd worden, terwijl ook de onder 4.4. genoemde kleurstelling aan die associatie bijdraagt.