Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, 16 februari 2011, KG ZA 10-1646, Coty Germany GmbH tegen [X] (met dank aan Paul Steinhauser en Marlies Wiegerinck, Arnold+Siedsma)

Merkenrecht. Parallelimport en wijziging verpakking parfumproducten Davidoff en Calvin Klein. Vorderingen toegewezen.

4.10. Het uitputtingsverweer van Tomarco slaagt niet. Degene die zich op uitputting beroept, in het onderhavige geval Tomarco, zal in beginsel moeten bewijzen – of in kort geding aannemelijk moeten maken – dat de merkrechten zijn uitgeput (vgl. HvJEG 8 april 2003, C-244/00 (Stüssy)). Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing.

4.11. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten. (Andere) omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen voor omkering van de bewijslast zijn door Tomarco evenmin aannemelijk gemaakt. Ook de in dit verband betrokken stellingen heeft zij op geen enkele manier onderbouwd. Er is voorshands dan ook geen aanleiding voor bewijslastomkering. Tomarco bepleit naar zij stelt "principieel" voor "omgaan" met betrekking tot de bewijslastverdeling in zaken als de onderhavige, omdat de volgens vaste rechtspraak bestaande bewijslastverdeling een "miskenning van de economische realiteit" zou betreffen. Daartoe bestaat voorshands geen aanleiding; Tomarco heeft geen begin van aannemelijkheid verschaft van haar beweringen op dit punt.

4.12. Ook ten aanzien van het mededingingsrechtelijke verweer geldt dat Tomarco louter stellingen poneert, maar die stellingen op geen enkele manier adstrueert. Bij gebreke van enige onderbouwing wordt ook dit verweer van de hand gewezen. Voor nader onderzoek hiernaar, zoals door Tomarco bepleit, is in een kort geding als het onderhavige geen plaats. De suggestie van Tomarco om advies aan de Nma te vragen, wordt eveneens als niet passend in dit kort geding gepasseerd.

4.13. Tomarco heeft overigens niet betwist dat de door haar verhandelde Calvin Kleinproducten in de Verenigde Staten van Amerika in de handel zijn gebracht, zoals Coty gemotiveerd heeft gesteld. Mede in het licht van de ondeugdelijke onderbouwing van haar stellingen van het tegendeel, zal voorshands als uitgangspunt worden genomen dat de door Tomarco aangeboden Calvin Kleinproducten zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer gebracht zijn.

4.14. Evenmin is betwist dat de verpakkingen van de Davidoffproducten gewijzigd zijn, zodat de herkomst ervan niet meer is te achterhalen (de barcode is verwijderd). Tegen de verhandeling van dergelijke producten kan Coty zich met een beroep op art. 13(2) GMVo verzetten, zelfs als die producten met toestemming van Coty in de EER in het verkeer gebracht zouden zijn. Of van dat laatste in dit geval sprake is, kan mitsdien in het midden blijven.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, LJN BP7083, HA ZA 08-300, Innoweb B.V. tegen Wegener ICT Media B.V. c.s.  (met dank aan Joris van Manen, Hoyng Monegier).

Databankenrecht. Hoger beroep gaspedaal.nl-zaak (zie: Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, IEF 7570), waarin de rechtbank oordeelde dat de dedicated meta search engine van Gaspedaal.nl inbreuk maakt op het databankrecht van AutoTrack.nl, een website met advertenties voor te koop aangeboden auto’s. Eerst even kort, met alleen de vragen van uitleg die het hof voornemens is te stellen aan Hof van Justitie EU:

1. Moet artikel 7 lid 1 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (on line) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan "realtime" te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker "door te voeren" naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. Is het voor de beantwoording van vraag 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks honderden duizenden gegevens aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is de betekenis van systematisch? Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt?

6. Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien door het cumulatief effect van het herhaald en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen een zeer grote hoeveelheid gegevens uit een door het recht sui generis beschermde databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, maar niet vaststaat om welke gegevens het gaat en evenmin vaststaat dat het steeds om verschillende gegevens gaat?

7. Is bij de beantwoording van vraag 6 van belang dat niet km worden uitgesloten dat ten minste een substantieel deel ven de inhoud van de databank aan hat publiek ter beschikking wordt gesteld of dat dreigt te gebeuren?

8. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien herhaaldelijk aan afzonderlijke leden van het publiek slechts niet-substantiële delen van de inhoud van do databank ter beschikking worden gesteld?

9. Zo Ja, geldt dit ook als door het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen een zeer grote hoeveelheid gegevens uit een door het recht sui generis beschermde databank ter beschikking wordt gesteld van die afzonderlijke leden van het publiek tezamen?

10. Moet artlkel7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van liet publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

11. Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

12. Moet artikel 8 lid 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat daarmee hetzelfde is bedoeld als met artikel 7, lid 5 de richtlijn?

13. Zo neen, welke uitleg moet dan aan artikel 8, lid 2 van de richtlijn worden gegeven?

14. Moet richtlijn 2004/48/EGvan het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn), meer In het bijzonder artikel 14 daarvan, aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is bij een vordering op grond van artikel 8, lid 2 van de (databanken)richtlijn?

Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de voorgenomen vragen 1 tot en met 14 aan het Hof van Justitie EU.

Lees het arrest hier en opgeschoond: hier (link en pdf).

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 10-3834, Gaastra International Sportswear B.V. tegen [X]

Merkenrecht. Bevoegdheidsincident(je). Merkhouder Gaastra maakt bezwaar tegen verhandeling via Marktplaats.nl van gesteld inbreukmakende Gaastra-kleding. [X] beroept zich i.c. op de onbevoegdheid van de rechtbank ’s-Gravenhage. Vordering afgewezen.

4.1. (…) stelt de rechtbank vast dat Gaastra terecht aanvoert dat de inschrijving van haar Gemeenschapsmerk wel degelijk is gepubliceerd. (…)

4.2. Gelet op de woonplaats van [X] in Nederland, is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen van Gaastra kennis te nemen voor zover deze gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerkrecht. Aangezien Gaastra stelt dat [X] inbreukmakende producten heeft aangeboden en verkocht op een op Nederland gerichte website, heeft de gestelde inbreuk tevens plaatsgevonden in het arrondissement ’s-Gravenhage, zodat deze rechtbank uit hoofde van artikel 4.6 lid 1 BVIE eveneens bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze gebaseerd zijn op het Beneluxmerkrecht en uit hoofde van artikel 102 Rv voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen van [X].

4.3. Uit het voorgaande volgt dat de incidentele vordering van [X] ongegrond is, zodat die vordering moet worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011, zaaknr. 200.00.844/01, Gallup Inc. tegen Gallup Intenational Association, Gallup Foundation en TNS NIPO B.V. (met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma & Peter Claassen  en Martin Hemmer, AKD).

Merkenrecht. Geschil tussen verschillende ‘Gallups’ over het merk Gallup. Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 5 september 2007, IEF 4700).

Complex feitenrelaas: Dr. Gallup ontwikkelde in 1935 een format voor opinieonderzoek dat bekend werd als de “Gallup poll” en richt Gallup Inc. op, eiser in casu. Gallup Inc. is tot de opzegging van haar lidmaatschap d.d. 1 juli 1992 lid geweest van een overkoepelende organisatie Gallup International, een van de gedaagden i.c. . Gallup Inc. is houder van het Bx woordmerk GALLUP, gedaagde NIPO heeft eveneens registraties voor het woordmerk GALLUP (een internationale en een Benelux inschrijving). Gedaagde Gallup Foundation is door NIPO opgericht.

NIPO en Gallup Inc zijn in 1995 een schriftelijke overeenkomst aangegaan waarin NIPO haar woordmerken overdraagt aan Gallup Inc. Onderdeel van deze overeenkomst is ook een licentie aan NIPO. NIPO mag het woordmerk GALLUP in Nederland gebruiken. Gallup Inc. garandeert dat zij zelf het merk niet zal gebruiken in Nederland. NIPO heeft in 2006 deze licentieovereenkomst opgezegd.

Gallup Inc. c.s. betichten NIPO c.s. van inbreuk op het merk GALLUP. NIPO eist op grond van de hierboven genoemde garantie uit de licentieovereenkomst dat Gallup Inc c.s. ieder gebruik van hun merk in Nederland staken. Gallup International vordert na tussenkomst onder meer een verklaring voor recht dat een tweetal merken van Gallup Inc. aan haar zijn overgedragen en een verklaring voor recht dat het derde merk niet jegens haar kan worden uitgeoefend door Gallup Inc.

De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen afgewezen en het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 10-625, TNO tegen Bio-photonics Holding B.V.

Octrooirecht. Vonnis in incident.  Opzegging door TNO van licentie-overeenkomt m.b.t. tot enkele TNO-octrooien. Incident ziet op 843a Rv: vordering tot afgifte overeenkomst TNO en Derde. Vordering afgewezen.

5.2. Bio brengt hiertegen in dat de overeenkomst met Maquet zou zien op een camera die gebruik maakt van zogenaamde ‘pixel to pixel alignment’ en daarmee zou voldoen aan de definitie van ‘licensed products’ zoals bedoeld in de licentieovereenkomst tussen TNO en Bio. Daaronder zijn echter slechts te begrijpen producten die vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien, die dus voldoen aan alle kenmerken van de geclaimde materie. Mede gezien de hiervoor weergegeven conclusies van de octrooien is niet in te zien dat een camera die gebruikmaakt van ‘pixel to pixel alignment’ reeds daarom onder enige conclusie valt. Voor zover Bio dat staande wil houden – zij lijkt er ook zelf vanuit te gaan dat een dergelijke camera niet onder het beschermingsbereik van EP 1 207 781 valt omdat zij opmerkt dat ‘de methode niet gelijktijdig met meerdere nabij infrarood golflengtes wordt toepast’ – moet die stelling als onvoldoende gemotiveerd terzijde worden geschoven. In het kader van dit incident moet er dus vanuit worden gegaan dat de overeenkomst met Maquet niet ziet op technologie die valt onder de reikwijdte van deze octrooien. Al gezien het voorgaande is er geen reden aan te nemen dat TNO vanwege het aangaan van een overeenkomst met Maquet in strijd met het in de licentieovereenkomst toegekende exclusieve recht van Bio heeft gehandeld.

5.4. Gezien het voorgaande ontbreekt een rechtmatig belang als bedoeld in artikel 843a Rv. De rechtbank ziet voorts geen aanleiding – en al helemaal niet in dit stadium van de procedure – overlegging van de overeenkomst met Maquet te bevelen conform artikel 22 Rv.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 10-2388, Hormel Foods Corporation tegen Dukka B.V. & Van Doorne Beverages B.V.

Merkenrecht. Woordmerk SPAM. Vonnis in incident. Hormel, merkhouder van SPAM (het bekende ingeblikte vlees) maakt bezwaar tegen gedaagdes gebruik van SPAM voor frisdrank. In dit incident vordert Hormel schorsing van de procedure in afwachting van een beslissing van het OHIM in een procedure tussen partijen over de vervallenverklaring van Hormels Gemeenschapsmerk SPAM.  Schorsing in conventie, maar niet in reconventie:

4.1. Slechts voor de vorderingen in conventie onder sub 1), 2), 3), 5) en 6) en de vordering in reconventie tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk is relevant dat Van Doorne inmiddels bij het OHIM heeft gevorderd dat het Gemeenschapsmerk van Hormel wegens non-usus vervallen wordt verklaard. Van Doorne heeft zich evenwel akkoord verklaard met schorsing van de gehele procedure in conventie. Nu partijen derhalve beide verzoeken de procedure ook te schorsen ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van de merken van Van Doorne wegens de gestelde kwade trouw (de vordering sub 4), zal de rechtbank daartoe overgaan.

4.2. De vraag of er, na de beslissing van OHIM over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel, aanleiding zal zijn voor verdere aanhouding van de zaak in verband met de beslissing in de Onel/Omel- zaak, zal alsdan opnieuw kunnen worden beoordeeld. De rechtbank ziet geen aanleiding al in dit stadium tot verdere aanhouding te beslissen.

4.3. Voor zover de reconventionele vordering ziet op de nietigverklaring van het Beneluxmerk van Hormel kan deze, zoals Van Doorne terecht heeft gesteld, wel reeds worden beoordeeld. De procedure bij het OHIM staat aan dit gedeelte van de reconventionele vordering niet in de weg. Mogelijk bestaat in een later stadium van de procedure uit een oogpunt van proceseconomie aanleiding ook deze beoordeling aan te houden, maar dat is thans niet aan de orde. 

Lees het vonnis hier.

Kamervragen, Tweede Kamer, vraagnummer 2011Z01757. Vragen van de leden Taverne en Schaart (beiden VVD) aan de staatssecretaris van V&J en de minister van ELI over het bericht dat radiobazen betaald krijgen voor liedjes.

Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van de media-artikelen «Radiobazen krijgen betaald voor liedjes van anderen» en «Over de rug van de componist»?

Vraag 2: Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat commerciële radiostations auteurs onder druk zetten een contract te laten ondertekenen waarin ze de auteursrechten overdragen aan radiostations in ruil voor het draaien van hun muziek?

Vraag 3: Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat directeuren van (commerciële) radiostations, zoals Sky Radio en 538, bij Buma/Stemra ingeschreven staan als componist of medecomponist en zo geld ontvangen van nummers die zij niet zelf hebben geschreven?

Vraag 4: Deelt u de zorg dat hier sprake lijkt te zijn van misbruik van machtspositie, misbruik van recht en van valsheid in geschrifte door radiostations? Zo ja, bent u bereid zo spoedig mogelijk onderzoek te doen naar mogelijk strafbare feiten en zo nodig hier hard tegenop te treden?

Vraag 5: Is het mogelijk het overdragen van auteursrechten aan radiostations, respectievelijk andere evident niet bij de creatie betrokken personen strafbaar te stellen?

Lees het kamerstuk hier.

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Smeets (PvdA), ingezonden 28 januari 2011 (vraagnummer 2011Z01623).

"Floor de Ruijter heeft per 1 februari 2011 haar praktijk voortgezet bij BINGH Advocaten te Amsterdam. Met de komst van Floor de Ruijter wordt de IE-praktijk van BINGH verder versterkt. Daarnaast brengt haar komst het kantoor aanvullende expertise op het gebied van Informaticarecht. Floor de Ruijter is sinds 2003 advocaat en rondde in 2009 met succes de Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht af."

Rechtbank Amsterdam, 22 december 2010, LJN: BP3490, [A] tegen N.V. NUON.

Handelsnaamrecht. Vordering van particulier tegen Nuon om gebruik van handelsnaam te staken Geen sprake van strijd met een oudere handelsnaam. De handelsnaam Havenservice NUON B.V. is niet gevoerd en al zou de handelsnaam zijn gevoerd dan is deze twee jaar na het faillissement vervallen. De handelsnaam wordt door gedaagde pas na die tijd gebruikt. Eiser zelf heeft nooit enig handelsnaamrecht met betrekking tot de naam gehad. Geen volledige vergoeding 1019h proceskosten wegens niet tijdige onderbouwing van de kosten.  

4.2.  De rechtbank wijst er ten overvloede op dat, ook indien [A] zou hebben gesteld dat sprake is van verwarringsgevaar, de vorderingen zouden zijn afgewezen. Hiervoor is in de eerste plaats van belang dat de rechtbank niet is gebleken dat de handelsnaam Havenservice NUON B.V. is gevoerd.  (…) Ook na de betwisting door Nuon dat de door [A] bedoelde handelsnaam is gevoerd, heeft [A] geen begin gemaakt met aan te tonen dat dit wel degelijk het geval is geweest. In deze procedure is dan ook niet komen vast te staan dat de handelsnaam Havenservice NUON B.V. is gevoerd. Ook indien dat wel het geval zou zijn geweest, zou dit niet tot toewijzing van enige vordering kunnen leiden. Havenservice NUON B.V. is in november 1992 wegens faillissement opgeheven. De rechtbank moet er daarom met Nuon van uitgaan – hetgeen door [A] niet is betwist – dat de eventuele handelsnaam Havenservice NUON B.V. sinds die tijd niet meer is gevoerd. De handelsnaam Nuon wordt door N.V. Nuon sinds 1994 gevoerd. Zo er een handelsnaam Havenservice NUON B.V. is gevoerd, is die handelsnaam in 1994 vervallen. Er is derhalve hoe dan ook geen sprake van strijd met een oudere handelsnaam.

4.3.   De rechtbank gaat met het bovenstaande nog geheel voorbij aan het feit dat eventuele handelsnaamrechten niet aan [A] toebehoorden, maar aan de rechtspersoon waar hij als directeur in dienst was. [A] stelt ter comparitie dat hij de naam Nuon heeft verzonnen en dat hem dus de eigendom van die naam toekomt. Uit hetgeen de rechtbank onder 4.2 heeft overwogen vloeit voort dat de bedenker van een naam geen handelsnaamrecht toekomt. Als de door [A] bedachte naam als handelsnaam is gevoerd, komt het handelsnaamrecht de rechtspersoon toe waar [A] in dienst was. [A] heeft (ook) gelet op het voorgaande nooit enig handelsnaamrecht gehad met betrekking tot de naam Nuon.

4.4.  De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen van [A] moeten worden afgewezen.

4.5.  Als de in het ongelijk gestelde partij zal [A] in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Nuon verzoekt ex artikel 1019h Rechtsvordering een vergoeding van de volledige kosten van de procedure. Ten aanzien van deze kosten geldt dat de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en gespecificeerd dienen te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556, [B] tapes). Nuon stelt niet welk bedrag zij vordert (en heeft in het verlengde daarvan ook niets gespecificeerd). Haar stelling dat hier na de comparitie nog ruimte voor zou zijn, is onjuist. Dat is in de eerste plaats het geval omdat Nuon in het geheel niet stelt welk bedrag zij vordert. Zelfs indien zij dat wel zou hebben gedaan, wordt aan een nadere onderbouwing niet toegekomen. Zoals in het Landelijk Procesreglement en in het tussenvonnis is vermeld dienen stukken uiterlijk twee weken voor de terechtzitting de rechtbank en de wederpartij te hebben bereikt. Dit is een regeling van goede procesorde met het oog op het recht van hoor en wederhoor. Omdat partijen tot en met de zitting kosten maken is in de  IE-Indicatietarieven - in afwijking van het procesreglement - opgenomen dat uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de zitting een gedetailleerde opgave van de kosten dient te worden overgelegd. Dat is niet gebeurd, terwijl dit wel mogelijk was. De rechtbank ziet gelet op het voorgaande geen aanleiding om, gelijk door de advocaat van Nuon bij faxbrief van 11 november 2010 is verzocht, Nuon toe te staan op dit punt een nadere akte te nemen. Uit punt 6 van de IE-Indicatietarieven volgt dat indien de proceskosten niet zijn onderbouwd ten hoogste het liquidatietarief wordt toegewezen. De rechtbank zal de proceskosten gelet op het voorgaande toewijzen conform het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 26 januari 2011, LJN: BP4349, Monta Ltd c.s. tegen Masters Of The Game B.V.

Merkenrecht. Depot te kwader trouw.  HvJ-Goudhazen-criteria. Bodem na eerder (ongepubliceerd) kort geding. Geschil in de straatvoetbalwereld, “een kleine wereld, waarin iedereen elkaar kent”, aldus de rechtbank.

Gedaagde Masters Of The Game deponeert het merk MONTA, in de, door de rechtbank aangenomen, wetenschap dat het merk al werd voorgebruikt door een rechtsvoorganger van eiser: “Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten.” Vorderingen toegewezen: nietigheid merkdepot en schadevergoeding. In citaten:

4.4.  De vraag of het depot van Masters of the game te kwader trouw is verricht moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in het arrest [J] (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, IEF 7962) over een aantal van belang zijnde omstandigheden uitgelaten. Zo heeft het Hof onder punt 39 overwogen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. Wetenschap of behoren te weten volstaat echter niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Daarvoor moet ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. (…)

4.6.  Op grond van de stukken staat in voldoende mate vast dat [A] al sinds eind 2000 bezig was met het ontwikkelen van een concept voor/de introductie van straatvoetbal(kleding) en voetbalschoeisel onder de naam Monta. Hij heeft in augustus 2000 een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ‘Monta’, heeft in 2003 domeinnnamen gedeponeerd met diezelfde naam en heeft gebruik gemaakt van de handelsnaam Monta B.V. i.o. Uit de overgelegde facturen, het foto- en filmmateriaal, waarbij de rechtbank met name wijst op de door Monta c.s. overgelegde amateurbeelden, alsmede uit de verklaringen van [E] en [D], blijkt dat vanaf het begin van de straatvoetbaltour op 27 juni 2005 werd gespeeld in kleding met de opdruk MONTA. Deze tour werd georganiseerd door [A]. Het gebruik diende ertoe om bekendheid te geven aan het merk MONTA en aldus een afzetmarkt te creëren voor de kleding onder dat merk. Dat dit een serieuze voorbereiding op de introductie van het merk MONTA betreft, volgt onder andere uit de wijze waarop hij de tour vorm heeft gegeven (onder andere door een eigen cameraploeg mee te nemen) en het feit dat [A] in 2004 (samen met enkele investeerders) zijn activiteiten en het gebruik van het teken Monta heeft voortgezet in Monta c.s., hetgeen heeft geleid tot de daadwerkelijke introductie van kleding onder het merk MONTA.

4.7.  De rechtbank is van oordeel dat Monta c.s., gelet op de door haar overgelegde overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten (zie 2.16) en gelet op hetgeen zij ter zake naar voren heeft gebracht, opvolgend gebruiker is van [A]. Blijkens bedoelde overeenkomst heeft [A] bij de voortzetting van het gebruik van het teken Monta zijn handelsnaamrechten en merkrechten ingebracht in Monta c.s. Onder die merkrechten valt het voorgebruik door [A] (iets anders is niet mogelijk, nu [A] nog geen depot had verricht). Dat in de overeenkomst niet expliciet wordt verwezen naar het voorgebruik staat er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat Monta c.s. zich op het voorgebruik kan beroepen. [A] heeft een en ander immers juist met het oog op de voortzetting van zijn activiteiten, die waren gericht op de introductie van het merk MONTA, in Monta c.s. ingebracht. Dat [A] voorafgaand aan de overdracht nog geen personeel in dienst had, geen waren of diensten verhandelde en slechts in beperkte mate sprake was van voorgebruik, gelijk Masters of the game stelt, kan Monta c.s. gelet op het voorgaande niet worden tegengeworpen. Het laat onverlet dat op een serieuze wijze getracht is het merk in de markt te zetten.

4.8.  In straatvoetbalkringen heeft (de tour van) MONTA grote bekendheid gekregen, hetgeen volgt uit de zijdens Monta c.s. overgelegde verklaringen. Daarbij geldt dat de straatvoetbalwereld een kleine wereld is waarin iedereen elkaar kent. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Masters of the game deel uitmaakt van dit kleine wereldje van het straatvoetbal (Masters of the game en Monta c.s. zijn de enige twee spelers op de specifiek op straatvoetbal gerichte kledingmarkt), wist Masters of the game dat de straatvoetbaltour van Monta is gebruikt ter introductie en promotie van het merk MONTA voor kleding en straatvoetbalevenementen. Dat Masters of the game hiervan op de hoogte was, volgt (mede) uit de onder 2.22 bedoelde verklaringen van [E] en [G] en uit het onder 2.18 bedoelde e-mailbericht van [C], welke op dit punt niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.

4.9.  De rechtbank is niet gebleken dat Masters of the game vóór het depot van Monta Street GmbH enige activiteit heeft verricht in het kader van straatvoetbal en/of op het straatvoetbal gerichte kledinglijnen, waarbij zij de aanduiding Monta heeft gebruikt. De rechtbank acht ook niet aannemelijk dat de naam ‘Monta’, gelijk Masters of the game betoogt, door haar is bedacht in het kader van de gesprekken met [A]. Het was immers [A] die al in 2000 een handelsnaamonderzoek heeft laten verrichten naar de naam ‘Monta’. Masters of the game stelt wel dat [A] dit heeft gedaan als advocaat, maar laat onvermeld namens wie hij dat dan zou hebben gedaan. Zij onderbouwt deze stelling, welke door Monta c.s. gemotiveerd is betwist, niet, althans in onvoldoende mate. Masters of the game benadrukt dat [B] al sinds 1999 vergevorderde ideeën had voor een veelomvattend concept rondom straatvoetbal, maar hetgeen zij ter onderbouwing daarvan heeft overgelegd geeft geen blijk van de naam ‘Monta’. Van enig voorgebruik van de zijde van Masters of the game is dan ook geen sprake. De rechtbank wijst er daarbij ten overvloede op dat het depot voor het merk Monta The Soul of Socccer, los van de vraag in opdracht van wie dit depot heeft plaatsgevonden, niet heeft geleid tot enige inschrijving, dan wel gebruik.

4.10.  Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten.

4.11.  De conclusie van het voorgaande is dat Masters of the game te kwader trouw handelde toen zij haar merk MONTA deponeerde. De rechtbank zal dit merk daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.28 lid 3 BVIE, nietig verklaren en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreken.

4.13.  De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat Monta c.s. ten gevolge van het depot te kwader trouw en de als gevolg daarvan bij derden ontstane onzekerheid mogelijk schade heeft geleden. Monta c.s. stelt gemotiveerd (onder overlegging van een ‘cancellation letter’) dat investeerders/afnemers zijn afgehaakt vanwege de discussies omtrent de geldigheid van de inschrijving van het merk MONTA. De verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. De verklaring voor recht zal worden afgewezen voor zover Monta c.s. stelt dat zij ten gevolge van de inschrijving van Masters of de game de introductie van haar kledinglijn in Europa (de rechtbank begrijpt buiten de Benlux) heeft uitgesteld en haar marketingactiviteiten heeft beperkt. Dit betreft keuzes die voor risico van Monta c.s. komen.

Lees het vonnis hier.