Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 januari 2011, HA ZA 09-2540, Sandoz B.V. & Hexal AG tegen Glaxo Group Limited (met dank aan Marjanka Vermunt, Brinkhof)

Octrooirecht. Eerst even voor jezelf lezen. EP (inmiddels geëxpireerd) m.b.t. geneesmiddelen die salmeterol en fluticason bevatten + ABC. “De rechtbank acht het octrooi (evenals de buitenlandse rechters die lot nu toe over de geldigheid ervan of van de nationale evenknie van het octrooi hebben geoordeeld) nietig, alleen al wegens gebrek aan inventiviteit.”

Uitgebreide beoordeling van de inventiviteit  alsook van de beoordeling van de beoordeling van inventiviteit : “Het is overigens maar zeer de vraag of de verschillende benaderingen ter vaststelling van de inventiviteit in Europa nog steeds tot verschillende uitkomsten zouden leiden.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 27 januari 2011, conclusie A-G Kokott in zaak C-263/09, Edwin Co. Ltd tegen OHIM.

Merkenrecht. Recht op naam. Woordmerk ELIO FIORUCCI. Vordering tot nietigverklaring ingesteld door drager van in merk vervatte eigennaam. Verhouding nationaal recht en Unierecht.

Edwin Co. Ltd en Elio Fiorucci zijn het oneens over de vraag wie de houder van het gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI is. Fiorucci beroept zich op nationale Italiaanse bepalingen die alleen hem naar zijn mening het uitsluitende recht verlenen om het aan de orde zijnde merk in te schrijven, maar zag deze opvatting afgewezen door het OHIM. Het Gerecht heeft deze beslissing van het OHIM vernietigd „omdat zij blijk geeft van een onjuiste opvatting van het recht bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale (CPI, de Italiaanse wet op de industriële eigendom). De A-G schaart zich in de onderhavige conclusie om formele redenen achter de opvatting van het Gerecht.

80. Dat de beoordeling van het nationale recht als een feit wordt behandeld bij de toepassing van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 biedt echter een zeer beperkte mogelijkheid om dat recht in hogere voorziening te onderzoeken. In beginsel is het Gerecht alleen bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. Er is echter sprake van een rechtsvraag die in hogere voorziening kan worden behandeld wanneer wordt gesteld dat uit de conclusies in eerste aanleg kennelijk blijkt dat de in eerste aanleg gedane vaststellingen in feite verkeerd zijn voorgesteld of dat het Gerecht het hem voorgelegde bewijs verkeerd heeft voorgesteld. (…)

81. Het bestreden arrest kan geen dergelijke verkeerde voorstelling worden verweten. Integendeel, het Gerecht is uitvoerig ingegaan op de bewoordingen van de aan de orde zijnde Italiaanse bepaling en heeft het de kamer van beroep en hemzelf voorgelegde bewijsmateriaal betreffende de Italiaanse rechtsleer logisch te begrijpen beoordeeld. Het verwijt dat de argumenten van partijen of het bewijs verkeerd zijn voorgesteld, vindt geen steun.

82. Het Gerecht hoefde zelf niet dieper in te gaan op de nationale rechtstoestand. Integendeel. Aangezien het voorwerp van geschil voor het Gerecht wordt bepaald door het voorwerp van geschil voor de kamer van beroep, diende het Gerecht zich ook met betrekking tot de nationale rechtstoestand tot de aan de kamer van beroep voorgelegde geschilpunten te beperken. (…)

83. Het Gerecht moest nagaan of de in dit verband door de kamer van beroep verrichte beoordeling van het nationale recht steek hield dan wel of, indien dat niet het geval was, van schending van een uitvoeringsregeling van verordening nr. 40/94 sprake was. (…)

Lees de conclusie hier. 

HvJ EU, 27 Januari 2011, zaak C-168/09, Flos SpA tegen Semeraro Casa e Famiglia SpA / Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione (prejudiciële vragen Tibunale di Milano, Italië).

Modellenrecht. Modellenrichtlijn. Toepassing van auteursrecht op modellen die al tot publieke domein behoorden kan niet worden uitgesloten door nationale wetgeving.

Oorspronkelijk Italiaanse zaak over het namaken van de beroemde Arco-lamp, een schepping van de gebroeders Castiglioni, is een geschil ontstaan tussen Flos en Semeraro, waarbij eerstgenoemde stelt houdster te zijn van alle vermogensrechten op deze lamp. Overeenkomstig de destijds geldende wetgeving behoorde het model van de Arco-lamp al tot het publieke domein en mocht Semeraro dan ook de Fluida-lamp, een nabootsing van het Arco-model, vervaardigen, uit China importeren en verhandelen. Met de inwerkingtreding van richtlijn 98/71 en de omzetting ervan in de Italiaanse rechtsorde moet volgens Flos toepassing worden gegeven aan het auteursrecht op het Arco-model. Zij verwijt Semeraro derhalve dat deze de Fluida-lamp vervaardigt en verhandelt en vordert bij de Italiaanse rechter een handelsverbod betreffende deze lamp.

Het Hof oordeelt dat artikel 17 van richtlijn 98/71 aldus moet worden uitgelegd dat dit artikel zich verzet tegen de wettelijke regeling van een lidstaat die erin voorziet dat modellen die vóór de inwerkingtreding van de nationale bepalingen ter omzetting van deze richtlijn al tot het publieke domein behoorden, niet door het auteursrecht worden beschermd.

On those grounds, the Court (Second Chamber) hereby rules:

1. Article 17 of Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs must be interpreted as precluding legislation of a Member State which excludes from copyright protection in that Member State designs which were protected by a design right registered in or in respect of a Member State and which entered the public domain before the date of entry into force of that legislation, although they meet all the requirements to be eligible for copyright protection.

2. Article 17 of Directive 98/71 must be interpreted as precluding legislation of a Member State which – either for a substantial period of 10 years or completely – excludes from copyright protection designs which, although they meet all the requirements to be eligible for copyright protection, entered the public domain before the date of entry into force of that legislation, that being the case with regard to any third party who has manufactured or marketed products based on such designs in that State – irrespective of the date on which those acts were performed.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2011, zaaknr. 200.003.472/01, Brinkman Tuinbouw Techniek B.V. c.s. tegen Besseling & All Techniek B.V. (met dank aan Ragna Nommensen, Vriesendorp & Gaade).

Slaafse nabootsing. Kasdekreinigers. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 20 december 2007, IEF 5437, executiegeschil: vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 december 2008, IEF 7345). Voorshands geen slaafse nabootsing: nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, is nodig om vast stellen in hoeverre de constructie daadwerkelijk is ingegeven door technische overwegingen. Onrechtmatig handelen m.b.t. eerder samenwerkingsverband is niet aannemelijk gemaakt. Ook gebruik van foto’s wederpartij in eigen folder biedt onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen.

Slaafse nabootsing: 3.7. Het hof acht het gemotiveerde verweer van Brinkman c.s. dat de - volgens hen ook reeds door andere ontwerpers c.q. constructeurs en producenten toegepaste - omgekeerde V-vorm van de borstels en de ophang(buizen)constructie is ingegeven door technische overwegingen (licht en laag) voorshands voldoende onderbouwd. Besseling heeft de stellingen van Brinkman c.s. betwist, maar voor het antwoord op de vraag of en in hoeverre de vorm hier los staat van en niet bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product is nader onderzoek nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Het hof acht de stellingen van Brinkman c.s. niet op voorhand onaannemelijk. De grieven 4 en 5 zijn derhalve gegrond.

3.8 Besseling heeft nog aangevoerd dat Brinkman c.s. niet alleen de vormgeving van het frame hebben overgenomen, maar ook andere elementen. Brinkman C.S. hebben steeds gewezen op het in hoge mate technisch, door functionele eisen bepaald zijn van de gekozen vormgeving. Daarnaast stellen zij dat hun kasdekreiniger aanzienlijke verschillen vertoont met die van Besseling en is er volgens hen geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de vraag of Brinkman c.s., indien van de toelaatbaarheid van de omgekeerde V-vorm van het frame wordt uitgegaan, niettemin nodeloos verwarring stichten in de hiervoor onder 3.5 bedoelde zin geldt evenzeer dat nader onderzoek nodiq is.

3.9. Het hiervoor overwogene staat in de weg aan het treffen van een voorziening op de grondslag slaafse nabootsing.

Samenwerkingsverband/onrechtmatig handelen: 3.12. Tegenover het verweer van Brinkman c.s. heeft Besseling haar stellingen onvoldoende nader toegelicht. Voor zover Besseling wil betogen dat Brinkman c.s, reeds gelet op het samenwerkingsverband, de voorgenomen overname door Brinkman c.s. van Besseling en de bekendheid van Brinkman c.s. met de rechten van Besseling, geen op de kasdekreiniger van Besseling gelijkende kasdekreiniger op de markt mochten brengen, biedt de relatie tussen partijen en de voorgeschiedenis daarvan naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende grond voor een dergelijke vergaande conclusie. (…)

3.14. Ook als het gebruik van foto's van de kasdekreiniger van Besseling op het promotiemateriaal van Brinkman c.s. (waarvan Brinkman C.S. overigens stellen dat dit op een vergissing berust) op zichzelf onrechtmatig moet worden geoordeeld, biedt deze constatering in het licht van hetgeen hiervoor naar aanleiding van de grieven 4 en 5 is overwogen onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen van Besseling. (…)

 Lees het arrest hier.

Europees Parlement: Single patent co-operation plan gets committee go-ahead. Plans to use the enhanced co-operation procedure to create a unitary patent system in the EU, as requested by 12 Member States last year, were approved by the Legal Affairs Committee on 27 January.

If Parliament as a whole and Council authorise this use of enhanced co-operation, the Commission will have to table two legislative proposals - one on the language regime and the other establishing the single patent. The Legal Affairs Committee gave its consent to the use of enhanced cooperation to create unitary patent protection in a report by Klaus-Heiner Lehne (EPP-ED, DE), which was approved by a large majority.

The request by 12 Member States (Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Slovenia, Sweden and the UK), to start an enhanced co-operation procedure came in December 2010, after the Member States concluded that no EU-wide agreement on the issue could be found within the Council. Other Member States may join the enhanced co-operation at any time.

The European Parliament as a whole will vote on the proposal during the February Strasbourg session and the Competitiveness Council will examine it on 10 March.

If the enhanced co-operation is authorised by both Parliament and the Council, the Commission will present two proposals: one on the language regime (consultation procedure) and the other establishing the single patent (co-decision procedure). The Legal Affairs Committee is calling on the Council to use co-decision procedure for both proposals.

Lees hier meer.

Rechtbank Amsterdam, 19 januari 2011, HA ZA 09-1631, Vereniging Stybenex tegen Rockwool Benelux B.V. (met dank aan Bas Le Poole en Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma).

Reclamerecht. Misleidende reclame. Collectieve actie  Stybenex, de Vereniging van Fabrikanten van EPS-producten, bouw- verpakkings- en isolatiemateriaal, “beter bekend als piepschuim”, maakt bezwaar tegen de gesteld misleidende brochure ‘Rockwool steenwol: brandveiligeheid zonder kunstgrepen’, over de voordelen van steenwol tegenover de nadelen van isolerende kunststofproducten.  Vorderingen toegewezen. De rechtbank oordeelt dat de brochure op onderdelen misleidende mededelingen en ongeoorloofde vergelijkende reclame bevat (“voor vergelijkende reclame is het niet nodig dat de concurrent of zijn product expliciet wordt genoemd”) en beveelt een verbod en rectificatie.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat de Brochure desalniettemin misleidende reclame bevat Hiervoor is in de eerste plaats de door de Brochure gewekte "schijn van veiligheid" van belang. Die schijn wordt in het leven geroepen door de opbouw van de Brochure, waarbij eerst in algemene zin wordt ingegaan op de ernst en de gevolgen van brand en de noodzaak het risico op brand te beperken, waarna EPS en Rockwool steenwol tegenover elkaar worden gesteld. Vervolgens wordt steenwol als de brandveilige optie en EPS als de onveilige optie gepresenteerd. (…) Voor de brandveiligheid zijn nu echter juist vele factoren van belang, waarvan het gebruikte isolatiemateriaal slechts een klein deel uitmaakt. De bijdrage van steenwol als isolatiemateriaal aan de algehele brandveiligheid is beperkt, laat staan dat het gebruik van steenwol op zich kan leiden tot een optimale brandveiligheid. (…) Met de aangehaalde mededelingen wordt ten onrechte de schijn gewekt dat het gebruik van steenwol tot een veel hoger, zelfs optimaal, brandveiligheidniveau leidt Rockwool heeft niet aangetoond dat dit het geval is De door Rockwool gedane mededelingen zijn in zoverre dan ook misleidend.

4.21 De rechtbank passeert het verweer van Rockwool Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dient het begrip 'vergelijkende reclame' ruim te worden opgevat (Vgl HvJEG 25 oktober 2001, NJ 20021142, Toshiba/Katum; HvJEG 19 april 2007, IER 2007/68, Champagne bier). Het is niet nodig dat de concurrent of zijn product expliciet wordt Genoemd. Beslissend is of het publiek de reclame zal betrekken op de concurrent Het is evenmin nodig dat naar één specifieke concurrent wordt verwezen Ook wanneer verwezen wordt naar een productcategorie kan sprake zijn van vergelijkende reclame. De vraag is of het voor het publiek mogelijk is te identificeren met welke concurrenten vergeleken wordt, In het onderhavige geval zal de lezer van de Brochure begrijpen dat Rockwool haar product, steenwol, (onder andere) afzet tegen dat van de concurrent (de leden van Stybenex) In de Brochure wordt weliswaar veelal de vergelijking gemaakt met 'kunststof isolatiematerialen' in algemene zin (waarvan EPS er één is), maar EPS wordt in de Brochure met name Genoemd. (…) De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake van vergelijkende reclame

4.23 De rechtbank stelt voorop dat het misleidende karakter van de Brochure, op de hiervoor genoemde punten, reeds met zich brengt dat een vergelijking met producten van de concurrent eveneens ongeoorloofd is (artikel 6:194a lid 2 sub a BW). De Brochure is naar het oordeel van de rechtbank ook ongeoorloofd voor zover het beeld wordt geschetst dat kunststof isolatiematerialen in hun uiteindelijke toepassing kunnen leiden tot brandgevaarlijke situaties (waaronder de zogenaamde flash over), dan wel van grote invloed zijn op de uitbreiding van brand. Rockwool heeft, zeker in het licht van de door Stybenex overgelegde rapporten, te weinig gesteld om tot een ander oordeel te kunnen komen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2011, HD 200.065.945, Zijlstra B.V. teegn Klotz V.O.F. (met dank aan Arthur Claassen, Van der Steenhoven).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Dressoirs. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 20 april 2010, IEF 8775).  Het oordeel van de voorzieningrechter dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk staat niet ter discussie in hoger beroep. De grieven richten zich op de slaafse nabootsing en de proceskostenveroordeling. Het hof concludeert dat ook van slaafse nabootsing geen sprake is. “Mogelijk zijn de dressoirs in de ogen van die niet op details kritische consumenten uitwisselbaar, maar verwarring in die zin dat de consumenten die een Klotz dressoir zien, menen met een Zijlstra meubel te maken te hebben is naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.”

In incidenteel appel stelt Klotz daarnaast nog dat op het dressoir van Zijlstra (afbeelding boven) helemaal geen auteursrecht zou rusten, teneinde volgende procedures op die grond te voorkomen. Die grief wordt afgewezen als een verkapte verklaring voor recht, die in een kort geding niet kan worden gegeven.

M.b.t. de 1019h proceskosten oordeelt het hof dat het geding in eerste aanleg niet ten onrechte als een ‘eenvoudig kort geding’ is aangemerkt. Nu het hoger beroep geheel ziet op het commune recht baseert het hof de kostenveroordeling in hoger beroep echter geheel op het liquidatietarief.

Slaafse nabootsing: 4.8. Het hof merkt grief 2 aan als de kerngrief. Zijlstra komt onder meer op tegen de redenering van de voorzieningenrechter, waarin besloten zou liggen dat nu er geen sprake is van auteursrechtelijke inbreuk, er ook geen sprake zou (kunnen) zijn van slaafse nabootsing.

4.9. Het hof zal zelfstandig, door vergelijking van de beide dressoirs, bezien of sprake kan zijn van nabootsing, van verwarring, en/of van onnodige verwarring. Indien al die vragen ontkennend worden beantwoord, zowel bezien vanuit het standpunt van detaillisten als bezien vanuit het standpunt van consumenten, dient de conclusie te luiden dat van onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing geen sprake is.

(…)

4.23. Het hof komt tot de slotsom dat in de aanwezige overeenkomsten, gelet op de verschillen, onvoldoende aanwijzingen zijn gelegen dat bij het ontwerpen van het Klotz dressoir dat van Zijlstra tot voorbeeld zou hebben gediend of dat zou zijn getracht dit - geheel of voor een substantieel deel - na te maken.

(…)

4.27. Een stijl, in dit geval bestaande uit strakke meubels met dikke panelen, kan niet worden gemonopoliseerd. Datzelfde geldt voor de grondvorm, bestaande in een omstreeks twee meter lang, wit dressoir met drie laden in het midden en deurtjes aan weerszijden daarvan, welke drie ongeveer even grote vlakken vormen.

(…)

4.30. Het hof kan niet uitsluiten dat onder de detaillisten de Zijlstra 5023 een eigen plaats in de markt inneemt. Maar gesteld noch gebleken is dat dit ook voor consumenten geldt.

4.3 1. Zou dat anders zijn, dan geldt dat de totaalindruk van het Klotz dressoir zo verschillend is van de totaalindruk van het Zijlstra dressoir, dat niet goed voorstelbaar is dat een kritische consument - als deze zich bewust is van het bestaan van specifieke van Zijlstra afkomstige meubelen (eventueel onder een andere naam) - die geconfronteerd wordt met een Klotz 4687, zal menen met een Zijlstra 5023 van doen te hebben, zelfs indien bij hem slechts een onvolmaakt herinneringsbeeld van die Zijlstra 5023 zou zijn blijven hangen.

4.32. Gelet op de doelgroep en de prijsstelling zal het bij beide dressoirs vaak om niet bijzonder kritische consumenten gaan, die gewoon een "strak': wit dressoir zoeken. Voor die consument zijn zowel de Zijlstra 5023 als de Klotz 4687 slechts twee van de vele witte, omstreeks twee meter lange dressoirs met laden in het midden en deurtjes aan weerszijden daarvan. Mogelijk zijn de dressoirs in de ogen van die niet op details kritische consumenten uitwisselbaar, maar verwarring in die zin dat de consumenten die een Klotz dressoir zien menen met een Zijlstra meubel te maken te hebben is naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.

(…)

Auteursrecht: 4.37. (…) Klotz meent namelijk dat aan de Zijlstra 5023 helemaal geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. in de pleitnota in hoger beroep sub 52 stelt Klotz: "Klotz heeft bovendien een duidelijk belang bij het instellen van deze auteursrechtelijke vordering. Zij wil voorkomen dat Zijstra nogmaals één van haar ontwerpen aanvalt met een beroep op het auteursrecht op de Zijlstra 5023 (en daarmee wederom Klotz op kosten jaagt). Het is dus van groot belang voor Klotz dat het hof het vonnis op dat punt vernietigt. "

4.38. Het hof wees er reeds op dat de vorderingen van Zijlstra, voor zover gebaseerd op auteursrecht zijn afgewezen, en dat tegen de afwijzing op die grond geen grieven zijn gericht. Vanuit die optiek bezien valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang Klotz zou hebben bij enige heroverweging op dit onderdeel. Klotz miskent dat het oordeel van de voorzieningenrechter uitdrukkelijk een voorlopig oordeel was. De aangevallen passages dragen bovendien de beslissing niet; strikt genomen waren zij overbodig (behalve om de leesbaarheid van de rest van de overweging te verhogen). De hiervoor aangehaalde passage uit de pleitnota lijkt erop te wijzen dat Klotz in feite een verklaring voor recht verlangt dat aan de Zijlstra 5023 geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. in een kort geding kan zo'n verklaring voor recht niet worden gegeven. Trouwens: Klotz maakt weliswaar gewag van "het instellen van deze auteursrechtelijke vordering", maar  hij hééft helemaal geen auteursrechtelijke vordering ingesteld en zou dat bovendien in hoger beroep ook niet voor het eerst kunnen doen. 

(…)

Proceskosten: 4.40. (…) Het ging om een betrekkelijk standaardmatig kort geding, waarbij twee objecten aan de orde waren waarbij enerzijds gesteld en anderzijds betwist werd dat met het aangevallen object auteursrechtinbreuk werd gemaakt c.q. slaafs werd nagebootst. Zowel feitelijk als juridisch ging het om een overzichtelijke kwestie.

4.41. in hoger beroep is de zaak geheel op basis van het commune recht (art. 6:162 BW) beoordeeld. De omstandigheid dat Klotz -tevergeefs -met grief 1 in het incidenteel appel getracht heeft auteursrechtelijke aspecten ook in hoger beroep aan de orde te stellen brengt niet mede dat nu de ten faveure van Zijlstra uit te spreken kostenveroordeling van Klotz gebaseerd zou moeten worden op art. 1019h Rv., daar het hof aan een auteursrechtelijke beoordeling niet is toegekomen. In hoger beroep zal het hof de kostenveroordeling dus geheel baseren op het liquidatietarief.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 januari 2011, HA ZA 08-3780, Mitsubishi Corporation tegen Lisman Vorkheftrucks B.V. (met dank aan Michiel Rijsdijk, Arnold & Siedsma).

Merkenrecht. Parallelimport van vorkheftrucks voorzien van het merk MITSUBISHI. Merkinbreuk aangenomen, geen expliciete of impliciete toestemming. Paneuropees verbod. Geen rechtsverwerking. Geen winstafdracht, nu het verweer van gedaagde niet bij voorbaat kansloos was.

Parallelimport: 4.8. (…) Het Hof van Justitie heeft in het Davidoff-arrest geoordeeld dat toestemming (…) normaliter blijkt uit een uitdrukkelijke formulering daarvan, doch dat die onder omstandigheden ook op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het bulten de EER in de handel brengen, waarbij naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

4.9. Dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 15 september 1998 maakt de eerder in de sommatiebrief expliciet geuite afwezigheid van toestemming nog niet tot een impliciete toestemming, laat staan tot een ongebreidelde toestemming in de zin dat die voor ieder te importeren machine zou zijn gegeven, nu hieruit naar het oordeel van de rechtbank geenszins blijkt dat Mitsubishi met zekerheid afstand heeft gedaan van haar recht. In ieder geval mocht Lisman niet aannemen dat die toestemming zou bestaan vanaf het moment dat zij in 2008 andermaal werd gesommeerd ter zake, hetgeen zij, blijkens haar stelling ter comparitie dat de verkoop van Mitsubishi vorkheftrucks na de sommatie in 2008 vooralsnog, in afwachting van een oordeel van de rechter, is gestaakt, ook niet heeft gedaan. Het primaire verweer van Lisman faalt derhalve.

Rechtsverwerking: 4.12. (…) Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden waardoor het beroep van Mitsubishi op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn omdat bij Lisman het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Mitsubishi zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn echter gesteld noch gebleken. Lisman heeft ook in dit verband immers slechts gesteld dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 1 S september 1998, doch zulks is gezien het bovenstaande onvoldoende.

4.13. De slotsom is dat Lisman door zonder toestemming van de merkhouder vorkheftrucks, welke zijn voorzien van het merk MITSUBISHI, in de Gemeenschap te importeren en te verhandelen, inbreuk maakt op het merkrecht van Mitsubishi in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMVo resp. 2.20 lid 1 onder a BVIE. (…)

Winstadracht: 4.18. (…) dat van gebruik te kwader trouw in de zin van (…) artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof [BenGH] het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (…). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat Kansloos kan worden aangemerkt, hetgeen zich zal kunnen voordoen indien bet verweer is gebaseerd op de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, de stelling en het gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder of de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

4.19. De hiervoor weergegeven uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat kwade trouw aan de zijde van Lisman niet is komen vast te staan. Het in de brief van 1 5 september 1 998 door de toenmalige raadsman van Lisman op de sommatie van 20 juli 1998 gevoerde verweer kan immers in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt, met name niet omdat daarin wordt ingegaan op de tot dan toe bestaande contractuele relatie met Mitsubishi. Desgevraagd heeft Mitsubishi ter comparitie in dit verband ook geen steekhoudende argumenten kunnen verschaffen die zulks anders zouden maken.

4.20. De onder 111 van het petitum gevorderde afdracht van genoten winst wordt derhalve afgewezen. Voor het overige zal de rechtbank, zoals hiervoor overwogen, de vordering onder III toewîjzen en verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Lees het vonnis hier.