Vzr. Rechtbank Arnhem, 6 juli 2010, KG ZA 10-347, Energie Consulting Nederland B.V. tegen Kobespa Service c.s.

Handelsnaamrecht. Geschil over de afkorting ECN (Energie Consulting Nederland tegen Energie Collectief Nederland). Vorderingen m.b.t. ECN afgewezen op handelsnaamrechtelijke gronden: “Bescherming van een logo kan worden verkregen via het merken- of auteursrecht, maar niet via het handelsnaamrecht.”, maar toegewezen via de onrechtmatige daad: “omdat zij nodeloos verwarring zaait bij het relevante publiek in de relevante branche.”Vorderingen m.b.t. uitgeschreven handelsnamen eveneens toegewezen.

Logo / handelsnaam: 4.4. De vraag die eerst moet worden beantwoord is of het gebruik door Energie Consulting Nederland van haar logo met de letters ECN of ECNed kan gelden als handelsnaamgebruik. Vooropgesteld wordt dat de bescherming van de handelsnaam is beperkt tot de naam alleen. Figuratieve elementen vallen hier buiten. Hoewel het logo in dit geval voor een groot deel bestaat uit de zeer prominent weergegeven letters ECN(ed), kunnen deze in dit logo gebruikte letters, voorlopig geoordeeld, niet worden beschouwd als handelsnaam. Bescherming van een logo kan worden verkregen via het merken- of auteursrecht, maar niet via het handelsnaamrecht. Energie Consulting Nederland kan zich dus niet op grond van haar logo ECN (ed) via de handelsnaamwet verzetten tegen het gebruik van het logo ECN door Energie Collectief Nederland. Of zij dit wel kan op grond van de subsidiair door haar aangevoerde grondslag onrechtmatige daad, zal hierna nog aan de orde komen.

4.5. Ten overvloede wordt overwogen dat ook het logo ECN van Energie Collectief Nederland niet wordt beschouwd als handelsnaam.

Volledige handelsnamen: 4.12. Vastgesteld wordt dat de woorden Energie en Nederland algemeen beschrijvende woorden zijn die niet kunnen worden gemonopoliseerd en dat de woorden Consulting en Collectief verwijzen naar een deel van de dienstverlening van de betreffende ondernemingen. De combinatie van deze woorden, zoals Energie Consulting Nederland enerzijds en Energie Collectief Nederland anderzijds, kan echter gezien de genoemde lage drempel voor bescherming uitstekend dienen als handelsnaam. Geoordeeld wordt dat de keuze van Kobespa Service c.s. voor juist deze combinatie en volgorde van de woorden Energie Collectief Nederland met zich meebrengt dat beide handelsnamen visueel en auditief overeenstemming vertonen en slechts in geringe mate van elkaar afwijken.

4.16. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, is voldoende aannemelijk geworden dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Energie Consulting Nederland en ECNed enerzijds en Energie Collectief Nederland anderzijds. Het relevante publiek kan in de veronderstelling komen dat de beide ondernemingen in de energiemarkt iets met elkaar te maken hebben. Energie Consulting Nederland heeft in dat verband onweersproken aangevoerd dat zij, direct nadat de onder 2.3. genoemde website van Kobespa Service c.s. in de lucht was gegaan, vragen heeft ontvangen naar aanleiding van de daarop verschenen informatie en er zich dus daadwerkelijk verwarring had gerealiseerd. Dit leidt tot de conclusie dat Kobespa c.s. haar handelsnaam Energie Collectief Nederland voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Onrechtmatige daad: 4.21. Ten aanzien van laatstgenoemd verweer wordt het volgende overwogen. X heeft niet weersproken dat hij in dienst is geweest bij een andere onderneming in de energiemarkt. Volgens Energie Consulting Nederland was dat haar concurrent. Onder die omstandigheden is aannemelijk dat hij deze markt goed kende en ook op de hoogte was van het bestaan van Energie Consulting Nederland. Bovendien staat vast dat Kobespa c.s. ná het ontvangen van de sommatiebrief van 19 mei 2010 van Energie Consulting Nederland op de hoogte was van het bestaan van Energie Consulting Nederland en het daarbij behorende gebruik van de afkorting en haar logo ECNed. Door desondanks toch gebruik te (blijven) maken van de afkorting ECN in haar logo en in de verwijzing ‘info@ecn.nu’ handelt Kobespa c.s., voorlopig geoordeeld, onrechtmatig jegens Energie Consulting Nederland omdat zij nodeloos verwarring zaait bij het relevante publiek in de relevante branche.  Niet valt in te zien waarom X bijvoorbeeld niet zijn handelsnaam Kobespa is blijven gebruiken voor zijn dienstverlening op het gebied van energie of waarom hij niet voor een andere, minder gelijkende, handelsnaam én een andere, minder gelijkende bijbehorende afkorting heeft gekozen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 7 juli 2010, HA ZA 09-242, Herian Reclame B.V. tegen X, h.o.d.n Herian en Y.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnamen. Eiser en gedaagde gebruiken ‘Herian’ voor reclame- en webdesigndiensten en betwisten de geldigheid van elkaars merken en handelsnamen. Beslissing aangehouden. Kort in citaten:

Verjaring nietigheidsvordering:  4.5. Nog afgezien van de omstandigheid dat eiseres haar rechtsvordering tot vernietiging van het merk van gedaagde sub 2 voor het eerst op 6 februari 2009 heeft ingesteld (in de eerdere dagvaarding van 28 november 2008 was een andere rechtspersoon als eisende partij vermeld), wordt overwogen dat in de Benelux tot 1 januari 2004 het uitsluitend recht op een merk werd verkregen door het eerste depot ervan, en dat de inschrijvingsdatum van het depot toen geen rol speelde. Dit leidt ertoe dat in het onderhavige geval, waar het gaat om een merk van vóór 1 januari 2004, de depotdatum van  dat merk, te weten 2 juli 2003, bepalend moet worden geacht voor het antwoord op de vraag of tijdig een beroep op nietigheid van deze merkinschrijving is gedaan. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseres haar rechtsvordering tot vernietiging van de merkinschrijving van gedaagde sub 2 op grond van artikel 2.4 (f) juncto artikel 2.28 lid 3 (b) BVIE niet heeft gedaan binnen de in laatstgenoemd artikel voorgeschreven termijn van vijf jaren. Deze vordering van eiseres is dus verjaard, zodat eiseres hierin niet kan worden ontvangen.

Merkenrecht: 4.10. Tegenover het verweer van gedaagde sub 1 heeft eiseres onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zij zich op grond van haar merkinschrijving uit 2008 kan verzetten tegen het gebruik door gedaagde sub 1 van het identieke merk of de identieke handelsnaam. Dat gedaagde sub 1 door haar huwelijk met gedaagde sub 2 mederechthebbende op het merk van gedaagde sub 2 is, heeft eiseres niet weersproken, zodat hiervan in het navolgende wordt uitgegaan. Net als bij gedaagde sub 2 wordt geoordeeld dat een jonger merk niet zonder meer kan worden ingeroepen tegen een rechthebbende op een oudere identieke merkinschrijving voor, zoals eiseres stelt, soortgelijke diensten. Indien gedaagde sub 1 enkel zou worden aangemerkt als houdster van de handelsnaam Herian, kan zij zich er bovendien terecht op beroepen dat zij een geldige reden heeft in de zin van artikel 2.20 lid 1 (d) BVIE voor het gebruik van Herian als handelsnaam. Op het moment dat zij met het voeren van de handelsnaam Herian aanving, kon zij immers niet weten dat eiseres in 2007 een met deze handelsnaam identiek merk zou gaan deponeren. De op het merkenrecht gestoelde vorderingen zullen daarom ook jegens gedaagde sub 1 worden afgewezen.

Handelsnaamrecht: 4.15. Centrale vraag in dit verband lijkt te zijn welke van de beide ondernemingen de handelsnaam Herian voor het eerst is gaan gebruiken in verband met het ontwerpen en (laten) bouwen van websites, en op welke schaal. Een onderneming met een bepaalde handelsnaam mag haar activiteiten uitbreiden onder dezelfde handelsnaam. Dit kan echter niet als zij daarmee in conflict komt met een onderneming met een identieke of gelijkende handelsnaam die dezelfde (of vergelijkbare) activiteiten al langer uitoefent in dat gebied en onder die handelsnaam. In dat geval zal zij voor de overlappende diensten een andere naam moeten kiezen. Het komt de rechtbank voor dat reclamediensten in 1995 nog geen diensten omvatten als het ontwerpen en (laten) bouwen van websites en dat deze diensten toen nog niet konden worden beschouwd als gelijksoortig of complementair. Mogelijk doet zich de bijzondere situatie voor dat de diensten van de onderhavige partijen geleidelijk aan voor een deel gelijksoortig en overlappend zijn geworden, waarbij de overlap zit in webdesigndiensten. Partijen hebben zich hieromtrent nog niet (voldoende) uitgelaten.

Onrechtmatige daad: 4.19. In het licht van dit verweer van gedaagden wordt geoordeeld dat uit de overgelegde stukken en hetgeen ter comparitie naar voren is gekomen niet is gebleken dat gedaagden door het gaan voeren van hun handelsnaam Herian en het registreren in 2003 en gebruiken van hun merk HERIAN onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld. Eiseres heeft daarvan tot eind 2006 kennelijk geen hinder van ondervonden. Van kwade trouw aan de zijde van gedaagden is niet gebleken en van verwarring bij het publiek ook niet. Gedaagden lijken door hun voornamen een gerechtvaardigde reden te hebben gehad voor het kiezen van de handelsnaam en merknaam Herian. Uit het feit dat eiseres heeft aangetoond dat zij, vóórdat gedaagden hun onderneming startten, ook buiten de regio Friesland voor diverse grotere cliënten reclameadviesdiensten heeft verricht, kan niet worden geconcludeerd dat zij landelijk zodanige algemene bekendheid had verworven dat gedaagden wel van haar bestaan op de hoogte moeten zijn geweest en van het kiezen van een nagenoeg identieke naam hadden moeten afzien. Van een eerdere inschrijving van eiseres in het register van de Kamers van Koophandel dan die van 29 maart 2006 is niet gebleken. Het enkele feit dat gedaagden geen onderzoek hebben gedaan in de registers van de Kamers van Koophandel en wellicht ook niet via internet, maakt hun handelen nog niet zo onzorgvuldig dat kan worden gesproken van onrechtmatig handelen. De op onrechtmatig handelen gestoelde vorderingen zullen daarom ook worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtsbank ’s-Gravenhage, 21 juli 2010, gevoegde zaken HA ZA 08-3879 en HA ZA 09-348, Nintendo tegen Webwinkels (met eerdere dank aan Win Yan Lam, Hogan Lovells)

Auteursrecht. Merkenrecht. Software. Omzeiling. Nintendo maakt op grond van het Auteurs- en merkenrecht bezwaar tegen de verhandeling door gedaagden van flascards en modchips, waarmee op de Nintendo DS en Wii Spelcomputers andere progamma’s dan de door Nintende uitgegeven computerspellen, waaronder ongeautoriseerde kopieën van die spellen, kunnen worden gespeeld. Vorderingen toegewezen o.g.v. het auteursrecht, waardoor merkenrecht geen bespreking meer behoeft.  Toetsing aan art 29a AW (omzeiling technische beschermingsmaatregelen i.p.v. aan 32a (kraakmiddelen computerprogramma’s), nu het niet slechts computerprogramma’s zijn, nu het element vormgeving overheerst in de computerprogramma’s: de “programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.” Geen 1019h indicatietarief, omdat gevorderde kosten van beide partijen die tarieven overstijgen.

5.5. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat bij een keuze tussen het regime van artikel 29a Aw en het regime van artikel 32a Aw doorslaggevend dient te zijn welk element van het spel in auteursrechtelijk opzicht overheerst. Het element dat in auteursrechtelijk opzicht overheerst is het element dat bij het maken van het spel de meeste creatieve inspanningen van de maker heeft gevergd.

5.6. Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium moet met Nintendo worden geoordeeld dat in de computerspellen van Nintendo het element vormgeving overheerst. Nintendo heeft namelijk gedetailleerd en onweersproken uiteengezet dat het ontwerpen van een spel een langdurig creatief proces is waarin de vormgeving voorop staat. (…) Daarnaast wordt in deze fase de computerprogrammatuur geschreven. Die programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.

5.8. De rechtbank is met Nintendo van oordeel dat de in rechtsoverweging 5.3 genoemde maatregelen die met de modchips en flashcards worden omzeild, te weten de onderling aansluitende vormgeving van de DS spelcomputer en spelkaartjes en de noodzaak van de kopieerbeveiligingscode om een spel te kunnen spelen op de Wii console, moeten worden aangemerkt als doeltreffende technische voorzieningen in de zin van artikel 29a Aw, dat wil zeggen als technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan (art. 29a lid 1 Aw). Het zijn namelijk technische voorzieningen die ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo praktisch onbruikbaar zijn. Het doel en effect van de maatregelen is dan ook dat zij voorkomen dat er ongeautoriseerde kopieën van de spellen worden gemaakt, althans dat zij het aantal ongeautoriseerde kopieën sterk beperken. Dat de maatregelen doeltreffend zijn, is ook niet in geschil.

5.9. Het verweer van gedaagden dat de omzeilde maatregelen niets met de computerspellen te maken hebben, is ongegrond. Gedaagden wijzen er in dit verband op dat de omzeilde maatregelen de toegang tot de spelcomputers van Nintendo beperken. Dat de maatregelen de toegang tot de spelcomputers beperken, is niet in geschil, maar dat feit laat onverlet dat de maatregelen de computerspellen van Nintendo beschermen tegen het maken van ongeautoriseerde kopieën. De maatregelen moeten namelijk worden beschouwd in samenhang met het feit dat de computerspellen van Nintendo specifiek zijn ontworpen voor de spelcomputers van Nintendo en dat zij daarom enkel bruikbaar zijn op die spelcomputers. Vanwege die verwevenheid van de spelcomputers en de computerspellen kan Nintendo via het reguleren van de toegang tot haar spelcomputers ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van haar computerspellen feitelijk onbruikbaar zijn. De omzeilde maatregelen hebben op die manier wel degelijk een beschermde werking ten aanzien van de computerspellen van Nintendo.

5.10. (…) Op zich is juist dat de omzeilde maatregelen verder gaan dan op grond van het auteursrecht mogelijk zou zijn. De maatregelen weren niet alleen ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo, maar ook software van derden. In de definitie van technische voorziening in artikel 29a lid 1 Aw staat echter niet dat een technische voorziening geen enkel ander effect mag hebben dan het beschermen tegen auteursrechtelijk relevante handelingen. De definitie eist slechts dat de voorzieningen dienen voor het voorkomen of beperken van auteursrechtelijk relevante handelingen. Zoals hiervoor is vastgesteld, voldoen de door Nintendo getroffen maatregelen aan die eis.

5.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen door verhandeling van de modchips en flashcards in aanmerking komt voor toewijzing op de hierna vermelde wijze tegen alle gedaagden met uitzondering van A. Het verbod zal zich niet uitstrekken tot “voor Nintendo producten te gebruiken omzeilingsmiddelen” in het algemeen omdat gesteld noch gebleken is dat gedaagden andere producten dan de flashcards en/of modchips verhandelen. (…)

Proceskosten: 5.24. In zaak 08-3879 vordert Nintendo een bedrag van € 138.501,81.  (…) De Webwinkels hebben de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde bedragen wel aangevochten ter comparitie en hebben verzocht de kosten te matigen tot het toepasselijke indicatietarief. De door henzelf gevorderde proceskosten, te weten € 77.600,00, overstijgen dat tarief echter ook. Gelet daarop moet worden aangenomen dat in ieder geval die kosten redelijk en evenredig zijn. Aangezien Nintendo niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom het redelijk en evenredig is dat zij veel hogere kosten heeft gemaakt, zullen de Webwinkels worden veroordeeld tot betaling van elk € 7.054,55 (1/11 × € 77.600,00).

Merkenrecht: 5.27. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of gedaagden door verhandeling van de flashcards ook inbreuk maken op de merken van Nintendo. Voor zover er sprake is van merkinbreuk, kan dat namelijk niet leiden tot een toewijzing van meer vorderingen dan al zullen worden toegewezen op grond van de schending van artikel 29a Aw.

5.28. Niet valt in te zien dat Nintendo belang heeft bij een afzonderlijk verbod op merkinbreuk. Nintendo stelt namelijk dat de merkinbreuk besloten ligt in de verhandeling van de flashcards omdat in die flashcards een Nintendo Logo File is opgenomen (…). Het verbod op verhandeling van de flashcards op grond van artikel 29a Aw voorkomt dus ook de gestelde merkinbreuk.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 juli 2010, KG ZA 10-537, Stichting BREIN tegen Ziggo B.V.

Auteursrecht. Persommunique rechtbank: "De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag de stichting BREIN in het ongelijk gesteld in het kort geding tegen internetprovider Ziggo over de toegang van de abonnees van Ziggo tot de internetsite The Pirate Bay.

De stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) richt zich op het juridisch handhaven van de intellectuele eigendomsrechten op het gebied van muziek- en filmwerken en computergames op de Nederlandse markt en behartigt de belangen van rechthebbenden die bij haar zijn aangesloten.

BREIN had gevorderd dat Ziggo de toegang van haar abonnees tot The Pirate Bay moet blokkeren. BREIN baseerde zich daarbij primair op de stelling dat Ziggo een tussenpersoon is wier diensten door derden - de abonnees van Ziggo, niet (de beheerders van)The Pirate Bay- worden gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van rechthebbenden.

De vraag of een tussenpersoon zelfstandig, en niet in één procedure samen met de gestelde inbreukmaker, kan worden aangesproken voor diensten die door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel eigendomsrecht, dient volgens de voorzieningenrechter bevestigend te worden beantwoord. In beginsel kan dit.

Een noodzakelijk vereiste voor toewijzing van een stakingsbevel aan de tussenpersoon is echter dat vast is komen te staan dat van inbreuk door de derde sprake is. Hier wringt in dit kort geding de schoen volgens de voorzieningenrechter.

De vordering van Brein heeft betrekking op een stakingsbevel voor alle abonnees van Ziggo. Zo’n verstrekkende vordering is op grond van de artikelen 26d Aw (Auteurswet) en 15e Wnr (Wet op de naburige rechten) niet toewijsbaar. Een stakingsbevel gebaseerd op deze artikelen kan slechts betrekking hebben op die 'derden' die de diensten van de tussenpersoon gebruiken om inbreuk te maken. Van het overgrote deel van de bij Ziggo aangesloten abonnees is dat niet komen vast te staan"

Lees hier meer, DomJur 2011-765

"Rechtbank bevestigt vonnis The Pirate Bay. De omstreden Zweedse downloadsite The Pirate Bay moet al zijn activiteiten in Nederland staken. Als de beheerders van de illegale website dit weigeren, verbeuren ze dwangsommen van 50.000 euro per dag. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam in een bodemprocedure bepaald."

Lees hier meer (Telegraaf).

Rechtbank ‘s -Gravenhage, vonnis in kort geding, 14 juli 2010, zaaknummer KG ZA 10-677, Newell Rubbermaid Luxembourg SARL tegen Vermop Salmon GmbH

Octrooirecht. Octrooi op mophouder alsmede mopbekleding. Wijzing conclusie. Behoorlijke procesvoering. Toegevoegde materie verweer besproken aan de hand van octrooi zoals verleend. Grensoverschrijdend wapperverbod afgewezen.

Vermop houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van schoonmaakproducten. Vermop is rechthebbende op het Europees octrooi EP 0 757 903 B1 (hierna: EP 903 of het Octrooi), voor een “Mophalter sowie Mopbezug hierfür”, in het Nederlands “Mophouder alsmede mopbekleding hiervoor”.

Rubbermaid heeft op de ISSA Interclean beurs beweerdelijk inbreukmakende mopbekleding gepresenteerd. Vermop heeft daarop op 27 april 2010 verlof gekregen voor conservatoir beslag  tot afgifte alsmede afgifte ter gerechtelijke bewaring  (IEF 8766). Rubbermaid vordert nu opheffing van het beslag, alsmede (o.m.) een handhavingsverbod, grensoverschrijdend wapperverbod en rectificatie.

Conclusie 13 is de onafhankelijke conclusie welke de mopbekleding onder bescherming stelt. Op 28 juni 2010 heeft Vermop deze opnieuw gewijzigd voor Nederland. Rubbermaid stelt dat er sprake is van toegevoegde materie waarvoor geen basis in de aanvrage is (artikel 75 lid 1, sub c ROW, juncto artikel 123 lid 2). Rubbermaid heeft hierbij met name het oog op de toevoeging van het kenmerk dat de mopbekleding twee zakken per lange zijde, 2 x 2 zakken, zou moeten hebben.

5.4 De voorzieningenrechter stelt voorop dat het vanuit de optiek van een behoorlijke procesvoering hoogst onwenselijk is eerst daags voor de zitting mededeling te doen van wijziging van de conclusies. Wordt dit niettemin gedaan dan is het wenselijk dat met de wijzigingen wordt aangegeven waar deze een basis vinden in de oorspronkelijke aanvrage. Ten slotte brengen regels van behoorlijke procesvoering mee dat aan de voorzieningenrechter en de wederpartij een kopie van de oorspronkelijke aanvrage wordt verstrekt. Rubbermaid heeft nu haar “added matter” verweer geformuleerd onder verwijzing naar het octrooi zoals verleend. Hierna zal ook de voorzieningenrechter het added matter verweer bespreken aan de hand van het octrooi zoals verleend. Indien het aanvraagdocument daarvan relevant afwijkt had het op de weg van Vermop gelegen de voorzieningenrechter daarover te informeren.

De gewijzigde conclusie 13 stelt onder bescherming een specifieke mopbekleding met het kenmerk dat deze 2 x 2 zakken heeft. Een dergelijke mopbekleding is, aldus de voorzieningenrechter, in het Octrooi uitsluitend te kennen uit figuur 15 welke de mopbekleding toont welke toegepast kan worden bij de onder de figuren 3a – 3d beschreven uitvoeringsvariant.

5.14 De enig mogelijke basis voor 2 x 2 insteekzakken is dan ook figuur 15. Die figuur openbaart als uitvoeringsvoorbeeld een mopbekleding met aan iedere langszijde een insteekzak welke door de uitsparing wordt opgesplitst in twee delen. Als dit al kan dienen als basis voor de specifieke toegevoegde maatregel dat de mopbekleding 2 x 2 zakken moet bevatten, dan is dat alleen toelaatbaar indien de gewijzigde conclusie zou worden beperkt tot het uitvoeringsvoorbeeld, dat wil zeggen een mophouder met uitsparingen in de klapdelen en daarmee corresponderende uitsparingen in de langsranden van de mopbekleding en een steel met welke ongeveer midden op het samenstel van de gebruiksklare mophouder en mopbekleding aangrijpt. De voorzieningenrechter verwijst naar T 1067/97 waar ook basis werd gezocht in een uitvoeringsvoorbeeld:
The board confirmed that if a claim was to be restricted to a preferred embodiment,
it was normally not admissible under art. 123(2) EPC to extract isolated features from a set of features which had originally been disclosed in combination for that embodiment. An amendment of this nature would only be justified in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship among said features.
In het gegeven geval is naar voorlopig oordeel de functionele samenwerking tussen de uitsparingen in mopbekleding en klapvleugels evident. Evenzo duidelijk is dat door de samenwerkende uitsparing de steel kan aangrijpen op het midden van het mopoppervlak.

Voorshands is er dan ook van uit te gaan dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat, dat de bodemrechter de wijziging in conclusie 13 zal aanmerken als toegevoegde materie zonder basis en om die reden zal oordelen dat conclusie 13 ongeldig is. De afhankelijke conclusies 14 en 15 delen dan dat lot.

Beslag: Het beslag is gelegd op de grondslag van conclusie 13 van EP 903 zoals verleend. Door de wijziging voor Nederland is deze conclusie met terugwerkende kracht vervallen. Wat betreft de gewijzigde conclusie is er de serieuze niet te verwaarlozen kans dat deze in een bodemprocedure voor Nederland zal worden vernietigd. De gewijzigde conclusie kan dan niet als nieuwe grondslag voor een beslag dienen. Het beslag zal worden opgeheven.

Handhavingsverbod: Er is geen aanleiding te veronderstellen dat Vermop na dit vonnis opnieuw handhavingsmaatregelen zoals een beslag zal nemen. Daarnaast is het verbod in te algemene termen gesteld. Het gevorderde wordt afgewezen.

Grensoverschrijdend wapperverbod: Het grensoverschrijdend wapperverbod is naar zijn aard een cross border verbod waarvoor in deze octrooizaak geen ruimte is. Het gevorderde wordt afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 juli 2010,  KG ZA 10-283. Tangent A/S tegen Cool Summer

Merkenrecht. Parallelimport. Radio’s. Eiser Tangent stelt dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen. Uitputting niet aannemelijk gemaakt. Geen belang meer na ex parte beschikkingen (zie: vzr. Rb ’s-Gravenhage, Ex parte beschikkingen van 18 februari, 24 februari en  12 maart 2010, IEF 8702). Wel voldoende spoedeisend belang bij vordering tot opgave van afnemers, aantallen, nummers en afleveradressen. Recall. Rectificatie.

4.3. Het is aan Cool Summer de gestelde toestemming aannemelijk te maken. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van de stelling van Cool Summer en gezien de betwisting daarvan door Tangent, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat Tangent geen toestemming heeft gegeven voor het in de EER op de markt brengen van de radio’s. Voorlopig oordelend stelt de voorzieningenrechter derhalve vast dat Cool Summer, door de radio’s zonder toestemming van Tangent in Nederland en Duitsland te koop aan te bieden en te leveren, inbreuk maakt op Tangents merken.

4.4. Bij beschikking van 22 februari 2010 is reeds een verbod op merkinbreuk gegeven. Tangent heeft daarom geen belang bij het in deze procedure gevorderde verbod op merkinbreuk. Hetzelfde geldt voor het verbod op inbreuk op het gestelde auteursrecht omdat niet aannemelijk is dat Cool Summer thans nog radio’s kan verhandelen en die, ontdaan van hun merken, in het verkeer zal brengen.

4.7. Tangent heeft wel een voldoende spoedeisend belang bij haar vordering tot opgave van de afnemers van Cool Summer, de aantallen, nummers en afleveradressen. Zij heeft toegelicht dat een doorlopend gevaar van inbreuk op haar merken bestaat zolang haar niet alle afnemers/ wederverkopers van Cool Summer bekend zijn.

4.11. Tangent heeft de gevorderde recall gemotiveerd met de stelling dat op deze wijze verdere inbreuken worden voorkomen zonder dat beslaglegging en dagvaarding in kort geding van afnemers noodzakelijk is. Dit belang is door Cool Summer niet, althans niet gemotiveerd, weersproken. De vordering is toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

Lees het vonnis hier.

Evert van Gelderen (De Gier | Stam & Advocaten): Noot bij Vzr. Rechtbank Zwolle, 19 april 2010, LJN: BN0557, Quaron Cleaning Systems B.V. tegen Ewepo B.V. (IEF 8968)

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle d.d. 19 april 2010 verdient – in ieder geval – op twee punten aandacht. Allereerst kent de Voorzieningenrechter naar mijn mening een wel erg ruime ”seriemerkachtige” bescherming toe aan een enkel woordmerk. Maar belangrijker nog acht ik de onrechtmatige daadsbescherming die wordt toegepast op (volgens de rechter onderscheidende) tekens.

Voorgeschiedenis

Ewepo B.V. en QCS (Quaron Cleaning Systems B.V.) werk(ten) samen op het gebied van reinigingsmiddelen. Ewepo was een dealer van QCS. QCS en Ewepo krijgen een geschil, met name doordat QCS de dealervoorwaarden aanpast. Ewepo gaat vervolgens eigen (huismerk) producten verkopen. Volgens QCS hanteert Ewepo daarbij productnamen die inbreuk maken op haar merkrechten, althans dat er sprake is van onrechtmatig gebruik en dat Ewepo haar producten slaafs nabootst.

Beoordeling

1. Merkrecht. Het beroep van QCS op het merk ‘Relanol’ wordt door de Voorzieningrechter terecht terzijde geschoven, omdat dit merk toebegoort aan een andere onderneming (en er is kennelijk door QCS niets gesteld over een licentie/machtiging).

Het beroep op het merk ‘Relaxin’ is wel succesvol. Ewepo heeft één van haar huismerkproducten ‘EW Relaxin’ genoemd. De Voorzieningenrechter wijst de vordering kennelijk niet toe op basis van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, want er worden in de overwegingen gronden genoemd die meer aansluiten bij sub b (vergissingsgevaar) en sub c en d (ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk):

“De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat door het gebruik van deze naam door Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de kring van klanten waaraan Ewepo het product met de naam ‘EW Relaxin’ afzet grotendeels wordt gevormd door klanten die daarvóór, via Ewepo, producten van QCS afnamen. Onder deze omstandigheden is aannemelijk dat de eindgebruiker zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van het door Ewepo aangeboden product met de naam ‘EW Relaxin’ en ten onrechte kan menen dat dit product deel uitmaakt van de (reeks) door QCS aangeboden producten waarbij het bestanddeel ‘Rela’ uit het woordmerk ‘Relaxin’ in de naam verwerkt is.”

De Voorzieningenrechter vervolgt deze overweging met een beoordeling over het gebruik door Ewepo van de productnaam ‘Relafood 20’:

“Het voorgaande geldt evenzeer voor het gebruik door Ewepo van het bestanddeel ‘Rela’ in de door haar gebruikte naam ‘Relafood 20’.”

 
De Voorzieningenrechter lijkt in de bovenstaande overwegingen een soort “seriemerkachtige” bescherming toe te kennen aan het onderdeel “Rela” uit het enkele woordmerk “Relaxin” (er is overigens niets gesteld over een serie aan merken van QCS waarin het onderdeel “Rela” voorkomt). Naar mijn mening gaat de rechter hier wel erg kort door de bocht en mist een voldoende deugdelijke motivering waarom “Relafood 20” verwarringwekkend overeenstemt met “Relaxin”. Hoofdregel is immers dat het merk zoals gedeponeerd wordt vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt. 

2. Nabootsing van als onderscheidingsmiddel te beschouwen woorden. Nog interessanter worden de overwegingen van de Voorzieningenrechter omtrent het gebruik door Ewepo van een aantal andere tekens.

Het gebruik van de tekens ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’, ‘Episan S’ werd onrechtmatig geacht. Het gebruik van de tekens ‘EW liquide’, ‘EW strip liquide’, ‘EW Extra’, ‘EW maxi’, ‘Puur Clean 20’ en ‘EW Puur Clean’ kan volgens de rechter wel door de beugel.

De rechter vond het gebruik van de eerste groep tekens onrechtmatig om de volgende redenen:

“Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten. Dit betekent dat wanneer de door Ewepo gebruikte naam voor haar huismerkproduct (sterk) lijkt op de naam die QCS voor het vergelijkbare product gebruikt - of tot voor kort gebruikt heeft - aannemelijk is dat Ewepo ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het product van QCS. Dit zal slechts anders zijn als de gelijkenis in de naam slechts betrekking heeft op woorden die geen onderscheidend vermogen hebben omdat zij bijvoorbeeld zeer algemeen zijn dan wel slechts de aard, werking, samenstelling en/of verschijningsvorm van het product beschrijven.

Het voorgaande in aanmerking genomen is het gebruik van de productnamen ‘EW Cetaclean’, ‘EW Pervit Pre’, ‘EW 44 Ovencip’, ‘EW 77 Supermousse’, ‘EW W8 AS’, ‘Bacto Gel’, ‘EW Ovencip’, ‘EW TCU’, ‘EW 15 ontvetter 60’, ‘EW Clean HG’, ‘EW Vertaclean’, ‘EW Deo Breeze’, ‘EW Hypomat’, ‘EW Deo Fresh’ en ‘Episan S’ onrechtmatig jegens QCS. Het betreft hier immers het zonder (geldige) reden gebruiken van - niet algemene - woorden en/of cijfers die tevens voorkomen in de (oude) namen van de ‘corresponderende’ QCS-producten, terwijl deze woorden en/of cijfers niet de aard, werking, samenstelling of verschijningsvorm van het product beschrijven. Aannemelijk is dat Ewepo met het gebruik van deze namen heeft willen aanhaken bij de namen van de producten van QCS en dat Ewepo door het gebruik van deze woorden in de benaming van haar huismerkproducten ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de producten van QCS.”

 
De Voorzieningenrechter verleent een merkenrechtelijke bescherming via het onrechtmatige daadsrecht. Zonder dat er sprake is van een geregistreerd merk. De rechter overweegt immers dat het moet gaan om producten die onderscheidend vermogen moeten hebben. Het mag bijvoorbeeld niet gaan op tekens die algemeen van aard zijn. Ook gebruikt de rechter criteria als “verwarring” en “ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie”.

De bescherming die de rechter verleent lijkt haaks te staan op artikel 2.19 BVIE. Dit klemt temeer nu het volgens de Voorzieningenrechter kennelijk niet lijkt te gaan om tekens zonder onderscheidend vermogen en daarmee om tekens die als merk zouden kunnen worden beschouwd. Volgens artikel 2.19 BVIE kan “niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd (…), tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.” Of anders gezegd: geen geregistreerd merk, geen bescherming tegen verwarringsgevaar van een teken.

EvG

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 13 juli 2010, zaaknr. 200.023.759/01, Clyde Bergemann GmbH tegen Magaldi (met dank aan Rik Zagers, Hogan Lovells).

Octrooirecht. EP Stoomgeneratorsysteem en werkwijze voor de afvoer van as.’ Gestelde ongeoorloofde uitbreiding van materie.  Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. (Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 oktober 2008, IEF 721) en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi, de conclusie ontberen inventiviteit.

Octrooirecht. Europees octrooi op stoomgeneratorsysteem en werkwijze voor de afvoer van as van Magaldi. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. (Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 oktober 2008, IEF 721), waarbij Clyde Bergemann de vernietiging van het Octrooi vorderde, omdat tijdens de verlening ongeoorloofde uitbreiding van materie zou hebben plaatsgevonden / omdat het octrooi niet nieuw en niet-inventief zou zijn. De Rechtbank wees het gevorderde gedeeltelijk toe. Alle voortbrengselconclusies bleven in stand, alle werkwijzeconclusies van het Octrooi werden vernietigd.

Belangrijk was vooral dat eerst bij pleidooi Bergemann aan haar nietigheidsvordering een nieuwe grondslag had toegevoegd, te weten dat het Octrooi niet inventief zou zijn in het licht van de Brochure in combinatie met WO 231. De rechtbank was met de gedaagde van oordeel dat dit argument, als in strijd met de goede procesorde in een octrooiprocedure volgens het verkorte regime, buiten beschouwing diende te blijven. In dit hoger beroep doet Bergemann het derhalve dunnetjes over en wordt het argument alsnog gebruikt. Magaldi verweert zich met de stelling dat niet-elektronische verleningsdossiers geen deel uit maken van de stand van de techniek:

4. De grieven van Bergemann betreffen het oordeel van de rechtbank dat de conclusies 1 tot en met 9 nieuw en inventief zijn, het daaruit voortvloeiende oordeel dat het Octrooi wat betreft deze conclusies in stand dient te blijven en de compensatie van de proceskosten. Bergemann doet in dat verband ook in hoger beroep (onder andere) een beroep op de brief van 8 augustus 1988 en de Brochure. In haar verweer tegen de grieven I en U in het principale beroep en in haar eerste grief in het incidentele beroep stelt Magaldi (voor het eerst) dat bedoelde brief en Brochure niet tot de stand van de techniek kunnen worden gerekend, omdat het verleningsdossier waarvan de betreffende stukken deel uitmaken, vóór de prioriteitsdatum van het Octrooi (2 maart 1990) niet openbaar toegankelijk was. Magaldi stelt in dat verband dat het in die tijd nog lang geen praktijk was dat verleningsdossiers integraal via internet raadpleegbaar en doorzoekbaar waren en dat een schriftelijk verzoek diende te worden ingediend. Magaldi doet een beroep op een uitspraak van de Boards of Appeal met nummer T314/99, waarin werd geoordeeld dat de enkele aanwezigheid van een proefschrift in een bibliotheek niet maakte dat het openbaar toegankelijk was, nu het nog niet was gecatalogiseerd of anderszins toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op gelijke wijze was de inhoud van verleningsdossiers volgens Magaldi in de periode vóór de prioriteitsdatum evenmin toegankelijk, omdat het publiek niet kon weten wat zich in de dossiers bevond.

5. Het hof verwerpt deze stelling. Vaststaat dat verleningsdossiers ook in de periode vóór 1990 in die zin toegankelijk waren dat deze (na publicatie van de aanvrage) door het publiek konden worden opgevraagd of ingezien, zoals ook voorgeschreven in artikel 128 lid 4 van het Europees Octrooiverdrag (EOV). De omstandigheid dat het publiek van tevoren niet kon weten wat zich in een dossier bevond doet er niet aan af dat de inhoud daarvan openbaar toegankelijk was. Anders dan Magaldi meent, is die situatie niet vergelijkbaar met een ongepubliceerd en nog niet gecatalogiseerd boek dat zich in een bibliotheek bevindt. Waar van het publiek niet mag worden verwacht dat het de gehele inhoud van een bibliotheek doorneemt op mogelijk relevant materiaal, levert het doornemen van een verleningsdossier op relevante stukken geen onoverkomelijke inspanning op. De brief van 8 augustus 1988 en de Brochure behoren derhalve tot de stand van de techniek. De grief faalt dan ook.

Het hof vernietigt uiteindelijk het vonnis waarvan beroep en vernietigt tevens het Nederlandse deel van octrooi EP 0 471 055, wijst de door de octrooihouder voorgestelde beperking van het Octrooi af en veroordeelt Magaldi in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Bergemann begroot op € 120.203,23.

(N.B: het arrest volgt na pleidooi van 20 mei j.l., in lijn met een streven van het Hof om sneller arresten te wijzen, zoals dat eerder aan de octrooirechtadvocatuur in het algemeen al te kennen was gegeven en afloop van het pleidooi door de voorzitter werd aangehaald).

Lees het arrest hier.

In aansluiting op de eerdere berichten "Erfenis" [IEF 727)] en Erfenis (2) [IEF 5413] waarin werd ingegaan op de octrooizaak tussen het Amerikaanse bedrijf Document Security Systems Inc en de Europese Centrale Bank over een beveiligingstechniek die ECB in bankbiljetten zou toepassen en waarop DSS octrooi heeft (EP 0 455 750):

In reactie op de inbreukactie van DSS startte de ECB nietigheidsprocedures in de 9 Europese landen waar de actie van DSS bij het GEA betrekking op heeft. Inmiddels zijn er in deze procedures zes uitspraken over de nietigheid, waarin het telkens om een en hetzelfde nietigheidsargument gaat. Deze uitspraken bieden ondertussen een aardig overzicht van het juridisch landschap in Europa op het gebied van "added matter" (toegevoegde materie) en de mate waarin rechters en octrooi-instanties deze geharmoniseerde termen in het octrooirecht ook harmonieus uitleggen.

De eerder besproken uitspraken waren die van de UK High Court (2007, DSS-octrooi nietig vanwege toegevoegde materie), deze van het Duitse Bundespatentgericht (2007, DSS-octrooi geldig, geen toegevoegde materie) en van het Franse Tribunal de Grande Instance in Parijs (2008, DSS-octrooi nietig vanwege toegevoegde materie).

Daarna kwamen nog een zestal uitspraken: in 2008 bevestigde de Engelse hogerberoepsrechter dat er sprake was van added matter en dat deed de Franse hof in 2010 ook. Daarna kwamen er ook uitspraken uit de andere landen: het Gerecht van Eerste Aanleg in Brussel (2009, DSS-octrooi nietig vanwege toegevoegde materie), de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse octrooibureau (2009, DSS-octrooi nietig vanwege toegevoegde materie) en de Spaanse rechter vond dat er geen sprake was van toegevoegde materie en achtte het octrooi geldig in 2010.

Blijkens dit persbericht is er nu ook een oordeel van de hoogste Duitse rechter, het Bundesgerichtshof, die het DSS-octrooi ook nietig acht vanwege toegevoegde materie.

Na de eerste drie uitspraken werd deze zaak vaak aangehaald door commentatoren: de onderlinge tegenspraak van de rechters was immers een mooie aanleiding om na te denken over de wenselijkheid van een Europees Octrooigerecht. Deze tweede set uitspraken lijkt echter een aanwijzing dat er nu een meer eenduidige mening leeft onder de Europese rechters.