Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 maart 2010, HA ZA 08-2522 en HA ZA 08-2524, Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen SK Kassetten GmbH & Co. KG

Octrooirecht. Niet geslaagd FRAND-verweer. De Rechtbank wijkt af van het oordeel van het Duitse Bundesgerichthof (BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39106, IEF 7936).

Philips heeft samen met een aantal andere bedrijven CD- en DVD-technologie ontwikkeld, waaronder technologie met betrekking tot CD-R en DVD+R disks. Om een uniforme toepassing van deze technologie mogelijk te maken is deze technologie gestandaardiseerd. Philips is houdster van EP 238 en EP 628. SK heeft zich in ieder geval tot december 2009 beziggehouden met het aanbieden en verkopen van CD-R en DVD+R disks.

Het verweer van SK dat de door haar verhandelde CD-R en DVD+R disks niet onder de beschermingsomvang van EP 238, resp. EP 628 zouden vallen, treft geen doel. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat als onweersproken vast staat dat de door SK verhandelde disks voldoen aan de respectieve CD-R dan wel DVD+R standaard. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de disks ook alle kenmerken van conclusie 14 in verbinding met conclusie 1 van EP 238, resp. conclusie 1 tot en met 8 van EP 628 vertonen. Philips heeft namelijk per kenmerk van die conclusies uiteengezet hoe de in EP 238/EP 628 belichaamde technologie is geïncorporeerd in de CD-R dan wel de DVD+R standaard.

Op grond van het voorgaande moet concludeert de Rechtbank dat SK inbreuk heeft gemaakt op EP 238/EP 628. Dat brengt mee dat de door Philips gevorderde verboden en nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing in aanmerking komen.

FRAND-verweer: 6.19. Het betoog van SK dat zij aanspraak maakt op een licentie onder EP 238 [en op EP 628] op Fair Reasonable And Non-Discriminatory (hierna: FRAND) voorwaarden, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan SK meent, is de gestelde aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief om inbreuk te maken op de octrooirechten van Philips. Indien de gestelde aanspraak zou zijn omgezet in een licentie, zou het SK uiteraard vrij staan om de geoctrooieerde technologie te gebruiken. Zolang SK nog geen licentie heeft, bestaat echter in beginsel geen grond om SK het gebruik van die technologie toe te staan of om Philips handhaving van haar octrooirecht te ontzeggen.

6.24. In het licht van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Philips haar octrooirecht kan handhaven jegens SK ook indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat SK aanspraak maakt op een licentie. Misbruik van een machtspositie in de zin van het mededingingsrecht of anderszins onrechtmatig of onredelijk handelen levert dat in beginsel niet op, gegeven het feit dat SK wist dat er octrooirechten van Philips op de door haar gebruikte technologie rustten, maar zij desondanks haar gestelde aanspraak op een licentie niet heeft omgezet in een licentie. Niet uit te sluiten is dat onder bijzondere omstandigheden anders moet worden geoordeeld, maar die bijzonderheden zijn in dit geval gesteld noch gebleken.

6.25. De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, IEF 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren. Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als – samengevat – de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o. 6.19 en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o. 6.22 en 6.23). Ten overvloede wijst de rechtbank er daarbij op dat het FRAND-verweer van SK ook niet zou slagen op basis van de door het BGH ontwikkelde criteria, reeds omdat SK erkent dat zij geen uitvoering heeft gegeven aan de voorwaarden van de licentie die Philips volgens haar dient te verstrekken. Zij heeft Philips namelijk niets betaald. Evenmin heeft ze zekerheid voor betaling gesteld.

6.26. Aangezien het FRAND-verweer van SK al op grond van het voorgaande strandt, kan in het midden blijven of SK daadwerkelijk aanspraak maakt op een FRAND-licentie en zo ja, op welke grond en op welke voorwaarden.

Kosten 1019h Rv: Ook de kosten van werkzaamheden met betrekking tot “mededingingsrechtelijke kwesties” moeten, anders dan SK meent, niet buiten beschouwing worden gelaten bij begroting van de kosten in de zin van artikel 1019h Rv. Die kwesties betreffen namelijk het door SK opgeworpen FRAND-verweer. De werkzaamheden die Philips heeft moeten verrichten ter bestrijding van dat verweer waren noodzakelijk in het kader van de handhaving van haar octrooirechten en komen dus in aanmerking voor vergoeding krachtens artikel

Lees het vonnis hier. 

Gerecht EU, 17 maart 2010, zaak T-63/07, Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG tegen OHIM / Exportaciones Aceiteras Fedeoliva

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tosca de FEDEOLIVA (olijfolie) o.g.v. oudere nationale en gemeenschapswoordmerken TOSCA (cosmetica). Oppositie aanvankelijk afgewezen. Gerecht vernietigt beslissing. Argument toch tijdig ingediend. Geen nieuw feit.

32. Anders dan de kamer van beroep, merkt het Gerecht evenwel op dat met dit argument in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep slechts een element wordt verwoord dat reeds bij indiening van de oppositieakte werd aangereikt. Door vak 95 van deze akte aan te kruisen heeft verzoekster immers te kennen gegeven dat haar oppositie was gebaseerd op de overweging dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

33. Met het argument dat in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep werd aangevoerd, wordt hooguit gepreciseerd in welk opzicht afbreuk zou worden gedaan aan de oudere merken, namelijk wat verzoekster aanduidt als uitholling van de bekendheid ervan, en wordt een summiere rechtvaardiging gegeven die naar wordt gesteld verband houdt met het feit dat „het publiek [haar] waren [...] niet langer met het merk TOSCA zou associëren”.

(…) 35. Gelet op de door verzoekster voor de oppositieafdeling aangevoerde gronden van de oppositie is het Gerecht van oordeel dat dit argument niet meer is dan een precisering van de aard van het gevaar dat afbreuk wordt gedaan, en een rechtvaardiging ervoor, zonder dat een nieuw feit in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 wordt toegevoegd.

(…) 44. In het kader van een vordering tot vernietiging toetst het Gerecht immers de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep. Wanneer het concludeert dat een dergelijke beslissing, waartegen voor hem een beroep is ingesteld, onrechtmatig is, moet het deze beslissing vernietigen, zonder dat het het beroep kan verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, die de bestreden handeling heeft verricht.

(…) 46. Derhalve dient het eerste middel van verzoekster gegrond te worden verklaard en dient de bestreden beslissing op deze grond te worden vernietigd voor zover de kamer van beroep de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft afgewezen, zonder dat de gegrondheid van het tweede middel behoeft te worden onderzocht.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam, 10 maart 2010, HA ZA 06-3273, eisers tegen RVP (met dank aan Kitty van Boven,I-EE)

Portretrecht. Eindvonnis na Rechtbank Rotterdam, 30 juli 2008, IEF 6578. Eisers zijn herkenbaar afgebeeld in een erotisch maandblad terwijl zij stellen met de fotograaf (mondeling)  hadden afgesprokendat zij onherkenbaar, verpixeld,  zouden worden afgebeeld. Ten aanzien van die afspraak kregen eisers een bewijsopdracht. De rechtbank oordeelt nu dat eisers geslaagd zijn in het leveren van bewijs. Vorderingen toegewezen.

2.11 Naar het oordeel van de rechtbank wordt iedere partijverklaring voor wat betreft het bestaan van een afspraak tussen de fotograaf en eisers om eisers onherkenbaar in beeld te brengen bekrachtigd door zowel de verklaringen van de andere drie eisers als de verklaringen van L. en H. Weliswaar wordt de tegenovergestelde verklaring van de fotograaf dat met eisers een dergelijke afspraak niet is gemaakt ondersteund door de in contra-enquête afgelegde verklaringen van V. , G. en B. , echter al deze verklaringen refereren aan een vaste werkwijze van de fotograaf waarvan niet is komen vast te staan dat deze bij de fotoshoot is gehanteerd. Gebleken is onder meer dat, met of zonder het model, geen groepsfoto is gemaakt waarop alle deelnemers staan (dus met daarop ook de later binnengekomen M' en MI ). Twijfel bestaat of de fotograaf (voorafgaand aan de fotoshoot) de vraag heeft gesteld of de deelnemers al dan niet herkenbaar in beeld wilden worden gebracht. De verklaringen van de fotograaf, V., G. en E spreken elkaar op dit essentiële punt van de gevolgde werkwijze tegen, als ook op de essentiële punten van het aantal deelnemers aan de fotoshoot, het doel van het nemen van een groepsfoto en door wie en op welk moment het onherkenbaar maken van de gezichten op de foto's gebruikelijkerwijs geschiedt.

Ook voor het overige heeft geen van hen in het kader van het al dan niet herkenbaar in beeld brengen van eisers in concreto overeenstemmende herinneringen aan de fotoshoot. Daarenboven is gebleken dat de fotograaf, V. ,G. en B. vóór en na het plaatsvinden van de fotoshoot - zulks in verschillende hoedanigheden - al aan meerdere erotische fotoreportages voor Rosie hebben meegewerkt en met elkaar hebben samengewerkt. Niet uit te sluiten valt dat dit hun herinneringen aan de bewuste fotoshoot met eisers heeft beïnvloed.

2.12 Onbetwist is namens eisers gesteld dat zij geen andere ervaring hebben met (deelname aan en de gang van zaken bij) een fotoreportage van een dergelijk expliciet karakter als de fotoshoot in de VIP-swingerclub; aangenomen mag dan ook worden dat de fotoshoot in de VIP-swingerclub hen mede daarom nog helder voor de geest staat. Om die reden acht de rechtbank de verklaringen afgelegd door een ieder van eisers geloofwaardig.

2.13 Gelet op de aan de zijde van eisers afgelegde getuigenverklaringen en overgelegde stukken die op essentiële punten in onderling verband en samenhang beschouwd overtuigend zijn te achten moet de conclusie zijn dat eisers in de bewijsopdracht zijn geslaagd en dat is komen vast te staan dat eisers met de fotograaf de afspraak hebben gemaakt dat zij op de in de juli 2005 uitgave van Rosie te publiceren foto's onherkenbaar zouden worden gemaakt. 

Lees het vonnis hier.

Kamerbrief Minister Van der Hoeven (Economische Zaken), 15 maart 2010, betreffende de ACTA onderhandelingen. Enkele citaten:

“Allereerst willen wij graag aangeven dat wij begrip hebben voor uw zorgen met betrekking tot ACTA en de verhouding tot de Europese regelgeving. De vertrouwelijkheid waarmee de ACTA-onderhandelingen zijn omgeven, geven in de samenleving aanleiding tot ongerustheid en speculatie.”

(…) “Gelet op het vertrouwelijke karakter van de ACTA-onderhandelingen kunnen wij niet op de details daarvan ingaan. Met betrekking tot de Europese wetgeving heeft de Commissie in haar factsheet van 15 september 20081 reeds aangegeven dat ACTA niet verder zal gaan dan de huidige EU-regeling voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. (…) Dat standpunt wordt nog altijd bevestigd. Het bestaande EU-acquis is ook de  inzet van Nederland voor de onderhandelingen over het mandaat van de Europese Commissie in de ACTA-onderhandelingen. Van het acquis zijn met name van belang de e-commerce richtlijn, de handhavingsrichtlijn en het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector (hierna: Telecompakket).”

(…) De maatregelen moeten worden uitgevoerd met inachtneming van adequate procedurele waarborgen overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, waaronder doeltreffende rechtsbescherming en eerlijke rechtsbedeling. Een ‘three-strikes-out’-aanpak is als het aan het kabinet ligt niet acceptabel.”

(…) “Om alle belanghebbenden goed en volledig te informeren over de inhoud van de onderhandelingen is meer transparantie nodig. De afspraak tussen de deelnemende partijen bij aanvang van ACTA om de inhoud van de ACTA-documenten en -onderhandelingen vertrouwelijk te behandelen behoeft dan ook verbetering. Het publiek, de Tweede Kamer en het Europees Parlement dienen zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid krijgen over wat er concreet wordt besproken. Nederland heeft zich met een aantal andere landen in de EU onverkort sterk gemaakt voor meer transparantie en zal dit ook blijven doen.”

(…) “ACTA valt, zoals ook in het onderhandelingsmandaat is bepaald, in ieder geval voor het strafrechtelijke onderdeel onder de bevoegdheid van de lidstaten, en voor het overige (bijvoorbeeld civiele handhaving van IE-rechten) onder de bevoegdheid van de Europese Commissie. Gelet op deze gedeelde bevoegdheid, zal ACTA zeer waarschijnlijk als gemengd akkoord kunnen worden aangemerkt. Gemengde akkoorden behoeven medeondertekening door de lidstaten en ratificatie door de lidstaten overeenkomstig de eigen nationale procedures. De Staten-Generaal zouden in dit geval dus wel degelijk aan bod komen overeenkomstig de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking van verdragen. Voor het deel dat onder de EU-competentie valt, dient het Europees Parlement goedkeuring te geven.

Lees het kamerstuk hier.

Gerechtshof Amsterdam, 16 maart 2010, zaaknummer 200.007.866/01 KG, Appellant tegen Stichting Brein (met dank aan Pieter Haringsma, Stichting Brein)

Auteursrecht. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 24 januari 2008, IEF 5589).  Website tracht orde te scheppen in inbreukmakende chaos en kent een soort keurmerk toe aan geschikte (niet vervuilde etc) bestanden. Dit “willens en wetens aanzienlijk gemakkelijker maken” is geen openbaarmaking, maar wel faciliteren van auteursrechtinbreuk. Onrechtmatige daad. Geen 1019h proceskosten, zelfs al zou de bepaling wel van toepassing zijn (redelijkheid en billijkheid).

3.5. Brein wijst er dat het begrip openbaar maken ruim dient te worden uitgelegd en bepleit om bij de uitleg van dit begrip niet alleen aan te sluiten bij de techniek, maar aan te sluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid en de wijze waarop site wordt ervaren. Brein staat een functionele benadering van het openbaarmakingsbegrip voor. Het hof is van oordeel dat deze benadering het begrip openbaar maken in van de Auteurswet te zeer oprekt. Waar geen zelfstandige betrokkenheid van X bij de eigenlijke, tot toegankelijkheid voor het publiek leidende, openbaarmakingshandeling kan worden geconstateerd, acht het hof geen auteursrechtinbreuk aanwezig. Ook van schending va op de Naburige Rechten is om die reden niet gebleken.

3.10 (…) Door zijn werkwijze - het plaatsen van hash codes op zijn site en het (doen) verifiëren en overzichtelijk rubriceren van die codes - heeft hij het voor de gebruikers van het peer-to-peer netwerk willens en wetens aanzienlijk gemakkelijker gemaakt de beschikking te krijgen over de door hen gewenste, ter beschikking gestelde bestanden. Met zijn site faciliteerde en bevorderde hij systematisch gebruikmaken (en, voor zover sprake was uploaden, hetgeen naar het hof aannemelijk acht veelal het geval zal zijn geweest: weer ter beschikking stellen) van met inbreuk op auteurs- en naburige rechten binnen het netwerk aangeboden bestanden. Dit is onrechtmatig jegens de rechthebbenden. Aan het voorgaande doet niet af dat de bestanden ook zonder tussenkomst van X. beschikbaar waren, waar onbetwist is dat het materiaal zonder sites als Shareconnector moeilijker is, doordat zich een groot aantal vervuilde bestanden binnen het netwerk bevinden.(…)

3.13.(…) Indien al moet worden aangenomen dat ook plaats is voor een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv in geval van een met een inbreuk op een auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht samenhangende onrechtmatige daad, acht het hof in het onderhavige geval redenen van billijkheid aanwezig om van hiervan af te wijken. Het betreft nog in ontwikkeling zijnde materie, waarbij een professionele belangenorganisatie staat tegenover een (naar niet is betwist) thuiswonende student die zich als hobby met het ontwikkelen van de in het geding zijnde site heeft beziggehouden. Het hof sluit zich derhalve aan bij de proceskostenveroordeling in eerste aanleg en zal de kosten in hoger beroep, zowel in principaal als in het incidenteel appel, op voet van het liquidatietarief begroten. (…)

Lees het arrest hier.

Een expliciet ter embedding aangeboden fragment van het NOS Journaal:

Gerecht EU, 9 maart 2010, zaak T-77/09, Hofherr communikation GmbH tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving beschrijvend woordmerk NATURE WATCH (vrijetijdsdiensten). Beschrijvend, ook al beschrijft het merk een activiteit van de consument.

30. Secondly, the applicant correctly points out that nature observation is an action of the consumer concerned. The fact none the less remains that that consumer will perceive as descriptive any indications that the rendering of a service enables nature to be observed or is suitable for that purpose, provided that those characteristics are relevant to the service concerned.

39. In the light of all the foregoing, it must be held that there is a sufficiently direct and specific relationship from the point of view of the relevant public between the trade mark applied for and all the services referred to in the application for registration. Consequently, the Board of Appeal did not err when it confirmed the refusal of registration.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 10 maart 2010, zaak T-31/09, Baid SARL tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering inschrijving beschrijvend woordmerk LE GOMMAGE DES FACADES (Het Gummen, Schrobben, Scrubben Van Gevels). Verweer dat reinigingsproces niet beschreven word omdat er niet wordt gegumd, geschrobd of gegescrubd wordt afgewezen.

32. À cet égard, la requérante soutient que seul le terme « gommage » doit être pris en considération, et qu’il est défini comme l’action de recouvrir de gomme ou d’effacer avec une gomme, alors que, en l’espèce, le procédé évoqué n’utiliserait aucune gomme. Toutefois, ainsi que l’OHMI le souligne devant le Tribunal, le terme « gommage » est défini, premièrement, comme l’action de gommer, d’imprégner de gomme et, deuxièmement, comme l’action d’effacer, d’atténuer. Sa troisième signification concerne le nettoyage de la peau. Dès lors que l’une des acceptions du terme consiste à décrire l’action d’effacer, l’argument de la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours en l’espèce.

33. Il y a lieu de constater que le rapport entre le signe verbal LE GOMMAGE DES FACADES et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement est concret et direct. En effet, compte tenu de la signification du terme « gommage », associé au terme « façades », le signe verbal demandé est parfaitement de nature à décrire la destination des produits et des services en cause. Ainsi, le public pertinent, confronté au signe verbal demandé, comprendra immédiatement la destination ou la fonction des produits pour le nettoyage et le ravalement des bâtiments, des échafaudages non métalliques et de la prestation de nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), en cause en l’espèce. Le signe verbal demandé lui permet de déceler immédiatement et sans autre réflexion que ces produits et services sont destinés au nettoyage des façades.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 9 maart 2010, zaak T-15/09, Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weinig verrassende weigering inschrijving niet onderscheidend, beschrijvend woordmerk EURO AUTOMATIC CASH (financiële diensten)

38. À cet égard, la circonstance selon laquelle les significations retenues par la chambre de recours incluent des termes qui ne sont pas présents, en tant que tels, dans la marque demandée, est sans incidence. En effet, le consommateur concerné interprète normalement un signe verbal complexe par référence aux définitions des mots le composant, pour autant qu’il les connaisse. Or, de telles définitions emploient, par hypothèse, des termes autres que les mots en cause.

Lees het arrest hier.

Kamerstuk 21501-30 Nr. 225. Raad voor Concurrentievermogen, Verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 11 maart 2010

De heer Jan Jacob van Dijk (CDA): Ik wijs op het thema piraterij. Er wordt in dat verband min of meer gesuggereerd dat de Europese Commissie de oude richtlijn, die al eens eerder is afgewezen, toch weer op tafel wil leggen. Daarbij zijn ook eisen gesteld omtrent minimumstraffen in lidstaten. U geeft op veel onderwerpen een reactie, behalve op dat onderwerp. Wat is het standpunt van de Nederlandse regering op dat terrein? Wat is uw visie op de gedachte dat via Europese regelgeving wordt bepaald wat de minimumstraffen in lidstaten moeten zijn op het namaken van producten?

Minister Van der Hoeven (EZ): Het gaat om een resolutie die nu voorligt. Die resolutie betreft de bestrijding van namaak en piraterij. Het gaat daarbij niet alleen om internet en auteursrecht maar ook om de ontwerpen van succesvolle ontwerpers. Het lijkt mij heel belangrijk dat er in Europa beter wordt samengewerkt zodat bekend is welke ontwikkelingen er zijn, wat de omvang daarvan is, waar de handelsstromen liggen, enzovoort. Daar wordt al aan gewerkt in het kader van het recent opgerichte Europees waarnemingscentrum, maar daar kan nog het nodige mee gedaan worden. De bedrijven zelf moeten daarbij betrokken worden want die weten in het algemeen best aan de hand is omdat zij direct belanghebbenden zijn. Ik benadruk dit omdat wel eens vergeten wordt dat namaak en piraterij gewoon vormen van criminaliteit zijn waarmee veel creatieve ondernemers ernstig worden benadeeld. Dat mogen wij niet uit het oog verliezen. 

Terugkomend op de resolutie merk ik op dat het punt van die minimumstraffen er wel in stond, maar er nu niet meer in staat. Het is ook nog volstrekt onbekend wat daarmee verder gaat gebeuren. Ik denk dat wij in Europa gezamenlijk moeten nagaan wat de gebreken zijn in het huidige beschermingsniveau. Aan de hand daarvan kan besloten worden wat er moet gebeuren. In deze resolutie staat het in elk geval niet meer.

Lees het volledige verslag hier.