Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Op schijnbaar nette afstand.

"Iedereen die wel eens in een supermarkt komt, kent het verschijnsel van de verpakking die meer of minder subtiel overeenstemt met het A-merk. Het wekken van verwarring lijkt daarbij niet het voornaamste doel – in de markt weet men ook wel dat dat niet mag. Welk belang hebben concurrenten er dan bij om in hun uiterlijk op kleine afstand van het populaire merk te gaan staan? Recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg lijkt deze vraag te beantwoorden: juist subtieler kopiëren kan onder omstandigheden leiden tot hogere waardering van het concurrerende product. Maar is dat geen inbreuk “sub c”?

Bij het Tilburg Institute of Behavioral Economics Research (TIBER) is onderzoek verricht naar de effecten van look-a-like verpakkingen op de productwaardering door consumenten[i]. Bij dit onderzoek is onder meer gekeken naar de relatie tussen de mate van overeenstemming met het A-merk enerzijds en de waardering van de look-a-like anderzijds. Dat onderzoek is onder meer verricht met drie fictieve concurrenten van Bertolli olijfoliemargarine: één verpakking stemde nagenoeg niet overeen met Bertolli, één was een tamelijk schaamteloze kopie en één zat daar tussenin."

Lees hier verder (website Jesse Hofhuis). 

GvEA, 23 september 2009, zaak T-396/07, France Télécom tegen OHIM.

Merkenrecht. Weigering woordmerk UNIQUE voor telefoondiensten.

21 Ensuite, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du caractère laudatif du terme « unique » et du fait que ce terme pouvait être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services, y compris les produits et services concernés relevant des classes 9, 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice. En effet, ce terme peut être utilisé comme information à caractère promotionnel ou publicitaire et c’est donc à juste titre que la chambre de recours l’a considéré comme étant un terme laudatif banal et répandu. À cet égard, ainsi que l’a à juste titre constaté la chambre de recours, il y a lieu de relever que, dans la langue française, le terme « unique » signifie « exclusif », « supérieur » ou « remarquable ». Il en va de même dans la langue anglaise, dans laquelle il signifie « sans équivalent » (having no one like or equal), « inégalé, en particulier dans l’excellence » (unrivalled, especially in excellence) ou « remarquable » (remarkable).

22 Enfin, s’il est vrai, comme la chambre de recours l’a relevé au point 18 de la décision attaquée, que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit, le signe UNIQUE ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit il se rattache, il n’en reste pas moins, ainsi que la chambre de recours l’a également fait valoir à juste titre au point 20 de la décision attaquée, que c’est précisément en raison de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, que ce signe verbal ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 95].

23 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 september 2009, T-391/06, Arcandor AG tegen OHIM /dm drogerie markt GmbH

Merkenrecht. Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk S-HE, oudere (inter)national beeldmerken SHE (kleding). Geen verwarringsgevaar.

61      Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass die älteren Marken, wie oben in den Randnrn. 49 und 52 ausgeführt, klar den Bedeutungsgehalt ihrer Ausrichtung auf einen weiblichen Kundenkreis vermitteln, der vom maßgebenden Publikum unmittelbar wahrgenommen wird und es auf die Bestimmung der in Rede stehenden Waren hinweist, d. h. auf ein wesentliches Merkmal dieser Waren.

(…) 68      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zutreffend die geringe Kennzeichnungskraft der älteren Marken berücksichtigt und festgestellt, dass die Identität der in Rede stehenden Waren nicht ausreiche, um die ganz geringe Ähnlichkeit der fraglichen Marken auszugleichen. Sie hat folglich eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken ausgeschlossen.

69      Diese Schlussfolgerung wird durch das Vorbringen der Klägerin zur unvollkommenen Erinnerung der betreffenden Verbraucher nicht in Frage gestellt. Unter den vorliegenden Umständen sind nämlich die festgestellten schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen, zumal es sich um kurze Zeichen handelt, deren Unterschiede die Verbraucher leichter bemerken, groß genug, um den Verbrauchern im Gedächtnis zu bleiben und es ihnen zu ermöglichen, die mit den Marken gekennzeichneten Waren selbst dann voneinander zu unterscheiden, wenn sie sie an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten sehen.

Lees het arrest hier.

Lucie Guibault (IViR): Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep ‘Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal’.

“Deze position paper gaat over de auteursrechtelijke vragen omtrent het produceren en aanbieden van open leermiddelen in Nederland. (…) De conclusie is dat het verspreiden van leermiddelen onder een open content licentie systeem zoals dat van Creative Commons verder juridisch onderzoek vereist. Een belangrijke voorvraag bij de toepassing van open content-licenties op leermiddelen is de eigendomsvraag. De rechtspositie van de auteurs op een gezamenlijk werk vergt uitgebreid onderzoek. Daarnaast is, met betrekking tot het (elektronisch) hergebruik van bestaand materiaal met name de vraag van belang bij wie de ‘elektronische’ rechten erop berusten; hierbij spelen ook contractuele vragen een rol.

Een belangrijk praktisch probleem is het gebrek aan auteursrechtelijke basiskennis onder docenten die leermiddelen ontwikkelen. Hier valt te denken aan een informatiecampagne gericht aan de docenten, leraren, administraties en leerlingen. De vraag welke type open content-licentie, uitgaande van de publieke taak van de openbare onderwijsinstellingen en met inachtneming van de auteursrechtelijke analyse, het meest geschikt is voor het gebruik van open leermiddelen moet ook worden onderzocht. Ten slotte zou een praktische oplossing voor de handhaving van Creative Commons licenties moeten worden gevonden.”

Lees het volledige onderzoek hier.

Gino van Roeyen (Banning): Bevoegdheidsperikelen in complexe internationale licentieverhoudingen. Noot bij Gerechtshof Amsterdam, 1 april 2008, LJN BD1246. Gepubliceerd in JBPr, 3 mei 2009, afl. 2. 

Bij inbreuken op intellectuele eigendomrechten in verschillende landen vaak ook meer dan twee (proces)partijen betrokken. Dit kan procederen aanzienlijk compliceren omdat niet gemakkelijk is één rechter in één land te vinden die bevoegd is dergelijke zaken te beslissen. Dit is een punt van internationaal bevoegdheidsrecht.

Vaak wordt getracht een procedure aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van één van de gedaagden. Bij het Gerechtshof Amsterdam speelde vorig jaar een zaak waarbij een in Israël woonachtige octrooihouder zijn pijlen had gericht op een in de V.S. gevestigde vennootschap en een in Nederland gevestigde dochtervennootschap onder andere aansprak tot betaling van royalties uit gesloten licentieovereenkomsten. De rechtbank Utrecht verklaarde zich in eerste aanleg onbevoegd kennis te nemen van de zaak, maar in hoger beroep oordeelde het Hof Amsterdam dat de rechtbank Utrecht zich bevoegd diende te verklaren, waarna de zaak voor verdere behandeling werd terugverwezen naar de rechtbank Utrecht. Het hof oordeelde dat er voldoende samenhang tussen de ingestelde vorderingen bestond om de zaak tegelijkertijd bij één rechter aanhangig te maken.

Lees de volledige noot hier.

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 april 2009, A.R. 6631/07, Red Bull GMBH tegen BVBA Waasland horeca Solutions BVBA Powerdrinks (met dank aan Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Blikje Red Bull tegen blikje Bells. Merkinbreuk. Misleidende reclame. Daden strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken. Totaaldesign.

Het gebruik van het teken bestaande uit het totaal design van het aangevochten Bell’s blikje maakt een inbreuk uit op het semi-figuratief merk van eiseres bestaande uit het totaal design van het Red Bull blikje, en zulks zowel op grond van het artikel 2.20.1.c als het artikel 2.20.1.b. BVIE.

Het gebruik van het teken bestaande uit het totaaldesign van het aangevochten Bell's blikje daarbij, maakt ook een inbreuk uit op het figuratief merk van eiseres bestaande uit de contrasterende trapezoïde vlakken in de kleuren blauw en zilver, op het woordmerk "Red Bull", evenals op de woordmerken met slogans "Geeft je Vleúeúgels" en "Gives You Wings", en dit op grond van het artikel 2.20.1. b. BVIE.

Deze merkinbreuken maken tevens daden uit die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Het gebruik door eerste verweerster van het woordmerk "Red Bull" en/of het dubbele stierenteken op de menukaarten en/of kastickets of bij het opnemen van mondelinge bestellingen in verband met producten waarop één of meerdere van voormelde tekens zijn aangebracht, en die geen Red Bull product zijn, maakt een inbreuk uit op artikel 2.20.1.a BVIE, en maakt tevens misleidende reclame uit in de zin van artikel 94/2 WHPC, evenals daden strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Lees de uitspraak hier.

Vrijdag 2 oktober a.s: Promotie Tobias Cohen Jehoram, proefschrift: ‘Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief’, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. 

“Maar liefst twaalf jaar heeft het Europese Hof van Justitie gesleuteld aan een eigen merkenrechtelijksysteem, zonder daarbij voldoende acht te slaan op de bestaande, goed doordachte merkenwetgeving. Ook werkt het met juridische ficties die ver af staan van de realiteit. Dit creëert onduidelijkheid, rechtsonzekerheid en weeffouten binnen dat juridische systeem. Bovendien: voor een leek is er geen touw meer aan vast te knopen. Tot deze conclusie komt Tobias Cohen Jehoram in zijn proefschrift.

Cohen Jehoram pleit dan ook voor eenduidiger en rechtlijniger rechtspraak van het Hof van Justitie. Het moet ervoor waken zonder noodzaak buiten het wettelijke kader om rechtsregels te scheppen, dan wel gaten te dichten zonder aan te sluiten bij het wettelijke systeem.

Ook zou men meer oog moeten hebben voor de praktijk van alle dag, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of consumenten bepaalde tekens zoals kleuren of kleurcombinaties als merk ziet. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wens uit de praktijk om minder traditionele merkvormen (zoals vormen en klanken) als volwaardig te erkennen."

Lees hier meer.

GvEA, 23 September 2009, zaak T-99/06, Phildar SA tegen OHIM / Comercial Jacinto Parera, SA.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk FILDOR o.g.v. ouder national “semi-figurative” merk PHILDAR en ouder national woordmerk FILDOR (textiel).  GvEA vernietigt beslissing BoA OHIM.

82. (…)  It is possible that the consumer might let himself be guided in his choice by the imperfect aural impression that he has retained of the earlier mark which may, inter alia, remind him of something in common with a ‘thread’. The importance of the aural aspect was mentioned only in respect of some of the goods concerned such as the ‘strings’ in Class 22, the various goods in Class 23 and those in Class 26, with regard to which the Board of Appeal accepted that they are generally sold over the counter, that is to say, orally (paragraphs 26 to 28 of the contested decision).

(…)

85. It follows from all the foregoing that, in the circumstances of the present case, mere visual dissimilarity is not sufficient to remove the risk of the public believing that the goods are being offered by the same undertaking or, as the case may be, by economically-linked undertakings.

86. In the light of that finding, there is no need to examine the applicant’s argument that the Board of Appeal failed to take into consideration the degree of distinctiveness of the earlier mark (paragraph 25 above).

87. It follows from all of the foregoing that the first plea must be upheld and, accordingly, the contested decision must be annulled.

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 september 2009, T-103/07, Fratex Indústria e Comércio, Ltda tegen OHIM / USA Track & Field, Inc.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk TRACK & FIELD USA o.g.v. oudere nationale beeldmerken TRACK & FIELD (kleding). Geen overeenstemmende merken, geen verwarringsgevaar.

69. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de considérer que les similitudes phonétiques que les marques en cause peuvent présenter lors de leur prononciation par certains consommateurs ne l’emportent pas, dans l’appréciation globale du risque de confusion, sur toutes les différences visuelles et conceptuelles entre les marques en cause.

(…)

74. En outre, l’importance des différences visuelles et conceptuelles entre les marques en cause exclut également le risque qu’elles puissent être perçues comme issues d’une même marque présentant différentes configurations selon le type de produits désignés, ou comme des sous-marques dérivant de la même marque principale.

Lees het arrest hier.

GvEA, 23 september 2009, zaken T-20/08 en T-21/08, Evets Corp. tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Gemeenschapswoordmerk DANELECTRO en gemeenschapsbeeldmerk QWIK TUNE. Niet-inachtneming van termijn voor indiening van aanvraag om vernieuwing van merken. Verzoek tot herstel in vorige toestand. Geen relevante relatie met systeem EPO.

21. Dit betoog kan niet worden aanvaard. Zoals het BHIM terecht opmerkt, moet immers de datum waarop het verlies van een recht is meegedeeld aan de vertegenwoordiger, worden geacht de datum te zijn waarop de vertegenwoordigde persoon, te weten verzoekster, daarvan kennis heeft genomen.

(…)

31. Gesteld al dat artikel 78 van verordening nr. 40/94 is uitgewerkt op basis van een onder het octrooirecht vallend model, wijst overigens niets erop dat de twee bepalingen dezelfde uitlegging moeten krijgen, aangezien de belangen die op de twee gebieden aan de orde zijn, kunnen verschillen. De juridische context van het octrooirecht is immers anders en de bepalingen op het gebied van octrooien hebben betrekking op andere procedures dan die op het gebied van het merkenrecht [arrest Gerecht van 13 mei 2009, Aurelia Finance/BHIM (AURELIA), T‑136/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21].

32. In elk geval blijkt uit de door verzoekster aangehaalde beslissing van de technische kamer van beroep van het EOB van 16 april 1985 (T 191/82, PB EOB 7/1985, blz. 189) geenszins in welk opzicht het EOB de relevante bepaling anders zou uitleggen. In deze zaak heeft de kamer van beroep immers geoordeeld dat wanneer de werknemer van een gemachtigde ontdekt dat de niet-inachtneming van een termijn heeft geleid tot het verlies van een recht, de aan deze niet-inachtneming ten grondslag liggende verhindering, te weten het feit dat men niet heeft beseft dat de termijn niet in acht werd genomen, wordt geacht niet te zijn geëindigd zolang de betrokken gemachtigde niet persoonlijk op de hoogte is gebracht van de situatie, aangezien hij dient te beslissen of een verzoek tot herstel in de vorige toestand moet worden ingediend en welke motivering en omstandigheden in dat geval voor het EOB moeten worden aangevoerd.

33. In casu heeft de gemachtigde, dit wil zeggen de vertegenwoordiger van verzoekster, niet aangevoerd dat hij niet persoonlijk op de hoogte was gebracht van de situatie op de data waarop de kennisgevingen hebben plaatsgevonden. Deze beslissing biedt derhalve geenszins steun aan het betoog van verzoekster. Verder kan de relatie tussen de vertegenwoordiger en zijn werknemer niet worden gelijkgesteld met die tussen een vertegenwoordigde en zijn vertegenwoordiger.

Lees het arrest hier.