Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, 3 september 2009, znr. 629990, Guus de Jong Sportsphotography tegen gedaagden (via Arnoud Engelfriet, Ius Mentis) .

Auteursrecht. Inbreuk op auteursrecht door minderjarige. Aansprakelijkheid ouders ex 6:169 lid 2 BW. Vervolg op eerder vonnis waarin de zoon wel is veroordeeld voor het plaatsen van sportfoto’s van eiser op zijn website, maar de vader niet, omdat deze niet zelf aansprakelijk was. I.c. is de vordering van eiser gegrond op de aansprakelijkheid van de vader als ouder. Die vordering wordt afgewezen.

3.4. (…) Van de ouders van een kind van 15 jaar kan niet worden verwacht dat zij permanent toezicht op zijn doen of laten uitoefenen. (…) De ouders zullen in het algemeen niet behoeven aan te tonen dat zijn geen schuld hebben aan het niet beletten van een schadeveroorzakende onrechtmatige daad van hun kind van 15 jaar, als het een vrijheid genoot die normaal kan worden geacht. (…) Stelplicht en bewijslast (…) berusten bij degene die schade heeft geleden.

3.5. In het onderhavige geval betreft het een jongen van 15 jaar die, samen met enkele anderen, een website over voetbal runt, waarop zij berichten en wetenswaardigheden over voetbal plaatsen. Het gaat kennelijk om een handige jongen, zoals zoveel kinderen tegenwoordig zeer handig zijn in het omgaan met internet en alles wat  met computers te maken heeft, die op deze wijze zijn liefhebberij mede vorm geeft. (…) nergens blijkt dat het gaat om een commerciële site. (…) De sponsoring, voor een paar tientjes per maand,  wordt gedaan omdat de desbetreffende vriend van gedaagde sub 1 het een leuk initiatief vindt. Louter om die reden was een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig, aldus gedaagden. (…) Verder heeft de zoon verklaard dat zijn vader geen bemoeienis had met de website, dat hij de site runt met enkele andere jongens, die ieder als redacteur berichten op de site kunnen plaatsen en dat de foto waar het thans over gaat niet door hem, maar door een van de andere redacteuren op de site is geplaatst. (…) Gedaagde sub 1 heeft verklaard dat zijn zoon veel meer van computers afweet dan hij en hij geen bemoeienis met de site had en heeft.

3.6. Er is geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van gedaagden en hun zoon. De kantonrechter is van oordeel dat B. een vrijheid genoot die, voor iemand van 15 jaar, normaal kan worden geacht en dat Vermeulen c.s. niet zijn tekort geschoten in hetgeen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van hen kon worden gevergd. (…) De conclusie is dat Vermeulen c.s. geen verwijt treft dat de inbeuk op het auteursrecht niet is belet.

Lees het vonnis hier.

Vanaf vandaag zal elke twee weken op maandagochtend een column op boek9.nl verschijnen. Naast hardcore IE-rechtelijke onderwerpen zal ook aandacht worden besteed aan reclamerecht, onrechtmatige perspublicaties, procedurele aspecten van IE-zaken en algemeen civiel recht met relevantie voor de IE-praktijk. En naast actuele rechtspraak zullen ook niet-juridische ontwikkelingen met een IE-component aan bod, komen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van marketing of design.

De column wordt verzorgd door Jesse Hofhuis, eventueel aangevuld door gastcolumnisten. Jesse Hofhuis werkt sinds juni 2009 als zelfstandig advocaat, zie www.jessehofhuis.nl. Van 2001 t/m 2009 was hij als advocaat werkzaam bij de sectie IP/ICT van De Brauw Blackstone Westbroek. In de column wordt de mening van de schrijver verwoord. Dat dit niet onze mening hoeft te zijn, laat staan de uwe, mag voor zich spreken. Reacties op de column kunt u mailen aan de auteur. Lees hieronder de eerste column: Commerciële werkelijkheid (de zaak Red Bull / Osborne).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commerciële werkelijkheid

De zaak Red Bull / Osborne (Rb ‘s-Gravenhage 15 juli 2009, IEF 8062) is merkenrechtelijk wel zo’n beetje op het hoogste niveau behandeld: drie van de merkenrechtelijk meest onderlegde rechters wezen vonnis en partijen lieten zich bijstaan door superspecialisten die – getuige de kostenveroordeling – de zaak grondig hadden bestudeerd. Al deze deskundigheid heeft geresulteerd in een vonnis dat voldoet aan de laatste voorschriften van de kunst. Maar met het geschil zoals zich dat voordoet in de commerciële werkelijkheid van partijen heeft het vonnis niet veel meer van doen.

Osborne brengt in Spanje en Portugal een eigen energy drink op de markt: TORO XL. Op dit blikje is onder meer het stierenlogo van Osborne afgebeeld. Red Bull vordert onder meer een verbod op inbreuk op haar merkrechten. De TORO XL blikjes werden in Nederland afgevuld, zodat de zaak (ook) hier speelde.

In het vonnis komt de rechtbank tot het oordeel dat door gebruik van het blikje TORO XL verwarringsgevaar ontstaat met een stierenmerk van Red Bull – inbreuk "sub b".

Ik vraag mij af of zich in werkelijkheid verwarring voordoet wanneer Osborne dit blikje op de markt brengt, laat staan in Spanje of Portugal.

Dat iemand een blikje TORO XL zou aanzien voor Red Bull (directe verwarring) is in ieder geval ondenkbaar. Zelfs na 48 uur housen ziet elke energy drinker nog dat dit rode blikje niet een blikje Red Bull is – daarvoor zijn de verschillen te groot en kennen kopers van energy drinks Red Bull te goed.

Nu zou verwarring zich ook voordoen wanneer consumenten denken dat Red Bull iets met het blikje TORO XL van doen heeft (indirecte verwarring). Dit zou naar mijn idee alleen het geval kunnen zijn wanneer consumenten de Osborne-stier aanzien voor een Red Bull-stier. Ook dit is volgens mij alleen maar een theoretische mogelijkheid. Zelfs consumenten die niet weten dat de stier van Red Bull rood is en agressief aanspringt tegen zijn spiegelbeeld, zullen zien dat deze kalme stier ‘m in ieder geval niet is. En dat is in Spanje en Portugal al helemaal het geval: de Osborne-stier is daar een zeer veel gebruikt logo, onder meer voor de daar populaire dranken sherry en port. Het logo van Osborne is nota bene uitgegroeid tot een nationaal symbool van Spanje.

Dat de rechtbank toch tot het oordeel komt dat sprake is van verwarringsgevaar hangt ermee samen dat de rechtbank enkele merkenrechtelijke uitgangspunten hanteert die niet overeenstemmen met de commerciële werkelijkheid van het geschil. Ik loop de belangrijkste uit het vonnis langs:

- Het “teken” moet worden vergeleken met het “merk zoals ingeschreven” – art. 2.20 lid 1 onder b BVIE. De rechtbank oordeelt dat het “teken” bestaat uit de stier en het woord “TORO”. Dat is echter maar een deel van wat de consument waarneemt – bijvoorbeeld de rode kleur van het blikje maakt van het “teken” geen onderdeel uit. Hetzelfde geldt voor het “merk zoals ingeschreven”: één zwarte Red Bull-stier, zonder verdere toevoeging. Dit is niet het uiterlijk van Red Bull waarmee consumenten in werkelijkheid geconfronteerd worden.

- Verwarringsgevaar treedt sneller op naarmate het merk bekender is – Puma/Sabel. De rechtbank ziet in de bekendheid van Red Bull dan ook een reden om verwarringsgevaar extra snel aan te nemen – terwijl het publiek Red Bull zó goed kent, dat het daardoor juist extra snel ziet wanneer een energy drink niet van Red Bull is.

- Ook bij exportgoederen moet gekeken worden naar het publiek in het territoir van het merk – o.m. Kort Begrip, nr. 327 en de daar genoemde rechtspraak. De rechtbank oordeelt dat de Osborne-stier bij de betrokken kring in de Benelux niet bekend is en het gevaar voor verwarring dus niet kan wegnemen. TORO XL was echter hoofdzakelijk bestemd voor de Spaanse en Portugese markt.

Het zijn met name deze merkenrechtelijke uitgangspunten geweest waardoor de rechtbank oordeelde dat van verwarringsgevaar sprake is.

Nu hoeft het niet altijd een probleem te zijn wanneer het juridische begrip “verwarringsgevaar” niet volledig gelijkloopt met de situatie in de markt. Ook voor het hanteren van de hiervoor behandelde merkenrechtelijke uitgangspunten bestaan in sommige gevallen goede redenen. Zo gecombineerd toegepast op deze casus leidt de keuze van de rechtbank er echter toe dat zij een probleem constateert (verwarringsgevaar) dat in de commerciële werkelijkheid van partijen wel eens helemaal niet zou kunnen bestaan. Volgens mij gaat het ergens mis wanneer een partij belemmerd wordt in haar vrije handel, omwille van een probleem dat niet bestaat.

Nu wil ik overigens niet de indruk wekken dat Red Bull geen gerechtvaardigd probleem kan hebben met het blikje TORO XL. Verwarringsgevaar is echter het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat Osborne probeert aan te haken bij Red Bull – en en passant zorgt voor verwatering van het merk van Red Bull. Deze problemen zijn het onderwerp van een andere grondslag voor merkinbreuk (inbreuk "sub c") dan waarover de rechtbank hier oordeelde. Daarover gaat mijn volgende column. 

Jesse Hofhuis

Reageren? Mail jesse@jessehofhuis.nl of redactie@IE-Forum.nl

Hoge Raad, 4 september 2009, 08/00074, conclusie A-G Strikwerda in Stichting De Thuiskopie tegen Norma & IRDA (met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

Naburige rechten. Gelijkheids- of assimilatiebeginsel. Inzet van deze zaak is de uitleg van de “scope-rule” of reikwijdteregel van art. 32 van de Wet op de Naburige Rechten (Wnr). Meer bepaald gaat het om de vraag of Amerikaanse uitvoerende kunstenaars, nu de Verenigde Staten geen partij zijn bij de Conventie van Rome maar wel bij de Conventie van Genève, aanspraak kunnen maken op de zgn. thuiskopievergoeding en om de vraag of buitenlandse (Amerikaanse) uitvoerende kunstenaars slechts met betrekking tot een door een omroeporganisatie uitgezonden “live”-uitzending”een aanspraak hebben op de thuiskopieregeling.

Het hof oordeelde eerder (Gerechtshof Amsterdam, 13 september 2007, IEF 4703) dat nu de Verenigde Staten geen partij zijn bij de Conventie van Rome het ervoor moet worden gehouden dat de wetgever aan Amerikaanse uitvoerende kunstenaars in beginsel geen aanspraak heeft gegeven op een thuiskopievergoeding audio op dezelfde basis als toegekend aan onderdanen van Rome-landen. M.b.t. de thuiskopievergoeding video deelde het hof het oordeel van de rechtbank dat art. 4 sub c van de Conventie van Rome uitsluitend betrekking heeft op audio-uitvoeringen die live worden uitgezonden.

De A-G strekt, heel kort, tot vernietiging van het bestreden arrest waar het het het oordeel over de thuiskopievergoeding audio en het gestelde reciprociteitsvereiste betreft:

25. (…) Uit het vorenstaande vloeit m.i. voort dat de klacht van het subonderdeel gegrond is. Volgens de bewoordingen van art. 32 lid 1 sub c jo. lid 2 Wnr worden uitvoerende kunstenaars beschermd, niet alleen als hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Rome, maar ook als hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Geneve. De uit haar bewoordingen blijkende strekking van de bepaling is niet onverenigbaar met enige kenbare bedoeling van de wetgever (de parlementaire geschiedenis zwijgt over de achtergronden van art. 32 lid 1 sub c jo. lid 2 Wnr) en treedt ook niet buiten het door de Conventie van Rome en de Conventie van Genève bepaalde verdragsrechtelijke kader van art. 32 Wnr. Art. 4 van het eerstbedoelde verdrag staat niet eraan in de weg dat de toepassingscriteria met betrekking tot de nationale regelgeving inzake de bescherming van de uitvoerende kunstenaars ruimer worden getrokken dan het artikel aangeeft, en de Conventie van Geneve, hoewel primair gericht op de bescherming van de fonogrammenproducenten, biedt in art. 7 lid 2 met zoveel woorden de mogelijkheid de door dit verdrag op zichzelf niet beschermde uitvoerende kunstenaars mee te laten delen in de bescherming van de producenten van het fonogram waarop hun uitvoering is vastgelegd.

(…) 46. kent, anders dan het hof kennelijk heeft geoordeeld, noch art, 4 van de Conventie van Rome, noch art 32 Wnr, behoudens in het. hier niet-toepasselijke lid 4, de materiële reciprociteit als (bijkomende) voorwaarde voor nationale behandeling.

Lees de conclusie hier.

GOOLFY BLACK LIGHT MINI GOLF - Beeldmerk (Afgew.) 
GOOLFY BLACK LIGHT MINI GOLF - GLOWGOLF (Afgew.) 
BUFFALO - BUFFEL (Afgew.) 
JUMBO- JUMBIO (Afgew.)BOLLETJE - BIER BOLLETJES  (Afgew.)
BOLLETJE - WIJN BOLLETJES (Afgew.) 
RED FOR THE BEST THINGS IN LIFE - B RED (Toegew.) 
BIEN-ÊTRE - TRESBIEN ETRE COCO BILLY (Toegew.)
PASSIONATA - APPASSIONATO ARTE (Toegew.)
NOVOTEL - lovotel (Gedeelt.)
FLEXRAY - FlexRay (Afgew.)
FOUR SEASONS - FOUR SEASONS (Toegew.)
EPCA - EPCAS EUROPEAN PARTY CATERING ASSOCIATION (Gedeelt.)
FRYLIGHT - frika-light (Afgew.)
SIGNUM - signus (Gedeelt.)
TENARIS - TENARIS (int) (Afgew.)
RESOLUTE - Resolute  (Toegew.)
GLAM ROCK - Glam-R (Afgew.)
Leeuw (fig.) - Leeuw (fig.) (Toegew.)

Lees de beslissingen hier.

Uit de Commission Communication " Reviewing Community Innovation in a changing world:

"An adequate legal framework to protect knowledge properly is a precondition for an innovative society. In the area of Intellectual Property Rights, among other things as a result of the failure to introduce a Community patent, the EU is still not providing favourable conditions for the development and diffusion of innovation. The European patent system is costly and fragmented, discouraging innovation compared to the US and Japan20. The difference in patenting costs in comparison to these countries is significant and is not being reduced. It is high time to change this situation.

Commission efforts on copyright policy have been aiming to further develop the emerging EU cross-border market for the dissemination of knowledge. The development of new digital products, services and business models, which thrive on openness, needs a supportive and predictable legal framework."

Lees hier meer.

Hoge Raad, 4 september 2009, nr. 07/13142, conclusie A-G Verkade in Lego Nederland B.V. c.s. tegen Mega Brands Inc. c.s.  (met dank aan Willem Hoyng, Howrey LLP)

Slaafse nabootsing. Eerst even voor jezelf lezen. Conclusie Verkade in de 'zaak over nabootsing van de alom bekende speelgoedbouwsteentjes van Lego. In deze zaak is uitgangspunt dat die steentjes niet (meer) door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd zijn. Partijen strijden over de vraag of het constructiespeelgoed dat Mega Brands in de uitvoeringen Mini en Micro op de Nederlandse markt wil brengen is te kwalificeren als een nodeloze en verwarringwekkende nabootsingen ten opzichte van Lego's DUPLO en LEGO.

Anders dan de rechtbank zag het hof [Gerechtshof  's-Hertogenbosch, 12 juni 2007, IEF 4140]. een rechtvaardiging voor de (verondersteld: verwarringwekkende  nabootsing, gelegen in de reële behoefte van potentiële kopers aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedsysteem van Lego.' A-G Verkade oordeelt in hoofdlijnen hetzelfde, maar stelt dat het hof op een bepaalt punt tekort is geschoten in de motivering:

5.27. Passend binnen het in de rechtspraak ontwikkelde kader en op begrijpelijke wijze heeft het hof kunnen oordelen dat de slaafse nabootsing van Mega Brands zijn rechtvaardiging vindt in een reële behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem en dat dit een nabootsing meebrengt van zowel de maatvoering als de overige constructieve en esthetische vormaspecten. Bij dit oordeel heeft het hof m.i. echter onvoldoende gerespondeerd op de (essentiele) stelling van Lego dat Mega Brands – ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar – redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrengen van markeringen/gaten zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de steentjes. Mogelijk is het hof van oordeel geweest dat Mega Brands - ter beperking van verwarringsgevaar - in voldoende mate tegemoet gekomen is aan hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd mocht worden, nu zij - zoals door de rechtspraak in rov. 3.6 is vastgesteld, en in hoger beroep en in cassatie niet ter discussie is gesteld - haar blokjes kleuren heeft gegeven die afwijken dan de door Lego gebezigde kleuren, zodat daaraan volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook nog het aanbrengen van markeringen/gaten behoefde te worden gevergd. Wat hier overigens van zij, het hof heeft dit echter niet in zijn overwegingen neergelegd.

(…) 6. Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 september 2009, KG ZA 09-864, Formula One Licensing B.V. tegen Goldzade C.V. c.s.

Merkenrecht. Bellure- & Intelvonnis. Formula One Licensing (FOL, van de Formule 1 autoracewedstrijden, maakt bezwaar tegen gebruik door gedaagden van het (beeld)teken “Fone1” (F one 1, afbeeldingen in het vonnis) m.b.t. energydrinks. Gebruik woord Fone1, o.a. in domeinnamen en handelsnamen geen inbreuk, vordering m.b.t. verbod op logo wordt wel toegewezen. F1 merk geniet een hoge mate van bekendheid bij het publiek en heeft een goede reputatie. De logo’s stemmen overeen en ondanks ongelijksoortigheid waren/diensten, zal het publiek een verband leggen. Gedaagden varen in het kielzog en beïnvloeden het economische gedrag van de consument: 

“4.14 (…) Gelet op die factoren en het aantrekkelijke imago van het F1-merk is voorshands ook aannemelijk dat een grote kans bestaat dat het gebruik van het logo het economische gedrag van de gemiddelde consument van energiedrank zal beïnvloeden in die zin dat de consument sneller naar de waren van [X c.s.] zal grijpen. Aldus haalt [X c.s.] zonder financiële vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die FOL heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Ook is gelet op een en ander naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk dat [X c.s.] dit voordeel bewust heeft gezocht door in het kielzog van het bekende F1-merk te varen. Derhalve is er sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het bekende F1-merk. Aangezien gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] hiervoor een geldige reden heeft, is er sprake van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 september 2009, KG ZA 09-1503 P/EB, E.L. Deen tegen Deen Coaching B.V. & Hexson B.V. (met dank aan Jesse Hofhuis, Jesse Hofhuis).

Handelsnaamrecht. Partijen hebben al eerder over een handelsnaamrechtelijke geschil tot aan het hof geprocedeerd. Het onderhavige geschil ziet op de handelsnamen Deen Outplacement en Deen Coaching. Eiser ziet zijn vorderingen afgewezen en wordt veroordeeld in de onbetwiste 1019h proceskosten. Kort, in citaten:

Conventie. 53. Deen Coaching heeft ter zitting toegezegd dat zij - zonder te erkennen dat zij daartoe rechtens gehouden is - het Handelsregister zal verzoeken om haar handelsnamen 'Deen Coaching' en 'Deen Outplacement' door te halen en dat zij haar statutaire naam zal wijzigen, omdat zij geen plannen heeft om zich onder deze namen te profileren. (…)

5.4. Met betrekking tot het gevorderde verbod op het voeren van andere handelsnamen dan onder 5.3 genoemd, die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met die van Erik Deen, dient te worden beoordeeld of Erik Deen de handelsnamen 'Deen Outplacement’ en 'Deen Coaching' rechtmatig voerde voordat Deen Coaching onder daarop gelijkende namen naar buiten trad. Partijen zijn het er over eens dat bij die beoordeling het vonnis van de voorzieningenrechter te Den Haag en het arrest van het gerechtshof te Den Haag als uitgangspunt moeten worden genomen, Partijen zijn het er voorts over eens dat uit die uitspraken volgt dat Erik Deen slechts gebruik mag maken van de naam 'Deen' in zijn handelsnamen, indien die naam wordt voorafgegaan door de naam 'Erik' en gevolgd door een omschrijving van het werkterrein. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat het gebruik door Erik Deen van handelsnamen zonder toevoeging van zowel de naam 'Erik' als een omschrijving van de activiteit niet geoorloofd is. Voorzover Deen Coaching het woord 'Deen' in haar handelsnaam wil laten volgen door een woord dat de gebruikelijke omschrijving van haar werkgebied is, kan haar dat recht niet worden ontzegd. Dat dit verwarring kan veroorzaken met de door Erik Deen gevoerde handelsnamen (Deen', voorafgegaan door 'Erik' en gevolgd door een omschrijving van het werkterrein), is uitsluitend het gevolg van de keuze van Erik Deen om met zijn handelsnamen zo dicht aan te gaan zitten tegen de reeds veel langer gebruikte handelsnamen van (de rechtsvoorganger van) Deen Coaching. Dit verwarringsgevaar kan dan ook niet leiden tot een verbod aan Deen Coaching om in haar handelsnamen het beschrijvende element op te nemen. Het gevorderde verbod op het gebruik van andere, op de handelsnaam van Erik Deen gelijkende handelsnamen wordt daarom afgewezen.

5.5. Erik Deen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Zij vordert een bedrag van EUR 11.780.85 aan advocaatkosten. Erik Deen heeft hiertegen geen verweer gevoerd en deze kosten komen redelijk voor.

Reconventie: 6.3.A Partijen verschillen van mening over de vraag of het gebruik van een domeinnaam moet worden aangemerkt als het gebruik van een handelsnaam. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van alle omstandigheden van her geval. Erik Deen gebruikt de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegatie.nl om mogelijke klanten die op zoek zijn naar een onderneming die onder de naam 'Deen' deze diensten aanbiedt, naar zijn site te leiden. Hij treedt onder deze naam dus naar buiten, zodat het gebruik van deze namen als gebruik van handelsnamen moet warden aangemerkt. Omdat de handelsnamen van partijen zo dicht bij elkaar liggen, rust op Erik Deen de plicht om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen Nu zijn echt op gebruik van de naam 'Deen' - zoals hiervoor onder 5.4 is ovenrwogen - is beperkt door de eis dat die naam moet zijn voorzien van de hiervoor genoemde toevoegingen en nu het gebruik van de domeinmamen www.deencoaching.nl en www .deenreintegratie.nl. de verwarring nog groter maakt, maakt Erik Deen door het gebruik van die domeinnamen inbreuk up de (handelsnaam- en merk)rechten van Deen en Herxson. Dit geldt niet voor de domeinnaam www.erikdeen.nl, nu deze domeimaam duidelijk verwijst naar Erik Deen. Dat Erik Deen heeft toegezegd om de domeinnamen www.deencoaching.nl en www.deenreintegatie.nl “dood” te zullen maken, ontneemt Deen en Herxson niet hun belang bij het gevorderde verbod om andere inbreukmakende handelsnamen te voeren. De slotsom is dat het gevorderde verbod op het gebruik van de domeinnamen www.deencoaching.nl, www.deenreintegratie.nl en www.erikdeen.nl zal worden afgewezen, maar dat vordering voor bet overige zal worden toegewezen, waarbij de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 3 september 2009, zaak C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur, SA, voorheen Aceites del Sur, SA tegen Koipe Corporación, SL / OHIM

Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk La Española. Oppositie door houder van nationale en communautaire beeldmerken Carbonell. Oppositie afgewezen door OHIM maar toegewezen door Gerecht, in een arrest dat volgens A-G Mazák maar beter kon worden vernietigd. “Het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.” Het Hof oordeelt anders. “Hhoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het woordelement.”

Beeldelement / woordelement: 64. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het Gerecht om te beginnen in de punten 88 tot en met 90 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte een doorslaggevend belang had toegekend aan het woordelement van de conflicterende merken gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken.

65. Daarentegen heeft het Gerecht een dergelijk belang toegekend aan het beeldelement door in punt 91 van het bestreden arrest duidelijk te verklaren dat dit element in termen van grootte een veel belangrijker plaats innam dan het woordelement, zodat dit laatste ondergeschikt aan het beeldelement was. Volgens punt 109 van ditzelfde arrest was het beeldelement dus in de specifieke omstandigheden waarin de betrokken waar werd verkocht, van groter belang.

66. Het Gerecht was dus van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het woordelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell.

67. Anders dan rekwirante betoogt, heeft een dergelijke aanpak evenwel niet ertoe geleid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de impact van het woordelement.

68. Na een gedetailleerde vergelijkende analyse van de conflicterende merken op visueel vlak in punt 100 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht vervolgens in de punten 103 en 104 van ditzelfde arrest vastgesteld dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëerde, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van deze merken ontstaat.

69. Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 105 en 111 van het bestreden arrest gepreciseerd dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van het woordelement van het aangevraagde merk, dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar.

70. Met andere woorden, hoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het woordelement. Het Gerecht heeft daarentegen juist in het kader van de beoordeling van dit element in wezen gesteld dat het te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen aan de conclusie waartoe het was gekomen na het vergelijkend onderzoek van deze merken op visueel vlak.

71. Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, het Gerecht in casu de regel inzake de globale beoordeling, zoals geformuleerd in de communautaire rechtspraak die in de punten 59 tot en met 62 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, correct heeft toegepast in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

Visuele impact: (…) 75. Tegen de achtergrond van deze beginselen heeft het Gerecht onder meer in de punten 108 en 109 van het bestreden arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk.

76. Het Gerecht kon dus op goede gronden daaruit afleiden in de punten 109 en 110 van het bestreden arrest dat in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van deze merken toeneemt, en dat de betrokken tekens moeilijker te onderscheiden zijn, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, zoals het Hof overigens reeds heeft kunnen preciseren (zie in die zin reeds aangehaalde arresten BHIM/Shaker, punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34 en de aangehaalde rechtspraak).

77. Wat verder rekwirantes argument betreft inzake de vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot het aandachtsniveau van de consument, dient te worden opgemerkt dat dit argument uitsluitend ziet op feitelijke elementen.

Co-existentie: (…) 82. Om te beginnen kan weliswaar niet volledig worden uitgesloten dat de co-existentie van twee merken op een bepaalde markt eventueel samen met andere elementen ertoe kan bijdragen dat het gevaar voor verwarring van deze merken bij het relevante publiek vermindert, maar daartoe moet zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 28 en 29 van zijn conclusie suggereert, kan het ontbreken van verwarringsgevaar in het bijzonder worden afgeleid uit de „vreedzame” aard van de co-existentie van de conflicterende merken op de betrokken markt.

83. Evenwel blijkt uit het dossier dat in casu de co-existentie van de merken La Española et Carbonell geenszins „vreedzaam” was, aangezien de vraag van de overeenstemming van deze merken reeds vele jaren het voorwerp is van procedures tussen de twee ondernemingen voor de nationale rechterlijke instanties.

84. Wat verder het argument inzake de algemene bekendheid betreft, moet allereerst worden gepreciseerd dat bij de beoordeling of de waren waarop twee merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen, de bekendheid van het oudere merk, in casu het merk Carbonell, in aanmerking moet worden genomen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 24). Derhalve kan rekwirante in casu niet de algemene bekendheid van het merk La Española op de Spaanse olijfoliemarkt aanvoeren – zoals zij overigens reeds in eerste aanleg zonder succes heeft gedaan – voor haar stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien vaststaat dat dit merk jonger is dan het merk Carbonell. Wat verder de algemene bekendheid van dit laatste merk betreft, zet rekwirante niet uiteen op welke wijze het Gerecht bij inaanmerkneming van dit element een groter onderscheidend vermogen had kunnen toekennen aan het merk La Española en aldus het bestaan van gevaar voor verwarring van deze merken had kunnen uitsluiten.

Lees het arrest hier.

mr. P.A.C.E. van der Kooij, Universiteit Leiden: Over de uitholling van de “breeder’s exemption” door toedoen van het octrooirecht. Gepubliceerd in de Gazette van de Raad voor Plantenrassen (Staatscourant d.d. 2 september 2009, nr. 12966, p.15-21).

“De kwekersvrijstelling, ook wel de “breeder’s exemption” genoemd, vormt één van de meest actuele thema’s in het kwekersrecht. Het gaat daarbij, ten eerste, om het recht van iedere veredelaar om bij zijn kweekactiviteiten onbelemmerd gebruik te maken van al het bestaande plantaardige materiaal (misschien wat “moderner” uitgedrukt: de complete genenpool), óók als daar reeds op naam van een andere veredelaar beschermd materiaal tussen zit. Ten tweede behelst de vrijstelling tevens het recht om het uit het veredelingswerk voortkomende nieuwe kweekresultaat op de markt te brengen, zonder aan eerdere veredelaars daarvoor iets te hoeven betalen.

In toenemende mate worden tegenwoordig planten, delen van planten en veredelingsmethoden met behulp van het octrooirecht beschermd. In het octrooirecht bestaat echter een vrijstelling als zojuist bedoeld niet. Dit leidt (of kán in de nabije toekomst op zijn minst gaan leiden) tot problemen voor de veredelingssector.

In het onderstaande wordt deze problematiek nader uiteengezet, wordt besproken hoe een en ander zo ver heeft kunnen komen, en sta ik kort stil bij een paar recente initiatieven, en bij enkele mogelijke oplossingen.”

Lees het gehele artikel hier.