Bas Kist, ShieldmarkZacco:  Echt, net echt of bijna namaak. Rondleiding door de supermarkt als het museum van bijna-namaak. Over de strijd tussen A-merken en huismerken (NRC 13 mei 2009)

“De aanleiding voor deze guided tour zijn de opmerkingen van de Vice President Legal Affairs van merkartikelenfabrikant Sara Lee, Hans Voorberg, die vorige maand tijdens een congres over merken stelde dat de positie van het A-merk door de Nederlandse supermarkten op verschillende manieren wordt ondergraven.

(…) We beginnen onze tour in de Snack Room van het museum. Aan uwrechterhand ziet u meteen al een pronkstuk uit de collectie: de Temptations Sweet Chili chips. Dit is recent werk van de huismerkdesigners en ik kan u zeggen dat het een ongekend succes is. De combinatie van de naam, kleurstelling en ingrediënten roept bij al onze bezoekers meteen de gedachte op aan de grote inspiratiebron, de Sensations Sweet Chili chips van Lay’s. En zoals bij veel topstukken in dit museum roept het meteen vragen op als: is het namaak, of bijna-namaak, of origineel? Het gaat hier om zo subtiel gemaakte verschillen dat het de vraag is of hier in juridische zin sprake is van namaak.

Als we hier de hoek om gaan komen we in de Sauzen & Soepen Sectie van het museum. Hier maakt u kennis met een ander staaltje raffinement van de in-house-ontwerpers. Zij laten zich niet alleen door het design van de verpakkingen van A-merken inspireren, ze kijken ook goed naar de vorm. Aan uw linkerhand ziet u hoe de designers er in geslaagd zijn de uiterlijke vorm van de bekende Heinz-ketchupfles heel dicht te benaderen. En wat vindt u van deze, hier op rechts? Dat is de populaire Kop Soep, de poedersoep van het museum. Zonder twijfel geïnspireerd op het Amerk Cup a Soup. Een gedurfd meesterwerkje, met die herkenbare P zo groot op de verpakking.”

Lees het artikel hier.

HvJ EG, 12 mei 2009, Conclusie A-G Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer in gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing Associates SA tegen OHIM en vice versa.

Merkenrecht en 6ter Parijs. Fabrieks- of handelsmerken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met staatsembleem. Weigering van inschrijving beeldmerk bestaande uit de weergave van een esdoornblad en de letters RW (kleding) wegens gelijkenis met het esdoornblad-embleem van Canadese. Voor waren was die weigering volgens het GvEA (IEF 5728) terecht, voor diensten was de interpretatie van het OHIM van 6ter echter te ruim. Het beroep wordt afgewezen, maar de De A-G concludeert wel “dat de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken [weliswaar] niet uit het Verdrag van Parijs volgt, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

A-G Colomer, de man van de mooie bespiegelingen in Picasso ("dass ein Erbgut der Menschheit, auf ein Handelsobjekt, eine Ware reduziert wird") en Opel/Autec (“Proustischen Madeleine der Erwachsenen”), formuleert het ook deze keer weer beeldend: 

"Het onderzoek van deze aspecten impliceert dat het ingewikkelde kluwen van internationaal recht en gemeenschapsrecht wordt ontward, en vereist tevens dat we afdalen in de dieptes van de heraldiek, ten einde de grenzen van de bescherming van nationale emblemen tegen pogingen tot toe-eigening ervan voor commerciële doeleinden, te onderzoeken.

Deze wetenschap van de wapenkunde doet denken aan de twisten en avonturen uit andere tijden, zoals dat waarin Don Quichot stond tegenover de Ridder van de Witte Maan, die aldus werd genoemd omdat zijn schild was versierd met dit stralende hemellichaam; gelukkig gaat het evenwel niet om de beslechting van geschillen inzake de „voorrang van schoonheid” tussen twee dames, maar om het gebruik van de kunst van de heraldiek bij de afbakening van de grenzen van de bescherming van een nationaal embleem."

Het beroep tegen het arrest van het Gerecht dient volgens de A-G grotendeels te worden afgewezen, aangezien de uitkomst juist was. De enige correctie betreft het juridisch inzicht van het GvEA:

107. Het Gerecht vergist zich dan ook wanneer het gedeeltelijk de bescherming van emblemen weigert op grond van artikel 6 ter, aangezien deze bepaling weliswaar dienstmerken niet omvat, maar het evenmin aan deze bepaling staat om in extenso de omvang van de absolute bescherming van emblemen te regelen. De betrokken bepaling vereist enkel dat de staten die partij zijn bij het Verdrag, geen fabrieks- of handelsmerken inschrijven die identiek zijn aan een nationaal embleem of een dergelijk embleem bevatten. Het staat de ondertekenende landen evenwel vrij om de werkingssfeer van de regel uit te breiden tot dienstmerken. In dit opzicht stelt het BHIM terecht dat het Verdrag van Parijs een „minimumregeling ” is, en niet een „eenvormige wet”. In het gemeenschapsrecht zijn er genoeg voorbeelden van dit type van regelingen die de lidstaten toelaten om verder te gaan dat de in een richtlijn vastgestelde vereisten, op basis van de zogenaamde methode van „minimumharmonisatie”.

108. Anders dan het BHIM betoogt, biedt artikel 6 sexies van het Verdrag van Parijs evenwel geen steun voor een ruime uitlegging van artikel 6 ter van dit Verdrag. Artikel 6 sexies verzoekt de ondertekenende landen enkel om dienstmerken te beschermen, zonder de inschrijving ervan te eisen. Derhalve worden de modaliteiten van deze bescherming geregeld door elke staat, die dus dienstmerken kan gelijkstellen met fabrieks- en handelsmerken, of een bijzondere regeling kan vaststellen. In elk geval, met uitzondering van concrete verwijzingen naar diensten in het Verdrag, zoals die in de artikelen 2 en 3 juncto artikel 5,(61) staat het aan de nationale wetgever om vast te stellen in welke mate merken ter aanduiding van diensten gelijkwaardig zijn aan merken die zijn aangebracht op consumptiegoederen.(62)

109. Kort gezegd, de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken volgt niet uit het Verdrag van Parijs, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 mei 2009, HA ZA 08-3144, Ratiopharm GmbH  tegen Sepracor Inc.

Octrooirecht. Ratiopharm overweegt op de markt te komen met een generiek  levocetirizineproduct en vordert met succes de vernietiging van het Nederlandse deel van Sepracor’s (Xyzal™) EP 0 663 828 (hierna: ‘EP 828’) dat betrekking heeft op de behandeling van allergische rhinitis en astma door toepassing van het enantiomeer levocetirizine. 

De meest nabije stand van techniek beschrijft de medische toepassing van racemisch cetirizine als antihistamine. De rechtbank overweegt:

5.3. Aangenomen moet worden dat het op de prioriteitsdatum voor de vakman voor de hand lag om, uitgaande van de medische toepassing van racemisch cetirizine als antihistamine, te onderzoeken of en in hoeverre ook het enantiomeer levocetirizine medisch toepasbaar is als antihistamine. [...] Vast staat namelijk dat de vakman op de prioriteitsdatum wist dat de farmacologische werkzaamheid van een racemisch mengsel in het algemeen aan een van de enantiomeren kan worden toegeschreven, terwijl het andere enantiomeer inactief of zelfs schadelijk kan zijn. [...]

Dat dit tot de algemene vakkennis behoorde, blijkt niet alleen uit door Ratiopharm overgelegde publicaties, maar blijkt, aldus de rechtbank, ook uit het octrooischrift zelf. De rechtbank vervolgt:

Daarnaast heeft Sepracor tijdens het pleidooi erkend dat deze wetenschap voor de vakman in het algemeen een voldoende prikkel vormt om de farmacologische eigenschappen van enantiomeren te onderzoeken. Aangenomen moet dus worden dat, zoals ook de Technische Kamer van Beroep heeft vastgesteld in de Hoechst-zaak (TKB 30 augustus 1988, T 296/87), het testen van de enantiomeren in het algemeen “the obvious first step” is in het kader van het onderzoek naar de verbetering van een geneesmiddel met een chiraal centrum.

Het betoog van Sepracor dat de vakman die prikkel niet had ten aanzien van cetirizine, aangezien de vakman niet zou verwachten dat de bijwerkingen, waaronder sedatie, minder zouden zijn bij de afzonderlijke enantiomeren van cetirizine slaagt niet nu volgens de rechtbank het verminderen van de genoemde bijwerking namelijk niet de enige reden was waarom de vakman geneigd zou zijn te onderzoeken of de afzonderlijke enantiomeren van cetirizine kunnen worden gebruikt als antihistamine.

5.5 [...] [Ratiopharm] heeft daarbij gewezen op (i) de mogelijkheid van dusdanige interacties tussen de enantiomeren dat het ene enantiomeer de beoogde werking van het andere tegenwerkt, en (ii) de mogelijkheid dat het ene enantiomeer een bepaalde selectiviteit heeft voor het aangaan van reacties in het lichaam, en het andere niet. Sepracor heeft niet weersproken dat die mogelijkheden de vakman zouden hebben aangezet om de eigenschappen van de enantiomeren van levocetirizine te onderzoeken. [...]

De rechtbank wijst er verder op dat van de richtlijnen van de FDA bovendien een sterke prikkel uitging om de farmacologische eigenschappen van de enantiomeren te onderzoeken en verwijst daarbij naar het eerdere oordeel in de zaak Tiefenbacher c.s. – Lundbeck  r.o. 6.10 (IEF 7799) “in welke zaak een octrooi met een veel eerdere prioriteitsdatum dan die uit het onderhavige octrooi aan de orde was (14 juni 1988 t.o. 24 september 1992), zodat dit al helemaal in het onderhavige geval opgeld doet).” De rechtbank vervolgt: 

5.7 Dit is te meer het geval nu tussen partijen vast staat dat op de prioriteitsdatum al bekend was hoe het racemaat van cetirizine kon worden gesplitst in levocetirizine en dextrocetirizine en dat het bovendien voor de vakman routine was om de antihistaminische werking van de enantiomeren vast te stellen. [...] Een en ander brengt mee dat het onderzoeken van de farmacologische eigenschappen van levocetirizine bepaald eenvoudig was voor de vakman. Ook indien de prikkel om dat onderzoek te doen bij cetirizine al minder groot zou zijn dan bij andere chirale geneesmiddelen, zoals Sepracor stelt, moet daarom worden geconcludeerd dat de vakman dat onderzoek wel zou (would) hebben verricht. [...]

5.8. Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum de antihistaminische werking van levocetirizine zou hebben onderzocht met als "gereedschap" louter zijn algemene vakkennis. Vast staat dat als de vakman dat voor de hand liggende onderzoek zou hebben verricht, hij zou zijn uitgekomen op de in EP 828 geclaimde uitvinding.

5.9. Het betoog van Sepracor dat het op de prioriteitsdatum niet voor de hand lag dat toepassing van levocetirizine minder sedatie veroorzaakt dan racemisch cetirizine, kan, als dit al juist is, niet leiden tot een andere conclusie. Gegeven het feit dat de medische toepassing van levocetirizine als zodanig voor de hand lag op de prioriteitsdatum, ontbeert de in EP 828 geclaimde uitvinding inventiviteit, ongeacht of er aan de medische toepassing van levocetirizine onverwachte voordelen kleven (vgl. TKB 30 augustus 1988, T 296/87, Hoechst).

Naast conclusie 1 worden ook de volgconclusies vernietigd. Ratiopharm heeft aan de hand van concrete verwijzingen naar de stand van de techniek bij pleidooi aangegeven waarom de volgconclusies niets nieuws of inventiefs toevoegen aan conclusie 1. Daarop heeft Sepracor niet meer gereageerd. Gegeven de nietigheid van EP 828 is ook ABC 085 nietig (art. 15 lid 1 sub c Verordening EEG/1768/92).

Proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Partijen zijn overeengekomen dat die kosten kunnen worden begroot op € 150.000,00. 

Lees het vonnis hier.

- KRABBELI tegen KRABBELI (Afgew.) 
- ZELIA tegen ZELYA (Toegew.) 
- Image COMPLICES EAGLE (Gedeelt.)
- HDI tegen HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS (Gedeelt.) 
- QUADRANT tegen QA QUADRANT ACCOUNTANCY ACCOUNTANTS ADVISEURS (Gedeelt.)
- BATISELF tegen SANISELF (Afgew.) 
- PRIVA ZORG tegen RVA ZORG (Afgew.) 
- ROYAL CARE tegen ORANJE ROYAL LEATHER CARE (Afgew.)  
- ROYAL CARE tegen ORANJE ROYAL TEXTILE CARE (Afgew.) 
- TOTAL tegen B TOTAL (Afgew.)

Lees de beslissingen hier.

Kamerstuk 31876, nr. 7, 2e Kamer, 2008-2009. Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten; Nota n.a.v. het verslag. O.a. reclamerecht en auteursrecht:

“Bij productplaatsing moet sprake zijn van vergoeding voor het plaatsen van een product in een programma. Dit kan een financiële vergoeding zijn voor elke keer dat het product bijvoorbeeld 5 seconden in beeld komt. Er kan ook worden afgesproken dat er geen financiële vergoeding staat tegenover het opnemen en tonen van een product of dienst in een programma, maar dat het product zelf een zodanige grote waarde heeft dat daarmee in feite de vergoeding voor het programma is geleverd. De regering heeft ervoor gekozen om productplaatsing te verbieden bij de publieke omroep. Het is echter niet de bedoeling van de regering dat de bestaande mogelijkheden voor de publieke omroep worden doorkruist.”

“De flitsenregeling brengt voor omroepaanbieders (de exclusief rechthebbenden) de verplichting met zich om beelden van evenementen af te staan. Met andere woorden: iedere andere aanbieder van omroepdiensten heeft het recht om korte fragmenten op te vragen en heeft daarin ook een eigen keuze. De nieuwsexceptie van het auteursrecht geeft een ieder wel de mogelijkheid om zonder toestemming van de auteursrechthebbende nieuwsfragmenten uit te zenden, maar die mogelijkheid is afhankelijk van de feitelijke toegang tot het materiaal. Die feitelijke toegang is bij sportevenementen vaak alleen mogelijk voor de omroep die opnamen (in het stadion) mag maken.

Een andere omroeporganisatie kan in dat geval de beelden van televisie opnemen of bijvoorbeeld van internet afhalen, maar de kwaliteit daarvan is minder goed en bovendien is de omroep dan beperkt in zijn keuze, omdat hij afhankelijk is van hetgeen hij aantreft (vaak is er meer beeldmateriaal beschikbaar dan wordt uitgezonden). De meerwaarde van de flitsenregeling is dus gelegen in keuze en kwaliteit. De vergoeding die voor het gebruik van een kort fragment mag worden gevraagd, betreft alleen de productiekosten. Het gaat enkel en alleen om de technische kosten en bewerkingskosten die samenhangen met de Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 876, nr. 7 18 beschikbaarstelling van de beelden, bijvoorbeeld kosten voor de tape en arbeidskosten.”

Lees het volledige verslag hier.

GvEA, 12 mei 2009, zaak T-410/07, Jurado Hermanos tegen OHIM

Gemeenschapsmerkenrecht. Doorhaling gemeenschapswoordmerk JURADO na uitblijven aanvraag om vernieuwing van inschrijving door houder van merk. Verzoek om herstel in vorige toestand ingediend door houder van exclusieve licentie.

24. Vervolgens moet worden afgewezen verzoeksters stelling dat zij als houdster van een exclusieve licentie tijdens de gehele geldigheidsduur van de licentie het recht heeft om de vernieuwing van het merk aan te vragen indien de merkhouder dit niet doet. Weliswaar kan een uitdrukkelijke machtiging in beginsel in de licentieovereenkomst zijn opgenomen, maar in casu is daarover in de licentieovereenkomst niets bepaald. Gesteld dat verzoekster betoogt dat de exclusieve licentieovereenkomst impliceert dat de licentiehouder gemachtigd is om de vernieuwing van de inschrijving aan te vragen, zelfs dat zij daartoe gemachtigd moet zijn als sanctie voor het feit dat de merkhouder zich aan misbruik van recht en aan wetsontduiking schuldig zou hebben gemaakt, is dit betoog bovendien in strijd met de duidelijke bewoordingen en het doel van artikel 47, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat sprake moet zijn van een uitdrukkelijke machtiging en niet is ingegeven door de gedachte om particuliere partijen te bestraffen.

27. Gelet op het voorgaande was verzoekster, aangezien de merkhouder haar niet uitdrukkelijk had gemachtigd om vernieuwing van de inschrijving van het merk aan te vragen, geen partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk en zij kon dus niet om herstel in de vorige toestand verzoeken in die procedure. De beslissing van de kamer van beroep om verzoeksters beroep om die reden te verwerpen, is derhalve niet onjuist.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 21 april 2009, LJN: BI2866, Appellant tegen Stichting Dorpsfeesten De Veenhoop & de gemeente Smallingerland.

Auteursrecht. Aardige casus met als conclusie dat het Veenhoopfestival mag blijven op de locatie naast jachthaven van appellant. De stichting is niet verplicht om door middel van handhaving van haar auteursrecht te voorkomen dat anderen het Veenhoopfestival organiseren. Welk auteursrecht er precies op het festival rust wordt niet aangegeven.

Appelant, eigenaar van een jachthaven en camping, ondervindt overlast van het Veenhoopfestival dat jaarlijks naast zijn terrein wordt gehouden. Appelant maakt bezwaar en sluit na overleg een overeenkomst met de organiserende stichting dat deze het festival niet meer op genoemde locatie zal organiseren. De burgemeester stelt echter enkele malen publiekelijk dat de gemeente zich niet gebonden acht aan de overeenkomst en dat hij garandeert dat het festival gewoon op de oude locatie wordt gehouden.

Appelant vordert dat de gemeente het terrein niet ter ebschikking mag stellen en vordert daarnaast van de stichting dat deze niet toe zal staan dat een ander een gelijkend festival organiseert, en dat de stichting zal optreden tegen ‘een ieder die inbreuk maakt op haar auteursrecht’. De vorderingen worden afgewezen. De gemeente is niet gebonden aan de overeenkomst en de stichting is niet verplicht het auteursrecht te handhaven:

11.  (…) Dit zelfde geldt, mutatis mutandis, ook voor de vordering van een gebod tot handhaving van het auteursrecht op het Veenhoopfestival; zelfs al zou de Stichting dat hebben, dan is daarmee niet gegeven dat zij verplicht is dit recht te handhaven. Het hof tekent hierbij nog aan dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de Stichting bewust de overeenkomst die zij met [appellant] heeft gesloten heeft gefrusteerd of wil frustreren. Uit de feiten zoals die thans voorshands naar voren gekomen zijn uit het dossier, volgt veeleer dat de Stichting geen medewerking heeft verkregen van de gemeente om het Veenhoopfestival op een andere locatie te organiseren, zodat het voor haar de facto onmogelijk was het festival elders te organiseren, zoals dit partijen voor ogen stond.

Lees het arrest hier.

Lees hier het commentaar gemeente Smallingerland op de eerste aanleg: “Deze rechtszaak is deze week in ons voordeel – en dus in het voordeel van het Veenhoopfestival – beslecht. Zo werkt dat in een democratie.”

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 augustus 2006,  LJN: BI3286, X tegen Y (samenwerkingsovereenkomst met inbreng octrooi).

Octrooirecht (althans..). Arrest uit augustus 2006, nu gepubliceerd op rechtspraak.nl. Samenwerkingsovereenkomst op grond waarvan een octrooi moet worden ingebracht. Incidentele vordering tot verwijzing naar hof 's-Gravenhage afgewezen. Het gaat in casu alleen om de uitleg/nietigheid/vernietigbaarheid van de samenwerkingsovereenkomst. Dat is een kwestie die wordt beheerst door het BW. Nu het octrooi zélf daarmee geen onderwerp van geschil is, is artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 niet van toepassing. 

3.3.1. Onderwerp van geschil voordat [X.] zijn eis vermeerderde was slechts de kwestie van de uitleg/nietigheid/vernietigbaarheid van de tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst. Dat is geen kwestie die wordt beheerst door de Rijksoctrooiwet 1995, maar door het BW. Het enkele feit dat [X.] ter uitvoering van die overeenkomst een octrooi heeft ingebracht in [Z.] maakt dat niet anders: het octrooi zélf wordt daarmee immers nog geen onderwerp van geschil. Artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995, dat de rechtbank te ’s-Gravenhage als uitsluitend bevoegde rechter aanwijst, is dus niet van toepassing.

3.3.2. Na eiswijziging wordt dat niet anders. Deze ziet immers op ongedaanmaking van de levering van het octrooi. Dat is dus eveneens een vordering gebaseerd op het BW en niet een in voormeld artikel 80 Rijksoctrooiwet omschreven vordering.

Lees het arrest hier. 

Raad van beroep voor belastingzaken, 30 september 2005, LJN: BI3320 (Fiscaal, know-how en receptuur).

Nog een nu pas gepubliceerde zaak uit 2005. Belastingrecht, know-how en receptuur. Samenvatting rechtspraak.nl: Bij het verlenen van licenties en dergelijke is er sprake van enig moment waarop de gerechtigde tot de know-how respectievelijk de receptuur besluit te dulden dat een derde, al dan niet tegen betaling, gebruik mag gaan maken van de betreffende know-how c.q. receptuur. Het is dat moment waarop naar het oordeel van de Raad gesproken kan worden van “de prestatie” . Het vervolgens gebruik maken door de derde van de betreffende ter beschikking gestelde rechten, kan niet worden geduid als het verrichten van de prestatie, maar dient gezien te worden als het genieten van de prestatie. Daar ziet artikel 4, lid 3, LvOB niet op.

Naar het oordeel van de Raad is de plaats waar prestaties als de onderhavige worden verricht in het algemeen de plaats van vestiging van de onderneming die bij overeenkomst toestaat om gebruik te mogen maken van de betreffende know-how, receptuur of dergelijke. Dit geldt naar het oordeel van de Raad ook voor de commerciële ondersteuning; de bewijslast om aannemelijk te maken dat, in afwijking van hetgeen als gebruikelijk kan worden beschouwd, de plaats waar de prestatie is verricht, een andere is rust, naar het oordeel van de Raad op de Inspecteur. De Inspecteur heeft hiertoe naar het oordeel van de Raad evenwel onvoldoende aangevoerd.

Lees de uitspraak hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 december 2005, LJN: BI3268 & BI2910, Tabaksfabrikanten tegen De Staat der Nederlanden.

Tabakswet. Fabrieksgeheim. Eerst even voor jezelf lezen. Twee zaken uit 2005, eind vorige week gepubliceerd op rechtspraak.nl. Fabrieksgeheim volgens Europese Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten. Tabakswet.

De tabaksfabrikanten stellen zich op het standpunt dat de naam, de exacte en relatieve hoeveelheden en de specifieke samenstelling van de ingrediënten per merk als bedrijfsgeheim moeten worden beschouwd en dat hun bedrijfsgeheimen volledig beschermd moeten worden. Vordering deels toegewezen (BI2910) en afgewezen (BI3268). 
 
Lees de vonnissen hier en hier.