Eerst even voor jezelf lezen
Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 september 2007, KG ZA 07-1028, Doornewaard, h.o.d.n. Silica Nova tegen Air Force Limited.
Vervolg op dit vonnis van de Rechtbank Zutpen. “Nu inmiddels voldoende duidelijk is hoe de Silicair machine eruit ziet en bovendien van inbreuk voorshands geen sprake is, dient voorts het gelegde bewijsbeslag te worden opgeheven zoals in conventie tevens de door Doornewaard gestelde aanzienlijke belangen tot gebruik van de machine om in zijn levensonderhoud te voorzien in aanmerking genomen. De gevorderde intrekking van een door een andere voorzieningenrechter gegeven verlof gaat naar voorlopig oordeel de competentie van deze voorzieningenrechter te buiten."
Lees het vonnis hier.
L’affare della Trattoria
Vaak zijn het de niet-juridische details van IE-zaken die een juridische zaak onder de meer algemene aandacht brengen: het systeem van de van werkelijke proceskosten is bijvoorbeeld bij derden waarschijnlijk minder bekend dan de pizza-affaire die er uit voortvloeide. In het advocatenblad van 7 september staan zelfs twee stukken over de affaire, een interview met Menno Heerma van Vos (Solv) die een prijsvraag koppelde aan de geanonimiseerde advocaten en een column van Matthijs Kaaks (Boekx). Wie de advocaten waren zoekt u zelf maar uit, voor zover van belang, maar door te berichten over publiciteit die de affaire genereert, kan wel worden aangegeven dat de discussie over het systeem van de werkelijke proceskosten veelzijdiger is dan zij op het eerste oog lijkt.
“Ik sprak mr. X in La Trattoria Delitalia, niet ver van zijn kantoor aan de Zuidas van Amsterdam. Het etablissement heeft door zijn toedoen enige bekendheid verkregen sinds mr. X voor de Voorzieningenrechter in Den Bosch zijn lunchkosten vergoed trachtte te krijgen van de wederpartij in een ‘recht-toe-rechtaan’ merkenzaakje (LJN: BB1252 rechtspraak.nl). Het nieuwe proceskostenregime in IE-zaken maakt het mogelijk de volledige kosten op de wederpartij te verhalen, mits deze ongelijk krijgt. Mr. X diende daarom samen met kantoorgenoot Y een rekening in van H 41.640,67, inclusief lunch dus, wat door de rechter ‘extreem buitensporig’ werd geoordeeld. Sindsdien gaat mr. X anoniem door het leven.”
Lees de column hier (publicatie met toestemming van de auteur).
In globo en in concreto
HvJ EG, 20 september 2007, zaak C 193/06 P, OHIM tegen Quick Restaurants SA (alleen Franse versie beschikbaar).
Wel gesignaleerd, nog niet besproken. Merkenrecht. Oppositiezaak. Aanvraag voor ‘Quicky, een Gemeenschapswoord/beeldmerk. Oppositie op basis van oudere (inter)nationale woord- en beeldmerken ‘Quick’ en Quickies. Het Hof wijst Gerecht terecht met betrekking tot de vergelijking van de tekens, althans de formulering van haar eindoordeel over de vergelijking van de tekens.
De zaak betreft het vergelijk tussen het aangevraagde woord/beeldmerk Quicky van Nestle, Quicky het Nestlé-konijn, en de oudere woordmerken QUICKIES et QUICK van Quick Restaurants. Het Gerecht oordeelde eerder dat de merken visueel en auditief overeenstemden en dat verwarringsgevaar niet kon worden uitgesloten. Het Gerecht merkte daarbij nog op dat aan het onderscheidend vermogen van het konijn nog werd behoorlijk afgedaan doordat het gebruik van dergelijke afbeeldingen dieren (l’utilisation d’un animal jovial et animé) zeer gebruikelijk is in de voedingsmiddelenindustrie.
In de onderhavige zaak stelt het Hof echter dat door het Gerecht onvoldoende is gekeken naar de totaalindrukken van de tekens bij de beoordeling van de visuele overeenstemming. Onder verwijzing naar het arrest in de Shaker-zaak (Limonchelo) benadrukt het Hof dat bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, wat niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.
Het gaat er om of binnen de totaalindruk een element dominant is, woord of beeld, en andere elementen ondergeschikt (verwaarloosbaar), terwijl het Gerecht i.c. het zo fromuleerde dat het woordelement niet verwaarloosbaar zou zijn en het beeldelement niet dominant. Dat iets niet verwaarloosbaar is, is iets anders dan dominant en dominantie is de doorslaggevende factor.
De zaak wordt verwezen naar het Gerecht, die dus ofwel haar mening ofwel haar formulering kan aanpassen.
Nooit openbaar gemaakt (3)
Margriet Koedooder (De Vos & Partners): Reactie voor de fans van Eddy en Danny van Passel. Reactie naar aanleiding van reacties op dit eerdere bericht. Zie ook deze eerdere reactie van Joris Deene.
"Ik ontving een aantal reacties van voornamelijk Belgische fans van de broers Eddy en Danny van Passel. Zij schreven mij dat de beide broers wel degelijk beroemd zijn, bijv. doordat zij in 1988 ‘een belangrijk festival wonnen voor Nederland met het prachtige lied ‘Lovers until the end’. Dit festival blijkt nota bene het Cesme Music Festival in Turkije geweest te zijn (maar ja, dat is wel al weer twintig jaar geleden). Mij is verder onder de neus gewreven dat de broers in 1993 nota bene op nummer 1 stonden in diverse landen in Zuid Oost Azië met het liedje ‘Dying Inside To Hold You’, welk liedje daarna vaak is gecovered. De broers hadden al in 1990 een ‘werelddeal’ gesloten met EMI Music Publishing. Hoezo onbekend? Ik ben vast ‘een riooljournaliste’ want zoveel onnozelheid …. etc.? Nu sluiten alle ‘major’ muziekuitgeverijen vrijwel altijd een ‘werelddeal’ met hun auteurs, dus van dit laatste argument was ik toch niet zo ondersteboven. Maar het is natuurlijk wél onvergeeflijk dat ik de hiervoor genoemde resultaten van de broers - in vergelijking tot de muzikale staat van dienst van R. Kelly (zijn strafrechtelijke staat van dienst mag er óók zijn) of Michael Jackson – slechts heb afgedaan met het woord ‘onbekend’. Ik verwijs een ieder naar de weblog van de broers: www.bloggen.be/vanpasselbrothersmusic. Daar aangekomen zal dan blijken dat de broers nog steeds actief zijn in songfestivalland en ook nog regelmatig muziek van hen te horen is op geluidsdragers van anderen. Bij deze!
Maar tot heden heeft niemand - ook de boze briefschrijvers niet – aangegeven op welke wijze R. Kelly feitelijk kennis heeft kúnnen krijgen van het oudere werk van de Van Passels. De broers – én de briefschrijvers - verwijzen op hun website louter naar de diverse, in het arrest genoemde geboortedata van de twee werken, waaruit wel móet blijken dat ‘R. Kelly ónze demo aan Michael Jackson voorstelde’. Maar het punt is: daar blijkt dat juist niét uit.
Uit het arrest blijkt dat de vijf noten uit het werk van de Van Passels, slechts een klein onderdeel zijn van het refrein en dus een nóg kleiner onderdeel van de compositie zijn terwijl het Hof tevens constateert dat door de eeuwen heen, deze vijf opeenvolgende tonen inspirerend hebben gewerkt op vele andere componisten. Het gaat – om het eens anders te zeggen – hier kennelijk om een banaal deuntje. Maar dat deuntje van 5 noten wordt in het werk van R. Kelly wel tien keer herhaald, en dát acht het Hof uiteindelijk doorslaggevend voor de ‘overeenstemmingsvraag’. Maar overeenstemming alleen is niet genoeg. Joris Deene stelt in zijn reactie op mijn artikel terecht vast dat het auteursrecht enkel beschermd tegen ontlening. Het was dus in beginsel aan de broers Van Passel de ontlening door R. Kelly te bewijzen, ware het niet dat in België de bewijslast in deze is omgekeerd.
In Nederland is in 1992 door de Hoge Raad in het Barbie-arrest de stelplicht los gelaten en de bewijslast met betrekking tot de ontlening omgekeerd. Het vermoeden van ontlening blijkt uit een bepaalde mate van overeenstemming tussen twee werken. Welke mate precies is niet helemaal duidelijk. Wél is duidelijk dat een vermoeden van ontlening moet worden ontzenuwd door de gedaagde partij. In de Belgische zaak is R. Kelly daar onvoldoende in geslaagd. Een toevallige overeenstemming werd in Nederland al niet snel aangenomen, blijkens de rechtspraak. In België gaat men nog een stapje verder, zo lijkt de conclusie na het arrest, door ontlening aan te nemen daar waar er (blijkens de tekst van het arrest) geen gedegen vermoeden van ontlening door R. Kelly kán zijn, doordat het werk van de beide broers nooit is uitgebracht en iedere ‘publieke verspreiding’ van het werk is uitgebleven. R. Kelly gaf desgevraagd aan dat hij de beide broers nooit heeft ontmoet en ook nooit werk van hen had gehoord toen hij zijn compositie schreef. Alleen al gelet op de geografische afstand en het zeer verschillende genre waarin beide partijen opereren lijkt mij dat op zichzelf niet onaannemelijk. Hebben de beide broers ooit een demo met het werk aan R. Kelly gezonden? Hadden zij destijds contact met R. Kelly? Zijn er andere overeenstemmende factoren aan te wijzen die het ook maar enigszins denkbaar kunnen maken dat R. Kelly wel degelijk bekend had kunnen zijn met beide broers en/of hun werk? Niets van dat alles blijkt uit het arrest. Wél blijkt uit het arrest dat vijf op zichzelf banale, veel gebruikte noten door R. Kelly keer op keer zijn herhaald in zijn werk ‘You Are Not Alone’. Hoe bewijst iemand dat hij die vijf veel gebruikte noten niet heeft opgepikt van de eisende partij?
Het Hof besluit dat partij Kelly niét bewijst en zelfs niet aannemelijk maakt dat hij met de melodie ‘You are not alone’ een zelfstandig werk heeft geschreven. Dat hij in de procedure bijna niets heeft losgelaten over de ontstaansgeschiedenis van zijn werk (en gelet op de releasedatum van het album wellicht heeft gejokt over de datum waarop het werk door hem is geschreven) is bepaald niet handig gebleken. Maar – zoals de boze briefschrijvers en beide broers in hun weblog mij willen doen geloven – dat het later aanmelden van een muziekwerk bij een collectieve rechtenorganisatie ongebruikelijk (en kennelijk daarom verdacht) is, is onjuist. Ik ken zelf vele voorbeelden van auteurs die pas achteraf werken opgeven aan hun collectieve rechtenorganisatie. Dat doen ze, omdat ze weten dat het nog zeker 1 a 1,5 jaar duurt voordat op zijn vroegst het eerste geld voor het gebruik van hun muziekwerk tot uitkering kán komen. Men meent dus alle tijd te hebben voor een aanmelding."
Margriet Koedooder
De Vos & Partners Advocaten
Amsterdam, 24 september 2007
In gallop
Rechtbank Arnhem, 26 juni 2007, KG ZA 07-287, Jes Games B.V. & Woedend! Games B.V. tegen YVE Holding B.V. & B (met dank aan Arnout Groen, De Brauw Blackstone Westbroek).
Kort geding over makerschap en werk met betrekking game-format paardrijsimulator (een soort flight-simulator).
Gedaagde B. heeft bij notariële akte een document van twee pagina’s in bewaring gegeven, met daarin onder meer het idee dat meisjes (geen jongens, waarom blijft onduidelijk) kunnen leren paardrijden d.m.v. een computerspel (Horse!), waarin zij a.h.w. zelf op het paard zitten.
Tezamen met de houdstermaatschappij van B, YVE Holding, is samen met twee andere vennootschappen JES Games opgericht. YVE Holding werd bestuurder van JES. Vervolgens werd een managementovereenkomst gesloten waarbij YVE als opdrachtnemer het creatieve management voerde bij opdrachtgever JES. YVE Holding heeft met instemming van JES Games B. aangesteld als creatief manager van JES Games. JES Games heeft op enig moment Woedend! Games ingeschakeld voor de ontwikkeling van een computerspel over paardrijden.
YVE Holding wordt vervolgens ontslagen als bestuurder en JES Games zegt de managementovereenkomst op. Atari krijgt vervolgens van JES de opdracht de game verder te ontwikkelen en de rechten worden overgedragen. De raadsman van B en YVE schrijft vervolgens Atari aan dat de verkoop alleen kan doorgaan, wanneer B ook haar auteursrechten overdraagt.
Volgens de Voorzieninenrechter zijn die mededelingen t.a.v. het auteursrecht niet juist.
Van de zijde van eisers zijn kleurenprints overgelegd van afbeeldingen die in het spel Horse! te zien zijn, als ook een kleurenprint van de dvd Horse! en van de dvdbo, waarop de naam Woeden! Games staat. De naam B. of YVE Holding staat niet op de prints. Woedend! Games is dus op grond van art. 4 Aw de maker van Horse! moet worden gehouden.
“4.6. Gedaagden baseren het makerschap van B. op art. 6 Aw en stellen dat sprake is van een ontwerp van B. en dat Horse! op basis van dit ontwerp en onder haar leiding en toezicht is gemaakt. (…) Voor zover gedaagden met hun beroep op de inbewaringgeving van ideeën bij notaris hebben betoogd dat de reeds gedeponeerde ideeën auteursrechtelijk zijn beschermd, faalt dat verweer. De overgelegde kopie van het document dat B. op 9 januari 2004 bij de notaris heeft gedeponeerd, bevat wel het idee voor een spel waarin de speler als het ware zelf paardrijdt in een realistische omgeving - er wordt de vergelijking met een flight simulator gemaakt - maar dat idee wordt in het document niet, althans onvoldoende, geconcretiseerd. Er wordt niet gedetailleerd beschreven hoe het spel eruit moet komen te zien. Daardoor is het document geen werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit geldt te meer omdat gedaagden niet de stelling van eisers hebben weersproken dat er al realistische -first person- computer paardrijdspellen op de markt waren voordat B. haar ideeën heeft gedeponeerd.
4.8. Het beroep dat gedaagden doen op art. 6 Aw slaagt niet. Voor een geslaagd beroep op art. 6 Aw moet aannemelijk zijn dat Horse! is gemaakt naar een geheel of gedeeltelijk ontwerp van B.. Gedaagden stellen dat wel maar onderbouwen die stelling niet.
Zij hebben niets overgelegd waaruit dat blijkt. Dat B. medewerkers van Woedend! Games heeft meegenomen naar maneges is onvoldoende om aan te nemen dat Horse! door B. is ontworpen. De bezoeken kunnen ook bedoeld zijn geweest om de ontwerpers van Woedend! Games een beeld te geven van B.s idee zodat de ontwerpers van Woedend! Games beter in staat zouden zijn om op basis van dat - zoals hiervoor is overwogen - op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermde idee, zelf een ontwerp voor Horse! te maken. Ook het enkele feit dat B. was aangesteld als creatief manager en haar kennelijk regelmatige aanwezigheid bij Woedend! Games (…) is onvoldoende om aan te nemen dat Horse! de creatie van B. is.”
De overige overwegingen t.a.v. rechtsgeldigheid van het aandeelhoudersbesluit tot verkoop en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder die de verkoopovereenkomst sloot gaan het bestek van IEForum te buiten. Hiervoor wordt u verwezen naar het vonnis.
Lees het vonnis hier.
Eerst even voor jezelf Bennetton/G-Star lezen
HvJ EG, 20 september 2007, in zaak C 371/06, Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V.
Wel gemeld, nog niet besproken. Merkenrecht. Prejudiciële “Burberry-achtige” vraag. Conclusie AG werd niet nodig gevonden en het Hof doet de zaak razendsnel af in slechts drie en een half kantje: De vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, kan geen merk vormen. En nee, dus ook niet als die vorm, voor depot, door reclamecampagnes bekend is geworden en zo, en dus niet op esthetische of andere gronden, aantrekkingskracht heeft gekregen (wat wel wweer meteen een hoop bewijsproblemen voorkomt).
Vindt het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star? Irrelevant zegt het Hof, lees Philips/Remington. Het einde van Burberry I?
Het Hof antwoord op twee prejudiciële vragen van Hoge Raad:
1. Mist de uitsluiting van artikel 3 lid sub e, derde streepje van de richtlijn toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?
2. En zo ja, in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen?
Met andere woorden, is inburgering van een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft mogelijk?
Het Hof overweegt dat de uitzondering van artikel 3 lid 3 van de richtlijn (inburgering) niet verwijst naar de in artikel 3 lid 1 sub e bedoelde tekens (vorm bepaalt de wezenlijke waarde van de waar).
Het Hof herinnert de Hoge Raad aan het Philips/Remington-arrest waarin het al oordeelde dat:
“- een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3 (punt 57);
- een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (punt 75);
- artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven (punt 76).”
Op de eerste vraag antwoordt het Hof dan ook dat “artikel 3 lid 1 sub e, derde streepje van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3 lid 3 van de richtlijn, wanneer die vorm voor de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van de reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.”
Gelet op het antwoord op de eerste vraag behoeft de tweede vraag volgens het Hof geen beantwoording.
Lees het arrest hier. Lees het arrest van de Hoge Raad hier.
Eerst even voor jezelf lezen
Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 17 september 2007, LJN: BB3761. Forum Hypotheken & Beleggingen B.V. tegen Lorest B.V. c.s.
“Voorop wordt gesteld dat naar vaste jurisprudentie het gebruik van een domeinnaam als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kan worden aangemerkt. Aangenomen moet worden dat een onderneming die zich bedient van een domeinnaam deze doorgaans gebruikt om zich aldus tot het publiek te richten.”
Lees het vonnis hier.
Rechtbank Arnhem, 8 augustus 2007, LJN: BB3604, in de zaken Rijnconsult tegen gedaagde en in de zaak Institut [eigennaam] France Europe S.A tegen gedaagde.
“Rijnconsult stelt dat zij met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (het merkenrecht en het op de vragenlijsten, handboek en ondersteunende teksten rustende auteursrecht) over een exclusieve licentie beschikt voor de Nederlandse markt en dat gedaagde in conventie/eiser in reconventie daarop inbreuk maakt door zich als gecertificeerd in HBDI te presenteren en gebruik te maken van de "officiële HBDI-materialen" en het logo en de diagrammen van HBDI, zulks terwijl gedaagde in conventie/eiser in reconventie niet is gecertificeerd en gelicentieerd in HBDI. “
Lees het vonnis hier.
Nagekomen personalia
Wouter Hins hoogleraar Mediarecht. Mr A.W. Hins is per 1 juli 2007 in Leiden benoemd tot bijzonder hoogleraar Pers-, omroep en mediarecht. Prof. Hins blijft daarnaast universitair docent staats- en bestuursrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.
De Nieuwste Niche
Persbericht: "Nieuw advocatenkantoor: Hoogenraad & Haak (Advertising + IP). Ebba Hoogenraad en Maarten Haak starten een nieuw advocatenkantoor, gespecialiseerd in reclamerecht, intellectuele eigendom en productinformatie. Hoogenraad & Haak zal zich vooral richten op de reclamebranche, de creatieve sector en de consumer goods industry.
Ebba Hoogenraad, thans partner bij Steinhauser Hoogenraad, licht toe: "Ik verwacht veel van de kruisbestuiving tussen mijn reclamepraktijk en de praktijk van Maarten. Mijn cliënten profiteren van Maarten's juridische en commerciële inzicht en zijn grondige kennis van het procesrecht en het contractenrecht. In veel zaken maakt dat net het verschil." Volgens Maarten Haak, sinds 1998 advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam, vullen hun praktijken elkaar uitstekend aan. "Ebba's reputatie als de specialist in de reclamebranche heeft een grote toegevoegde waarde voor mijn cliënten, die ook vaak met reclamevragen komen. Omgekeerd hebben bijna alle reclamekwesties raakvlakken met IP."
Haak “We leven in een creatieve hoogconjunctuur. Creativiteit is een serieuze economische factor voor bedrijven, nationaal en internationaal. Grote bedrijven nemen creatieven op in de directie, kunstenaars ontwerpen verpakkingen en verschijnen in reclame, en ontwerpers worden betrokken bij het oplossen van problemen. Ons kantoor heeft een focus op de creatieve branche in alle facetten. Wij denken mee.”
De twee advocaten kiezen bewust voor een klein nichekantoor. Hoogenraad: "Zo zijn wij veel slagvaardiger dan de grotere kantoren die zich liever richten op grote corporate zaken, met uurtarieven die daarop zijn afgestemd. Wij willen al onze cliënten juist de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Dat intensieve contact is goed voor de cliënt en maakt voor ons het werk interessanter."
In november 2007 zal het nieuwe kantoor zijn deuren openen in het Emerald House, naast het Okura Hotel te Amsterdam."
Eerst even voor jezelf lezen
Rechtbank Arnhem, 26 juni 2007, KG ZA 07-287, Jes Games B.V. & Woedend! Games B.V. tegen YVE Holding B.V. & Brinkman (met dank aan Arnout Groen, De Brauw Blackstone Westbroek)
“Voor zover gedaagden met hun beroep op de inbewaringgeving van ideeën bij notaris Van Hoff hebben betoogd dat de reeds gedeponeerde ideeën auteursrechtelijk zijn beschermd, faalt het verweer (…) De overgelegde kopie van het document dat Brinkman op 9 januari 2004 bij de notaris heeft gedeponeerd, bevat wel het idee voor een spel waarin de speler als het ware zelf paardrijdt in een realistische omgeving – er wordt een vergelijking met een flight simulator gemaakt – maar dat idee wordt in het document niet, althans onvoldoende geconcretiseerd.”
Lees het vonnis hier.