CFS Bakel vs. Stork Titan: invoking patent while it is subsequently revoked or annulled
Supreme Court, 29 September 2006, LJN: AU6098. CFS Bakel B.V. versus Stork Titan B.V.
Patent law. Dispute between patent proprietors about the question whether a European patent applicant acts unlawfully by failing to bring all conceivable information known to him to the notice of the EPO and whether the proprietor of a patent examined by the EPO acts unlawfully on account of incorrect pretension towards competitors if the proprietor invokes the patent while it is subsequently revoked or annulled; Supreme Court does not reverse the decision of HR 6 April 1962, NJ 1965, 116; unjust enrichment?
Case concerning the possible nullity of the Dutch part of a European patent (for a furnace) by CFS Bakel. In cassation the dispute focuses on two questions: Does the applicant of a European patent act unlawfully in not bringing all information known to him to the attention of the EPO, and, does a patent owner act unlawfully if he appeals to a prior researched patent that is later on annulled or revoked in case he knows or should have known that there existed the serious and not to be dismissed possibility that the patent would not hold up in opposition of nullification proceedings?
The supreme court rules that the complaints put forth by CFS concerning nullification of the Dutch part of the patent cannot lead to cassation. Referring to article 81 RO no further motivation is offered for the rejection of the main request for review by CFS. The interlocutory request for review by Stork does present some interesting legal questions to the Supreme Court. These questions are so interesting even that Advocate-General Huydecoper has made an additional conclusion.
First of all, Stork is of the opinion that the court has neglected to answer the question whether the withholding by a patent owner of the fact that the added extra elements were not new and that CFS was familiar with that fact, is unlawful towards a competitor against whom that patent is used in the competitive struggle, in case that patent is later on nullified on the basis of the information already known to CFS.
The Supreme Court considers this complaint failed. The explicit mention by CFS that the added extra elements were not new, would in the opinion of the Supreme Court not necessarily have led to dismissal of the conclusion proposal concerned. Also the combination of the in itself already familiar elements may lead to an invention that complies with the novelty requirement.
Secondly, Stork disputes the legal consideration made by the court that the owner of a patent examined by the EPO may assume that his patent is legally valid and that he may therefore appeal to the ensuing rights towards third parties, also in case opposition is filed against the patenting.
The court only notes one exception to this rule, in case the patent owner knows, or has strong reason to suspect, that opposition will have a positive outcome. Stork argues that in case of patents it concerns an exception to free/open competition, which exception is only justified in case certain requirements (such as novelty and inventive step) are met. In this light, Stork argues that a patent owner continuing his appeal to the patent against potential buyers of his competitor after an opposition and/or nullification procedure has been initiated, unlawful towards this competitor in case the judgement of the EPO afterwards turns out incorrect and in case the patent is in retroaction revoked and/or declared void.
In the assessment of this appeal on an issue of law the Supreme Court indicates that the following two points of view must be taken into consideration:
"On the one hand the patent grant regonizes the achievement which is the basis of the invention embodied in the patent, and the research and investment of time and money made for this purpose. This encourages people to invent things, which also servesthe general interest. These considerations argue in favour of not holding the proprietor of an examined patent liable in tort to his competitors on the mere ground that the patent is subsequently revoked or declared null and void. Otherwise, this would discourage the patent proprietor from exercising his rights vis-a-vis the parties contesting his rights, which might diminish the stimulus to invent things."
"On the other hand the grant of a patent(or at any rate of a patent) has a restrictive effect on competition and gives the proprietor a lead over his competitors. Invoking the patent towards third parties is generally an appropriate means to influence; the behaviour of these third parties to the benefit of the proprietor. In this light the fact that our social system is precisely based partly on the promotion of free competition in the general interest constitutes an argument to make a party invoking a patent which is subsequently revoked or annulled bear the risk of his pretensios being found incorrect."
The Supreme Court attaches with reference to a judgement dated 6 April 1962 (NJ 1965, 116) more weight to the first point of view. Also in light of the prevailing school of thought in Germany and England the nature of the strict liability for the patent owner as argued by Stork is not accepted.
The mere circumstance that opposition or nullification proceedings have been initiated, constitute inadequate reason to assume unlawfulness on the part of the patent owner who continues to appeal to the patent against potential buyers of his competitor, in case the judgment of the EPO afterwards turns out incorrect and the patent is in retroaction revoked and/or declared void.
Read the entire judgement here.
IEFenglish
Eerst even voor jezelf lezen
Hoge Raad, 22 september 2006 , arrest en conclusie AG Huydecoper, LJN: AX3069. Kruidvat Retail B.V. tegen Lancôme Parfums Et Beauté Et Cie, Jean Cacharel S.A., L'oreal S.A., Les Parfums Cacharel Et Cie, Parfums Paloma Picasso Et Cie en L'oreal Luxe Producten Nederland B.V.
Cassatie in de in eerdere instanties uitgebreid besprokene en geannoteerde zaak over het verminken van auteursrechtelijk beschermden parfumverpakkingen. In cassatie voornamelijk mededingingsrecht, selectieve distributie, reëel gevaar van afscherming van nationale markten en uitleg van het dépositairecontract.
Lees het arrest hier.
Niet morsdood
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, 21 september 2006, KG ZA 06-694. Bettacare Limited tegen H3 Products B.V. en Wedeka B.V.
De Nederlandse cross border-praktijk was even in coma, maar is nu toch weer ontwaakt, zij het wellicht in sterk afgeslankte vorm. Morsdood is zij (na GAT/LuK en Primus/Roche) in elk geval niet. In het kort geding tussen Bettacare en Wedeka heeft de voorzieningenrechter een grensoverschrijdend inbreukverbod opgelegd voor Nederland en Duitsland.
Het Engelse Bettacare is houder van Europees octrooi dat ziet op een kinderhekje. Het Nederlandse bedrijf H3 Products B.V. brengt kinderhekjes op de markt die geproduceerd zijn door Wedeka B.V. te Stadskanaal en waarmee volgens Bettacare inbreuk gemaakt wordt op het octrooi. Bettacare vordert in kort geding een inbreukverbod voor alle landen waarvoor het octrooi is verleend. H3 Products en Wedeka betwisten de geldigheid van het octrooi met een beroep op openbaar voorgebruik.
Volgens de voorzieningenrechter is het openbaar voorgebruik niet voldoende aannemelijk gemaakt. Derhalve bestaat geen gerede kans op vernietiging van het octrooi in een bodemprocedure. Octrooi-inbreuk in Nederland en in Duitsland is volgens de voorzieningenrechter wel voldoende aannemelijk gemaakt. De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van H3 Products en Wedeka dat uit GAT/LuK zou volgen dat bij het voeren van een geldigheidsverweer naar Duits recht in kort geding de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen. Uit GAT/LuK volgt volgens de rechter níet dat de krachtens artikel 2 EEX Verordening bevoegde Nederlandse rechter bevoegdheid zou verliezen wegens de exclusieve bevoegdheidsgrondslag van artikel 22 lid 4 EEX Verordening. In kort geding kan namelijk geen definitief oordeel geveld over de geldigheid van het octrooi, maar alleen een voorlopig oordeel in de vorm van en inschatting van de kansen van het betreffende inbreukverweer. Bij bevoegdheid op grond van artikel 2 EEX zijn cross-border verboden in kort geding dus nog steeds mogelijk, ook als een gemotiveerd geldigheidsverweer wordt opgeworpen.
Naast de bevoegdheidsperikelen is het vonnis interessant vanwege de overweging van de rechter over het beweerde openbaar voorgebruik. De voorzieningenrechter overweegt:
“Om in een bodemprocedure openbare toepassing van de uitvinding volgens het octrooi te kunnen aannemen moet aan strikte eisen zijn voldaan. Het tijdstip van de beweerde toepassing moet duidelijk kunnen worden vastgesteld. Ook moet precies kunnen worden geïdentificeerd dat de betreffende toegepaste inrichting dezelfde is als die volgens de uitvinding, met andere woorden nieuwheidsschadelijk is. Tenslotte moeten de omstandigheden waaronder de toepassing heeft plaatsgehad kunnen worden opgehelderd. Met name indien de beweerdelijke openbare toepassing in de eigen sfeer ligt van degene die zich op die toepassing beroept, moet van één en ander volgens de TBA rechtspraak bewijs worden geleverd up to the hilt. In kort geding dient dan ook bezien te worden of een gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal kunnen worden aangenomen dat aan deze vereisten voor openbare toepassing is voldaan.”
Lees het vonnis hier.
Uit het beschermde vuistje (4)
Journaal Warenwet, editie september 2006, bericht “Registratie Nederlandse Boerenkaas als traditionele specialiteit naderbij". Na een lange weg van protesten, kamervragen en regeringsinspanning, (eerder berichten hier) is het dan bijna zover.
“Termijn om bezwaar aan te tekenen tegen registraties (…). Derde landen en natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang, die in een derde land gevestigd of woonachtig zijn, kunnen direct bij de Commissie tegen het verzoek bezwaar aantekenen (…). In dit verband begint de periode (…) op de dag van publicatie van dit bericht voor het volgende verzoek:
Boerenkaas.
Volgens Journaal Warenwet loopt de bezwarenperiode van een half jaar vanaf 31 maart 2006. Lees de aankondiging in het Publicatieblad hier.
Accuraat gereproduceerd
"The requirement that trade marks in Europe must be "graphically represented" should be scrapped, according to a senior adviser at the Community trade mark office in Alicante.
Vincent O'Reilly, director of IP policy at OHIM, said the requirement – found in Article 2 of the 1988 EU Trade Mark Directive and Article 4 of the 1994 EU Regulation on the Community trade mark – had its roots in the 19th century when trade mark procedure was paper-based. He added that it is less relevant today as registers and bulletins exist electronically rather than in hard copies.
Instead, O'Reilly proposed that there should be a requirement that trade marks be "accurately reproduced". This would mean that, if and when technology becomes available, there would be fewer obstacles to the registration of novel marks such as smells."
Lees hier meer (Managing IP).
Geen reclamestunt
Emerce bericht dat “Het bedrijf Clubmessage (...) zegt binnen enkele weken stappen te zullen ondernemen via advocatenkantoor Arnold & Siedsma tegen Mollie, Mobileweb en Smsgate. Deze drie partijen zouden inbreuk maken op het octrooi dat Clubmessage in 2003 aanvroeg en kreeg bij EZ-afdeling Bureau voor de Industriële Eigendom. Het vermeende eigendomsrecht geldt voor 'de werkwijze en het systeem voor het overbrengen van boodschappen'.
Volgens directeur Gilbert Gooijers betreft dit geen reclamestunt. 'We hebben de technologie om vanuit ieder e-mailprogramma sms te versturen zonder extra softwareinstallatie zelf ontwikkeld. Een rondgang over het web leerde dat steeds meer bedrijven deze technologie inzetten. We hebben niet voor niets een octrooi gekregen. Dat gaan we nu gebruiken.'"
Lees hier meer.
Diverse publicaties
1- A.C. Lagemaat, M.L. Boonk, and M Briet, In: Recht in een virtuele wereld: juridische aspecten van massive multiplayer online role playing games, Chapter 2, pages 21-40. NVvIR, Elsevier, 2006.
Vermogensrechtelijke aspecten. Mede vanwege het toegenomen economisch belang van online gaming en de verhandeling van virtuele objecten die door spelers worden gebruikt in online games, is het belang van de vraag welke juridische status die objecten hebben toegenomen. Lees hoofdstuk 2 hier
2- M.L. Boonk and DF Groenevelt, In: Recht in een virtuele wereld: juridische aspecten van massive multiplayer online role playing games, Chapter 5, pages 81-96. NVvIR, Elsevier, 2006.
Internationaal Privaatrechtelijke aspecten van Virtuele Werelden. Het internet kent vele verschillende toepassingen, waarbij deterritorialisering en multinationalsering in meer of mindere mate optreden. Een virtuele wereld zoals een MMORPG is bij uitstek het voorbeeld van een internettoepassing waarbij deze effecten zich in extreme mate doen gevoelen. Lees hoofdstuk 5 hier.
3- S.H. Bol, M.L. Boonk, W.-H. Hogerzeil, C.L.H. Netze-Ritsema, and M. Weij, In: Recht in een virtuele wereld: juridische aspecten van massive multiplayer online role playing games, Chapter 6, pages 97-112. NVvIR, Elsevier, 2006.
Intellectuele eigendom. In de wereld van de virtuele computergames (MMORPG) gaat veel geld om (…) Bij deze handel gaat het om spelkarakters (avatars) of andere spelattributen, zoals bijvoorbeeld een virtueel zwaard, een stuk land of kleding. Stel nu dat een van deze goederen een merknaam in zich heeft. Lees hoofdstuk 6 hier
4- F.P. van Koppen. De vermogensrechtelijke status van de domeinnaam, maandblad voor Vermogensrecht, augustus 2006.
De auteur verdedigt dat de relatief-recht-benadering de voorkeur verdient boven de aanname dat het domeinnaamrecht een recht sui generis is. Daarnaast is hij van mening de wetgever te zijner tijd een “domeinnaamwet” zou moeten invoeren, waarin de belangrijkste vermogensrechtelijke vraagstukken volgens de relatief-recht-leer geregeld worden. Lees het artikel hier.
5- P.B. Hugenholtz, Annotatie bij HvJEG 6 februari 2003, C-245/00 (SENA/NOS), HR 28 mei 2004 (SENA/NOS) en HR 28 november 2003 (SENA/NKP). Verschenen in NJ 2006-374-376, p. 3617-3619. Lees hier meer. Eerder bericht hier.
De wederzijdse vorderingen
"Energiebedrijven Essent en Oxxio hebben hun ruzie over reclame-uitingen bijgelegd. Ze stonden vorige maand voor de rechter omdat Oxxio zich op zijn website ten onrechte zou profileren als het goedkoopste energiebedrijf met de beste service. Oxxio beschuldigde daarop Essent ook van onjuist reclame te voeren. De wederzijdse vorderingen zijn nu ingetrokken."
Lees hier meer (Reclamewereld).
Ondertussen in Brussel
“The Socialist Members of the European Parliament will next week table a motion in Strasbourg to scrap the McCreevy plan for a new Munich-based court system to oversee patent law. The system would be outside the reach of both the European Parliament and the Court of Justice.
The motion criticises Mr McCreevy’s support for a European Patent Litigation Agreement (EPLA), founded outside the scope of the EU institutions, as weakening EU democracy. The MEPs claim creation of the EPLA would undermine judicial independence, increase litigation costs and expose small- and medium-sized businesses to greater risks.
Lees hier meer.
Aantrekkelijker
Persbericht ministerie van Financiën: “Octrooibox aantrekkelijker. De octrooibox uit Werken aan Winst wordt aantrekkelijker. Voorkomen wordt dat een verlies op een octrooi slechts tegen het speciale lage tarief (10%) uit de octrooibox aftrekbaar is. Dit staat in een nota van wijziging die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.. Het tarief van 10% wordt slechts van toepassing voor zover de opbrengsten de voortbrengingskosten overstijgen.
Tevens wordt een versoepeling voorgesteld voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen. Een ondernemer die voldoet aan het zogenoemde urencriterium (een minimumaantal uren per jaar waarin hij als ondernemer optreedt) krijgt volgens de voorstellen uit Werken aan Winst de mkb-winstvrijstelling van 10%. In het jaar waarin de ondernemer zijn onderneming staakt, bijvoorbeeld door overlijden, zal hij soms niet voldoen aan het urencriterium. Door de aanpassing in de nota van wijziging kan hij in dat jaar toch de mkb-winstvrijstelling krijgen.
In de rentebox (waarin financieringswinst tegen 5% kan worden belast) worden meer keuzemogelijkheden voorgesteld. In de deelnemingsvrijstelling wordt een versoepeling opgenomen voor vastgoedbeleggingsdochters en voor deelnemingen die onder de 5%-grens zakken. Tenslotte zijn in de nota van wijziging overgangsregelingen opgenomen voor de afschrijving op kassen van tuinders en voor bestaande kleine deelnemingen in de deelnemingsvrijstelling."
Lees hier meer.
