Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IEF 21296; C/09/624838 / HA ZA 22-143 (BMW tegen gedaagde) BMW heeft een vordering ingediend tegen de gedaagde, waarbij zij verzoekt om een verbod op het gebruik van inbreukmakende BMW-Uniemerken of vergelijkbare tekens. BMW beweert dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten door niet-originele en/of zonder toestemming van BMW vervaardigde waren aan te bieden en te verkopen, waaronder navigatiesoftware en vrijschakelcodes. De gedaagde had in het verleden een onthoudingsverklaring getekend, waarin hij beloofde zich te onthouden van inbreukmakend gedrag. Later heeft de gedaagde toch opnieuw de domeinnaam www.bmw-navigatie.nl geregistreerd en doorgelinkt naar www.navigatie-inbouw.nl waarop hij inbreukmakende waren heeft aangeboden. BMW stelt dat de gedaagde hiermee inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en dat zij als gevolg hiervan schade heeft geleden. De gedaagde heeft geen verweer gevoerd. Als gevolg hiervan worden de vorderingen toegewezen, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond zijn. De rechtbank beveelt de gedaagde om elk inbreukmakend gebruik van de BMW-Uniemerken in de Europese Unie en het BMW-Benelux-merk in de Benelux, of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden.

Rechtbank Den Haag 3 maart 2023, IEF 21295; C/09/639036 / KG ZA 22-1067 (247TailorSteel tegen 247 Lasersnijden) De rechtszaak ging over de bewering van 247TailorSteel dat 247 Lasersnijden inbreuk maakt op de TS-merken met betrekking tot de LS-handelsnaam, LS-domeinnaam en het LS-merk. 247TailorSteel beweerde dat er sprake was van merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrechten en dat 247 Lasersnijden opzettelijk tekens had gebruikt die zo dicht mogelijk bij de TS Merken, de TS Handelsnaam en de TS Domeinnaam liggen om te profiteren van de bekendheid en reputatie van 247TailorSteel. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of handelsnaamrechten en dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen de LS Tekens en de TS Merken en de TS Handelsnaam. De vorderingen van 247TailorSteel werden afgewezen.

EUIPO 25 oktober 2022, IEF 21294; In case R226/2022-4 (NELEMAN JUST FUCKING GOOD WINE) De Board of Appeal van het EUIPO heeft een aanvraag voor een EU-handelsmerkregistratie voor 'NELEMAN JUST FUCKING GOOD WINE' afgewezen, omdat het woord 'fucking' als beledigend en in strijd met aanvaarde beginselen van moraliteit wordt beschouwd onder artikel 7, lid 1, onder f) van de EUTMR. De Board of Appeal van het EUIPO oordeelde dat de intrinsieke betekenis van het woord vulgair en moreel beledigend is voor het relevante Engelstalige publiek. De beslissing benadrukte dat de registratie van een teken als merk afhankelijk is van specifieke criteria die van toepassing zijn op de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en dat de beoordeling van elke handelsmerkaanvraag streng en volledig moet zijn om ongepaste registraties te voorkomen.

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 30 januari 2023, IEF 21293; IEF-be 3625, A/21/03459 (Moncler tegen Mongrel) Moncler Groep (hierna: Moncler) is de eigenaar van het merk ‘Stone Island’ en het bijbehorende windroos logo. Volgens de modeblog ‘Big Brand Boys’ is het merk Stone Island met het windroos logo een van de meest iconische en herkenbare logo’s in de geschiedenis van de mode. Mongrel Fashion (hierna: Mongrel), verweerster, is gespecialiseerd in het ontwerpen en verkopen van herenkleding. Ter versiering van haar waren maakt verweerster sinds 2013 onder meer gebruik van een stervormig teken. Volgens Moncler maakt Mongrel gebruik van een zeer gelijkaardig teken, te weten, een vierpuntige ster. Het gaat om het volgende teken:

Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2023, IEF 21292; ECLI:NL:RBNHO:2023:1978 (Isah tegen Torpedo c.s.) In deze zaak hebben Torpedo c.s. betwist dat ook Torpedo Nederland gebruik gemaakt heeft van het programma van Isah of dat Torpedo Nederland een verwijt gemaakt kan worden van de gestelde inbreuk op de rechten van Isah. De rechtbank oordeelt dat Torpedo Nederland wel schadeplichtig is omdat ze als groep verbonden zijn met Buigstaal, die het programma zonder toestemming gebruikte, en dat beide bedrijven op hetzelfde adres zijn gevestigd. Bovendien is het onrechtmatig handelen van A. bij het clandestien opnieuw activeren van het Isah ERP-pakket aan Torpedo Nederland toe te rekenen, zodat ook zij aansprakelijk kan worden gehouden voor de voor Isah hierdoor ontstane schade. In deze zaak heeft Buigstaal onrechtmatig gehandeld jegens Isah door na de opzegging van de licentieovereenkomst toch nog gebruik te maken van het programma van Isah. Torpedo c.s. zijn schadeplichtig ten opzichte van Isah voor de geleden schade. De rechtbank beveelt Torpedo c.s. ieder voor zich om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden en te zullen onthouden van iedere directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten van Isah.

Vanaf 1 juni 2023 zal het Europese octrooisysteem efficiënter en eenvoudiger worden door de introductie van het unitair octrooi en de oprichting van het United Patent Court (UPC), zo schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de tweede kamer. Nederland gaat deelnemen aan het UPC met een lokale visie in Den Haag.

Het unitair octrooi biedt de mogelijkheid om via één registratie octrooibescherming te verkrijgen in vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie. Door het unitair octrooi en het UPC zullen nationale validaties en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen (en vertaaleisen) niet langer nodig zijn. Middels het UPC kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen ten aanzien van de geldigheid van of inbreuk op een Europees octrooi met werking in vrijwel heel Europa. Hiermee worden afzonderlijke, parallelle nationale procedures in de toekomst vermeden.

BBIE 29 december 2022, IEF 21289; doorhalingsbeslissing 3000312 (Baidu tegen Baidu Europe) Het betreft hier een zaak tegen een vennootschap van Michael Gleissner, 's werelds meest beruchte trade mark troll. De verzoeker heeft op 16 juni 2021 een vordering tot doorhaling ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) tegen de Benelux-inschrijving van het woordmerk 'baidu'. De vordering is gebaseerd op de gronden dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt en dat de aanvraag te kwader trouw is ingediend. De conclusie is dat verweerder niet in staat is geweest om normaal gebruik van het betwiste merk binnen het Benelux-gebied aan te tonen en daarom wordt het merk vervallen verklaard. Aangezien de vordering tot doorhaling slaagt op basis van grond I, hoeft de beoordeling van de grond II (kwade trouw) niet plaats te vinden.

Op 15 maart 2023 zal in Zeist tijdens het AIPPI Symposium het merkenrechtelijke debat plaatsvinden. De stelllingen waarover gedebatteerd zal worden zijn inmiddels bekend. Het gaat om de volgende stellingen:

• Coty/Easycosmetic heeft niets veranderd aan het leerstuk van de gegronde reden in het merkenrecht.
• Duurzaamheid is een grondrecht en moet worden meegewogen bij de beoordeling of sprake is van een gegronde reden.
• De gegronde reden bestaat niet in een Metaverse, want er is geen sprake van ‘dezelfde waren’.

Hebt u uw visie hierover al paraat? We zien u graag de 15e. Registratie is inmiddels gesloten. Het gehele programma vindt u hier.

BBIE 24 februari 2023, IEF 21288; Beslissing oppositie 2017497 (SUNCO. tegen SUNCOM) Het Bureau heeft beslist dat Sunco Capital niet voldoende heeft bewezen dat zij het ingeroepen merk ‘SUNCO’ in de afgelopen vijf jaar voldoende heeft gebruikt in de Europese Unie. Volgens het Bureau zijn de gebruiksbewijzen van Sunco Capital onvoldoende om aan te tonen dat het merk SUNCO in de EU in de afgelopen vijf jaren voldoende is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De facturen van Sunco Capital laten niet zien dat SUNCO als merk wordt gebruikt. Hooguit blijkt hieruit dat SUNCO als handelsnaam wordt gebruikt. Verder wordt er door middel van de facturen geen verband aangetoond tussen SUNCO en de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De overige stukken (screenprints website, brochures, persberichten etc.) hebben slechts betrekking op Spanje en laten vooral zien dat Sunco Capital actief is als investeringsmaatschappij. Het ingeroepen merk SUNCO is niet ingeschreven voor diensten van een investeringsmaatschappij (klasse 36), waardoor dit bewijs geen effect heeft. De oppositie van Sunco Capital is afgewezen en het merk SUNCOM (woord/beeld) zal worden ingeschreven in het Benelux merkenregister.

EUIPO 3 maart 2023, IEF 21287; OPPOSITION Nо B 3 106 028 (JUST DO IT tegen FoFoCup - Just fold it!) De zaak gaat over een oppositie tegen de registratie van een nieuw handelsmerk genaamd 'FoFoCup - Just Fold It' vanwege vermeende gelijkenissen met de eerder geregistreerde handelsmerken 'Just Do It'. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) oordeelde dat de gelijkenis tussen de tekens visueel en auditief laag is en dat de conceptuele aspecten geen invloed hebben. Er is geen waarschijnlijkheid van verwarring tussen de tekens, omdat ze effectieve onderscheidende kenmerken hebben die het publiek zal onthouden. Daarom is er geen relevantie gelijkenis tussen de tekens, zelfs als de goederen en diensten identiek zijn. De oppositie moet worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor het non-Spaanstalige deel van het publiek dat de betekenis van de componenten van het nieuwe handelsmerk begrijpt. De tegenpartij heeft ook artikel 8(5) EUTMR ingeroepen, dat vereist dat het eerdere handelsmerk een reputatie heeft en dat het gebruik van het nieuwe handelsmerk zonder geldige reden afbreuk zou doen aan de reputatie van het eerdere handelsmerk. Aangezien niet is vastgesteld dat de eerdere merken een reputatie hebben, zoals uiteengezet onder sectie d) van de beoordeling onder artikel 8(1)(b) EUTMR, is één van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 8(5) EUTMR niet vervuld en moet de oppositie worden afgewezen.