Hof van Beroep Brussel 22 november 2013, 2012/AR/3311 (Stada Arzneimittel tegen BBIE - LACTOFLORA)
Merkenrecht. Absolute weigeringsgrond. Stada heeft internationaal woordmerk LACTOFLORA ingeschreven. Haar beroep richt zicht tegen de definitieve weigering van de inschrijving van het woordmerk LACTOFLORA voor de producten en diensten in klasse 5 (farmaceutische producten). De combinatie van twee gebruikelijke (Latijnse) termen vormen geen ongewoon teken op ten opzichte van de producten waarvoor het is bedoeld. Bovendien wordt de term lactoflora al gebruik in de markt van voedingssupplementen.

5. L’OBPI expose que le signe <<Lactoflora>> est constitue sur base de la simple juxtaposition du préfixe usuel <lacto> et de la denomination générique <<flora>>. et désigne dans son ensemble l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés en classe 5.

9.(...) Le prefix << lacto >> est issu du mot latin << lac-lactis >> qui signifie << lait >>. Ce terme est largement utilisé dans le langage courant en référence au << lait >> en raison notamment de l'intolérance d'une partie de la population au lactose, enfants ou adultes. (...)

12. Des lors que la cour a dit que le signe en cause est descriptif, il est sans utilité de verifier s’il est éventuellement distinctif. Du reste, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 3, par. 1, c) de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif an regard de ces mémes produits ou services au sens de la méme disposition sous b) de Ia directive (CJ.C.E., 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99, point 86).

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 13-270 (Nedap tegen X)
Uitspraak ingezonden door Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Octrooirecht. Voorwaardelijke vernietiging bij inbreuk gevorderd, maar geen inbreuk kunststof cup. Bevoegdheid vanwege wapperen met andere delen dan Nederlands deel van het octrooi en op grond van 4, 22 en 24 EEX-Vo en 80 ROW.

X is houder van EP 1 391 574 voor een security tag assembly (beveiligingsetiket samenstel). Een security tag wordt in winkels gebruikt ter beveiliging van koopwaar tegen diefstal. De behuizing bestaat uit twee delen, een pin en een slot waarin de pin kan worden vastgehouden. Nedap produceert en verhandelt security tags en heeft deze geleverd aan H&M.

X stelt dat de kunststof cup rondom NEDAPs security tags een shield assembly is in de zin van het octrooi, omdat het is gemaakt van een kunststof dat fungeert als smeltlijm. Het smelt bij verhitting, maar kristalliseert als de hittebron wordt verwijderd. Een behendige of ervaren dief wordt geacht te weten hoe de beveiliging van de tags werkt en zal weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden. Zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is. Het is ook geenszins aannemelijk dat een zelfs maar enigszins effectieve bescherming zou worden geboden als ervan zou moeten worden uitgegaan dat een dief zal wachten op de stolling van hetgeen hij net heeft gesmolten.

De Nedap cup kan niet worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van het octrooi. Van het onrechtmatig handhaven van het Nederlandse deel van EP 574 is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank zich bevoegd acht ten aanzien van de vorderingen 3.1.4 en 3.1.5 in conventie, ook voor zover Nedap daaraan ten grondslag heeft gelegd dat [X] heeft gewapperd met andere delen van EP 574 dan het Nederlandse deel van dat octrooi.

4.6. Ten aanzien van de overige vorderingen in conventie en de vorderingen in reconventie is deze rechtbank absoluut bevoegd op grond van de artikelen 6 en 9 Rv in verbinding met de artikelen 4, 22 lid 4 en 24 EEX-Vo en relatief bevoegd op grond van artikel 80 lid 1 en lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). Die bevoegdheid is overigens niet bestreden.

4.9. Nedap betwist dat de Nedap security tags een shield assembly (42), kenmerk c) van de hoofdconclusie van het octrooi, bevatten. Met [X] zal de rechtbank er bij de beoordeling vanuit gaan dat het kenmerk shield assembly in conclusie 1 door de gemiddelde vakman zal worden opgevat als een onderdeel dat het grendelsamenstel van de security tag beschermt tegen pogingen om de tag onklaar te maken door toepassing van hitte of een vlam.

4.12. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Niet in geschil is dat de cup van de Nedap security tags smelt als het bolvormige deel van het huis gedurende enige tijd wordt verhit met een aansteker. Echter, niet vast is komen te staan dat het materiaal van de cup fungeert als ‘smeltlijm’ die het openen van de security tag effectief verhindert. Nedap heeft dit gemotiveerd weersproken. Op de door [X] overgelegde beeldopnames wordt amper geprobeerd de security tag te openen, terwijl niet na te gaan is of degene die in beeld is in de video van productie 18 werkelijk zijn vingers brandt.

4.13. Een dief zal normaal gesproken zo snel mogelijk willen opereren om de kans op ontdekking te beperken. Als de temperatuur van het verhitte materiaal van een security tag de toegang met de vingers tot de onderdelen van het grendelsamenstel al verhindert, is aannemelijk dat – zoals Nedap heeft aangevoerd – een dief gebruik zal maken van een zakmes, sleutel of ander hulpmiddel om de veer uit het gesmolten materiaal te trekken of te wippen, waarna hij het slot zonder meer kan ontgrendelen. Zelfs als het materiaal van de cup bij afkoeling zou kunnen fungeren als een smeltlijm, zal dat een ervaren dief derhalve niet beletten het slot van de Nedap security tags onmiddellijk na verhitting te ontgrendelen. De beeldopnamen van [X] overtuigen daarom niet.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.14. Het feit dat de persoon die op de Nedap beeldopnamen te zien is, kennelijk goed bekend is met de interne structuur van de Nedap security tags en daardoor weet hoe hij het slot eenvoudig kan openen na verhitting van het huis, maakt dit bewijs niet minder relevant. Er dient immers van uit te worden gegaan dat degenen die de security tags ongeautoriseerd proberen te openen, doorgaans ook goed op de hoogte zijn van de interne structuur van die tags. Dit blijkt uit het octrooi. In de beschrijving van de stand der techniek in EP 574 is in [0005] onder meer vermeld: “wide spread knowledge of the structural features of such security tags allows unauthorized personnel to develop techniques which are specifically designed to remove the tag from the merchandise in a manner which defeats the aforementioned indicator structures”. In dezelfde paragraaf is sprake van “a skilled or experienced thief” die weet hoe hij de beveiliging kan omzeilen. In ieder geval moet een dergelijke dief geacht worden te weten hoe te handelen zodra de verhitting heeft plaatsgevonden, zeker als dit een relatief eenvoudige handeling betreft als het verwijderen van de veer of andere onderdelen als het materiaal nog heet is.

4.17. Uit het voorgaande volgt dat de Nedap cup niet kan worden aangemerkt als een shield assembly in de zin van conclusie 1 van het octrooi, zodat de Nedap security tags niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De door [X] in reconventie ingestelde inbreukvorderingen moeten daarom worden afgewezen.4.20. [X] heeft niet bestreden de stelling van Nedap dat op de vraag of zijn ‘wapperen’ met EP 574 onrechtmatig is, Nederlands recht van toepassing is, zodat daarvan is uit te gaan. Naar Nederlands recht is het wapperen met een octrooi dat achteraf nietig blijkt te zijn, op zichzelf niet onrechtmatig. Van onrechtmatig wapperen met een octrooi is eerst sprake als de octrooihouder weet, dan wel dient te beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie of een nietigheidsprocedure8.4.21. Naar het oordeel van de rechtbank doet die situatie zich in dit geval niet voor. Voordat [X] de brief van de advocaat van Nedap van 14 september 2012 had ontvangen, behoefde hij niet te weten dat er een reële kans bestond dat het octrooi nietig zou worden verklaard. Weliswaar moest [X] na 14 september 2012 rekening houden met de kans dat het octrooi zou worden vernietigd, maar dat betekent nog niet dat hij het octrooi ook tegen beter weten in heeft gehandhaafd. [X] had op dat moment één brief gekregen van de advocaat van Nedap, waarin uiteen werd gezet op welke gronden het octrooi volgens Nedap nietig was en waarom de Nedap security tags geen inbreuk maakten op het octrooi, als het al geldig was. Een nietigheidsprocedure was op dat moment nog niet door Nedap ingesteld.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Vanwege bezit andere Greater Toronto Area (GTA)-domeinnamen, maakt het aannemelijk dat GTA.tv niet te kwader trouw is geregistreerd
B) Geografische aanduiding "Gold Coast" is niet beschermd onder de UDRP-regeling. Er zijn 189 Australische "Gold Coast"-merken geregistreerd, waardoor de term niet kenmerkend is voor eiser.
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DTV2013-0004
gta.tv > Complaint denied
A) Eiser, Take-Two interactive software, is ontwikkelaar van games. Eiser is sinds lange tijd houder van merk “GTA”, een afkorting voor de spellenreeks Grant Theft Auto, en heeft daarnaast ook aanvragen gedaan voor het merk “GTA TV”. Verweerder heeft de domeinnaam gta.tv in maart 2010 geregistreerd. De domeinnaam is - vooralsnog - inactief. Verweerder heeft sinds 2004 ook de domeinnamen gta411.com en gtanews.com in zijn bezit. Hierop staat informatie over een specifiek geografisch gebied, namelijk de “Greater Toronto Area”. Afgekort dus ook GTA. Dat verweerder deze domeinnamen heeft, maakt het aannemelijk dat gta.tv niet is geregistreerd om eiser te belemmeren om zijn merk in een domeinnaam te gebruiken en dat legitiem gebruik van de domeinnaam nog nodig is. Daarnaast ook geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Eis wordt afgewezen.

D2013-1733
goldcoast.com > Complaint denied
B) Gold Coast is een stad in Australië. Eiser is een bedrijf in de toeristische sector en heeft meerdere merken geregistreerd waar de geografische aanduiding “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. Domeinnaam is geregistreerd in 1997. Geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een (het) merk om diverse redenen. Sprake van geografische aanduiding. Hoofdregel uit eerdere beslissingen is dat geografische aanduidingen in principe niet zijn beschermd onder de regeling. Verweerder heeft 189 Australische merken overgelegd waar de term “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. De term “Gold Coast” is dus niet perse kenmerkend voor eiser.

“Fourthly, and related to the first and second points above, previous decisions under the Policy involving allegations of rights in a city name have often been rejected in favour of respondents. For example, in Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network, WIPO Case No. D2007-1318 the then panel stated the general rule that geographic terms are not per se protected under the Policy, because geographical terms ordinarily cannot serve as trademarks for the geographical areas to which they relate. In this case, the term “Gold Coast” is not performing such a function by itself. It is only one component of the Complainant’s various marks. The Complainant’s trademark rights do not extend to particular components of its marks, particularly those which, like the geographic term “Gold Coast, may have a large number of associations.”

T. Cohen-Jehoram, Het persoonlijk stempel van de maker. Hoe stel je dat vast? in: Liber Amicorum voor mr. R.S. Meijer, Middelen voor Meijer, BJu Den Haag 2013, p. 61-70.
Bijdrage ingezonden door Tobias Cohen-Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek en EUR.
Rob Meijer heeft een indrukwekkende staat van dienst. Een blik op de Hoge Raad-arresten waarin zijn naam voorkomt, leert dat hij betrokken is geweest bij vele principiële uitspraken.

IE-cassaties. In een deel van die zaken mocht ik Robs tegenstrever zijn. Meer dan een dozijn arresten noemt ons bieder namen, en in vier gevallen leidde de zaak tot een prejudiciële verwijzing. De eerste keer dat ik Rob trof, was in 1993-1994 in de zaak S. jr. versus S. sr.; dat was tegelijk ook de eerste zaak die ik op eigen naam mocht voeren. Daarin ging het nog om bewijslastverdeling in het geval van geldlening, maar in alle volgende zaken zou het gaan om het intellectuele eigendomsrecht, met nadruk op auteursrechtelijke kwesties. Het zal dan ook niet verbazen dat deze bijdrage aan een auteursrechtelijk onderwerp gewijd is, en wel aan het werkbegrip waarover Rob en ik ook enkele malen van mening hebben mogen verschillen.

Dit artikel is ingekort, lees de gehele bijdrage hier.
Werk aan de winkel
Het voorgaande toont maar weer eens aan dat, zelfs nadat vele principiële vragen zijn uitgevochten en beantwoord, er nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor de cassatie-advocaat in IE-zaken.

Tobias Cohen Jehoram
* boek verschijnt: bol.com, amazon.com

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Maestro tegen Maestro de Oliva
B) SOLVO wint van VOLVO
C) ECOFORCE tegen ECO FORTE
D) Absolute weigeringsgrond VALORES DE FUTURO, slogan niet ter onderscheiding van dienst

Gerecht EU 5 december 2013, zaak T-3/12 (Maestro de Oliva) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „Maestro de Oliva” voor waren van de klassen 29 en 30, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1612/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „MAESTRO” voor waren van de klassen 29 en 30 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen, er zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt in de vergelijking en er bestaat verwarringsgevaar. [overwegingen 67, 77, 84, 88].

Gerecht EU 5 december 2013, zaak T-394/10 (SOLVO - VOLVO) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement "SOLVO" voor waren van klasse 9 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 861/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement "VOLVO" voor waren van onder meer de klassen 9 en 12. Het beroep wordt toegewezen, er is geen verwarringsgevaar. Dat consumenten software mondeling bestellen, betekent niet dat zij niet geconfronteerd worden met het visuele merk. Anders dan het OHIM, oordeelt het Gerecht EU dat de visuele verschillen de fonetische overeenstemming overstemmen.

37 OHIM’s argument that the software in question may be ordered orally is irrelevant since consumers will inevitably be faced with the image of the sign applied for during the selection process, with the result that the doubts which the phonetic similarities may have given rise to regarding the commercial origin of the goods will be dispelled by the readily perceptible visual differences which distinguish the signs at issue. In any event, it is apparent from the case-law cited in paragraph 30 above that the phonetic aspect of the comparison of the signs retains its importance only if the consumer is not usually able to compare the signs visually during the process of selecting the product.

Gerecht EU 6 december 2013, zaak T-361/12 (ECOFORCE) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ECOFORCE” voor waren van klasse 3, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 851/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 juni 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „ECO FORTE” voor waren van de klassen 1, 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 6 december 2013, zaak T-428/12 (VALORES DE FUTURO) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2299/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 juli 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „VALORES DE FUTURO” (vertaald: waarden van de toekomst) in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 16, 36 en 41. Het beroep wordt afgewezen. Het teken, dat meer doet denken aan een slogan, zou niet ter onderscheiding van diensten kunnen dienen en stuit daarmee op een absolute weigeringsgrond.

44 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 41, et Audi/OHMI, point 42 supra, point 35 ; arrêts Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 15, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). D’ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, points 32 et 44 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 36 ; Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 16, et Inspired by efficiency, point 42 supra, point 19). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celui de marques d’autres catégories (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 42 supra, point 24 ; Audi/OHMI, point 42 supra, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 17).

45 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 42 supra, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE-RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66, et Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22].

46 En revanche, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (arrêt Qualität hat Zukunft, point 42 supra, point 22). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 30, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

62 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe VALORES DE FUTURO, faute de caractère distinctif, n’était pas en mesure de servir d’indication de l’origine commerciale pour les services concernés dans l’esprit du public pertinent et, partant, se heurtait au motif absolu de refus édicté par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-535/13 (Honda Giken Kogyo tegen Patmandi) -
dossier
Merkenrecht. Internationale uitputting. GATT en TRIPS. Parallelimport. Vrije handel. Verzoekster is fabrikant en distributeur van (met name) auto’s onder de naam Honda Motor Co Ltd. In Griekenland is zij houdster van diverse (inter)nationaal rechtsgeldig ingeschreven merken. In Griekenland worden haar producten geïmporteerd door AEBE die de producten via haar officiële distributienetwerk verspreidt. Zij verwijt Patmanidi dat zij parallelimporten verrichten van door verzoekster voor de Aziatische markt geproduceerde producten en dat daarvoor nooit toestemming is verleend. Zij meent dat dit afbreuk doet aan de functies (garantie, reclame en herkomst) van haar merk en het distributiestelsel ondermijnt. Verzoekster eist dan ook dat verweerster invoer en verkoop staakt en dat het haar verboden wordt dit in de toekomst nog te doen.

De Griekse rechter wijst er in zijn beschikking op dat het HvJ EU in vaste rechtspraak (over artikel 85 en 86 EEG) parallelimporten van merkproducten uit landen buiten de EER onrechtmatig heeft geoordeeld op de grond dat artikel 7 van de richtlijn 2008/95 een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevat, en de lidstaten niet toestaat om in hun nationaal recht de internationale uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen, dit om de interne marktwerking niet te verstoren. Evenmin kan uit de TRIPs-overeenkomst een doorslaggevend argument worden afgeleid ten gunste van een beginsel van de internationale uitputting van het merkrecht. De verwijzende rechter stelt vast dat het HvJ EU nog niet in de gelegenheid is geweest zich te buigen over toepassing van VWEU art. 101 en 102 op gevallen van parallelimporten uit landen buiten de EER. Hij stelt het HvJ EU de volgende vragen:

“Wat is de omvang van de werkingssfeer van artikel 7 van richtlijn 89/104/EEG (thans artikel 7 van richtlijn 2008/95/EG) en artikel 13 van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 13 van verordening (EG) nr. 207/2009] met betrekking tot het recht van de merkhouder om de parallelle import in de EU en de EER van zijn oorspronkelijk in een land buiten de EU of de EER gefabriceerde of op de markt gebrachte producten te verbieden, met name wanneer het gaat om producten die, zoals het geval is bij allerlei onderdelen van motorvoertuigen, worden gekenmerkt door een ruime winstmarge en een grote neerwaartse druk op de prijzen als blijkend uit grote fluctuaties in het prijsbeleid, en/of waarbij parallelimporten kunnen leiden tot aanzienlijke dalingen van de prijzen voor de eindverbruiker in het voordeel zowel van hem als van de mededinging, in het licht van de volgende bepalingen, afzonderlijk en in onderling verband beschouwd:
a) de artikelen 101 en 102 VWEU,
b) de artikelen I, XI, lid 1, ΙΙΙ, lid 4, en XX, sub d, van de GATT-overeenkomst van 1994 en van deze overeenkomst in het algemeen, en
c) de artikelen I en [Χ]XIV van de GATT-overeenkomst van 1994, en, in het bijzonder, wordt door deze laatste bepalingen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95/EU en artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitgebreid tot producten die op de markt worden gebracht in staten die partij zijn bij de GATT-overeenkomst van 1994, [en] doen zich in dat geval vraagstukken van wederkerigheid tussen deze bepalingen voor?”

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1436 (X tegen Staatssecretaris van Financiën)
Zie eerder IEF12621. Royalty vergoeding uit octrooien. Inkomstenbelasting. Artikel 12 en 14 van het Belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk. Geen royalty’s, maar inkomsten ter zake van zelfstandige arbeid. Nagekomen baten. Cassatie gegrond, (gedeeltelijke) vernietiging en de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de aanslag te verminderen ter voorkoming van dubbele belasting over een bedrag van €133.948.

Belanghebbende heeft voordat hij zijn onderzoekswerkzaamheden aan [A] aanving een verklaring ondertekend waarin hij afstand heeft gedaan van eventuele octrooien of patentrechten voortvloeiende uit zijn werk. [A] heeft nadat belanghebbende zijn werkzaamheden bij dat instituut had beëindigd, patenten verkregen voor uitvindingen die (deels) het resultaat waren van onderzoeksprojecten waarbij belanghebbende betrokken was.

Commercialisering van deze patenten heeft [A] aanleiding gegeven tot het, op onregelmatige basis, betalen van bedragen aan belanghebbende in de jaren 2000 en volgende. Belanghebbende werd per brief op de hoogte gesteld van de bedragen die hem werden toegekend. In de brieven worden de betalingen steeds aangemerkt als “Awards to inventors” of “ATI”. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de onderhavige aanslag ter zake van de zojuist bedoelde betalingen € 133.948 geteld bij belanghebbendes inkomen uit werk en woning.

3.5. (...) De band met de werkstaat het Verenigd Koninkrijk heeft tot gevolg dat de belastingheffing over die bate aan het Verenigd Koninkrijk is toegewezen, maar staat niet eraan in de weg dat die bate op het tijdstip waarop deze wordt genoten door Nederland als woonstaat in het wereldinkomen wordt betrokken, onder toepassing van een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting zoals die is voorzien in artikel 22, lid 2, letters a en b, van het Verdrag voor dergelijke inkomsten.

De Hoge Raad:
verklaart het beroep in cassatie gegrond,
vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank en de uitspraak van de Inspecteur,
vermindert de aanslag tot een aanslag met inachtneming van een belastbaar inkomen uit werk en woning ten bedrage van € 195.380, in dier voege dat vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend over een bedrag van € 133.948,

HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613 (Makro tegen Diesel)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.
Zie eerder IEF9158 en IEF10868. Merkenrecht. Uitputting. Economische verbondenheid. In citaten: Hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro c.s. zich niet met vrucht op uitputting kunnen beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk hebben gepleegd (r.o. 3.2).

Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af. (r.o. 3.4.3)

De Hoge Raad verwerpt het beroep [anders: Conclusie AG].

3.4.2 (...) Als uitvloeisel van een en ander heeft het HvJEU vraag 2 als volgt beantwoord:
“Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.”

3.4.3 Het hof heeft (in rov. 13) geoordeeld dat de 1994-overeenkomst en 1994-machtiging inhouden dat, voordat Flexi Casual van het merk Diesel voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen en distribueren, zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel moet hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, en dat deze aldus een bepaling behelzen inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. In het licht van punt 22 en 23 van het Copad-arrest moet worden aangenomen dat een dergelijk beding een bepaling is als bedoeld in art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn, derhalve een beperking die – in de formulering van de beantwoording van vraag 2 in dat arrest: – ‘overeenkomt’ (Engels: ‘is included’, Frans: ‘correspond à’, Duits: ‘entspricht’) met een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, te weten een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Gelet op het antwoord op vraag 2 in het Copad-arrest, ontbreekt bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, toestemming in de zin van art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn, zodat van uitputting dus geen sprake is. Er is geen grond aan te nemen, zoals het onderdeel wil, dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole (in voorkomende gevallen) ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.

3.4.4 Op dit alles stuiten de onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 af. Onderdeel 2.1.1 bevat geen klachten.

3.6 Onderdeel 2.1.5 keert zich tegen rov. 11-15, voor zover het hof daarin uitleg heeft gegeven aan de 1994-overeenkomst en -machtiging, zonder acht te slaan op de Spaanse uitspraken en zonder Diesel te bevelen haar Spaanse procesdossier over te leggen. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Tribunal Supremo tot bewijs kunnen strekken ten faveure van het standpunt van Makro c.s., nu daaruit blijkt dat Cosmos niet heeft gehandeld in strijd met contractuele bepalingen. Deze klacht faalt. De waardering van de bewijskracht van die uitspraken is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het oordeel van het hof is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

3.7 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 3) ten onrechte heeft geoordeeld dat de Spaanse uitspraken in deze procedure alleen in zoverre een rol spelen dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van het Spaanse recht en klaagt dat het verlangen (van Makro c.s.) om overlegging door Diesel van haar procesdossier op de voet van art. 22 en 843a Rv niet is gehonoreerd. Deze klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het hof kon, in het licht van hetgeen het (in rov. 3 en 17) had overwogen en van de volgens rov. 4 van het tussenarrest tot uitgangspunt te nemen feiten, zonder schending van enige rechtsregel, tot het in rov. 18 neergelegde oordeel komen dat voor een zodanig bevel geen grond bestond. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet.

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, HA ZA 12-1458 (Ablynx tegen Unilever, BAC IP)
Uitspraak mede ingezonden door Iris Kranenburg, Brinkhof.
Octrooirecht. Licenties. Uitleg 'gereserveerde sector'. Toepassing Belgisch/Nederlands recht. Niet toekomen aan 1162 Belgisch BW. Aanhouding wegens verbeterde specificatie proceskosten.

Ablynx is een in 2001 opgericht en sinds 2007 beursgenoteerd biofarmaceutisch bedrijf dat actief is in het onderzoek naar en de ontwikkeling van zogenaamde Nanobodies, een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten met therapeutische werking die zijn afgeleid van de variabele domeinen van zogenaamde “zware-keten antilichamen” die voorkomen in kameelachtigen.

De “zware-keten antilichamen” en de variabele domeinen ervan zijn begin jaren ’90 ontwikkeld door de onderzoekers Prof. R. Hamers en Dr. C. Casterman, werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel (“VUB”). De octrooien van de VUB in Europa en de VS zijn gelicentieerd aan het Vlaams Interuniversitait Instituut voor Biotechnologie voor alle toepassingsterreinen, met uitzondering van de Gereserveerde Sector. Ablynx heeft volgens een overeenkomst een exclusieve wereldwijde sublicentie onder de Hamers-octrooien van het VIB verkregen. Gedaagden hebben van BAC een niet-exclusieve wereldwijde sublicentie verkregen voor de exploitatie van de Hamers-octrooien beperkt tot de Gereserveerde Sector (zie r.o. 2.5).

Unilever c.s. heeft een onderzoek in Bangladesh naar het gebruik van ARP1 (een VHH gericht tegen het rotavirus) bij kinderen gesponsord. Uit de correspondentie blijkt dat Unilever haar beperkte licentie begreep en geen inbreuk maakt.

De rechtbank kan in de door Ablynx opgevoerde correspondentie tussen partijen van na het sluiten van de oorspronkelijke licentie in 1997 lezen dat Unilever c.s. haar licentie had begrepen als niet omvattend VHH’s voor zover deze een therapeutische toepassing hebben en/of beschermen tegen pathogenen (zoals het rotavirus), ook al zouden die aan verpakte voedingsproducten worden toegevoegd. Aangezien de overeenkomsten geen onduidelijkheid laten, komt artikel 1162 Belgische BW (uitleg beding ten nadele van degene die de licentie heeft bedongen) niet aan de orde.

Unilever wordt in de gelegenheid gesteld een verbeterde specificatie van proceskosten in te dienen. De beslissing wordt aangehouden.

4.1. Partijen twisten over de vraag hoe naar het toepasselijke Belgische recht de in 2.5 omschreven licentie, en met name hoe de term “Gereserveerde Sector” moet worden uitgelegd en of daaronder voedingsmiddelen of -additieven met een geneeskrachtige werking vallen. (...)

4.2. Naar Belgisch recht geldt wel – althans zo is door mr. Vandermeulen ter zitting aangegeven – dat mocht na toepassing van voormelde uitleg volgens het zogenaamde Haviltex-criterium nog altijd onduidelijkheid bestaan, volgens artikel 1162 van het Belgische Burgerlijke Wetboek het beding ten nadele wordt uitgelegd van degene die de licentie heeft bedongen (in dit geval: Unilever c.s.).

4.3. De rechtbank is met Unilever c.s. van oordeel dat bij toepassing van de hiervoor onder 4.1 vermelde maatstaf geen sprake is van (dreigend) handelen buiten de verleende licentie, waartoe de volgende omstandigheden redengevend zijn. Hierbij wordt er met Ablynx van uitgegaan dat het doel van het onderzoek van Unilever c.s. is om op enig moment VHH’s toe te voegen aan een verpakt voedingsmiddel, bijvoorbeeld VHH’s gericht tegen het rotavirus aan verpakte rijst.(...)
4.5. Hierbij komt dat bij de cosmetische producten onder iii) genoemd nadrukkelijk wel zijn uitgezonderd die producten die medisch georiënteerd zijn. Door het ontbreken van die uitzondering bij verpakte voedingsproducten zal de kennelijk destijds bij Unilever c.s. levende gedachte dat bij voedingsproducten geen enkele restrictie bestond, nader voeding zijn gegeven. In dit kader is niet zonder belang dat Unilever c.s. onbestreden heeft gesteld dat VUB de betreffende tekst heeft opgesteld met – evenzeer onbestreden – deskundige juridische bijstand.(...)

4.6. Aan het voorgaande doet niet af dat – zo al juist, hetgeen Unilever c.s. uitvoerig heeft betwist – de eventueel op enig moment naar aanleiding van het onderzoek in Bangladesh door VHsquared of Unilever c.s. te verhandelen voedingsmiddelen met daaraan toegevoegd VHH’s werkzaam tegen het rotavirus, vergunningplichtig zouden zijn in het kader van de geneesmiddelenwetgeving omdat deze onder de in die wetgeving gehanteerde definitie van geneesmiddel zouden vallen. In de licentieovereenkomst wordt immers ten aanzien van de Gereserveerde Sector niet verwezen naar die regelgeving en evenmin blijkt dit enige rol te hebben gespeeld bij de onderhandelingen van partijen. Laat staan dat voldoende duidelijk wordt aangegeven dat daar, zoals Ablynx bepleit, de cesuur zou liggen voor het onderscheid in de door VUB verleende licentie waar het verpakte voedingsproducten betreft. Reden te minder om dit aan te nemen is het reeds hiervoor overwogen gebrek aan enige verwijzing naar (niet) medische toepassingen bij verpakte voedingsproducten, terwijl dit wel bij cosmetische producten is opgenomen.

4.7. Evenmin kan de rechtbank in de door Ablynx opgevoerde correspondentie tussen partijen van na het sluiten van de oorspronkelijke licentie in 1997 lezen dat Unilever c.s. haar licentie had begrepen als niet omvattend VHH’s voor zover deze een therapeutische toepassing hebben en/of beschermen tegen pathogenen (zoals het rotavirus), ook al zouden die aan verpakte voedingsproducten worden toegevoegd.

Proceskosten
4.14. Hoewel de rechtbank als hoofdregel in verband met een goede proceseconomie op dit punt geen nadere stukkenwisseling toestaat, moet zij onderkennen dat in deze zaak sprake is van een enigszins omvangrijker specificatie dan in de zaak door deze rechtbank beslist op 13 juni 20122. Bovendien heeft Unilever c.s. een – als gezegd, onvoldoende –reden aangevoerd waarom zij niet meer heeft gespecificeerd. Onder deze specifieke omstandigheden acht de rechtbank het opportuun Unilever c.s. in de gelegenheid te stellen, zoals zij subsidiair heeft verzocht, een verbeterde specificatie van haar kosten in het tweede incident en in de hoofdzaak in te dienen, waarop Ablynx vervolgens kan reageren, waarna zal worden beslist. De beslissing zal dan ook in zijn geheel worden aangehouden.

Amsterdam, 11 december 2013 - vanaf 16:00; 1 PO-punt; CMS te Amsterdam.
Met trots introduceert deLex de nieuwe online uitgave ICT Modelcontracten. deLex heeft de oude losbladige titel ICT Modelcontracten gedigitaliseerd en er zijn nieuwe modelcontracten toegevoegd. De redactie van de uitgave wordt gevormd door Gera van Duijvenvoorde, Sylvia Huydecoper, Mark Jansen en Wouter Seinen.

De nieuwe uitgave ICT Modelcontracten is een mooie aanvulling op ons bestaande fonds binnen het rechtsgebied IT en recht. Op woensdag 11 december vanaf 16.00 organiseert deLex een informele lancerings-netwerkbijeenkomst bij CMS in Amsterdam om de online uitgave ICT Modelcontracten en haar redacteuren te introduceren. Tijdens deze bijeenkomst geven sprekers en redacteuren een toelichting over de nieuwe ICT Modelrechten praktijk.
Hier aanmelden

Programma
15:45 Inloop en intekenen
16:00 Opening door de redactie
16:20 Toon Huydecoper (advocaat-generaal Hoge Raad) over “Standaardvoorwaarden”
16:40 Professor Eric Tjong Tjin Tai (UvT) over “Automatisering als opdracht”
17:00 Onthulling ICT Modelcontracten
Borrel

Locatie
CMS te Amsterdam; Amstelplein 8A 1096 BC Amsterdam: routebeschrijving.

Datum/ Tijd
Woensdag 11 december 2013, 16.00 uur. Inloop vanaf 15.45.

Kosten deelname
kosteloze aanmelding
Afmelding vóór 10 december via service@delex.nl, deLex behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige afmelding €25 administratiekosten in rekening te brengen.


Voor de aanwezigheid bij deze bijeenkomst ontvangt u 1 PO-punt

Hier aanmelden